Markenfähigkeit von Zeichen nach deutschem und u.s.-amerikanischem Recht [1 ed.] 9783428472321, 9783428072323

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Münsterische Beiträge zur Rechtswissenschaft

Band 54

Markenfähigkeit von Zeichen nach deutschem und u.s.-amerikanischem Recht Von

Rolf B. Arnade

Duncker & Humblot · Berlin

R O L F Β. A R N A D E

Markenfähigkeit von Zeichen nach deutschem und u.s.-amerikanischem Recht

Münsterische Beiträge zur Rechtswissenschaft Herausgegeben im Auftrag der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster durch die Professoren Dr. Hans-Uwe Erichsen Dr. Helmut Kollhosser Dr. Jürgen Welp

Band 54

Markenfähigkeit von Zeichen nach deutschem und u.s.-amerikanischem Recht

Von

Rolf B. Arnade

Duncker & Humblot * Berlin

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme

Arnade, Rolf B.: Markenfähigkeit von Zeichen nach deutschem und U.S.amerikanischem Recht / von Rolf B. Arnade. - Berlin: Duncker und Humblot, 1991 (Münsterische Beiträge zur Rechtswissenschaft; Bd. 54) Zugl.: Münster (Westfalen), Univ., Diss., 1990 ISBN 3-428-07232-4 NE: GT

D 6 Alle Rechte vorbehalten © 1 9 9 1 Duncker & Humblot GmbH, Berlin 41 Fotoprint: Werner Hildebrand, Berlin 65 Printed in Germany ISSN 0935-5383 ISBN 3-428-07232-4

Meiner Großmutter

Vorwort Die vorliegende Arbeit wurde gefordert durch ein Stipendium des Instituts für Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.. Mein Dank gilt Herrn Konrad S. Krieger und Herrn Dr. Müller, die mich in die Förderung des Instituts aufnahmen. Mein Dank gilt aber auch den Professoren Bernhard Großfeld, Heinz Holzhauer, Rolf Grawert und Hermann Dilcher sowie Frau Staatssekretärin A.D. Agnes Hürland-Büning, die mich fur eine Förderung vorschlugen. Besonderer Dank gebührt auch meinen Eltern und meiner Tante Johanna Arnade, die mir auf vielerlei Weise, die Fertigstellung dieser Arbeit erst ermöglichten. Meinen Freunden Jürgen Albracht, Joachim Thiel, Evi Lechner und Charles Malloy danke ich fur Ihre Unterstützung, die in erster Linie im Zusenden von Literatur aus verschiedenen Bibliotheken bestand, und meiner Schwester Doris für ihre Mühe beim Korrekturlesen. Auch den Mitarbeitern der Bibliothek des Deutschen Patentamtes danke ich für ihre Unterstützung, sowie Thomas Diehl und Eckart Klusmann für ihre Mühe bei der Erstellung einer druckfertigen Vorlage fur den Verlag. Für die Aufnahme in die Schriftenreihe "Münsterische Beiträge zur Rechtswissenschaft" danke ich Herrn Professor Helmut Kollhosser. Für die wissenschaftliche Begleitung der Arbeit gilt mein Dank Herrn Professor Lambros Kotsiris, Herrn Professor Werner Ebke und dem Zweitberichterstatter dieser Arbeit, Herrn Professor Otto Sandrock. Ganz besonders herzlich möchte ich mich an dieser Stelle aber bei meinem Doktorvater, Herrn Professor Bernhard Großfeld bedanken, der sich als ein Doktor-Vater im Sinne beider Teile dieser zusammengesetzten Bezeichnung erwies. Schließlich möchte ich mich auch bei all den lieben Freunden bedanken, die zwar nicht direkt geholfen haben, die Arbeit zu schreiben, die mich aber anderweitig bei guter Laune gehalten haben und auf diese Weise nicht unwesentlich zum Erfolg der Arbeit beigetragen haben. Düsseldorf, im Frühjahr 1991

Rolf B. Arnade

Inhalt

Erster Teil: Einleitung

21

A. Gegenstand und Problematik

21

B. Gang der Darstellung

24

C . Methodik der Darstellung

25

Zweiter Teil: Grundlagen des Markenrechtes

26

A. Geschichte des Markenrechtes

26

B. Funktionen der Marke

30

C. Wesen der Marke

33

I. Die Marke als Eigentumsrecht

34

Π. Die Marke als Monopol

40

Dritter Teil: Deutsches Recht A. Begriffliche Abgrenzungen

44 44

I. Warenzeichen

44

Π. Firma

46

ΙΠ. Handelsname

46

I V . Firmenschlagwort

47

V . Gebrauchs- und Geschmacksmuster

48

1. Gebrauchsmuster

48

Inhalt

8

2. Geschmacksmuster

48

V I . Ausstattung

49

V E . Marke

52

V m . Zeichen

53

B. Markenföhigkeit in temporaler Hinsicht (Entstehungsvoraussetzungen der Marke) ..53 I. Registrierung

53

Π. Benutzung

55

1. Rechtsbegründende Benutzung a. Grundsatzliches

55 55

b. Verkehrsgeltung

55

aa. Ausstattung

55

bb. Ausstattungsanwartschaft

61

c. Verkehrsdurchsetzung 2. rechtserhaltende Benutzung

66 68

a. Benutzungszwang

68

b. Vorrats- und Defensivzeichen

69

c. Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung

71

aa. Art der Benutzung

71

bb. Umfang der Benutzung

76

C. Markenfahigkeit in qualitativer Hinsicht

77

I. Mögliche Markenhalter

77

1. Fabrik- und Handelsmarken

77

2. Dienstleistungsmarken

79

3. Kollektivmarken

80

a. Verbandsmarken

81

b. Konzernmarken

83

c. Holdingmarken

85

4. Gütemarken

86

Inhalt

Π. Absolute Schutzvoraussetzungen 1. Worte a. Phantasieworte b. Worte im allgemeinen Sprachgebrauch

88 88 88 89

aa. willkürliche, beschreibende und suggestive Worte

89

bb. Gattungsbegriffe

93

c. Slogans

98

d. Namen

98

aa. persönliche Namen

99

bb. fiktive Namen

101

cc. berühmte Namen

101

dd. historische und mythologische Namen

101

ee. geographische Namen

102

e. Abkürzungen und Spitznamen

105

2. Buchstaben

106

3. Ziffern

107

4. Farben

107

5. Bildzeichen

112

Exkurs: technisch oder ästhetisch bedingte Gestaltungen

114

6. Dreidimensionale Zeichen

127

7. Verpackungen

128

8. Kombinationszeichen

130

9. Hoheitszeichen

131

10. irreführende Zeichen

132

11. ärgerniserregende Zeichen

135

12. Tonzeichen

135

D. Zusammenfassung: Dritter Teil

136

Vierter Teil: U.S.-amerikanisches Recht

144

A. Begriffliche Abgrenzungen

144

Inhalt

10

I. Trademark

144

Π. Label

145

ΠΙ. Corporate Name

146

I V . Firm Name

146

V . Commercial Name

146

V I . Trade Name

147

V n . Mark

151

V m . Zeichen

152

Β. Markenfähigkeit in temporaler Hinsicht (Entstehungsvoraussetzungen der Marke) 152 I. "Common Law "-Grundsätze

152

1. Registrierung

152

2. Benutzung

152

a. Grundsätzliches

152

b. Umfang der Benutzung

154

c. Form der Benutzung: das "Affixation"-Erfordernis

155

d. Verkehrsgeltung: die "Secondary-Meaning-Doktrin"

159

II. "Statutory Law"

167

1. Bundesrecht (Federal Law)

167

2. Staatenrecht

172

ΠΙ. Konflikte

176

1. "Statutory Law" und "Common Law"

176

2. Bundesrecht und Staatenrecht

176

C. Markenfähigkeit in qualitativer Hinsicht I. Mögliche Markenhalter

179 179

1. Handelszeichen

179

2. Dienstleistungszeichen

180

Inhalt

3. Gewährzeichen

182

4. Kollektivzeichen

183

5. Zeichen fur nicht kommerziell Aktive

184

Π. Absolute Schutzvoraussetzungen 1. Worte

186 186

a. Phantasieworte

186

b. Worte im allgemeinen Sprachgebrauch

187

aa. willkürliche, beschreibende und suggestive Worte

187

bb. Gattungsbegriffe

193

c. Slogans

198

d. Namen

199

aa. persönliche Namen

199

bb. fiktive Namen

202

cc. berühmte Namen

203

dd. historische und mythologische Namen

203

ee. geographische Namen

204

e. Abkürzungen und Spitznamen

206

2. Buchstaben

207

3. Ziffern

208

4. Farben

209

Exkurs: technisch oder ästhetisch bedingte Gestaltungen

210

5. Bildzeichen

217

6. plastische Zeichen

221

7. Verpackungen

227

8. Kombinationszeichen

229

9. Hoheitszeichen

230

10. Irreführende Zeichen

231

11. Ärgerniserregende Zeichen

233

12. Tonzeichen

234

D. Zusammenfassung: Vierter Teil

234

Inhalt

12

Fünfter Teil: Vergleich und Wertung A. Vergleich

242 242

I. Gegenüberstellung

242

Π. Ergebnis der Gegenüberstellung

249

B. Wertung

250

I. Einzelbewertung der Unterschiede 1. Mögliche Markenhalter a. Kollektivzeichen

251 251 251

aa. Konzernzeichen

251

bb. Holdingzeichen

252

b. nicht kommerziell Aktive 2. Schutz der einzelnen Markentypen

253 254

a. fremdsprachige Worte

254

b. Buchstaben und Ziffern

255

c. Namen

256

aa. Verkehrsgeltung fur den Namensschutz

256

bb. Verfügungsrecht über Namen

257

d. plastische Gestaltungen

257

e. Tonzeichen

259

f. täuschende und irreführende Zeichen

261

3. Erstbenutzung contra Eintragung

262

4. Benutzungsbegriff

262

5. Verkehrsgeltung

264

a. Definition

264

aa. Kennzeichnungsgrad

264

bb. Konkurrenzmarktlage

265

cc. Auswirkungen dieser Definition auf das Problem der funktionellen Gestaltungen b. Erfordernis der Verkehrsdurchsetzung für Registereintragung Π. Änderungswünsche an das deutsche Markenrecht

266 269 270

Inhalt

Sechster Teil: Ausblick auf das Europäische Markenrecht A. Besondere Europarechtliche Problematik

272 272

B. Darstellung der Europäischen Normsetzungsaktivitäten in bezug auf das Markenrecht

277

C. Bewertung der Richtlinie

280

Literatur

281

Kommentare, Lehrbücher, Monographien, Dissertationen und dgl.:

281

Aufsatze, Artikel und dgl.:

285

Abkürzungsverzeichnis

Α.

Atlantic Reporter

Α. 2d

Atlantic Reporter Second Series

a. Α.

andere Ansicht

a.a.O.

am angegebenen Orte

ΑΒΑ

American Bar Association

a. F.

alte Fassung

AIPPI

Internationale Organisation zum Schutz des gewerblichen Eigentums

AktG

Aktiengesetz

Ala.

Alabama

Alt.

Alternative

Ann.

Annotated

Anm.

Anmerkung

App.

Court of Appeals

App. Div.

Appellate Division

Ariz.

Arizona

Ark.

Arkansas

art.

article

Art.

Artikel

Aufl.

Auflage

Bd.

Band

BGB

Bürgerliche Gesetzbücher

BGH

Bundesgerichtshof

BGHZ

Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen

B/H

Baumbach/Hefermehl (s. Literaturverzeichnis)

Bros.

Brothers

BPatG

Bundespatentgericht

Abkürzungen

BPatGE

Entscheidungen des Bundespatentgerichtes

BS

Beschwerdesenat

BS d. DPA

Beschwerdesenat des Deutschen Patentamtes

Bus. & Com. Code Business and Commercial Code Bus. & Prof. Code Business and Professional Code bzw.

beziehungsweise

Cal.

California

Cal. App.

California Appeals

Cal.App.2d

California Appeals Second Series

C.C.

Circuit Court

C. C. Ρ. Α.

Court of Customs and Patents Appeals

C.D.

Central District (Gerichtsbezirk des Federal District Court)

Cent. Code

Century Code

ch.

chapter

Cir.

Circuit (Bezirk des Federal Court of Appeals)

cl.

clause

C.M.L.Rev.

Common Market Law Review

Colo.

Colorado

Colum.L.Rev.

Columbia Law Review

Commr. Pats.

Commissioner of Patents

Comm'r. Pats.

Commissioner of Patents

Conn.

Connecticut

Co-op.

Cooperative

Ct. App.

Court of Appeals

D.

District (Gerichtsbezirk des Federal District Court)

D.C.

District of Columbia

D.Ct.App.

District Court of Appeals

D'dorf

Düsseldorf

Del.

Delaware

Diss.

Dissertation

Dist.

District

DNA

Deutscher Normenausschuß

DPA

Deutsches Patentamt

2 Arnade

15

Abkürzungen

16

ed.

edition

E.D.

Eastern District (Gerichtsbezirk des Federal District Court)

etc.

et cetera

EuR

Europarecht (Zeitschrift)

Europ. L. Rev.

European Law Review

EWGV

Vertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

Exam. Ch.

Examiner in Chief

F.

Federal Reporter

Fla.

Florida

Fn.

Fußnote

F.2d

Federal Reporter Second Series

F. Supp.

Federal Supplement

Ga.

Georgia

GebrMG

Gebrauchsmustergesetz

Gen. Bus. Law

General Business Law

Geo.L J.

Georgetown Law Journal

GeschmMG

Geschmacksmustergesetz

GRUR

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Zeitschrift der Deutschen Vereinigung fur gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht

GRUR Ausi.

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Zeitschrift der Deutschen Vereinigung fur gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und Internationaler Teil (bis 1966)

GRUR Int.

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Zeitschrift der Deutschen Vereinigung fur gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (ab 1967)

GWB

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Harv. L. Rev.

Harvard Law Review

Haw.

Hawaii

HdWW

Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaften

HGB

Handelsgesetzbuch

h. M .

herrschende Meinung

Abkürzungen

Id.

Idaho

III.

Illinois

Ind.

Indiana

ISO

International Standardization Organisation

JW

Juristische Wochenschrift

Kan.

Kansas

Ken.

Kentucky

Ky.

Kentucky

La.

Louisiana

La.L.Rev.

Louisiana Law Review

L.J.

Law Journal

L.R.

Law Reporter

L.Rev.

Law Review

MA

Der Markenartikel (Zeitschrift)

Mass.

Massachussettes

M.D.

Middle District (Gerichtsbezirk des Federal District Court)

Md.

Maryland

Me.

Maine

Mich.

Michigan

Minn.

Minnesota

Miss.

Mississippi

Mitt.

Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte

MK

Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch

MMA

Madrider Markenabkommen

Mo.

Missouri

Mont.

Montana

MuW

Markt und Wirtschaft (Zeitschrift)

N.C.

North Carolina

N.D.

Northern District (Gerichtsbezirk des Federal District Court) oder North Dakota

N.E.

Northeastern Reporter

Neb.

Nebraska

Nev.

Nevada

17

Abkürzungen

18

N.E.2d

Northeastern Reporter, Second Series

N.H.

New Hampshire

N.J.

New Jersey

No.

Number

N.W.

Northwestern Reporter

N.W.2d

Northwestern Reporter, Second Series

N.Y.

New York

N.Y.S.

New York Supplement

N.Y.S.2d

New York Supplement Second Series

Okla.

Oklahoma

OLG

Oberlandesgericht

Or.

Oregon

P.

Pacific Reporter

Pa.

Pennsylvania

P.R.

Puerto Rico

PTO

Patent and Trademark Office

PVÜ

Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums

P.2d

Pacific Reporter Second Series

RAL

Reichsausschuß fur Lieferbedingungen und Gütesicherung

Rev. Stat.

Revised Statutes

R.I.

Rhode Island

RG

Reichsgericht

RGZ

Entscheidungen des Reichsgerichtes in Zivilsachen

RIW/AWD

Recht der internationalen Wirtschaft/Außenwirtschaftsdienst

RPA

Reichspatentamt

s.

siehe

S.C.

South Carolina

S.D.

Southern District (Gerichtsbezirk des Federal District Court) oder South Dakota

S.E.

Southeastern Reporter

S.E.2d

Southeastern Reporter, Second Series

Abkürzungen

So.

Southern Reporter

So.2d

Southern Reporter Second Series

Stat.

Statutes

Sup. Ct.

Supreme Court

Supp.

Supplement

S.W.

Southwestern Reporter

S.W.2d

Southwestern Reporter Second Series

Tenn.

Tennessee

Tn.

Tennessee

Tex.

Texas

tit.

title

T.M.R.

Trademark Reporter

T.M.R.P.

Trademark Rules of Practice

T.M.T. A.B.

Trademarks Trial and Appeal Board

u.

und

U.Pa.L.Rev.

University of Pennsylvania Law Review

US

United States Supreme Court (Official Reporter)

U.S.C.

United States Code

U.S.F. L. Rev.

University of San Francisco Law Review

U.S.P.Q.

United States Patent Quarterly

u.s.w.

und so weiter

UWG

Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb

Va.

Virginia

V.l.

Virgin Islands

Vol.

Volume

Vt.

Vermont

Wash.

Washington

WBzG

Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen von 1894

W.D.

Western District (Gerichtsbezirk des Federal District Court)

WIPO

World Intellectual Property Organisation (Genf)

Wis.

Wisconsin

WRP

Wirtschaft in Recht und Praxis

W.Va.

West Virginia

19

Abkürzungen

20

Wy.

Wyoming

Wyo.

Wyoming

WZG

Warenzeichengesetz von 1968

z.B.

zum Beispiel

ZHR

Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht

In den U.S.-amerikanischen Fallbezeichnungen benutzte Abkürzungen sind so übernommen worden, wie sie im Case-Reporter aufgeführt wurden. Diese Abkürzungen sind nicht in diesem Abkürzungsverzeichnis aufgeführt, da die Kenntnis ihrer Bedeutung zum Verständnis der Arbeit nicht erforderlich ist.

Erster Teil: Einleitung

A . Gegenstand und Problematik

Den Leser wird verwundern, daß die "Markenfahigkeit" von Zeichen untersucht wird. Lage, da das einschlägige deutsche Gesetz das Warenzeichengesetz ist, nicht näher, die WarenzeichenfShigkeit von Zeichen zu untersuchen? Keineswegs: Das deutsche Warenzeichengesetz schützt nicht nur Warenzeichen, die, wie noch im dritten Teil zu sehen sein wird, eng definiert sind, sondern auch Dienstleistungszeichen und Ausstattungen. Um nun alle geschützten Zeichen bezeichnen und die Verwirrung einer Doppelbelegung derselben Bezeichnung ausschließen zu können, bedarf es eines neuen, umfassenden Begriffes. Diesen Begriff schafft die "Marke". Eine eingehendere Definition findet sich im dritten und vierten Teil dieser Untersuchimg jeweils unter

Α.. Die Bedeutung der Marken und mit ihnen des Markenrechts wird an den folgenden Zahlen deutlich: Bis zum Kriegsende 1945 waren in Deutschland über 230.000 Marken registriert. In der Nachkriegszeit sind allein in der Bundesrepublik mehr als 500.000 Neuanmeldungen erfolgt. Ende 1970 betrug die Zahl der beim DPA registrierten nationalen Marken 266.825. Hierzu kommen noch mehr als 110.000 in der Bundesrepublik geschützte internationale Zeichen. Diese Zahlen zeigen die Bedeutung - im Zeitvergleich auch die gestiegene Bedeutung -, die die Wirtschaft der Marke beimißt.i Bis zum 31.12.1992 soll der Europäische Binnenmarkt verwirklicht sein. Im Zuge dieses Einigungswerkes sind auch Auswirkungen auf die nationalen Markenrechte zu erwarten. Dies ist Anlaß genug, zu untersuchen, inwieweit das derzeitige deutsche Markenrecht den Anforderungen gerecht wird, die die Veränderungen im Wettbewerbsverhalten der Unternehmen, insbesondere im 1 Knoblauch S. 19

Einleitung

22

Werbeverhalten, heute an das Markenrecht stellt. Gegebenenfalls sind Änderungsvorschläge zu entwickeln, die die Veränderungen in den Anforderungen an ein modernes Markenrecht berücksichtigen und die bei einer eventuellen Überarbeitung des deutschen Markenrechtes eingearbeitet werden können. Hier bietet sich ein Vergleich mit einer anderen Rechtsordnung und den dort angebotenen Problemlösungen an. Als Vergleichsgegenstand kommen vor allem solche Markenrechte in Frage, die bereits das Problem der Harmonisierung nationaler Markenrechte gelöst haben, wie die marchio di fatto in Italien, die Benelux-Marke oder die u.s.-amerikanische Marke. Da die beiden europäischen Beispiele jeweils Lösungen für ein relativ überschaubares Gebiet gefunden haben, die Vereinigten Staaten aber einen Wirtschaftsraum von mindestens der Größe und Bedeutung der EG 2 haben, drängt sich das u.s.amerikanische Markenrecht geradezu auf. Für den Vergleich mit dem u.s.amerikanischen Markenrecht spricht, daß die USA nicht Mitglied der EG sind, also von den zu erwartenden Umwälzungen nicht direkt betroffen wären, aber dennoch eine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbare Wirtschaftsordnung haben. Von vornherein sind bei Vergleichen mit dem u.s.-amerikanischen Markenrecht Einschränkungen zu machen: Schon die geschichtliche Situation ist nicht vergleichbar. Als die amerikanischen Kolonien sich von Europa lossagten und sich zu den Vereinigten Staaten von Amerika zusammenschlossen, hatte die Marke noch nicht die Bedeutung, die sie heute hat. Es gab damals noch kein Markenrecht. Das bildete sich erst, als die Vereinigten Staaten im Zusammenspiel von Bundes- und Einzelstaatenrecht bereits geübt waren. Gleichwohl hat das u.s.-amerikanische System Beispielcharakter. Dadurch, daß zur Zeit der Gründung der USA Markenrecht niemandem ein Begriff war, ist dem Bund anders als beim Patentrecht in Art. 1 § 8 (8) USVerfassung keine ausdrückliche Kompetenz zur Regelung dieser Materie zugewiesen worden. Eine solche Bundeskompetenz wird heute der Auffangvorschrift des Art. 1 § 8 (3) US-Verfassung (Handel mit dem Ausland und mit den Einzelstaaten) entnommen. Diese Rechtslage birgt prinzipiell die Gefahr von Kollisionen des Bundesrechtes mit den Rechten der Einzelstaaten, die ebenfalls markenrechtliche Bestimmungen enthalten.3 Einschränkungen hinsichtlich der Vergleichbarkeit ergeben sich auch aus dem in den USA gelten-

2 v. Mühlendahl GRUR Int. '76, 27

Α. Gegenstand und Problematik

23

den Benutzerprinzip sowie dem das u.s.-amerikanische Rechtssystem beherrschenden common law. Da es bei der Untersuchung jedoch auf Anregungen ankommt, die aus allgemeinen Rechtssätzen abgeleitet werden sollen, stellen diese Unterschiede kein großes Handicap dar. Dies gilt umso mehr, als es auch in den USA ein Nebeneinander von Benutzerprinzip und - wenn auch stark eingeschränktem - Eintragungssystem gibt sowie eine Tendenz zu ausführlicherer statute law-Gesetzgebung. Allerdings ist in Europa die Ausgangslage insofern anders, als hier im Gegensatz zu den USA die Koexistenz ausschließlicher Rechte im jeweiligen Hoheitsgebiet als Folge des Territorialitätsprinzips die Regel ist und es keine Möglichkeit gibt, wenigstens im Grundsatz einem der konkurrierenden Inhaber die Priorität zuzuerkennen.* Es ist offensichtlich, daß eine Behandlung der gesamten Bandbreite des Markenrechts den Rahmen einer Dissertation sprengen würde, soll die Untersuchung nicht den erforderlichen Tiefgang vermissen lassen. Vielmehr ist eine Beschränkung unumgänglich. Die vorliegende Arbeit befaßt sich daher nur mit der Markenfahigkeit von Zeichen nach deutschem und u.s.-amerikanischem Recht. Sie fragt also, welche Zeichen als Marke geschützt werden können. Hierbei kann eine Beschränkung auf die absoluten Schutzvoraussetzungen nicht ausreichen. Es ist auch die damit untrennbar verknüpfte Frage zu beantworten, ab wann dieser Schutz gilt, was der Anknüpfungspunkt fur den Markenschutz ist. Da die Frage der Markenhalterschaft gemeinhin nicht unter die absoluten Schutzvoraussetzungen subsumiert wird, dies aber fur die Markenfähigkeit eines Zeichens von Bedeutung ist, wird auch der Frage nachgegangen, wer Halter einer Marke sein kann. Nicht berücksichtigt wird hingegen der örtliche Schutzbereich der Marke. Insoweit sei auf die ausgezeichnete Arbeit von Mühlendahls zum Territorialitätsprinzip verwiesen. Auch prozessuale, verfahrensrechtliche und verfassungsrechtliche sowie kartellrechtliche Fragen, Fragen nach deliktischen Ansprüchen, Urheberrechten an Marken sowie der Übertragbarkeit oder Lizensierung von Markenrechten werden nicht berücksichtigt.

3 Henning-Bodewig GRUR Int. *85, 445 (447) 4 v. Mühlendahl GRUR Int. v 7 6 , 27 (32)

24

Einleitung

Β. Gang der Darstellung Um den Untersuchungsgegenstand zu konkretisieren, werden eingangs die Geschichte des Markenrechtes, die Funktionen der Marke und ihr Wesen grob umrissen. Diesbezüglich gibt es keine gravierenden Unterschiede zwischen deutschem und u.s.-amerikanischem Recht. Wo Unterschiede bestehen, wird dies auch kenntlich gemacht. An diese Darstellung der Grundlagen schließen sich Darstellungen des deutschen und des u.s.-amerikanischen Markenrechtes an. Beide Markenrechte werden zunächst unabhängig voneinander behandelt, das heißt, es werden noch keine Vergleiche gezogen. Zu Beginn jeder Darstellung wird, um den Untersuchungsgegenstand genauer zu fixieren, eine definitorische Klärung von Begriffen vorgenommen, ehe die eigentliche Untersuchung beginnt. Bereits diese Defmitionen dienen der besseren Vergleichbarkeit. Aus demselben Grunde ist der Aufbau der beiden Darstellungsteile gleich. Über beide Markenrechte wird ein sich aus der Gliederung ergebendes Raster gelegt, das helfen soll, die Lösungen des jeweiligen Markenrechtes zu den einzelnen Problemfeldern zu finden. Dieses Problemraster ist so gewählt, daß außerhalb seines Umfanges keine Zeichen mehr Markenschutz genießen. Gleichzeitig wird versucht, den Aufbau so zu wählen, daß bei der Erklärung bestimmter Phänomene auf zuvor gewonnene Erkenntnisse zurückgegriffen werden kann. Beide Darstellungsteile werden jeweils durch eine Zusammenfassung abgeschlossen. Der Vergeich erfolgt anschließend auf der Grundlage dieser Zusammenfassungen. Die hierbei herausgefundenen Unterschiede werden daraufhin untersucht, ob die deutsche, die u.s.-amerikanische oder eine denkbare dritte Lösung den Anforderungen an ein modernes Markenrecht am gerechtesten wird. Hierbei werden die jeweiligen Besonderheiten des deutschen und u.s.-amerikanische Rechtssystems berücksichtigt. Es muß also auch gefragt werden, ob die u.s.-amerikanische Lösung in das deutsche Rechtssystem inkorporierbar ist. Die Untersuchung wird abgeschlossen durch eine Aufstellung der Änderungswünsche, die an eine Reform des deutschen Markenrechtes zu stellen sind. Diese Änderungswünsche ergeben sich aus der vorangegangenen Untersuchung der Unterschiede zwischen den beiden Markenrechten.

C. Methodik der Darstellung

25

In einem letzten Teil wird ein Ausblick auf das Europäische Markenrecht gegeben. Es wird zunächst die besondere Problematik eines Europäischen Markenrechtes dargelegt. Anschließend erfolgt eine Untersuchung des letzten Standes der Beratungen im Hinblick auf die Markenfähigkeit von Zeichen. Die dabei erzielten Ergebnisse werden mit den fur das deutsche Markenrecht aufgestellten Änderungswünschen verglichen und bewertet.

C. Methodik der Darstellung Die in dieser Untersuchung anzuwendende Methodik richtet sich nach den jeweils zu untersuchenden Rechtsquellen. Werden Gesetze oder Richtlinien behandelt, aus denen die Lösung eines sich aus dem Raster ergebenden Problems gefunden werden soll, wird dieses Ergebnis deduziert. In den meisten Fällen, insbesondere im u.s.-amerikanischen Recht, ist aus einer Fülle von Entscheidungen die allgemeine Regel zu folgern. Dies geschieht induktiv. Allerdings ist die Feststellung der Rechtslage nicht ausreichend, um zu den gewünschten Ergebnissen zu kommen. Vielmehr ist auch die Frage zu stellen, warum eine bestimmte Regelung getroffen wurde. Erst dann kann ihr Wert und ihre Ubertragbarkeit beurteilt werden. Es wird schon bei der Darstellung versucht, die allgemeinen Prinzipien zu finden, die hinter den Entscheidungen stehen, und diese dann auf noch allgemeinere Prinzipien, vorzugsweise auf die bereits im zweiten Teil der Untersuchung dargestellten Grundlagen des Markenschutzes oder Grundprinzipien des deutschen oder u.s.-amerikanischen Rechtes zurückzufuhren. Dies geschieht meist durch teleologische Reduktion auf den Sinn und Zweck der betreffenden Regelung. Aber auch andere Methoden wie Betrachtungen des historischen und systematischen Kontextes werden angewendet. Diese Feststellung der Gründe fur bestimmte Regelungen wird besonders in den Darstellungsteilen, also im dritten und vierten Teil dieser Arbeit, angewendet, hat aber besondere Bedeutung im zweiten und fünften Teil.

Zweiter Teil: Grundlagen des Markenrechtes

A. Geschichte des Markenrechtes Die moderne Marke hat zwei historische Wurzeln: - die Eigentümer- oder Haus- und Hofmarke und - die gesetzlich geregelte Herstellermarke, ι Erstere wurde gewöhnlich vom Eigentümer (Einzelpersonen, Familien oder Vereinigungen) an den Waren angebracht, entweder wegen analphabetischer Handelsgesellen oder um im Falle von Schiffbruch oder Piraterie vom Eigentümer wiedererkannt und zurückgefordert werden zu können. Der Eigentümer war in der Regel Händler und nicht Hersteller der Ware. Die Eigentümermarke hatte daher auch nicht den Zweck, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen, sondern allein die Eigentümerverhältnisse a n z u z e i g e n . 2 In Deutschland waren diese Marken auch als Kaufmannszeichen schon sehr früh nachgewiesen, so z.B. in Lübeck um 1290,3 ihr Ursprung liegt aber sicherlich noch früher. Im 17. und 18. Jahrhundert ging die Zahl dieser anfangs weit verbreiteten Zeichen stark zurück.* Die andere Form, die gesetzlich geregelte Herstellermarke, wurde erst später infolge zwingender gesetzlicher Bestimmungen, administrativer Anordnungen oder städtischer, beziehungsweise Gildeerlasse an den Waren ange-

1 Family Circle, Inc. v. Family Circle Associates, Inc. 332 F.2d 534, 539 (3rd Cir. 1964); B / H Einl. W Z G Anm. 66; Koppenhöfer S. 8 2 Family Circle, Inc. v. Family Circle Associates, Inc. 332 F.2d 534, 539 (3rd Cir. 1964); B / H Einl. W Z G Anm. 66; Koppenhöfer S. 8 3 Hofmeyer S. 172; Tietgen S. 2 4 Graumann S. 6

Α . Geschichte des Markenrechtes

27

bracht. 5 Solche Marken, ausnahmslos im Gebrauch von Handwerkern, wurden in Deutschland bereits im 13. Jahrhundert von den zuvor erwähnten, älteren Kaufmannszeichen unterschieden. In dieser Zeit kam auch der Begriff "Marke" als "Mark", "March", "Merk", "Gemerke" oder lateinisch: "Marca", "Marcha", "Merca", "Mercum" oder "Marchum" a u f . 6 In England waren diese Herstellerzeichen etwa ab dem 15. Jahrhundert bei den Schwertmachern und Waffenschmieden im Gebrauch, mit dem Ziel, die Hersteller defekter Waffen ausfindig zu machen.7 Dieses Ziel verdeutlicht zugleich den Hauptzweck dieser frühen Marken: die Hersteller mangelhafter Waren zur Verantwortung zu ziehen.« Aber zwangsläufig wiesen die Marken nicht nur auf die Hersteller mangelhafter Produkte, sondern auch auf die der zuverlässigen und guten Waren hin. Sie waren fur diese Handwerker außerordentlich wertvoll.9 Ein weiterer Zweck dieser obligatorischen Herstellermarken war es, Waren aufzuspüren, die in ein Gebiet, für das eine Gilde ein Herstellungsmonopol hatte, hineingeschmuggelt worden waren. io Oft sollten die Zeichen auch anzeigen, ob ein Hersteller sich etwa nicht an die festgesetzten ProduktionsQuoten gehalten hatte, π Vor allem aber ging es darum, diejenigen Personen ausfindig zu machen, die diese Gesetzesübertretungen (in der damaligen Zeit Straftaten) begangen hatten. Wiederum fungierten die Marken also als Hinweis auf den Warenursprung. Hatte die Marke ursprünglich die Aufgabe, das gesamte Warensortiment eines Herstellers (als sogenannte Hausmarke in Abgrenzung zur Sortenmarke) zu kennzeichnen, 12 so sind heute die meisten Marken als Sortenmarken in Gebrauch. 13 Es ist darauf hinzuweisen, daß die Eintragung der Marken in den alten Gildebüchern und Zunftrollen, die bereits seit dem 15. Jahrhundert in 5 Family Circle, Inc. v. Family Circle Associates, Inc. 332 F.2d 534, 539 (3rd Cir. 1964); Kohler s. 11; Koppenhöfer S. 8 6

Graumann S. 5

7

Nims 1, § 185

8

Family Circle, Inc. v. Family Circle Associates, Inc. 332 F.2d 534, 539 (3rd Cir. 1964);

Nims 1, § 185 9 Nims 1, § 185 1° Family Circle, Inc. v. Family Circle Associates, Inc. 332 F.2d 534, 539 (3rd Cir. 1964) H Baden Fuller 6 Europ. L . Rev. 162, 163 (1981) 12 B / H Einl. W Z G Anm. 11; Heydt Hefermehl-FS, 59 (67) 13 B / H Einl. W Z G Anm. 11; Heydt Hefermehl-FS, 59 (69)

28

Zweiter Teil: Grundlagen des Markenrechtes

Deutschland nachgewiesen sind," allein katalogisierende, aber keine rechtliche Funktion hatte, mithin unseren heutigen Markenregistern nicht vergleichbar ist. 15 Marken waren als Handelsinstrument zur Unterscheidung von Waren bis ins späte 18. Jahrhundert von untergeordneter Bedeutung. Daher beginnt unser heutiges Markenrecht etwa in dieser Zeit. In Deutschland war der Markenschutz bis dahin Gegenstand des Strafrechts gewesen. So sah das Preußische Allgemeine Landrecht von 1794 noch keine Eintragungsmöglichkeit fur Kennzeichen vor, sondern enthielt lediglich in Teil II, Titel 20 § 1451 eine Strafvorschrift fur die falschliche Bezeichnung von Waren mit dem Namen oder Merkmal eines Dritten. Ahnliches findet sich im Französischen Code Penal von 1810, der in einigen Teilen Deutschlands Gesetzeskraft hatte. 1 7 Zivilrechtlich wurden Markenverletzungen, wie unlauterer Wettbewerb generell, über die Arglisteinrede berücksichtigt.!8 Als erstes Land erließ Bayern am 7. November 1837 eine allgemeine Regelung fur die Eintragung gewillkürter Fabrik- oder Gewerbezeichen bei der Distriktspolizeibehörde. 19 Es dauerte bis zum 30. November 1874, bis die erste allgemeine deutsche Regelung des Markenschutzes per Reichsgesetz erlassen wurde. Dies war zugleich auch das erste W e t t b e w e r b s g e s e t z . 2 0 Das Reichsgericht hielt damals das Warenzeichengesetz für eine erschöpfende Regelung des Markenrechts, was zur Folge hatte, daß nicht eingetragene Marken trotz Verkehrsgeltung ungeschützt w a r e n : 21 "Indessen kann eine Anwendbarkeit

des Art. 1382 Code Civil in dieser Hin-

sicht nicht zugestanden werden. Das Markenschutzgesetz

hat sich, wie schon

die Einleitung zu den Motiven des Entwurfes

deutlich ergiebt, zur Aufgabe ge-

stellt,

mögen dieselben in willkürlich

den Schutz der Warenbezeichnungen,

gewählten Figuren oder in Namen und Firmen bestehen, auch civilrechtlich für das deutsche Reich einheitlich aber unvereinbar,

und erschöpfend zu regeln; damit wäre es

eine Handlung, welche nach dem Markenschutzgesetz

14 B/H Einl. W Z G Anm. 66 15 ebenda; Koppenhöfer S. 9 16 Schreiner S. 8 17 Knoblauch S. 11 18

Ulmer-Reimer S. 1

1 9

Königlich Bayerischer Landtag, Landtagsabschied vom 7.11.1837, Abschnitt ΙΠ, Ziffer

VII 20 β / Η Einl. W Z G Anm. 66; Ulmer-Reimer S. 1 21 R G Z 3 , 6 7 ( 6 9 ) - APOLLINARISBRUNNEN; U l m e r - R e i m e r S . 2 f.

er-

29

Α. Geschichte des Markenrechtes

laubt ist, im Geltungsbereich des Art. 1382 Code Civil als eine widerre che, welche zum Schadensersatz verpflichten würde, anzusehen. "22 Auch Wortzeichen waren damals noch nicht schutzfahig.23 Erst mit dem Reichsgesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen von 1894, das nach den Neufassungen von 1936 und 1968 im wesentlichen immer noch gilt, traten folgende Änderungen ein: Warenzeichen waren zentral beim Reichspatentamt zur Eintragung anzumelden. Dort erfolgte eine Vorprüfung des Zeichens auf Schutzfahigkeit. Erst mit Eintragung in die Warenzeichenrolle wurde das Recht an der Warenbezeichnung erworben. Wortzeichen waren sind heute die wichtigsten

Zeichen.25

zulässig24

Da das Reichsgericht dieses Gesetz

nicht mehr als erschöpfende Regelung des Markenrechtes

ansah,26

wurde auch

die nicht eingetragene Ausstattung geschützt, zunächst über § 826 dann über § 1

UWG28

und

und schließlich über den neuen § 15

BGB,27

WBzG.29

Auch in England beschäftigten Markenstreitigkeiten erst seit dem ausklingenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert die Gerichte. Zu dieser Zeit begannen die englischen Gerichte, Marken gegen Imitation zu schützen und damit die "common law Marke" zu definieren. Erst Jahre später wurde in England das erste Gesetz zur Registrierung von Marken erlassen.so Das erste u.s.amerikanische Gesetz, das Marken schützte, war das Gesetz vom 8. Juli 1870,31 das aber wegen Überschreitung der Bundesgesetzgebungskompetenz durch den Kongreß für verfassungswidrig erklärt wurde. Damit war das Gesetz von 1881 das erste gültige Bundesgesetz, das Registrierung vorsah. Aber es erweiterte nicht den Schutz, den eine Marke bereits nach common law genoß.32

2 2

Während das britische Markengesetz, der Trade Marks Act von 1938

R G Z 3 , 6 7 ( 6 9 ) - APOLLINARISBRUNNEN

23 Uekermann S. 15; Heydt, Hefermehl-FS, 59 (67) 2 4 2

S.

Uekermann S.15; Ulmer-Reimer S. 3

5 B/H § 1 Anm. 63

2 6

Ulmer-Reimer S. 4

2 7

RGZ 66, 236 (238 f.) - SANSIBAR; Reimer-Heydt Kap. 37 Anm. 1, S. 657; Ulmer-Reimer

73 28 RGZ 106, 250 (254) - MALZKAFFEE; Reimer-Heydt Kap. 37 Anm. 1, S. 657; Uekermann

S. 16 in Fn. 2; Ulmer-Reimer S. 73 2 9

Uekermann S.15; Ulmer-Reimer S. 3

30 Nims 1, 1, § 185 31 Mittendorfer S. 1 3 2 Spratling I 5 U.S.F. L. Rev. 451, 489 (1971)

Zweiter Teil: Grundlagen des Markenrechtes

30

die Basis des Markenrechtes vom common law auf Gesetzes-Recht verlegte, fußt das u.s.-amerikanische Markenrecht auch nach dem Lanham Act von 1946 noch im wesentlichen auf common law. 33

B. Funktionen der Marke Im vorangegeangenen Kapitel sind bereits einige Funktionen der Marke angesprochen worden, wie ζ. B. die Herkunftsfunktion, die Qualitatssicherungsfunktion und die Werbefunktion. Dieses Kapitel wird nun zeigen, was unter diesen Funktionen zu verstehen ist und wie sie zueinander in Beziehung stehen. Mit "Funktion" der Marke ist ihr Zweck oder ihre Aufgabe

gemeint.34

Zunächst werden alle wirtschaftlichen oder tatsächlichen Funktionen dargestellt, auch wenn sie nicht ipso jure zugleich rechtlich geschützt

werden.35

Im

weiteren wird dargestellt, welche Funktionen wie auch rechtlich geschützt sind. Mögen die Motive heute auch andere sein, die Herkunftsfunktion, nach der eine Marke die Herkunft eines Gutes (Gut dient hier als gemeinsamer Oberbegriff zu Ware und Dienstleistung), den Güterursprung, das heißt den Hersteller oder Händler, der hinter dem Gut steht, anzeigt, ist noch immer charakteristisch für

M a r k e n . 36

Die Herkunftsfunktion ist nur möglich durch die

Kennzeichnungsfunktion der Marke. Diese Kennzeichnungsfunktion hat zwei Erscheinungsformen 37: die Unterscheidungsfunktion, die dazu dient, unterschiedlich gekennzeichnete Güter als von unterschiedlicher Qualität und Herkunft zu erkennen, und die Identifizierungsfunktion, die dazu dient, Güter

33 Nims 1, 1, § 185 34 Sieche S. 22 35 ebenda 36 R G Z 1 6 1 , 2 9 ( 3 7 ) - STROMZÄHLER; B G H Z 8 , 2 0 2 ( 2 0 6 ) - KABELKENNFÄDEN; H i g g i n s v .

Keuffel 140 US 428, 432 (1891); Northwestern Knitting Co. v. Garon 188 N . W . 288, 290 (Minn. 1910); Mary Muffet Inc. v. Smelansky 158 S.W.2d 168, 170 (Ct. App. Mo. 1942); Younker v. Nationwide Mutual Ins. Co. 191 N.E.2d 145, 149 (Ohio 1963); B/H Einl. W Z G Anm. 16; Holtappels S. 45; Manser S. 8; McCarthy 1, 1, § 3; Riehle S. 107; Tietgen S.39 f.; Callmann GRUR Int. '69, 29; Heydt, Hefermehl-FS 59 (73); Sieben/Schildbach 269 (271); Vanzetti GRUR Ausi. '65, 128 (134)

Β. Funktionen der Marke

31

gleicher Qualität und Herkunft an der übereinstimmenden Kennzeichnung zu erkennen. Aus der Identifizierungsfunktion entsteht die aus der Sicht der Verbraucher wichtigste Funktion: die Qualitätssicherungsfunktion. 38 Für das deutsche Recht - aber insofern stimmen alle Rechtsordnungen, die sich an die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des geistigen Eigentums (PVÜ) halten, überein - hat das Reichsgericht in seiner Stromzähler-Entscheidung dies wie folgt beschrieben:

"Zum Wesen des Warenzeichens gehört die sogenannte Herkunftsfunktion. Sie ergibt sich aus § 1 WZG und besteht darin, daß das Warenzeichen zur Unterscheidung der damit gekennzeichneten Waren von gleichen oder gleichartigen Waren anderer Herkunft dient. Sie verbürgt zugleich die Gleichmäßigkeit der Herkunftsstätte und berührt sich dadurch mit der Gewähr für gleichbleibende Güte der Ware. "39 Eine identische Marke "garantiert" demnach gleichbleibende Güte des Gutes.40 Diese Garantie ist jedoch keine rechtlich einklagbare4! wie etwa die Haftung für Sachmängel nach bürgerlichem Recht. 42 Sie basiert vielmehr auf dem Vertrauen der Käufer, daß gleiche Güter, die mit gleichen Marken gekennzeichnet sind, auch gleiche Qualität haben. Es ist daher mit Fezer und Winkel angebrachter, von einer Vertrauensfunktion zu sprechen.^ Aber obwohl sie nicht rechtlich durchsetzbar ist, wird diese Vertrauensfunktion durch erheblichen wirtschaftlichen Druck unterstützt und somit auch gerechtfertigt: Der Kunde wird negative Erfahrungen mit einem Produkt mit der zugehörigen Marke assoziieren und zukünftig vom Kauf eines so gekennzeichneten Produktes absehen.44 Umgekehrt wird er positive Erfahrungen ebenfalls mit der 37 Fezer S. 79; Manser S. 8; McCarthy 1, § 3; Riehle S. 107; Tietgen S. 38; Sieben/Schildbach 269 (272); Vanzetti GRUR Ausi. '65, 128 (130) 38 Henning-Bodewig GRUR Int. '85, 445 39 R G Z

1 6 1 , 2 9 ( 3 7 ) - STROMZÄHLER; a u c h : B G H Z 8 , 2 0 2 ( 2 0 6 ) - KABELKENNFÄDEN;

B/H

Einl. W Z G Anm. 16 40 Springfield Fire & Marine Ins. Co. v. Fon der's F. & M . I. Co. 115 F. Supp. 787, 792 (N.D.Cal. 1953); Manser S. 9; Riehle S. 109 f.; Tietgen S. 41; Baden Fuller 6 Europ. L. Rev. 162, 164 (1981); Henning-Bodewig GRUR '85, 445; Heydt, Hefermehl-FS 59 (74) 41 Giefers S.13 Fn.6; Holtappeis S. 46; Koppenhöfer S. 13; Miosga S. 120; Vanzetti, GRUR Ausi. '65, 128 (134) 4 2

4

R G Z 1 6 1 , 2 9 ( 3 7 ) - STROMZÄHLER

3 Fezer S. 80; Winkel S. 4

4 4

McCarthy 1, § 3; Sieben/Schildbach 269 (274)

3 Arnade

Zweiter Teil: Grundlagen des Markenrechtes

32

Marke in Verbindung bringen, und möglicherweise zum Stammkunden avanc i e r e n . 45

Dies ist die

Werbungs-46

oder Suggestivfunktion47 von Marken, die

es dem Kunden im Zusammenspiel mit der Identifizierungsfunktion auch ermöglicht, im Geschäft ein bestimmtes Produkt zu finden, für das ihn die Werbung hat interessieren können. In einigen Fällen mag sogar die Gestaltung der Marke Werbewirkung

h a b e n . 48

eine eigene Attraktionskraft Weil

aber

der

und mithin eine

Markenhalter

von

der

Werbungsfunktion der Marke nur profitieren kann, wenn der Kunde das Gut auch relativ problemlos erwerben kann, muß er fur eine entsprechende Verbreitung des Gutes sorgen. So entsteht aus der Werbungsfunktion die letzte, die Verbreitungsfunktion.49 Aber nicht alle diese Funktionen sind auch rechtlich geschützt. § 1 I WZG lautet:

Wer sich in seinem Geschäftsbetrieb zur Unterscheidung seiner War den Waren anderer eines Warenzeichens bedienen will, kann dieses Z zur Eintragung in die Zeichenrolle anmelden. Hieraus wird deutlich, daß nur die Herkunftsfunktion ( "seine Waren/Waren anderer") und die Unterscheidungsfunktion {"zur Unterscheidung") geschützt sind.5o Gleiches gilt für das u.s.-amerikanische Recht. Es ist offensichtlich, daß diese Beschränkung des Schutzes auf die Herkunfts- und die Unterscheidungsfunktion der Vielseitigkeit der Marke nicht gerecht wird. Die Marke ist vielmehr ein Teil der Reputation oder des Goodwill des Unternehmens mit allen damit verbundenen Funktionen.5i In Deutschland hat daher das Bundesverfassungsgericht Herkunfts-, Vertrauens- und Werbungsfunktion über Art. 14 GG geschützt. Eine Marke (dort: ein Warenzeichen) diene nicht lediglich als Herkunftshinweis, sondern sei Ausdruck des Leistungswillens des Benut-

45 McCarthy 1, § 3; Sieben/Schildbach 269 (274) 4 6

Fezer S. 81; Holtappeis S. 47; Koppenhöfer S. 14; Manser S. 9; Riehle S. 111; Heydt,

Hefermehl-FS 59 (74f.) Riehle S. I l i ; Vanzetti GRUR Ausi. '65, 128 (141) Springfield Fire & Marine Ins. Co. v. Fonder's F. & M . I. Co. 115 F. Supp. 787, 792 (N.D.Cal. 1953); McCarthy 1, § 3; Sieben/Schildbach 269 (274) 49 McCarthy 1, § 3; Sieben/Schildbach 269 (275) 50 Lûdecke S. 9 ff.; Sieche S. 31 51 Holtappels S. 113

C. Wesen der Marke

33

zers und daher über Art. 14 GG geschützt.52 Allerdings bedingen sich, wie oben gezeigt wurde, die verschiedenen Markenfunktionen ohnehin gegenseitig: eine bewirkt die andere. 53 Daher bewirkt der Schutz einer Funktion durch die Rechtsordnung mittelbar auch den Schutz der anderen Funktionen als Rechtsreflex.54 Insbesondere die Kennzeichnungsfunktion in ihren beiden Varianten wird geschützt: Der Verkehr kann in einer Marke nur dann den Hinweis auf einen Anbieter (Anbieter wird hier als gemeinsamer Oberbegriff zu Hersteller, Händler und Anbieter von Dienstleistungen verwendet) sehen, wenn er die Marke wiedererkennt, wenn also die Identifizierungsfunktion stattfindet. Auch die Vertrauensfunktion wird durch die Herkunftsfunktion mittelbar geschützt.55 In den U.S.A. gewähren ihr aber die Gerichte mehr und mehr auch direkten Schutz: Ein Anbieter der die Qualität seiner Produkte wesentlich verändert, kann sein Markenrecht

verlieren.56

Das wird zum Teil da-

mit begründet, daß der Gebrauch der Marke als irreführend und damit sittenwidrig angesehen wird,57 zum Teil hat der Markenhalter sich der UncleanHands-Einrede zu beugen, oder das Gericht wertet die Marke als fur ein vollkommen neues Produkt benutzt, so daß die frühere Stärke des Zeichens geschwächt wird. 58

C. Wesen der Marke Nach Betrachtung der Geschichte und der Funktionen der Marke sollte es möglich sein, auch das Wesen der Marke zu bestimmen.

52 BVerflG M A '79, 561 (562) 53 Riehle S. 124 54 Lüdecke S. 9 ff.; Sieche S. 31; Der Begriff des "Rechtsreflexes" geht auf v. Ihering zurück: "Die Rückwirkung,

welche eine rechtliche oder ökonomische Thatsache über ihre eigentli-

che durch das Gesetz oder die Absicht des Handelnden sphäre hinaus filr dritte

Jahrbücher Bd. 10 (1871), 245 (248) 55 Henning-Bodewig GRUR '85, 445 56 a.a.O. 445 (446) 57 ebenda 58 a.a.O. 445 (453)

oder Berechtigten

Personen äußert, bezeichne ich als Reflexwirkung.

gesetzte Wirkungs" v. Ihering, Iherings

Zweiter Teil: Grundlagen des Markenrechtes

34

I· Die Marke als Eigentumsrecht Marken, Betriebsgeheimnisse, Patente und Urheberrechte werden als geistiges Eigentum klassifiziert, weil sie sich auf Produkte des menschlichen Geistes, nicht aber auf greifbare Materialien beziehen. Entsprechend der WIPO-Klassifikation fallen Marken und Patente unter gewerbliches Eigentum.^ Dies zeigt zugleich, daß es unzutreffend ist, zu behaupten, eine Marke habe nicht den Charakter eines Rechts. Sie fungiere lediglich als Mittel zum Schutz des Produktivkerns, der Herkunftsquelle des Gutes.60 Eigentum ist ein Recht, und das gilt auch fur geistiges Eigentum. Das im folgenden noch genauer zu bestimmende Markenrecht ist ein absolutes Recht. 6i Die Frage ist nur, was als Recht geschützt ist, worauf das Recht basiert. Vertreten wird, daß die Marke als solche geschützt wird,2 daß das Recht an der Marke geschützt w i r d , 6 3 daß der Gebrauch der Marke geschützt w i r d 6 4 und daß die Reputation, also der Goodwill des Markenhalters, geschützt w i r d . 6 5 Hierbei handelt es sich nicht bloß um eine Frage der

Wortwahl.66

Vielmehr

ist der Disput wichtig für die Frage nach dem dem Markenrecht zugrundeliegenden Grundprinzip: ungerechtfertigte Bereicherung - dann wäre die Marke als solche, also als Zeichen, geschützt - oder unlauterer

Wettbewerb.67

Daher

hilft es auch nicht weiter, wenn man wie Gilson versucht, diesem Problem mit der lapidaren Erklärung zu entkommen, das Markenrecht sei ein Eigen-

59 Gilson § 1.03 < 5 > 60 Vanzetti GRUR Ausi. '65, 128 (200) 61 R G Z 18, 93 ( 9 7 ) - KAKAO; v . G a m m § 1 A n m . 1

62 Stork Restaurant v. Sahati 166 F 2d 348, 354 (9th Cir. 1948) 63 Hamilton-Brown Shoe Co. v. Wolf Brothers 240 US 251, 259 (1914); Hanover Milling Co. v. Metcalf 240 US 403, 413 (1914); Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co. 247 F. 407, 409 (2nd Cir. 1917); Coca Cola v. Bergstrom 149 U.S.P.Q. 546, 549 (D.Colo. 1966); Weener v. Brayton 25 N.E. 46, 47 (Mass. 1890); McCarthy 1, § 2:6; Hopkins § 10 64 Canal Company v. Clark 80 US 311, 322 (1871); Coca-Cola v. State 225 S.W. 791, 792 (Ct. App. Tex. 1920) 65 United Drug Co. v. Rectanus Co. 248 US 90, 97 (1918); Fraser ν. Williams 61 F. Supp. 763, 765 (E.D.Wis. 1945); Stutzmann v. C.A.Nash & Sons 53 S.E.2d 45 (Va. 1949); Nims 1, § 15 u. § 198a 66 Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co. 247 F. 407, 409 (2nd Cir. 1917) 67 Phoenix Manufacturing Co. v. Plymouth M F G Co. 286 F. Supp. 324, 330 (D.Mass. 1968)

C. Wesen der Marke

35

tumsrecht sui generis. 68 Heute besteht weitgehend Einigkeit, daß nicht das bloße Zeichen in seiner Ausgestaltung geschützt ist. 69 Wie könnten sonst Markenrechte an Zeichen begründet werden, die auch im Allgemeingebrauch stehen, wie zum Beispiel Zahlen oder Buchstaben? Damit ist aber zugleich klar, daß dem Markenrecht das Verbot des unlauteren Wettbewerbs als Grundprinzip z u g r u n d e l i e g t . 70 Das Markenrecht ist mithin ein Ausschnitt aus dem Wettbewerbsrecht. Es würde allerdings zu weit fuhren,wenn man im deutschen Recht wie das Reichsgericht^ das UWG dem WZG als Recht höherer Ordnung gegenüberstellen und damit zugleich den Rahmen setzen wollte, in dem das Markenrecht ausgeübt werden darf. Das UWG kann, wie noch zu sehen sein wird, das WZG ergänzen und in seiner Wirkung verstärken,aber durch das Zusatzerfordernis eines subjektiven Tatbestandes hat es eine ganz andere Stoßrichtung. 74 Daher ist auch das UWG nur ein Teil dessen, was vom allgemeinen Grundgedanken des Schutzes vor unlauterem Wettbewerb umfaßt wird. Zurückkehrend zur Frage nach der Basis des Eigentumsrechtes, sollte zunächst der englische Ausdruck "Goodwill" geklärt werden. 1620 definierte das Gericht in Broad ν. Jolly te:

"Goodwill ist die freundliche

Haltung und die Gunst der Kunden ".75

Andere Erläuterungen waren: Wohlwollen, Bevorzugung, Ruhm, Gewohnheit, Popularität, Reputation oder einfach guter N a m e . 7 6 Goodwill wird erworben durch Können, Zuverlässigkeit, Qualität der Produkte, vernünftige Preise und eine Reihe anderer Bedingungen, Handlungen oder Handlungswei-

68 Gilson § 1.03 < 5 > 69 Hanover Milling Co. v. Metcalf 240 US 403, 414 (1914); United Drug Co. v. Rectanus Co. 248 US 90, 97 (1918); Weener v. Brayton 25 N.E. 46, 47 (Mass. 1890); B/H Einl. W Z G Anm. 27; Nims 1, § 198a 70 United Drug Co. v. Rectanus Co. 248 US 90, 97 (1914); Hanover Milling Co. v. Metcalf Co. 240 US 403, 413 (1914); American Foundries ν. Robertson 269 US 372, 380 (1926) 71 B/H Einl. W Z G Anm. 44 u. 66; Schreiner S. 93; Vierheilig S. 4 72 R G Z 9 7 , 9 0 (93 f . ) - PECOSE; R G Z 1 1 1 , 1 9 2 ( 1 9 7 ) - GOLDINA

73 v. Gamm Kap. 21 Anm. 57, S. 340; Uekermann S. 38; Ulmer-Reimer S. 72 74 B/H § 25 Anm. 128 75 McCarthy 1, § 2:8 76 Nims 1, § 14

Zweiter Teil: G n d l a g e n des Markenrechtes

36

sen.77

Daraus kann zum einen geschlossen werden, daß Goodwill nur dort be-

steht, wo Wettbewerb herrscht - wie kann ein Gut bevorzugt werden, wenn es kein Konkurrenzprodukt gibt, mit dem es sich messen kann? - und Goodwill verschärft auch selbst den Wettbewerb wegen der Anstrengungen, die die Wettbewerber unternehmen, um Goodwill zu erwerben. Daher ist Goodwill für den Markt von großem

W e r t . 78

Er ist auch anerkannt als immaterieller

Wert eines Unternehmens neben den materiellen Aktiva und als ein wichtiger Faktor bei der Bewertung des Wertes eines Unternehmens als

Ganzes.79

Andererseits bezeichnet Goodwill auch die Kundengewohnheit, vorzugsweise bekannte Markenartikel zu kaufen, solange der Kunde mit den dabei gemachten Erfahrungen zufrieden ist. so Weil dies aber die Identifizierung der mit dem Goodwill ausgestatteten Gut voraussetzt und Goodwill völlig immateriell i s t , 8 i benötigt der Verkehr ein Mittel zur Identifizierung der mit Goodwill ausgestatteten Güter. Dieses Mittel ist die M a r k e . 82 Daher muß der Unternehmer die Marke schützen, wenn er seinen Goodwill schützen m ö c h t e . 83 Es ist zulässig, zu sagen, Marken seien wegen des Goodwill ges c h ü t z t e Aber daraus folgt nicht, daß das, was geschützt ist, der Goodwill selbst ist. Mit demselben Recht könnte behauptet werden und wurde behauptet, daß, da ein Ziel des Markenrechtes der Schutz der Verbraucher vor Irreführung und Täuschung ist, 8 * das, was tatsächlich geschützt ist, das Recht der Öffentlichkeit auf Freiheit von Täuschung und Irreführung im Verkehr s e i . 8 6 Wenn dem so wäre, wie könnte dann aber von einem Markeninhaber 77 ebenda 78 ebenda § 13 79 McCarthy 1, § 2 : 8 80 ebenda 81 Nims 1, § 15 82 ebenda 83 ebenda 84 Gilson § 1.03 < 5 > 85 Dies ergibt sich aus der Zugehörigkeit zum Wettbewerbsrecht, dessen beherrschendes Prinzip der Wahrheitsgrundsatz ist und dessen Zweck der Schutz der Verbraucher vor Irreführung und Täuschung ist (BGH GRUR '57, 491 (493) - WELLAFORM; Adler S. 57); a.A.: Garsky S. 54, der aus demselben Grund als Ziel des WZG/Wettbewerbsrechtes den Wettbewerberschutz sieht. Er übersieht hierbei, daß der Wettbewerberschutz nur das Mittel ist zum Erreichen der ultima ratio: Verbraucherschutz 86 James Burrough Ltd. v. Sign of the Beefeater, Inc. 540 F.2d 266, 274 (7th Cir. 1976); McCarthy 1, § 2:6

C. Wesen der Marke

37

die Rede sein, der als Kläger die Verletzung seines Markenrechtes verhindern möchte und dazu auch noch klagebefiigt

ist? Daß Marken unter anderem auch

wegen des Goodwill eines Unternehmens geschützt werden, heißt daher nicht, daß gerade der Goodwill das ist, was als Markenrecht geschützt ist. Nach den zuvor gelieferten Definitionsansätzen des Begriffes "Goodwill" benötigt der Aufbau eines solchen Zeit. Das Markenrecht besteht aber vielfach schon, bevor ein Goodwill aufgebaut werden kann. 87 Das Markenrecht ist zugleich auch Mittel zum Aufbau eines Goodwill.88 Der U.S. Supreme Court hatte einen Fall zu entscheiden, 89 in dem der Kläger, ein Hersteller von Qualitatsprodukten unter der Marke Beech-Nut, auch billigen Kautabak unter der gleichen Marke herausgebracht hatte. Der Beklagte verteidigte seine Verwendung des gleichen Zeichens mit der Erklärung, der Kläger habe einen Goodwill nur fur Qualitätsprodukte erworben. Die Zeit zum Erwerb eines Goodwill fur das neue Produkt sei nicht ausreichend gewesen. Der Supreme Court entschied zugunsten des Klägers, weil Markenrecht nicht den Goodwill schütze, sondern das Recht an der Marke, das zugleich das Recht sei, einen Goodwill aufzubauen.90 Ahnlich gelagert ist das Problem bei der These Hefermehls, Schutzgegenstand des Markenrechtes sei nicht das Zeichen, sondern die Marke als gedankliche Verbindung von Zeichen und Gut.9i Gerade, weil die Marke in der Lage ist, den Goodwill zu schützen und den Verkehr vor Irreführungen zu bewahren, ist sie so wertvoll. Sie ist deshalb wertvoll, weil sie es ermöglicht, die gedankliche Verbindung zwischen Gut und Zeichen herzustellen, ohne die die Markenfunktionen nicht erfüllt werden können. Aber in diese Lage wird sie nur versetzt, weil das Recht an ihr geschützt ist. Der Markenschutz ist die Voraussetzung dafür, daß die Marke ihre Wirkungen entfalten kann. Damit sind aber nicht die Wirkungen selbst geschützt.

87 Beech-Nut Co. v. Lorillard Co. 273 US 629, 632 (1927); Nims 1, § 15 88 Nims a.a.O. 89 Beech-Nut Co. v. Lorillard Co. 273 US 629 (1927) 90 Beech-Nut Co. v. Lorillard Co. 273 US 629, 632 (1927) 91 B/H Einl. W Z G Anm. 27

Zweiter Teil: Grundlagen des Markenrechtes

38

Geschützt ist also das Recht an der Marke. 92 Wie alle Rechte an geistigem Eigentum sind auch Marken keine Persönlichkeitsrechte,93 sondern Immaterialgüterrechte.**

Als solche sind sie mehr als die meisten anderen Rechte eine

abstrakte Schöpfimg des Rechts. Anders als bei Eigentum oder Miete gibt es kein allgemeines Verständnis dieser Institute unabhängig vom Recht. Dies mag das oben gelöste Problem mitverursacht haben. Die Reichweite des Markenrechtes wird von der Rechtsordnung bestimmt. Nur das ist eine Marke, das von der Rechtsordnung als solche definiert wird. Die Rechtsordnung verleiht dem Markenrecht Schutzkraft in zwei Richtungen: - Schutz der Verbraucher vor Irreführung und Täuschung und - Schutz der Wettbewerber vor ihren Konkurrenten durch Gewährung eines negativen Ausschlußrechtes, das die wettbewerbliche Benutzung (als Marke) durch die Konkurrenten untersagt. 95 Ein positives Benutzungsrecht wird durch das Markenrecht nicht gewährt. 96 Zwar darf der Markeninhaber die Marke auch benutzen. Dies durfte er aber bereits, bevor er das Markenrecht erworben

hatte.97

Er muß immer noch je-

dem besseren Recht weichen.98 Insofern hat er nichts hinzugewonnen. Der Zugewinn besteht allein in der Ausschließlichkeit dieser Benutzung, dem Ausschlußrecht eben.

92 Hamilton-Brown Shoe Co. v. Wolf Brothers 240 US 251, 259 (1914); Hanover Milling Co. v. Metcalf 240 US 403 , 412 (1914); Beech-Nut Co. v. Lorillard Co. 273 US 629, 632 (1927) 93 Garsky S. 36 94 BVerfG M A '79, 561; ν. Gamm § 1 Anm. 1; Fezer S. 19; Gottaut S. 13; Callmann GRUR Int. '69, 29 95 BGH GRUR '61, 181 (183) - MON CHERŒ; Adams Baking Co. v. Interstate Bakeries Corp. 307 N.E.2d 273, 275 ( N . Y . 1963); Busse § 15 Anm. 2; B / H Einl. W Z G Anm. 30; Haitgen § 15 Anm. 2; Uekermann S. 36; Heydt GRUR '61, 184 (185) 96 B G H G R U R ' 6 1 , 1 8 1 ( 1 8 3 ) - M O N CHERIE; B G H G R U R ' 6 5 , 6 6 5 ( 6 6 7 ) - LIQUIDERMA;

Reimer-Trüstedt Kap. 3 Anm. 1, S. 20; Droste/Reimer GRUR '74, 636 (642); Heydt GRUR '61, 184 (185); scheinbar a.A.: BGH GRUR '67, 199 (200) - NAPOLEON Π ; Busse § 15 Anm. 2 97 B / H Einl W Z G Anm. 30 9 8

(642)

Reimer-Trüstedt Kap. 3 Anm. 1, S. 20; Schreiner S. 243; Droste/Reimer GRUR '74,636

C. Wesen der Marke

39

Insoweit unterscheidet sich das Markenrecht nicht vom Eigentumsrecht an einer Sache. Man findet zwar in den Lehrbüchern überwiegend die Formulierung, das Eigentum gewähre auf seiner positiven Seite ein Benutzungsrecht99 und auf seiner negativen Seite ein Ausschlußrecht. Dieses Lehrschlagwort hält jedoch kritischer Überprüfung nicht stand. Die Lehrmeinungen beziehen sich auf den Wortlaut des § 903 BGB. In den Motiven zum BGB heißt es, hier habe der Gesetzgeber weniger eine Definition biegen, als vielmehr den Inhalt des Eigentums feststellen wollen. 100 Diese Formulierung ist nicht sehr hilfreich. Sie läßt die Deutung zu, das Eigentum gewähre erst das positive Benutzungsrecht. Tatsächlich behandelt diese Bestimmung jedoch lediglich Befugnisse des E i g e n t ü m e r s . 101 Damit ist noch nichts darüber ausgesagt, woher diese Befugnisse rühren, ob sie durch das Eigentum geschaffen werden. Oberflächlich betrachtet sieht es tatsächlich so aus, als werde dem Eigentumserwerber mit dem Eigentumsübergang ein positives Benutzungsrecht eingeräumt. Der Erwerber darf nun erst benutzen, der bisherige Eigentümer nicht mehr. Bei genauerer Untersuchung muß man allerdings feststellen, daß hier nur das negative Ausschlußrecht wirkt. Mit dem Eigentumsübergang fallt das Ausschlußrecht des bisherigen Eigentümers weg. Damit kann es seine Sperrwirkung gegenüber dem Benutzungsrecht des Erwerbers nicht mehr ausüben. Dessen Benutzungsrecht, das so lange geruht hatte, wird nun enthemmt und kommt wieder zum Durchbruch. Gleichzeitig hemmt sein mit dem Eigentumsübergang erworbenes Ausschlußrecht das Benutzungsrecht des bisherigen Eigentümers. Der Grund für den Bestand des hier angegriffenen Lehrschlagwortes ist, daß man den Blick immer auf den bedeutsameren, weil häufigeren derivativen Eigentumserwerb richtet. Beim originären Eigentumserwerb wird die Berechtigung der hier vertretenen Auffassung deutlich. Man stelle sich vor, ein Wanderer ergreift eine herrenlose Sache, um sie, wie er von Anfang an geplant hat, nur vorübergehend - zum Beispiel als Werkzeug zu benutzen und sie anschließend wieder wegzuwerfen. Er erwirbt damit noch kein Eigentum gemäß § 958 I BGB, hat aber ein Benutzungsrecht an dieser Sache wie jeder andere auch. Erst, wenn er die Sache in Eigenbesitz nimmt, also beschließt, sie zu behalten, wird er Eigentümer, und fortan ist das ursprüngliche Benutzungsrecht der anderen durch sein Ausschlußrecht Eigentum gehemmt. Ein neues Benutzungsrecht hat der Wanderer aber nicht hinzuge99 Baur § 24 I; Schwab § 24 13; Westermann § 28 Π 1; Wolf § 3 Π 1, Anm. 30 100 Mugdan S. 145 101 Westennann § 28 1 2

Zweiter Teil: G n d l a g e n des Markenrechtes

40

wonnen. Die gleiche Sachlage läßt sich fur Immobilien am Fall eines herrenlosen Grundstückes darstellen: Jeder hat das Recht, dieses Grundstück zu benutzen, z.B. es zu überqueren. Erst wenn jemand durch Eintragung ins Grundbuch Eigentümer wird, erwirbt er ein Ausschlußrecht, das das Benutzungsrecht der anderen hemmt. Er selbst hat kein neues Benutzungsrecht hinzugewonnen. Es ist zuzugeben, daß die oben genannten Beispiele und damit die hier erörterte Problematik im allgemeinen Sachenrecht nicht von großer praktischer Bedeutung sind (Wo gibt es in Deutschland noch herrenlose Grundstücke?). Die Dogmatik läßt dieses Argument aber nicht gelten. Gerade im gewerblichen Rechtsschutz hat der originäre Rechtserwerb eine überragende Bedeutung. Daher ist es auch angebracht, die Unstimmigkeit des oben zitierten Lehrschlagwortes im Rahmen einer Arbeit zum gewerblichen Rechtsschutz aufzuzeigen.

I I . Die Marke als Monopol Ist das Markenrecht mit seiner Ausschlußwirkung monopolistisch? Es ist ausschließlich. Aber das gilt auch für Grundeigentum, bei dem der Eigentümer das Recht hat, Eindringlinge am Betreten des Grundstückes zu hindern. 102 Wird nun durch das Markenrecht ein Monopol gebildet, das von den Verboten der Wettbewerbsgesetze, des deutschen GWB und des u.s.-amerikanischen Sherman Act ausgenommen ist? Einige u.s.-amerikanische Gerichte haben so entschieden. 103 Es wurde ein Konflikt zwischen den Prinzipien des social welfare (sozialer Wohlstand: gemeint ist Verbraucherschutz vor Täuschungen) und freiem Wettbewerb gesehen, i 0 4 Aber es wird ebenfalls vertreten, es bestehe überhaupt kein Monopol, los Von beiden Seiten wird die Analogie zum Patent- und Urheberrecht untersucht. Allerdings gibt es zwei wesentliche Unterschiede des Markenrechtes zu diesen Rechten.

102 Callmann GRUR Ausi. '85, 72 (75) 103 Eastern Wine Corp. v. Winslow-Warren Ltd. 137 F.2d 955, 958 (2nd Cir. 1943); CocaCola v. J.G. Butler & Sons 229 F. 224, 232 (D.Ark. 1916); Coca-Cola v. State 225 S.W. 791, 793 (Ct. App. Tex 1920) 104 Eastern Wine, supra n.63, at 958 105 United Drug Co. v. Rectanus Co. 248 US 90, 97 f. (1918); McCarthy 1, § 2:5

C. Wesen der Marke

41

Zum einen darf sich der Markeninhaber nicht wie der Patentinhaber auf einen negativen, verhindernden Gebrauch seines Rechtes beschränken. Wie noch zu zeigen sein wird, besteht ein Benutzungszwang. Zum anderen wird der relative Schutzbereich der Marke von einer Verwechselungsgefahr bestimmt. 107 Anders als beim Patent- und Urheberrecht ist der relative Schutzbereich, das Ausschlußrecht, damit an die Verhinderung von Verbrauchertäuschung gebunden. Das Markenrecht schließt also nur solche Marken aus, die ähnlich genug sind, um eine Verwechselungsgefahr zu begründen und viel wichtiger: es hindert die Hersteller oder Händler nur am Gebrauch des Zeichens in derselben oder in einer verwandten Branche. Für die Beantwortung einer wettbewerbspolitischen Frage, wie der nach dem Vorliegen eines Monopols ist eine präzise Vorstellung darüber, wie der Markt definiert werden soll, u n e n t b e h r l i c h . 108 Hierbei braucht nicht, wie bei der Frage nach dem Mißbrauch von Marktmacht, der relevante Markt definiert zu w e r d e n . 109 Ein Markt ist dort anzunehmen, wo Wettbewerb herrscht, wo mehrere Anbieter oder Nachfrager durch selbständige Strategien versuchen, ihren Marktzugang zu behaupten.no Hier zeigt sich bereits der wettbewerbsbeschränkende Charakter der Marken: Ein Anbieter ist bei Bestehen von Markenrechten niemals in der Lage alle Strategien, die ein Konkurrent zum Beispiel in der Werbung zur Meinungsbeeinflussung der Nachfrager anwendet, nachzuahmen. Mit der Marke erhält der Wettbewerber somit ein abgeschirmtes Aktivitatsfeld zur Beeinflussung der Nachfrager, m So kann der Produktinnovator sein Produkt als das des Erfinders kenntlich machen und dadurch, wenn eine entsprechende Präferenzstruktur auf der Nachfrageseite gegeben ist, Wettbewerbsvorteile gegenüber den nachahmenden Konkurrenten erwerben. Eine weitere Möglichkeit ist die suggestive Belegung mit positiven Attributen wie Jugendlichkeit etc..112 Steht damit ein wettbewerbsbeschränkender Charakter der Marke fest, ist weiter zu fragen, ob eine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne der Wettbewerbsgesetze vorliegt. Hierzu ist auf den wettbewerbspolitischen Zielkatalog der Wettbewerbsgesetze zu rekurrieren. 106 United Drug Co. v. Rectanus Co. 248 US 90, 97 f. (1918) 107 McCarthy 1, § 2:5 108 Willeke S. 24 109 ebenda S. 25 HO ebenda S. 27 H l ebenda S. 168f. 112 ebenda S. 169

Zweiter Teil: Grundlagen des Markenrechtes

42

Unabhängig davon, ob man einem klassischen, keynesianischen, neoklassischen, neuklassischen oder monetaristischen Ansatz folgt, H3 werden folgende Ziele in unterschiedlicher Gewichtung angenommen: die Entschließungsfreiheit der Wirtschaftssubjekte, die Einkommensverteilung, die Angebotszusammensetzung (Markträumungsfunktion), die optimale Faktorallokation, die Anpassungsflexibilität und der technische Fortschritt. H4 Gerade die Entschließungsfreiheit der Wirtschaftssubjekte war zur Zeit der Entstehung der ersten Markengesetze das Hauptargument der Gegner einer Markengesetzgebung. In Deutschland sah man die durch die Gewerbeordnung fur den Norddeutschen Bund von 1869 gerade erst gewonnene Gewerbefreiheit gefährdet.

Es setzte sich aber die Erkenntnis durch, daß die Freiheit zu gewerbli-

cher Betätigung nicht schrankenlos gewährt werden kann und daß illoyale Wettbewerbsmaßnahmen unterbunden werden

müssen.

Das Markenrecht

sah man als ein Vehikel zu diesem Zweck an. Bezüglich der weiteren wettbewerbspolitischen Ziele ist festzustellen, daß diese durch das Markenrecht entweder nicht beeinträchtigt, oder wie das Ziel der Produktinnovation sogar gefordert werden. Der Innovator sieht in seinem Vorteil eine zusätzliche Sicherheit fur den Genuß seiner Erfindung und wird sie daher auch bereitwilliger am Markt einführen. Hinzu kommt, daß fast alle theoretischen Überlegungen vom Prinzip des vollkommenen Marktes ausgehen. Zu diesem vollkommenen Markt gehört auch die vollständige Produkttransparenz auf der Nachfrageseite. Die Annahme einer solchen vollständigen Produkttransparenz ist aber wirklichkeitsfremd. Die unvollständige Produkttransparenz existiert bereits als reale Wettbewerbsbeschränkung. Ihr wirkt die Marke durch ihre Unterscheidungsfunktion entgegen. H7 Damit verstößt das Markenrecht aber nicht gegen Wettbewerbsrecht. Der Wettbewerbsbeschränkung, die schon deshalb gering ist, weil die Möglichkeit einer vom Markenhalter nicht kontrollierbaren Produktnachahmung offen gelassen wird,H8 steht die wettbewerbsfordernde Funktion der Marke entgegen. Es läßt sich sogar behaupten, die

1 1 3

vgl. hierzu I. Schmidt S. 1-12

114 ebenda S. 37 115 HdWW-3 S. 633f. U 6 ebenda 117 Willeke S. 175 ff. 118 ebenda S. 170

C. Wesen der Marke

43

Marke behindere nicht den Wettbewerb, sondern sie ermögliche ihn sogar erst, indem sie die Waren und Leistungen unterscheide.!^

119 Callmann GRUR Ausi. '54, 72 (75)

Dritter Teil: Deutsches Recht

A. Begriffliche Abgrenzungen Bevor mit der Darstellung der Markenfahigkeit von Zeichen nach deutschem Recht begonnen werden kann, sind zunächst einige Begriffsklärungen erforderlich. Sie sollen, aufbauend auf den Erkenntnissen aus dem zweiten Teil dieser Arbeit, das Thema schärfer eingrenzen.

I. Warenzeichen Der bereits im zweiten Teil dieser Arbeit unter B. zitierte § 1 I W Z G enthält keine Definition des Warenzeichens, sondern nennt lediglich einige Voraussetzungen des Warenzeichenschutzes. * Die Definition des Warenzeichens ist Rechtsprechung und Lehre überlassen. Der BGH hat in seinem PALMOLIVE-Urteil die folgende Definition angeboten: "Unter einem Warenzeichen

ist eine flächenmäßig begrenzte Figur

(Wort

oder Bild) zu verstehen, die auf, an oder in der Ware oder ihrer Verpackung angebracht wird und sich selbst von dieser derart

abhebt, daß sie als selb-

ständiges Element in Erscheinung tritt. "2 Diese Definition vermag nicht zu befriedigen. Einerseits ist sie zu eng, da sie zu viele Voraussetzungen enthält, an die zwar die gegenwärtig mehrheitliche Rechtsauffassung die Eintragbarkeit knüpft, die aber, wie noch zu zeigen sein wird, nicht notwendig einer Eintragung entgegenstehen müssen und es wahrscheinlich auch nicht immer werden. Andererseits ist sie zu weit, da sie

1 B/H § 1

Anm.

1

2 B G H G R U R ' 6 4 , 4 5 4 - PALMOLIVE

45

Α. Begriffliche Abgrenzungen

durch das positive Recht klar vom Warenzeichenschutz ausgenommene Zeichen nicht ausschließt. Es erscheint daher folgende Definition vorzugswürdig:

Ein Warenzeichen ist ein kraft Eintragung in die Zeichenrolle besond schütztes Zeichen, das einem Gewerbetreibenden in seinem Geschäftsb dazu dient, bestimmte, von ihm hergestellte oder vertriebene Waren kehr von den Waren anderer zu unterscheiden.3 Ein Warenzeichen muß also Waren kennzeichnen. Eine Ware im engeren Sinne (das fur Warenzeichen relevante Verständnis) ist, wie sich aus § 1 I I Nr. 1 HGB ergibt, ein beweglicher, körperlicher Gegenstand des Handelsverkehrs. Sie muß daher aus einem erwerbswirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen im Bereich der Produktion oder des Handels

stammen.4

Von dort

muß sie in den freien wirtschaftlichen Verkehr, also den freien Wettbewerb mit anderen Waren gelangen.5 Es muß jedoch erwähnt werden, daß der Begriff "Ware" in der Literatur oft auch in einem weiteren Sinne gebraucht wird. Eine Ware im weiteren Sinne ist alles, was im wirtschaftlichen Verkehr nachgefragt werden kann, also auch Dienstleistungen. Dieser weite Warenbegriff entspricht also dem Begriff des "Gutes". (Auch in dieser Arbeit konnte an einigen Stellen nicht auf diesen weiten Warenbegriff verzichtet werden, weil die mangelnde Differenzierung in der Literatur zwischen "Ware" und "Gut" termini technici hervorgebracht hat, die sich inzwischen eingebürgert haben. Zu nennen sind etwa "Warenkennzeichen",

"warenzeichenmäßiger

Gebrauch" oder "Warennähe", die weil sie auch für Dienstleistungen relevant sind, besser "Güterkennzeichen" und "Güternähe" hießen.) Nach deutschem Recht können nur solche Zeichen als Warenzeichen anerkannt werden, die in der Warenzeichenrolle eingetragen sind. Welche Voraussetzungen daran im einzelnen zu knüpfen sind, ist dem Wandel unterworfen und wird unter C. behandelt.

3

im Ergebnis so wohl auch: BGHZ 42, 44 (46) - WÄSCHEREI; Knoblauch S. 14 f.; Tietgen S.

13; dagegen scheinbar: Heydt, Hefermehl-FS 59 (73 f.), der von eingetragenen und nicht eingetragenen Warenzeichen spricht 4

SchreinerS. 115

5 B G H Z 4 2 , 4 4 ( 4 6 ) - WÄSCHEREI; Schreiner a . a . O .

Dritter Teil: Deutsches Recht

46

I I . Firma Gemäß § 17 I HGB ist die Firma der Name eines Vollkaufmannes, unter dem er im Handel seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt. 6 Die Firma ist Persönlichkeitsrecht und nicht Immaterialgüterrecht. 7 Dies zeigt sich schon darin, daß sie, wie sich aus § 23 HGB ergibt, nur unter den Voraussetzungen des § 22 HGB verkehrsfähig ist. 8 Weiterhin unterscheidet sie sich von der Marke dadurch, daß sie Unternehmenskennzeichen und nicht Warenkennzeichen ist. Während Warenkennzeichen die Herkunft einer Ware kennzeichnen,9

kennzeichnen Unternehmenskennzeichen das Unternehmen als

Ganzes, io Dies hat auch Auswirkungen auf die Anwendbarkeit der jeweiligen Schutznormen: Unternehmenskennzeichen sind über § 16 I und I I I UWG sowie

§

12

BGB

geschützt.

Demgegenüber

kann

der

Schutz

für

Warenkennzeichen nur dem WZG entnommen werden. Zwar können die gleichen Zeichen Unternehmenskennzeichen und Warenkennzeichen sein.Ii Als Warenkennzeichen ist aber dann immer nur ein der Firma oder dem anderen Unternehmenskennzeichen identisches Zeichen geschützt, niemals die Firma selbst.

I I I . Handelsname Der Handelsname entspricht der besonderen Geschäftsbezeichnung eines Erwerbsgeschäftes, auch Etablissementbezeichnung genannt, oder eines gewerblichen Unternehmens gemäß

§ 16 UWG.

Er unterscheidet

sich

begrifflich dadurch von der Firma, daß er ein neben dieser besonders herausgestelltes

Kennzeichnungsmittel

eines

Geschäftes

oder

des

Unternehmens ist. Geschäft ist lediglich ein Unternehmensteil, z.B. ein Betrieb. Sonst ergäbe die vom Gesetzgeber getroffene

Unterscheidung

zwischen der besonderen Bezeichnung eines Erwerbsgeschäftes und der besonderen Bezeichnung eines gewerblichen Unternehmens keinen Sinn. Inso6 v. Gamm Kap. 52 Anm. 1, S. 1021; Ulmer-Reimer S. 166 7 Pawlowski S. 75 f. 8 K. Schmidt § 12 Π 1 9

ν. Gamm Kap. 52 Anm. 1, S. 1021, Ulmer-Reimer S. 148; Troller S. 12

10 Ulmer-Reimer S. 148; Troller S. 7

Α. Begriffliche Abgrenzungen

47

weit sind die in der Literatur vorzufindenden Definitionen unsauber. 12 Anders als die Firma weist der Handelsname nicht auf die Rechtspersönlichkeit als Träger des Unternehmens hin, sondern bezeichnet das Unternehmen oder den Betrieb selbst.13 Die Firma ist daher Personenname, der Handelsname Gewerbename. 14 Der Handelsname kann auch Firmenbestandteil oder eine Firmenabkürzung sein, die neben der unverkürzten Firma besonders herausgestellt wird.i* Er wirkt ähnlich der Firma wie ein Name, ist also Unternehmenskennzeichen. 16 Daher kann auf die Ausführungen unter II. verwiesen werden.

IV. Firmenschlagwort Das Firmenschlagwort ist eine Firmenabkürzung, das anstelle der vollen Firma eine eigene Namensfunktion ausübt.17 Es bezeichnet das Unternehmen als Ganzes, ist also Unternehmenskennzeichen. Anders als der Handelsname ist es weder als besondere Geschäftsbezeichnimg noch als Teil des unverkürzten Kennzeichens herausgestellt worden. Firmenschlagworte werden nur bei Nachweis erworbener Verkehrsgeltung geschützt. i& Beispiele fur Firmenschlagworte sind: Slogans, Familiennamen, Künstlernamen, Pseudonyme, besonders markante Teile der Firma, reine Sachbezeichnungen, Phantasieworte oder charakteristische A b k ü r z u n g e n . 19 Handelt es sich um bildliche Darstellungen, liegt ein Firmenzeichen oder Geschäftsabzeichen vor, das rechtlich vom Firmenschlagwort nicht zu unterscheiden ist.20 Es gibt auch Warenbezeichnungen, die schlagwortartigen Charakter haben. In der Regel lassen sich die Gewerbetreibenden ihre Schlagwortzeichen auch als H ebenda 1 2

s. z.B.: B/H WettbewerbsR § 16 Anm. 101; Brox § 9 I 2, Anm. 137; Ulmer-Reimer S.

167 1 3 Brox § 9 I 2, Anm. 137; Gierke/Sandrock § 17 I 3 b 14 B/H WettbewerbsR § 16 Anm. 101 1 5 Ulmer-Reimer S. 167 16 ebenda 17 v. Gamm Kap. 52 Anm. 1, S. 1022 18 Furier S. 51; Ulmer-Reimer S. 169 19 FurlerS. 51 20 β / Η WettbewerbsR § 16 Anm. 138 4 Arnade

Dritter Teil: Deutsches Recht

48

Marke eintragen.21 Eingetragen wird aber dann kein Firmenschlagwort, sondern eine mit dem Firmenschlagwort identische Marke.

V· Gebrauchs- und Geschmacksmuster 1. Gebrauchsmuster Gemäß § 1 I 1 GebrMG werden als Gebrauchsmuster Arbeitsgerätschaften, Gebrauchsgegenstände oder Teile davon geschützt, die eine neue Gestaltung, Anordnung, Vorrichtung oder Schaltung aufweisen, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind. Das Gebrauchsmuster dient demnach der technischen F o r m g e b u n g 2 2 und schützt wie das Patent die geistige Leistung des Erfinders. 23

2. Geschmacksmuster Im Gegensatz zum Gebrauchsmuster dient das Geschmacksmuster ästhetischer F o r m g e b u n g . 2 4 Geschmacksmuster sind neue Gestaltungen, Anordnungen oder Vorrichtungen für gewerbliche Erzeugnisse, die deren ästhetischer Formgebung dienen sollen. Geschmacksmusterfahig sind solche neuen und eigentümlichen Muster (flächig) oder Modelle (plastisch), die bestimmt und geeignet sind, auf den Geschmackssinn zu w i r k e n . 2 5 Wie sich aus § 1 I I GeschmMG ableiten läßt, schützt das Geschmacksmuster die geistige oder künstlerische Leistung des Urhebers der Formgebung des gewerblichen Musters oder M o d e l l s . 26 Im Gegensatz zum Musterrecht schützt das Markenrecht, wie im zweiten Teil dieser Arbeit unter C.I. dargestellt, außer dem Verbraucher und den übrigen Wettbewerbern auch den Markeninhaber im Hinblick auf die in Her-

21 ebenda 22 R G Z 1 1 2 , 3 5 2 ( 3 5 4 ) - GÜTERMANNS NÄHSEIDE

2 3 Sieche S. 229 24 R G Z 1 1 2 , 3 5 2 ( 3 5 4 ) - GÜTERMANNS NÄHSEIDE

25 Hubmann § 30 I, S. 192; Knoblauch S. 18 26 Sieche S. 229

Α . Begriffliche Abgrenzungen

49

Stellung bzw. Vertrieb liegende kaufmännische oder unternehmerische Leistung und den dadurch erworbenen G o o d w i l l . 2 7

VI. Ausstattung § 25 WZG schützt die Ausstattung. Allerdings findet sich an keiner Stelle im Gesetz eine Definition dieses B e g r i f f e s . 2 8 Nach dem Sprachgebrauch ist darunter die konkrete Aufmachung einer Ware oder ihrer Verpackung zu verstehen, also: äußere Formgestaltung, Etikettierung, Kennzeichnimg e t c . . 2 9 I n seiner BANDMASTER-Entscheidung bietet das RG die folgende Definition an:

"Die eigentümliche Form, Farbe, überhaupt die äußere Gestaltung Ware, Verpackung usw. fällt unter den allgemeinen Begriff der Ausst aber nicht unter den besonderen des Warenzeichens. "30 Tatsächlich aber ist der Begriff der Ausstattung weiter. Er umfaßt auch die Aufmachung von Warenankündigungen, Preislisten oder Geschäftspapieren. 31 Träger der Ausstattung kann daher grundsätzlich jeder nur denkbare Gegenstand sein, der beim Absatz oder in der Werbung verwendet w i r d . 3 2 Außerdem ist nicht nur die gesamte Aufmachung als solche schützenswert, sondern auch einzelne Elemente dieser Aufmachung können als eigenständige Ausstattung geschützt w e r d e n . 33 Wenngleich dieser Wertung grundsätzlich zuzustimmen ist, sollte doch, um Verwirrung zu vermeiden, begrifflich unterschieden werden zwischen dem dem allgemeinen Sprachgebrauch entlehnten Begriff der Aufmachung und dem zugehörigen Begriff des Aufmachungselementes einerseits und dem mit

27 ebenda 28 B / H § 25 Anm. 1 29 RGZ 40, 65 (67) - BRIEFORDNER; RGZ 115, 235 (237) - BANDMASTER; BGHZ 30, 357 (362) - NÄHRBIER; B / H § 25 Anm. 1; Hauber S. 5; Kloeppel S. 11; Köhler § 38, S. 174; UlmerReimer S. 3; Hefermehl, Môhring-FS 225 (226) 30 R G Z 1 1 5 , 2 3 5 ( 2 3 7 ) - BANDMASTER

31 B G H Z 30, 357 (362) - NÄHRBIER; B / H § 25 Anm. 1; Hauber S. 5; Köhler § 38, S. 174; Hefermehl, Möhring-FS 225 (226) 32 β / Η § 25 Anm. 6 33 R G G R U R ' 2 9 , 7 1 0 ( 7 1 1 ) - FARBIGE PACKUNG; B G H G R U R ' 5 6 , 179 ( 1 8 0 ) - ETTALER KLOSTERLIQUEUR

Dritter Teil: Deutsches Recht

50

besonderer Rechtsbedeutung belegten Begriff der Ausstattung andererseits. Letzterer kann sowohl die Aufmachung als Ganzes, als auch ein einzelnes Aufmachungselement bezeichnen und auch Kennzeichnungen umfassen (zum Beispiel auf Briefbögen oder in der Werbimg), die nicht mehr unter den Begriff der Aufmachung subsumiert werden können. Wie noch unter C. zu zeigen sein wird, können infolge dieser weiten Fassung des Ausstattungsbegriffes alle Zeichen, die Warenzeichen werden können, auch als Ausstattung geschützt werden. 34 Das formalschutzfahige Warenzeichen wird daher gerne als eine Unterabteilung der Ausstattung bezeichnet.^ Das ist aber unzutreffend, da die Ausstattung ein eigenständiges Recht mit Unterschieden zum Warenzeichenrecht ist. Als Warenkennzeichen haben Ausstattung und Warenzeichen die gleichen Funktionen.36 Während früher in der Ausstattung kein absolutes Recht gesehen wurde, 37 ist heute anerkannt, daß die Ausstattung genau wie das Warenzeichen ein absolutes, subjektives Recht, ein Immaterialgüterrecht, verkörpert. 3» Im Gegensatz zum Warenzeichen ist die Ausstattung jedoch kein Formalrecht, 3 9 sondern benötigt, wie noch im einzelnen zu sehen sein wird, Verkehrsgeltung, um geschützt zu werden.^ Mit Erlöschen der Verkehrsgeltung geht auch der Ausstattungsschutz verloren. 4! Hefermehl folgert daraus, daß eigentlich nicht die Ausstattung, sondern die Verkehrsgeltung geschützt ist.42 Als tatsächlicher, dem ständigen Wandel unterworfener Zustand ist die Verkehrsgeltung jedoch schutzgutunfähig. Schutzgut könnte höchstens das Interesse der Allgemeinheit an Schutz vor Täuschung und Irreführung sein. Wie bereits im zweiten Teil dieser Arbeit unter C.I. dargelegt, ist dies aber nur eines der Schutzgüter.

3 4

BGH GRUR '64, 454 (455) - Palmolive; B/H Einl. W Z G Anm. 25 u. § 25 Anm. 2; v.

Gamm Kap. 21 Anm. 66, S. 348; Giefers S. 44; Miosga S. 141; Troller S. 51 f.; Ulmer-Reimer S. 72 3

5 KloeppelS. 11

3 6

B/H § 25 Anm. 1; Garsky S. 17 ff.; Hauber S. 1; Hefermehl, Möhring-FS 225 (226)

3 7

RGZ 47, 100 (101) - Likör; RGZ 85, 30 (34) - KORAZAO-KRUG; weitere Nachweise bei

Garsky S. 31 3

» Adler S. 42; B/H Einl. W Z G Anm. 38 u. § 25 Anm. 8 f.; Garsky S. 32 f.; Hagens § 15

Anm. 3; Hauber S. 16; Tetzner § 25 Anm. 6 3

* Schreiner S. 96

40 B / H § 25 Anm. 6; Hauber S. 5; v. d. Osten S. 36; Ulmer-Reimer S. 162 41 B/H § 25 Anm. 87 42 B/H § 25 Anm. 2

51

Α. Begriffliche Abgrenzungen

Es stellt sich nun die Frage, wie eine Kollision zwischen Ausstattung und Warenzeichen zu lösen ist. Während eine solche zwischen zwei Ausstattungen undenkbar ist, weil nur eine Verkehrsgeltung erwerben kann,43 ist sie zwischen dem Formalrecht Warenzeichen und dem auf Verkehrsgeltung fußenden Recht der Ausstattung möglich. Das Reichsgericht hat zuletzt in seiner MALZKAFFEE-Entscheidung den Formalschutz höher bewertet:

"Der Eintragung gegenüber versagt der Schutz des bloßen Ausstattun sitzes. "44 Oder noch krasser formuliert in der TÜRKENKOPF-Entscheidung:

"Die Annahme ist nicht rechtsirrig, daß der einem anderen zustehend sitz einer Warenausstattung (...) für einen Dritten (mag auch dieser D den erwähnten Besitz kennen und zu beeinträchtigen suchen) kein rech Hindernis bilden kann, das in dem Rahmen dieser Ausstattung etwa en tene Warenzeichen für seine Waren eintragen zu lassen und mittels Eintragung hinsichtlich des eingetragenen Warenzeichens, soweit le dieses eingetragene Warenzeichen in Frage kommt, auch Rechte zu erw gegenüber dem erwähnten Besitzer einer Ausstattung... "45 Seit der T H E W H I T E SPOT-Entscheidung des R e i c h s g e r i c h t s 4 6 besteht Einigkeit, daß Warenzeichen und Ausstattung sich als gleichwertige Rechte gegenüberstehen. Im Kollisionsfall entscheidet daher die Priorität. 47 Um diese Gleichrangigkeit zum Ausdruck zu bringen, wurde die Ausstattung in der Literatur gelegentlich als nicht eingetragenes W a r e n z e i c h e n , 4 8 als materielles W a r e n z e i c h e n ^ oder als materielle M a r k e 5 0 bezeichnet. Hierbei sollte allerdings nicht übersehen werden, daß das Warenzeichen bereits die Enverbs43 Hubmann § 44 V I , S. 252 44 R G Z

1 0 6 , 2 5 0 ( 2 5 3 ) - MALZKAFFEE; SO auch schon z u v o r : R G Z

18, 9 3 ( 9 9 ) - KAKAO;

R G Z 6 6 , 2 3 6 ( 2 3 8 ) - SANSIBAR 4

5 R G Z 4 4 , 13 ( 1 6 ) - TÜRKENKOPF

* 6 R G Z 1 4 1 , 1 1 0 - T H E WHTTE SPOT 47 R G Z 1 4 1 , 1 1 0 ( 1 1 9 ) - T H E WHTTE SPOT; B / H E i n l . W Z G A n m . 2 5 b z w . 4 1 ff. u . § 2 5

Anm. 8 bzw. 120 m.w.N.; Garsky S. 26; v. Gamm Kap. 52 Anm. 3, S. 1022; Hubmann § 46 M . , S. 261; Knoblauch S. 17; Köhler § 38, S. 175; Pawlowski S. 80; Tetzner § 25 Anm. 6; Uekermann S. 35 Fn. 1; Ulmer-Reimer S. 73 48 Heydt, Hefermehl-FS 59 (73) 49 Pawlowski S. 80 50 Uekermann S. 35 Fn.l

Dritter Teil: Deutsches Recht

52

möglichkeit der Verkehrsgeltung schützt, während die Ausstattung sich den Schutz erst erkämpfen muß, was sowohl hinsichtlich des Erwerbs, als auch hinsichtlich des Erhalts des Rechtes Unsicherheiten birgt. Insofern ist das Warenzeichenrecht das wertvollere Recht, das nach Möglichkeit angestrebt werden sollte. Hauber nimmt an, begrifflich gebe es die Ausstattung auch schon vor dem Erwerb der Verkehrsgeltung. Sie sei dann lediglich noch nicht g e s c h ü t z t . 5 i Dies klingt zwar verlockend, übersieht aber, daß die Ausstattung ein Recht ist, das erst vorliegen kann, wenn seine Entstehungsvoraussetzungen vorliegen. Im übrigen widerspricht sich Hauber in seinen folgenden Ausführungen selbst, indem er die Existenz der Ausstattungsanwartschaft anerkennt. Eine Ausstattungsanwartschaft als rechtlicher Zustand der Aufmachung vor Erlangung der Verkehrsgeltung ist aber nicht in demselben Stadium denkbar, in dem bereits eine Ausstattung vorliegen soll. Vielmehr ist Hauber ein Opfer jener Verstrickungen geworden, die sich ergeben müssen, wenn man eine begriffliche Trennung zwischen Aufmachung und Ausstattung versäumt. Als Definition der Ausstattung bietet sich daher an:

Ausstattung ist jedes Zeichen, das in der Lage ist, die Güter eines Anbi von denen eines anderen zu unterscheiden, sobald es vom Verkehr auc solch ein Herkunftshinweis verstanden wird.

VII. Marke Der allgemeine Sprachgebrauch bezeichnet nur solche Zeichen als Marken, die Verkehrsgeltung im Sinne des Ausstattungsschutzes erworben

haben.52

Zwar ist sich die Literatur einig, daß Marke nicht in diesem Sinne verstanden werden soll, Uneinigkeit besteht aber darüber, was der Begriff stattdessen umfaßt. Zum Teil wird vertreten, in dem Begriff "Marke" seien Waren- und Dienstleistungszeichen

zusammengefaßt.53

Diese Ansicht vertritt auch Tietgen

unter Berufung auf die AIPPI-Definition von 1963. 54 Er übersieht dabei aber, daß die AIPPI-Definition deshalb nicht brauchbar ist, weil sie als Warenzei-

51 Hauber S. 5; so wohl auch: B/H § 25 Anm. 2 52 Reimer-Heydt Kap. 37 Anm. 4, S. 659 53 Giefers S. 11; Graumann S. 43; Mauser S. 4 f.

Β. Markenfahigkeit in temporaler Hinsicht

53

chen nicht nur die formell geschützten Warenbezeichnungen, sondern auch die ausstattungsmäßig oder (wie in einigen Ländern üblich) infolge Erstbenutzung geschützten Warenbezeichnungen umfaßt. Zum Teil wird demgegenüber unter Marke jedes von der Rechtsordnung geschützte Zeichen verstanden, sei es, daß der Schutz auf einem Formalakt (wie beim Warenzeichen) oder auf einer qualifizierten Benutzung (wie bei der Ausstattung) beruht. 55 Diese Auffassung liegt auch dieser Arbeit zugrunde.

VIII. Zeichen Der Begriff "Zeichen" ist nicht etwa wie Tietgen annimmt, mit "Marke" identisch,56 sondern der allgemeinere Ausdruck. Z e i c h e n s i n d alle von der Rechtsordnung geschützten Gebilde (also Marken) sowie auch jene, denen ein Schutz (noch) versagt w i r d . 5 7

B. Markenfahigkeit in temporaler Hinsicht (Entstehungsvoraussetzungen der Marke) £in Kriterium der Markenfahigkeit eines Zeichens ist, daß es die Voraussetzungen erfüllt, an die das Gesetz den markenrechtlichen Schutz anknüpft, die Entstehungsvoraussetzungen der Marke.

I. Registrierung Da das Warenzeichenrecht ein Registerrecht ist, ist das Warenzeichen erst schutzfahig, wenn es in die Zeichenrolle eingetragen worden ist. 58 Das ergibt 5 4

Tietgen S. 13

55 B/H Einl. W Z G Anm. 26, der zwischen förmlichen und sachlichem Markenrecht unterscheidet; Schreiner S. 149; Winkel S. 3 56 Tietgen S. 13 57 Winkel S. 3 58 B/H Einl. W Z G Anm. 24 u. §§ 15, 16 Anm. 2; Fezer S. 116; v. Gamm Kap. 52 Anm. 10, S. 1026; Haitgen § 15 Anm. 2; Ulmer-Reimer S. 162

Dritter Teil: Deutsches Recht

54

sich aus § 1 I I WZG. Die Eintragung wirkt konstitutiv.59 Hierin liegt eine Durchbrechung des Prioritätsgedankens, da die Vorbenutzung eines Zeichens (sofern nicht Verkehrsgeltung erworben wurde) gegenüber dem Recht aus dem eingetragenen Warenzeichen keine Wirkung entfaltet, 60 Maßgeblicher Zeitpunkt für den Warenzeichenschutz ist aber nicht der Zeitpunkt der Eintragung selbst, sondern gemäß § 9 I WZG der der Anmeldung zur Eintragung.61 Die Eintragung wirkt rechtsbegründend für das gesamte Hoheitsgebiet, also das Bundesgebiet und Berlin (West). 62 Sinn des Formalschutzes ist zum einen eine Entwicklungsbegünstigung hinsichtlich des Erwerbs eines G o o d w i l l . 6 3 Zum anderen soll durch die prozeßrechtliche Vermutung des Rechtsbestandes sowie die Publizität des Registers in besonderem Maße dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit Rechnung getragen w e r d e n . 64 Eintragbar sind aber nur Zeichen, die infolge vorhandener Unterscheidungskraft ihren Markenfunktionen gerecht werden können. 65 Dies liegt daran, daß Zeichen, denen hinreichende Unterscheidungskraft fehlt, z. B. weil sie einfach und üblich oder zu allgemein gehalten sind, die Konkurrenten im Gebrauch einfacher, üblicher und allgemeiner Zeichen unnotwendig beschränken und weil sie wegen ihrer mangelnden Unterscheidbarkeit wenig einprägsam und daher verwechselungsanfallig sind.66 Schließlich bedeutete ein Schutz nicht unterscheidungskräftiger Zeichen ein Konterkarieren des Markenrechtes, das den Schutz der Marke gerade damit rechtfertigt, daß sie bestimmte Funktionen, unter anderem die Unterscheidungsfunktion, wahrnimmt.

59 B/H Einl. W Z G Anm. 24 u. §§ 15, 16 Anm. 2; Busse § 15 Anm. 1; v. Gamm Kap. 52 Anm. 10, S. 1026; Hartgen § 15 Anm. 2; Ulmer-Reimer S. 162 60 Ulmer-Reimer S. 76 61 BGH GRUR '54, 121 (126) - NSU-Fox; BGH GRUR '65, 665 (667) - LIQUIDERMA; Giefers S. 22; Miosga S. 66; Ulmer-Reimer S. 75 62 B/H § 3 Anm. 7 63 B/H Einl. W Z G Anm. 32; Westerhoff S. 11 64 Westerhoff S. 11 65 v. d. Osten S. 24; Ulmer-Reimer S. 149 Fn. 129 66 γ. d. Osten S. 24

55

Β . Markenfahigkeit in temporaler Hinsicht

II· Benutzung Benutzung als Entstehungsvoraussetzung ist denkbar als rechtsbegründende und als rechtserhaltende Benutzung. Nicht behandelt werden priori tatsbegründende und rechtsverletzende Benutzung.

1. Rechtsbegründende Benutzung a. Grundsatzliches Wie bereits unter A. erläutert, wird im deutschen Markenrecht unterschieden zwischen dem Warenzeichenrecht und dem Ausstattungsrecht. Ersteres ist als Formalrecht geschützt, sobald es zur Eintragung angemeldet ist. Eine rechtsbegründende Benutzung gibt es im deutschen Markenrecht nicht. 67 Letzteres, hingegen, das Ausstattungsrecht, knüpft an einen tatsächlichen Zustand an, den der erworbenen Verkehrsgeltung. Diese wird zwar durch Benutzung erworben. Es reicht aber auch hier nicht die einfache Benutzung aus. Erforderlich ist vielmehr eine durch den Erfolg erworbener Verkehrsgeltung qualifizierte Benutzung.

b. Verkehrsgeltung aa. Ausstattung

Im Ausstattungsrecht entscheidet die communis opinio, der

Verkehr.68

Ge-

mäß § 25 I WZG besteht eine Ausstattung nur dann als schutzfähiges Recht, wenn sie Verkehrsgeltung erworben hat. Der Begriff der Verkehrsgeltung ist vom Gesetzgeber in § 25 I WZG definiert

worden.

69 Danach ist ein Zeichen

mit Verkehrsgeltung ein solches,

das innerhalb beteiligter Verkehrskreise gleichartiger Waren eines anderen gilt.

als Kennzeichen gleicher

Diese Definition ist in einigen Punkten erläuterungsbedürftig. & B / H § 24 Anm. 21; Kreye S. 2; Miosga S. 141 68 N-N/Schramm GRUR '66, 70 (71) 69 B / H § 25 Anm. 36; v. d. Osten S. 13; Reimer § 38 I, S. 405

Dritter Teil: Deutsches Recht

56

(1) innerhalb beteiligter Verkehrskreise "Innerhalb beteiligter Verkehrskreise" heißt in Abgrenzung zur möglichen Alternativformulierung: "innerhalb der beteiligten Verkehrskreise", daß keine Mehrheit der beteiligten Verkehrskreise erforderlich ist.™ Ausreichend sind

nach h. M. "nicht unerhebliche Teile des in Betracht kommenden Verkehrs Hauber kritisiert diese Formulierung mit dem Argument, sie schlösse begrifflich nicht die Möglichkeit aus, daß eine bloße handvoll Menschen als ausreichend angesehen werde. Er empfiehlt daher die Formulierung: "ein erheblicher Teil der Abnehmerkreise. "72 Diese Formulierung bringt jedoch keine Verbesserung. Es ist Hauber zuzugeben, daß "nicht unerhebliche Teile des in Betracht kommenden Verkehrs" eine unbestimmte Formulierung ist, die begrifflich eine große Bandbreite von möglichen Sachverhalten einschließt. Allerdings gehört zu den möglichen Auslegungen dieser Formulierung auch die in der Praxis vorherrschende, "eine bloße Handvoll" eben gerade nicht mehr als "nicht ganz unerheblichen Teil" anzuerkennen.73 Im übrigen läßt sich auch die von Hauber vorgeschlagene Formulierung mit einigem bösen Willen so weit ausdehnen, daß sie eine bloße Handvoll Menschen umfaßt. Er selbst rühmt die Dehnbarkeit seiner Formulierung mit der Feststellung, auch sie ermögliche die Anerkennung der Verkehrsgeltung bei einem unter 50% liegenden Kennzeichnungsgrad.Es erscheint nicht sachdienlich, einen unbestimmten Rechtsbegriff durch einen anderen von nicht wesentlich geringerer Elastizität zu ersetzen. Diese Elastizität ist nach h. M . auch gewollt, um in Einzelfallen den Grad der erforderlichen Verkehrsgeltung an den widerstreitenden Interessen auszurichten. Dies ist immer dann erforderlich, wenn hinsichtlich des Zeichens, für das Schutz begehrt wird, ein Freihaltebedürfhis besteht. In der NÄHRBIEREntscheidung des BGH wollte die Klägerin ihr Zeichen NÄHRBIER fur ein in einem besonderen Brauverfahren hergestelltes Vollbier als Ausstattung geschützt bekommen. Während die Vorinstanz unter Hinweis auf ein Freihaltebedürfhis an dem beschreibenden Begriff NÄHRBIER eine Prüfung der Verkehrsgeltung grundsätzlich abgelehnt hatte, revidierte der BGH das Urteil dahingehend, daß er in analoger Anwendung des Rechtsgedankens des § 4 I I 70 B/H § 25 Anm. 41 71 B/H a.a.O. m.w.N.; Emmerling S. 8; v. d. Osten S. 31 72 Hauber S. 19 73 B G H Z 3 0 , 3 5 7 ( 3 7 0 ) - NÄHRBIER; B / H § 25 A n m . 4 1

57

Β. Markenfahigkeit in temporaler Hinsicht

Nr.

1; I I I feststellte, bei der Frage, ob ausreichende Verkehrsgeltung

vorliege,

sei

das

Freihai tebedürfhis

mitzuberücksichtigen.75

Unter

zusätzlichem Hinweis auf die vormalige Monopolstellung der Klägerin bestritt der BGH, daß ein Kennzeichnungsgrad von 50% ausreiche,™ und verlangte, die

überwiegende

a n n e h m e n . 77

Zahl

der

Abnehmer

müsse

eine

Herkunftsangabe

Zwar ist an dem letzten Argument Kritik angebracht, da die

Monopolstellung der Klägerin bereits mit Kriegsende erloschen war und somit auch die Konkurrenten das Zeichen hätten benutzen dürfen. Daß sie dies nicht taten,

spricht eher gegen die Stärke des

Freihaltebedürfhisses.78

ist aber

Es

grundsätzlich zuzustimmen, daß ein Freihaltebedürfhis nicht die Prüfung der Verkehrsgeltung

ausschließt.79

Verkehrsgeltung

ein

Dies

tatsächlicher

ist

darauf

Zustand

ist,

zurückzuführen, der

daß

sich nicht

die

durch

Rechtsbegriffe wie Freihaltebedürfhis beseitigen läßt:80 "Zu Unrecht meint die Revision, eine Bezeichnung, an deren Freihaltung ein allgemeines Interesse bestünde, dürfe keinesfalls für einen bestimmten Betrieb monopolisiert Recht ausführt,

werden.

(...) Darf auch niemand, wie die Revision zu

seinen Mitbewerber

unter dem Vorwand des Kennzeichnungs-

schutzes unangemessen behindern, so ist doch für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft

eines Zeichens stets maßgeblich von der Auffassung

hen, die sich der Verkehr Der lebendige Verkehr

von dem in Frage stehenden Zeichen gebildet hat.

läßt sich nicht viele Vorschriften

machen; er geht seine

eigenen Wege. "8i Gerade die letzte Bemerkung des BGH läßt Zweifel aufkommen, ob sich mit der h. M.82 das Problem eines Freihaltebedürfhisses über das Erfordernis einer gesteigerten Intensität der Verkehrsgeltung lösen läßt. Ein Freihaltebedürfhis besteht immer dort, wo ein Zeichen auch tatsächlich in beachtlichem 74 Hauber S. 19

75

BGHZ

30, 357 (372) - NÄHRBIER

76 ebenda 357 (367) 77 ebenda 357 (373) 78 so: N-N/Schramm GRUR '66, 70 (78) 79 B G H G R U R

auszuge-

' 6 2 , 144 ( 1 4 8 ) - BUNTCTREIFENSATIN; auch: B G H G R U R

'62, 299, 302 -

FORM-STRIP; B G H G R U R ' 6 4 , 3 8 1 ( 3 8 3 ) - W K S - M Ö B E L 80 R G Z 1 2 0 , 4 0 2 ( 4 0 9 ) - BÄRENSTIEFEL; B G H Z 2 1 , 1 8 2 ( 1 9 3 ) - FUNKBERATER; B G H ' 5 9 , 5 9 9 ( 6 0 1 ) - TEEKANNE; K ü n s c h e « G R U R ' 6 3 5 1 3 ( 5 1 4 ) 81 B G H G R U R ' 5 9 , 5 9 9 ( 6 0 1 ) - TEEKANNE

82 β / Η § 25 Anm. 12 m.w.N.; Winkel S. 284; N-N/Schramm GRUR '66, 70 (74)

GRUR

Dritter Teil: Deutsches Recht

58

Umfang von verschiedenen Unternehmern im Verkehr benutzt wird. Dann aber kann das betreffende Zeichen keine Verkehrsgeltung mehr fur einen Anbieter e r w e r b e n . 8 3 Gesteigerte Anforderungen sind daher nicht an den Grad der Verkehrsgeltung zu stellen, sondern höchstens an den Nachweis derselben. 84 Dies fuhrt zum Problem des Nachweises der Verkehrsgeltung. Folgende Beweismöglichkeiten stehen zur Verfugung: - Angaben über Art und Häufigkeit der Zeichenbenutzung, z.B. Umsatz- und Werbungszahlen85

(Sie haben den Vorteil zeit- und geldsparende Beweis-

mittel zu sein, sind jedoch nur bei unterscheidungskräftigen Zeichen aussagekräftig.) - Zeugenaussagen der Zwischenhändler»6 (Allerdings ist ein Händler aufgrund seiner größeren Fachkunde geneigt, eine solche auch bei dem Kunden zu u n t e r s t e l l e n . » 7 Der Händler darf daher nur danach befragt werden, ob die betreffende Marke von den Kunden nachgefragt wird.) - Zeugenaussagen der Kunden oder

Originalbestellbriefe88

(Kundenaussagen

sind sehr problembeladen: Eine verläßliche Befragung ist kaum

möglich^

und Bestellbriefe können gefälscht oder gefälligkeitshalber geschrieben worden

sein.90

Nicht überzeugend ist hingegen die Befürchtung, Bestellun-

gen erfolgten meist aufgrund von Katalogen, die die Marken enthielten, so daß auf diese Weise eine Steuerung der Abnehmer vorliege. 91 Diese Form der Kundenbeeinflussung zur Gewinnung von Verkehrsgeltung ist legitim und ihr Erfolg ist ein Beweis erworbener Verkehrsgeltung.)

83

v. d. Osten S. 24

84 ebenda 85 BGH GRUR '62, 409, 410 - WANDCTECKDOSE; OLG D'dorf GRUR '53, 527 (528) DAMAS; B/H § 4 Anm. 108 u. § 5 Anm. 112; v. d. Osten S. 115; Winkel S. 285 86 BGH GRUR '62, 409, 410 - WANDSTECKDOSE; B/H § 25 Anm. 114; Köhler S. 170; v. d. Osten S. 117; Winkel S. 285 87 B/H § 25 Anm. 114; v. d. Osten S. 118 88 BGH GRUR '62, 409, 410 - WANDSTECKDOSE; B/H § 25 Anm. 114; Elsaesser S. 148; v. d. OstenS. 119; Winkel S. 285 89 B/H § 2 5 Anm. 114 90 Elsaesser S. 148; v. d. Osten S. 119 91 ebenda

59

Β. Markenfahigkeit in temporaler Hinsicht

- Umfragen bei Industrie- und Handelskammern und anderen Wirtschaftsverb ä n d e n 9 2 (Industrie- und Handelskammern müssen als öffentlich-rechtliche Körperschaften unparteiische Gutachten erstellen. 93 Diese Gutachten bilden daher eine verläßliche Entscheidungsgrundlage. Die Antworten der übrigen Wirtschaftsverbände sind mit Vorsicht zu behandeln, da es sich in diesen Fällen um Auskünfte fachlich interessierter Kreise handelt, in denen beide Parteien vertreten s i n d . 9 4 ) - demoskopische Gutachten95 (Sie sind zwar das zuverlässigste Beweismitt e l ^ aber auch das teuerste.97) (2) beteiligte Verkehrskreise Offengeblieben ist bisher, welches die beteiligten Verkehrskreise sind. Dem Wortlaut nach sind dies Erzeuger, Händler, Abnehmer aber auch die Konkurr e n t e n . 98 Da aber den Konkurrentenaussagen nur ein geringer Beweiswert beigemessen werden kann und eine Geltung im Kreise der Konkurrenten ohne wirtschaftliche Bedeutung für den Zeicheninhaber ist, gehören nach h. M . die Konkurrenten nicht zu den beteiligten V e r k e h r s k r e i s e n . 99 Beteiligte Verkehrskreise sind daher alle, die beim Weitervertrieb oder als Verbraucher mit dem Gut in Berührung kommen, ι 0 0 Der besondere Schwerpunkt liegt bei den Endabnehmern. ιοί Die beteiligten Verkehrskreise sind allerdings auch noch regional zu begrenzen. Da Verkehrsgeltung auch regional erworben werden kann, kann

92 RG GRUR '30, 197 (198) - I.G.; BGHZ 30, 357 (361) - NÄHRBIER; BGH GRUR '59, 599 ( 6 0 1 ) - TEEKANNE; B G H G R U R ' 6 2 , 4 0 9 ( 4 1 0 ) - WANDSTECKDOSE; B / H § 2 5 A n m . 115 f . ; E l -

saesser S. 148; Köhler S. 170; v. d. Osten S. 119 ff.; Winkel S. 285 93 B/H § 25 Anm. 116; v. d. Osten S. 116 94 v. d. OstenS. 122 95 B G H G R U R ' 6 2 , 4 0 9 ( 4 1 0 ) - WANDCTECKDOSE; B G H G R U R

'67,

1 0 0 ( 1 0 2 ) - EDEKA

SCHLOB-EXPORT; B/H § 25 Anm. 117; Elsaesser S. 148; Giefers S. 47; v. d. Osten S. 124; Winkel S . 285 96 B/H § 25 Anm. 117; Elsaesser S. 148; Giefers S. 47; v. d. Osten S. 124 97 B/H § 25 Anm. 117; v. d. Osten S. 124 98 v. d. Osten S. 14 99 B/H § 25 Anm. 42 m.w.N.; v. d. Osten S. 14; Reimer § 38 I, S. 405 100 R G Z 1 6 7 , 171 ( 1 7 6 ) - ALPENMILCH 101 R G Z 1 4 1 , 1 1 0 ( 1 1 7 ) - T H E WHTTE SPOT; B / H § 4 A n m . 1 0 8 ; v . d . O s t e n S . 14

Dritter Teil: Deutsches Recht

60

auch ein regional begrenzter Ausstattungsschutz gewährt

w e r d e n . 102

Eine

Identität des Schutzgebietes mit dem Hoheitsgebiet ist beim Ausstattungsschutz anders als beim Formalschutz nicht erforderlich. In der WickelsterneEntscheidung des BGH hatte die Klägerin nicht eingegriffen, als die Beklagte ihre Waren über Jahre hinaus in einem örtlich begrenzten Gebiet vertrieben hatte. Mit der Feststellung:

"Es wäre lebensfremd,

dem die rechtliche Anerkennung zu versagen.

gewährte der BGH der Beklagten sogar gegenüber dem älteren Formalrecht einen örtlich begrenzten Schutz. 103 Allerdings reicht auch kein vollkommen unbedeutendes Areal aus. Die Verkehrsgeltung muß sich vielmehr auf ein beachtliches Wirtschaftsgebiet erstrecken. 104 Ein solcher Regionalschutz hat aber auch Auswirkungen auf die beteiligten Verkehrskreise, deren Tätigkeit sich dann auf das in Frage kommende Gebiet erstrecken muß. (3) eines anderen Die Formulierung "eines anderen" deutet bereits an, daß es unerheblich ist, ob der Verkehr den anderen nach Namen oder Sitz identifizieren kann.105 Ausreichend ist vielmehr, daß der Verkehr den Anbieter des vorliegenden Gutes fur identisch hält mit dem Anbieter des ihm bereits bekannten. 106 Mit den Worten der Demoskopen ausgedrückt: gefragt ist nach dem Kennzeichnungsgrad, dem prozentualen Anteil deijenigen, die wissen, daß ein bestimmtes Zeichen zur Kennzeichnung von Gütern verwendet wird. Nicht erforderlich ist die Untersuchung des Zuordnungsgrades, des Prozentsatzes derer, die den Anbieter hinter dem Gut kennen. Aber unzureichend wäre eine bloße Feststellung des Bekanntheitsgrades, des Anteils derer, die das Zeichen kennen, es schon einmal gesehen haben. 107

102 Adler s. 89; Hauber S. 20; Hubmann § 44 ffl, S. 251; Miosga S. 66; Pawlowski S. 77; Schreiner S. 197; Winkel S. 283 f.; Ulmer-Reimer s. 125; Miosga M A '60, 314 (327); zurückhaltend: B/H Einl. WZG Anm. 39 bzw. § 25 Anm. 43 u. 79, der in ortlich begrenztem Gebiet eine höhere Intensität der Verkehrsgeltung fordern will. 103 B G H Z 16, 8 2 ( 9 1 ) - WICKELKERNE

104 v . d . OstenS. 17 105 RGZ 167, 171 (177 f.) - ALPENMILCH; v. d. Osten S. 31 106 v. d. Osten S. 32 107 Ausführlich hierau: N-N/Schramm GRUR '66, 70 (72)

. Markenfhigkeit in t

e

r

1

Hinsicht

Das eingetragene Recht geht erst unter, wenn die Umwandlung zum Gattungsbegriff abgeschlossen ist, wenn also die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen fast einhellig nicht mehr auf die Leistungen des eingetragenen Zeichenbenutzers zurückfuhren. Demgegenüber erlischt ein nur auf Verkehrsgeltung beruhendes Recht bereits, wenn nicht mehr festgestellt werden kann, daß nicht unbeachtliche Teile des Verkehrs das Zeichen als Herkunftshinweis auffassen. 108 Der Ausstattungsinhaber muß also jedes Mal sein Recht von neuem beweisen. Insofern steht er sich schlechter als der Formalrechtsinhaber. Die Ausstattung ist somit ein deutlich unsichereres Recht als das Formalrecht. Da sie ihm aber schutzkraftmäßig gleichgestellt ist, läßt sich unter dem zuvor gemachten Vorbehalt sagen, daß Eintragimg und Verkehrsgeltung grundsatzlich die gleiche Funktion haben und auch vergleichbaren Rechtsschutz gewähren. 109 Verkehrsgeltung schaft

ist denmnach nach geltendem deutschen Recht die Eigen-

eines Kennzeichens,

Weitervertrieb

von einem nicht unerheblichen

Teil der durch

oder Letztabnahme mit dem damit assoziierten Produkt

rührung kommenden Verkehrskreise als Hinweis auf die Herkunft

in einem beachtlichen Wirtschaftsgebiet

des Produktes verstanden zu werden.

bb. Ausstattungsanwartschaft

Da die Ausstattung erst mit Erwerb der Verkehrsgeltung entsteht, stellt sich die Frage, ob im Vorstadium der sich entwickelnden Ausstattung bereits ein Schutz existiert. Von den Befürwortern des Schutzes einer solchen Ausstattungsanwartschaft werden die unterschiedlichsten Normen als Schutznormen angeführt. (1) § 25 WZG Obwohl § 25 WZG einen Schutz der Ausstattungsanwartschaft nicht vorsieht, wird in der Literatur diskutiert, ob der Schutz der Ausstattungsanwartschaft an § 25 WZG ausgerichtet werden könne, weil sich der Schutz des Anwartschaftsrechtes grundsätzlich nach dem des Vollrechts bemesse.no

108 B / H Einl. W Z G Anm. 40; v. d. Osten S. 71 109 Furier S. 38 HO Garsky S. 78 f.

in Be-

Dritter Teil: Deutsche Recht

Garsky sieht sogar in der Tatsache, daß § 25 WZG die Ausstattung schützt, ein Indiz fur den Schutz der Ausstattungsanwartschaft.m Dagegen spricht das Wesen der Anwartschaft. Die Anwartschaft ist eine gesicherte Rechtspositionii2 und ein wesensgleiches "Minus" gegenüber dem Vollrecht. 113 Ein Anwartschaftsrecht wird bei mehraktigem Rechtserwerb angenommen, wenn alle Voraussetzungen bis auf eine erfüllt sind und daher von einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Rechtserwerbs gesprochen werden kann.114 Bei der Ausstattung gibt es hingegen keinen mehraktigen Rechtserwerb. Sie ist allein von der Erlangung von Verkehrsgeltung abhängig. Damit fehlt es aber an einem Aufhänger für eine gewisse Wahrscheinlichkeit des Rechtserwerbs und mithin an einem Anwartschaftsrecht. H5 Das sieht auch Garsky ein, wenn er vom originären Rechtserwerb bei der Ausstattung spricht. 116 Hauber hingegen löst sich vom mehraktigen Rechtserwerb. Beim mehraktigen Rechtserwerb werde, wenn noch eines der Erfordernisse fehle, bereits eine gewisse Vorwirkung, eben das Anwartschaftsrecht, angenommen, H7 Nun unzulässig globalisierend stellt er fest, der Unterschied zur bloßen Erwerbsaussicht bestehe darin, daß sich bei der Anwartschaft die tatsächlichen Verhältnisse soweit entwickelt hätten, daß "gewissermaßen die Basis" für die Entstehung des endgültigen Rechtes geschaffen sei und einer Weiterentwicklung zum Vollrecht kein besonderes Hindernis mehr im Wege stehe, n» Er argumentiert, da bei der Ausstattungsanwartschaft die Wahrscheinlichkeit des Erwerbs der Verkehrsgeltung (jedenfalls graduell) nicht feststellbar sei, sei maßgebliches Abgrenzungskriterium, ob die Entwicklung zur Verkehrsgeltung bereits angebahnt sei.H9

H l ebenda S. 79 112 BGHZ 37, 319 (321); MK-H.P. Westermann § 455 Anm. 46; Wolf § 29 Π . Ι . , S.247 (Anm. 506) 113 BGHZ 28, 16 (21); BGHZ 35, 85 (89); Harms S. 168, Wolf a.a.O.; Schwister JW '33, 1762 (1764) und JW '33, 1857 (1858) 114 BGHZ 37, 319 (321); Emmerling S. 15; MK-H.P. Westermann § 455 Anm. 41 115 ebenda 116 Garsky S. 80 117 Hauber S. 25 118 ebenda S. 33 f. 119 ebenda S. 36

. Markenfhigkeit in t

e

r

Hinsicht

An dieser Argumentation ist auszusetzen, daß sie die Anwartschaft unzulässigerweise vom mehraktigen Rechtserwerb löst. "Nach der Rechtsprechung des BGH ist der Begriff

des Anwartschafts-

rechtes, wenn er nicht eine unbegrenzte und damit seine praktische Anwendbarkeit in Frage stellende Ausweitung erfahren schränken,

bei denen von dem mehraktigen

Rechtes schon so viele Erfordernisse Rechtsposition des Erwerbers

erfüllt

soll, auf Sachverhalte zu be-

Entstehungstatbestand

eines

sind, daß von einer gesicherten

gesprochen werden kann, die der andere an der

Entstehung des Rechtes Beteiligte nicht mehr durch eine einseitige Erklärung oder durch das Unterlassen einer Erklärung

- zu zerstören vermag. "120

Das Lösen vom mehraktigen Rechtserwerb geschieht bei Hauber durch den Rückzug auf eine allgemeinere Ebene, die ihren Niederschlag in der auffallend häufigen Verwendung des Adjektives gewisse(r/s) findet. Spätestens nach der Feststellung, die Wahrscheinlichkeit des Erwerbs der Verkehrsgeltung, mithin die Wahrscheinlichkeit des Erwerbs des Vollrechts sei nicht feststellbar, hätte der Weg über § 25 WZG aufgegeben werden müssen. Daß die im Werden begriffene Ausstattung bereits einen gewissen Vermögenswert für den Inhaber hat, mag sein. Diese Tatsache alleine rechtfertigt aber nicht die Annahme eines subjektiven Rechtes. Der Schutz der Ausstattungsanwartschaft über § 25 WZG ist nicht möglich. 121 Ihn zu gewähren, hieße, die gesetzliche Regelung des § 25 WZG, der ausdrücklich Verkehrsgeltung voraussetzt, zu unterlaufen. 122 (2) § 823 BGB Hubmann schlägt vor, die Ausstattungsanwartschaft über § 823 BGB zu schützen.

123 Unabhängig von der Frage, ob nach den oben gemachten

Ausführungen überhaupt von einer Ausstattungsanwartschaft gesprochen werden kann, ist eine Anwartschaft jedenfalls kein absolutes Recht im Sinne des § 823 BGB und kann über diese Norm daher auch keinen Schutz beziehen. 124

120 BGHZ 37,319 (321) 121 h. M . : B/H § 25 Anm. 104; Hubmann § 44 V I , S. 252 122 insoweit auch zustimmend: Hauber S. 61 123 Hubmann a.a.O. 124 Garsky S. 71; Hauber S. 60 5 Arnade

-

Dritter Teil: Deutsches Recht

(3) § 1 UWG Der Schutz der Ausstattungsanwartschaft über § 1 UWG wird auf unterschiedliche Weise begründet. Garsky geht von der Überlegung aus, daß sowohl Patente gemäß § 16 I PatG, als auch Warenzeichen gemäß § 9 I WZG bereits zwischen Anmeldung und Eintragung geschützt sind, obwohl der rechtsbegründende Konstitutivakt die Eintragung sei. Daher sei auch die Ausstattungsanwartschaft zu s c h ü t z e n . 125 Nachdem er die Schutzwürdigkeit der Ausstattungsanwartschaft auf diese Weise nachgewiesen zu haben glaubt, stellt er fest, die Rechtsordnung schütze nicht nur Rechte, sondern auch die Rechts- und Interessensphäre. Dies finde seinen Niederschlag im anerkannten Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Die Ausstattungsanwartschaft sei ein Ausfluß dieses Rechtes und über § 1 UWG zu schützen. 126 Bereits die Ausgangsüberlegungen Garskys sind angreifbar. Wenn der Gesetzgeber beim Patent und beim Warenzeichen eine ausdrückliche Regelung erlassen hätte, die einen Schutz vor Erwerb des Vollrechtes gewährte, so ließe sich daraus nicht der gleiche Schutz für ein Rechtsinstitut ableiten, bei dem er eine solche Regelung nicht getroffen hat. Der Gesetzgeber hat aber auch im Patent- und Warenzeichenrecht keine solche Regelung erlassen. Bei § 16 I PatG und § 9 I WZG geht es um eine Rückdatierung des Schutzes auf den Zeitpunkt der Anmeldung. Der Schutz zwischen Anmeldung und Eintragung ist daher abhängig von der positiven Entscheidung des Patentamtes, die Eintragung vorzunehmen. Erfolgt keine Eintragung, gibt es auch keine Rückdatierung des Schutzes auf den Zeitpunkt der Anmeldung. Aber auch die Folgerungen Garskys überzeugen nicht. Wie Hauber flüchtet er sich auf die allgemeine Ebene, hier der Rechts- und Interessensphäre. Weshalb die Ausstattungsanwartschaft ein Ausfluß des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ist und weshalb die in Betracht kommende Schutznorm ausgerechnet § 1 UWG sein muß, wird nicht überzeugend dargetan. Da § 25 WZG wie gesehen nicht eingreift, kann sich grundsätzlich jeder die Aufmachung seiner Mitbewerber zum Vorbild machen. Fehlt es an der Verkehrsgeltung, so kann demjenigen, der die Aufmachung nachahmt, nicht ohne weiteres der Vorwurf sittenwidrigen Verhaltens gemacht werden. Das

125 Garsky S. 84 126 ebenda S. 85

. Markenfhigkeit in t

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Hinsicht

entspricht der herrschenden Meinung. 127 Die h.M. will aber einen Schutz der Ausstattungsanwartschaft gewähren, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen. Solche Umstände sind: - besondere Originalität des Zeichens oder nicht jedem zugängliche Schöpfung (besondere Eigenart) - bewußtes Eindringen in die Entwicklung zur Ausstattung ohne zwingenden Grund - Entwicklung zum Vollrecht war bereits weit fortgeschritten (durch Gebrauch erworbene wettbewerbliche S t e l l u n g ) . 128 Dagegen ist vorzubringe, daß § 1 UWG anders als die sondergesetzlichen Regelungen des gewerblichen Rechtsschutzes keine Schutznorm fur gewerbliche Rechte ist, sondern sich gegen sittenwidriges Verhalten

richtet.

129 Damit

schützt sie Rechte wie eine eventuelle Ausstattungsanwartschaft nur als Rechtsreflex. Wie aber bereits unter (1) gezeigt, ist eine Ausstattungsanwartschaft nicht existent. Sie ließe sich höchstens annehmen, wollte man mit Garsky zwischen der Anwartschaft, als dem im Entstehen begriffenen Recht, und dem Anwartschaftsrecht, als der rechtlich geschützten Anwartschaft unterscheiden. Eine solche Begrifflichkeit verwischte aber die Grenzen zur Erwerbsaussicht. Erwerbsaussicht ist das im Entstehen begriffene Vollrecht, Anwartschaft das rechtlich geschützte Vorstadium des Vollrechts. Damit handelt es sich beim Vorstadium der Ausstattung um eine bloße Erwerbsaussicht, die aber nicht vollkommen vogelfrei ist,i30 sondern vom Rechtsreflex des wettbewerblichen Schutzes aus § 1 UWG profitiert. Dieser Rechtsreflex ist kein Bestandteil des Markenrechtes. Es bleibt daher bei der Feststellung, daß ein Markenrecht nur mittels Registereintragung oder Erwerbs von Verkehrsgeltung entstehen kann.

127 B/H § 25 Anm. 105 m.w.N. 128 R G M u W ' 2 7 / ' 2 8 , 4 8 9 ( 4 9 1 ) - KÜCHENWUNDER; O L G H a m b u r g G R U R ' 4 9 , 4 2 2 ( 4 2 3 ) V IM ULSAN; B / H § 2 5 A n m . 105

129 Hauber S. 62 f. 130 Tetzner § 25 Anm. 13

Dritter Teil: Deutsches Recht

c. Verkehrsdurchsetzung Zeichen, die von Hause aus nicht unterscheidungskräftig sind oder fur die ein Freihaltebedürfhis besteht, können gemäß § 4 I I Nr. 1 WZG nicht in die Warenzeichenrolle eingetragen werden. Sie können jedoch gemäß § 4 I I I WZG eingetragen werden, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt habendi Da mit der Verkehrsdurchsetzung die Eintragung erreicht werden soll, müssen die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung bereits im Zeitpunkt der Eintragung vorliegen. 132 Schon wegen dieser von der Verkehrsgeltung verschiedenen Wirkung ist die vom Gesetzgeber vorgesehene begriffliche Unterscheidung zwischen Verkehrsgeltung und Verkehrsdurchsetzung durchzuhalten. Dies wird leider weder in der Literatur noch in der Rechtsprechung beachtet. Das ist umso erstaunlicher, als anerkannt ist, daß Verkehrsgeltung und Verkehrsdurchsetzung unterschiedliche Anforderungen an die Breite der Verkehrsanerkennung stellen. Einigkeit besteht, daß, da die Eintragung fur das gesamte Hoheitsgebiet beantragt wird, auch die Verkehrsdurchsetzung fur das gesamte Hoheitsgebiet zu fordern ist. 133 Unterschiedliche Ansichten bestehen hinsichtlich der Anforderungen an den Grad der erforderlichen Verkehrsdurchsetzung. Zum Teil wird vertreten, daß alle beteiligten Verkehrskreise oder zumindest eine erhebliche Mehrheit in dem Zeichen einen Herkunftshinweis sehen m ü s s e n . 134 Zum Teil werden nur strengere Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung verl a n g t e s und im übrigen danach differenziert, ob es sich um nicht von Hause aus unterscheidungskräftige Zeichen im Sinne des § 4 I I Nr. 1 1. Alt. WZG oder um freihaltebedürftige Zeichen im Sinne des § 4 I I Nr. 1 2. Alt. WZG h a n d e l t . 136 Aber auch hier sind die Konsequenzen umstritten. Miosga und Hefermehl stellen an nicht von Hause aus unterscheidungskräftige Zeichen höhere Anforderungen als an f r e i h a l t e b e d ü r f t i g e . 137 Das vermag nicht zu überzeugen. Hinter dem Erfordernis der Verkehrsdurchsetzung für nicht von

131 B/H § 4 Anm. 23 u. 108; v. d. Osten S. 21 132 Miosga S. 66; Tilmann S. 303 133 β / Η § 4 Anm. 109; Busse § 4 Anm. 131; Miosga S. 66; N-N/Schramm GRUR '66, 70

(80) 134 B/H § 4 Anm 109; Busse § 4 Anm. 131; Storckebaum/Kraft § 4 Anm. 112 135 Miosga S. 66 136 ebenda S. 114 137 B/H § 4 Anm. 110; Miosga S. 114

. Markenfhigkeit in t

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Hinsicht

Hause aus unterscheidungskräftige Zeichen steht der Wille, Verwechselungsgefahr zu vermeiden. Verwechselung beruht auf Beobachtungsfehlern oder Erinnerungsfehlern. Je auffallender die Gestalt der Marke, desto wahrscheinlicher das Wiedererkennen. Die Einprägung ist ein Prozeß der Abstraktion auf die markanten Züge der Marke. 138 Wenn es nur darum geht, nachzuweisen, daß ein Zeichen, von dem man das nicht angenommen hätte, doch unterscheidungskräftig ist, reicht bereits eine geringe Anzahl von Verkehrsteilnehmern, die Unterscheidungskraft dadurch nachzuweisen, daß sie dank eben dieser Unterscheidungskraft in dem Zeichen einen Herkunftshinweis sehen, daß also der Prozeß der Abstraktion auf markante Züge bei diesem Zeichen möglich ist. Es ist daher auch unverständlich, wie Hefermehl einerseits einen erhöhten Durchsetzungsgrad für diese Zeichen zum Nachweis der Unterscheidungskraft verlangen kann, andererseits wenige Seiten weiter erklären kann, bereits die Verkehrsgeltung schließe die zum Wesen der Ausstattung gehörende Unterscheidungskraft begriffsnotwendig ein.139 Winkel und Noelle-Neumann/Schramm wollen den erforderlichen Verkehrsdurchsetzungsgrad von der Intensität des Freihaltebedürfhisses abhängig machen, da es darum gehe, der Allgemeinheit ein Zeichen zu entziehen, 140 Hier gilt das bereits für die Verkehrsgeltung unter b.aa. Gesagte: Ein Freihaltebedürfhis besteht nur dann, wenn ein Zeichen von mehreren Wettbewerbern benutzt wird. Dann aber wird auch kein nicht ganz unerheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise in dem Zeichen einen Herkunftshinweis entdecken. Ein Bedürfnis für gesteigerte Anforderungen an den Grad der Verkehrsdurchsetzung gegenüber der Verkehrsgeltung besteht somit nicht. Verkehrsgeltung und Verkehrsdurchsetzung unterscheiden sich damit in zwei Punkten. Erstens ist Verkehrsdurchsetzung im gesamten Hoheitsgebiet nachzuweisen, Verkehrsgeltung aber nur in dem Wirtschaftsgebiet, in dem für das Zeichen Schutz begehrt wird. Zweitens begründet die Verkehrsgeltung ein Recht, die Ausstattung, die Verkehrsdurchsetzung aber begründet kein Recht.

141 Vor der Eintragung genießt das Zeichen lediglich Ausstattungs-

schutz nach § 25 WZG, da Verkehrsdurchsetzung als der weitere Begriff Verkehrsgeltung mitumschließt. Nach der Eintragung genießt das Zeichen den138 Endemann GRUR '30, 719 (722) 139 β / Η § 25 Anm. 4 140 Winkel S. 284; N-N/Schramm GRUR '66, 70 (74) 141 insofern falsch: B/H § 4 Anm. 109

Dritter Teil: Deutsches Recht

selben Schutz wie jedes andere eingetragene Zeichen. Die Verkehrsdurchsetzung ist dann unerheblich.

2. rechtserhaltende

Benutzung

a. Benutzungszwang Seit dem 1.1.1968 gibt es in der Bundesrepublik Deutschland einen Benutzungszwang fur eingetragene Warenzeichen. Gemäß § § 5 V I I 1, 11 I Nr. 4 WZG besteht kein Schutz fur ein Warenzeichen, das in den dem Kollisionsfall vorangegangenen 5 Jahren nicht benutzt wurde, es sei denn, es ist noch keine 5 Jahre eingetragen. 142 Hintergrund dieser Regelung war eine Überfullung der Zeichenrolle mit nicht benutzten Zeichen. 143 Mit dem Benutzungszwang sollen solche Zeichen eliminiert werden, die vom Berechtigten nicht "ins Leben gerufen" werden, sondern ein nur "formales Dasein" fristen. 144 Gleichzeitig sollen auf diese Weise die Eintragungschancen neuer Zeichen vergrößert werden. 145 Erste Erfolge haben sich bereits e i n g e s t e l l t . 146 Man könnte nun auf die Idee kommen, im Benutzungszwang die Konstruktion einer schwebenden Unwirksamkeit zu sehen, die entweder als Unwirksamkeit durch den Angriff des Konkurrenten verwirklicht wird oder durch die Benutzung rechtsbegründend in ein Warenzeichenrecht umgewandelt wird. Diese Darstellung läßt jedoch außer acht, daß vor Ablauf der fünfjährigen Gnadenfrist nach der Eintragung ein unbenutztes Zeichen genau wie ein benutztes geschützt w i r d . 147 I n den ersten fünf Jahren wird die Benutzung also fingiert und erst danach entsteht, sofern noch keine Benutzung stattgefunden hat, der Schwebezustand. Damit ist der Benutzungszwang grundsätzlich eine bloße Obliegenheit. Die Benutzung geschieht im Interesse des Zeichenberechtigten zur Wahrung seiner Rechte. 148 Sie wirkt daher nicht rechtsbegründend,

142 B/H § 5 Anm. 2; Hubmann § 37 V I , S. 221; Ulmer-Reimer S. 87 143 Uekermann S. 19; Schreiner S. 319 144 Fezer S. 75; auch B/H § 5 Anm. 20 145 B/H § 5 Anm. 20 Ι 4 6 s. Uekermann S. 20 147 B/H § 5 Anm. 18 148 Glotzmann S. 16

. Markenfhigkeit in t

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Hinsicht

sondern rechtserhaltend, ist aber unabdingbare Voraussetzung fur den Schutz eines Zeichens als Marke.

b. Vorrats- und Defensivzeichen Der Benutzungszwang blieb nicht ohne Auswirkungen auf die früher üblichen Vorrats- und Defensivzeichen. Vorrats- und Defensivzeichen sind nicht im WZG geregelt. Sie sind durch Rechtsprechung und Lehre entwickelt worden. Vorratszeichen sind danach Warenzeichen, die nicht sogleich in Benutzung genommen, sondern für einen künftigen Gebrauch vorrätig gehalten w e r d e n . 149 Auch ein ehemals in Gebrauch befindliches Warenzeichen kann durch Benutzungsaufgabe zum Vorratszeichen werden. 1 5 0 Es wurde ein Interesse der Wirtschaft an der Eintragung von Vorratszeichen aus zwei Gründen anerkannt: 151 - Bei Neueinführung von Waren kann auf diese Weise auf ein langwieriges Eintragungsverfahren verzichtet und stattdesen auf ein bereits geschütztes Zeichen zurückgegriffen werden. 152 - Der Anmelder kann sich über das Vorratszeichen einen wertvollen Zeichengedanken sichern, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt für ein neues Produkt zu verwenden. 153 Insofern besteht eine Interessenkollision zwischen den oben dargelegten Interessen des Anmelders und den Interessen des Verkehrs, den freien Wettbewerb nicht durch Vorratszeichen übermaßig beeinträchtigen zu lassen. 154 Vor 1968 wurde diese Kollision dahingehend gelöst, daß Vorratszeichen geschützt wurden, wenn ein schutzfahiges Interesse an der Aufrechterhaltung

149 R G Z 9 7 , 9 0 ( 9 4 ) - PECOSE; B G H G R U R ' 6 5 , 6 6 5 ( 6 6 7 ) - LIQUIDERMA; B / H E i n l .

WZG

Anm. 32 u. § 1 Anm. 44; Barend S. 8; Bokel S. 132; Fezer S. 158; v. Gamm § 1 Anm. 15; Knoblauch S. 24; Kreye S. 3; Uekermann S. 216; Ulmer-Reimer S. 83; Schulze zur Wiesche GRUR '66, 359 150 Fezer S. 159 151 BGHZ 10, 211 (213) - NORDA; BGH GRUR '65, 665 (667) - LIQUIDERMA; Heydt, Hefermehl-FS 59 (62); Schulze zur Wiesche GRUR '66, 359 (360) 152 b / H § 1 Anm. 44; Fezer S. 158; Kreye S. 3; Ulmer-Reimer S. 225 153 Kreye S. 4 154 R G Z 1 1 1 , 1 9 2 ( 1 9 5 ) - GOLDINA; K r e y e S . 12

Dritter Teil: Deutsches Recht

0

des Zeichens anzunehmen war. 155 Kriterien waren beispielsweise: Grunde und Dauer der Nichtbenutzung, Art und Größe des Betriebes, Art der vertriebenen Erzeugnisse und Anzahl der bereits fur diesen Anmelder geschützten Vorratszeichen. 156 Im Gegensatz zur Motivation bei Vorratszeichen ist bei Defensivzeichen ein Gebrauch überhaupt nicht beabsichtigt. Sie dienen lediglich dazu, ein anderes eingetragenes, sogenanntes Hauptzeichen in seinem Schutzumfang zu stärken. 157 Dahinter steckt die Angst des Zeicheninhabers, die Gerichte könnten sein Zeichen nicht hinreichend schützen. 158 Die herrschende Literaturmeinung lehnte damals wie heute Defensivzeichen als gesetzeswidrig

ab.i59

§

1

WZG

setze für die Eintragung das Vorhandensein eines Benutzungswillens voraus. 160 Der Schutzwille zugunsten eines benutzten Zeichens sei aber kein Benutzungswille im Sinne des § 1 WZG.161 Die Rechtsprechung schützte Defensivzeichen früher uneingeschränkt:

"Nach formalem Zeichenrecht entsteht der Schutz am Zeichen mit der tragung allein und schlechthin und zur Begründung dieses Rechtes bed weder eines Gebrauches des Zeichens noch einer bei der Anmeldung vo denen Absicht, es zu gebrauchen. "162 Später wurde anerkannt, daß Defensivzeichen nicht die Voraussetzungen des § 1 WZG erfüllen, da sie nicht zur Kennzeichnung von Waren geschaffen s e i e n . 163 Voraussetzung für den Schutz sei vielmehr ein anzuerkennendes S c h u t z b e d ü r f h i s . i 6 4 Diese Voraussetzung sah man zunächst dann erfüllt, wenn das Defensivzeichen dem Ahnlichkeitsbereich des Hauptzeichens ent-

155 LG D'dorf GRUR '66, 379 (381) - REMBRANDT; B/H § 1 Anm. 44; Kreye S. 12; ReimerUlmer S. 75 156 Uekermann S. 226 157 β / Η § 1 Anm. 50; Barend S. 9; Bökel S. 135; Fezer S. 153; v. Gamm § 1 Anm. 16; Knoblauch S. 25; Kreye S. 17; Uekermann S. 217; Ulmer-Reimer S. 83 158 Bökel S. 54; Kreye S. 19; Uekermann S. 233 159 B/H Einl. W Z G Anm. 32 u. § 1 Anm. 51 m.w.N.; Fezer S. 155; Hubmann § 37 V I , S. 221; Kreye S. 34; Uekermann S. 235 160 BGHZ 10, 211 (213) - Norda; BGH GRUR '65, 665 (667) -LIQUIDERMA; B/H § 1 Anm. 42; v. Gamm § 1 Anm. 15 161 B/H § 1 Anm. 51 162 R G Z 9 7 , 9 0 ( 9 3 ) - PECOSE 163 B G H Z 1 0 , 2 1 1 ( 2 1 4 ) - NORDA

. Markenfhigkeit in t

stammte.

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r

Hinsicht

1

165 Später wurden nur noch junge Zeichen geschützt,

u m

sie in ihrer

Entwicklung zu begünstigen. 166 Ziel der Neuregelung war die Eindämmung der Vorrats- und Defensivzeichen. i 6 7 Der Gesetzgeber hat mit der Neuregelung dem Bedürfnis nach Vorratszeichen Rechnung getragen, dieses Bedürfnis aber für jeweils nur fünf Jahre anerkannt. 168 Er hat mithin eine pragmatische Lösung gewählt und während der 5-Jahresfrist den Benutzungswillen

unterstellt,

169 weil der ohnehin

schwerlich nachprüfbar ist. Daher gibt es seit der Neuregelung statt Vorratsund Defensivzeichen nur noch benutzte und nicht benutzte Zeichen mit den daraus resultierenden, fristengebundenen Rechtsfolgen. 170

c. Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung Problematisch ist die Eingrenzung dessen, was als rechtserhaltende Benutzung anerkannt werden kann. Das Gesetz gibt hierüber keine Auskunft. i7i

aa. Art der Benutzung

Aus dem Zusammenspiel der §§ 15 I, 16 WZG ergibt sich eine Abgrenzung dessen, was als warenzeichenmäßiger Gebrauch angesehen werden kann und was nicht. Die herrschende Meinung hat in einschränkender Auslegung des § 15 WZG warenzeichenmäßigen Gebrauch wie folgt definiert: Warenzeichenmäßiger Gebrauch ist dann gegeben, wenn ein Zeichen zur Kennzeichnung der Ware (hier und im folgenden gilt der weite Warenbegriff, s.o. A.I.) oder in Beziehung auf sie derart gebraucht wird, daß der unbefangene Durchschnittsbeschauer in dem Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft der damit

164 ebenda 211 (215) 165 Uekermann S. 233 166 B G H G R U R ' 6 4 , 4 5 4 ( 4 5 6 ) - PALMOLIVE

167 Fezer S. 16 168 B/H § 11 Anm. 45; Fezer S. 159; Knoblauch S. 25; Uekermann S. 227 f. 169 Fezer S. 158; Kreye S. 12; Uekermann S. 225 170 Fezer S. 67 171 Fezer S. 67; Heydt, Hefermehl-FS 59 (60); Schricker GRUR Int. '69, 14 (20)

Dritter Teil: Deutsches Recht

gekennzeichneten Ware erblicken kann. 172 Heydt kritisiert diese Definition unter Hinweis auf § 16 WZG: Warenzeichenmäßiger Gebrauch könne nicht einseitig auf herkunftsbestimmenden Gebrauch reduziert werden, sondern müsse als funktionsmäßiger Gebrauch im Sinne aller Markenfunktionen verstanden werden. Dies zeige sich bereits daran, daß § 16 W Z G die Angabe der Firma auf der Ware oder ihrer Verpackung ausdrücklich als nicht warenzeichenmäßigen Gebrauch klassifiziere, obwohl auch dieser Gebrauch herkunftsbestimmend sei.173 Heydt übersieht bei seinem Beispiel, daß die Firma als Unternehmenskennzeichen nicht zur Kennzeichnung von Waren gebraucht wird, dies aber qua definitionem eine Voraussetzung des warenzeichenmäßigen Gebrauchs im Sinne der herrschenden Meinung ist. Im Grundsätzlichen ist zu bedenken, daß einige Markenfunktionen, ζ. B. die Verbreitungs- oder die Werbefunktion, ihre Wirkung losgelöst von der Ware entwickeln können. Sie erreichen damit nicht die gleiche Warennähe wie die Herkunftsfunktion. 174 Da sich alle Markenfunktionen gegenseitig bedingen und aus einander entwickeln,

175 deutet die Existenz einer Funktion aber auf die Existenz der

anderen hin, so daß eine ausreichende Warennähe angenommen werden kann. §§ 15 I, 16 WZG befassen sich allerdings mit der rechtsverletzenden Benutzung und nicht mit der rechtserhaltenden Benutzung. Insoweit ist auch die Interessenlage eine ganz andere: 176 Der Begriff der warenzeichenmäßigen Benutzung in §§ 15 I, 16 WZG ist deshalb so weit gefaßt, um dem Nichtbenutzer die Berufung auf nicht warenzeichenmäßigen Gebrauch zu e r s c h w e r e n . 177 Hefermehl will Benutzung im Sinne des Benutzungszwanges teils weiter, teils enger auslegen als in §§ 15 I, 16 WZG, stellt aber gleichzeitig fest, bei der Bestimmung des Rahmens der rechtserhaltenden Benutzung sei von § 15 WZG a u s z u g e h e n . 178 Dagegen vertreten Fezer, Tietgen und Uekermann, §§ 15 I, 16 WZG stellten zugleich die äußere Grenze des Benutzungsbegriffes im Sinne des Benutzungszwanges dar, weil nur solche Zeichen geschützt werden

172 R G Z 1 1 7 , 4 0 9 ( 4 1 0 F . ) - L y s o l ; R G Z 1 4 9 , 3 3 5 ( 3 4 2 ) - KAFFEEKANNE; R G Z 1 5 5 , 3 7 4 ( 3 7 7 ) - KAFFEEMÜHLE; R G Z 1 6 1 , 2 9 ( 4 3 ) - STROMZÄHLER; B / H § 15 A n m . 2 3 m . w . N . ; B ö k e l S.

93; Busse § 15 Anm. 14 mit Ergänzung: im geschäftlichen Verkehr; Hartgen § 15 Anm. 3; Hubmann § 40 13., S. 236; Miosga S. 110; Storckebaum-Kraft § 15 Anm. 19 173 Heydt, Hefermehl-FS 59 (72) 1 7 4 Fezer S. 79 ff., insbesondere S. 82 f. 175 s. Zweiter Teil: B. 1 7 6 Reimer-Triistedt § 27 I, S. 503; Uekermann S. 59 177 Fezer S. 74

. Markenfhigkeit in t

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Hinsicht

könnten, fur die ein echter wettbewerblicher Besitzstand begründet worden sei. Der Benutzungsbegriff der § § 5 V I I 1, 11 I Nr. 4 WZG sei insoweit enger als der der §§ 15 I, 16 WZG.179 Dafür spricht, daß § 15 I und § 16 W Z G sich dahingehend ergänzen, daß, was nicht als warenzeichenmäßige Benutzung geschützt ist, als nicht warenzeichenmäßige Benutzung der Allgemeinheit freisteht. (Deshalb wird in dieser Arbeit auch vom Benutzungsbegriff der §§ 15 I, 16 WZG gesprochen.) Was aber der Allgemeinheit als nicht warenzeichenmäßige Benutzung freisteht, kann nicht rechtserhaltend im Sinne des Benutzungszwanges wirken, IM Als Benutzungsformen wurden anerkannt: Die Anbringung des Zeichens auf der Ware selbstisi sowie auf der V e p a c k u n g , i 8 2 sofern die Ware dem Käufer nicht unverpackt angeboten w i r d . 183 Die Verwendung auf Aufstellern, Plakaten oder Schaufensterauslagen wird zum Teil als ausreichend angesehen, wenn die Beziehung zur Ware durch eine entsprechende räumliche Nähe hinreichend deutlich w i r d . 184 Zum Teil wird aber auch hierin eine typischerweise unter § 16 WZG fallende Geschäftsbezeichnung gesehen. 185 Gegen die Benutzung in Katalogen, Preislisten und Briefbögen wird vorgebracht, diese ließen sich leicht anfertigen auch ohne, daß die Ware existiere. 186 Außerdem müsse erkennbar werden, auf welche Waren sich die Benutzung konkret beziehe. Deshalb sei die rechtserhaltende Benutzung in Katalogen nur möglich, wenn die Beziehung zum gekennzeichneten Produkt eindeutig ist und Katalog und Ware gleichzeitig in die Hände der Abnehmer g e l a n g e n . 187 Aus dem gleichen Grunde seien Geschäftspapier, Briefbogen und Preislisten als Zeichenträger u n g e e i g n e t . 188 Dagegen wird vorgebracht, die Verwendung des Zeichens in Preislisten über Jahre sei ausreichend, weil es kaufmännischen Gepflogenhei-

178 β / Η § 5 Anm. 21 179 Fezer S. 74; Tietgen S. 136; Uekèrmann S. 59 180 Uekermann S. 60 181 B / H § 5 Anm. 37; Giefers S. 62; Uekermann S. 61 182 B/H § 5 Anm. 37; Bökel S. 71; Busse § 15 Anm. 8; Fezer S. 98; Giefers S. 62; Uekermann S. 61 183 B/H § 5 Anm. 40; Fezer S. 98 184 Giefers S. 62; Uekermann S. 61 185 Kloeppel S. 15 186 ebenda S. 63 187 ebenda 188 B / H § 5 Anm. 42; Uekermann S. 64

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ten entspreche, die Ware dann auch in Verkehr zu bringen, ι 89 Zum Teil wird auch vertreten, die Verwendung des Zeichens in der Werbung sei generell ausreichend, wenn die konkrete Ware hinreichend individualisiert wird.190 Dies wird fur die Rundfunk- und Fernsehwerbung überwiegend mit der Begründung bestritten, eine bloße mündliche Verwendung reiche nicht aus.i9i Diese Auffassung wird als im Fernsehzeitalter nicht mehr zeitgemäß verstärkt angegriffen. 192 Aus dem Streitstand wird ersichtlich, daß man es nicht mit Schricker als Glücksfall ansehen kann, daß der Gesetzgeber auf eine Regelung des Begriffes der rechtserhaltenden Benutzung verzichtet hat. Schricker vertritt die Ansicht, Formeln hülfen auch nicht weiter, sondern unterstrichen nur die Selbstverständlichkeit, daß Handlungen zur Umgehung des Gesetzes nicht akzeptabel sind. 193

Richtig daran ist jedoch, daß der Weg zur Eingrenzung der rechtserhaltenden Benutzung über den Zweck des Benutzungszwanges führt. Was rechtserhaltend ist, muß an der Zielsetzung des Vorabgesetzes orientiert werden. 194 Dabei geht es um eine Begrenzung der eingetragenen Warenzeichen auf diejenigen, die tatsächlich zur Kennzeichnung benötigt werden. Davon kann aber nur gesprochen werden, wenn das Zeichen so angebracht ist, daß der Abnehmer die Ware an dem Zeichen im Laden wiedererkennen kann. Es kommt also auf die für den Kunden erkennbare Verbindung zwischen Ware und Zeichen an. 195 Zu fordern ist die jeweils engste Verbindung zwischen Ware und Zeichen, die im Hinblick auf die Art der Ware möglich ist.196 Das bedeutet, daß das Zeichen grundsätzlich auf der Ware selbst anzubringen ist. Eine Ausnahmesituation ist gegeben, wenn die Ware nur verpackt angeboten wird. Dann sähe der Kunde das Zeichen erst nach dem Kauf, nach dem Öffnen der Verpackung. Daher ist in diesem Falle die Verpackung zu kennzeichnen. Wird die Ware unverpackt verkauft, ist aber eine Kennzeichnung der Ware selbst 189 Giefers S. 62; v. d. Osten S. 37; Hefermehl, Möhring-FS 225 (242) 190 Fezer S. 104; Heydt, Hefermehl-FS 59 (81) 191 B/H § 5 Anm. 42; Bökel S. 101; Busse § 15 Anm. 9; v. Gamm § 15 Anm. 18 192 Fezer S. 108; Reimer-Heydt Kap. 43 I, S. 732; Uekermann S. 67; Heydt, Hefermehl- FS 59 (82) 193 Schricker GRUR Int. '69, 14 (20) 194 β / Η § 5 Anm. 21; Schreiner S. 325 195 Fezer S. 70; Uekermann S. 65; Hefermehl, Möhring-FS 225 (242) 196 β / Η § 5 Anm. 43

. Markenföhigkeit in t

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Hinsicht

nicht möglich, zum Beispiel weil es sich um Lebensmittel handelt, muß sich das Zeichen jedenfalls in unmittelbarer Nähe der Ware befinden, ζ. B. auf dem Spender, der Zapfsäule oder einem am Warentisch angebrachten Hinweisschild. Die bloße gedankliche Verbindung zwischen Ware und Zeichen reicht entgegen der Ansicht von Heydt nicht aus. 197 Es nützt beispielsweise überhaupt nichts, ein Zeichen in der Fernsehwerbung dem Verbraucher nahezubringen, wenn dieser das Zeichen nicht auch im Laden an der Ware wiederfindet, so daß der mit dem Fernsehspot beabsichtigte Werbeeffekt eintreten kann. Mit dem Erfordernis der Erkennbarkeit für das Publikum ist ein weiteres Problem angesprochen: Ist auch für den Benutzungszwang ein Inverkehrsetzen im Sinne des § 15 I WZG erforderlich ? Heydt, der offenbar § 1 WZG als Maßstab nimmt, hält ein Anbringen des Zeichens, ein Versehen der Ware mit dem Zeichen, und einen Benutzungswillen für ausreichend, lehnt aber das Erfordernis des Inverkehrsetzens ab. 198 Heydt übersieht, daß der Benutzungszwang gerade eingeführt wurde, um für eine begrenzte Zeit mit der Fiktion des Benutzungswillens leben zu können und auf diesem Wege die wenig erfolgversprechende Untersuchung hinsichtlich des Vorliegens eines Benutzungswillens umgehen zu k ö n n e n . 199 Erforderlich ist daher, daß die Ware auch inverkehrgesetzt w i r d . 2 0 0 Ankündigungswerbung, also Werbung für noch nicht auf dem Markt befindliche Waren, kann auch daher nicht als ausreichend angesehen w e r d e n . 2 0 1 Die Benutzung muß im normalen Verkehr erfolgen. 202 Das bedeutet, daß eine bloße innerbetriebliche Benutzung ebensowenig ausreicht,203 w j e eine in Lexika oder Fachliteratur. Im letzteren Fall fehlt es an der Verwendung als Ursprungssymbol. 204 Die gekennzeichnete Ware muß vielmehr dem Wettbewerb ausgesetzt w e r d e n . 205

197 Heydt, Hefermehl-FS 59 (76) 198 Heydt, Hefermehl-FS 59 (78)

199 s. a. 200 B / H § 5 Anm 21 u. 42; Bokel S. 98 201 Bökel S. 104 202 B / H § 5 Anm. 36; Bökel S. 96; Giefers S. 64; Glotzmann S. 202; Uekermann S. 68 203 B / H § 5 Anm. 21; Bökel a.a.O.; Uekermann a.a.O. 204 B / H § 5 Anm. 44; Bökel S. 94 f.; Uekermann S. 71

205 B / H § 1 Anm. 23

Dritter Teil: Deutsches Recht

bb. Umfang der Benutzung An die rechtserhaltende Benutzung sind auch Anforderungen hinsichtlich des Umfanges der Benutzung zu stellen. Bezüglich des territorialen Umfanges der Benutzung gilt: Wegen des Territorialitätsprinzips wirkt nur eine Benutzung im Geltungsbereich des WZG r e c h t s b e g r ü n d e n d . 2 0 6 Die reine Benutzungshandlung ist ein notwendiges, aber nicht hinreichendes Kriterium der rechtserhaltenden Benutzung. Hinzutreten muß die Ernsthaftigkeit der Benutzung.207 Es ist Heytft zuzugeben, daß sich im Gesetz nicht das Erfordernis der Ernsthaftigkeit findet. 208 Allerdings läßt sich daraus nicht darauf schließen, daß der reine Benutzungswille ausreicht.209 Wie bereits unter aa. erläutert geht Heydt von § 1 WZG aus und übersieht, daß der Benutzungszwang gerade eingeführt wurde, um die Prüfung des Benutzungswillens durch eine Fiktion obsolet zu machen. Dem Zweck des Benutzungszwanges liefe es jedoch zuwider, wenn Scheinverkäufe mit Feigenblattfunktion für eine rechtserhaltende Benutzung a u s r e i c h t e n . 2 1 0 Daher ist Ernsthaftigkeit der Benutzung eine Voraussetzung der rechtserhaltenden Benutzung. Das Problem des Ernsthaftigkeitserfordernisses ist es, für einen eigentlich subjektiven Tatbestand objektive Bemessungskriterien zu finden.211 Diese sind: Kontinuität der Benutzung, Art der Ware und des Abnehmerkreises, Größe des Unternehmens und M a r k t l a g e . 2 1 2 Feste Regeln lassen sich hier nicht aufstellen: eine kurze, aber intensive Benutzung kann ernsthafter sein als eine längerdaue r n d e . 213 Vielmehr ist eine Gesamtbetrachtung der in Frage kommenden Kriterien vorzunehmen.

206 B / H § 5 Anm. 62; Fezer S. 144 207 Bökel S. 58; Fezer S. 94; Giefers S. 64; Glotzmann S. 203; Kreye S. 13; Schreiner S. 330; Uekermann S. 81; Ulmer-Reimer S. 88; Schricker GRUR Int. '69, 14 (20) 208 Heydt, Hefermehl-FS 59 (71) 209 ebenda 59 (78) 210 Kreye S. 13; Uekermann S. 81 211 B/H § 5 Anm. 65; Fezer S. 95; Glotzmann S. 222; Schreiner S. 330 212 Bökel S. HO ff.; Fezer S. 95; Glotzmann S. 222; Uekermann S. 81 213 B/H a.a.O.

C. Markenföhigkeit in qualitativer Hinsicht

C. Markenfähigkeit in qualitativer Hinsicht I. Mögliche Markenhalter Ob fur ein Zeichen Schutz als Marke begehrt werden kann, richtet sich auch danach, wer das Zeichen benutzt.

1. Fabrik- und Handelsmarken Fraglich ist, ob es einen markenrechtlich relevanten Unterschied zwischen Fabrik- und Handelszeichen gibt. Fabrikzeichen sind Zeichen, die vom Hersteller auf seinen Fertigerzeugnissen angebracht werden und auf eine bestimmte Erzeugerstätte und damit auf eine Ware ganz bestimmter Qualität hinweisen, die die geschäftlichen Erfahrungen des Herstellers verkörpert. Gegenstand der Verbrauchervorstellung über den hinter dem Zeichen stehenden Geschäftsbetrieb ist beim Fabrikzeichen der Herstellungsbetrieb, der dadurch gekennzeichnet ist, daß Fachkräfte die Herstellung der Ware vornehmen, leiten und ü b e r w a c h e n . 214 Es handelt sich also um die klassische Form der Marke. Handelszeichen sind demgegenüber Kennzeichen einer Handelsorganisation. Die mit Handelszeichen gekennzeichneten Produkte, Fertigerzeugnisse des Konsumgüterbereiches, finden sich im allgemeinen nur in eigenen oder der Handelsorganisation angeschlossenen Einzelhandelsgeschäften. 215 Das bloße Absetzen der eigenen Erzeugnisse über die firmeneigene Vertriebsorganisation reicht nicht aus, um ein Handelszeichen zu begründen. 216 Da nun sowohl Fabrik- als auch Handelszeichen eine Unterscheidungs- und eine Herkunftsfunktion ausüben, ließe sich annehmen, daß beide, also auch das Handelszeichen, markenschutzfahig sind. Geschäftsbetrieb im Sinne des § 1 WZG kann sowohl der Fabrikations- wie der Handelsbetrieb

sein.217

Aller-

dings gibt es beim Handelszeichen nicht die Vertrauensfunktion wie bei der 214 β / Η Einl. W Z G Anm. 7; Fezer S. 162; Freund/Magnus/Jüngel § 1 I; Huber S. 3; Knoblauch S. 26; Tietgen S. 14 f. 215 B / H Einl. W Z G Anm. 7; Fezer S. 162; Freund/Magnus/Jüngel § 1 I; Huber S. 11; Knoblauch S. 26; Riehle S. 197; Tietgen S. 15 216 Huber S. 10 217 Tietgen S. 47 f.

Dritter Teil: Deutsches Recht

Fabrikmarke. Bei letzterer vertraut der Kunde auf gleichbleibende Qualität der Ware. Er vertraut in Know-how, sowie Forschungsarbeit, aber auch in Produktion und Überwachung.218 Bei ersterer hat der Händler dagegen keinen unmittelbaren Einfluß auf den Fertigungsprozeß, höchstens einen mittelbaren, abhängig von seiner Marktstellung.219 Der Wettbewerb mag ihn zwar zu Qualitätskontrollen zwingen,220 diese entsprechen aber nicht dem Niveau einer F e r t i g u n g s û b e r w a c h u n g . 2 2 1 Schließlich werden unter einem Handelszeichen verschiedene Produkte unterschiedlicher Qualität und Gattung herausgebracht, so daß zumindest eine Qualitätsstreuung e n t s t e h t . 222 Zwar gibt es auch bei der Fabrikmarke Q u a l i t ä t s s t r e u u n g e n . 2 2 3 Diese l i e g e n aber auf einem anderen Niveau. Insbesondere besteht bei der Fabrikmarke die Tendenz zur Individualisierung der einzelnen Produktionserzeugnisse eines H e r s t e l l e r s . 2 2 4 Damit sind die Vertrauensfunktion des Fabrikzeichens und die des Handelszeichens nicht identisch. Allerdings ist, wie im zweiten Teil dieser Untersuchung unter B. dargetan, die Vertrauensfunktion keine gesetzlich direkt geschützte. Dann kann eine Abweichung in der Ausgestaltung dieser Vertrauensfunktion auch kein hinreichender Grund sein, eine Markenfahigkeit des Handelszeichens abzulehnen. Außerdem entsprechen die Unterschiede bei der Vertrauensfunktion der Kundenerwartung. Der Kunde vertraut auch in den durch das Handelszeichen zum Ausdruck kommenden Qualitätshinweis. Er versteht diesen aber so, wie es Kohler ausgedrückt hat:

"Mit der Handelsmarke gibt der Handelsherr durch seine Auswahl, Güte seiner Bezugsquellen und die geschickte Behandlung der Ware eine währ für ihre Vorzüglichkeit. "225 Beim Handelszeichen steht also der Ruf des Unternehmens im Vordergrund.226 Dies mag anders sein bei den sogenannten Gattungsmarken, die unter Vernachlässigung der Markenfunktionen in erster Linie einen besonders 218 ebenda S. 45 219 ebenda S. 44 220 ebenda S. 45 221 ebenda S. 44 222 ebenda S. 46 223 ebenda S. 45 224 Angehrn S. 60; Fezer S: 162; Freund/Magnus/ Jüngel § 1 I 225 Kohler S. 11; so wohl auch: B / H Einl. W Z G Anm. 7; Freund/Magnus/Jüngel § 1 I; Riehle S. 197 226 Tietgen S. 45

C. Markenföhigkeit in qualitativer Hinsicht

günstigen Preis a n z e i g e n . 2 2 7 Aber auch ein besonders günstiger Preis ist ein Qualitätsmerkmal und entscheidend ist die Verbrauchererwartung, die nicht getäuscht wird. Somit ist es gerechtfertigt, wenn Handelszeichen als Marken geschützt werden. Handelsmarke sind in der Praxis im stetigen Vordringen b e g r i f f e n . 2 2 8 Die deutschen Markengesetze unterscheiden seit 1894 nicht zwischen Fabrik- und H a n d e l s m a r k e . 2 2 9 Das kann aber nicht heißen, daß keine zeichenrechtlich relevanten Unterschiede zwischen beiden Formen besteh e n . 2 3 0 Da, wie gesehen, Handelsmarken bevorzugt das gesamte Sortiment bezeichnen, Fabrikmarken aber in der Regel die einzelnen Produkte individualisieren, können sich hinsichtlich der Beurteilung der Benutzung und der Verwechselungsgefahr zeichenrechtlich relevante Unterschiede ergeben. 231

2. Dienstleistungsmarken Seit dem 1.4.1979 sind Dienstleistungsmarken durch das WZG geDies war durch internationale Abkommen wie P V Ü oder M M A erforderlich g e w o r d e n . 2 3 3 Zu unterscheiden sind der weitere Begriff der Dienstleistungsmarke, der M a r k e 2 3 4 eines Gewerbetreibenden, mit der er die in seinem Geschäftsbetrieb geleisteten Dienste von den Dienstleistungen seiner Konkurrenten unterscheidet, vom engeren Begriff des Dienstleistungszeichens, einer Dienstleistungsmarke, die gemäß § 1 I I WZG in die Warenzeichenrolle eingetragen ist. Für letztere gilt das für das Warenzeichen Gesagte entsprechend. Leichter als eine positive fallt eine negative Definition der Dienstleistung: Dienstleistung ist jede entgeltliche Tätigkeit für andere, die weder eine Produktion noch einen Vertrieb von Sachgütern d a r s t e l l t . 235 Diese weite Fassung zeigt, daß grundsätzlich jede gewerbliche, wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit eine Dienstleistung sein kann. Damit sind auch s c h ü t z t . 232

227 β / Η Einl. WZG Anm. 7 228 Tietgen S. 31 f. 229 ebenda S. 3 230 so aber: Fezer S. 162; Freund/Magnus/Jüngel § 1 I; Knoblauch S. 26; Tietgen S. 5 231 B/H Einl. WZG Anm. 8 232 BGHZ 42, 44 (52) - WÄSCHEREI; B/H § 1 Anm. 1; Giefers S. 18; Hubmann § 37 I, S. 218; SchreinerS. 3

233 B G H Z

4 2 , 44 (52) -

234 S. A.VN. 235 SchreinerS. 117 6 Arnade

WÄSCHEREI; Schreiner S. 17

Dritter Teil: Deutsches Recht

0

nicht auf Gewinnerzielung gerichtete, also freiberufliche, Tätigkeiten eingeschlossen. 236 Allerdings ist eine gewisse Entgeltlichkeit der Leistung erforderliche Die Dienstleistung muß eine gewisse Selbständigkeit aufweisen, um markenfahig zu sein.238 Daher kann fur die bloße Vermarktung oder den Reparaturservice der selbst hergestellten Produkte eine Dienstleistungsmarke ebensowenig beantragt werden wie fur eine Hilfsware, die nur eine Dienstleistung ermöglichen soll, ein Warenzeichenschutz möglich ist.239 Bei der Dienstleistungsmarke taucht hinsichtlich der benutzungszwangfahigen Benutzungsart das Problem auf, daß es bei der Dienstleistung im Gegensatz zur Ware am kennzeichnungsfähigen Leistungssubstrat fehlt. 240 Daher kann bei hinreichender Beziehung zur Ware auch eine Anbringung am Ladenlokal, auf der Arbeitskleidung, auf Servicefahrzeugen, Rechnungen, Preislisten, Briefbögen, Geschäftspapieren a u s r e i c h e n d Die Benutzung auf Werbeträgern reicht nicht aus,242 da die zum Wiedererkennen erforderliche Gegenseite in der Nähe des Gutes "Dienstleistung" maßgeblich ist. Da sich das Leistungssubstrat nur selten von der Betriebsstätte entfernt, ist bei Dienstleistungszeichen die Herkunftsfunktion nicht mehr so notwendig wie bei Warenzeichen.243 Deshalb wird aus dem Warenkennzeichen Dienstleistungsmarke leicht ein Unternehmenskennzeichen. 244

3. Kollektivmarken Kollektivmarken sind Marken, die von mehreren Gewerbetreibenden gemeinschaftlich benutzt werden. Erforderlich ist gemeinschaftliche Inhaberschaft entweder direkt oder über eine gemeinsame Dachorganisation.

236 B/H § 1 Anm. 24; Froschmaier S. 128 f.; Giefers S. 16; Schreiner S. 123 237 β / Η § 1 Anm. 24; Schreiner S. 123 238 Schreiner S. 136 239 B / H § 1 Anm. 31; Froschmaier S. 126 f.; Schreiner S. 138 240 ebenda S. 339 241 B/H § 5 Anm 83 242 so aber B/H a.a.O.; Schreiner S. 370 243 Schreiner S. 440 f. 244 ebenda S. 441

1

C. Markenföhigkeit in qualitativer Hinsicht

a. Verbandsmarken Der einzige gesetzlich geregelte Fall der Kollektivmarke ist die Verbandsmarke.245

Der Verpflichtung des Art. 7 b i s PVÜ folgend wurden die §§ 17 ff.

in das WZG

eingefügt.246

Die Verbandsmarke ist eine Marke, die einem Ver-

band zusteht, der die Marke aber nicht selbst benutzt, sondern die Benutzung seinen Mitgliedern zur einheitlichen Kennzeichnung ihrer Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stellt.247 Die Verbandsmarke ist die heutige Form der alten Zunft- und

Gildezeichen.248

Ein Verband ist grundsätzlich jede be-

liebige Mehrzahl natürlicher oder juristischer Personen, die zu einem bestimmten Zweck zusammengeschlossen

sind.249

Für Verbände im Sinne der

§§17 ff. WZG reicht diese weite Fassung allerdings nicht aus. Vielmehr sind zusätzliche Anforderungen an einen solchen Verband zu stellen. So muß ein solcher Verband rechtsfähig

sein250

und gewerbliche Zwecke

verfolgen.25i

Dies ergibt sich direkt aus § 17 I WZG. Weiterhin muß der Verband gemäß § 18 WZG eine Zeichensatzung aufweisen, die sich nach den Angaben in § 18, 1 WZG als gewöhnliche Verbandssatzung ein eigener Geschäftsbetrieb des

d a r s t e l l t . 252

Verbandes,253

Nicht erforderlich ist

da der Verband das Zeichen

nicht selbst benutzen darf. Hier liegt auch die besondere Problematik der Verbandsmarke. Bei ihr fallen rechtliche Zuordnung (Verband als Markenhalter) und Benutzungsbefugnis (Mitglieder) auseinander. Damit weist sie nicht - wie die herkömmliche Individualmarke - auf einen einzelnen, sondern auf eine Gruppe von Betrieben hin.254 Nicht nur der Herkunftshinweis ist schwächer als beim Warenzeichen. Gleiches gilt auch für die Werbefunktion und die Vertrauensfimktion. Beim

245 sieche S. 12 246 Glotzmann S: 54; Miosga S. 84 247 B / H § 1 Anm. 9 u. § 17 Anm. 1 bzw. 3; v. Gamm § 1 Anm. 7; Glotzmann S. 54 248 β / Η §§ 17 - 23 Anm. 2; Miosga S. 116 249 β / Η § 17 Anm. 4 250 B/H § 17 Anm. 4 f.; Hubmann § 43 Π, S. 247 251 B/H § 17 Anm. 4 u. 6 252 B/H § 18 Anm. 1 253 B/H § 1 Anm. 9; Miosga S. 117 254 BGHZ 21, 182 (190) FUNKBERATER; B/H § 17 Anm. 1 u. 3; Glotzmann S. 54; Hubmann § 43 I, S. 247; Miosga S. 116; Riehle S. 174; Tietgen S. 40

Dritter Teil: Deutsches Recht

Verbandszeichen ist der Schluß auf gleichbleibende Güte grundsätzlich unsichereres Das Auseinanderfallen von rechtlicher Zuordnung und Benutzung wurde früher als Hindernis für eine Verbandsausstattung angesehen: Zum einen führe die Benutzung durch die Mitglieder zu einer Verkehrsgeltung für diese, aber nicht zu einer Verkehrsgeltung für den Verband. Zum anderen habe der Gesetzgeber mit den §§17 ff. WZG eine Ausnahmeregelung vom Erfordernis "seiner Waren" aus § 1 I WZG g e s c h a f f e n , 2 5 6 die nicht analogiefähig s e i . 2 5 7 Der letzte Punkt spricht eher fur die Annahme einer Verbandsausstattung, da die Fassung des § 25 WZG das Kriterium "seine Waren" nicht enthält und folglich hier eine Ausnahmeregelung wie in den § § 1 7 ff. WZG entfallen k a n n . 258 Das Problem des Auseinanderfallens von Halterschaft und Benutzung läßt sich nicht mit Furier in der Weise lösen, daß man eine eigene Benutzung des Zeichens durch den Verband zumindest auf Geschäftsbriefen verlangt.259 Da der Verband keinen eigenen Geschäftsbetrieb hat, tritt er im Verkehr nicht in Erscheinung. Träte er in Erscheinung läge kein Verbandszeichen mehr vor, das sich gerade dadurch auszeichnet, daß der Verband das Zeichen nicht selbst benutzt. Eher muß die Frage gestellt werden, ob der Erwerb einer Verkehrsgeltung für einen Verband tatsächlich ausgeschlossen ist.

"Eine Verbandskennzeichnung kann sich als solche im Verkehr als H kunftshinweis auch dann durchsetzen, wenn innerhalb beteiligter Verke kreise nicht bekannt ist, daß es sich um ein Verbandszeichen handelt. "260 Da Verkehrsgeltung nach geltendem deutschen Recht die Eigenschaft eines Kennzeichens bedeutet, von einem nicht unerheblichen Teil der durch Weitervertrieb oder Letztabnahme mit dem damit assoziierten Produkt in Berührung kommenden Verkehrskreise in einem beachtlichen Wirtschaftsgebiet als Hinweis auf die Herkunft des Produktes verstanden zu w e r d e n , 2 6 1 ist zu fragen, wie der Hinweis auf die Herkunft des Produktes beim Verbandszeichen be-

255 b / H § 17 Anm. 1 256 B G H Z 2 1 , 1 8 2 ( 1 9 2 ) - FUNKBERATER

257 Nachweise bei: B/H § 25 Anm. 99 258 γ. d. Osten S. 35 259 Furier S. 37 260 B G H Z 2 1 , 1 8 2 ( 1 9 0 ) - FUNKBERATER

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

schaffen sein muß. In dem bereits oben zitierten FUNKBERATER-Urteil stellt der BGH fest:

"Die Verkehrsdurchsetzung eines Verbandszeichens ist vielmehr au gegeben, wenn innerhalb beteiligter Verkehrskreise das Zeichen als kennzeichnung einer bestimmten Gruppe von Unternehmen aufgefaßt wobei es unerheblich ist, ob dem Verkehr die rechtlichen Zusammenh die zu der übereinstimmenden Warenkennzeichnung der Gruppe gefüh ben, im einzelnen bekannt sind. Würde der Umstand, daß das gleiche Z im Verkehr als Kennzeichen verschiedener, rechtlich selbständiger Un men auftritt, schlechthin der Annahme entgegenstehen, der Verkehr fas ses Zeichen als Herkunftshinweis auf bestimmte Geschäftsbetriebe a ließe sich die gesetzliche Anerkennung des Verbandszeichenschutzes chenrechtlichen Grundsätzen überhaupt nicht vereinbaren. Der Verban chenschutz rechtfertigt sich aber gerade aus der Tatsache, daß der Ve der Regel rechtliche oder organisatorische Zusammenhänge vermutet, ihm das gleiche Kennzeichen als Handels- oder Fabrikmarke einer grö Zahl von Betrieben entgegentritt, so daß allein durch die Vielzahl der z chenführung Berechtigten das Zeichen noch nicht seine Funktion als kunftshinweis zu dienen einbüßt. "262 Damit besteht

die

Möglichkeit

des

Erwerbs einer

Verbandsausstattung.263

b. Konzernmarken Fraglich ist, ob ein Konzern ein Kollektivzeichen innehaben kann. Ein Konzern kann ein Unterordnungskonzern gemäß § 18 I AktG sein, wobei die Unterordnung auf einem Beherrschungsvertrag gemäß § 291 AktG oder einer Eingliederung gemäß § 319 AktG beruhen kann. Möglich ist aber nach § 18 I I AktG auch ein

Gleichordungskonzera.264

In jedem Fall ist ein Konzern die

Zusammenfassung rechtlich selbständiger Unternehmen unter einheitlicher

261 8. B.n.l.b.aa. 262 B G H Z 2 1 , 1 8 2 ( 1 9 1 f . ) - FUNKBERATER

263 β / Η § 1 Anm. 74 u. § 25 Anm. 99; v. Gamm § 25 Anm. 26; v. d. Osten S. 35; Tilmann S. 336 264 siecheS. 11

Dritter Teil: Deutsches Recht

Leitung. Es ist also eine Konzernspitze als zentrales Willenszentrum erforderlich. 265 Da ein Konzern keine Satzung im Sinne des § 18 W Z G fuhrt und die Konzernspitze einen eigenen Geschäftsbetrieb hat, insbesondere aber weil ein Konzern als solcher nicht rechtsfähig

ist,266

kann ein Konzern nicht ohne wei-

teres ein Verbandszeichen fur sich eintragen

lassen.267

Vielmehr müssen alle

Konzernunternehmen durch Konstitutivakt einen Zeichenverband

gründen.268

Hierbei gäbe aber die Konzernmutter einen Teil ihrer Herrschaftsmacht an den Verband ab. Daher wird in der Praxis der Weg über § 1 WZG vorgezogen.269

Hierbei weist die Marke dank ihrer Herkunftsfunktion auf den Konzern als Ganzes statt auf die Gruppe der Einzelunternehmen hin.270 Das Problem dieser Lösung liegt im Akzessorietätsgedanken des § 8 I WZG, der Bindung an den Geschäftsbetrieb. Ein Geschäftsbetrieb ist ein auf Erzielung von Gewinn ausgerichteter und demgemäß aufgebauter und arbeitender Organismus.271 Er muß wirtschaftlich selbständig s e i n . 2 7 2 Einen Geschäftsbetrieb unterhält daher bereits das Tochterunternehmen eines Konzerns. Sämtliche Unternehmen eines Konzerns als einen Gesamtgeschäftsbetrieb anzusehen, ist nicht möglich. Jedes Konzernunternehmen ist durch seine Rechtsform zur selbständigen Organisation gezwungen. Ein Unternehmen mag mehrere Betriebe unterhalten. Ein Betrieb kann sich aber nicht aus mehreren Unternehmen

zusammensetzen.273

Da die Geschäftsbetriebe der Kon-

zerntöchter letztendlich dem Konzern gehören, ist dieser die faktische Herrschaftsperson. Man könnte daher annehmen, über den Gedanken des mehrstufigen Mitbesitzes benutze der Konzern sein Zeichen in seinen Geschäftsbetrie-

265 Koppensteiner GRUR '72, 394 (400) 266 β / Η § 1 Anm. 78; Sieche S. 19 f. 267 ebenda 394 (399) 268 β / Η § 1 Anm. 78; Holtappels S. 59; Sieche S. 216 269 B/H § 17 Anm. 7 270 Holtappels S. 84; Riehle S. 174 271 Holtappels S. 62; Sieche S. 218 272 β / Η § 1 Anm. 16 273 sieche S. 219

C. Markenföhigkeit in qualitativer Hinsicht

ben. 274 Die Benutzung des Zeichens sei dem Konzern aus § 5 V I I 2 WZG zuzurechnen. Allerdings zeigt sich auch hier bereits an der erforderlichen Formulierung "in seinen Geschäftsbetrieben", daß von "einem" Geschäftsbetrieb im Sinne des § 1 WZG nicht die Rede sein kann. Eine Benutzung durch den Zeicheninhaber liegt daher auch dann nicht vor, wenn die aus mehreren rechtlich selbständigen Unternehmen stammenden Waren unter dem betreffenden Zeichen vertrieben werden, das dem gleichen Zeicheninhaber gehört und dieser auch noch der Eigentümer der Unternehmen ist. Denn auch die engsten wirtschaftlichen, finanziellen und organisatorischen Zusammenhänge verschweißen die Geschäftsbetriebe rechtlich selbständiger Unternehmen nicht zu einem gemeinschaftlichen und einheitlichen Betrieb.275 Damit ist de lege lata der Weg zum Konzernzeichen nur über die Gründung eines Zeichenverbandes oder über eine Individualmarke mit Gebrauchsüberlassung

gangbar.276

c. Holdingmarken Das Problem bei der Holding ist, daß sie keinen eigenen Geschäftsbetrieb unterhält und nicht rechtsfähig i s t . 2 7 7 Damit ist sie noch weniger als der Konzern zur Führung einer eigenen Individualmarke berechtigt. Bei ihr entfallt auch die Möglichkeit, über die Konzernspitze, das beherrschende Unternehmen, eine Individualmarke zu führen und diese den Tochtergesellschaften im Wege der Gebrauchsüberlassung zur Verfügung zu stellen. Stattdessen gibt es für die Holding de lege lata nur die Lösung über die Gründung eines Zeichenverbandes.278

274 Koppensteiner GRUR '72, 394 (396 u. 399 Fn. 49); Schreiner S. 155 f.; Sieche S. 222 ff. 275 β / Η § 1 Anm. 10; Schulze zur Wiesche GRUR '66, 359 (360) 276 B/H § 17 Anm. 7 277 Holtoppeis S. 62; Sieche S. 220 278 B/H § 17 Anm. 7

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4. Gütemarken Fraglich ist, ob Zeichen auch als Gütemarken markenfahig sind. Gütemarken sind dazu bestimmt, die Erzeugnisse einer Mehrheit meist unbekannter Hersteller nach ihrer Beschaffenheit zu kennzeichnen. 279

"Zweck der Gütezeichen ist, die Qualität von Waren oder Leistung kennzeichnen sowie im Rahmen des technischen Fortschritts oder der erwartung zu steigern und dem Verbraucher neutrale, verläßliche Infor nen für seine Marktauswahl zu geben. "280 Eine gesetzliche Grundlage für Gütezeichen gibt es n i c h t . 2 8 i Allerdings ist ihre Existenz unbestritten. Das ergibt sich bereits aus § 27, 2 GWB, der für Gütezeichen ein Diskriminierungsverbot aufstellt. Es soll grundsatzlich jedem offenstehen, Mitglied der Gütezeichengemeinschaft zu w e r d e n . 2 8 2 Daraus ergibt sich bereits eine weitere Voraussetzung des Gütezeichens. Träger muß eine Gütezeichengemeinschaft sein, die selbst keinen auf Herstellung oder Vertrieb von Waren oder zur Gewährung von Leistungen gerichteten Geschäftsbetrieb besitzen d a r f . 2 8 3 Das Gütezeichen ist daher ein Sonderfall des Verbandszeichens. Nicklisch sieht in der Existenz der begleitenden M a r k e 2 8 4 ein Indiz dafür, daß ein Gütezeichen auch ein Individualzeichen sein kann. Er macht dies an den Qualitätskontrollen des Markeninhabers f e s t . 285 Nicklisch übersieht dabei aber, daß diese Qualitätskontrollen lediglich die Vertrauensfunktion der Marke sichern. Die Vertrauensfunktion beim Gütezeichen geht aber weiter. Hier liegt der Hauptunterschied zu den gewöhnlichen Marken. Beim Gütezeichen garantiert ein neutraler Zeicheninhaber für die Qualität fremder Produkte, dort garantiert ein Zeicheninhaber für die Qualität seiner eigenen Produkte. Letzteres geschieht lediglich über das Risiko der eigenen Reputation, nicht aber expressis verbis. Beim Gütezeichen ist die Vertrauensfunktion zum

279 β / Η § § 1 7 - 2 3 Anm. 3; Knoblauch S. 29; Nicklisch S. 3 280 RAL-Grundsätze 1/1973 1. 281 Knoblauch S. 29; Nicklisch S. 3 282 RAL-Grundsatze 1/1973 2.5.4.; B/H § § 1 7 - 2 3 Anm. 3; Knoblauch S. 29 f. 283 Kleist S. 81; Knoblauch S. 29; Miosga S. 121; Nicklisch S. 20 284 s. 1. 285 Nicklisch S. 33 f.

C. Markenföhigkeit in qualitativer Hinsicht

bestimmenden Zeicheninhalt

geworden.286

kunftsfunktion existiert

mehr

nicht

und

Her-

o d e r ist z u m i n d e s t u n w e s e n t l i c h . 287

Eine Unterscheidungs-

Dies

e n t s p r i c h t a u c h d e r Verkehrsauffassung.288

Mit der Verkehrsauffassung wird auch begründet, daß das Patentamt, ohne sich auf eine entsprechende gesetzliche Regelung stützen zu können, vor der Eintragung eines Gütezeichens eine Unbedenklichkeitserklärung des RAL (Reichsausschuß fur Lieferbedingungen und Gütesicherung) verlangt.289 D e r Verkehr erwarte die Prüfung durch amtliche oder halbamtliche Stellen und daher falle ein vom RAL ungeprüftes Gütezeichen unter § 4 I I Nr. 4 W Z G (irreführende Zeichen).290 Dies ist zugleich der Grund dafür, daß Gütemarken nur als eingetragene Gütezeichen, nicht aber als Ausstattung schutzfähig sind. Der RAL wurde dem deutschen Normenausschuß (DNA) 1952 als selbständiger Ausschuß angegliedert und ist seit 1973 als eingetragener Verein rechtlich selbständig. Vor der Erteilung der Unbedenklichkeitserklärung führt er nach seinen eigenen Grundsätzen ein Anerkennungsverfahren durch, daß dem Antragsverfahren vor einer stattlichen Behörde g l e i c h t . 2 9 i Voraussetzungen der Erteilung der Unbedenklichkeitserklärung sind unter anderen: -

V o r l a g e d e r Satzung292

- Offenlegung

der

Prüfvorschriften

u n d -verfahren sowie der

Bedingungen

für die Verleihung des Gütezeichens293

- Rechtsfähigkeit der -

Gütegemeinschaft294

Mitgliedschaft i m RAL295

- Führen der Worte "Gütezeichen" und "RAL" im

Zeichenbild.296

286 V. Gamm § 1 Anm. 8

287 B / H

§§

17 - 23 Anm. 4

288 Miosga S. 120 289 B / H §§ 17 - 23 Anm. 5; Miosga S. 120; Nicklisch S. 28 290 B / H §§ 17 - 23 Anm. 5; Tilmann S. 329; mit Einschränkungen auch Nicklisch S. 41 291 Miosga S. 122; Nicklisch S. 47 292 RAL-Grundsatze 1/1973 2.6. 293 ebenda 2.5.3. 294 ebenda 2.2. 295 ebenda 296 ebenda 2.4.1.

Dritter Teil: Deutsches Recht

Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit bestehen höchstens wegen der beiden letztgenannten

Bedingungen.297

Als Résumé lassen sich Gütezeichen

mit den RAL-Grundsätzen folgendermaßen beschreiben: "Gütezeichen sind Wort- oder Bildzeichen oder beides, die als Garantieausweis zur Kennzeichnung von Waren oder Leistungen Verwendung finden, die bestimmte, an objektiven Maßstäben gemessene, nach der Verkehrsauffassung für die Güte einer Ware oder Leistung wesentliche Eigenschaften erfüllen und deren Träger Gütegemeinschaften sind, die öffentlich zugängige Gütebedingungen aufstellen und deren Erfüllung überwachen oder die auf gesetzlichen Maßnahmen beruhen. "298

II. Absolute Schutzvoraussetzungen Absolute Schutzvoraussetzungen der Marke sind diejenigen Bedingungen, die die Rechtsordnimg an den Schutz der Marke stellt, ohne Ansehung eventueller Gegenrechte anderer Zeichenbenutzer. Sie sind allein aus der Gestaltung der Marke selbst zu befriedigen.

1. Worte Die heute wohl gebräuchlichsten Marken sind Wortzeichen. Unter Worten ist hier die aussprechbare Aneinanderreihung von Buchstaben zu v e r s t e h e n . 299

a. Phantasieworte Phantasievolle Wortneuschöpfungen heißen Phantasieworte. Sie sind immer prima facie unterscheidungskräftig, haben also von Hause aus Kennzeichn u n g s k r a f t . 300

Bereits ein geringer Phantasiegehalt reicht hier

297 starke Bedenken hat Nicklisch S. 53 f. 298 RAL-Grundsatze 1/1973 1.2. 299 Hubmann § 38 12, S. 324 300 Köhler S. 139; Reimer-Ulmer S. 149 301 B/H § 4 Anm. 34

aus.30i

C. Markenföhigkeit in qualitativer Hinsicht

b. Worte im allgemeinen Sprachgebrauch aa. willkürliche,

beschreibende und suggestive Worte

Den Phantasieworten verwandt sind solche Worte, die zwar eine ursprüngliche Bedeutung haben, die aber im Zusammenhang mit dem Gut keinen Sinn gibt, der dem urspünglichen Bedeutungsgehalt entspricht. Bei solchen willkürlichen Worten nimmt der Verkehr regelmäßig eine Warenkennzeichnung an. Daher sind sie wie Phantasieworte prima facie unterscheidungskräftig und eintragungsfahig.302 Von willkürlichen Worten zu unterscheiden sind beschreibende Worte. Darunter sind gemäß § 4 I I Nr. 1, 2. Alt. WZG Worte zu verstehen, die Angaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung, über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse der Güter enthalten. Diese Aufzählung ist jedoch nicht als erschöpfend anzusehen. Gemeint ist vielmehr alles, was unter den Oberbegriff beschreibende Angabe fällt.303 Ausschlaggebend dafür ist, ob mit der Bezeichnung eine Aussage über das Gut gemacht wird, die so auch auf Konkurrenzgüter zutrifft. Ob ein Wort beschreibend ist, entscheidet sich in Ansehung der Verkehrsauffassung. Maßgeblich ist hier nicht die Meinung von Experten des Faches oder Philologen, sondern der allgemeine Sprachgebrauch des durchschnittlichen Verkehrsteilnehmers, und zwar ein beachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise. 304 Dieser Gedanke findet sich in der Beurteilung eines fremdsprachigen deskriptiven Wortes wieder. Grundsätzlich werden nur Worte des deutschen Sprachschatzes als beschreibend eingestuft. Ausnahmsweise kann auch ein fremdsprachiges Wort als beschreibend gelten, wenn es aus einer im Handel mit der Bundesrepublik Deutschland wichtigen Sprache

stammt.305

Entschei-

dend ist, ob der beschreibende Begriff auch in der fremden Sprache als solcher erkennbar

ist.306

Maßgeblich für diese Beurteilung ist die Wirkung auf

den deutschen Verkehr, wobei der Bildungsgrad des durchschnittlichen Ver-

302 KöhlerS. 161

303 B/H

§

4 Anm. 62

304 B/H § 4 Anm. 79; Knoblauch S. 39; v. d. Osten S. 26; Spengler/Weber S. 103

305 B/H

§

4 Anm. 55 u. 90

306 Viragh S. 101

Dritter Teil: Deutsches Recht

0

kehrsteilnehmers ausschlaggebend ist.307 Dieser Bildungsgrad wandelt sich aber im Zuge der zunehmenden Europäisierung zu größerer Sprachkenntnis.308 Beschreibende Worte aus toten Sprachen sind grundsätzlich nicht gefährdet. Eine Ausnahme besteht allerdings dann, wenn es sich, wie im Arzneimittelbereich fur Griechisch und Lateinisch entschieden, um eine anerkannte Fachsprache handelt. 309 Arzneimittelkennzeichen sind fur den Laien in der Regel Phantasieworte. Sie gelten aber dann als beschreibend, wenn sie insgesamt einen die Art, Zusammensetzung, Wirkung, Indikation, Darreichungsform oder ähnliches beschreibenden Begriff in fur den Fachmann sachund sprachgerechter Weise wiedergeben. 3 io So hat das OLG Hamburg VLMULSAN als originelle Phantasiebezeichnung anerkannt, obwohl sich die Bezeichnung aus Vieh, Emulsion und Sanus

zusammensetzten

Abwandlun-

gen beschreibender Zeichen, seien sie klanglicher oder bildlicher Art, gelten dann noch als beschreibend, wenn sie mit dem beschreibenden Zeichen wesensgleich sind.312 Seit der POLYESTRA-Entscheidung des BGH, in der der BGH das Zeichen POLYESTRA fur Garne und Zwirne aus Polyester als beschreibend eingestuft hat,3i3 ist Wesensgleichheit anzunehmen, wenn ein klanglich oder bildlich mit einem (nicht notwendig bereits bekannten) beschreibenden Begriff ohne weiteres verwechselbar ist. Dies ist immer dann anzunehmen, wenn feststeht, daß die Eintragung dem Zeicheninhaber ermöglicht, Mitbewerber im beschreibenden Gebrauch der Bezeichnimg zu behindera.314 Auch hierüber entscheidet die Verkehrsauffassung. Ob eine beschreibende Bezeichnung vorliegt, ist im Einzelfall mit Blick auf das jeweilige Gut zu

entscheiden.315

Denn ein und dasselbe Zeichen kann bei

einem Gut beschreibend wirken, bei einem anderen aber willkürlich gewählt erscheinen.316

Im übrigen ist nicht schon jede deskriptive Anspielung ein be-

schreibendes Zeichen. Es gibt vielmehr sogenannte Suggestivzeichen als Zwischenstufe zwischen willkürlichen und beschreibenden Zeichen. Sie enthalten 307 B / H § 4 Anm. 90 308 ebenda 309 B / H a.a.O.; Miosga S. 44 310 B / H §

4

Anm. 36

311 O L G H a m b u r g G R U R ' 4 9 , 4 2 2 ( 4 2 3 ) - VIMULSAN 312 B / H § 4

Anm.

95

313 B G H Z 5 0 , 2 1 9 - POLYESTRA

314 B/H § 4 Anm. 96 315 B / H § 4 Anm. 80

C. Markenföhigkeit in qualitativer Hinsicht

1

zum einen einen willkürlichen, phantasievollen Anteil, lehnen sich aber zu einem gewissen Teil an den beschreibenden Begriff a n . 3 i 7 Wird diese Anlehnung zu groß, handelt es sich bereits wieder um ein beschreibendes Zeichen. 318 Die Übergänge sind fließend und Abgrenzungen daher nur schwierig vorzunehmen. Maßgebliches Kriterium ist, ob die beschreibende Bedeutung offensichtlich ist, oder ob zuerst eine gedankliche Leistung, eine Folgerung, erforderlich i s t . 3 1 9 Die Unterscheidung zwischen willkürlichen und suggestiven Begriffen einerseits und beschreibenden Begriffen andererseits ist aber bedeutsam, da nur beschreibende Worte wegen § 4 I I Nr. 1, 2. Alt. WZG nicht eintragungsfähig sind.

"Derartige Wortbezeichnungen aber, die ihrer sprachüblichen Bede nach allein etwas über die Beschaffenheit oder über die Eigenschaften Ware aussagen und über diesen das Wesen der Ware beschreibenden hinaus keinerlei Eigenart aufweisen, sind von Natur aus, weil sie ihre grifflichen Bedeutung nach auf alle Waren gleicher Beschaffenheit u zutreffen, ungeeignet, eine Kennzeichnungsfunktion im Sinne eines He hinweises auszuüben. "320 Und im zweiten RlPPENSTRECKMETALL-Urteil heißt es:

"Je treffender und naheliegender die Bezeichnung die Beschaffenh Ware anspricht, desto weniger Anhaltspunkte bestehen dafür, daß der - auch, soweit er die Bezeichnung als solche kennt und mit einem bestim Unternehmen in Verbindung bringt - dazu neige, sie als zeichenmäßigen kunftshinweis aufzufassen; desto eher ist aber auch anzunehmen, daß d kehr der Bezeichnung bedarf, um seiner Vorstellung von bestimmten schaften einer Ware treffend Ausdruck zu geben. "321 Damit sind zugleich die Gründe herausgestellt, mit denen eine Eintragung der beschreibenden Worte versagt wird. Wenn ein Anbieter ein Zeichen wählt, das das Gut in einer Eigenschaft beschreibt, so gilt diese Beschreibung, auch wenn sie nicht auf der Ware oder Packung angebracht ist, auch fur die

316 Giefers S. 20 317 KöhlerS. 162 318 Giefers S. 19 319 B/H § 4 Anm. 65 320 BGHZ 30, 357 (363) - NÄHRBIER 321 B G H Z 9 2 , 151 ( 1 5 5 f . ) - RIPPENSTRECKMETALL Π

Dritter Teil: Deutsches Recht

Konkurrenzprodukte. Dies ist zumindest möglich. Damit stellt diese Beschreibung aber gerade kein Unterscheidungsmerkmal dar. Da diese Auffassung vom Verkehr in der Regel geteilt wird, fehlt es an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Zumindest sind beschreibende Worte nicht prima facie unterscheidungskräftig.322

Somit fallen sie auch unter § 4 I I

Nr.

1, 1. Alt.

WZG. Sie sind aber auch unter § 4 I I Nr. 1, 2. Alt. WZG expliciter aufgeführt. Der BGH hat in dem oben wiedergegebenen Urteil den Grund dafür angegeben: Der Verkehr bedarf der Bezeichnung, um die Eigenschaften der Produkte treffend zu beschreiben. Es besteht daher ein Freihalteinteresse des Verkehrs, das der Monopolisierung durch einen Zeicheninhaber entgegensteht und noch verstärkt wird durch den Werbevorteil, den eine beschreibende Bezeichnung mit sich bringt. 323 Dieses Freihalteinteresse ist der Hintergrund des § 4 I I Nr. 1, 2. Alt. WZG. Vierheilig nimmt nun an, fehlende Unterscheidungskraft paare sich regelmäßig mit einem Freihaltebedürfhis, es handele sich mithin um zwei Seiten desselben Sachverhaltes, um zwei Argumente auf verschiedenen Ebenen für die Beurteilung desselben S a c h v e r h a l t e s . 324 Eine Überprüfung dieser These an der Wirklichkeit hätte Vierheilig gezeigt, daß es auch unterscheidungskräftige Zeichen gibt, für die ein Freihaltebedürfhis besteht. Am deutlichsten wird dies weiter unten unter 2. und 3. werden, aber auch bei beschreibenden Worten ist es denkbar, daß eine Beschreibung nur auf das Produkt eines Anbieters zutrifft, nicht aber fur die Konkurrenzprodukte. Dann wäre die Beschreibung durchaus geeignet, dieses Produkt von den Konkurrenzprodukten zu unterscheiden. Es bestünde also Unterscheidungskraft. Gleichzeitig besteht aber weiterhin das Bedürfnis des Verkehrs, die Bezeichnung beschreibend zu verwenden. Auch im umgekehrten Fall ist Vierheilig nicht zuzustimmen. Ein Zeichen mag ein Phantasiewort oder ein willkürlich gewähltes Wort sein, das aber so unglücklich auf der Ware angebracht worden ist (ζ. B. zu klein), daß der Verkehr es nicht wahrnimmt. In diesem zwar sehr seltenen, aber doch denkbaren Fall bestünde zwar kein Freihaltebedürfhis an dem Zeichen, es mangelte aber an Unterscheidungskraft.

322 B/H Einl W Z G Anm. 29; Köhler S. 139; v. d. Osten S. 28; Ulmer-Reimer S. 149; Vierheilig S. 6; v. Metzen GRUR '56, 103 323 y. d. Osten S. 27 f.; Künsche« GRUR '63, 513; v. Metzen GRUR '56, 103 324 Vierheilig S. 7

C. Markenföhigkeit in qualitativer Hinsicht

Allerdings ist denkbar, daß eine Sprachentwicklung dergestalt einsetzt, daß die ursprünglich beschreibende Bedeutung des Begriffes in den Hintergrund tritt und das Zeichen in erster Linie als unterscheidender Herkunftshinweis aufgefaßt wird.325 Dieser Möglichkeit tragt § 4 I I I W Z G dadurch Rechnung, daß ein unter § 4 I I Nr. 1 W Z G fallendes Zeichen bei Nachweis von Verkehrsdurchsetzung eintragungsfahig ist.326 Bereits vorher kann das Zeichen im Falle erworbener Verkehrsgeltung Ausstattungsschutz

b e a n s p r u c h e n . 327

Aus dem Zusammenspiel der §§ 4 I I Nr. 1, 2. Alt., 4 I I I und 16 W Z G ergibt sich, daß auch nach der Eintragung wegen § 4 I I I W Z G aus dem Zeichen kein Abwehrrecht gegen eine Benutzung des Zeichens in seiner ursprünglichen beschreibenden Bedeutung

erwächst.328

Durch § 16 wird somit das Freihaltebe-

dürfhis der Mitbewerber auch gegenüber § 4 I I I W Z G

aufrechterhalten.329

Von Metzen begründet das damit, daß, wer beschreibende Begriffe zeichenmäßig gebraucht, auch das Risiko der Verwechselung mit beschreibendem Gebrauch der Konkurrenten trägt.330 Da dabei aber der Verbraucher mit seinem Interesse an Freiheit von Irreführung unberücksichtigt bleibt, wird in der Praxis jeder Gebrauch untersagt, der die Möglichkeit einer Verwechselung begründet.33i

Was ein lediglich beschreibender Gebrauch ist, ist schließlich

auslegungsfahig.

bb. Gattungsbegriffe Nach Beier sind Gattungsbegriffe alle Angaben, die nach der Auffassung des Verkehrs auf eine Gütergattung oder eine Güterbeschaffenheit hinweisen.332

Diese Definition ist nicht brauchbar. Sie vermengt unzulässigerweise

Gattungsbegriffe mit beschreibenden Begriffen. Der Bundesgerichtshof hat in seiner KUNSTSEIDE-Entscheidung die Ansicht vertreten, eine begriffliche Abgrenzung sei nicht möglich und auch nicht erforderlich: 325 v.d.Osten S. 28 326 Ulmer-Reimer S. 149 Fn. 129 327 Β/Η § 25 Anm. 47

328 B/H § 4 Anm. 62 u. § 16 Anm. 12; Köhler S. 174; v. Metzen GRUR '56, 103 (104); Miosga M A '60, 314 (324) 329 B/H § 16 Anm. 12; Miosga M A '60, 314 (325) 330 γ. Metzen a.a.O.

331 Kunschert GRUR '63, 513 (514) 332 Ulmer-Reimer (Beier) S. 149

Dritter Teil: Deutsches Recht

"Die Ausdrücke

m

Gattungsbezeichnung

m

und mBeschaffenheitsangabe * wer-

den in Rechtsprechung und Rechtslehre vielfach

einander gleichgesetzt,

es sich um den Gegensatz zur Herkunftsbezeichnung griffliche

Unterscheidung

wie im vorliegenden

wenn

handelt. Eine klare be-

beider Ausdrücke ist jedenfalls

dann, wenn es sich,

Falle, um die Bezeichnung gegenständlicher Erzeugnisse

handelt, auch kaum möglich, da die Gattungsbezeichnung

in solche Fällen

notwendig zugleich einen Hinweis auf die Beschaffenheit

der von ihr umfaßten

Erzeugnisse enthält. " 333 Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden. Es ist zuzugeben, daß ein Begriff zugleich Beschaffenheits- und Gattungsbezeichnung sein kann. Es gibt aber auch andere Fälle. Nicht jede Gattungsbezeichnung enthält zwangsläufig auch eine Beschaffenheitsangabe. Es handelt sich um zwei Begriffsebenen: "Beschaffenheitsangabe" bezeichnet den Informationsgehalt des Zeichens, "Gattungsbegriff" seine konventionelle Funktion. Es handelt sich daher weder um Alternativen noch gar um Synonyma. Vielmehr ist der Begriff im Einzelfall danach zu wählen, in welcher Eigenschaft man das Zeichen anspricht. Auf keinen Fall ist eine synonyme Verwendung statthaft. Der Grund fur die begriffliche Unterscheidung liegt darin, daß hier ein auch rechtlich bedeutsamer Unterschied besteht. Dieser zeigt sich bereits daran, daß der Gesetzgeber beschreibende Begriffe, wie oben dargelegt, in § 4 I I Nr. 1, 2. Alt WZG geregelt hat, fur Gattungsbegriffe, zumindest einen Teil derselben, aber eine gesonderte Regelung in § 4 I W Z G getroffen h a t . 3 3 4 Daraus ergibt sich insbesondere, daß fur Gattungsbegriffe nicht die Möglichkeit besteht, über einen Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eintragungsfähig zu werden. Dies ergibt sich aus der Definition der Gattungsbegriffe. Gattungsbegriffe sind die Bezeichnungen unter denen eine Gütergattung, also eine Gruppe vergleichbarer, miteinander konkurrierender Güter, dem Verkehr bekannt ist. Es ist offensichtlich, daß ein Zeichen nicht zugleich Gattungsbegriff sein und als Herkunftshinweis für ein einzelnes Produkt dienen kann. Dies ist nur dann denkbar, wenn es keine Konkurrenzprodukte gibt. Dann ist die Gattungsbezeichnung aber lediglich ein de facto-Herkunftshinweis, der sich aus der Marktlage, nicht aber aus dem Zeichen ergibt. Eine Umwandlung zur Marke ist nur dann möglich, wenn eine Sprachentwicklung dergestalt einsetzt, daß das Zeichen seine Eigenschaft 333 B G H Z 1 3 , 2 4 4 ( 2 5 1 ) - KUNSTSEIDE

334 Miosga S. 37

C. Markenföhigkeit in qualitativer Hinsicht

als Gattungsbegriff vollkommen verliert. Erst dann ist eine Verkehrsgeltung oder

auch eine

Verkehrsdurchsetzung

denkbar.

Solange

ein

Zeichen

Gattungsbegriff ist, kann es keine Verkehrsgeltung/-durchsetzung erwerben. Beides schließt sich begrifflich aus. Eine solche Sprachentwicklung wurde im ALPENMILCH-Fall

anerkannt,

ALPENMILCH

Kondensmilch nach Nachweis

s c h ü t z t e . 335

fur

in

dem das Reichsgericht von

das

Zeichen

Verkehrsgeltung

Hinsichtlich der Beurteilung von fremdsprachigen Ausdrücken

gilt fur Gattungsbezeichnungen das gleiche wie fur beschreibende

Worte:336

Fremdsprachige Gattungsbegriffe sind nur dann als Marken schützbar, wenn das inländische Publikum sie nicht als solche erkennt. Hierbei ist die grundsätzliche Bekanntheit der betreffenden Sprache nur eines von mehreren Kriterien. 337

Grundsätzlich sind zwei Unterarten der Gattungsbegriffe zu unterscheiden: - allgemeine Güternamen (Dies sind Zeichen, die von vornherein als Bezeichnung fur eine Gütergattung dienten und nicht als Herkunftshinweis beabsichtigt waren. Sie waren nie unterscheidungskräftig und sind daher schon nach § 1 W Z G nicht markenfahig.) - Freizeichen (Hierbei handelt es sich um ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen, die aber infolge einer Umbildung zum Gattungsbegriff ihre Unterscheidungskraft eingebüßt haben. § 4 I W Z G erklärt diese Zeichen ausdrücklich für nicht

eintragungsfähig.)338

Wie wird aus einem unterscheidungskräftigen Zeichen ein Freizeichen ? Ausgangspunkt einer solchen Entwicklung ist entweder der Mitgebrauch des Zeichens durch Konkurrenten 339 oder die Tatsache, daß es sich um eine Gütergattung handelt, die zum Zeitpunkt ihrer Markteinführung noch nicht mit einem Gattungsnamen belegt

war.340

In diesem letztgenannten, sehr häufig

vorkommenden Fall versteht das Publikum das Individualzeichen des Inventors als Gattungsbegriff. Es übernimmt lieber einen vorgegebenen Namen als 335 R G Z 1 6 7 , 171 - ALPENMILCH 336 g a j a ,

337 viragh S. 101 338 B/H § 4 Anm. 5; Giefers S. 36; Knoblauch S. 35; Manser S. 28 f.; Miosga S. 38; Seligsohn § 4 Anm. 2; Vierheilig S. 9 f.; Viragh S. 108 339 BGH GRUR '67, 100 (101) - EDEKA-SCHLOB-EXPORT; B/H § 4 Anm. 10; Vierteilig S. 9 f. 340 Köhler S. 197; Sperber S. 28; Tetzner § 15 Anm. 30 7 Arnade

Dritter Teil: Deutsches Recht

Gattungsnamen, als daß es einen eigenen kreiert. Ein Bedürfnis für einen Gattungsnamen besteht in dem Augenblick, in dem mehrere Anbieter das gleiche Produkt vertreiben. Vorher, in der 1-Produkt/1-Anbieter-Phase, die zum Beispiel infolge eines Patentes bestand, genügte dem Verkehr die Herkunftsbezeichnung. Am Ende dieser Phase vor die Wahl gestellt, ob er den vom Erzeuger angebotenen Namen übernehmen oder einen neuen erfinden soll, wird er regelmäßig ersteres vorziehen. Daher wirken insbesondere längere Monopolphasen markengefährdend. Vorbeugen läßt sich einer solchen Entwicklung nur, wenn man dem Publikum gleichzeitig mit dem ersten in Verkehr bringen des Gutes einen Gattungsbegriff neben dem Markennamen anbietet. Dieser Gattungsbegriff muß allerdings ein praktischer, das heißt ein leicht auszusprechender, einprägsamer sein. Sonst wird er vom Verkehr nicht angenommen und der Markenname muß doch als Gattungsbegriff herhalten. Der Mitgebrauch der Marke durch die Konkurrenz muß, um eine Entwicklung zum Freizeichen zu bewirken, durch eine größere Anzahl unabhängiger Betriebe im geschäftlichen Verkehr erfolgen. 341 Eine Entwicklung vom unterscheidungskräftigen Zeichen zum Freizeichen wird solange nicht als abgeschlossen betrachtet, wie noch ein irgendwie rechtlich beachtlicher Verkehrskreis in dem Zeichen einen Herkunftshinweis sieht. 342 "Aber die Auffassung

dieser Kreise (Verbraucher)

ist nach der ständigen

Rechtsprechung des erkennenden Senats (...) für die Frage jener Umbildung nicht entscheidend.

Anderenfalls

würden viele von den wertvollsten

Gemeingut werden.

Denn wenn jemand fortgesetzt

Zeichen

eine bestimmte Ware mit

einem ihm eingetragenen Zeichen versieht, so wird dieses Zeichen - besonders wenn die betreffende

Ware sich gut eingeführt

kums bald den Charakter Gattungsbezeichnung

hat - bei einem Teil des Publi-

einer Beschaffenheitsangabe

(...) dienen. Wollte

annehmen und als

man die Ansicht dieser Kreise als

entscheidend für die Umbildung des Zeichens zum Warennamen ansehen, so würde man den Zeichenschutz gerade der wertvollsten

Zeichen hinfällig

ma-

chen. Denn dem Zeicheninhaber würde die Gefahr, seine Ware nicht mehr als einziger unter der bekannt gewordenen Bezeichnung in den Verkehr

bringen

zu können, um so eher drohen, je mehr Kosten er für ihre Herstellung und für " 1 Manser S. 85 f. 3 4 2

RGZ 117, 408 (413) - LYSOL; B/H § 4 Anm. 10 f.; Vierheilig S. 19; Ladas GRUR Ausi.

'64, 418 (425)

C. Markenföhigkeit in qualitativer Hinsicht

weiteste Einführung zeichenrechtlichen,

in den Verkehr

auf gewendet hat. Das wäre nicht nur vom

sondern auch vom rein wirtschaftlichen

sinnig. Die Behauptung, ein eingetragenes Wortzeichen

Standpunkt wider-

habe sich zum freien

Warennamen umgewandelt oder es bestehe die Gefahr, daß dies geschehe, ist daher mit großer Vorsicht

zu behandeln. Deshalb kann eine solche

Umbildung nicht anerkannt werden, so lange noch ein beteiligter Verkehrskreis, betreffenden

sei es auch nur von Personen, die mit dem Vertrieb Ware oder mit der Herstellung oder dem Vertrieb

oder gleichzusammengesetzten

einer ähnliche

Ware befaßt sind, an der Bedeutung

Wortes als Hinweis auf die bestimmte Herkunftstelle

festhält. "343

Hierin liegt gewissermaßen eine Umkehrung der Erlangung eines Zeichenrechtes durch Verkehrsgeltung. Viragh spricht deshalb auch von negativer Verkehrsgeltung.344

Vierheilig vertritt die gegenteilige Ansicht. Er sieht in

dem Erfordernis, daß kein beteiligter Verkehrskreis in dem Zeichen mehr einen Herkunftshinweis sehen darf eine Durchbrechung des Prinzips der Maßgeblichkeit der

Verkehrsauffassung.

345 Dieser Formulierung kann nicht

zugestimmt werden. Auch bei der Verkehrsgeltung entscheidet, wie oben unter B.l.b.aa. ausgeführt, nicht eine Mehrheit der beteiligten Verkehrskreise. In beiden Fällen wird aber auf ein bestimmtes Quorum innerhalb der beteiligten Verkehrskreise abgestellt. Die Titulierung "negative Verkehrsgeltung" hat daher ihre Berechtigung. Das zeigt sich bereits daran, daß die Rückumwandlung vom Freizeichen zur Ausstattung durch den Erwerb von Verkehrsgeltung infolge der Anwendung des normalen Standards fur Verkehrsgeltung auch dann als vollzogen angesehen wird, wenn noch erhebliche Teile in der Angabe eine Gattungsbezeichnung

s e h e n . 346

Diese negative Verkehrsgeltung

wird aber immer nur mit Blick auf die jeweilige, konkrete Erscheinungsform des Zeichens festgestellt und auch jeweils nur fur bestimmte Güter. Daher ist die Eigenschaft eines Gattungsbegriffes ebensowenig ohne weiteres auf seine Übersetzung in eine andere Sprache, in Bildform oder auf das Versehen mit

343 R G Z 1 1 7 , 4 0 8 ( 4 1 3 ) - LYSOL

344 viragh S. 108 345 Vierheilig S. 19 346

RGZ

1 6 7 , 171 ( 1 8 0 ) - ALPENMILCH;

BGHZ

2 1 , 1 8 2 ( 1 9 3 ) - FUNKBERATER

der des

Dritter Teil: Deutsches Recht

irgendwelchen Zusätzen anwendbar**? wie auf die Verwendung desselben Begriffes fur eine andere Gütergruppe. 348

c. Slogans Ein Wortzeichen kann grundsätzlich aus mehreren Worten bestehen. 349 Allerdings muß das Zeichen dem Grundsatz der Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit des Zeichens genügen.350 Das Zeichen muß sich im Verkehr als in sich geschlossene Einheit präsentieren. Daran fehlt es, wenn das Zeichen aus längeren Sprüchen und Werbeversen besteht.35i Bloß, wie Viragh es vorschlägt,352 darauf abzustellen, ob der Slogan einen Hinweis auf den Namen des Anbieters enthält oder ob er einen inhaltlichen Sinn hat, erscheint aus diesem Grunde zu weit. Allerdings werden Slogans, die den Namen des Anbieters oder des Gutes enthalten, oft als Warenzeichen anerkannt, wenn sie zudem noch knapp gefaßt sind, wie: LAB DIR RATEN, TRINKE SPATEN!, PERSIL BLEIBT PERSIL!, MACH 'MAL PAUSE - COCA-COLA! etc..353 IN der Regel wer-

den Slogans nicht nach zeichenrechtlichen Grundsätzen, sondern gegen unzulässige Anlehnung an fremde Werbemaßnahmen nach allgemein wettbewerbsrechtlichen Grundsätzen aus § 1 UWG geschützt.354

d. Namen Bei der Beurteilung der Markenfahigkeit von Namen fließen auch Grundsätze des allgemeinen Namensrechtes mit ein. Diese lassen sich nicht herausfiltern, da sie dem Zeichenrecht in diesem Bereich den Rahmen abstecken.

347 B/H § 4 Anm. 8; Viragh S. 108 348 B/H § 4 Anm. 7 349 Knoblauch S. 33 350 Knoblauch S. 30; Lüdecke S. 17 f. 351 Knoblauch S. 30 352 viragh S. 109 353 b / H § 4 Anm. 54 354 Ulmer-Reimer S. 177 ff.

C. Markenföhigkeit in qualitativer Hinsicht

aa. persönliche Neimen

Persönliche Namen, insbesondere Vornamen, haben den Vorteil, daß sie Kennzeichnungskraft

aufweisen.355

Dies ist ihre ureigenste Bestimmung. Sie

entwickeln sich daher wesentlich seltener zu Freizeichen als andere Wortzeichen, weil der Verkehr in einem Namen meistens einen Herkunftshinweis sieht. 356

Allerdings gibt es auch Fälle von zu Freizeichen gewordenen Na-

men. Prominentes Beispiel ist der Name Singer der kurz nach der Jahrhundertwende zum Freizeichen wurde, heute aber wieder als Marke anerkannt i s t . 357

Das allgemeine Namensrecht hält fur den Kollisionsfall das Recht der Gleichnamigen bereit. Danach hat jedermann das Recht, sich unter seinem Namen im geschäftlichen Leben zu

engagieren.358

Reimer will dieses Recht

der Gleichnamigen als Durchbrechung des Prioritätsgrundsatzes auch im Markenrecht

anwenden.359

Auch Beier tritt fur eine Durchbrechung des Prio-

ritätsgrundsatzes ein. Er schlägt vor, im Kollisionsfall auf die Intensität der Verkehrsgeltung abzustellen.360 Gegen diese Auffassung spricht, daß sie zu einer erheblichen Verunsicherung des Verkehrs fuhren muß, da die Feststellung der Intensität der Verkehrsgeltung den Verkehrsteilnehmern nicht ohne weiteres möglich ist. Als vermittelnde Ansicht schlägt von Gamm vor, das Recht

der

Gleichnamigen

mit

der

Kollisionsregel

des

§

12

BGB

(Interessenabwägung), mit dem Erfordernis gegenseitiger Rücksichtnahme und mit dem Prioritätsgrundsatz dergestalt zu verbinden, daß der prioritätsjüngere Verwender unterscheidende Zusätze wählen muß.36i Die Vorzugswürdigkeit dieses Gedankens begründet der BGH in seinem MERCKLE-Urteil:

"Im übrigen wäre es nach sachlichem Recht nicht gerechtfertigt, aus Recht zur Führung eines Namens oder einer Firma, wie es sich im einz 355 B/H § 4 Anm. 51; Ulmer-Reimer S. 149 356 Manser S. 95 357 B/H § 4 Anm. 14 unter Hinweis auf RGZ 56, 160 - SINGER, in dem die Freizeicheneigenschaft festgestellt wurde. 358 BGHZ 4, 96 (105) - FARINA; BGH GRUR '66, 623 (625) - KUPFERBERG; V. Gamm Kap. 54 Anm. 5, S. 1053; Manser S. 96; Ulmer-Reimer S. 174 359 Ulmer-Reimer S. 174 360 Beier GRUR '66, 627 (628) 361 v. Gamm Kap. 54 Anm. 1, S. 1050 f.; so wohl auch BGHZ 45 , 246 (250) - MERCKLE; Manser S. 97

100

Dritter Teil: Deutsches Recht

aus den auf dem Gebiet des Firmenrechts entwickelten Grundsätzen zum der Namensgleichen ergibt, ohne weiteres ein Recht auf Eintragung e dementsprechenden Warenzeichens herzuleiten. Diese Grundsätze be vielmehr auf der Erwägung, daß der Familienname ein übliches und we sogar vorgeschriebenes Element zur Bildung von Firmenbezeichnungen daß es niemand verwehrt werden kann, sich in redlicher Weise im Ges leben unter seinem Namen zu betätigen. Anders als auf dem Gebiet d stärker persönlichkeitsorientierten Firmenrechtes besteht aber k Notwendigkeit, auch die Herkunft einer Ware durch Familiennamen kennzeichnen; ein schutzwürdiges Interesse an der Eintragung der gebildeter Zeichen kann jedenfalls dann nicht anerkannt werden, wen warenzeichenmäßige Gebrauch in ältere Warenzeichenrechte eines Mitbewerbers eingreift. "362 Hieraus wird auch deutlich, daß die mißbräuchliche Verwendung eines Namens nicht geschützt ist, sondern nur die r e d l i c h e . 3 6 3 Als mißbräuchlich gilt sowohl die zielgerichtete Verwendung des eigenen Namens zur Ausnutzung einer fremden Reputation,364 als auch die sogenannte Strohmanngründung über einen Namensgeber, der selbst an der Firma nicht oder nur unwesentlich beteiligt ist.365 Mit derartigem Mißbrauch hatte sich die Farina Entscheidung des B G H 3 6 6 auseinanderzusetzen: Auf eine Annonce im Rheinischen Merkur mit dem Wortlaut:

"Welcher Geschäftsmann ist in der Lage, den Namen Johann Maria Fa geschäftlich auszunutzen und die in der Familie vorhandenen Kölnisch ser-Rezepte gewinnbringend zu verwerten ? "367 meldete sich ein solcher Träger dieses in der Duftmittelbranche mit Wohlklang versehenen Namens, lieferte seinen Namen und seine Arbeitskraft, während seine Geschäftspartner die Geschäftsräume, -Verbindungen sowie das Kapital beisteuerten. Der BGH stellte fest:

362 B G H Z 4 5 , 2 4 6 ( 2 4 9 f.) - MERCKLE

363 BGHZ 4, 96 (99 f.) - FARINA; BGH GRUR '66, 623 (625) - KUPFERBERG; V. Gamm Kap. 54 Anm. 5, s. 1053; Manser S. 96; Ulmer-Reimer S. 174 364 Ulmer-Reimer S. 175 365 Ulmer-Reimer S. 174 366 B G H Z 4 , 9 6 - FARINA

367 ebenda 96 (97)

C. Markenföhigkeit in qualitativer Hinsicht

101

"Mißbräuchlich ist aber die Verwendung des Namens, wenn sie unter Umständen geschieht, die erkennen lassen, daß es dem Namensträger in erster Linie darauf ankommt, die durch andere Träger desselben Namens begründete Werbekraft auszunutzen und sich auf diese Weise unter Täuschung des Publikums geschäftliche Vorteile zu verschaffen, die nicht auf eigener Leistung be ruhen. "368

bb.fiktive Namen

Fiktive, also erdachte Namen sind grundsätzlich wie normale Wortzeichen zu behandeln. Allerdings besteht die Besonderheit, daß die im Kapitel über persönliche Namen (s. aa.) herausgestellten Grundsätze auch hier gelten. Das bedeutet, daß tatsächliche Träger dieses Namens nicht von der Verwendung desselben zumindest mit unterscheidenden Zusätzen abgehalten werden können. Eine Ausnahme besteht allein dann, wenn die Benutzung des Namens durch den Junioranwender als rechtsmißbräuchlich einzustufen ist.

cc. berühmte Namen

Die Verwendung berühmter Namen ist grundsätzlich zulässig. Allerdings darf nicht der irreführende Eindruck entstehen, die berühmte Persönlichkeit sei am Entstehen oder dem Vertrieb des Gutes in irgendeiner Form beteiligt. Außerdem ist die Einwilligung des Betroffenen erforderlich. Ihr Fehlen bedeutet jedoch allein einen Verstoß gegen Namensrecht oder allgemeines Persönlichkeitsrecht, aber nicht gegen M a r k e n r e c h t . 369

dd. historische und mythologische Namen

Das Namensrecht ist als besondere Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes ein höchstpersönliches Recht. Als solches ist es an die Persönlichkeit gebunden und mithin nicht vererblich. Daraus ergibt sich, daß hi-

368 ebenda 96 (100) 369 γ. Gamm Kap. 24 Anm. 9, S. 439

Dritter Teil: Deutsches Recht

10

storische und mythologische Namen markenfahig sind.370 Anerkannte Marken waren beispielsweise: REMBRANDT37I und N A P O L E O N . 3 7 2

ee. geographische

Namen

Unter einem geographischen Namen ist die Bezeichnimg zu verstehen, unter der ein bestimmter Teil der Erdoberfläche allgemein bekannt ist. Geographische Namen sind grundsätzlich nicht markenfahig. Sie sind nicht prima facie unterscheidungskräftig, und es besteht ein Freihaltebedürfhis fur s i e . 3 7 3 Dahinter steht die Befürchtung, der Verkehr könne in dem geographischen Namen eine geographische Herkunftsangabe sehen. Diese Befürchtung ist in der Regel berechtigt. Unter einer geographischen Herkunftsangabe ist jede unmittelbare oder mittelbare Angabe über die Herkunft von Gütern oder gewerblichen Leistungen aus einem bestimmten räumlichen Bereich zu verstehen, ohne daß es darauf ankommt, ob das fragliche Erzeugnis an einem bestimmten Ort als solches von besonderer Eigenart, Eigenschaft und besonderer Güte angeboten werden k a n n . 3 7 4 Maßgeblich für die Entscheidung, ob eine geographische Herkunftsangabe vorliegt, ist die Tatsachenfeststellung der V e r k e h r s a u f f a s s u n g . 3 7 5 Aus dem Vorgenannten wird deutlich, daß zwei Voraussetzungen vorliegen müssen, damit eine geographische Herkunftsangabe angenommen werden kann: - es muß nach der Verkehrsauffassung ein geographischer Name vorliegen. - dieser muß im Verkehr die Vorstellung von der Herkunft des Gutes aus dem betreffenden Gebiet

erwecken.376

Die geographische Herkunftsangabe enthält also eine Angabe über die regionale Güterherkunft. Sie beschreibt die regionale Güterherkunft, ist demnach ein Sonderfall des beschreibenden Zeichens und fällt deshalb unter § 4 I I Nr. 1, 2. Alt. WZG.377 Es besteht daher ein Freihaltebedürfhis, da Konkur370 γ, Gamm Kap. 24 Anm. 18, S. 446; anscheinend anderer Ansicht: B/H § 4 Anm. 51 371 L G D ' d o r f G R U R ' 6 6 , 3 7 9 - REMBRANDT 372 B G H G R U R ' 6 7 , 199 ( 2 0 1 ) - NAPOLEON Π

373 β / Η § 4 Anm. 70; Matthiolius S. 31; UlmerReimer S. 149 374 B/H Einl. WZG Anm.. 3; Friese S. 301 375 priese S. 304 376 priese S. 304; v. Gamm § 4 Anm. 105; Beier GRUR '63, 169 (178) 377 b / H § 4 Anm. 98

C. Markenföhigkeit in qualitativer Hinsicht

103

renzprodukte anderer Anbieter aus derselben Region dasselbe Zeichen mit demselben Recht benutzen k ö n n e n . 3 7 8 Es wird vertreten, in diesem Falle sei die geographische Herkunftsangabe auch nicht u n t e r s c h e i d u n g s k r ä f t i g . 3 7 9 Dies stimmt zwar fur die Güter, die der gleichen Region entstammen, aber nicht fur Konkurrenzprodukte aus anderen Regionen. Hier liegt also ein weiteres Beispiel fur das Auseinanderfallen von Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis vor. Wie bei allen beschreibenden Begriffen besteht auch bei geographischen Bezeichnungen die Möglichkeit, gemäß § 4 I I I WZG über den Nachweis der Verkehrsgeltung den Beweis zu erbringen, daß es sich nicht um eine geographische Herkunftsangabe handelt, sondern lediglich um einen als Marke verwandten geographischen N a m e n . 380 Allerdings können geographische Herkunftsangaben als Gütezeichen geschützt w e r d e n . 3 8 i Es gibt darüberhinaus geographische Namen, die bereits ausnahmsweise prima facie geschützt werden. Dies sind zunächst Phantasiebegriffe und willkürliche Begriffe. Erstere sind Begriffe, die zwar nach geographischen Namen klingen, aber tatsächlich nicht als solche existieren. Letztere sind Begriffe, die zwar geographische Namen darstellen, deren Verwendung in Bezug auf das konkrete Gut beim Verkehr eher die Vorstellung einer Marke als die einer geographischen Herkunftsangabe hervorruft, zum Beispiel Grönland für Speiseeis.382 Der geographische Name muß also als Herkunftshinweis ernsthaft in Betracht kommen.383 Zwei wichtige Ausnahmen sind die folgenden: Befindet sich das von der geographischen Herkunftsangabe beschriebene Territorium im Alleinbesitz des Zeichenverwenders, so besteht kein Freihaltebedürfhis und das Zeichen ist prima facie

eintragungsfâhig.384

Handelt es sich bei der beschriebenen Re-

gion um einen Teil der deutschen Ostgebiete und ist der Zeichenverwender ein Zwangsaussiedler aus dieser Region, so darf er das Zeichen verwenden, 378 B / H § 4 Anm. 71; v. Gamm Kap. 39 Anm. 230, S. 772 379 Matthiolius S. 31; Ulmer-Reimer S. 149 380 B/H § 4 Anm. 70; v. Gamm Kap. 37 Anm. 230, S. 773; Köhler S. 211; Ulmer-Reimer

S. 149 Fn. 129 381 Tilman S. 85 382 γ. Gamm Kap. 37 Anm. 251, S. 782; Spengler/Weber S. 103; Ulmer-Reimer (Beier) S. 497; Beier GRUR '63, 169 (178)

383 B/H

§

4 Anm. 72

384 B/H § 4 Anm. 75; v. Gamm Kap. 37 Anm. 231, S. 773; Köhler S. 209; v. d. Osten S. 29

10

Dritter Teil: Deutsches Recht

auch wenn das Gut nicht mehr aus dieser Region stammt.385 Der BGH nennt in seiner Rügenwalder Teewurst-Entscheidung hierfür zwei Gründe: Erstens, die Aussiedler könnten bei einer Änderung der politischen Lage wieder übersiedeln und dann muß ihnen die Herkunftsangabe vorbehalten sein. 386 Zweitens, der Verkehr verbindet mit dem Zeichen nicht die Herkunft aus der bestimmten Region, sondern aus dem Kreis der Produzenten, die dort ehemals ansässig waren.387

Ebenfalls kein Fall der geographischen Herkunftsangaben sind solche Bezeichnungen, die infolge einer Sprachentwicklung ihren Charakter als Herkunftsbezeichnung verloren haben und stattdessen als Gattungsbezeichnung g e l t e n . 3 8 8 Geographische Herkunftsangaben neigen dazu, vom Verkehr als Gattungsbegriff aufgefaßt zu werden, sie tragen sozusagen den Keim der Gattungsbezeichnung bereits in s i c h . 389 Der BGH hat dies für die Bezeichnung STEINHÄGER entschieden, weil der Verkehr weder die westfälische Stadt Steinhagen kenne, noch gar ihre Bedeutung für die Branntweinherstellung, die Bezeichnung STEINHÄGER aber im Verkehr für Wacholderbranntwein - auch solchen, der außerhalb Steinhagens gebrannt wurde - als Gattungsbegriff g e l t e . 3 9 0 Diese Formulierung unterstützt zugleich die oben (b.bb.) gewählte Formulierung von der umgekehrten Verkehrsgeltung. Einige dieser Gattungsbegriffe sind im Laufe der Jahre bereits so vom Sprachgebrauch abgewandelt worden, daß es schwerfallt, den geographischen Kern noch zu entdecken. Solche Begriffe sind zum Beispiel Satin (Zeitun/China), Apfelsine (Apfel aus Sina = China), Pfirsich (Persique = Persien) oder Fayence ( F a e n z a / I t a l i e n ) . 3 9 i Wie bei allen Gattungsbegriffen kann auch bei geographischen Gattungsbegriffen versucht werden, die Bezeichnung aus dem Bereich der Gattungsbegriffe " z u r ü c k z u h o l e n " . 3 9 2 Dieser Prozeß der Rückumwand-

385 priese S. 306 386 B G H G R U R ' 5 6 , 2 7 0 ( 2 7 1 ) - RÜGENWALDER TEEWURST

387 ebenda 270 (272 f.) 388 v. Gamm Kap. 37 Anm. 239, S. 779; Tilman S. 148; Ulmer-Reimer (Beier) S. 487 389 Tilman S. 148; Ulmer-Reimer (Beier) S. 487

390 BGH GRUR '57, 128 (130) - STEINHÄGER 391 weitere Beispiele s. Matthiolius S. 11; Ulmer-Reimer (Beier) S. 486 392 v.Gamm Kap. 37 Anm. 240, S. 779; Tilman S. 169; Ulmer-Reimer S. 492 f.

C. Markenföhigkeit in qualitativer Hinsicht

10

lung kann durch die Verwendung relokalisierender Zusätze wie Ur-, Originaloder Alt- etc. eingeleitet w e r d e n . 3 9 3

e. Abkürzungen und Spitznamen Unter dieser Überschrift werden nur die Abkürzungen behandelt, die aussprechbare Worte darstellen, nicht aber bloße Aneinanderreihungen von Buchstaben. Diese werden im folgenden unter 2. behandelt. Allerdings werden falsch geschriebene oder aus Abkürzungen zusammengesetzte, teleskopierte Worte e r f a ß t . 3 9 4 Abkürzungen und Spitznamen sind daher Worte. Wie Worte sind sie prima facie eintragungsfähig, wenn sie dem Verkehr als Phantasiebezeichnungen erscheinen. Damit ist die Neigung des Verkehrs, Abkürzungen längerer Kennzeichnungen zu bilden, a n e r k a n n t . 3 9 5 Wie bei Worten wird Abkürzungen von beschreibenden oder Gattungsbegriffen der Schutz versagt, wenn der Verkehr sie als solche e r k e n n t . 3 9 6 Aus diesem Grunde hat das Bundespatentgericht dem Zeichen ISO-3 die Eintragung verwehrt, weil in dem Zeichen ein Hinweis darauf zu sehen sei, daß die damit gekennzeichneten Steine, Leichtbauplatten etc. der ISO-Norm e n t s p r e c h e n . 3 9 7 Abzustellen ist auf den Horizont des durchschnittlichen Letztverbrauchers. Daher ist eine Eintragung auch dann noch möglich, wenn der Fachverkehr, nicht aber der Endverbraucher in dem Zeichen einen beschreibenden oder einen Gattungsbegriff s i e h t . 3 9 8 Wird das Zeichen als beschreibender oder als Gattungsbegriff beurteilt, so wird es genau wie diese behandelt.

393 Friese S. 306; v. Gamm Kap. 37 Anm. 241, S. 779 f.; Matthiolius S. 18; Ulmer-Reimer (Beier) S. 495 394 v i r a g h S. 106

395 Miosga S. 47 396 BPatGE 7, 150 (151 f.) - ISO-3; B/H § 4 Anm. 81; Miosga S. 43 397 BPatGE 7, 150 (151 f.) - ISO-3 398 Miosga S. 47

Dritter Teil: Deutsches Recht

10

2. Buchstaben Einzelbuchstaben und Zusammenstellungen von Buchstaben, die nicht als Wort anzusehen sind, sind gemäß § 4 I I Nr. 1, 2. Alt. W Z G nicht eintragungsfähig. 399

"Buchstabenzusammenstellungen, die kein aussprechbares Wort erg entbehren grundsätzlich der Fähigkeit, vom Verkehr als Phantasiewort Name aufgefaßt zu werden, weil sie von Natur aus der individualisierend Eigenart entbehren. (...) In der Regel wird derartigen Buchstabenzusamm stellungen, die nicht lautlich ausgeschrieben sind, und die im Verkehr, wenn sie die Abkürzung eines Firmennamens oder einer besonderen schäftsbezeichnung darstellen, ohne Kenntnis der vollständigen Bezeic willkürlich erscheinen, bereits die für einen Normalschutz erforderliche terscheidungskraft abgesprochen werden müssen. Aber selbst wenn der Buchstabenzusammenstellung eine gewisse Kennzeichnungskraft zuzubi ist, fehlt ihr nach der Verkehrsauffassung die Eigenschaft, wie ein Na wirken, solange sie sich nicht als Bezeichnung für ein bestimmtes Unter men innerhalb beteiligter Verkehrskreise durchgesetzt hat. (...) Die gege lige Auffassung würde zu einer Monopolisierung derartiger Buchstabe sammenstellungen führen, die grundsätzlich dem Allgemeingebrauch v halten bleiben müssen. Aus dem gleichen Rechtsgedanken versagt auch Nr. 1 WZG solchen Buchstabenverbindungen die Eintragung in die Ware chenrolle, solange sie sich nicht als Kennzeichen der Waren des Anmelde Verkehr durchgesetzt haben. ".400 Entgegen dieser noch in der KAUFSTÄTTEN FÜR ALLE-Entscheidung des BGH

vertretenen

Ansicht

wird

heute

auch

das

bloße

phonetische

Ausschreiben von Buchstaben nicht mehr anerkannt, wenn sich dabei nicht ein aussprechbares Buchstaben

ist

Wort nicht

bildet.40i

Auch

ausreichend.402

ein bildhaftes

Umgestalten

der

Diese

gelten

fur

Regeln

auch

fremdländische Buchstaben, es sei denn, sie könnten wie chinesische

399 RG GRUR '30, 197 (199) - I.G.; B/H § 4 Anm. 57; Hubmann § 38 Π 2, S. 226; Knoblauch S. 38; Miosga S. 40; Spengler/Weber S. 102; Ulmer-Reimer S. 149 Fn. 129; Vierheilig S. 6 4 0 0 B G H Z 1 1 , 2 1 4 ( 2 1 7 f . ) - KAUFSTÄTTEN FÜR ALLE

401 β / Η § 4 Anm. 58 m.w.N. 402 β / Η § 4 Anm. 59

C. Markenföhigkeit in qualitativer Hinsicht

Buchstaben als Bildzeichen aufgefaßt

werden.403

10

Wie für alle von § 4 I I Nr.

1, 2. Alt. W Z G erfaßten Zeichen besteht auch für Buchstabenzeichen die Möglichkeit des Ausstattungsschutzes nach § 25 W Z G , beziehungsweise der Eintragung gemäß § 4 I I I W Z G bei Nachweis von Verkehrsdurchsetzung. 404 So schützte das Reichsgericht die Buchstabenkombination I.G. wegen Nachweises von Verkehrsgeltung als Ausstattung.40^

3. Ziffern Für Ziffern und Ziffernkombinationen gilt das bereits für Buchstaben und Buchstabenkombinationen Gesagte analog. 40 * Allerdings ist anzumerken, daß auch die Darstellung von Zahlen als Bruchzahlen oder Worte unter § 4 I I Nr. 1, 2. Alt. W Z G fällt, 4°7 da dort die Formulierung "Zahlen" und nicht "Ziffern" gewählt wurde. Auch die Kombination von Ziffern und Buchstaben ist nicht prima facie eintragungsfähig. 40»

4. Farben Farben sind nicht prima facie markenfahig. Besteht auch dahingehend Einigkeit, so ist doch umstritten, aus welchem Grund eine solche Beschränkung besteht. Zum Teil wird angeführt, dies läge an der mangelnden Unterscheidungskraft der

Farben.40^

Der Verkehr erblicke üblicherweise in der Farbe

keinen Herkunftshinweis. Damit könne ihm gegenüber eine besondere Farb-

^ 3 B/H § 4 Anm. 57 4 0 4

RG GRUR '30, 197 (199) - I.G.; B/H § 4 Anm. 57; Hubmann § 38 Π 2, S. 226; Knob-

lauch S. 38; Miosga S. 40; Spengler/Weber S. 102; Ulmer-Reimer S. 149 Fn. 129; Vierheilig S. 6 4°5 RG GRUR '30, 197 - I.G. 4°6 RG GRUR '30, 197 (199) - I.G.; B/H § 4 Anm. 57; Hubmann § 38 Π 2, S. 226; Knoblauch S. 38; Miosga S. 40; Spengler/Weber S. 102; Ulmer-Reimer S. 149 Fn. 129; Vierheilig S. 6 4°7 β / Η § 4 Anm. 60 M * B/H § 4 Anm. 61; Miosga S. 41 ^

BGH GRUR '70, 75 - STREIFENMUSTER; Adler S. 93; B/H § 1 Anm. 60; v. d. Osten S.

41; Blasendorff GRUR '54, 294 (298); Schulze zur Wiesche GRUR '65, 129; Utescher Mitt. •59, 293 (299)

Dritter Teil: Deutsches Recht

10

gebung keine Markenfunktion erfüllen.4io Dem widerspricht allerdings, daß eine Farbe die Unterscheidungskraft anderer Zeichen, seien es Wort- oder Bildzeichen, erhöhen k a n n . 4 i i Weiterhin wäre dann unverstandlich, weshalb Farben oft als verkaufspsychologisch günstige Verkaufshilfe oder als Qualitätshinweis verwendet werden (ζ. B. G o l d p a c k u n g ) . 4 i 2 Letzteres weist eher auf ein bestehendes Freihaitebedürfhis hin. Farben werden als Verkaufshilfen und Qualitätshinweise benötigt und die Zahl der verkaufspsychologisch günstigen Farben, 4 ! 3 wie auch die Farbskala generell, sind begrenzt. 4!4 Die Monopolisierung einer Farbe würde daher die Konkurrenten behindern. Dem hält Schulze zur Wiesche entgegen, daß die Farbe naturgemäß nicht allein auftritt, sondern immer in Verbindung mit einer Form, also in flächen- oder figurmäßiger Beschränkung. In diesem Falle gäbe es aber kein Problem der Erschöpfung der Farbskala, mithin des Freihaltebedürfhisses, sondern lediglich eines mangelnder Unterscheidungskraft, weil der Verkehr die Farbe nicht isoliert, sondern nur in Verbindung mit der Fläche/Form sehe.4i5 Daran ist richtig, daß Farben überwiegend als Kombinationszeichen auftreten. 4 ^ Das besagt aber noch nicht, das eine Farbe grundsätzlich keine Unterscheidungskraft besitzt. Andererseits schließt es nicht aus, daß eine Monopolisierung eines Farbtons für einen Anbieter, die Konkurrenten behindert. Es wird lediglich deutlich, daß bei einem Kombinationszeichen keine Gefahr der Behinderung der Konkurrenten besteht, da eine Monopolisierung der Farbe nur für die betreffende Fläche/Form erfolgt, nicht aber für die ganze Gütergattung. Dies ist aber hier nicht das Problem. Schulze zur Wiesches Angriff geht daher fehl. Ebenso ist die Tatsache, daß Farben bevorzugt als Qualitätshinweis verwandt werden, kein Gegenargument gegen eine mangelnde Unterscheidungskraft prima facie, die darauf beruht, daß der Verkehr nicht ohne weiteres in einer Farbe einen Herkunftshinweis sieht. Die Verknüpfung einer 4

1 0 v . d. Ostens. 41

4

1 1 Blasendorff GRUR '54, 294 (298); Utescher Mitt. '59, 293 (299)

4

1 2 B/H § 25 Anm. 39; v. d. Osten S. 42; Hefermehl, Möhring-FS 225 (234); Schulze zur

Wiesche GRUR '65, 129 (134) 4

13 B/H § 25 Anm. 59; Miosga S. 145; v. d. Osten S. 41

414 Garsky S. 23; Vierheilig S. 147 f. 4

15 Schulze zur Wiesche GRUR '65, 129 (134)

4

1 6 B/H § 25 Anm. 36; Hefermehl, Möhring-FS 225 (233); Blasendorff GRUR '54, 294

(297)

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

10

bestimmten Farbe mit einer bestimmten Qualitätsstufe muß vom Verkehr erst erlernt werden. Genauso kann der Verkehr auch einen Herkunftshinweis mit einer Farbe verbinden. Dies ist gerade der Unterschied zwischen prima facie Unterscheidungskraft und durch Verkehrsgeltung erworbener. Es bleibt daher festzuhalten, daß sowohl die nicht prima facie vorhandene Unterscheidungskraft wie auch ein bestehendes Freihaltebedürfhis grundsätzlich gegen die Eintragung einer Farbe als Marke sprechen. Damit ist aber nicht gesagt, daß eine Farbe nicht auch Verkehrsgeltung erwerben oder sogar nach § 4 I I I W Z G eingetragen werden kann. Es ist anerkannt, daß eine Farbe Ausstattungsschutz erlangen

kann.417

Das OLG Ham-

burg bejahte den Ausstattungsschutz der gelb/roten Packungen der MaggiGewürzmischungen nach folgenden Ausführungen: "Ist... davon auszugehen, daß die von der Antragstellerin hing ihrer Waren kehrskreise tragstellerin

verwendete

Kombination

als Hinweis auf deren Herkunft

auf der Verpak-

innerhalb der beteiligten aus dem Geschäftsbetrieb

Verder An-

gilt, so kann dieser Schutz daran auch nicht mit der Begründung

versagt werden, daß die Farben Gelb und Rot wegen der begrenzten Anzahl von Farben und ihrer besonderen Werbewirkung

für die Mitbewerber freige-

halten werden müßten. Nach einhelliger Auffassung tion, die Verkehrsgeltung

ist einer Farbkombina-

erlangt hat, Rechtsschutz zu gewähren. " 418

Eine starker ins Auge springende ungewöhnliche Farbe wird leichter Verkehrsgeltung erlangen als eine allgemein gehaltene

Grundfarbe.4i9

Allerdings sind hinsichtlich der Ausstattungsfähigkeit von Farbzeichen Einschränkungen zu machen. Eine Beschränkung hat der BGH in seiner

FORM-

STREP-Entscheidung genannt: "Der Farbton, fur den Schutz begehrt wird, muß konkretisiert werden. Die generelle Schutzfähigkeit einer bestimmten Gestaltung in jeder Farbe kann

417 RG GRUR '33, 39 (40) - GELB/ROT; BGHZ 16, 82 (87) - WICKELSTERNE; BGH GRUR ' 5 7 , 3 6 9 ( 3 7 2 ) - ROSA-WEIBE PACKUNG; B G H G R U R ' 6 2 , 2 9 9 ( 3 0 2 ) - FORM-STRIP; B G H

GRUR

' 6 4 , 6 2 1 ( 6 2 3 ) - KLEMMBAUSTEINE; O L G H a m b u r g D B ' 6 8 , 2 1 2 - FARBKOMBINATION GELB/ROT;

Adler S. 21; B/H § 25 Anm. 53; Garsky S. 23; Hauber S. 12; Miosga S. 143; v. d. Osten S. 41; Ulmer-Reimer S. 162; Hefermehl, Möhring-FS 225 (230); Schulze zur Wiesche GRUR '65, 129 (130) 418 O L G H a m b u r g D B ' 6 8 , 2 1 2 ( 2 1 3 ) - FARBKOMBINATION GELB/ROT

419 Garsky S. 24

Dritter Teil: Deutsches Recht

10

zumindest nicht durch Ausstattungsschutz an Farben gerechtfertigt werden. "420 Diese Formulierung ist mißverständlich. Gemeint ist nicht, daß Ausstattungsschutz durch die Verwendung unterschiedlicher Farbtöne oder gar Farben nicht erlangt werden kann. Ein solches objektives Hindernis müßte damit gerechtfertigt werden, daß der Verkehr bei Verwendung einer derart breiten Farbpalette nicht in der Lage ist, in der Farbgebung einen Herkunftshinweis zu sehen. Hierüber entscheidet allerdings allein der Verkehr. Es ist müßig, festzustellen, ob der Verkehr in einer Farbgebung einen Herkunftshinweis erblicken kann. Es reicht aus, im Einzelfall zu überprüfen, ob der Verkehr tatsächlich einen Herkunftshinweis annimmt. Gemeint hat der BGH vielmehr, daß Verkehrsgeltung immer nur für den konkreten Farbton erworben wird, nicht aber gleich fur alle ähnlichen oder überhaupt alle Farben. Eine echte objektive Beschränkung der Ausstattungsfahigkeit, die nach herrschendem deutschen Recht im vorhinein zu prüfen ist, ist, daß eine wesensbestimmte Farbgebung nicht schutzfahig ist. Eine solche wesensbestimmte Farbgebung liegt immer dann vor, wenn die Farbgebung nicht willkürlich gewählt ist, sondern sich natürlicherweise, sei es aus dem verwendeten Material, sei es aus der Art des Produktes, ergibt.421 Dahinter steht der Gedanke des § 16 WZG. Auch in diesem Falle wäre die Verwendung der Farbe nicht zeichenmäßig. Mit diesem Argument hat der BGH in seiner KLEMMBAUSTEINE-Entscheidung die weiße Farbe von (Lego-) Klemmbausteinen nicht geschützt, weil sie an die Farbe von Häuserputz erinnere.422 Diese und ähnliche Entscheidungen stützen sich fälschlicherweise auf die ROTE HERZWANDVASE-Entscheidung des BGH, in der dieser den Schutz der roten Farbe für Herzwandvasen abgelehnt habe, weil rot typischerweise die Farbe für Herzen sei. Tatsächlich heißt es in dieser Entscheidung: "Es trifft

zwar zu, daß das Berufungsgericht

der Rotfärbung

von Herz-

wandvasen die A usstattungssch uttfäh igkeit abspricht, weil bei Herzen die rote Farbe die Naturgegebene und in der Darstellungsweise in Hertform

von Ziergegenständen

derart üblich sei, daß zwischen Form und Farbe eine begriffliche

Verbundenheit

bestehe. Das Berufungsgericht

hat aber gleichwohl über eine

4 2 0 B G H G R U R ' 6 2 , 2 9 9 ( 3 0 2 ) - FORM-STRIP

421 B/H § 25 Anm. 53 f.; v. d. Osten S. 42; Hefermehl, Möhring-FS 225 (228) 4 2 2 B G H G R U R ' 6 4 , 6 2 1 ( 6 2 3 ) - KLEMMBAUSTEINE

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

etwaige Verkehrsdurchsetzung

11

(...) Beweis erhoben. Diese tatsächlichen Fest-

stellungen (keine Verkehrsgeltung)

(...) rechtfertigen

Ablehnung eines Ausstattungsschutzes.

Es bedarf deshalb keiner Erörterung,

ob der Ansicht des Berufungsgerichtes

beizupflichten

genständen der roten Farbe für Herzmotive schlechthin die Ausstattungsfähigkeit

für sich allein bereits die ist, wonach bei Zierge-

mangels Kennzeichnungskraft

abzusprechen ist. "423

Der BGH hat in dieser Entscheidung also pragmatisch allein auf die Verkehrsgeltung abgestellt. Daß dieser Ansatz entgegen der Auffassung der ganz herrschenden Meinung richtig ist, wird noch im fünften Teil darzulegen sein. Schließlich ist erforderlich, daß der Verkehr in der Farbe einen selbständigen Hinweis auf die Herkunft des Gutes sieht.424 Wenn die Farbe Teil einer Kombination aus Wort/Bild einerseits und Farbe anderereseits ist, wird der Verkehr in der Regel in der Farbe keinen selbständigen Hinweis

erblicken.425

Dies gilt selbst dann, wenn die Farbe ohne ein Wort-/Bildzeichen nur in Kombination mit der Ware und ihrer Verpackung auftritt. Daher ist genau zu spezifizieren, wofür die Verkehrsgeltung besteht. Dann aber ist entgegen Hefermehl426

und

Blasendorff427

auch eine bestimmte Färbung der Ware aus-

stattungsfähig.428 Auch wenn der Verkehr darin üblicherweise keinen Herkunftshinweis erblicken wird und wenn eine solche Färbung verkehrsüblich und daher von einem Freihaltebedürfhis betroffen ist: hat die Farbe als solche Verkehrsgeltung erworben, sind all diese Bedenken hinfällig. Letztlich entscheidet der Verkehr. Den maßgeblichen Anteil an der Verkehrsgeltung mag durchaus die Werbung haben. Hier kann der Benutzer sogar ausdrücklich auf sein Farbzeichen hinweisen: "Achten Sie auf die braun-gelbe Packung! " In der

WLCKELSTERNE-

Entscheidung des BGH wurde ausdrücklich bemängelt, daß die Beklagte die grüne Farbe ihrer Wickelsterne als Hinweis auf ihr Unternehmen nicht beson-

423 B G H Z 1 6 , 2 9 6 ( 2 9 9 f . ) - ROTE HERZWANDVASE 424 O L G H a m b u r g D B ' 6 8 , 2 1 2 -FARBKOMBINATION GELB/ROT; A d l e r S . 2 1 ; B / H § 2 5 A n m .

57; Miosga S. 143; v. d. Osten S. 41; Hefermehl, Möhring-FS 225 (230) 425 Schulze zur Wiesche GRUR '65, 129 (131) 426 β / Η § 1 Anm. 60 u. Hefermehl, Möhring-FS 225 (233: hier wird ein abstrakter Farbenschutz ohne figürliche Begrenzung als Monopolisierung einer Farbe fur ein Unternehmen abgelehnt) 427 Blasendorff GRUR '54, 294 (298) 428 Schulze zur Wiesche GRUR '65, 129 (130) 8 A made

Dritter Teil: Deutsches Recht

1

ders propagiert hatte.429 Handelt es sich um eine Dienstleistung, ist unter einer solchen warennahen Verwendung, eine Verwendung zu verstehen, die in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang mit der Erbringimg der Dienstleistung steht, ζ. B. Verkaufsräume oder Dienstkleidung. Das Reichsgericht hat daher die gelb/rote Färbung von

Tankstellen*3«)

und das OLG Düsseldorf die

43

blaue Färbung von ARAL-Tankstellen 1 geschützt. Eine warennähere Verbindung ist bei Treibstoff auch kaum möglich. Im Bankwesen hatte sich die Identifikation der einzelnen Institute mit ihren Hausfarben Commerzbankgelb, deutsche Bank-blau und Dresdner Bank-grün erst durchgesetzt, als zur Verwendung der Farbe im jeweiligen Emblem noch die konsequente Verwendung auf Sparbüchern, Briefbögen, Häuserfassaden und den Buchdeckeln sämtlicher hauseigener Publikationen hinzukam. Aber auch bei anderen Gütern kann die Verwendung auf Lieferwagen und Verkaufsräumen oder anderen Werbeträgern die fur die Erlangung der Verkehrsgeltung maßgebliche sein, weil sie den größeren Werbeerfolg hat. In diesen Fällen muß nur zusätzlich eine güternahe Verwendung existieren. Farben sind daher im Stadium erworbener Verkehrsgeltung markenfähig.

5. Bildzeichen Bildzeichen sind die klassische Form der Marke. Sie umfassen nicht nur rein flächenhafte Darstellungen, sondern auch Präge- und Stanzzeichen.432 Grundsätzlich sind Bildzeichen eintragungsfähig. Sie unterliegen aber denselben Beschränkungen wie Wortzeichen. Daher sind Bilder historischer Personen prima facie markenfahig. So hat das Reichsgericht ein Bild Fritz Reuters, 433 das Landgericht Düsseldorf ein Bild Rembrandts 434 als schutzfahig anerkannt. Bei Bildern lebender Personen ist deren Zustimmung erforderlich. Wie bei Wortzeichen kann es auch bei Bildzeichen Freizeichen geben, wenn ursprünglich kennzeichnungskräftige Zeichen für Gütern einer Gattung von verschiedenen, untereinander nicht in Beziehung stehenden Anbietern offeriert 4

2 9 B G H Z 1 6 , 8 2 ( 9 4 ) - WICKELKERNE

4 3 4

0 R G G R U R ' 3 3 , 3 9 ( 4 0 ) - GELB/ROT

3 1 O L G D ' d o r f M u W ' 3 0 , 5 4 0 (541) - ARAL-TANKSTELLE

432 Lüdecke S. 50 433 R G Z 1 0 6 , 2 5 0 - MALZKAFFEE 434 L G D ' d o r f G R U R ' 6 6 , 3 7 9 - REMBRANDT

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

11

werden.435 Sie sind dann genau wie die Gattungsbegriffe nicht schutzfähig, solange sie die Freizeicheneigenschaft beibehalten. Prominentes Beispiel fur ein Bild-Freizeichen ist der ehemals mit Kennzeichnungskraft ausgestattete Äskulapstab. Schließlich kann auch ein Bildzeichen beschreibenden Charakter haben. Dies ist immer dann anzunehmen, wenn das Bildzeichen eine naturgetreue Darstellung des Gutes selbst,436 seiner Verpackung,437 seines Zweckes,438 oder einiger seiner technischen oder funktionellen Teile 4 3 9 ist. Aus diesem Grunde hat das Reichsgericht in seiner KLEIDERBÜGEL-Entscheidung die Abbildung der Ware in ihrer Verpackung nicht geschützt.440 Möglich ist allerdings eine eigentümliche, stilisierte oder symbolhafte Darstellungsweise.44i Wegen der Vielfalt der Darstellungsmöglichkeiten wird man in der Regel kein beschreibendes Zeichen annehmen.442 Ausschlaggebend ist, ob wenigstens ein gewisser Grad an Phantasie oder Überlegung seitens des Betrachters erforderlich ist.443 Dann handelt es sich nur um ein suggestives Zeichen. Der BGH behandelte dieses Problem in seiner PALMOLIVE-Entscheidung. Die Klägerin hatte Schutz für die zweidimensionale Wiedergabe ihrer Verpackungsform, der ΡALMOLIVE-Flasche, erstrebt. "Der zweidimensionalen

Wiedergabe

es an Unterscheidungskraft, wie herkömmlicherweise

der Verpackung

wenn sie naturgetreu

Verpackungen bildlich dargestellt

Eigenart entbehrende Abbildung einer Warenverpackung die für die Eintragung

oder der Ware fehlt

und damit so stattfindet,

des Warenzeichens

erforderliche

werden. Eine jeder

weist deshalb nicht Kennzeichnungskraft

auf"* Der BGH sah aber auch dann eine andere Situation als gegeben an, wenn die abgebildete Verpackung durch Eigentümlichkeiten vom Herkömmlichen

435 Knoblauch S. 35 436 β / Η § 1 Anm. 64; u. § 25 Anm. 71 v. d. Osten S. 26 Fn. 26 437 β / Η § 4 Anm. 43 438 b / H § 4 Anm. 47 439 b / H § 4 Anm. 42 440 R G M u W ' 2 7 / ' 2 8 , 5 2 4 - KLEIDERBÜGEL

441 B/H § 4 Anm. 42 442 b / H § 4 Anm. 64 443 b / H § 4 Anm. 79 444 B G H G R U R ' 6 4 , 4 5 4 ( 4 5 5 ) - PALMOLIVE

Dritter Teil: Deutsches Recht

1

abwich.445

Entsprechend hat der BGH in einer früheren Entscheidung die

zweidimensionale Darstellung der unettikettierten Flaschenform der ETTALER KLOSTERLIQEUR-Flasche

geschützt.446

Ein wesentlicher Unterschied zur

PALMOLIVE-Entscheidung liegt allerdings darin, daß bei letzterer das zweidimensionale Zeichen nicht auf der Ware oder ihrer Verpackung, sondern lediglich auf Prospekten, Ankündigungen, Geschäftsbriefen etc. verwandt wurde. Endlos verlaufende Musterungen und Verzierungen sind nicht markenfahig. Sie genügen nicht dem Grundsatz der Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit der Marke.447 Dieser Grundsatz besagt, daß Zeichen, die nicht übersichtlich sind, auch nicht einprägsam sind und daher nicht die erforderliche prima facie Unterscheidungskraft aufweisen. 448 Genau wie bei einfachen Umrahmungen, Verzierungen, Punkten, Strichen, linearen und geometrischen Figuren besteht bei diesen Endlosmustern außerdem die Gefahr, daß sie vom Verkehr als technisch oder ästhetisch bedingt aufgefaßt werden und damit von der Ware selbst nicht mehr unterscheidbar

sind.449

Exkurs: technisch oder ästhetisch bedingte Gestaltungen Dies führt zum Problemkreis technischer und ästhetischer Gestaltungen der Ware. Dieser Problemkreis betrifft Bildzeichen genauso wie dreidimensionale Zeichen. Da der Übersichtlichkeit halber eine zusammenhängende Darstellung dieses Problemkreises und der dazu angebotenen Lösungsansätze geboten erscheint, werden im folgenden auch dreidimensionale Zeichen betreffende Beispiele angeführt, wenn die Verwendung dieser Beispiele einem Verständnis förderlich ist. Wird für technische und ästhetische Gestaltungen Markenschutz gewährt, besteht, wie bereits im vorigen Kapitel angedeutet, die Gefahr, daß der Verkehr zwischen Marke und Ware nicht mehr zu unterscheiden vermag. Wollte man hier uneingeschränkt auf die Auffassung des Verkehrs vertrauen, könnte sogar ein Markenschutz für die Ware selbst entstehen. Damit hätte der An-

445 ebenda; kritisch dazu: Harmsen GRUR '64, 456 (457), der dies fur zu weitgehend hält 446 B G H G R U R ' 5 6 , 179 - ETTALER KLOSTERLIQEUR

447 B/H § 4 Anm. 53; u. § 25 Anm. 75; Knoblauch S. 30; Köhler S. 206 448 Lûdecke S. 17 f.

11

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

bieter ein markenrechtlich begründetes Herstellungsmonopol

e r w o r b e n . 450

Aber die Kennzeichnung der Ware durch sich selbst als Kennzeichnungsmittel ist

widersinnig.451

Abgesehen davon, daß die Begründung eines Herstel-

lungsmonopols nicht im Sinne des Markenrechts sein kann, das lediglich die Aufgabe hat, dem Verkehr ein Instrumentarium zur Verfügung zu stellen, mit dem er gleiche Waren verschiedener Hersteller voneinander unterscheiden kann, entsteht auf diesem Wege auch noch eine Kollision mit dem Patent- und Musterrecht.

45

2

Dies hatte bereits das Reichsgericht erkannt:

"Niemand kann eine technische Verbesserung, Benutzung der Ware erleichternde

Einrichtung

langen. Dadurch würde er in Wirklichkeit

eine den Gebrauch und die als Ausstattung geschützt ver-

ein Alleinrecht

- ein Monopol - auf

ein technisches Element erlangen, für das nur die zeitlich

beschränkten

Schutzrechte des Patentes oder Gebrauchsmusterschutzes gegeben sind. "453 Der BGH formulierte ähnlich in seiner FORM-STRIP-Entscheidung: "Die Anerkennung des Ausstattungsschutzes Merkmalen käme einem Alleinherstellungsrecht derschutz

an

wesensbestimmenden

gleich, das nur über den Son-

des Patent- und Gebrauchs-/Geschmacksmusterrechtes

möglich

ist. "454 Dieser Sonderschutz unterliegt dem Grundsatz, daß immaterielles Geistesgut, das der Einzelne geschaffen hat, nach Ablauf einer gewissen Zeit der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden muß, um den Fortschritt durch die Weiterentwicklung durch andere zu ermöglichen.455 Den gleichen Schutz auch über das Markenrecht unbefristet zu gewähren, hieße, den vom Gesetzgeber ausdrücklich nur befristet gewährten Schutz zu umgehen.456 Das heißt nicht, daß ein Markenschutz schon immer dann abzulehnen ist, wenn das Zeichen gleichzeitig eine technische oder ästhetische Funktion erfullt.457 Da Patent449 B/H

§

4 Anm. 52 f.

450 b / H § 25 Anm. 11; Hauber S. 7; Hubmann § 37 Π, S. 218; Miosga S. 142; v. d. Osten S. 37; Ulmer-Reimer S. 163; Wilde, Hefermehl-FS 223 (225) 451 Adler S. 27; B/H § 25 Anm. 5 452 Ulmer-Reimer S. 163 453 R G Z 5 4 , 173 ( 1 7 5 ) - PELOTON I 454 B G H G R U R 6 2 , 2 9 9 ( 3 0 1 ) - FORM-STRIP

455 b / H § 25 Anm. 11 456 R G Z 1 0 0 , 2 5 0 ( 2 5 4 ) - GASMESSERGEHÄUSE; V. d . Osten S . 4 3

457 Ulmer-Reimer S. 163

1

Dritter Teil: Deutsches Recht

und Musterschutz mit dem Schutz der einmaligen geistigen Urheberschaft und ihrer Innovation einen anderen Schutzzweck haben als das Markenrecht, das den Verkehr vor Täuschungen bewahren und dem Wettbewerber auch einen eventuell erworbenen Besitzstand in Form einer Ausstattung schützen will, liegt eine vollkommen andere Stoßrichtung bei diesen gewerblichen Schutzrechten vor.458 Daher ist ein Markenschutz in den Fällen zulässig, in denen das Bedürfnis nach einem Markenschutz schwerer wiegt als der Eingriff in die Wettbewerbsfreiheit. Erforderlich ist also eine wertungsjuristische Entscheidung. Wertungsmaxime muß sein, daß ein Markenschutz weder zu einem Produktionsmonopol fuhren und damit die Betätigung der Konkurrenten unbillig beschränkend noch die Interessen der Allgemeinheit beeinträchtigen darf. 4 6 0 Daraus wird gleichzeitig deutlich, daß entgegen der Ansicht von der Ostens und Vierheiligs, die in diesem Falle eine unzulässige Perpetuierung des Sonderschutzes annehmen,46i früherer oder bestehender sonderrechtlicher Schutz ohne Einfluß auf die Markenfähigkeit eines Zeichens ist.462 Wie aber bestimmen sich nun die Grenzen der Markenföhigkeit mit Blick auf technische und ästhetische Gestaltungen ? Das Reichgericht versagte technisch bedingten Gestaltungen grundsätzlich jeglichen Markenschutz.^ 3 Konnte noch in der BRIEFÖFFNER-Entscheidung der Eindruck entstehen, als sei die Absicht des Herstellers mit Blick auf die Gestaltungselemente relevant: "Die Ausstattung der Ware ist danach und nach den Begriffen des gewöhnlichen Lebens stets äußere Zuthat zu der Ware oder Kennzeichen äußerer Art, durch welche die Ware sich dem Auge des Kunden als die eines bestimmten Gewerbetreibenden präsentiert. Insofern steht die Ausstattung auf gleicher Stufe mit dem von Gesetze geschützten Warenzeichen. Die Ware kann auch andere unterscheidende Kennzeichen haben, in den Bestandteilen, der Konstruktion, der Formgebung, in Anordnungen, Verrichtungen, die dem Gebrauche oder dem technischen Zwecke der Ware dienen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß auch solche Kennzeichen in der Formgebung oder technischen

458 Adler S. 54; B/H § 1 Anm. 59; Garski S. 51; Vierheilig S. 124 459 Miosga S. 144; Tetzner § 25 Anm. 18; Vierheilig S. 133 f., der dies als Frei- haltebedürfnis bezeichnet, das auch als ultima ratio hinter der Auffassung des BGH stehe 460 Garski S. 61; v. d. Osten S. 38; Ulmer- Reimer S. 165; Vierheilig S. 144 461 γ. d. Osten S. 71; Vierheilig S. 124 ff., insbesondere S. 127 4 6 2 B G H Z 5 , 1 ( 6 ) - HUMMELFIGUREN; B G H G R U R ' 5 7 , 6 0 3 ( 6 0 4 ) - TASCHENSTREIFEN; B / H

§ 1 Anm. 64 u. § 25 Anm. 22 bzw. 29; Winkel S. 281

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

11

Gestaltung den Charakter der Ausstattung tragen können, wenn sie als gewollt und durch ihre äußere Erscheinung dazu geeignet sind. Aber ausgeschlossen, die Gestaltung zu technischem Zwecke als Ausstattung schützen, wenn sie als Ausstattung nicht gewollt ist oder nicht gewollt kann, weil sie im gemeinen Gebrauche ist, und ihre Verwendung desha mandem versagt werden kann. "464 so schließen das zweite Peloton-Urteil465 und das GASMESSERGEHÄUSE-

Urteil diese Lesart aus:

"Für die Frage, ob die Formgebung als Ausstattung den Schutz des WZG (a. F. - der Verfasser) genießen soll oder ob die Formgebung kein stattung, sondern eine technischen Zwecken dienende Gestaltung der ist, kommt es nicht auf die Absicht an, die der Formgeber bei der Gesta der Ware hatte, nicht auf den subjektiven Zweck, den er sich vorgeste den er erreichen wollte, sondern lediglich darauf, welchem objektive die Gestaltung dient, ob diese, objektiv betrachtet, geeignet ist, technische Funktion zu erfüllen und sie tatsächlich erfüllt, vielleicht ohne Wissen und Wollen des Gestaltenden. "466 Das Reichsgericht Schloß auch den technischen Zweck der Ware nur fordernde Gestaltungen vom Markenschutz aus467:

"Ein Ausstattungsschutz kann nach der begrifflichen Vorstellung d stattungsbesitzes als einer auf die Herkunft der Ware hinweisenden un nicht auf der Förderung technischer, das heißt der Gebrauchszwecke, teter Aufmachung der Ware nur dann in Frage kommen, wenn die Beso heit der Gestaltung nicht durch Förderung technischer Zwecke bedin mag sie an sich auch einem solchen Zwecke dienen. Für den Begriff de dingtseins durch Förderung technischer Zwecke ist es nicht erforderlic die verwendete Gestaltung zur Erreichung des beabsichtigten Gebrauch kes absolut notwendig ist in dem Sinne, daß nur die gewählte Gestaltun keine andere den technischen, das heißt den Gebrauchszweck, fördern vielmehr genügt, um die Möglichkeit des Erwerbs eines Ausstattungsb 463 Adler S. 9; B/H § 25 Anm. 15 m.w.N.; Winkel S. 272 4^4 R G Z 4 0 , 6 5 ( 6 7 ) - BRIEFORDNER 465 R G Z 6 9 , 3 1 ( 3 3 ) - PELOTON Π 4 6 6 R G Z 1 0 0 , 2 5 0 ( 2 5 4 ) - GASMESSERGEHÄUSE

467 Adler S. 10; B/H § 25 Anm. 15 m.w.N.; Wilde, Hefermehl-FS 223 (224)

Dritter Teil: Deutsches Recht

1

auszuschließen, daß die gewählte Gestaltung (Aufmachung) "sich als e praktisch angemessene Verwertung des technischen Elementes, das hei geeignetes Mittel zur Förderung der praktischen Brauchbarkeit der Ware stellt. "468 In dieser ZLGARLLLO-Entscheidung ging es um eine beantragte Ausstattung für eine bestimmte Verpackungsform: Innerhalb der Zigarilloschachtel waren von den in der oberen Lage befindlichen Zigarillos jeweils der zweite und vierte uneingepackt gelassen worden. Obwohl den Konkurrenten eine abweichende Gestaltung zumutbar gewesen wäre, verweigerte das Reichsgericht den Schutz mit der Begründung diese Verpackungsart erleichtere dem Kunden eine Qualitätskontrolle der Zigarillos.469 Ästhetische Gestaltungen hingegen waren nach Auffassung des Reichsgerichtes immer s c h u t z f a h i g 4 7 0 :

"Eine auf den ästhetischen Sinn gerichtete Gestaltung der Ware kann kein Warenzeichen sein, ist aber begrifflich eben ihre Ausstattung. Die stattung will die Ware zieren, ihr im Verkehr ein gefälliges äußeres Aus geben, wendet sich also geradeso wie das Geschmacksmuster an das A und den ästhetischen Sinn des Käufers. (...) Die Fähigkeit, auf den ästh schen Geschmack einzuwirken, haben Ausstattung und Geschmacksmus also gemein, und es kann keine Rede davon sein, daß diese Funktion e Funktion für technische, also Gebrauchszwecke gleichstünde, die der W den Ausstattungsschutz nimmt. "471 Aus diesem Grund schützte das Reichsgericht in der Entscheidung GRÜNE LAVENDELFLASCHE eine grünfarbene Flachflasche mit goldfarbenem Etikett und goldfarbener

Verschlußkappe.

Das Reichsgericht setzte sich dabei

darüber hinweg, daß die grüne Farbe auch den Zweck hatte, das anfallige Lavendelöl vor Zersetzung infolge Lichteinflusses zu schützen und daß die Flachform der besseren Unterbringbarkeit in Taschen diente. Möglich wurde dies dadurch, daß das Reichsgericht allein auf die Verkehrsauffassung abstellte:

468

RG

GRUR

'30,

967

(968)

-

ZIGARILLO;

FEUERLÖSCHER

469 kritisch zu diesem Urteil: B/H § 25 Anm. 24 470 Adler S. 10; B/H § 25 Anm. 16 m.w.N. 471 R G Z 1 0 0 , 2 5 0 ( 2 5 3 ) - GASMESSERGEHÄUSE

ebenso:

RG

GRUR

'43,

213

(214)

-

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

11

"Es ist richtig, daß die Ausstattung, die zum geschützten Kennzeiche Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb nach § 25 WZG werden eine willkürliche Zutat zur Ware oder ihrer Verpackung u. s. w. sein Notwendige Bestandteile der Ware selbst, die Gestaltung der Ware als (oder ihrer Verpackung oder Umhüllung), die einem Arbeits- oder Geb zweck dient, kann nicht Träger eines Ausstattungsschutzes sein. Es ma genügen, daß die Gestaltung, wenn auch nicht gerade unbedingt notwe aber doch dem Gebrauchszweck förderlich ist. Erst Zutaten und Beifüg die darüber hinaus in erster Linie den Zweck verfolgen, die Ware zu s ken und sie dem Käufer in gefälliger und ansprechender Form vorzufü können nach anerkannter Rechtsprechung Gegenstand des Ausstattu schutzes werden. (...) Darüber, ob im Einzelfall die Gestaltung der W oder ihrer Verpackung im wesentlichen einem Gebrauchszweck dien wegen des "ästhetischen Überschusses" über diesen Zweck besond Kennzeichen für die Herkunft der Ware sein kann und ist, entscheid Auffassung der beteiligten Verkehrskreise. " 472 Nach Auffassung des Reichsgerichtes waren also technische Gestaltungen, auch den technischen Gebrauchszweck nur fordernde Gestaltungen nicht schutzfahig, ästhetische Gestaltungen hingegen konnten zumindest als Ausstattung geschützt werden. Ob eine technische Gestaltung oder eine ästhetische Gestaltung vorlag, war nach der Verkehrsauffassung zu beurteilen. In diesem letzten Punkt revidierte das Reichsgericht seine Haltung allerdings in der FEUERLÖSCHER-Entscheidung:

"Der Satz vom Ausschluß des Technischfunktionellen vom Aussta schutz ist ein Bestandteil des objektiven Rechts, der von aller Auffass beteiligten Verkehrskreise unabhängig ist. (...) Der Verkehr entscheid ob sich eine Gestaltung bei ihm durchgesetzt hat, nicht darüber, ob solc Gestaltung rechtlich möglich ist. " 473 Der BGH bestätigte diese Auffassung später in seinem ZÄHLKASSETTEN-474 und seinem BUNTSTREIFENSATIN-Urteil.475

4 7 2

R G G R U R ' 4 0 , 4 5 ( 4 7 ) - GRÜNE LAVENDELFLASCHE

473 R G G R U R ' 4 3 , 2 1 4 ( 2 1 $ ) - FEUERLÖSCHER 474 B G H Z 1 1 , 1 2 9 ( 1 3 3 ) - ZÄHLKASSEITEN 475 B G H G R U R ' 6 2 , 1 4 4 ( 1 4 8 ) - BUNTSTREIFENSATIN

10

Dritter Teil: Deutsches Recht

Während die vom Reichsgericht gewählte, sehr undifferenzierte Abgrenzung wegen ihrer starren Handhabung oft zu unbefriedigenden Ergebnissen führte,476 bemühte sich der BGH um eine differenziertere Betrachtungsweise. Ausgehend von der Formulierung "mit einer Ausstattung versieht" des § 25 WZG schloß er wie schon das Reichsgericht, daß Ware und Marke etwas voneinander Verschiedenes sein müßten. Es sei aber ausreichend, daß diese Verschiedenheit rein begrifflich und nicht lediglich körperlich sei.477 Adler verdeutlicht diese Unterscheidung anschaulich mit dem Beispiel: Seife/Kugelform.478 Trotz stofflicher Einheit ist eine begriffliche Unterscheidbarkeit gegeben. Die Kugelform macht nicht das Wesen der Seife aus. Das Erfordernis der begrifflichen Unterscheidbarkeit zwischen Ware und Marke entspricht dem markenrechtlichen Grundsatz der Selbständigkeit des Zeichens. 479

Für technische Gestaltungen hatte der BGH diese Abgrenzung in seinem ZÄHLKASSETTEN-Urteil zum ersten Mal entwickelt. Diesem Urteil lag das Schutzbegehren eines Herstellers von Zählkassetten für Hartgeld zugrunde. Die Zählkassetten bestanden aus einzelnen Preßstoffmünzrinnen für jede Geldsorte, die nebeneinander, frei beweglich in einen flachen, offenen Holzrahmen eingepaßt waren. Jede Münzrinne war in Behälter für 5 Münzen unterteilt, die untereinander um mehrere Millimeter abwechselnd rechts oder links von der Rinnenachse seitlich versetzt waren, so daß bei Füllung der Münzrinne keine durchlaufende, sondern eine in Fünfer-Paketen gestaffelte Geldsäule entstand. Auf jeder Münzrinne war seitlich eine Skala angebracht, die den Wert der jeweils in der Rinne befindlichen Geldsäule anzeigte. Der BGH lehnte den Schutz der Zählkassetten als technisch bedingte Gestaltung ab.

"Der Ausstattungsschutz kann seinem Wesen nach nur an der äußeren scheinungsform einer Ware, an ihrem "Gesicht", haften und niemals die nische Lehre umfassen, die in der Gestaltung der Ware gegenständlich

476 Garsky S. 57 477 Adler S. 11; B/H § 1 Anm. 56 u. 25 Anm. 1 bzw. 5 f.; Garsky S. 9; Hauber S. 6; Lüdecke S. 21; Miosga S. 143; Ulmer-Reimer S. 162; Winkel S. 269 478 Adler S. 27 479 BGH GRUR '64, 621 (623) - KLEMMBAUSTEINE; Knoblauch S. 31; Lüdecke S. 20 ff.

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

worden ist. Diese technische Lehre bleibt grundsätzlich frei. "480

11

... für jederm

Als Abgrenzungskriterien legt der BGH fest:

"... Schutzfähige Ausstattungen können nur äußere Zutaten zur Ware sein, die zwar nicht körperlich von der Ware getrennt zu sein brauchte dern auch in einer charakteristischen Gestaltung der Ware selbst be könnten, immerhin aber begrifflich vom Wesen der Ware als solcher scheidbar sein müßten. (...) Alle diejenigen Elemente, des äußeren Ges bildes also, die das Wesen der Ware selbst ausmachen und durch den verfolgten Zweck technisch bedingt sind, gehören zur Ware und nicht stattung, können also nicht Gegenstand des Ausstattungsschutzes sein. In seiner BUNTSTREIFENSATIN-Entscheidung leitete der BGH dieses Ergebnis aus der Unterscheidungsfunktion der Marke her:

"Dies folgt aus der Unterscheidungsfunktion: Hiernach scheidet e stattungsschutz für solche Warenmerkmale aus, die das Wesen der seine eigentliche Substanz ausmachen. Denn Merkmale, die der Ware al cher ihre charakteristische, für die Nachfrage des Käufers entscheide genart verleihen, sind nicht geeignet, die fragliche Ware von gleiche zeugnissen anderer Hersteller zu unterscheiden. Auch würde die Anerk eines Ausstattungsschutzes an derartigen, das Wesen einer Ware bes den Merkmalen einem Alleinherstellungsrecht an der Ware gleichkomm sich damit als Sperre gegen den Vertrieb gleicher oder gleichartiger durch andere auswirken. Dies aber wäre mit dem begrenzten Zweck de stattungsrechtes als eines Warenkennzeichnungsmittels unvereinbar. " Ein Schutz besteht also immer dann, wenn die Marke sich vom Wesen der Ware unterscheiden läßt.

"Ob die Gestaltungselemente, für die Schutz begehrt wird, das Wes Ware bestimmen, entscheidet sich nach dem Zweck, den sie erfüllen und weiterhin danach, ob dieser Zweck für die Wertschätzung der Wa

4 8 0 B G H Z 1 1 , 1 2 9 ( 1 3 1 ) - ZÄHLKASSEXTEN

481 ebenda 129 (132) 4 8 2 B G H G R U R * 6 2 , 1 4 4 ( 1 4 8 ) - BUNTSTREIFENSATIN

Dritter Teil: Deutsches Recht

1

der durchschnittlichen Bedeutung ist. "483

Auffassung

ihres Abnehmerkreises

von maßge

Dieser Regel folgend versagte der BGH in seiner FORM-STRIP-Entscheidung den Markenschutz fur einen auf Sportschuhen aufgenähten Streifen. Dieser Streifen verlief vom Ballen bogenförmig bis zur Ferse, um diese herum und wieder zurück zum Ballen, sich dabei jeweils zur Ferse hin veijüngend. Technischer Zweck des Streifens war es, ein Durchscheuern des Leders im strapazierten Ballenbereich und ein Ausbeulen des Schuhes zu verhindern. Dieser Zweck wurde als fur Sportschuhe wesentlich angesehen.484 Unverständlicherweise dehnte der BGH, der nicht untersucht hatte, ob auch andere Gestaltungsformen diesen technischen Zweck erfüllten, sein Urteil aus auf die Kombination dieser Produktgestaltung mit einer farblichen Hervorhebung derselben. Er begründete dies mit dem Argument, die farbliche Gestaltung sei verkehrsüblich und gehöre damit zum Wesen der Ware. Daher bestehe ein Freihaltebedürfhis.485 Diese Entscheidung verstößt gleich in zwei Punkten gegen die ansonsten von der Rechtsprechung vertretene Auffassung. Erstens gehört etwas, das verkehrsüblich ist, damit noch nicht zwangsläufig zum Wesen der Ware. Hier liegt gerade die Abgrenzung zum Freihaltebedürfnis. Der BGH hat hier zwei verschiedene Argumentationsebenen vermischt. Zweitens ist der Schluß nicht zwingend, daß, weil die farbige Gestaltung von Farbstreifen auf Sportschuhen verkehrsüblich ist und weil die im fraglichen Fall farblich hervorgehobene Art der Gestaltung (Verstärkungsstreifen) als technisch bedingt angesehen wird, auch die farbliche Hervorhebung des Verstärkungsstreifens notwendig freihaltebedürftig ist. Es ist durchaus möglich, den Verstärkungsstreifen in derselben Farbe zu belassen wie den Schuh und zusätzlich Farbstreifen anzubringen. Im Kontrast zu dieser Entscheidung wurden in der KLEMMBAUSTEINE-Entscheidung die Klemmbausteine geschützt, weil die Klemmnocken zwar technisch funktionell bestimmt, aber in ihrer zylindrischen Form willkürlich gewählt waren.486 Hintergrund dieser im Vergleich nicht ohne weiteres nachvollziehbaren Entscheidungen ist die von der Reichs-

483 B G H G R U R ' 6 2 , 2 9 9 ( 3 0 1 ) - FORM-STRIP

484 ebenda 485 ebenda 299 (302 f.) 486 B G H G R U R ' 6 4 , 6 2 1 - KLEMMBAUSTEINE

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

gerichtsauffassung abweichende Sichtweise des BGH im Hinblick auf den technischen Zweck nur fordernde Gestaltungen:487 "Gestaltungselemente, die den technischen Gebrauchszweck nur fördern, können dann ausstattungsfähig sein, wenn sie willkürlich gewählt werden können. "488 Allerdings stellt der BGH strenge Anforderungen an das dem Nachweis der Verkehrsgeltung dienende Beweismaterial sowohl in quantitativer wie in qualitativer H i n s i c h t . 4 8 9 "Für die Beantwortung der Frage, ob ein Gestaltungselement der Ware wesensbestimmendes Merkmal der Ware selbst und daher kein Warenkennzeichnungsmittel sein kann, kommt es an sich nicht darauf an, ob eine mit dem besonderen Element erstrebte technische Wirkung scher Lehren oder Gestaltungsmöglichkeiten

auch mit Hilfe anderer techni-

erreicht werden kann. "490

Diese Auffassung ist in der Literatur heftig attackiert w o r d e n . 4 9 i Insbesondere Reimer sieht als ausschlaggebendes Kriterium an, daß die Gestaltung nicht zwingend ist, sondern den Mitbewerbern noch gleichwertige Gestaltungsalternativen zur Verfugung s t e h e n . 4 9 2 Der BGH hat diesen Abgrenzungsvorschlag abgelehnt, weil die Grenzen des Ausstattungsschutzes allein dem "Begriff der Ausstattung " zu entnehmen seien. Man vermißt aber nicht nur eine Begründung, weshalb der "Begriff der Ausstattung" allein ausschlaggebend sein soll, sondern auch eine Darlegung, worin er besteht und warum die Auffassung des BGH diesem "Begriff der Ausstattung" entlehnt sei, die Reimers sich daraus aber nicht ableiten lasse. Ohne eine solche Erläuterung vermag die Kritik des BGH nicht zu überzeugen. Hinsichtlich der ästhetischen Gestaltungen hat der BGH die früher vom Reichsgericht vertretene Linie verlassen und behandelt nun technisch und ästhetisch bedingte Gestaltungen g l e i c h . 4 9 3 Die erste Entscheidung des BGH zu 487 Hauber S. 7; Hubmann § 37 Π, S. 218; Miosga S. 142; Wilde, Hefermehl-FS 223 (230) 488 B G H G R U R ' 6 4 , 6 2 1 ( 6 2 3 ) - KLEMMBAUSTEINE 489 B G H G R U R ' 6 2 , 4 0 9 - WANDSTECKDOSE 490 B G H G R U R ' 6 2 , 2 9 9 ( 3 0 2 ) - FORM-CTRIP

491 B / H § 25 Anm. 21; Garski S. 61; Hubmann § 44 Π , S. 250; Vierheilig S. 144; Wilde, Hefermehl-FS 223 (230) 492 Ulmer-Reimer S. 162 493 Adler S. 11; B/H § 25 Anm. 18; Tetzner § 1 Anm. 11

Dritter Teil: Deutsches Recht

dieser Problematik, auf die sich auch die BGH-Rechtsprechung zu technisch bedingten Gestaltungen bezieht, ist die sogenannte HUMMELFIGUREN-Entscheidung. Der BGH erläuterte zunächst die Notwendigkeit einer Trennung von Marke und Ware in der Weise, wie sie von der Rechtsprechung zu technisch bedingten Gestaltungen übernommen wurde und entwickelte daraus den Ausschiuß ästhetischer Gestaltungen vom Markenschutz:

"Gegenstand eines Ausstattungsschutzes kann nur eine "Aufmachung ser Ware sein, das heißt die eigenartige Erscheinungsform, in der ein B seine Waren in den Verkehr bringt, um sie von gleichen oder gleichar Waren anderen Ursprungs zu unterscheiden. Diese Unterscheidungsfun gehört zum Wesen der Ausstattung. Aus dieser folgt aber, daß es sich u "Zutat" zur Ware handeln muß, da anderenfalls ihre Unterscheidungsfu von gleichen oder gleichartigen Waren nicht zur Geltung kommen kann Ausstattung muß also etwas vom Wesen der Ware, so wie der Verkehr wertet, zwar nicht körperlich, so doch begrifflich Verschiedenes se schließt nicht aus, daß auch die eigenartige Gestaltung der Ware selbs stattungsschutz genießen kann. (...) In solchen Fällen dagegen, in denen der Verkehrsauffassung mit dem Wegfall der Gestaltungsform die ha Ware selbst entfällt, kann die Formgebung nicht als "Aufmachung ", als was zusätzliches zur Ware angesehen werden. So aber liegt es bei Kun ken, die keinem Gebrauchszweck dienen und deren Wert der Verkeh schließlich nach ihrem ästhetischen Gehalt bemißt. Hier dient die ästhe Gestaltungsform nicht als Zutat der Ware zu deren Kennzeichnung, so ist von der Ware, die erst durch diese Formgebung entsteht, begrifflich trennbar. "494 Dieser Argumentation folgend verweigerte der BGH auch den Schutz fur eine asymmetrisch geformte Vase, weil die Form fur den Käufer das Wesentliche der Vase sei.495 i n der HUMMELFIGUREN-Entscheidung hat der B G H

deutlich gemacht, daß in der Behandlung technischer und ästhetischer Gestaltungen kein Unterschied bestehen soll. Wenn die ästhetische Gestaltung die Ware erst entstehen läßt, bestehe kein Ausstattungsschutz.

"Das Ästhetische ist dann für die Ware funktioneller Natur und mu gleicher Weise, wie die technisch funktionell bedingte Gestaltung eine

494 ebenda NÄHRBIER

1 (5 f . ) ; a u c h B G H Z 2 9 , 6 2 ( 6 4 ) - ROSENTHAL-VASE; B G H Z 3 0 , 3 5 7 ( 3 6 2 ) -

C. Markenfahigkeit in qualitativer Hinsicht

125

für den Ausstattungsschutz ausscheiden. Wenn das Berufungsgericht insofern einen grundsätzlichen Unterschied zwischen technischer und ästhetischer Be dingtheit macht, so verkennt es, daß auch die zeitlichen und sachlichen Schranken, die die Spezialgebiete auf dem Gebiet des künstlerischen Schaffens festgelegt haben, im Interesse der Allgemeinheit errichtet sind, um die künstlerische Schaffensfreiheit nicht über Gebühr durch unbegrenzte Ausschließlichkeitsrechte zu hemmen. "496 Der BGH schließt also technisch und ästhetisch bedingte Gestaltungen der Ware dann aus, wenn sie das Wesen der Ware ausmachen. Während aber bei technisch bedingten Gestaltungen objektiv beurteilt wird, ob das Wesen der Ware betroffen ist, soll bei ästhetischen Gestaltungen die Verkehrsauffassung ausschlaggebend sein. 497 Wichtig ist, daß bei der herrschenden Vorstellung vom Charakter der Verkehrsgeltung, es nicht ausreicht, festzustellen, daß das betreffende Merkmal beim Verkehr Herkunftsvorstellungen auslöst. Der Verkehr entscheidet vielmehr zunächst darüber, ob bei Wegfall der bestimmten Gestaltungsform noch die gleiche oder eine wesensgleiche Ware gegeben ist, oder ob eine neue Ware dadurch entstanden ist ( "die Ware, so wie der Verkehr diese wertet").*** Es geht also in beiden Fällen, ohne daß dies ausgesprochen wird, um die Definition der relevanten Warengattung. Da bei technisch bedingten Gestaltungen diese Abgrenzung auch ohne aufwendige Untersuchung der Verkehrsauffassung fur vollziehbar gehalten wird, verzichtet der BGH hier auf eine solche Untersuchung und berücksichtigt rein objektive Kriterien. Er gerät aber, wie gesehen, dann in Schwierigkeiten, wenn es um die Abgrenzung der technisch wesentlichen von der den technischen Zweck nur fordernden Gestaltung geht. Hefermehl stellt zwar zum einen in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung fest, die objektiven Schranken seien allein dem "Begriff

der Ausstat-

tung" zu entnehmen. Genau wie die Rechtsprechung spezifiziert er diesen "Begriff

der Ausstattung " jedoch nicht näher, sondern will vielmehr entgegen

der Rechtsprechung weitestgehend die Verkehrsauffassung berücksichtigen.4^

4

9 5 B G H Z 2 9 , 6 2 ( 6 3 f . ) - ROSENTHAL-VASE

4

9 6 B G H Z 5 , 1 ( 7 ) - HUMMELFIGUREN; auch B G H G R U R

' 6 2 , 144 ( 1 4 8 ) - BUNTSTREIFEN-

SATIN

497 so auch Adler S. 14 498

β / Η § 25 Anm. 28

499 ebenda Anm. 18; so auch v. d. Osten S. 38; Wilde, Hefermehl-FS 223 (228)

126

Dritter Teil: Deutsches Recht

Er will maßgeblich berücksichtigen, welche Bedürfhisse eine Ware ihrer Gattung nach befriedigt. Bei dieser Entscheidung soll die Verkehrsauffassung den Ausschlag geben. Während Hefermehl dementsprechend ästhetische Gestaltungselemente genauso bewertet wie der BGH, fragt er bei technisch bedingten Gestaltungselementen in Umkehrung der BGH-Rechtsprechung zunächst danach, ob der Verkehr die betreffende Ausgestaltung als fur die Ware wesensbestimmend ansieht. Dann untersucht er als objektives Korrektiv, ob das Element willkürlich gewählt werden kann oder ob es technisch bedingt ist.500 Dieser zweistufige Ansatz ist in sich überzeugender als die Lösung, die der BGH anbietet. Dies liegt vor allem daran, daß entgegen der Auffassung des BGH die Frage nach dem Wesen der Ware mit der nach der Notwendigkeit, also der technischen Bedingtheit, des Merkmals zusammenfällt.5oi Das eine ist eine Funktion des anderen. Die objektive Untersuchung in der zweiten Stufe kann Reimer folgend an der Marktlage ausgerichtet werden, danach also, ob gleichwertige Gestaltungsmöglichkeiten für die Mitbewerber verbleiben, ob die Gestaltungsform eine willkürliche oder ob sie als einzig brauchbares Mittel eine zwingende ist.502 Hierbei ist allerdings zu klären, ob zwingend nur technisch zwingend oder auch wirtschaftlich zwingend meint.503 Mit Adler und von der Osten erscheint es hier notwendig, die wirtschaftliche Seite nicht außer Acht zu lassen. Allerdings kann nicht, wie von der Osten es vorschlägt, nur dann eine akzeptable Alternativlösung angenommen werden, wenn der Kostenaufwand annähernd gleich ist.504 Vielmehr muß Adler gefolgt werden, daß ein eventueller zusätzlicher finanzieller Aufwand noch zumutbar sein muß.505 Der Sonderschutz des Patent- und Musterrechts schließt aus den oben dargelegten Gründen zwar nicht die Markenfahigkeit der Zeichen aus, auch nicht bei bestehendem oder ausgelaufenem Sonderschutz für gerade diese Ware. Ein solcher Sonderschutz kann aber ein Indiz für die technische Bedingtheit des betreffenden Merkmals sein, gehört also mit zu den zu berücksichtigenden objektiven Kriterien.506

500 ebenda Anm. 19 f. 501 Wilde, Hefermehl-FS 223 (229) 502 ebenda Anm. 23 f.; Wilde, Hefermehl-FS 223 (230) 503 Adler S. 17; v. d. Osten S. 45 504 γ. d. Osten S. 48 505 Adler S. 95 506 BGH GRUR *62, 299 (301) - FORM-STRIP; Storckebaum/Kraft-Klock § 1 Anm. 10

C. Markenfahigkeit in qualitativer Hinsicht

127

Daß bei diesen Erörterungen hauptsächlich vom Ausstattungsschutz die Rede war, liegt in erster Linie daran, daß die Streitfalle vorzugsweise aus dem Bereich der plastischen Gebilde stammten. Da diesen, wie noch zu sehen sein wird, derzeit die Eintragung verwehrt wird, ging es zwangsläufig allein um Ausstattungsschutz. Die gleichen Überlegungen sind aber dann anzustellen, wenn fur ein Zeichen, zum Beispiel die Verzierung einer Ware mit einem zweidimensionalen Design, Warenzeichenschutz, also Formalschutz, begehrt wird.

6. Dreidimensionale Zeichen Dreidimensionale Zeichen sind möglich als - Zeichen, die in einer besonderen Gestaltung der Ware selbst bestehen, - Zeichen, die in einer besonderen Gestaltung eines Bestandteiles der Ware bestehen und - Zeichen, die eine körperliche Zutat zur Ware darstellen, wie zum Beispiel Kühlerfiguren. Im letzten Fall ist die Gefahr, daß der Markenschutz aus den im vorangegangenen Exkurs geschilderten Gründen verweigert wird, ausgeschlossen, im ersten Fall ist diese Gefahr dafür sehr gegenwärtig. Dreidimensionale Gestaltungen sind grundsätzlich ausstattungsfahig. 507 Allerdings wird ihnen der Formalschutz durch die Rechtsprechung und das Patentamt v e r w e h r t . 508 Früher führte dies dazu, daß dreidimensionale Gestaltungen nur über die Ausstattung geschützt werden konnten.Da das Zeichen Schutz grundsätzlich nur in der eingetragenen Form genießt, lehnte das Reichsgericht noch in der Bandmaster-Entscheidung die Möglichkeit ab, einem als Bildzeichen eingetragenen Zeichen Schutz auch in dreidimensionaler Form zu g e w ä h r e n . 5 0 9 Heute ist diese Möglichkeit der Umgehung allgemein

anerkannt.5io

507 B / H Einl. W Z G Anm. 25; Ulmer-Reimer S. 162 508 BGH GRUR '64, 454 (455) - PALMOLJVE; Knoblauch S. 31; Ulmer-Reimer S. 154 509 R G Z 1 1 5 , 2 3 5 ( 2 3 7 f . ) - BANDMASTER 510 R G Z 1 5 5 , 3 7 4 ( 3 7 6 ) - KAFFEEMÜHLE; B G H G R U R ' 5 6 , 179 ( 1 8 0 ) - ETTALER KLOSTERLIQEUR; B G H G R U R ' 6 4 , 4 5 4 ( 4 5 5 ) - PALMOUVE; B / H § 1 A n m . 6 6 ; Busse § 15 A n m . 2 0 ;

Hubmann § 37 Π , S. 219; Tetzner § 1 Anm. 10; Ulmer-Reimer S. 155; Winkel S. 266 9 Arnade

128

Dritter Teil: Deutsches Recht

Allerdings ist zu beachten, daß § 1 WZG einen Benutzungswillen voraussetzt. Dementsprechend muß, wie sich auch aus dem Benutzungszwang ergibt, das Zeichen benutzt werden und zwar in der eingetragenen zweidimensionalen Form. 5 n In der Ettaler Klosterliqeur-Entscheidung 512 verwendete der Zeicheninhaber eine stilisierte Darstellung seiner Liqeurflasche auf dem Etikett derselben. Damit war diesem Erfordernis Genüge getan.

7. Verpackungen Verpackungen sind denkbar als zweidimensionale Zeichen zum Beispiel in Form des Designs oder der Farbe eines Etikettes oder als dreidimensionale Zeichen. Hier sind wie bei dreidimensionalen Gestaltungen zu unterscheiden: - Zeichen, die in der besonderen Gestaltung der Verpackung bestehen, wie zum Beispiel besondere Flaschenformen, - Zeichen, die in der besonderen Gestaltung eines Teiles der Verpackung bestehen, wie zum Beispiel eine besondere Gestaltung des Flachenverschlusses und - Zeichen, die mit der Verpackung verbunden sind, wie das an einer Kordel am Flaschenhals befestigte

W H I T E HORSE-PFERD

oder das Bastgeflecht um

d i e BÄRENJÄGER-Flasche.

Grundsätzlich werden flächenhafte Verpackungszeichen wie flächenhafte Zeichen behandelt und plastische Verpackungsformen wie plastische Warenformen. Damit sind plastische Verpackungsformen nach geltendem Recht nur ausstattungsfahig.513 Sie unterliegen dabei den im Exkurs herausgestellten Beschränkungen. Wie bei dreidimensionalen Gestaltungen der Ware sind auch Verpackungen indirekt mit Formalschutz versehbar, wenn sie als zweidimensionale Bildzeichen eingetragen werden, die warenzeichenfähig sind und den

511 R G Z 1 5 5 , 3 7 4 ( 3 7 7 ) - KAFFEEMÜHLE 512 B G H G R U R ' 5 6 , 1 7 9 ( 1 8 0 ) - ETTALER KLOSTERLIQEUR 513 R G Z 1 1 5 , 2 3 5 ( 2 3 7 ) - BANDMASTER; B G H G R U R ' 6 4 , 4 5 4 ( 4 5 5 ) - PALMOLIVE; B / H § 2 5

Anm. 66; Ulmer-Reimer S. 162

C. Markenfahigkeit in qualitativer Hinsicht

129

Charakter als Verpackung nicht erkennen l a s s e n . 5 1 4 Diese Beschränkung ist von Harmsen und Lüdecke als nicht überprüfbar abgelehnt w o r d e n . 5 1 5 Im Gegensatz zu Gestaltungen der Ware besteht bei Verpackungen die Besonderheit, daß sie mit der Ware schon nicht körperlich verbunden sind, damit sich also bereits optisch erkennbar vom Wesen der Ware erkennbar abheben. Das kann aber nicht dazu führen, daß Verpackungsformen immer ausstattungsfahig sind.

"Einerseits kann auf Warenverpackungen aus vielfachen Gründen, nichts mit einem Herkunftshinweis aus einem bestimmten Betrieb zu t ben, oftmals nicht verzichtet werden. Andererseits ist der Spielraum Gestaltung von Verpackungen geringer als bei der Auswahl von War chen. Der Verkehr würde somit, zumal bei Warenverpackungen erfahru gemäß ein noch stärkeres Bedürfnis besteht, sich dem jeweils wande Zeitgeschmack anzupassen, als bei Warenzeichen, durch einen förmlich durch bloße Registrierung zu erreichenden Schutz einer jeden neuartige renverpakckung besonderer Ausgestaltung über Gebühr behindert werd Technisch funktionell bedingte Verpackungsformen können nicht geschützt werden, 517 da sonst der Hersteller einer Flüssigkeit ein Monopol auf dem Umweg über den Zeichenschutz für die Verpackung solcher Flüssigkeiten in Flaschen gewährt bekäme. Dieses Problem entstünde nicht bei einem anderen noch im fünften Teil dieser Arbeit zu entwickelnden Verständnis von Verkehrsgeltung. Die Gerichte stellen auf den technischen Zweck der Verpackung ab, nicht darauf, ob durch diese Art der Verpackung ein Zusatznutzen entsteht, wie zum Beispiel ein größeres Fassungsvermögen der Flasche.5i8

"Jede Flasche wie immer sie geformt sein mag, dient dem in der Fl verkörperten technischen Elemente. Dennoch kann eine Flasche mit cha ristischer Ausbauchung dann, wenn diese Ausbauchung nicht durch die

514 B G H G R U R ' 6 4 , 4 5 4 ( 4 5 5 ) - PALMOLIVE

515 Harmsen GRUR '64, 456 (457); Lüdecke S. 60 516 B G H G R U R ' 6 4 , 4 5 4 ( 4 5 5 ) - PALMOLIVE

517 β / Η § 25 Anm. 66; Winkel S. 280 518 Winkel S. 281

Dritter Teil: Deutsches Recht

130

wertung des technischen Elementes bedingt ist, den Ausstattungsschutz ßen. "519 8. Kombinationszeichen Bereits unter 4. bei Farbzeichen ist angedeutet worden, daß auch Kombinationszeichen schutzfähig sind. So hat das Reichsgericht fur die bestimmte Farbe der Verpackungen der Klägerin Ausstattungsschutz bejaht.520 Kombinationszeichen sind aber nicht nur ausstattungsfähig,521 sondern auch eintragungsfahig. Zu unterscheiden sind zusammengesetzte Zeichen und Kombinationszeichen. Bei ersteren ist fur die Schutzfähigkeit bereits die Schutzfähigkeit einer der Komponenten ausreichend.522 Allerdings entsteht auch kein einheitlicher Zeicheneindruck. Ein Zusammenhang der Komponenten ist nicht erforderlich.523

Bei zusammengesetzten Zeichen werden nur die schutzfähigen

Komponenten geschützt. Daher verweigerte der BGH in der EDEKA-ScHLOßEXPORT-Entscheidung den Schutz für das Zeichen SCHLOß-EXPORT.

"Bei zusammengesetzten Zeichen kommt es, soll nur ein Teil geschütz den, auf die Schutzfähigkeit gerade dieses Teiles an. "524 EXPORT

war als Gattungsbegriff nicht schutzfahig und für SCHLOß bestand

auf dem Biersektor ein Freihaltebedürfhis. Bei den Kombinationszeichen ist die Kombination als Ganzes geschützt. Erforderlich dafür ist ein unterscheidungskräftiges Gesamtbild infolge des Entstehens eines neuen, unabhängigen Gesamteindruckes.525 So sind zum Beispiel einfache Ornamente, Umrahmungen etc. fur Einzelbuchstaben oder Ziffern nicht eintragungsfähig, wenn nicht auf diesem Wege ein unterscheidungskräftiges , neues Gesamtbild entsteht. An eine einprägsame Gesamtbildwirkung sind hohe Anforderungen zu

stellen.526

Von

den Einzelkompo-

nenten des Kombinationszeichens braucht keines fur sich alleine schutzfahig

519 R G Z 6 9 , 3 1 ( 3 2 ) - PELOTON Π 520 R G G R U R ' 2 9 , 7 1 0 ( 7 1 1 ) - FARBIGE PACKUNG

521 b / H § 25 Anm. 86 522 Knoblauch S. 33; Miosga S. 165 523 Knoblauch S. 33 524 B G H G R U R ' 6 7 , 1 0 0 ( 1 0 2 ) - EDEKA-SCHLOB-EXPORT

525 B/H § 4 Anm. 24 u. 66; Miosga S. 164; Heydt GRUR '64, 625 (626)

C. Markenfahigkeit in qualitativer Hinsicht

131

zu s e i n . 5 2 7 Allerdings ist bei Kombinationszeichen ein separater Schutz der nicht allein schutzfahigen Komponenten nicht möglich. In der NAUSEA-Entscheidung wurde der Antrag auf Eintragung des Zeichens N A U S E A C Y L E T T E N vom Inhaber des Zeichens N A U S E A T I N angegriffen. Der Beschwerdesenat des DPA gab dem Widerspruch nicht statt, weil die Ubereinstimmung nur in der Komponente N A U S E A bestünde. Da nausea als englische Übersetzung von "Übelkeit" aber zugleich in Fachkreisen beschreibend fur den Verwendungszweck des Präparates sei, sei fur diese Komponente separat kein Schutz erworben worden. Vielmehr sei sie nur als Bestandteil des Kombinationszeichens g e s c h ü t z t . 5 2 8 Diese Entscheidung ist auch konsequent, da sich das Kombinationszeichen gerade dadurch vom zusammengesetzten Zeichen unterscheidet, daß die Einzelkomponenten ihre bisherige Identität verlieren und zu einem neuen Gesamteindruck gleichsam zusammenschmelzen. Selbst, wenn sie fur sich alleine schutzfähig gewesen wären, hätten sie diese Schutzfähigkeit verloren, da der Verkehr nicht mehr in ihnen sondern im Kombinationszeichen den Herkunftshinweis erblickt.

9. Hoheitszeichen Gemäß § 4 I I Nr. 2 WZG sind Hoheitszeichen nicht eintragungsfahig. Eine Ausnahme besteht fur die zur Führung dieser Zeichen

B e r e c h t i g t e n . 529

Ho-

heitszeichen sind sinnbildliche Darstellungen, die ein Staat als Hinweis auf seine Staatsgewalt verwendet. Dazu gehören: Staatswappen, Staatsflaggen, Staatssiegel, Orden, Banknoten, Münzen und Briefmarken.530 Auch Teile solcher Hoheitszeichen sind geschützt, wenn sie vom Verkehr als solche erkannt werden.53i

Zweck dieses Verbotes ist es, die Ausnutzung dieser Zeichen

gewerbliche Zwecke

z u unterbinden.532

Ehrwürdigkeit dieser

S y m b o l e . 533

526 B / H § 4

Anm. 5 9

527 b / H § 4 Anm. 24 u. 66; Miosga S. 164; Heydt GRUR '64, 625 (626) 528 BS des D P A G R U R ' 5 8 , 2 9 3 - NAUSEA

529 β / Η § 4 Anm 120; Hubmann § 38 I 3, S. 225 530 b / H § 4 Anm. 119; Giefers S. 37 531 B/H § 4 Anm. 119; Knoblauch S. 43; Viragh S. 97 532 Miosga S. 43 533 viragh S. 97

für

Dahinter steht die Achtung vor der

132

Dritter Teil: Deutsches Recht

Das Verbot des § 4 Π Nr. 2 WZG umfaßt ausdrücklich auch Zeichen und Wappen inländischer Orte, Gemeinden und Kommunalverbände. Nicht eingeschlossen in das Verbot sind Wappen ausländischer Gemeinden oder Kommunalverbände. Allerdings können diese bei hohem Bekanntheitsgrad als geographische Herkunftsangabe aufgefaßt und daher nicht schutzfahig s e i n . 5 3 4 Ebenfalls von dem Verbot ausgenommen sind nicht mehr verwendete Hoh e i t s z e i c h e n . 535 Gemäß § 4 I I Nr. 3a WZG besteht der gleiche Schutz fur die Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen, zum Beispiel des Internationalen Roten K r e u z e s . 5 3 6 Auch in- und ausländische amtliche Prüf- und Gewährzeichen können nach § 4 I I Nr. 3 WZG nicht als Warenzeichen eingetragen werden. Unter amtlichen Prüf- und Gewährzeichen sind amtlich vorgeschriebene Gebilde zur Kennzeichnung der Prüfung gewisser Güter auf gewisse Erfordernisse zu verstehen. Sie umfassen insbesondere S t e m p e l . 537

Die in § 4 I I Nrn. 2 - 3a WZG genannten Zeichen können auch nicht gemäß § 4 I I I WZG im Falle erworbener Verkehrsdurchsetzung eingetragen werden. Ein Schluß a maiore ad minus ergibt, daß dann auch kein Ausstattungsschutz möglich sein kann, weil Verkehrsgeltung nichts bewirken kann, wo Verkehrsdurchsetzung nicht a u s r e i c h t . 5 3 8 Außerdem würde dadurch der Zweck des § 4 I I Nrn. 2 - 3a WZG unterlaufen, so daß auch allgemeine Rechtsgrundsätze gegen einen Ausstattungsschutz sprechen. Schließlich läßt sich dieses Ergebnis noch durch eine analoge Anwendung des § 4 I I Nr. 4 WZG auf § 25 WZG erreichen.

10. irreführende

Zeichen

Gemäß § 4 I I Nr. 4 WZG sind irreführende Zeichen, also nach der gesetzlichen Definition Zeichen, die ersichtlich den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechen und die Gefahr einer Täuschung begründen, von der Eintragung ausgeschlossen. Ausreichend ist bereits, daß ein Teil des Zeichens irre-

534 B/H § 4 Anm. 119; Miosga S. 43 535 ebenda 536 b / H § 4 Anm. 121 537 B / H § 4 Anm. 122 538 B/H § 25 Anm. 33; Furier S. 41; Garsky S. 48; v. d. Osten S. 39

C. Markenfahigkeit in qualitativer Hinsicht

133

führend ist.539 Dahinter steht der Grundsatz der Zeichenwahrheit, der besagt, daß ein Zeichen inhaltlich wahr sein muß.540 Zweck der Bestimmung ist in erster Linie der Schutz des Verkehrs vor Täuschung und Irreführung. Gleichzeitig wird damit aber auch der Schutz vor unlauterem Wettbewerb zeichenrechtlich verankert. 541 "Ersichtlich " im Sinne des § 4 I I Nr. 4 WZG ist, was der prüfenden Stelle aus den Anmeldeakten unter Zuhilfenahme ihres Fachwissens, des amtlichen Prüfungs- und Recherchenmaterials und etwaiger Auskünfte ihrer üblichen Informationsquellen erkennbar ist.542 Dahinter steht die Absicht, eine langwierige, schwierige Amtsrecherche zu verhindern.543 Relevant ist das Zeichen als solches, nicht eine eventuelle Täuschungsabsicht.544 Hier liegt der Unterschied z u den §§ 3 - 5 UWG, die die T ä u s c h u n g bekämpfen und damit die Irreführung ex post unterdrücken, während das Zeichenrecht der Irreführung ex ante vorbeugt. 545 Die Formulierung "Gefahr einer Täuschung begründen " weist darauf hin, daß sowohl für die Frage, ob eine Angabe "den tatsächlichen

Verhältnissen "

entspricht, als auch fur die Frage, ob die Gefahr einer Täuschung begründet ist, die Verkehrsauffassung maßgeblich ist.546 Daher sind irreführende Zeichen in ausländischer Sprache nur dann eintragungsfahig, wenn sie in ihrer fremdsprachigen Fassung im Inland völlig unverstandlich sind. Hier ist ein strenger Maßstab

anzulegen.547

Bin Zeichen kann nach § 4 I I Nr. 1 WZG noch eintragungsfahig sein, aber nach § 4 I I Nr. 4 WZG an der Eintragung gehindert werden. So hat der BGH die Bezeichnungen KUPFERSEIDE und CUPRESA-Seide für Kunstseide wegen § 4 I I Nr. 4 WZG als nicht eintragungsfähig eingestuft. 548 Weitere Beispiele für

539 B/H § 4 Anm. 126 540 ebenda; Knoblauch S. 45; Ulmer-Reimer S. 149 541 B/H § 4 Anm. 126 542 Ulmer-Reimer S. 153 543 Giefers S. 38 544 b / H § 4 Anm. 132; v. Gamm § 4 Anm. 100; Giefers S. 38; Miosga S. 56; Ulmer-ReimerS. 153 545 b / H § 4 Anm. 133 546 b / H § 4 Anm. 135; Tilmann S. 146 547 viragh S. 98 548 BGHZ 13, 244 (insbesondere: 254) - KUPFERSEIDE

Dritter Teil: Deutsches Recht

134

irreführende Zeichen sind: die Abkürzung oder Abbildung eines nicht vorhandenen tel ohne

Bestandteiles,549

ein falscher akademischer Titel oder ein Doktorti-

Fakultätsangabe550

sowie als häufigster Fall

eine

falsche

geographi-

55

sche Herkunftsangabe. ! Häufig werden geographische Herkunftsangaben mißbräuchlich verwandt, weil der Verkehr mit manchen Herkunftsorten eine bestimmte Qualität verbindet. Die Herkunftsangabe fungiert sozusagen als mittelbare Beschaffenheitsangabe. 5 5 2 Unter Herkunftsort ist der Ort zu verstehen, an dem das Gut in denjenigen Entstehungs- oder Produktionsstufen, denen es seine es vor den übrigen Gütern gleicher Art auszeichnende Beschaffenheit verdankt, hergestellt

wurde.

553 Eine solche falsche Herkunftsangabe, bei der der tatsächliche

Herstellungsort des Gutes mit dem der Kennzeichnung entnehmbaren nicht übereinstimmt und bei der die Gefahr einer Täuschung des Verkehrs gegeben ist, fallt abgesehen vom möglichen wettbewerblichen Schutz aus § 3

UWG554

unter die Bestimmung des § 4 I I Nr. 4 als irreführende Angabe. 555 Nicht erforderlich ist, daß der bezeichnete Ort einen besonderen Ruf für das betreffende Gut genießt. Ausreichend ist, daß der Verkehr mit der Herkunftsvorstellung eine allgemeine Wertschätzung verbindet und diese geeignet ist, das Interesse am Angebot positiv zu beeinflussen. 55^ Aus denselben Gründen wie bei § 4 I I Nrn. 2 - 3a W Z G ist weder eine Eintragung irreführender Zeichen nach Verkehrsdurchsetzung noch ein Ausstattungsschutz derselben möglich.557

549 Miosga S. 56 55

0 B / H § 4 Anm. 145; Giefers S. 38

551 B / H Einl. W Z G Anm. 3 u. 54 552 Tiiman s. 59 f. 553 Matthiolius S. 26 554 γ. Gamm Kap. 37 Anm. 232, S. 775; Matthiolius S. 7; Beier GRUR '63, 169 (173) 555 B / H § 4 Anm. 138 556 B / H § 4 Anm. 138 557 B / H § 25 Anm. 33; Garsky S. 48; v. d. Osten S. 39

C. Markenfahigkeit in qualitativer Hinsicht

11. ärgerniserregende

135

Zeichen

§ 4 I I Nr. 4 WZG schließt auch ärgerniserregende Darstellungen von der Eintragung aus. Auch hier ist bereits ein Teil eines Zeichens a u s r e i c h e n d . 5 5 8 Ein Zeichen ist ärgerniserregend, wenn es das allgemeine Sittlichkeits- und Schamgefühl v e r l e t z t . 559 Ärgerniserregend ist nicht gleichbedeutend mit unsittlich.560 Die Verletzung kann auf politischem, religiösem oder geschmacklichem, beziehungsweise moralischem Gebiete e r f o l g e n . 5 6 i Dabei ist fur die rechtliche Bewertung unerheblich, auf welchem dieser Gebiete der Ärger tatsächlich verursacht w u r d e . 562 Ausschlaggebend ist das normale Anstandsgefühl eines Durchschnittsbürgers. Es genügt, daß sich ein beachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise durch die Darstellung verletzt fühlen kann. Eine Mehrheit ist nicht e r f o r d e r l i c h . 5 6 3 Der Zweck des Gutes ist fur diese Bewertung irrelevant. Die dem Urteil zugrundeliegenden Anschauungen sind Wandlungen unterworfen. 564 Ärgerniserregende Zeichen können auch in fremdsprachiger Form nicht wiedergegeben w e r d e n . 5 6 5 Aus denselben Gründen wie bei § 4 I I Nrn. 2 - 3a WZG ist weder eine Eintragung ärgerniserregender Zeichen nach Verkehrsdurchsetzung noch ein Ausstattungsschutz derselben m ö g l i c h . 5 6 6

12. Tonzeichen Tonzeichen werden im Rundfunk- und Fernsehzeitalter immer wichtiger. Trotzdem sind sie nach geltendem deutschen Recht nicht

eintragbar.567

Aller-

dings werden sie als ausstattungsfähig angesehen.568 Dies ist nicht konse

5 5 8 55

B/H § 4 Anm. 126

9 Knoblauch S. 45

560 β / Η § 4 Anm. 127 561 Giefers S. 38; Knoblauch S. 45 56

2 B/H § 4 Anm. 127; Hubmann § 38 I 5, S. 225

56

3 B/H § 4 Anm. 127; Knoblauch S. 45

5 6 4

Knoblauch S. 45

5 6 5

Viragh S. 98

5 6 6

B/H § 25 Anm. 33; Garsky S. 48; v. d. Osten S. 39

56 5

7 B/H § 1 Anm. 67; Hubmann § 37 Π , S. 219; Ulmer-Reimer S. 155

68 Hubmann § 44 Π 1, S. 249; Ulmer-Reimer S. 162 Fn. 191

Dritter Teil: Deutsches Recht

136

quent, da eine Anbringung an der Ware oder ein "Versehen* der Ware mit dem Tonzeichen ausscheidet.569 Außerdem wird wie unter B.II.2.c.aa. gesehen eine mündliche Benutzung nicht anerkannt.

D. Zusammenfassung: Dritter Teil Das deutsche Gesetz zum Schutz der Marken heißt zwar "Warenzeichengesetz". Es schützt aber auch Dienstleistungszeichen, und zwar im wesentlichen wie Warenzeichen. Unterschiede ergeben sich nur dort, wo der Charakter des Dienstleistungszeichens es verlangt. So kann ein Dienstleistungszeichen nicht auf einer Dienstleistung angebracht werden, weil diese nicht körperlich ist wie eine Ware (im engeren Sinne). Dienstleistungen im Sinne des WZG können auch von Freiberuflern und Künstlern erbracht werden. Ein auf Gewinnerzielung ausgerichteter Geschäftsbetrieb ist mithin nicht erforderlich. Dienstleistungszeichen können auch dann gewährt werden, wenn die Dienstleistung nicht den Haupterwerb des Markenhalters darstellt. Auch einen anderen Erwerbszweig fordernde Dienstleistungen können solange mit Dienstleistungszeichen gekennzeichnet werden, wie sie eine gewisse Selbständigkeit haben und nach außen, also für den Verkehr erkennbar in Erscheinung treten. Werbung fur eigene Produkte und Reparatur der eigenen Produkte begründet danach keine selbständige Dienstleistung. Handelszeichen sind genauso geschützt wie Fabrikzeichen. Unterschiede in der rechtlichen Behandlung ergeben sich für die hier maßgeblichen Fragestellungen nicht. Der Grund dafür ist, daß auch Handelszeichen die Markenfunktionen erfüllen, wenn diese auch zum Teil eine andere Ausprägung erhalten. Dies gilt in besonderem Maße für die Vertrauensfunktion. Zwar hat der Händler nicht den gleichen Einfluß auf die Herstellung wie der Hersteller selbst, er kann aber seine Qualitätsvorstellungen bei der Auswahl verwirklichen. Kollektivzeichen sind gesetzlich in der Form des Verbandszeichens geregelt. Verbandszeichen sind Zeichen, die für einen Verband eingetragen sind, aber nicht von diesem selbst, sondern von seinen Mitgliedern benutzt werden. Das ist der Grund, weshalb Konzerne keine Verbandszeichen eintragen kön569 B / H § 1 Anm. 67

D . Zusammenfassung: Dritter Teil

137

nen. Verbandszeichen setzen Rechtsfähigkeit des Verbandes und eine Verbandssatzung voraus. Aus diesem Grund ist eine Holdingmarke undenkbar. Konzernzeichen sind auch als Einzelzeichen nicht schützbar, weil der Markenschutz im deutschen Recht an den Geschäftsbetrieb und nicht an das Unternehmen gebunden ist. Damit ist auch eine Markenhalterschaft über das Denkmodell des gestuften Mitbesitzes nicht möglich. Die Benutzung durch ein Tochterunternehmen findet in einem selbständigen Unternehmen statt und kann daher nicht mehr dem Geschäftsbetrieb der Konzernmutter zugerechnet werden. Gütezeichen sind geschützt, obwohl es dafür an einer gültigen gesetzlichen Regelung fehlt. Die Gerichte schützen aber nur solche Zeichen, die vom RAL als Gütezeichen anerkannt sind. Voraussetzung für die Anerkennung durch den RAL ist ein Gütezeichenverband mit einer Verbandssatzung, die die Kriterien für die Verleihung des Gütezeichens verbindlich festlegt. Gütezeichen sind daher Verbandszeichen. Unbedingt erforderlich ist, daß jedem, der die Voraussetzungen der Gütezeichensatzung erfüllt, die Benutzung des Gütezeichens gestattet wird. Eine Diskriminierung ist nicht zulässig. Der Gütezeichenverband darf keinen eigenen Geschäftsbetrieb haben. Gütezeichen müssen aber nicht notwendig Qualität garantieren. Sie können zum Beispiel auch die Herkunft aus einem bestimmten geographischen Gebiet verbürgen. Der Hinweis auf einen bestimmten Anbieter ist nicht die Aufgabe des Gütezeichens. Selbst der Hinweis auf den hinter dem Zeichen stehenden Gütezeichenverband steht für den Verbraucher im Hintergrund. Stattdessen ist die Hauptfunktion des Gütezeichens die Vertrauensfunktion. Gütezeichen nehmen so gesehen unter den Marken eine Sonderstellung ein. Weil es sich bei den Gütezeichen um den einzigen Fall handelt, in dem beschreibende Zeichen gerade wegen ihrer beschreibenden Bedeutung geschützt werden, passen Gütezeichen nicht recht in die Systematik der Markenrechte. Hinsichtlich der Schutzfähigkeit als Marken sind folgende Gruppen zu unterscheiden: - Zeichen, die nicht unterscheidungskräftig sind - Zeichen, die zwar unterscheidungskräftig sind, die aber von den Gerichten als nicht eintragungsfahig abgelehnt werden, - Zeichen, die nicht von Hause aus unterscheidungskräftig sind oder für die ein Freihaltebedürfhis vermutet wird,

138

Dritter Teil: Deutsches Recht

- Zeichen, die von Hause aus (prima facie) unterscheidungskräftig sind. Die letzte Gruppe ist die Gruppe der phantasievollen oder willkürlich gewählten beziehungsweise nur suggestiven Zeichen. Phantasiezeichen sind Neuschöpfungen, während willkürlich gewählte Zeichen zwar eine Bedeutung haben, die aber im Zusammenhang mit dem Gut, fur das sie verwendet werden, keinen Sinn ergeben. Suggestive Zeichen sind willkürlich gewählte Zeichen, die die Annahme einer Eigenschaft des Gutes nahelegen, ohne das Gut bereits zu beschreiben. Es kann sich bei allen drei Gruppen um Wort- oder Bildzeichen handeln. Sie sind sofort eintragungsfahig und ab dem Zeitpunkt der Antragstellung beim deutschen Patentamt geschützt. Die Eintragung wirkt konstitutiv. Allerdings besteht dieser Schutz nur dann, wenn das Zeichen auch tatsächlich als Marke benutzt wird. Geschieht dies nicht, ist die Marke nur während einer Art Schwebephase geschützt, bis die Gültigkeit der Eintragung von einem anderen Markenhalter angezweifelt wird. Die Schwebephase beginnt aber erst nach fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Antragstellung. Davor ist das Zeichen auch ohne Benutzung geschützt. Damit wird dem Interesse der Wirtschaft Rechnung getragen, sich Zeichen auf Vorrat schützen zu lassen, um so einen wertvollen Zeichengedanken zu sichern und um bei Neueinführung eines Gutes auf ein bestehendes Zeichen zurückgreifen zu können. Allerdings wird angenommen, daß kein Bedürfnis besteht, ein Zeichen länger als fünf Jahre vorrätig zu halten. Es handelt sich bei dem Benutzungserfordernis um einen als Obliegenheit konstruierten Benutzungszwang, der rechtserhaltend wirkt. Was als Benutzung anzuerkennen ist, ist umstritten. Es sollte die engste, denkbare Verbindung zwischen Gut und Marke gewählt werden. Dies ist naturgemäß bei Dienstleistungen anders zu beurteilen als bei Waren im engeren Sinne. Auch bei letzteren ergeben sich Unterschiede danach, ob es sich um Waren handelt, die verpackt oder unverpackt angeboten werden, ob Flüssigkeiten oder Lebensmittel, auf denen keine Marke angebracht werden sollte, vertrieben werden oder ob der Verbraucher die Ware nur aus einem Spender erhalten kann. In jedem Fall ist die Marke offen anzubringen, daß der Verbraucher sie wahrnimmt, bevor er seinen Kaufentschluß tätigt. Nur dann ist gewährleistet, daß er die mit der Marke assoziierten Erwartungen auch mit dem Gut verbindet. Daher ist die Benutzung ausschließlich in der Werbung nicht ausreichend, weil der Kunde die Werbung dem Gut gerade durch die Marke zurechnen können muß. Aus dem gleichen Gedanken ist es erforder-

D. Zusammenfassung: Dritter Teil

139

lieh, die Marke inverkehrzusetzen. Die Benutzung muß im normalen Verkehr und ernsthaft, also nicht bloß in Form von Scheinverkäufen, erfolgen. Hinter dem Sofortschutz steht der Gedanke, daß man diesen Zeichen den Erwerb der Verkehrsgeltung zutraut, sie aber auf dem Wege dorthin begünstigen möchte, um eine möglichst große Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die vorletzte Gruppe wird von den beschreibenden Zeichen geprägt. Diese enthalten Angaben über das Gut. Ob ein Zeichen beschreibend ist, richtet sich nach dem Sprachgebrauch des durchschnittlichen Verkehrsteilnehmers, und zwar eines beachtlichen Teiles der angesprochenen Verkehrskreise. Zu den beschreibenden Zeichen gehören auch geographische Herkunftsangaben. Beschreibende Zeichen können mit gleicher Berechtigung auch fur die Produkte der Konkurrenten verwendet werden. Daher wird der Verkehr in ihnen üblicherweise keinen Herkunftshinweis sehen. Gleichzeitig wird vermutet, daß die Konkurrenten ihre Güter mit diesen Zeichen beschreiben wollen. Es wird also ein Freihaltebedürfhis der Konkurrenten vermutet. Beschreibende Zeichen können Wort- oder Bildzeichen sein. Auch Buchstaben und Ziffern werden dieser Gruppe zugerechnet, weil diese Zeichen häufig als Qualitäts-, Größen» etc. -angaben benutzt werden. Die Gerichte vermuten deshalb grundsätzlich ein Freihaltebedürfhis der Konkurrenten für diese Zeichen. Der Markenhalter hat aber die Möglichkeit durch verstärkte Werbeanstrengungen Verkehrsgeltung für sein Zeichen zu erwerben. Verkehrsgeltung ist nach geltendem deutschen Recht die Eigenschaft eines Kennzeichens, von einem nicht unerheblichen Teil der durch Weitervertrieb oder Letztabnahme mit dem damit assoziierten Produkt in Berührung kommenden Verkehrskreise in einem beachtlichen Wirtschaftsgebiet als Hinweis auf die Herkunft des Produktes verstanden zu werden. Mit Nachweis dieser Verkehrsgeltung hat der Markenhalter zugleich nachgewiesen, daß sein Zeichen unterscheidungskräftig ist und daß offenbar kein Freihaltebedürfhis besteht. Wäre das Zeichen nicht unterscheidungskräftig oder bestünde ein Freihaltebedürfhis, das sich in massivem Gebrauch des Zeichens in beschreibendem Sinne äußerte, wäre das Zeichen nie bei den Abnehmern als Herkunftshinweis verstanden worden. Damit besteht aber auch kein Grund mehr, diesen Zeichen den Schutz zu versagen. Sie sind als Ausstattung geschützt. Maßgeblicher Zeitpunkt ist der des Erwerbs der Verkehrsgeltung. Es handelt sich um den einzigen Fall der rechtsbegründenden Benutzung im deutschen Markenrecht. Diese Benutzung ist aber durch das Erfordernis der Verkehrsgeltung qualifiziert.

140

Dritter Teil: Deutsches Recht

Verkehrsgeltung läßt sich nachweisen durch Werbungs- und Umsatzzahlen, Zeugenaussagen der Händler und Verbraucher, Anfragen bei Industrie- und Handelskammern und anderen Wirtschaftsverbänden und demoskopische Gutachten. Letztere sind die verläßlichsten Quellen, aber leider auch die teuersten. Gleichwohl scheinen die Gerichte verstärkt solche demoskopischen Gutachten als Beweismittel vorauszusetzen. Nicht erforderlich ist, daß der Abnehmer anhand des Zeichens den Anbieter benennen kann. Ausreichend ist, daß er in dem Zeichen einen Herkunftshinweis sieht und gleich gekennzeichnete Güter demselben Anbieter zuschreibt. Da aber für die Ausstattung immer wieder erneut der Nachweis der Verkehrsgeltung erbracht werden muß, ist es für den Zeicheninhaber trotz der ansonsten bestehenden Gleichwertigkeit zwischen eingetragenen und nicht eingetragenen, aber mit Verkehrsgeltung ausgestatteten Zeichen erstrebenswert, eine Eintragung in die Zeichenrolle zu erlangen. Das ist dann möglich, wenn er für sein Zeichen Verkehrsdurchsetzung nachweist. Verkehrsdurchsetzung ist im ganzen Bundesgebiet und in Berlin (West) bestehende Verkehrsgeltung. Das Erfordernis der Verkehrsdurchsetzung rechtfertigt sich aus der Tatsache, daß der Formalschutz eingetragener Zeichen auch bundesweit gilt. Eine nur in einem begrenzten Wirtschaftsgebiet bestehende Verkehrsgeltung schließt nicht aus, daß im weitaus überwiegenden Teil des Geltungsbereiches des WZG ein Freihaltebedürfhis besteht. Gleichzeitig wird aber aus der Anknüpfung des Schutzes der Ausstattung an die Verkehrsgeltung, der Möglichkeit des Formalschutzes bei Verkehrsdurchsetzung als bundesweiter Verkehrsgeltung und der Rechtfertigung des Formalschutzes für neue Zeichen als Entwicklungsbegünstigung zur Verkehrsgeltung deutlich, daß die Verkehrsgeltung der besondere Wert der Marke ist, der ihren Schutz rechtfertigt. Erst im Stadium der Verkehrsgeltung sind die Markenfunktionen entwickelt. Die zweite Gruppe betrifft die nichtflächenhaften Zeichen. Hierzu gehören dreidimensionale Gestaltungen der Ware oder Verpackung sowie Tonzeichen. Sie sind nur als Ausstattung geschützt, wenn sie Verkehrsgeltung nachweisen. Selbst bei Nachweis der Verkehrsdurchsetzung werden sie nicht eingetragen. Die erste Gruppe besteht aus Gattungsbegriffen und funktionellen Gestaltungen der Waren. Eine Gattungsbezeichnung ist der allen Gütern einer Gütergattung gemeinsame Name. Sie kann daher nicht Güter derselben Gütergattung voneinander unterscheiden und ist folglich nicht unterscheidungskräftig. Der Verkehr sieht in Gattungsbezeichnungen kein unterscheidendes

D . Zusammenfassung: Dritter Teil

141

Merkmal und wird daher durch ihren Gebrauch auch nicht irregeleitet. Zu unterscheiden sind allgemeine Güternamen, die von vornherein als Bezeichnung fur die Gütergattung dienten und Freizeichen, die primär unterscheidungskräftige Zeichen, wie phantasievolle oder willkürlich gewählte Zeichen, waren, aber infolge einer Sprachentwicklung zu Gattungsbegriffen geworden sind, weil der Verkehr sie als Gattungsbegriffe benutzt hat. Diese Gefahr besteht besonders bei neuen Produkten in der Phase, in der sie nur von einem Anbieter angeboten werden. Eine Entwicklung vom unterscheidungskräftigen Zeichen zum Freizeichen wird solange nicht als abgeschlossen betrachtet, wie noch ein irgendwie rechtlich beachtlicher Verkehrskreis in dem Zeichen einen Herkunftshinweis sieht. Es handelt sich sozusagen um eine negative Verkehrsgeltung. Gattungsbezeichnungen können auch Bildzeichen sein. Dann handelt es sich aber um Freizeichen. Ihr Pendant bei den Warengestaltungen sind die funktionellen Gestaltungen. Eine Gestaltung ist funktionell, wenn sie das Wesen der Ware ausmacht. Sie darf der Funktion, dem Zweck, des Produktes förderlich sein, aber nicht in einer Weise, daß eine andere Gestaltung ein neues Produkt entstehen ließe. Dahinter steht die Befürchtung, der Zeicheninhaber könne sich unter Umgehung des Patent- und Musterrechtes über das Markenrecht ein Herstellungsmonopol hinsichtlich der Ware selbst sichern. Unerheblich ist, ob es sich um technisch oder ästhetisch bedingte Gestaltungen der Ware handelt. Allerdings wird bei letzteren die Verkehrsauffassung dahingehend berücksichtigt, ob die Gestaltung das Wesen der Ware ausmacht. Dies geschieht zwar auch bei den technisch bedingten Gestaltungen, es schließt sich jedoch als objektives Korrektiv die Frage an, ob das Element willkürlich gewählt oder zwingend technisch bedingt ist, ob dem Verkehr noch gleichwertige Gestaltungsalternativen verbleiben. Hierbei ist auch die wirtschaftliche Seite zu beachten. Ein Patent- oder Musterschutz kann ein Indiz für die Funktionalität des Elementes sein. Der häufigste Markentyp besteht aus einem oder mehreren Worten. Slogans sind allerdings nur dann schutzfahig, wenn sie dem Grundsatz der Übersichtlichkeit des Zeichens genügen, wenn also der Verkehr sich den Slogan noch merken kann. Grundsätzlich werden nur Worte des deutschen Sprachschatzes als beschreibende Zeichen oder Gattungsbegriffe eingestuft. Ausnahmsweise kann auch ein fremdsprachiges Wort als beschreibend gelten, wenn es aus einer im Handel mit der Bundesrepublik Deutschland wichtigen Sprache

142

Dritter Teil: Deutsches Recht

stammt. Maßgeblich für diese Beurteilung ist die Wirkung auf den deutschen Verkehr wobei der Bildungsgrad des durchschnittlichen Verkehrsteilnehmers ausschlaggebend ist. Dieser Bildungsgrad wandelt sich aber im Zuge der zunehmenden Europäisierung zu größerer Sprachkenntnis. Beschreibende Worte aus toten Sprachen sind grundsätzlich nicht gefährdet. Eine Ausnahme besteht allerdings dann, wenn es sich, wie im Arzneimittelbereich fur Griechisch und Lateinisch entschieden, um eine anerkannte Fachsprache handelt. Abkürzungen werden wie die abgekürzten Begriffe behandelt, wenn sie noch als Abkürzungen dieser Begriffe zu erkennen sind. Namen werden ebenfalls wie Wortzeichen geschützt. Sie gelten als von Natur aus unterscheidungskräftig. Das Recht, den eigenen Namen im Geschäftsverkehr zu benutzen, wird im Markenrecht nicht im gleichen Maße anerkannt, wie im Recht der Unternehmenskennzeichnungen. Es besteht keine Notwendigkeit fur die Benutzung des eigenen Namens als Marke. Daher greifen die Gerichte im Kollisionsfall auf das reine Prioritätsprinzip zurück. Allerdings wird die Anwendung dieses Prinzips dadurch gemildert, daß die Gerichte in der Regel mit der Verwendung unterscheidender Zusätze zufriedenzustellen sind. Dies gilt aber nicht in Fällen, in denen die Verwendung des Namens erkennbar dem Ziel dient, von der von einem anderen erworbenen Verkehrsgeltung zu profitieren, wenn die Verwendung des eigenen Namens also rechtsmißbräuchlich ist. Fiktive, historische, mystische und berühmte Namen können als Marken verwendet werden. Im letzten Fall ist aber die Einwilligung des Betroffenen erforderlich. Ein Verstoß gegen dieses Gebot zieht allein namens- und nicht markenrechtliche Konsequenzen nach sich. Hinsichtlich des Namensrechtes gibt es keine Rechtsnachfolge, weil es sich beim Namensrecht um ein höchstpersönliches Recht handelt. Entgegen der herrschenden Auffassung können Farben fur sich alleine Marken werden, wenn sie die erforderliche Verkehrsgeltung erworben haben. Eine räumliche oder figürliche Umgrenzung ist nicht erforderlich. Allerdings ist sicherzustellen, daß die Verkehrsgeltung fur die Farbe als solche besteht. Unbestritten können Farben maßgebliche Bestandteile von Kombinationszeichen sein. Hinter dem Erfordernis der Verkehrsgeltung steht zum einen, daß der Verkehr nicht geneigt ist, in einer besonderen Farbgebung eine Marke zu erblicken, es mithin an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt. Zum anderen besteht auch ein Freihaltebedürfhis der Konkurrenten, die ihre Waren

D. Zusammenfassung: Dritter Teil

143

auch in jeder Farbe vertreiben können wollen. Dieses Freihaltebedürfhis wird verstärkt dadurch, daß die Zahl der verkaufsgünstigen Farben begrenzt ist. Bildzeichen sind die klassische Form der Marke. Sie sind je nach Inhalt wie Wortzeichen zu behandeln. So gelten zum Beispiel naturgetreue Abbildungen des Gutes oder seiner Verpackung als beschreibend, während stilisierte, abstrakte Darstellungen phantasievoll, willkürlich gewählt oder suggestiv sein können. Tonzeichen und plastische Gestaltungen der Ware und Verpackung sind nur als Ausstattung schutzfähig. Kombinationszeichen sind im Gegensatz zu zusammengesetzten Zeichen solche, bei denen der Charakter der Elemente als Einzelzeichen in einem neuen Gesamteindruck aufgegangen ist. Die Elemente eines Kombinationszeichens können teilweise oder alle nicht als Einzelzeichen schützbar sein. Zusammengesetzte Zeichen sind Zeichen, die aus mehreren Einzelzeichen bestehen, die noch als solche erkannt werden. Diese zusammengesetzen Zeichen sind nur in ihren als Einzelzeichen schutzfähigen Bestandteilen geschützt. Nicht schutzfahig sind Hoheitszeichen tatsächlich bestehender staatlicher Gewalt, ärgerniserregende und irreführende Zeichen. Ob ein Zeichen irreführend ist, richtet sich danach, ob der Verkehr in ihm ein irreführendes Zeichen sieht. Ausreichend ist bereits, wenn ein Teil des Zeichens irreführend ist. Hinter dieser Beschränkung steht der Grundsatz der Zeichenwahrheit. Eine Täuschungsabsicht ist nicht erforderlich. Die Sanktionierung dieser Absicht ist Gegenstand des UWG. Das deutsche Markenrecht ergibt sich in erster Linie aus dem W Z G . Allerdings haben die Gerichte und das Patentamt durch Auslegung einen umfangreichen Corpus von Richterrecht geschaffen^o, der zum Teil, wie bei der Beschränkung der Eintragung auf flächenhafte Zeichen und dem Erfordernis der RAL-Unbedenklichkeitserklärung für Gütezeichen, keinen Rückhalt im Gesetz hat.

570 Bökel S. 52 10 Arrode

Vierter Teil: U.S.-amerikanisches Recht

Die Darstellung des u.s.-amerikanischen Rechtes orientiert sich der besseren Vergleichbarkeit wegen am Aufbau der Darstellung des deutschen Rechtes.

A. Begriffliche Abgrenzungen Auch im u.s.-amerikanischen Recht empfiehlt sich eine Begriffsklärung. Hierbei wird wie auch im folgenden Text der englischsprachige Fachausdruck dann unübersetzt verwendet, wenn er begrifflich vom u.s.-amerikanischen Recht klar umrissen ist. Der Grund hierfür ist darin zu sehen, daß die Begriffe im u.s.-amerikanischen Recht anders belegt sind als ihre deutschen Ubersetzungen im deutschen Recht.

I. Trademark Die Trademark ist in See. 45 des Lanham Acts definiert. Dort heißt es: Der Begriff

* trademark

oder jede Vorrichtung steller

oder Händler

identifizieren

m

umfaßt jedes Wort, jeden Namen, jedes Symbol

oder jede Kombination aus diesen, die von einem Herübernommen und benutzt werden,

um ihre Güter zu

und sie von denjenigen zu unterscheiden, die von anderen herge-

stellt oder vertrieben

werden.

1

1 Trademark (Lanham) Act § 45, 15 U.S.C. § 1127 (1983)

Α. Begriffliche Abgrenzungen

145

Die Definition des See. 45 Lanham Act gilt auch fur Trademarks nach Common Law (s. dazu noch unten unter B.III).2 Mit anderen Worten: eine Trademark ist jedes im Verkehr benutzte Zeichen, das die im zweiten Teil dieser Arbeit unter B. aufgeführten Funktionen erfüllt. Eine Registereintragung ist fur die Trademark nicht erforderlich. Sie kann also durch Formalschutz oder auf anderem, noch näher zu bezeichnendem Wege erworben werden. Damit entspricht sie der Marke im deutschen Recht mit der Einschränkung, daß sie nur Waren im engeren Sinne, nicht aber Dienstleistungen kennzeichnet.

II. Label Das Label wird am hergestellten Artikel angebracht und gibt Informationen über Natur, Qualität, Inhalt oder Bestandteile der Ware oder ihrer Verpakkung oder den Namen ihres Herstellers etc..3 Ein Label erfüllt daher nicht das, was im zweiten Teil dieser Arbeit unter B. als die Funktionen der Marke herausgearbeitet wurde, oder wie es der U.S. Supreme Court in Higgins v. Keuffel ausdrückt:

"Eine Trademark mag als Label dienen, aber sie unterscheidet sich v ner bloßen Beschreibung des Artikels, an dem sie angebracht ist, dadu daß sie durch ihre Worte oder ihre Gestaltung ein Symbol oder Merkm das, wenn es an dem Produkt eines Herstellers angebracht wird, dies Artikeln der grundsätzlich selben Art, die von anderen hergestellt od trieben werden, unterscheidet, auf diese Weise dem Hersteller die w gendeiner besonderen Eigenschaft durch verbesserten Absatz erwac Vorteile sichernd. (...) Ein bloßes Label hat nicht zur Aufgabe einen d Zwecke zu erfüllen, sondern es beschreibt nur den Artikel, der sich in sche, dem Paket oder der Schachtel befindet, an der das Label angb ist. "4

2 La Chemise Lacoste v. Alligator Co. 374 F. Supp. 52, 54 (D.Del. 1974) 3 Higgins v. Keuffel 140 US 428, 432 (1891); Black S. 786 4 Higgins v. Keuffel 140 US 428, 432 (1891); Nims I § 187

146

Vierter Teil: U.S .-amerikanisches Recht

I I I . Corporate Name Ein Corporate Name ist der Name, unter dem eine Kapitalgesellschaft (corporation) registriert ist, wenn der Heimatstaat der Kapitalgesellschaft eine solche Registrierung vorsieht. 5 Anderenfalls ist es der offizielle Name unter dem die Kapitalgesellschaft ihre Geschäfte fuhrt. 6 Eine Kapitalgesellschaft mag ihren Corporate Name als Trade Name oder Trademark etablieren. Dann bezeichnet er nicht nur die Kapitalgesellschaft, sondern auch ihre Geschäfte und die Waren oder Dienstleistungen, die sie vertreibt oder anbietet.7 Aus dem Unternehmenskennzeichen wird also zugleich ein Warenkennzeichen. Ob dies der Fall ist, richtet sich danach, ob der Verkehr den Namen mit dem Gut in Verbindung bringt. 8

IV. Firm Name Der Firm Name ist der Name, unter dem ein Unternehmen seine Geschäfte fuhrt. 9 Er ist daher identisch mit dem Corporate Name, wenn das Unternehmen eine Kapitalgesellschaft ist. Firm Name entspricht der Firma im deutschen Recht.

V. Commercial Name Der Begriff Commercial Name umfaßt persönliche Namen, auch Vornamen, und Firmen, die von Herstellern, Kaufleuten und landwirtschaftlichen Betrieben benutzt werden, um ihren Geschäftsbetrieb, ihren Berufsstand oder ihr Gewerbe zu

bezeichnen, io

Der Begriff umfaßt alle Namen oder Titel, die

rechtmäßig von Personen oder Unternehmen oder anderen Organisationen, die

5 Black S. 307 6 Black S. 922 7 Stork Restaurant v. Sahati 166 F.2d 348, 353(9th Cir. 1948) 8 Younker v. Nationwide Mutual Ins. Co. 191 N.E.2d 145, 150 (Ohio 1963) 9 Black S. 571 10 In Re Pennsylvania Fashion Factory, Inc. 200U.S.P.Q. 140, 141 (T.M.T.A.B. 1978)

Α. Begriffliche Abgrenzungen

147

im Handel oder Wirtschaftsverkehr beschäftigt sind, angenommen und benutzt werden dürfen, n In Abgrenzung zum Firm Name braucht der Commercial Name nicht der offizielle Name des Unternehmens zu sein, während der Firm Name nicht der Name sein muß, unter dem das Unternehmen seine Geschäfte führt oder dem Verkehr bekannt ist. 12

VI. Trade Name Die Unterscheidung zwischen Trademarks und Trade Names hat den Gerichten ernsthafte Schwierigkeiten bereitet.13 Der Grund dafür ist, daß eine exakte Definition des Trade Name für nicht formulierbar gehalten wurde. 14 Einer der Gründe war, daß grundsätzlich dieselben Regeln für den Schutz beider Rechte anwendbar waren, 15 Daher wurde die Unterscheidung als "unwesentlich"16 oder "bloß etymologisch"17 bezeichnet. Trade Names sind sogar " Quasi-Trademarks " genannt worden, i» Nichtsdestotrotz sind sich die Gerichte einig, daß es einen Unterschied gibt.19 Aber bei dem Versuch, die Frage zu beantworten, worin genau dieser Unterschied besteht, beginnen die Schwierigkeiten.20 Ein Gericht definierte den Trade Name als einen Namen, unter dem ein Geschäft gefuhrt wird.21 In derselben Entscheidung wurden Business Name, Commercial Name und Firm Name als austauschbare Synonyme bezeichnet. Ein anderes Gericht sah keinen Unterschied, weder tatsächlicher noch prinzi-

11 In Re Pennsylvania Fashion Factory, Inc. 200U.S.P.Q. 140, 141 (T.M.T.A.B. 1978) 12 Direct Service Oil Co. v. Honzay 2 N.W.2d 434, 436 (Minn. 1941) 13 American Foundries v. Robertson 269 US 372, 380 (1926) 14 Bernstein v. Friedman 160 P.2d 227 (Wy. 1945) 15 Ball v. Broadway Bazaar 87 N.E. 674, 676 (N.Y. 1909); Children's Bootery v. Sutker 107 So. 345, 347 (Fla. 1926); Nims I § 185 16 Neva Wet Corp. v. Never Wet Processing Coip. 13 N.E.2d 755, 758 (N.Y. 1938); American Shops v. American Fashion Shops 80 A.2d 575, 578 (N.J. 1951) 17 American Shops v. American Fashion Shops 80 A.2d 575, 577 (N.J. 1951) 18 Vonderbank v. Schmidt 10 So. 616, 620 (La. 1892) 19 Katz Drug Co. v. Katz 217 S.W.2d 286, 289 (Ct. App. Mo. 1949) 20 Nims I § 185 21 Plum v. Siekmann 280 N . W . 264, 268 (Neb. 1938)

148

Vieter Teil: U.S.-amerikanisches Recht

pieller Art, zwischen einem Trade Name und einem Trade S l o g a n . 2 2 Eine weit verbreitete Ansicht war die, daß Trade Names Namen umfaßten, die die Funktion von Trademarks erfüllten, aber die nicht ausschließlich von einem Konzern genutzt werden konnten, weil sie stattdessen im Gemeingebrauch w a r e n . 2 3 Die Auseinandersetzungen innerhalb dieser Gruppe wurden darüber geführt, ob Trade Name der weitere Begriff sei24 oder ob ein Trade Name sich dadurch von einer Trademark unterscheide, daß er keine technische Trademark, also keine an Waren angebrachte und mit Erstgebrauch geschützte Trademark, sein k ö n n e . 2 5 Beide Ansichten erkannten an, daß Gattungsbegriffe (s. dazu unten: C.II.l.b.bb.) auch nicht als Trade Names zu schützen waren.26

Die andere stark vertretene Ansicht kann an dem oft zitierten Satz erkannt werden:

"Eine Trademark ist anwendbar auf die verkäufliche Ware (vendible com modity), an der sie angebracht ist, wohingegen ein Trade Name den Geschäftsbetrieb (business) und seinen Goodwill bezeichnet. "27

Aber wie kann dann das Gericht in Appeal of Laugham von dem "Trade Name jedes natürlichen Produktes oder anderen hergestellten Artikels "28 spre chen? Die "verkäufliche Ware/Geschäftbetrieb und Goodwill-TheorieM kann auch wie folgt ausgedrückt werden:

"Eine Trademark gehört hauptsächlich zu der verkauften Sache, während der Trade Name zusätzlich die Quelle, von der sie stammt, die Individualität des Herstellers einbezieht, sowohl zum Schutz im Handel und um Irreführung 22 Yellow Cab Co. v. Sachs 216 P. 33 (Cal. 1938) 23 Stork Restaurant v. Sahati 166 F.2d 348, 352 (9th Cir. 1948); Northwestern Knitting Co. v. Garon 128 N . W . 288, 290 (Minn. 1910); Bernstein v. Friedman 160 P.2d 227, 228 (Wy. 1945); Hopkins § 4; Nims § 185 24 Children's Bootery v. Sutker 107 So. 345, 347 (Fla. 1926); Nims § 185 25 Stork Restaurant v. Sahati 166 F.2d 348, 352 (9th Cir. 1948); Northwestern Knitting Co. v. Garon 128 N . W . 288, 290 (Minn. 1910) 26 Bolander v. Peterson 26 N.E. 603, 604 (111. 1891); Hopkins § 4 27 American Foundries v. Robertson 269 US 372, 380 (1926); Bolander v. Peterson 26 N.E. 603 (111. 1891); Vonderbank v. Schmidt 10 So. 616, 620 (La. 1892); Plum v. Siekmann 280 N . W . 264, 268 (Neb. 1938); Mary Muffet, Inc. v. Smelansky 158 S.W.2d 168, 170 (Mo. 1942); Gordy v. Dunwody 74 S.E.2d 886, 890 (Ga. 1953) 28 Appeal of Laughman 18 A. 415 (Pa. 1889)

Α. Begriffliche Abgrenzungen

149

des Geschäftsverkehrs zu vermeiden, als auch um ihm den Vorteil jede Reputation zu sichern, die er erlangt haben mag. "29 Dieses Zitat zeigt den Fehler, auf dem diese Abgrenzung beruht. Wie im zweiten Teil dieser Arbeit unter B. und C . l . erörtert, weist die Trademark genau wie der Trade Name auf den Hersteller hin30 und schützt auch wie dieser den Goodwill.3i Das Problem der Theorie, die den Trade-Name in erster Linie als Verkehrsgeltungs-Trademark

bezeichnet, also als Marke, die entweder nicht an dem

verkauften Artikel angebracht worden ist oder als beschreibender Begriff, Name etc. zumindest mit der Erstbenutzung geschützt ist, ist, daß der Lanham Act von 1946 diese Zeichen mit dem Begriff Trademark erfaßt hat. 32 Das bedeutet, daß diese Theorie seit 1946 nicht mehr zur Abgrenzung herangezogen werden k a n n . 33 Daher bietet keine der zitierten Entscheidungen eine überzeugende Erklärung. Das führt dazu, daß einige Gerichte ihren eigenen Weg aus dieser Verwirrung suchen. Einige versuchen, beide zuvor dargestellten Theorien zu umfassen:

"Ein Trade Name ist, wie der Begriff sagt, ein Wort oder eine Ph durch die ein Geschäftsbetrieb oder spezielle Handelswaren dem Verk kannt sind. "34 oder

"Eine Trademark ist phantasievoll und unterscheidungskräftig, wil gewählt und einzigartig. Ein Trade Name kann beschreibend sein, gatt bezeichnend, geographisch bezeichnend, üblich im Handel, persönlich, Firm oder Corporate Name. Die Funktion einer Trademark ist es, ein P

29 Armington v. Palmer 42 A. 308, 311 (R.I. 1898); Harryman v. Harryman 144 P. 262, 264 (Kan. 1914) 30 Hopkins § 4 31 Nims I § 198a; McCarthy I § 2:7 32 Trademark (Lanham) Act § 45, 15 U.S.C. § 1127 (1983), s. auch: Trademark (Lanham) Act § 2 (f), 15 U.S.C. § 1052 (1983) 33 McCarthy I § 4:3 34 Direct Service Oil Co. v. Honzay 2 N.W.2d 434, 436 (Minn. 1941)

150

V i e t e r Teil: U.S.-amerikanisches Recht

zu bezeichnen, wohingegen es die Funktion eines Trade Names ist, eine schäftsbetrieb zu bezeichen und zu unterscheiden. "35 Andere Gerichte bieten ihre eigenen Erklärungen an:

"Eine Trademark repräsentiert den Goodwill im Markt, während der Name ihn denen gegenüber repräsentiert, die am Geschäft vorbeipassiere oder

"Der Trade Name unterscheidet sich von der Trademark darin, da eine (der Trade Name - der Verfasser) das Ohr mehr anspricht als Auge. "37 In Ν . K. Fairbank Co. v. Kuckel, King & Cake Soap Co. hielt das Gericht die Bezeichnung G O L D D U S T fur einen Trade Name, weil die Anzeigen des Kläger-Unternehmens so angelegt waren, daß sie die Kunden veranlaßten, nach G O L D D U S T Z U fragen, ohne sich um Gestaltung, Farbe etc. des Etiketts zu k ü m m e r n . 3 8 Winkel hält Trade Names irrtümlich für Dienstleistungszeichen. 39 Diese Verwirrung veranlaßte die Legislative zum Handeln, und so wurde in den späten 60er-Jahren ein Trade Names Registration Act vorgeschlagen, der in Sec. 1 (4) lautete:

Trade Name bedeutet ein Wort, Name, Symbol, Gestaltung oder jede bination derselben, der in jeder beliebigen Form oder Anordnung von Person zur Bezeichnung seines Geschäftsbetriebes, Berufsstandes oder Gewerbes und zur Unterscheidung vom Geschäftsbetrieb, Berufsstand Gewerbe anderer benutzt wird Αο Heute definiert See. 45 Lanham Act Trade Names und Commercial Names gleich:

Die Begriffe "Trade Name" und "Commercial Name" umfassen persön Namen und Vornamen, Firm Names und Trade Names, die von Herstell 35 In Re Lyndale Farm 186 F.2d 723, 726 (C.C.P.A. 1951) 36 Ball v. Broadway Bazaar 87 N . E . 674 ( N . Y . 1909) 37 N . K . Fairbank Co. v. Luckel, King & Cake Soap Co. 102 F. 327 (9th Cir. 1900); Grocers' Baking Co. v. Sigler 132 F.2d 498, 501 (6th Cir. 1942) 38 N . K . Fairbank Co. v. Luckel. King & Cake Soap Co. 102 F. 327 (9th Cir. 1900) 39 Winkel S. 40

Α. Begriffliche Abgrenzungen

151

Industriellen, Kaufleuten, Landwirten und anderen benutzt werden, um Geschäftsbetrieb, ihren Berufsstand oder ihr Gewerbe zu bezeichnen; men und Titel, rechtmäßig geführt von Personen, Firmen, Personalge schaften, Kapitalgesellschaften, Unternehmen, Gewerkschaften und jed stellenden, industriellen, handeltreibenden, landwirtschaftlichen oder Organisation, die im Handel oder der Wirtschaft tätig sind und bere sind, vor einem Gericht zu klagen und verklagt zu werden.41 Abgesehen davon, daß hier durch unglückliche Formulierung der Begriff teilweise durch sich selbst erklärt werden soll, löst diese Definition tatsächlich die zuvor geschilderte Verwirrung auf: Vor 1946 wurde die Bezeichnung Trade Name gebraucht, um alle die Marken zu bezeichnen, die nicht per se geschützt waren, sondern erst Verkehrsgeltung nachweisen mußten. Es war sozusagen ein Pendant zur deutschen Ausstattung. Nach Inkrafttreten des Lanham Act erhielt die Bezeichnung eine völlig neue Bedeutung und wurde austauschbar mit der Bezeichnung "Commercial Name".42 Während grundsätzlich im Common Law die Definitionen des See. 45 Lanham A c t 4 3 übernommen w u r d e n , 4 4 sorgen die alten Gerichtsentscheidungen, die von den Gerichten auch zu berücksichtigen sind, immer wieder für Verwirrung.

VII. Mark "Mark" ist von See. 45 Lanham Act wie folgt definiert:

Der Begriff "Mark" beinhaltet jede Trademark, Service Mark, Colle Mark oder Certification Mark, die nach diesem Gesetz zur Eintragung rechtigt ist, unabhängig davon, ob sie eingetragen ist oder nicht. 45 Wegen des weiten Markenbegriffes des u.s.-amerikanischen Rechtes entspricht "Mark" der "Marke", wie sie im Dritten Teil für das deutsche Recht definiert wurde. Daher wird im folgenden statt von "Mark" von "Marke" die Rede sein. 40 Dole 56 T . M . R . 91,95 (1966) 41 Trademark (Lanham) Act § 45, 15 U.S.C. § 1127 (1983) 42 McCarthy I § 4:3; Gilson § 1.02 < 4 > 43 Trademark (Lanham) Act § 45, 15 U.S.C. § 1127 (1983) 44 La Chemise Lacoste v. Alligator Co. 374 F. Supp. 52, 54 (D.Del. 1974) 45 La Chemise Lacoste v. Alligator Co. 374 F. Supp. 52, 54 (D.Del. 1974)

152

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

Vili. Zeichen Der Begriff Zeichen wird in diesem Teil der Untersuchung in demselben Sinne gebraucht werden wie im vorangegangenen.

B. Markenfähigkeit in temporaler Hinsicht (Entstehungsvoraussetzungen der Marke)

I. "Common Law"-Grundsätze "Common Law" bezeichnet zum einen den anglo-amerikanischen Rechtskreis mit seinem vom kontinentaleuropäischen Rechtskreis so verschiedenen methodischen Ansatz bei der Rechtsfindung. Zum anderen ist "Common Law" der Gegenbegriff zum "Statutory Law", also das Richterrecht in Abgrenzung zum in Gesetzen und Verordnungen festgelegten Recht. In diesem Sinne ist "Common Law" hier gebraucht.

1. Registrierung Es gibt keine Registrierung im "Common Law".

2. Benutzung a. Grundsätzliches Es gibt im u.s.-amerikanischen Recht kein Markenrecht ohne die Benutzung oder Verwendung der Marke.** Wie im zweiten Teil dieser Arbeit unter C.I. bereits dargelegt wurde, bedeutet das nicht, daß damit die Benutzung als

46 Canal Company v. Clark 80 US 311, 322 (1871); American Foundries ν. Robertson 269 US 372, 380 (1926); Weener v. Brayton 25 N.E. 46, 47 ( N . Y . 1900); Coca-Cola v. State 225 S.W. 791, 792 (Ct. App. Tex. 1920)

. Markenfahigkeit in t

e

r

Hinsicht

153

solche geschützt wird. Es bedeutet stattdessen, daß die Existenz des Markenrechtes von der Benutzung abhängt. Diese Aussage hat zwei Stoßrichtungen. Erstens wird das Recht an der Marke durch Erstbenutzung erworben. Wer die Marke als erster im Markt benutzt, hat das Recht an der Marke. 4 7 Die Benutzung wirkt somit konstitutiv. Benutzung ist hier zu unterscheiden von der bloßen Adoption der Marke, also der bloßen Vorbereitung zum Gebrauch mit dem Willen zur Benutzung oder eben der bloßen Erfindung der Marke. Nur die tatsächliche Benutzung begründet das Markenrecht. 48 Aber diese Regel gilt nicht fur alle Marken. Das Markenrecht unterscheidet zwischen - Zeichen mit angeborener Unterscheidungskraft, - Zeichen, die zwar unterscheidungskräftig sind, denen die Unterscheidugskraft aber nicht angeboren ist und - Zeichen ohne Unterscheidungskraft. 4* Welche Markentypen jeweils zu diesen Kategorien gehören, wird unter C.II, im Detail besprochen. Eine Marke mit angeborener Unterscheidungskraft ist eine Marke, die natürlicherweise unterscheidungskräftig ist, das heißt, kein vernünftiger Mensch wird in dieser Marke eine Beschreibung des Artikels oder seiner Eigenschaften sehen, sondern nur eine Marke. Solche Zeichen werden daher auch als per se oder prima facie unterscheidungskräftige Marken bezeichnet oder gar als Marken per se. Nur diese Marken per se können aufgrund von Adoption und erster Benutzung geschützt werden.5o Ein Sonderfall: Wenn eine Abkürzung höchstwahrscheinlich denselben Eindruck auf den Verkehr (commercial impression) hinterläßt wie das Original, kann

4 7

Hanover Milling Co. v. Metcalf 240 US 403, 412 (1914); United Drug Co. v. Rectanus

Co. 248 US 90, 97 (1918); Olin Mathiesun Chem. Corp. v. Western States C. & M . Co. 227 F.2d 728, 730 (10th Cir. 1955); Nims I § 181 48 Hanover Milling Co. v. Metcalf 240 US 403, 412 (1914); United Dmg Co. v. Rectanus Co. 248 US 90, 97 (1918); Proxite Products, Inc. v. Bonnie Brite Products Corp. 206 F. Supp. 511, 514 (S.D.N.Y. 1962); Nims I § 181 49 McCarthy I § 11:1 50 Columbia Mill v. Alcorn 150 US 460, 463 (1893); Sweetorts v. Sunline, Inc. 380 F.2d 923 , 926 (8th Cir. 1967); McCarthy I § 15:1

154

Vieter Teil: U.S .-amerikanisches Recht

der Benutzer zur Prioritätsfeststellung die Erstbenutzung des Originals anfuhren.5i Zweitens ist die Benutzung Voraussetzung fur den S c h u t z . 5 2 Das bedeutet, daß das Eigentum nicht nur von der Erstbenutzung abhängt, sondern auch von der Kontinuität der Benutzung von diesem Zeitpunkt an. 53 Die Benutzung muß mehr als nur eine sporadische oder de minimis Benutzung sein und den Willen widerspiegeln, die gekennzeichneten Artikel auch wirklich zu vertreib e n d Aber es wird auch vertreten, es reiche aus, nachzuweisen, daß eine Fortfuhrung der Benutzung beabsichtigt ist, auch wenn die tatsächlichen Absatzzahlen sehr niedrig l i e g e n . 55

b. Umfang der Benutzung Dieselbe Auseinandersetzung gibt es darüber, ob die Erstbenutzung ausreiche, um das Markenrecht zu begründen. Einige Gerichte vertreten, daß die Verkaufszahlen fur das Erstbenutzungserfordernis unerheblich sind und daß auch Testverkäufe ausreichen, um das Recht zu b e g r ü n d e n . 56 Andere hingegen weigern sich, eine Erstbenutzung anzuerkennen, wenn sie die Benutzung als de minimis oder unbedeutend a n s e h e n . 57 Es gibt in dieser Auseinandersetzung keine erkennbare Mehrheit fur eine der beiden Auffassungen, nicht ein51 Vacuum Electronics Corp. v. Vacuum Engineering Co.

150 U.S.P.Q. 215, 216

(T.M.T.A.B. 1966); McCarthy I § 7:4 52 Hanover Milling v. Metcalf 240 US 403, 415 (1914); Campbell Soup Co. v. Armour & Co. 175 F.2d 795, 797 (3rd Cir. 1949); Sutton Cosmetics (P.R.) v. Lander Co. 455 F.2d 285, 288 (2nd Cir. 1972); Hopkins § 29; McCarthy § 16:1 53 Hanover Milling Co. v. Metcalf 240 US 403, 414 (1914); D. M . & Antique Import Corp. v. Royal Saxe Corp. 311 F. Supp. 1261, 1271 (S.D.N.Y. 1970); Caesar's World, Inc. v. Caesar's Palace, Inc. 179 U.S.P.Q. 14 (D. Neb. 1973); McCarthy § 16:2 54 Köhler Manufg Co. v. Beeshore 59 F. 572, 576 (3rd Cir. 1893); Philipp Morris, Inc. v. Imperial Tobacco Co. (Gr. Brit. & Ire.) Ltd. 251 F. Supp. 362, 378 (E.D.Va. 1965); McCarthy

§ 16:2 55 Community of Roquefort v. Santo 443 F.2d 1196, 1200 (C.C.P.A. 1971) 56 E. I. Du Pont de Nemours & Co. v. Big Bear Stores 161 U.S.P.Q. 50, 51 (T.M.T.A.B. 1969); E. I. Du Pont de Nemours & Co. v. G. C. Murphy Co. 199 U.S.P.Q. 807, 812 (T.M.T.A.B. 978) 57 Kathreiner's Malzkaffee Fab. v. Pastor Kneipp Med. Co. 82 F. 321, 325 (7th Cir. 1897); Philipp Morris, Inc. v. Imperial Tobacco Co. (Gr. Brit. & Ire.) Ltd. 251 F. Supp. 362, 378 (E.D.Va. 1965)

. Markenfahigkeit in t

e

r

Hinsicht

155

mal eine Tendenz. Der Streit erstaunt um so mehr angesichts der Tatsache, daß die Entscheidung darüber, ob eine Benutzung unbedeutend ist oder nicht, nicht an klar umrissene objektive Merkmale gebunden ist. Es besteht mithin ein großer Spielraum fur die Gerichte. Erklären läßt sich die Auseinandersetzung wie folgt: Das allgemeine Prinzip hinter dem Schutz per se unterscheidungskräftiger Marken aufgrund der Erstbenutzung ist, daß bei diesen Marken die unwiderlegbare Vermutung besteht, daß sie aufgrund ihrer angeborenen Unterscheidungskraft Verkehrsgeltung und eine Assoziation mit dem gekennzeichneten Gut sofort mit der ersten Benutzung erworben haben.58 Die Gerichte wenden dann vom Standpunkt der Equity (Rechtsprechung, die sich vom geschriebenen Recht weitgehend löst und sich in erster Linie am Gedanken der Gerechtigkeit als allgemeines Gerechtigkeitsempfinden orientiert.) die eine oder die andere Theorie an, abhängig davon, ob eine Verkehrsgeltung angenommen werden kann. Eine Bestätigung der These, daß sich die Gerichte relativ viel Freiheit herausnehmen, um gerechte (equitable) Resultate zu erzielen, bietet eine Entscheidung des U.S. Court of Appeals im zweiten Federal Circuit aus dem Jahre 1980. Bei dieser Entscheidung war das Gericht damit konfrontiert worden, daß beide Parteien dieselbe Marke gutgläubig eine beachtliche Zeit benutzt hatten, nachdem sie von ihrem ursprünglichen Inhaber aufgegeben worden war. Sie hatten bereits viel Geld in Werbemaßnahmen investiert. Obwohl es möglich gewesen wäre, festzustellen, wer der Erstbenutzer war, stellte das Gericht fest:

"Das Prioritätsprinzip im Trademarkrecht wird nicht in seinem kale schen Sinne angewandt, sondern auf der Basis der von ihm umfaßten ties. "59 c. Form der Benutzung: das "Affixation"-Erfordernis Nachdem nun feststeht, daß die Benutzung das Markenrecht konstituiert, bleibt zu klären, was unter Benutzung zu verstehen ist. Das erste Restatement of Torts besagt in See. 718:

58 Kathreiner's Malzkaffee Fab. v. Pastor Kneipp Med. Co. 82 F. 321, 325 (7th Cir. 1897); Field Enterprises Educational Corp. v. Cove Industries 297 F. Supp. 989, 994 (E.D.N.Y. 1969) 59 Manhattan Industries, Inc. v. Sweater Bee by Banff 627 F.2d 628, 630 (2nd Cir. 1980)

Vierter Teil: U.S.-amerikanisches Recht

156

"Eine Bezeichnung ist in der Regel keine Trademark,

es sei denn, sie ist an

den Waren angebracht, die sie bezeichnet. "60 Ob dies noch die Regel ist, und wenn, was noch als Anbringen der Marke an der Ware bezeichnet werden kann, wird im folgenden behandelt werden. Die Regel besagt, daß die Käufer die Marke in enger physischer Nähe zur Ware sehen müssen. 61 Bedeutet das, daß die Marke an der Ware selbst angebracht werden muß? Dies ist bei Lebensmitteln oder flüssigen Produkten nicht möglich. Daher hat das Gericht in Standard Brands v. Smidler die Verwendung auf Blechdosen mit Fruchtsaft fur Trademark-Benutzung gehalten. 62 Genauso anerkannt ist es, daß die Verwendung der Marke auf Flaschen ausreicht, um ein Markenrecht zu b e g r ü n d e n . 63 Auch die Verwendung auf Tankzapfsäulen wurde als ausreichende Markenbenutzung a n e r k a n n t . 6 4 Markenmäßige Benutzung ist möglich sowohl auf dem Produkt selbst, als auch auf Behältern, Flaschen oder Verpackungsmaterial, die das Produkt u m g e b e n . 6 5 Dies entspricht auch der Definition, die der Lanham Act fur "Benutzung im Verkehr" in See. 45 Lanham Act 6 6 aufweist. Allerdings gibt es folgende Einschränkung: "Wo auf die Anbringung an die Waren vertraut zung zu begründen, wird das Erfordernis Anbringung auf Behältern

befriedigt,

wird, um Trademark-Benut-

der Anbringung nicht durch eine

deren Wesen im Verhältnis

60 s. auch: Columbia Mill Co. v. Alcorn 150 US 460, 463 (1893); Rokey v. Younghusband 204 F.2d 209, 212 (9th Cir. 1953) 61 Western Stove & Co. v. Geo. D. Roper Corporation 82 F. Supp. 206, 212 (S.D.Cal. 1949); Candee, Swan & Co. v. Deere & Co. 54 Dl.Rep. 439, 457 (1870); Metcalfe ν. Brand 5 S.W. 773, 781 (Ct. App. Ky. 1887); Covert v. Bernart 138 S.W. 103, 104 (Ct. App. Mo. 1911); Hopkins § 30; Nims I § 214 62 Standard Brands v. Smidler 151 F.2d 34 (2nd Cir. 1945) 6 3

Persha v. Armour & Company 239 F.2d 628, 630 (5th Cir. 1957); Electronic Com'ns,

Inc. v. Electronic Components for Ind. Co. 443 F.2d 487, 492 (8th Cir. 1971); Restatement (First) of Torts § 718 comment b (1938) 64 Pure Oil Co. v. Puritan Oil Co., Inc. 127 F.2d 6, 8 (2nd Cir. 1942); A. & H . Transportation v. Save Way Stations 135 A.2d 289, 294 (Ct. App. Md. 1957); Nims I § 218 65 Restatement (First) of Torts § 718 comment b (1938);Hopkins § 30 66 Trademark (Lanham) Act § 45, 15 U.S.C. § 1127 (1983)

zu den

. Markenfahigkeit in t

e

r

Hinsicht

transportierten Waren eine solche ist, daß die Verwendung beendet ist, wenn die Transportphase beendet ist. "67

157

in der Werbung

Daher kann Markenbenutzung nur dann anerkannt werden, wenn sie eine offene und den voraussichtlichen Kunden erreichende ist. 68 Daher reicht auch die Benutzung auf Einkaufstüten und noch deutlicher auf Beipackzetteln wie Gebrauchsanweisungen nicht aus, weil die Marke dem Käufer bis nach dem Kauf verborgen bleibt. 69 Der Lanham Act, wie bereits im zweiten Teil dieser Arbeit unter A. beschrieben, weitgehend eine Kodifizierung bestehender "Common Law"Grundsätze, aber auch gelegentlich Verursacher von Veränderungen im "Common Law", erlaubt in See. 45 Lanham Act die Verwendung auf "Displays, die mit den Waren in Verbindung gebracht werden"™ und bereitete so den Weg für einen Wandel im "Common Law". Was "Displays, die mit den Waren in Verbindung gebracht werden" sind, ist nach einer Sichtung der Entscheidungen nicht ganz deutlich. Die Benutzung des Zeichens an einem Geschäft oder als Zeichen ist keine M a r k e n b e n u t z u n g . 71 Andererseits erfüllte die Benutzung auf "Display-Karten überall in Schönheitssalons und auf großen Theken- und Schaufenster-Display-Karten des Aufstell-Typs "72 die Anforderungen. Gelbe Farbe in Verbindung mit einer unterscheidungskräftigen Gebäudegestaltung wurde in Eastman Kodak Co. v. Fotomat Corp. als schutzfähig angesehen. 73 Auch andere Gerichte haben entschieden, daß die Gestaltung der Kioske von denen verkauft wird schutzfahig sind.74 Andererseits wurde in In re Mueller die Benutzung auf einem Kombiwagen, der die 67 In re Lyndale Farm 186 F.2d 723 , 728 (C.C.P.A. 1951) 6 8

Hovnanian Enterprises, Inc. v. Covered Bridge Estates, Inc. 195 U.S.P.Q. 658, 662

(T.M.T.A.B. 1977); Duron Paint Manufacturing v. St. Charles Manufacturing 198 U.S.P.Q. 187, 189 ( T . M . T . A . B .

1978)

& Pennsylvania Fashion Factory 588 F.2d 1343 (C.C.P.A. 1978); McCarthy I § 16:9 70 Trademark (Lanham) Act § 45, 15 U.S.C. § 1127 (1983) 71 In re Mautz Paint & Varnish Co. 157 U.S.P.Q. 637, 638 (T.M.T.A.B. 1968); McCarthy I § 16:10; Nims I § 218; a.A.: Note 68 Harv. L. Rev. 814, 820 (1955) 72 Roux Laboratories, Inc. v. Clairol Incorporated 427 F.2d 823, 831 (C.C.P.A. 1970) 73 Eastman Kodak Co. v. Fotomat Corp. 317 F. Supp. 304 (N.D.Ga. 1969) 74 Fotomat Corp. v. Houck 166 U.S.P.Q. 271, 272 (C.C.Fla. 1970); McCarthy I § 7:20; Fletcher 69 T . M . R . 229, 231 (1979)

158

Vieter Teil: U.S.-amerikanisches Recht

Waren (Differentiale) aber nicht enthielt, als nicht ausreichend abgelehnt. 75 Dasselbe Ergebnis hatte in In re Webcor die Verwendung auf einem Lastkraftwagen, der die Waren (Hi-Fi Plattenspieler, Bandmaschinen etc.) auslief e r t e . 76 Die beiden letzten Entscheidungen sind nachvollziehbar, denn der Kunde kam mit dem Wagen und damit der Marke wissentlich bestenfalls in Verbindung, nachdem er die Kaufentscheidung bereits gefallt hatte. Aber in In re Tri-Metal Works, Inc. versagte das Trademark Trial and Appeal Board Markenschutz auch für einen Kleinlaster, der zu einem mobilen Pizza-Spender umgebaut worden w a r . 7 7 Einerseits gibt es Gerichte, die eine enge physische Verbindung der Marke zur Ware verlangen, so daß der Käufer Ware und Marke leicht mit einander in Verbindung bringen kann.78 Andererseits gibt es auch Belege fur die Ansicht, daß die Waren nicht einmal physisch existieren müssen, wenn der Käufer das Display sieht, daß es aber möglich sein muß, daß er direkt Waren und Marke in Verbindung bringt.79 Wenn das die Regel ist, wie kann dann das Gericht in In re Preservation Society of Newport County feststellen, daß die Benutzung von Farbtafeln fur im Zeitpunkt des Verkaufs zuzubereitende Farben keine Markenbenutzung i s t ? 8 0 Der Grund dafür ist die Rechtsentwicklung. In den letzten 15 Jahren haben die Gerichte das " Affixation "-Erfordernis mehr und mehr liberalisiert. Aber es gibt immer noch Benutzungsformen, die nicht als rechtsbegründend anerkannt werden. So ist die Benutzung auf Hotelwerbung, auch auf Hotelseife und -handtüchern bloße Werbung.81 Auch die Verwendung in Preislisten, Broschüren und Flugblättern wird nicht als Markenbenutzung anerk a n n t . 82 Musterbögen sind ebensowenig M a r k e n . 83 Also ist Erstbenutzung in 75 In re Mueller 132 U.S.P.Q. 687 CT.M.T.A.B. 1962) 76 in re Webcor, Inc. 122 U.S.P.Q. 97 (T.M.T.A.B. 1959) 77 In re Tri-Metal Works, Inc. 174 U.S.P.Q. 584 (T.M.T.A.B. 196o) 78 In re Mautz Paint & Varnish Co. 157 U.S.P.Q. 637, 638 (T.M.T.A.B. 1968); Nims I § 218; Schreiner S. 343 f. 79 Application of Griffin Pollution Control Corp. 517 F.2d 1356, 1358 (C.C.P.A. 1975); McCarthy I § 16:9 80 In re Preservation Society of Newport County 152 U.S.P.Q. 522 (T.M.T.A.B. 1966) 81 Hopkins § 30 82 Pendleton Woolen Mills v. Eloesser-Heynemann Co. 133 U.S.P.Q. 211 (T.M.T.A.B. 1962); In re International Paper Co. 153 U.S.P.Q. 424 (T.M.T.A.B. 1967); In re Rayonier, Inc. 208 U.S.P.Q. 86 (T.M.T.A.B. 1980)

. Markenfahigkeit in t

e

r

Hinsicht

159

der Werbung, sei es in Anzeigen, Radiosendungen oder in anderer Form, nicht

rechtsbegründend.

84 Die Benutzung in Anzeigen und auf Brief- und

Rechnungsköpfen ist nur fur Dienstleistungsmarken anerkannt. »5 Aber es gibt bereits Entscheidungen, die diese Beschränkungen angreifen. In Application of Griffin Pollution Control Corp. wurde die Benutzung der Marke in Broschüren fur Gasgemische als Markenbenutzung a n e r k a n n t . Andere Gerichte haben erklärt, die Benutzung auf Rechnungen und in Werbung und Promotion könne auch fur Trademarks ausreichen.87 Diese Auffassungen sind zwar noch in der Minderheit, sie zeigen aber, daß infolge der modernen Methoden der Werbung das "Affixation "-Erfordernis teilweise fur historisch gehalten wird»» und daß es einen Trend gibt, dieses Erfordernis zu liberalisieren. 89 Derzeit ist es noch eine zutreffende Feststellung, daß Marken grundsätzlich an den Waren oder ihren Behältern angebracht werden müssen. Im "Common Law" muß diese Anbringung im Zeitpunkt des Verkaufs vorhanden s e i n . 9 0 Es gibt hier eine Aufweichung, aber die Grenzen dieser Aufweichung lassen sich noch nicht klar umreißen.

d. Verkehrsgeltung: die "Secondary-Meaning-Doktrin" Während sich, wie unter a. erläutert, das Recht an Marken mit angeborener Unterscheidungskraft nach der Priorität der Erstbenutzung richtet, richtet sich das Recht an Marken, die zwar unterscheidungskräftig sind, aber nicht von Natur aus, nach der Priorität des Erwerbs von "Secondary Meaning".9i Das Gericht in G. & C. Merriam Co. v. Saalfield erklärte dies wie folgt:

S3 In re Dura Coip. 188 U.S.P.Q. 701, 702 (T.M.T.A.B. 1975) 8 4

Electronic Com'ns, Inc. v. Electronic Components for Ind. Co. 443 F.2d 487, 492 (8th

Cir. 1971); Schreiner S. 343 S5 In re Pierce 164 U.S.P.Q. 369 (T.M.T.A.B. 1970); In re Reichhold 167 U.S.P.Q. 376 (T.M.T.A.B. 1970); McCarthy I § 16:10; SchreinerS. 343 8 6

Application of Griffin Pollution Control Corp. 517 F.2d 1356 (C.C.P.A. 1975)

8 7

Drexel Enterprises, Inc. v. Richardson 312 F.2d 525, 527 (10th Cir. 1962); Duron Paint

Manufacturing v. St. Charles Manufacturing 198 U.S.P.Q. 187, 189 (T.M.T.A.B. 1978) 8 8 8

Restatement (First) of Torts § 718 comment a (1938)

9 McCarthy I § 16:9; Chaffee 53 Harv.L.Rev. 1289, 1297 (1940)

90 Mendes v. New England Duplicating Co. 94 F. Supp. 558, 560 (D.Mass. 1950) 91 McCarthy I § 15:1; Nims I § 185 11 Arnade

160

Vierter Teil: U.S.-amerikanisches Recht

"Zunächst könnte es so aussehen, als könne sich jeder fitr seine Ware des Wort oder jede Phrase, die er wählt, aneignen, aber das ist nicht so das gewichtigere Recht der Öffentlichkeit Vorrang hat und man sich ni eigenen exklusiven Benutzung ein Wort aneignen kann, das bereits de fentlichkeit gehört und daher von jedem benutzt werden darf. Daraus die Regel, die zuerst in Trademark-Fällen formuliert worden war, d keine exklusive Aneignung von geographischen Begriffen oder Qualitäts ben geben kann. Das liegt daran, daß diese Worte beschreibend sind sein können, und daß man für sein eigenes Produkt berechtigterweise beschreibende Wort benutzen darf, weil solche Worte im öffentlichen Gemeinbesitz stehen. Es zeigte sich bald, daß diese letztgenannte Regel stabengetreu in allen Fällen angewendet zu Wirtschaftsbetrug anregen und daß solch eine universale Anwendung nicht von Equity-Gerichten to werden konnte; daher entstand die "Secondary Meaning "-Theorie. "92 Das "secondary Meaning "-Erfordernis trägt also auch einem Freihaltebedürfhis Rechnung. Während früher der Schutz der mit "Secondary Meaning" ausgestatteten Marken, die zwar unterscheidungskräftig, aber nicht per se unterscheidungskräftig waren, als Gegenstand des allgemeinen Wettbewerbsrechts angesehen wurde, sprechen die Gerichte heute auch in diesen Fällen von Trademark-Recht, beziehungsweise Trademark-Verletzung. 93 "Secondary Meaning" ist die geistige Assoziation der Marke mit einer einzelnen Herkunftsquelle im Gedächtnis des Käufers.94 Dies weist auf die Tatsache hin, daß es die Absicht des Markenrechtes ist, eine Irreführung der Verbraucher zu verhindern. Eine solche Irreführung ist nur möglich, wenn das Zeichen erkannt und mit den Gütern, die es repräsentiert, assoziiert wird. Sie ist nicht möglich, wenn das Zeichen gar nicht auf den Anbieter der Güter hinweist, also wenn es nicht unterscheidungskräftig ist. Zeichen mit angeborener Unterscheidungskraft sind per se unterscheidungskräftig und erfüllen diese Aufgabe daher naturgemäß. Deshalb vermutet die Rechtsordnung unwiderlegbar, daß diese Zeichen Verkehrsgeltung und -assoziierung unmittelbar

92 G. & C. Merriam Co. v. Saal field 198 F. 369, 373 (6th Cir. 1912); National Shoe Stores Co. v. National Shoes of N . Y . 131 A.2d 909, 913 (Ct. App. M d . 1957); McCarthy I § 11:5; Nims I § 37 93 Mishawaka Mfg. Co. v. Kresge Co. 316 US 203, 207 (1941); McCarthy I § 11:9

. Markenfahigkeit in t

e

r

Hinsicht

161

mit Aneignung und Benutzung erwerben. 95 Dahinter steht natürlich auch der praktische Grund, daß sich die Gerichte auf diese Weise in einem Teil der Fälle die langwierige und schwierige Ermittlung des Zeitpunkts der Erlangung der "Secondary Meaning" ersparen. 96 Zeichen ohne angeborene Unterscheidungskraft, fehlt naturgemäß die Unterscheidungskraft, weil sie bereits mit einer Erstbedeutung, der "Primary Meaning" belegt sind, sei diese beschreibend, geographisch, gattungsbezeichnend oder ähnliches. Aber oft etablieren die Verkäufer im Gedächtnis der Verbraucher eine weitere, zweite Bedeutung für diese Zeichen, die "Secondary Meaning", die auf die Verkäufer hinweist. Dann haben diese Zeichen Verkehrsgeltung und -assoziation erworben und damit auch Unterscheidungskraft. 97 Es würde die Verbraucher irrefuhren und damit eine Verletzung öffentlicher Interessen bedeuten, wenn das Markenrecht diese "Secondary Meaning Marken nicht schützte. Markenschutz ist also alles in allem ein "Vertrag" zwischen Verkäufer und Öffentlichkeit: Die Öffentlichkeit in Gestalt des Staates gewährt dem Verkäufer ein Recht, das fur ihn wertvoll ist,98 und als Gegenleistung bewacht er es und macht Verletzungen dieses Rechtes vor Gericht geltend. Er verhindert auf diese Weise eine Irreführung des Verkehrs und damit die Verletzung öffentlicher Interessen. Diese Public-Injury-Doktrin ist der Grund, aus dem der Markenrechtinhaber, wenn er sein Recht verteidigt, eine Verletzung öffentlicher Interessen (public injury) in Form der Wahrscheinlichkeit einer Verwechselung (likelihood of confusion) nachweisen muß und nicht persönlichen S c h a d e n . 9 9

94 Blisscraft of Hollywood v. United Plastics Co. 294 F.2d 694, 698 (2nd Cir. 1961); Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc. 632 F.2d 817, 820 (9th Cir. 1980); Sadie's, Inc. v. Hitchcock 363 So.2d 1306, 1308 (Ct. App. La. 1978); Nims I § 37 95 Kathreiner's Malzkaffee Fab. v. Pastor Kneipp Med. Co. 82 F. 321, 325 (7th Cir. 1897); Field Enterprises Educational Corp. v. Cove Industries, Inc. 297 F. Supp 989, 994 (E.D.N.Y. 1969); McCarthy I § 15:1 96 McCarthy I § 8:1 97 French Republic v.Saratoga Vichy Co. 191 US 427, 435 (1903); G. & C. Merriam Co. v. Saalfield 198 F. 369, 373 (6th Cir. 1912); Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc. 698 F.2d 786, 791 (5th Cir. 1983); Gordon v. Warner Bros. Pictures, Inc. 74 Cal. Rptr. 499, 502 (Ct. App. 1969); McCarthy I § 15:1; Lunsford 60 T . M . R . 263, 264 (1970) 9 8

s. Zweiter Teil: Β.

99 Stern/Hoffmann 110 U.Pa.L.Rev. 935, 971 (1962)

162

Vierter Teil: U.S.-amerikanisches Recht

Allerdings gibt es zwei Jurisdiktionen, in denen die "Secondary Meaning "Doktrin nicht akzeptiert wird. In New York haben die Gerichte, vornehmlich die Bundesgerichte, "Secondary Meaning" als nicht immer fur den Schutz nicht per se unterscheidungskräftiger Marken erforderlich angesehen. i°o Die Gerichte berufen sich dabei auf die Entscheidung Santa's Workshop, Inc. v. Sterling, 101 obwohl das Gericht in dieser Entscheidung in seiner Wortwahl sehr zurückhaltend war und obwohl einige nachfolgende Entscheidungen auf "Secondary Meaning" gestützt wurden, ohne daß Santa's Workshop, Inc. v. Sterling auch nur zitiert worden wäre. 102 Weil aber keine dieser Entscheidungen aus dem Federal Court of Appeals des 2nd Circuit stammte und in keiner dieser Entscheidungen ein Schutzbegehren mit der Begründung abgelehnt wurde, es sei keine "Secondary Meaning" dargetan, muß angenommen werden, daß in New York noch immer zumindest in Bundesgerichten "Secondary Meaning" nicht unbedingt erforderlich ist. Die Frage, welcher Test stattdessen die Schutzfahigkeit feststellen solle, wird nicht einheitlich beantwortet. Allerdings geben die Gerichte immer eine der folgenden Antworten: 103 - überlegte Nachahmung und vorsätzliches Ausnutzen eines fremden Rufes (palming off),! 04 - tatsächliche Verbrauchertäuschung, 105 - Fairness des Beklagtenverhaltens. 106 Die ersten beiden Gründe scheinen nichts anderes zu sein, als Alternativformulierungen des "Secondary Meaning"-Erfordernisses. Warum sollte der 100 Upjohn Company v. Schwartz 246 F.2d 254, 261 (2nd Cir. 1957); Perfect Fit Industries, Inc. v. Acme Quilting Co. 618 F.2d 950, 953 (2nd Cir. 1980); Polo Fashions, Inc. v. Extra Spec. Prods., Inc. 451 F. Supp. 555, 562 (S.D.N.Y. 1978) 101 Santa's Workshop, Inc. v. Sterling 122 N.Y.S.2d 488 (App. Div. 1953) 102 Travel Magazine, Inc. v. Travel Digest, Inc. 191 F. Supp. 830 (S.D.N.Y. 1961); Allied Maintenance v. Allied Mechanical 369 N.E.2d 1162 (N.Y. 1977); Schwartz v. Hempton 219 N.Y.S.2d 106 (Sup. Ct. 1961) 103 Blisscraft of Hollywood v. United Plastics Co. 294 F.2d 694, 698 (2nd Cir. 1961); McCarthy I § 15:5; Comment 1962 Duke L.J. 307, 311 104 w . E. Bassett Company v. Revlon, Inc. 435 F.2d 656, 664 (2d Cir. 1970); Polo Fashions, Inc. v. Extra Spec. Prods., Inc. 451 F. Supp. 555, 562 (S.D.N.Y. 1978) 105 Perfect Fit Industries, Inc. v. Acme Quilting Co. 618 F.2d 950, 953 (2nd Cir. 1980) 106 Upjohn v. Schwartz 246 F.2d 254, 262 (2nd Cir. 1957)

. Markenfahigkeit in t

e

r

Hinsicht

163

Beklagte ein Gerichtsverfahren wegen vorsätzlicher Ausnutzung eines fremden Rufes riskieren, wenn nicht, weil er von diesem fremden Ruf profitieren möchte. Dazu muß dieser fremde Ruf bereits existieren. Existiert er aber, dann, weil der Verkehr gute Erfahrungen mit dem Gut auch mit dieser assoziiert. Das geschieht ausschließlich über die Marke. Daher ist das Bestehen eines Rufes gleichbedeutend mit der Existenz von Verkehrsgeltung und -assoziierung der Marke, also von "Secondary Meaning" derselben. Das gleiche gilt fur den zweiten Grund: Tatsächliche Verbrauchertauschung ist nur möglich, wenn der Verbraucher das Produkt des Beklagten für das des Klägers hält. Dann muß der Verbraucher bereits eine Vorstellung vom Produkt des Klägers haben. Diese und die Verwechselung entstehen über die Marke, die dazu Verkehrsgeltung und -assoziierung genießen, mithin mit "Secondary Meaning" ausgestattet sein muß. Der dritte Grund allerdings knüpft eher an das Verhalten des Beklagten als an eine Verletzung der Marke an. Der Schaden liegt nicht in der Täuschung der Verbraucher, sondern im Kopieren des Eigentumsrechtes des Inventors und in der Verwerflichkeit des Handelns. 107 Das hier geschützte öffentliche Interesse ist die Aufrechterhaltung ethischer Standards und lauteren Geschäftsgebahrens. Es handelt sich um die sogenannte "Misappropriation"Doktrin. i° 8 Diese Doktrin hat nichts mehr mit den Prinzipien des Markenrechtes zu tun. 109 Die Gerichte orientieren sich eher an den Prinzipien ungerechtfertigter Bereicherung (unjust enrichment) und lauteren Geschäftsgebahrens. Bezeichnend dafür ist die Aussage, die das Gericht in Hygienic Specialties Co. v. H. G. Salzman, Inc. machte: "Hygienic hat nicht gezeigt, daß ein einziger Verbraucher schalen aufgrund ihrer Herkunft

kommen mit dem Richter der Vorinstanz ist", daß ein Käufer zigartigen

überein, daß "es unwahrscheinlich

"überhaupt irgendeinen

Produzenten verwenden " würde. und billigen

eine ihrer Seifen-

gekauft hat., im Gegenteil, wir stimmen vollGedanken auf die Identität

Offensichtlich

Haushaltsgutes

des

würde kein Käufer dieses e

auf die Reputation des Herstellers

107 Hygienic Specialties Co. v. H. G. Salzman, Inc. 302 F.2d 614, 622 (2nd Cir. 1962); Perfect Fit Industries, Inc. v. Acme Quilting Co. 618 F.2d 950, 953 (2nd Cir. 1980) 108 Stern/Hoffmann 110 U.Pa.L.Rev. 935, 939 (1962) 109 McCarthy I § 15:5; Comment 1962 Duke L.J. 307, 311

164

Vierter Teil: U.S.-amerikanisches Recht

vertrauen, sondern auf die ersichtliche des Produktes selbst. "no

Qualität und den optischen Ein

Diese Ansicht zeigt sehr deutlich, daß der Pfad des Markenschutzes verlassen worden ist. Das Problematische dieser Auffassung ist, daß sich die Gerichte von ihren eigenen Begriffen von wirtschaftlichem Fairplay und wirtschaftlicher Notwendigkeit leiten lassen, m In Louisiana versuchen die Gerichte, die "Misappropriation N-Doktrin wie auch die "Public-Injury"-Doktrin miteinander zu verbinden. Die Gerichte argumentieren, daß Markenrecht ein Teil des breiteren Rechtes des unlauteren Wettbewerbs sei. Der dreiteilige Gegenstand des Wettbewerbsrechtes ist: 112 - den ehrenhaften Handel im Gewerbe demjenigen zu schützen, dem es gerechterweise gehört, - den unehrenhaften Händler zu bestrafen, wenn er mit unlauteren Mitteln das Gewerbe seines Konkurrenten wegnimmt, - die Öffentlichkeit vor Irreführung und Täuschung zu bewahren. Die Gerichte Louisianas wollen diesen Schutz nicht nur dadurch erreichen, daß sie auf "Secondary Meaning" abstellen, sondern auch auf Betrug auf Seiten des Verletzers. 113 Dies ist inkonsistent. Durch die Einführung eines zusätzlichen Erfordernisses verengen die Gerichte den Schutzbereich eher, als daß sie ihn auch auf die Fälle ausweiten, in denen der unehrenhafte Händler bestraft werden soll. Zusätzlich ist auch die Annahme, auf der diese Auffassung basiert, zweifelhaft. Es ist wahr, daß das Markenrecht ein Teil des breiteren Rechtes des unlauteren Wettbewerbs ist. Als engeres Segment behandelt das Markenrecht nicht die gleiche Bandbreite der Probleme, die das Wettbewerbsrecht behandelt. Stattdessen konzentriert es sich auf die Verhinderung einer Irreführung der Verbraucher und den Schutz des Markeninhabers in seinen Rechten. Die Motive des Verletzers interessieren das Markenrecht nicht.

HO Hygienic Specialties Co. v. H . G. Salzman, Inc. 302 F.2d 614, 620 (2nd Cir. 1962) H l Comment 1962 Duke L.J. 307, 317 112 Straus Frank Company v. Brown 169 So.2d 77, 80 (La. 1964); Woodson 41 La.L.Rev. 1389 (1981) 113 Vision Ctr. v. Opticks, Inc. 596 F.2d 111, 118 (5th Cir. 1979); Home Beverage Service v. Baas 28 So.2d 481, 486 (La. 1946); Straus Frank Co. v. Brown 169 So.2d 77, 80 (La. 1964); Woodson 41 La.L.Rev. 1389, 1392 (1981)

. Markenfahigkeit in t

e

r

Hinsicht

165

Der Begriff "Secondary Meaning", wörtlich Zweitbedeutung, ist dahingehend irreführend, daß "Secondary" nicht auf die zweite Stelle in der Wertigkeit oder Wichtigkeit der Bedeutung hinweist, sondern allein darauf, daß dies die zeitlich gesehen zweite Bedeutung der Bezeichnung ist.114 Dies mag auch der Grund sein, weshalb das erste Restatement of Torts die Formulierung "Special Significance" (besondere Bedeutung) verwendet und der Lanham Act in See. 2 ( 0 von einer "Marke, die unterscheidungskräftig geworden ist" spricht. 115 Die Gerichte sind sich nicht einig darüber, ob mit Rücksicht auf den jeweiligen Markt verlangt werden soll, daß die Marke eine erstrangige Bedeutung (primary significance) in der Anschauung der Verbraucher erlangt haben muß,n6 oder ob es als ausreichend angesehen werden soll, daß die Marke für einen erheblichen Teil der Verbraucher eine Herkunftsquelle darstellt, n? Diese beiden Auffassungen sind kontrovers. Jedoch zeigt sich, daß die unterschiedliche Formulierung der Voraussetzungen nicht die tatsächlichen Untersuchungsmethoden betreffen, die zur Feststellung der "Secondary Meaning" von den Gerichten angewendet werden. Die Gerichte scheinen die Meinungen nur zu zitieren, weil dies schon so viele Gerichte vor ihnen getan haben. Dies ist im u.s.-amerikanischen Recht ein nicht seltener Vorgang. In Union Carbide Corp. v. Ever-Ready, Inc. wurde eine Marke mit einem Kennzeichnungsgrad von 50% wegen "Secondary Meaning" geschützt,h« obwohl das Gericht in derselben Entscheidung eine erstrangige Bedeutung für die "Secondary Meaning" gefordert hatte. Wenn ein beträchtlicher Teil der Verbraucher Gefahr läuft, irregeführt zu werden, ist es Zeit für das Recht, ein-

114 Coca-Cola Company v. Seven-Up Company 497 F.2d 1351, 1354 (C.C.P.A. 1974); Union Carbide Coip. v. Ever-Ready, Inc. 531 F.2d 366, 380 (7th Cir. 1976); Gordon v. Warner Bros. Pictures, Inc. 74 Cal. Rptr. 499, 502 (Ct. App. 1969) 115 Trademark (Lanham) Act § 2 (0, 15 U.S.C. § 1052 (1983) 116 Kellogg Co. v. Nat. Biscuit Co. 305 US 111, 118 (1938); G. & C. Merriam Co. v. Saalfield 198 F. 369, 373 (6th Cir. 1912); Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc. 698 F.2d 786, 791 (5th Cir. 1983); In re Consolidated Foods Corp. 200 U.S.P.Q. 477, 480 (T.M.T.A.B. 1978); Visser v. Macres 29 Cal. Rptr. 367, 369 (Ct. App. 1963); Nims I § 37 117 Helena Rubinstein, Inc. v. Frances Denney, Inc. 286 F. Supp. 132, 133 (S.D.N.Y. 1968); James Burrough Ltd. v. Lescher 309 F. Supp. 1154, 1160 (S.D.Ind. 1969); Am. Ass'n for Adv. of Science v. Hearst Corp. 498 F. Supp. 244, 256 (D.D.C. 1980); Charcoal Steak House of Charlotte, Inc. v. Staley 139 S.E.2d 185, 187 (N.C. 1964); Bristol-Myers Co. v. Approved Pharmaceutical Corp. 149 U.S.P.Q. 896, 899 (Sup. Ct. N . Y . 1966); Lunsford 60 T . M . R . 263, 271 (1970) 118 Union Carbide v. Ever-Ready, Inc. 531 F.2d 366, 386 (7th Cir. 1976)

166

Vierter Teil: U.S.-amerikanisches Recht

zugreifen. Daher sollte es ausreichen, wenn die Marke fur einen beträchtlichen Teil der Verbraucher die Herkunft des Gutes anzeigt. Wertvolle Beweismittel zum Nachweis der "Secondary Meaning" sind: 11* - Zeugenaussagen der Verbraucher, daß die Marke fur sie einen Herkunftshinweis bedeutet, - Verkaufszahlen und Nachweis von Werbeaufwand (Beispiele von Werbeanzeigen und Zahlen über die Quantität), 120 - Nachweis vorsätzlicher unlauterer Benutzung der Marke, um von des Erstbenutzers Goodwill zu profitieren, - Nachweis tatsächlicher Verwirrung, die aus des Zweitbenutzers Benutzung resultiert und - sorgfältig konzipierte und durchgeführte demoskopische Gutachten. 121 Bei den demoskopischen Gutachten wird vom Verbraucher nicht erwartet, daß er den Namen des Anbieters kennt. Ausreichend ist, daß er die Marke mit einer bestimmten Herkunftsquelle assoziiert, ohne sich darum zu kümmern, wer sich dahinter verbirgt. Allerdings soll er bei jedem verwandten Produkt mit derselben Marke annehmen, es handele sich um ein Produkt desselben A n b i e t e r s . 122 Die demoskopischen Untersuchungen richten sich an die Zielgruppe der "Secondary Meaning", die V e r b r a u c h e r . 123 Interessant ist, daß sich die Gerichte an diese demoskopischen Gutachten inzwischen gewöhnt haben. In Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Pub., Inc. lehnte das Gericht einen Schutz ab, weil der Kläger es versäumt hatte, seinen Standpunkt mit einem demoskopischen Gutachten zu beweisen. 124

119 McCarthy I § 15:10; Lunsford 60 T . M . R . 263, 267 (1970) 120 Helena Rubinstein, Inc. v. Frances Denney, Inc. 286 F. Supp. 132, 134 (S.D.N.Y. 1968); Am. Ass'n for Adv. of Science v. Hearst Corp. 498 F. Supp. 244, 257 (D.D.C. 1980) 121 Bristol-Myers Co. v. Approved Pharmaceutical Corp. 149 U.S.P.Q. 896, 899 (Sup. Ct. N . Y . 1966) 122 Coca-Cola Co. v. Koke Co. 254 US 143, 146 (1920); Kellogg Co. v. Nat. Biscuit Co. 305 US 111, 118 (1938); Shredded Wheat Co. v. Humphrey Cornell Co. 250 F. 960, 963 (6th Cir. 1912); Bayer Co. v. United Drug Co. 272 F. 505, 509 (S.D.N.Y. 1921); Nims I § 42; Lunsford 60 T . M . R . 263, 267 (1970) 123 Am. Ass'n for Adv. of Science v. Hearst Corp. 498 F. Supp. 244, 257 (D.D.C. 1980) 124 Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Pub., Inc. 687 F.2d 563, 573 (2nd Cir. 1982)

. Markenfahigkeit in t

e

r

167

Hinsicht

In Kellogg Co. v. National Biscuit Co. weigerte sich der U . S. Supreme Court "Secondary Meaning" anzuerkennen, als Nabisco bei Auslaufen seines Patentes Verkehrsgeltung fur sein kissenformiges SHREDDED WHEAT-Produkt erreicht hatte. 125 Dies ist aber kein Nachweis einer willkürlichen Entscheidung. Hinter

dieser Entscheidung steckt vielmehr

der Gedanke,

daß

"Secondary Meaning" nur in einer Wettbewerbssituation erworben werden kann. Wenn es nur einen Anbieter gibt, ist es unmöglich, festzustellen, ob der Verkehr das Zeichen als Name fur das Produkt oder als Marke benutzt. In beiden Fällen weist das Zeichen auf eine bestimmte Herkunftsquelle, weil es nur diese eine gibt. Diese Situation wird im u.s.-amerikanischen Recht als defacto "Secondary Meaning" bezeichnet. 126 Schutz wird regional begrenzt überall dort gewährt, wo "Secondary Meaning" nachgewiesen werden kann.127 Da sich aus dieser Darstellung eine gewisse Vergleichbarkeit mit der Verkehrsgeltung nach deutschem Recht ergiebt, wird im folgenden statt "Secondary Meaning" der Begriff Verkehrsgeltung verwendet. Verkehrsgeltung

(Secondary

schem Recht die Eigenschaft Teil der durch Weitervertrieb Produkt

Meaning) ist demnach nach u.s.-amerikani-

eines Kennzeichens,

von einem beträchtlichen

oder Letztabnahme mit dem damit assoziierten

in Berührung kommenden Verkehrskreise

schaftsgebiet

als Hinweis auf die Herkunft

standen zu werden,

in einem begrenzten Wirt-

des betreffenden

Produktes

ver-

durch den es von anders gekennzeichneten Konkurrenz-

Produkten derselben Warengattung

unterschieden wird.

II. "Statutory Law" 1. Bundesrecht (Federal

Law)

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Bundesgesetz, das sich mit dem Markenrecht befaßt, der Lanham Act von 1946.128 Dieses Gesetz bietet einige wertvolle Rechte für die Inhaber registrierter Marken. Der Lanham Act bietet 125 Kellogg Co. v. Nat. Biscuit Co. 305 US 111 (1938) 126 Kellogg Co. v. Nat. Biscuit Co. 305 US 111, 118 (1938); McCarthy I § 15:7 127 Nims I § 38 128 Trademark (Lanham) Act, 15 U.S.C. §§ 1051 - 1127 (1983)

168

Vieter Teil: U.S.-amerikanisches Recht

zwei Register an: das Principle Register (Hauptregister) und das Supplemental Register (Ergänzungsregister). Ursprünglich war das Verfahren zur Eintragung im Supplemental Register eingerichtet worden als schnelles und einfaches Registrierverfahren, um den U.S.-Marken auch Schutz in den Ländern zu gewähren, in denen eine Registrierung im Heimatland der Marke (also hier den USA) Voraussetzung fur den Schutz war.129 Aber die Zahl der Heimatschutz-Staaten geht stark zurück und zusätzlich bieten internationale Konventionen wie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) Schutz ohne das Heimatschutz-Erfordernis.i30 Daher scheint diese Funktion des Supplemental Registers ins Leere zu gehen. i3i Heißt das, das das Supplemental Register heute nutzlos ist? Die Definition der nach See. 23 Lanham Acti32 im Supplemental Register eintragbaren Marke scheint weiter gefaßt zu sein als die in See. 2, 45 lanham Acti33 für die Eintragung in das Principle Register. Sie umfaßt ausdrücklich Slogans, Behälter und Produktgestaltungen etc..i34 Aber wie noch unter C.II, zu zeigen sein wird, ist die Bandbreite der nach See. 2, 45 Lanham Act eintragbaren Marken ständig erweitert worden, so daß das Verständnis dessen, was unter einer Marke zu verstehen ist, nach See. 23 Lanham Act und See. 2, 45 Lanham Act heute identisch ist.135 Daher hat die Bedeutung des Supplemental Registers abgenommen. Der Unterschied zwischen den beiden Registern liegt im Erfordernis der Unterscheidungskraft. Während das Principle Register nur unterscheidungskräftige Marken aufnimmt, verlangt das Supplemental Register lediglich, daß die Marke in der Lage ist, Unterscheidungskraft zu erwerben. Wenn daher ein Zeichen per se unterscheidungskräftig ist, kann es im Principle Register registriert werden. Ist es dagegen nicht per se unterscheidungskräftig, so ist es erst im Principle Register eintragbar, wenn es Unterscheidungskraft durch "Secondary Meaning" (=Verkehrsgeltung) erworben hat. Vorher kommt aber bereits eine Eintragimg im Supplemental Register in Betracht. 136 Weil die Eintragung im Supplemental Register zum Ausdruck bringt, daß das Zeichen grundsätzlich unterscheidungskräftig werden kann,

129 L. Smejda 62 T.M.R. 285, 287 (1972) 130 Winkel S. 30; Smejda 62 T.M.R. 285, 287 (1972) 131 Smejda 62 T.M.R. 285, 287 (1972) 132 Trademark (Lanham) Act § 23, U.S.C. § 1091 (1983) 133 Trademark (Lanham) Act §§ 2, 45, 15 U.S.C. §§ 1052, 1127 (1983) 134 Mittendorfer S. 251; Spratling 5 U.S.F. L. Rev. 451, 492 (1971) 135 Mittendorfer S. 253; Le Blanc ΙΠ 39 Geo.LJ. 294, 298 (1951)

. Markenfahigkeit in t

e

r

Hinsicht

169

dient die Eintragung im Supplemental Register heute praktisch allein dem Zweck eines vorbereitenden Schrittes hin auf dem Weg zur Eintragung ins Principal Register. 137 Dies rechtfertigt, im weiteren Verlauf dieser Untersuchung allein die Vorschriften zu betrachten, die sich mit der Eintragung im Principal Register befassen. Einige dieser Vorschriften bieten einen breiteren Schutz als das "Common Law". Dieser Schutz ist jedoch an vorherige Eintragung gebunden. Bedeutet das, daß nach dem Lanham Act Eintragung und nicht Benutzung das Markenrecht schafft? See. 2 (d), 49 Lanham Active zeigen, daß auch nach dem Lanham Act die Markenrechte aus der Priorität der Benutzung und Aneignung f l i e ß e n . 139 Nur gültige Marken sind eintragungsfahig.no Weil "Common Law" grundsätzlich Staatenrecht (state law) ist, scheint die Behauptung folgerichtig zu sein, daß nach dem Lanham Act nur nach Staatenrecht gültige Marken eintragungsfahig sind.ui Das bedeutete allerdings, daß sich ein Bundesgesetz an Staatenrecht anlehnte. Es gilt als Regel, daß Bundesgesetze unabhängig vom Staatenrecht angewendet werden. 142 Die Bestimmungen von Bundes- und Staatenrecht können aber gleichlautend sein. Für diese Meinung spricht, daß der Lanham Act, wie bereits erörtert und wie noch im Einzelnen unter C.I. zu sehen sein wird, neue Markenarten geschaffen hat, die vorher im "Common Law", wenn überhaupt, nur nach allgemeinem Wettbewerbsrecht schutzfahig waren. Deutlich wurde dies auch an der Neudefinition des Trade N a m e . 1 4 3 Der Lanham Act lehnt sich also nicht an das "Common Law" der Staaten an, sondern schafft im Gegenteil sogar neues Recht. Daher ist der Lanham Act nicht nur eine Kodifizierung bestehender "Common Law"136 Spratling 5 U.S.F. L. Rev. 451, 493 (1971) 137 Winkel S. 30; Le Blanc I I I 39 Geo.L.J. 294, 297 (1951); Sargent 61 T . M . R . 102, 104 (1971); Smejda 62 T . M . R . 285, 287 (1972); Spratling 5 U.S.F. L. Rev. 451, 493 (1971) 138 Trademark (Lanham) Act § 2 (d), 49, 15 U.S.C. §§ 1052, 1051 (note) (1983) 139 Campbell Soup Co. v. Armour & Co. 175 F.2d 795, 797 (3rd Cir. 1949); Herens v. Mena 275 N.Y.S.2d 747, 749 (Sup. Ct. 1966); McCarthy I § 16:5; Nims I I § 223a; HenningBodewig 1985 GRUR Int. 445, 447 140 Application of Deister Concentrator Company 289 F.2d 496, 501 (C.C.P.A. 1961); Mc Vey v. Brendel 22 A. 912, 914 (Pa. 1891); Red Devil Tools v. Tip Top Bnish Co., Inc. 236 A.2d 861, 864 (N.J. 1969); McCarthy I § 16:1 m

Application of Deister Concentrator Company 289 F.2d 496, 501 (C.C.P.A. 1961);

Spratling 5 U.S.F. L. Rev. 451, 467 (1971 142 McCarthy I § 7:33 143 s. dazu A . V I .

Vierter Teil: U.S.-amerikanisches Recht

170

Grundsätze oder gewährt nicht bloß deklaratorische Wirkung durch öffentliche B e k a n n t m a c h u n g . 144 Das Gesetz schafft stattdessen eigenständig Rechte und es beeinflußte in der Vergangenheit sogar noch die Entwicklung des "Common Law", weil sich die Gerichte weigerten, zwischen "Common Law "-Marken und solchen nach dem Lanham Act zu differenzieren und daher eher die Definitionen des Lanham Act im "Common Law" übernommen haben. 145 Obwohl der Lanham Act die Frage, was ein Zeichen zur Marke mache, beeinflußte, bot er keine distinguierten Regeln an. Daher sind die Hauptfragen, also: Was ist Benutzung?, Was ist "Secondary Meaning"?, etc., immer noch den Gerichten und dem "Common Law" überlassen. Das bedeutet aber nur, daß der Lanham Act diese Felder nicht exklusiv regelt. Es gibt Bestimmungen, auch, wie gesehen, zu der Frage, was rechtsbegründende Benutzung begründet, die die Regeln, die bis zum Erlaß des Lanham Acts gültig waren, modernisierten. Diese Bestimmungen hatten üblicherweise einen Einfluß auf das "Common Law". Die Gerichte entwickelten das "Common Law" mehr und mehr in Richtung hin zur Auffassung des Gesetzes. Manchmal geschah dies dadurch, daß die Gerichte das Gesetz lediglich als Kodifizierung des "Common Law" bezeichneten, 146 bis kein Unterschied mehr zwischen Lanham Act und dem "Common Law" bestand. 147 Dies darf man nicht außer Acht lassen, wenn man allgemeine Aussagen über den Charakter des Lanham Act macht. Es läßt sich aber behaupten, daß auch die Bestimmungen, in denen der Lanham Act vom "Common Law" abwich, eine bloße Kodifizierung von Tendenzen waren, die es bereits im "Common Law" gegeben hatte. 148

1 4 4

a.A.: Louis BergdoU Brewing Co. v. Bergdoll Brewing Co. 218 F. 131, 132 (E.D.Pa.

1914); Coca-Cola Co. v. Stevenson 276 F. 1010, 1016 (E.D.III. 1920); W . E. Long Co.-Independent Bakers' Coop. v. Burdett 126 S.E. 181, 186 (W.Va. 1962); Prest-o-Lite v. Ray 147 N.Y.S. 138, 144 (App. Div. 1914); Callmann 51 T . M . R . 1209, 1212 (1961); Zlinkoff 42 Colum. L.Rev. 955, 979 (1942) 1*5 v. Mühlendahl S. 21 146 Louis Bergdoll Brewing Co. v. Bergdoll Brewing Co. 218 F. 131, 132 (E.D.Pa 1914); Prest-o-Lite v. Ray 147 N.Y.S. 138, 144 (App. Div. 1914) H 7 v. Mühlendahl S. 21 H8 Chaffee 53 Harv.L.Rev.1289, 1297 (1940)

. Markenfahigkeit in t

e

r

Hinsicht

171

Einige Gerichte erklären daher, daß der Lanham Act lediglich Eintragung aber nicht die Schaffung von Markenrechten b e w i r k t . 149 Andere sprechen von nur prozessualen Vorteilen, die der Lanham Act bietet. 150 Der meistzitierte Satz zu diesem Komplex ist: "Das Gesetz fuhrt Rechtsmittel "i5i

"Common Law"-Rechte aus und bietet

zusätzliche

In Brooks Bros. v. Brooks Clothing of California stellte das Gericht hingegen fest: "Das Recht der Trademarks ist rein statutenrechtlich. bietet die Registrierung einige wertvolle Rechte. "152

(...) Nichtsdestotrotz

Während es aus den oben dargelegten Gründen zu weit geht, das Markenrecht rein statutenrechtlich zu nennen, ist es doch zutreffend, daß das Gesetz einige wertvolle Rechte bietet. 153 Zutreffend ist die Formulierung: "Das Gesetz schafft einige wertvolle Rechte, aber das zugrunde liegende Recht ist ein "Common Law"-Recht, unabhängig von Gesetzen. "154 Obwohl als Grundregel gilt: "Es gibt kein "Common Law" des Bundes. V 5 5 ist das dem Markenrecht zugrunde liegende "Common Law" kein Staaten"Common Law", sondern eines der wenigen Beispiele für Bundes-"Common 149 Iowa Farmers Union v. Farmers'Educational & Coop. U. 247 F.2d 809, 817 (8th Cir. 1957) 150 Sheila's Shine Products, Inc. v. Sheila Shine, Inc. 486 F.2d 114, 127 (5th Cir. 1973); Nims Π § 223a 151 Brown & Bigelow v. B.B Pen Co. 191 F.2d 939, 942 (8th Cir. 1951); Rolley v. Younghusband 204 F.2d 209, 211 (9th Cir. 1953); Adams Baking Co. v. Interstate Bakeries Corp. 307 N.E.2d 273, 277 (N.Y. 1963); Hopkins § 31 152 Brooks Bros. v. Brooks Clothing of California 60 F. Supp. 442, 447 (S.D.Cal. 1945) 153 S. C. Johnson & Son v. Johnson 175 F.2d 176, 178 (2nd Cir. 1949); Keebler v. Rovira Biscuit Corp. 624 F.2d 366, 372 (1st Cir. 1980) 154 United States Ozone Co. v. United States Ozone Co. 62 F.2d 881, 885 (7th Cir. 1932); E. F. Prichard Co. v. Consumers Brewing Co. 136 F.2d 512, 518 (6th Cir. 1943); Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp. 624 F.2d 366, 372 (1st Cir. 1980); L. H . Harris Drag Co. v. Stucky 46 F. 624, 628 (W.D.Pa. 1891) 155 Erie R. R. Co. v. Tompkins 304 US 64, 78 (1938); Intern. Order of Job's Daughters v. Linderberg & Co. 633 F.2d 912, 915 (9th Cir. 1980)

172

Vierter Teil: U.S.-amerikanisches Recht

Law", das in erster Linie dadurch entstand, daß sich die Gerichte weigerten, zwischen Markenrecht des Bundes und der Staaten zu differenzieren. 156

2. Staatenrecht Jeder Staat der USA hat zumindest als Teil seines Codes, seiner Gesetzessammlung, einige gesetzliche Bestimmungen, die sich mit Markenschutz befassen. Die meisten Staaten haben heute den Model Trademark Act,i57 einen "Mini-Lanham Act", übernommen, der die selben Formulierungen wie der Lanham Act für die Definitionen und die meisten substantiellen Bestimmungen enthält. Ein Grund für die Übernahme des Model Trademark Act, die durch die meisten Staaten in den 60er Jahren vollzogen wurde, mochte gewesen sein, daß die U.S. Supreme Court-Entscheidungen von Sears und Compco 158 zeigten, daß "Common Law" nicht mehr als ausreichend angese156 Maternally Yours, Inc. v. Your Maternity Shop, Inc. 234 F.2d 538, 540 (2nd Cir. 1958); Intern. Order of Job's Daughter's v. Lindeburg & Co. 633 F.2d 912, 916 (9th Cir. 1980) 157 Ala. Code tit. 8, ch. 12 (1984); Alaska Stat. tit. 45, ch.50 (1987); Ariz. Rev. Sut. Ann. tit. 44, ch. 10 (1987); Ark. Code tit. 4, ch. 71 (1987); Cal. Bus. & Prof. Code div. 6, ch. 2 (West 1987); Colo. Rev. Sut. tit. 7 (1986); Del. Code Ann. tit. 6, ch. 33 (Supp. 1986); Fla. Sut. Ann. tit. 33, ch. 495 (West 1988); Ga. Code Ann. tit.10, ch. 1, ait. 16 (1982); Idaho Code tit. 48, ch. 5 (1977); Ind. Code Ann. tit. 24, art. 2 (Burns 1982); Iowa Code Ann. tit.23, ch. 548 (West Supp. 1987); Kan. Sut. Ann. ch. 81 (1984); La. Rev. Sut. Ann. tit. 51, ch. 1. V I . (West 1987); Me. Rev. Sut. Ann. tit. 10, paît 48 (1980); Md. Ann. Code tit. 3, art. 41 (1986); Mass. Ann. Laws tit. 15, ch. 110 Β (Michie/Law.Co-op. 1985); Mich. Comp. Laws Ann. ch. 429 (West 1978); Minn. Sut. Ann. ch. 333 (West 1981); Miss. Code Ann. tit. 75, ch. 25 (1973); Mo. Ann. Sut. tit. 26, ch.417 (Vernon 1979); Mont. Code Ann. tit. 30, ch. 13, part 3 (1987); Neb. Rev. Sut. ch. 87, art. 1 (1981); Nev. Rev. Sut. tit. 52, ch. 600 (1987); N.H. Rev. SUt. Ann. tit. 31, ch. 350 (1984); N.J. Sut. Ann. tit. 56, ch. 3 (West Supp. 1988); N . Y . Gen. Bus. Law art. 24 (McKinney 1968); N.C. Gen. Sut. ch. 80 (1985); N.D. Cent. Code tit. 47, ch. 22 & 23 (ch. 23: Kennzeichnungszwang fur Produkte aus North DakoU) (1978); Ohio Rev. Code Ann. sec.1329 (Page 1962); Okla. Sut. Ann. tit. 78 (West 1987); Or. Rev. Sut. tit. 50, ch. 647 (1985); Pa. Sut. Ann. tit. 54, ch. 11 (Purdon Supp. 1988); P.R. Laws Ann. tit. 10, ch. 11 (keine Definitionen) (1978); R.I. Gen. Laws tit. 6, ch. 2 (1985); S.C. Code Ann. tit. 39, ch.15 (Law.Co-op. 1985); S.D. Codified Laws Ann. tit. 37, ch. 6 (1986); Tenn. Code Ann. tit. 47, ch.25, part 5 (Supp. 1987); Tex. Bus. & Com. Code Ann. tit. 2, ch. 16 (Vernon 1987); Utah Code Ann. tit. 70, ch. 3 (1981); Vt. Sut. Ann. tit. 9, ch. 71 (1984); Va. Code Ann. tit. 59.1 (1987); Wash. Rev. Code Ann. tit. 19, ch. 77 (West 1978); Wyo. Sut. Ann. tit. 40, ch. 1 (Michie 1977) 158 s. C.H.6.

. Markenfahigkeit in t

e

r

Hinsicht

173

hen wurde, um gegen bestimmte Formen wettbewerbswidrigen Verhaltens Schutz zu gewähren und daß daher gesetzliche Maßnahmen erforderlich wurden. 159 Die meisten dieser Jurisdiktionen, die den Model Act übernommen haben, haben auch die Definitionen der Service Marksi 60 und der Marks^i sowie die Definition der Trade

Namesi«

vom Lanham Act übernommen.

159 Lunsford 58 T . M . R . 77, 81 (1968) 1*0 Ala. Code § 8-12-6 (5) (1984); Cai. Bus. & Prof. Code § 14206 (West 1987); Del. Code Ann. tit. 6, § 3302 (5) (Supp. 1986); Fla. Stat. Ann. § 495.011 (2) (West 1988); Idaho Code § 48-501 (B) (1977); Iowa Code Ann. § 548.1. (2) (c) (West Supp. 1987); Kan. Stat. Ann. § 81111 (b) (1984); La. Rev. Stat. Ann. § 151:211 (B) (West 1987); Me. Rev. Stat. Ann. tit. 10, § 1521 (6) (1980); Md. Ann. Code art. 41, § 3-101 (f) (1986); Mass. Ann. Laws ch. 110 Β, § 1 (Michie/Law.Co-op. 1985); Mich. Comp. Laws Ann. § 429.31 (e) (West 1978); Minn. Stet. Ann. § 333.18 subdiv. 1 (4) (West 1981); Miss. Code Ann. § 75-25-1 (b) (1979); Mo. Ann. Sut. § 417.005 (5) (Vernon 1979); Mont. Code Ann. § 30-13-301 (2) (1987); Neb. Rev. Stat. § 87-111 (6) (1981); Nev. Rev. Stat. § 600.290 (1987); N . H . Rev. Stat. Ann. § 350-Α:1 (Π) (1984); N.J. Stat. Ann. § 56:3-13.1 (B) (West Supp. 1988); N . Y . Gen. Bus. Law § 360 (a-i) (McKinney 1968); N.C. Gen. Sut. § 80-1 (c) (1985); Ohio Rev. Code Ann. § 1329.54 (F) (Page 1962); Or. Rev. Sut. § 647.005 (g) (1985); Pa. Sut. Ann. tit. 54, § 1102 (Purdon Supp. 1988); R.I. Gen. Laws § 6-2- 1 (5) (1985); S.C. Code Ann. § 39-15-110 (2) (Law.Co-op. 1985); S.D. Codified Laws § 37-6-4 (6) (1986); Tenn. Code Ann. § 47- 25-501 (e) (Supp. 1987); Tex. Bus. & Com. Code Ann. § 16.01 (4) (Vernon 1987); Utah Code Ann. § 70-3-1 (1.5) (1981); Va. Code Ann. § 59.1-70 (2) (1987) 161 Ala. Code § 8-12-6 (2) (1984); Cai. Bus. & Prof. Code § 14203 (West 1987); Del. Code Ann. tit. 6, § 3302 (2) (Supp. 1986); Fia. Sut. Ann. § 495.011 (5) (West 1988); Idaho Code § 48-501 (C) (1977); Iowa Code Ann. § 548.1. (2) (West Supp. 1987); Kan. Sut. Ann. § 81-111 (c) (1984); La. Rev. Sut. Ann. § 151:211 (C) (West 1987); Me. Rev. Sut. Ann. tit. 10, § 1521 (3) (1980); Md. Ann. Code art. 41, § 3-101 (g) (1986); Mass. Ann. Laws ch. 110 Β, § 1 (Michie/Law.Co-op. 1985); Mich. Comp. Laws Ann. § 429.31 (0 (West 1978); Miss. Code Ann. § 75-25-1 (c) (1979); Mo. Ann. Sut. § 417.005 (2) (Vernon 1979); Mont. Code Ann. § 30-13-301 (3) (1987); Neb. Rev. Sut. § 87-111 (7) (1981); Nev. Rev. Sut. § 600.260 (1987); N . H . Rev. Sut. Ann. § 350-Α:1 (ΠΙ) (1984); N.J. Sut. Ann. § 56:3-13.1 (C) (West Supp. 1988); N . Y . Gen. Bus. Law § 360 (a-ii) (McKinney 1968); N.C. Gen. Sut. § 80-1 (b) (1985); Or. Rev. Sut. § 647.005 (b) (1985); Pa. Sut. Ann. tit. 54, § 1102 (Purdon Supp. 1988); R.I. Gen. Laws § 6-2-1 (5) (1985); S.C. Code Ann. § 39-15-110 (3) (Law.Co-op. 1985); S.D. Codified Laws § 37-6-4 (3) (1986); Tenn. Code Ann. § 47-25-501 (b) (Supp. 1987); Tex. Bus. & Com. Code Ann. § 16.01 (2) (Vernon 1987) 162 Ala. Code § 8-12-6 (7) (1984); Cai. Bus. & Prof. Code § 14208 (West 1987); Del. Code Ann. tit. 6, § 3302 (7) (Supp. 1986); Fia. Sut. Ann. § 495.011 (6) (West 1988); Idaho Code § 48-501 (D) (1977); Iowa Code Ann. § 548.1. (5) (West Supp. 1987); La. Rev. Sut. Ann. § 151:211 (D) (West 1987); Me. Rev. Sut. Ann. tit. 10, § 1521 (7) (1980); Md. Ann. Code ait.

174

Vieter Teil: U.S.-amerikanisches Recht

Drei Staaten haben auch die Lanham Act-Definitionen der C o l l e c t i v e ^ und der Certification M a r k s i 6 4 übernommen. Connecticut hat diesen letztgenannten Marken ein eigenes Kapitel gewidmet, hierin aber die Lanham Act-Definitionen übernommen. 165 Nur wenige Staaten haben in ihrem Markenrechtsteil nur die Trademark-Definition des Lanham Act ü b e r n o m m e n . 166 Colorado und Indiana umfassen die Servicemarks durch eine Erweiterung der Definition der Trademark:

"... um Waren, die durch ihn hergestellt oder verkauft oder Dienstle gen, die durch ihn erbracht werden, zu kennzeichnen. "167 Nur wenige Gesetze lehnen sich nicht am Lanham Act an. Die meisten von ihnen, in erster Linie die älteren Gesetze, bieten hauptsächlich die Eintragung und einige Strafmaßnahmen an. Ihre Definitionen von Trademarks sind sehr weit gefaßt und umfassen zum Beispiel Gewerkschaftszeichen. 168 Kentucky verwendet beide Markengesetztypen, indem es eine breite Trademark-Definition benutzt, die sowohl Gewerkschaftszeichen, als auch unterscheidungskräftig geformte Flaschen, Dosen oder Fässer etc. erfaßt, ansonsten aber sehr eng an der Sprache des Lanham Act orientiert ist. 109 Connecticut und Illinois verwenden auch die Lanham Act-Definitionen für Servicemarks, Marks und 41, § 3-101 (h) (1986); Mass. Ann. Laws ch. 110 Β, § 1 (Michie/Law.Co-op. 1985); Mich. Comp. Laws Ann. § 429.31 (g) (West 1978); Mo. Ann. Stat. § 417.005 (7) (Vernon 1979); Mont. Code Ann. § 30-13-301 (4) (1987); Nev. Rev. Stat. § 600.310 (1987); N . H . Rev. Stat. Ann. § 350-Α:1 (IV) (1984); N . Y . Gen. Bus. Law

§ 360 (a-iii) (McKinney 1968); Or. Rev.

Sut. § 647.005 ( 0 (1985); Pa. Sut. Ann. tit. 54, § 1102 (Purdon Supp. 1988); R.I. Gen. Laws § 6-2-1 (6) (1985); S.C. Code Ann. § 39-15-110 (4) (Law.Co-op. 1985); Tenn. Code Ann. § 47-25-501 (g) (Supp. 1987); Tex. Bus. & Com. Code Ann. § 16.01 (6) (Vernon 1987) 163 Fia. Sut. Ann. § 495.011(4) (West 1988); Iowa Code Ann. § 548.1. (2) (West Supp. 1987); Minn. Sut. Ann. § 333.18 subdiv. 1 (4) (West 1981) 164 Fla. Sut. Ann. § 495.011 (3) (West 1988); Iowa Code Ann. § 548.1. (2) (a) (West Supp. 1987); Minn. Sut. Ann. § 333.18 subdiv. 1 (West 1981) 165 Conn. Gen. Sut., tit. 35, ch. 622a, esp. § 35-18a (1983) 166 Alaska Sut. § 45.50.200 (1987); Ariz. Rev. Sut. Ann. § 44-1441 (1987); Ark. Code § 4- 71-101 (1987); N . D . Cent. Code § 47-22-01 (1978); Okla. Sut. Ann. tit. 78, § 21 (West 1987); Vt. SUt. Ann. tit. 9, ch. 71 § 2521 (1984); Wash. Rev. Code Ann. § 19.77.020 (West 1978) 167 Colo. Rev. Sut. § 7-70-101 (4) (1986);Ind. Code Ann. § 24-2-1-2 (a) (Burns 1982) 168 Haw. Rev. Sut. tit. 26, ch. 482 (1985); N . M . Sut. Ann. ch. 57, ait. 3 (1987); W.Va. Code ch. 47, art. 2 (1986); Wis. Sut. Ann. tit. 14A, ch. 132 (West 1974) 169 Ky. Rev. Sut. Ann. tit. 29, ch. 365, esp. § 365.560 (Michie 1987)

. Markenfahigkeit in t

Trade

N a m e s , 170

e

r

Hinsicht

175

aber während der Lanham Act, wie auch der "Mini-Lanham

Act", lediglich die Möglichkeit der Registereintragung anbieten, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, wird die Eintragung in Connecticut und Illinois

v o r g e s c h r i e b e n . 171

Diese Bestimmung mag, wenn sie in diesen beiden

Staaten buchstabengetreu angewendet wird, verfassungsrechtliche Probleme aufwerfen. Die Virgin-Islands, schließlich, definieren zwar Trademarks wie der Lanham Act, schützen diese aber nur mit Strafbestimmungen ohne Registrierung überhaupt vorzusehen.^ Nachdem die Gesetze der Einzelstaaten auf diese Weise kategorisiert worden sind, ist es wesentlich einfacher, sie mit dem Lanham Act und den "Common Law"-Grundsatzen zu vergleichen. Für die hier wesentliche Fragestellung ist festzuhalten, daß alle Gesetze der Einzelstaaten, inclusive Connecticut und Illinois, vor der Eintragung eine Benutzung verlangen. Daher werden nach den Gesetzen der Einzelstaaten in der gesamten Union ein-

170 Conn. Gen. Stat. § 35-11 a (1983); ΠΙ. Ann. Stat. ch. 140, para. 8 (Smith-Hurd 1986); 171 Conn. Gen. Stat. § 35-11 b (1983); III. Ann. Stat. ch. 140, para. 9 (Smith-Hurd 1986); vgl.: Trademark (Lanham) Act § 2, 15 U.S.C. § 1052 (1983); Ala. Code § 8-12- 7 (1984); Alaska Stat. § 45.50.010 (1987); Ariz. Rev. Stot. Ann. § 44-1442 (1987); Ark. Code § 4-71105 (1987); Cal. Bus. & Prof. Code § 14220 (West 1987); Colo. Rev. Stat. § 7-70-102 (1986); Del. Code Ann. tit. 6, § 3303 (Supp. 1986); Fla. Stat. Ann. § 495.021 (West 1988); Ga. Code Ann. § 10-1-442 (1982); Ind. Code Ann. § 24-2- 1-3 (Burns 1982); Iowa Code Ann. § 548.2. (West Supp. 1987); Kan. Stat. Ann. § 81- 112 (1984); Ky. Rev. Stat. Ann. § 365.575 (Michie 1987); La. Rev. Sut. Ann. § 51:212 (West 1987); Me. Rev. Sut. Ann. tit. 10, § 1522 (1980); Md. Ann. Code ait. 41, § 3- 102 (1986); Mass. Ann. Laws ch. HO Β, § 2 (Michie/Law.Co-op. 1985); Mich. Comp. U w e Ann. § 429.32 (West 1978); Minn. Sut. Ann. § 333.19 (West 1981); Miss. Code Ann. § 75- 25-2 (1979); Mo. Ann. Sut. § 417.011 (Vernon 1979); Neb. Rev. Sut. § 87-112 (1981); Nev. Rev. Sut. § 600.330 (1987); N . H . Rev. Sut. Ann. § 350-A:2 (1984); N.J. Sut. Ann. § 56:3-13.2 (West Supp. 1988); N . Y . Gen. Bus. Law § 361 (McKinney 1968); N.C. Gen. Sut. § 80-2 (1985); N . D . Cent. Code § 47-22-02 (1978); Ohio Rev. Code Ann. § 1329.55 (Page 1962); Okla. Sut. Ann. tit. 78, § 22 (West 1987); Or. Rev. Sut. § 647.005 (g) (1985); Pa. Sut. Ann. tit. 54, § 1111 (Purdon Supp. 1988); P.R. Laws Ann. tit. 10, ch. 11 § 194; R.I. Gen. Laws § 6-2-3 (1985); S.C. Code Ann. § 39-15-120 (Law.Co-op. 1985); S.D. Codi- fied Laws § 37-6-10 (1986); Tenn. Code Ann. § 47-25-502 (Supp. 1987); Tex. Bus. & Com. Code Ann. § 16.08 (Vernon 1987); Utah Code Ann. § 70-3-2 (1981); Va. Code Ann. § 59.1-79 (1987); Wash. Rev. Code Ann. § 19.77.020 (West 1978); Wyo. Sut. Ann. § 40-1-102 (Michie 1977) 172 v . l . Code Ann. tit. 14, ch. 109 (1964) 12 Arnade

Vierter Teil: U.S .-amerikanisches Recht

176

heitlich Markenrechte durch Benutzung konstituiert, wie es das "Common Law" vorsieht. 173

I I I . Konflikte Im folgenden soll untersucht werden, ob zwischen den zuvor behandelten Rechtsquellen Konflikte auftreten können und wie diese gelöst werden.

i. "Statutory Law" und "Common Law" Weil das "Statutory Law" nur nach "Common Law" gültige Marken einträgt, und es auch erst mit der Eintragung eingreift, gibt es hier keinen Konflikt im Hinblick auf die Entstehungsvoraussetzungen des Markenrechtes. Auch in anderen Feldern sind Konflikte unwahrscheinlich. Soweit die Bestimmungen des Gesetzes reichen, gehen sie vor. Aber, wie bereits erwähnt, waren die Gerichte sehr zurückhaltend damit, verschiedene Regeln im "Common Law" und im "Statutory Law"

a n z u w e n d e n . 174

Das "Statutory

Law" hat das "Common Law" so weit beeinflußt, daß die Unterschiede mehr und mehr abgenommen haben. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit, werden hauptsächlich Regeln behandelt, die im "Statutory Law" und im "Common Law" gleich sind. Sollten Unterschiede vorhanden sein, werden sie herausgestellt werden.

2. Bundesrecht und Staatenrecht Welches Recht hat Vorrang wenn Bundes- und Staatenrecht aufeinandertreffen? Die "Supremacy Clause" der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika besagt:

173 United States Ozone Co. v. United States Ozone Co. 62 F.2d 881, 885 (7th Cir. 1932); L. H . Harris Dnig Co. v. Stucky 46 F. 624, 628 (W.D.Pa. 1891); Griesedieck Western Brewery Co. v. Peoples Brew. Co. 56 F. Supp. 600, 602 (D.Minn. 1944); Cloverdale Spring Co. v. Clover Club Bottling Co., Inc. 99 F. Supp. 356, 361 (D.R.I. 1951); Application of Stote of New York 362 F. Supp. 922, 927 (S.D.N.Y. 1973) 174 y. Mûhlendahl S. 21

. Markenfahigkeit in t

e

r

Hinsicht

177

Diese Verfassung und die Gesetze die in Ausführung ihrer Bestimmungen erlassen werden; und alle Verträge, die berechtigterweise für die Vereinigten Staaten geschlossen worden sind oder geschlossen werden, sollen das höchste Recht (supreme law) des Landes sein; und die Richter in jedem Staat sollen dadurch gebunden sein ungeachtet entgegenstehender Bestimmungen in den Verfassungen oder Gesetzen irgendeines Staates. 175 Das bedeutet, daß Bundesrecht Staatenrecht bricht, solange der Bund Gesetzgebungskompetenz hat. Wie noch unter C.II, in einem Exkurs zu sehen sein wird, hat dies zu Verwirrung bei Produktgestaltungen gefuhrt, fur die Markenschutz beantragt wurde. Im Zusammenhang mit der berühmten Entscheidung Erie R. R. Co. v. T o m p k i n s i 7 6 kam die Frage auf, ob überhaupt eine Regelungskompetenz des Bundes im Markenrecht besteht. Gerichtsentscheidungen, die sich auf außerstaatliche Entscheidungen stützten, wurden an die Vorinstanz zurückverwiesen, weil es nach der Erie-Doktrin kein "Common Law" des Bundes gebe. Aber einige Gerichte blieben trotz der Rückverweisung bei ihren Urteilen mit dem Hinweis, es gebe kein örtliches Recht, das auf den vorliegenden Fall anwendbar sei. 177 Dies war gerechtfertigt, weil das Bundesrecht Lücken im örtlichen Recht schließen darf - und es gibt eine Menge solcher Lücken. 178 Dies führte zum Prozeß der Wiederbelebung des B u n d e s r e c h t e s . 179 Es ist zugleich der Grund, weshalb im Markenrecht von Bundes-"Common Law" gesprochen werden kann. Die ErieDoktrin wurde praktisch modifiziert: "Bundesrecht regelt alle Streitfälle,

in denen eine Zuständigkeit

der Bun-

desgerichte begründet werden kann, bis auf die Fälle, in denen sich die Zuständigkeit

lediglich

auf "Diversity

of Citizenship " (Zugehörigkeit

schiedlichen Bundesstaaten) gründet, "iso Dies betrifft aber nicht die Bundesgesetze, da Erie nur auf "Common Law" anwendbar ist. Erie hat damit keine Auswirkungen auf die eingetragenen Marken. Sonst entstünde

Verwirrung.

i8i Die Eintragung ist eher eine Frage

175 U.S. Const, art. 6 (2) 176 Erie R. R. Co. v. Tompkins 304 US 64 (1938) 177 Zlinkoff 42 Colum.L.Rev. 955, 966 (1942) 178 ebenda S. 968 f. 179 ebenda S. 969 180 ebenda S. 989 181 ebenda S. 988

zu unter-

Vierter Teil: U.S.-amerikanisches Recht

178

der Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Markenrecht. Die Verfassung der USA gewährt in Art. I § 8 (8) nur eine ausdrückliche Gesetzgebungskompetenz fur Patente und Urheberrechte. Marken sind nirgends ausdrücklich geregelt. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Markenrecht leitet sich stattdessen aus der "Commerce Clause" ab,i82 die dem Bund die Kompetenz zuspricht,

den Handel mit fremden Nationen, zwischen den einzelnen Staaten un den Indianerstämmen zu regeln. 183 Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Markenrecht ist daher auf den Handel zwischen den einzelnen Staaten (interstate commerce) beschränkt. 184 Das bedeutet, daß auch eingetragene Marken im bloßen innerstaatlichen Handel (intrastate commerce) nicht geschützt sind. 185 Aber auch, wenn Marken nur innerstaatlich benutzt werden, unterliegen sie der Gesetzgebungskompetenz des Bundes, wenn sie irgend einen wirtschaftlichen Einfluß auf den zwischenstaatlichen Handel oder den Handel mit dem Ausland h a b e n , ι»6 Die grundsätzliche verfassungsmäßige Gesetzgebungskompetenz der Staaten im Markenrecht entspringt ihrer sogenannten "Police Power" nach dem 10th A m e n d m e n t . 187 Diese "Police Power" gewährt den Staaten das Recht, die Gesetze zu erlassen, die zur Sicherung der Ordnung, der Gesundheit, der Moral, der Sicherheit und des allgemeinen Wohlstands erforderlich sind. Die Staaten haben bei dieser Regelung des Markenrechtes nur den Grundsatz der Gleichheit des Rechtsschutzes zu beachten. 188 Dies ist einer der Gründe, aus denen 182 TrademarkCases 100 US 82, 93 (1879); United Drug Co. v. Rectanus Co. 248 US 90, 98 (1918); Steele v. Bulova Watch Co. 344 US 280, 283 (1952); A. Leschen & Sons Rope Co. v. American Steel & Wire Co. 55 F.2d 455, 459 (C.C.P.A. 1932); Bulova Watch Co. v. Steele 194 F.2d 567, 570 (5th Cir. 1952) 183 U.S. Const, art. I, § 8, cl. 3 184 Louis Bergdoll Brewing Co. v. Bergdoll Brewing Co. 218 F. 131, 132 (E.D.Pa. 1914); Lasting Products Company v. Genove- se 87 S.E.2d 811, 813 (Va. 1955) 185 U.S. Printing Co. v. Griggs & Co. 279 US 156, 159 (1929) 186 i

o w a

Farmers Union v. Farmers' Educational Coop. U. 247 F.2d 809, 816 (8th Cir.

1957) 187 United States Time Coip. v. Ann & Hope Factory Outlet 205 F.2d 125, 131 (1st Cir. 1964); Louis Bergdoll Brewing Co. v. Berg- doll Brewing Co. 218 F. 131, 132 (E.D.Pa. 1914); Allen v. Truman 110 P.2d 353, 361 (Utah 1941); Lasting Products Company v. Genovese 87 S.E.2d 811, 813 (Va. 1955); 188 people v. Luhrs 89 N.E. 171, 172 (N.Y. 1909)

C. Markenfahigkeit in qualitativer Hinsicht

179

die meisten Staaten ähnliche Markengesetze erlassen haben, die sich auch noch an das Bundesgesetz anlehnen. Alle diese Gesetze, eventuell mit Ausnahme der Gesetze von Connecticut und Illinois, sind in einer Form erlassen, in der sie materiell mit dem Bundesgesetz konsistent sind. Sie enthalten entweder die gleichen Bestimmungen oder bieten zusätzlichen Schutz. Keine der einzelstaatlichen Bestimmungen läuft den Bestimmungen des Lanham Act zuwider. Außerdem werden die meisten Marken im zwischenstaatlichen Handel verwandt, jedenfalls in dem breiten Sinne, in dem dieser, wie oben dargelegt, verstanden wird. Es gibt daher keine Konflikte zwischen Bundes- und Staatenrecht. Weil die Gesetze der Einzelstaaten in ihrer Definition von Marken in einigen Fällen weiter sind und das "Common Law" manchmal enger ist als der Lanham Act, wird im folgenden die Marke nach der Definition des Lanham Act behandelt, hinsichtlich ihres Schutzes werden aber alle Rechtsquellen berücksichtigt.

C. Markenfähigkeit in qualitativer Hinsicht

I. Mögliche Markenhalter

1. Handelszeichen Daß Marken auf den Ursprung der Ware hinweisen sollen, an der sie angebracht sind, könnte zu der Annahme verleiten, daß nur Hersteller Markenhalter sein können. Aber bereits 1877 entschied der U.S. Supreme Court, daß anders als im Patent- und Urheberrecht das Markenrecht nicht die Erfindung der Ware, sondern den Goodwill des hinter der Ware stehenden Unternehmens schütze und also Handelszeichen (dealer marks) zulasse.189 Elf Jahre später erklärte das Gericht diese Auffassung in der berühmten Entscheidung Menendez v. Holt:

189 Mc Lean ν. Fleming 96 US 245 , 252 (1877)

180

Vieter Teil: U.S .-amerikanisches Recht

"Die Tatsache, daß Höh & Co. nicht die tatsächlichen Hersteller des M waren, auf dem sie vier Jahre lang das fragliche Zeichen angebracht ha hindert sie nicht daran, den Gebrauch dieses Zeichens als Marke geschü bekommen. Das Zeichen zeigte zwar nicht an, durch wen das Mehl herges worden war, aber es zeigte den Ursprung seiner Auswahl und Klassifizie an. Es war gleichbedeutend mit der Unterschrift von Holt & Co. unter Zertifikat, daß das Mehl genau der Artikel war, der von ihnen als mit e bestimmten Grad von Exzellenz ausgestattet befunden worden war. sagte aus, daß das Können, Wissen und Urteilsvermögen von Holt & ausgeübt worden war, um zu versichern, daß das betreffende, so geken nete Mehl eine Qualität besaß, die durch ihre Prüfung bestimmt worden und daß es eine gleichbleibende Qualität aufwies, die durch ihre Auswa chergestellt war. "190 Aus diesen Gründen ist es anerkannt, daß Händler Markeninhaber fur Waren sein können, die sie nur vertreiben, ohne sie hergestellt zu haben, i9i Der Grad der Kontrolle, der von dem Händler ausgeübt werden muß, scheint kein kritischer Faktor zu s e i n . 192 Keines der Gerichte hat diesen Punkt erörtert. Dies ist auch nicht erforderlich, da mangelnde Sorgfalt des Händlers seinen Goodwill beeinträchtigt und damit den Wert seiner Marke. Alis dem gleichen Grunde sollte klar sein, daß ein Händler sich nicht auf einen Hersteller als Zulieferer beschränken muß. Es ist keine Täuschung der Verbraucher, wenn ihnen unter derselben Marke ein Gut angeboten wird, das von einem anderen Hersteller stammt als das letzte, das sie unter dieser Marke erwarben. 193

2. Dienstleistungszeichen Das "Affixation "-Erfordernis fuhrt zu der Vermutung, daß Marken nur fur greifbare Waren erworben werden können. Wie sollte eine Marke an einem Gut (oder einer Ware im weiteren Sinne) wie einer Dienstleistung angebracht werden. See. 45 Lanham Act definiert Service Marks wie folgt: 190 Menendez v. Holt 128 US 514, 520 (1888) 191 Mc Lean ν. Fleming 96 US 245, 253 (1877); Menendez v. Holt 128 US 514, 520(1888); General Business Service, Inc. v. Rouse 495 F. Supp. 536, 538 (E.D.Pa. 1980); McCarthy I § 16:15 192 McCarthy I § 16:15 193 Nims I § 212

C. Markenfahigkeit in qualitativer Hinsicht

181

Der Begriff "Service Mark" meint eine Marke, die im Verkauf oder i Werbung von (bzw. für) Dienstleistungen zur Kennzeichnung der Die stungen einer Person und zu ihrer Unterscheidung von den Dienstleistu anderer benutzt wird. 194 Service Marks sind nicht bloß Marken nach "Statutory Law", sondern auch nach "Common Law". 195 Sie sind auch ohne Eintragung schutzfahig und unterscheiden sich insofern von der Definition des Dienstleistungszeichens im deutschen Recht. Daher wird im folgenden von Service Marks gesprochen. See. 3 Lanham Act 19 6 besagt, daß fur Service Marks dieselben Regeln gelten wie fur Trademarks, es sei denn, der besondere Charakter der Service Marks als Dienstleistungsmarken macht im Einzelfall eine abweichende Behandlung erforderlich. 197 So müssen sie wie Trademarks als Herkunftshinweis verwendet werden. 198 Sie können auch nicht bereits vor Anbieten der Dienstleistungen ins Leben gerufen werden, i " Ein Gericht hat behauptet, Service Marks benötigten "Secondary Meaning", um geschützt zu werden.200 Dies ist aber nicht geltendes Recht. Der Schutz einer Service Mark entsteht im Wesentlichen wie der der Trademark, so daß per se unterscheidungskräftige Service Marks mit dem Zeitpunkt der Erstbenutzung geschützt w e r d e n . 2 0 1 Die Dienstleistungen müssen nicht das Hauptgewerbe sein, in dem der Markeninhaber tätig ist. Sie können auch das Hauptgewerbe unterstützende oder gelegentliche Leistungen sein, aber sie müssen zu einem gewissen Grade selbständig sein. Die bloße Werbung für die eigenen Produkte begündet noch

194 Trademark (Lanham) Act § 45, 15 U.S.C. § 1127 (1983) !95 Searchlight Gas Co. v. Prest-o-Lite Co. 215 F. 692, 695 (7th Cir. 1914); Covenant Radio Corp. v. Ten-eighty Corp. 390 A.2d 949, 956 (Conn. 1977) 196 Trademark (Lanham) Act § 3, 15 U.S.C. § 1053 (1983) 197 Younker v. Nationwide Mutual Ins. Co. 191 N.E.2d 145, 149 (Ohio 1963) 198 Ex parte Procter & Gamble Co. 97 U.S.P.Q. 78, 81 (Exam. Ch. 1953); In re Oscar Mayer & Co., Inc. 124 U.S.P.Q. 471 (T.M.T.A.B. 1960); In re Ted's Wholesale, Inc. 132 U.S.P.Q. 648, 649 (T.M.T.A.B. 1962); In re Republic of Austria Spanische Reitschule 197 U.S.P.Q. 494, 499 (T.M.T.A.B. 1977) 199 Greyhound Corp. v. Armour Life Insurance Co. 214 U.S.P.Q. 473, 474 ( T . M . T . A . B . 1982); McCarthy Π § 19:29 200 Evelyn Wood Reading Dynamics Institutes v. Zimmerman 134 U.S.P.Q. 475, 483 (N.D.Cal. 1962) 201 McCarthy Π § 19:30

Vierter Teil: U.S .-amerikanische Recht

182

kein Service Mark-fähiges G e w e r b e . 2 0 2 Das bisher Gesagte zeigt aber, daß ein Dienstleistender sowohl eine Trademark wie eine Service Mark halten kann. Es ist auch möglich, daß dieselbe Marke Trademark und Service Mark ist.203

3. Gewährzeichen See. 45 Lanham Act definiert Certification Marks als Marken, die auf oder in Verbindung

mit den Produkten

oder Dienstleistungen einer

oder mehrerer Personen, die nicht Inhaber der Marke sind, benutzt werden, um regionale oder andere Herkunft, tät, Sorgfalt

Material, Herstellungsverfahren,

oder andere Eigenschaften

zu bestätigen oder daß die Arbeit an den Waren oder Dienstleistungen Mitgliedern wurde.

einer Gewerkschaft

oder anderen Organisation

Certification Marks sind reine "Statutory Law"-Marken. Die Hauptgründe fur die Ungültigkeit von Certification Marks bestimmen sich nach See. 14 (e) Lanham Act.205 See. 4 Lanham Act besagt, daß so lange es nicht durch die Natur der Certification Marks ausgeschlossen ist, diese wie Trademarks behandelt w e r d e n . 2 0 6 Es gibt kein "Secondary Meaning "-Erfordernis fur Certification

Marks.207

Allerdings müssen sie benutzt werden.208 Diese Benutzung muß gemessen werden an dem Standard fur Trademarks bei Waren-Certification Marks und Service Marks bei

Dienstleistungs-Certification

202 Application of Radio Corp. of America 205 F.2d 180, 182 (C.C.P.A. 1953); In re John Breuner Co. 136 U.S.P.Q. 94, 95 ( T . M . T . A . B . 1963); In re Burger King Corp. 183 U.S.P.Q. 698, 700 ( T . M . T . A . B . 1974) 203 in re Heavenly Creations 168 U.S.P.Q. 317, 318 ( T . M . T . A . B . 1971) 204 Trademark (Lanham) Act § 45, 15 U.S.C. § 1127 (1983) 205 Trademark (Lanham) Act § 14 (e), 15 U.S.C. § 1064 (1983) 206 Trademark (Lanham) Act § 4, 15 U.S.C. § 1054 (1983) 207 Community of Roquefort v. William Faehndrich, Inc. 303 F.2d 494, 497 (2nd Cir. 1962) 208 Community of Roquefort v. William Faehndrich, Inc. 303 F.2d 494, 497 (2nd Cir. 1962); In re Photographers of Ohio, Inc. 149 U.S.P.Q. 857, 858 ( T . M . T . A . B . 1966)

von

durchgeführt

204

an dem Standard fur

Quali -

dieser Waren oder Dienstleistungen

C. Markenfahigkeit in qualitativer Hinsicht

183

Marks.209 Die Abnehmer müssen die Certification Mark als solche erkennen, damit sie ihre Funktionen entfalten kann. 210 Es läßt sich aus der oben zitierten Definition ablesen, daß Certification Marks nicht von demjenigen gehalten werden können, der die begutachteten Waren herstellt oder verkauft oder die begutachteten Dienstleistungen anbieteten Daher hat das Trademark Trial and Appeal Board in In re Allied Stores Corporation die Eintragung einer Marke fur die Waren des Anmelders abgelehnt, mit der dieser zum Ausdruck bringen wollte, daß sie von einem unabhängigen Testlabor untersucht worden

sind.212

Das Board urteilte, daß es sich

weder um eine Certification Mark handelte, weil sie von dem Hersteller selbst gehalten wurde, noch um eine Service Mark, da die bloße Werbung mit der Tatsache, daß die Ware von einem unabhängigen Testlabor untersucht worden ist, keine Dienstleistung darstellt. Gleichzeitig wird daraus deutlich, daß zwischen Trademark und Service Mark einerseits und Certification Mark andererseits Inkompatibilität

besteht.213

Ein Zeichen kann entweder das eine oder das

andere sein, nie aber beides gleichzeitig.

4. Kollektivzeichen Wenn es, wie gesehen werden konnte, möglich ist, daß jemand eine Marke hält, ohne selbst Waren herzustellen oder zu verkaufen, beziehungsweise, ohne Dienstleistungen zu erbringen, warum sollte nicht auch eine Holding ein Markenhalter sein können? See. 45 Lanham Act definiert Marken, die nicht vom Benutzer, sondern von einem den Benutzern übergeordneten Verband gehalten werden, als Collective Marks: Der Begriff "Collective Mark" bezeichnet eine Trademark oder Service Mark, die von Mitgliedern einer Genossenschaft (cooperative), einer Gesellschaft (association) oder einer anderen kollektiven Gruppe oder Organisation gehalten wird und umfaßt Marken, die benutzt werden, um die Mitgliedschaft 209 Community of Roquefort v. William Faehndrich, Inc. 303 F.2d 494, 497 (2nd Cir. 1962) 210 In re Professional Photographers of Ohio, Inc. 149 U.S.P.Q. 857, 858 ( Γ . Μ . Τ . Α . Β . 1966) 211 Trademark (Lanham) Act § 14 (e) (2), 15 U.S.C. § 1064 (1983); McCarthy Π § 19:32 212 in re Allied Stores Corporation 153 U.S.P.Q. 84 ( T . M . T . A . B . 1967) 213 In re Allied Stores Corporation 153 U.S.P.Q. 84, 85 ( T . M . T . A . B . 1967); In re Florida Citnis Commission 160 U.S.P.Q. 495, 500 ( T . M . T . A . B . 1968)

Vierter Teil: U.S .-amerikanisches Recht

184

in einer Gewerkschaft,

einer Gesellschaft oder anderen Organisation anzuzei-

gend Der Begriff "Collective Mark" ist erst mit dem Inkrafttreten des Lanham Act eingeführt worden, aber bereits davor wurden diese Marken nach "Common Law" geschützt.215 So lange sich nicht aus der Natur der Collective Mark etwas anderes ergibt, müssen Collective Marks gemäß See. 4 Τ unham Act den Anforderungen genügen, die an Trademarks gestellt w e r d e n . 216 Wie eine Certification Mark darf auch eine Collective Mark nicht vom Markeninhaber benutzt w e r d e n . 217 Wenn daher ein Konzern, der über seine Muttergesellschaft eine Marke verwendet, diese auch seinen Tochtergesellschaften zugänglich macht, dann wird aus der Marke kein Collective Mark, sondern es handelt sich weiterhin um eine gewöhnliche Marke. 2 ! 8 Diese Konzernmarken werden von S e e . 5 Lanham Act geregelt.219 Es findet sich kein Hinweis, daß das Kollektiv rechtsfähig sein muß. Allerdings ist fraglich, ob ein nicht rechtsfähiges Gebilde Markenrechte geltend machen kann. Da eine Holding in den USA rechtsfähig sein kann, weil das u.s.-amerikanische Gesellschaftsrecht kein Grundhandelsgewerbe voraussetzt, bestehen gegen eine Holdingmarke keine Bedenken. Es findet sich auch kein Fall der die Holdingmarke problematisiert hätte.

5. Zeichen für nicht kommerziell Aktive In Church of God v. Tomkinson Church of God erklärte das Gericht: "An Trademarks ziellen Aktivitäten,

und Trade Names wird nur in Verbindung mit kommerdem Kaufen und Verkaufen von Waren, gedacht, wobei

214 Trademark (Lanham) Act § 45, 15 U.S.C. § 1127 (1983) 215 Huber Baking Company v. Strockmann Bros. Company 252 F.2d 945, 952 (2nd Cir. 1958); McCarthy Π § 19:34 216 Trademark (Lanham) Act § 14 (e) (2), 15 U.S.C. § 1064 (1983) 217 Huber Baking Company v. Strockmann Bros. Company 252 F.2d 945, 952 (2nd Cir. 1958); McCarthy Π § 19:34 218 15 U.S.C.S. § 1127 n. 53 (Law.Coop. 1976) 219 Trademark (Lanham) Act § 5, 15 U.S.C. § 1055 (1983)

C. Markenfahigkeit in qualitativer Hinsicht

185

solche Waren einen besonderen Wert durch die Verwendung haben. "220 Aber Collective Marks und Certification Marks sollen es auch "Nicht Kommerziellen" möglich machen, eine geschützte Marke zu erwerben. Besonders mit der Mitgliedschaft in berufsständischen Organisationen wie der ABA, der Organisation der Rechtsanwälte, könnte dann markenrechtlich geschützt werden. In der Tat gibt es Entscheidungen, die Marken anerkennen zur Kennzeichnung der Mitgliedschaft in Organisationen, die keine kommerziellen Aktivitäten entwickeln, beziehungsweise bei denen das Kommerzielle nicht im Vordergrund steht: In Application of American Society of Clinical Path., Inc. zeigt die Argumentation des Gerichtes, daß grundsätzlich eine Marke fur berufsständische Organisationen wie die der klinischen Pathologen schützbar ist.221 In Aloe Creme Laboratories v. Society for Plastic Surgery wurde der Society for Plastic Surgery, der berufsständischen Organisation der in der plastischen Chirurgie tätigen Arzte, offensichtlich die Markenhalterschaft zuget r a u t . 222 in Intern. Order of Job's Daughters ν. Lindeburg & Co. wurde ein Zeichen der Job's Daughters, einer die Grundsätze der Humanität und Brüderlichkeit verfolgenden Organisation für junge Frauen, als Collective Mark g e s c h ü t z t . 223 Auch in Ex parte Supreme Shrine of Order of Jerusalem wurde eine die Grundsätze der Humanität und Brüderlichkeit verfolgende Organisation für Männer, der Supreme Shrine of the Order of the Shrine of Jerusalem, als Halter einer Collective Mark a n e r k a n n t . 2 2 4 Es können also auch "Nicht Kommerzielle", die keiner berufsständischen Organisation angehören, eine Marke halten.

220 Church of God v. Tomlinson Church of God 247 S.W.2d 63, 68 (Τη . 1952) 221 Application of American Society of Clinical Path., Inc. 442 F.2d 1404 (C.C.P.A. 1971) 222 Aloe Creme Laboratories v. Society for Plastic Surgery 192 U.S.P.Q. 170 (T.M.T.A.B. 1976) 223 intern. Order of Job's Daughters v. Lindebuig & Co. 633 F.2d 912 (9th Cir. 1980) 224 Εχ parte Supreme Shrine of Order of Jerusalem 109 U.S.P.Q. 248 (Commr. Pats. 1956)

einer Ta

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

186

I I . Absolute Schutzvoraussetzungen In diesem Abschnitt wird untersucht werden, welche Zeichen unter welchen Voraussetzungen zu Marken werden können.

1. Worte Der häufigste Markentypus ist der aus einem oder mehreren Worten Bestehende.

a. Phantasieworte Ein Phantasiewort ist ein Wort, das ausschließlich fur den Zweck, als Marke zu fungieren, erfunden wurde. Gewöhnlich ist ein Phantasiewort eine Neuschöpfung. Ein Beispiel einer solchen Neuschöpfung ist K A R A S T A N . 2 2 5 Dieses Wort existiert nicht, weder als persönlicher oder geographischer Name noch als Wort in irgendeiner Sprache. Es ist neu. Mit Blick auf die Wirkung kann unter den Begriff "Phantasiewort" auch ein obskurer oder archaischer Begriff subsumiert werden, der den Käufern nicht oder nicht mehr bekannt ist.226 Er muß der Käuferschaft vollkommen unbekannt sein, wie zum Beispiel ein wissenschaftlicher Begriff, oder gänzlich außer Gebrauch zur Zeit der Beurteilung. Ein Beispiel ist die Marke Origan fur Parfume.

227 Es handelt sich zugleich um den Namen einer Blume, der aber als

solcher nur Lexicographen, Linguisten, Botanikern und Pharmazeuten bekannt ist. Relevant ist allein der Kenntnisstand des ordentlichen Käufers.228

225 Fieldcrest Mills, Inc. v. Couri 220 F. Supp. 929 (S.D.N.Y. 1963) 226 Telechron Inc. v. Telicon Coip. 198 F.2d 903, 905 (3rd Cir. 1952); Field Enterprises Educational Coip. v. Cove Industries, Inc. 297 F. Supp. 989, 994 (E.D.N.Y. 1969); McCarthy

I § 11:2 227 Le Blum Import Co. v. Coty 293 F. 344 (2nd Cir. 1923) 228 McCarthy I § 11:3

187

C. Markenfahigkeit in qualitativer Hinsicht

E i n P h a n t a s i e w o r t ist v o n N a t u r aus m i t U n t e r s c h e i d u n g s k r a f t

ausgestattet

u n d daher p e r se schütz- u n d eintragungsfahig. 229

b . W o r t e i m a l l g e m e i n e n Sprachgebrauch

N a c h d e m sich gezeigt h a t , daß W o r t e m a r k e n f a h i g sind, d i e v o m P u b l i k u m n u r als M a r k e v e r w e n d e t w e r d e n , m u ß d i e F r a g e n a c h d e r B e u r t e i l u n g d e r i m a l l g e m e i n e n Sprachgebrauch stehenden W o r t e gestellt w e r d e n .

aa. willkürliche,

E s läßt sich feststellen,

beschreibende und suggestive Worte

daß d i e G e r i c h t e e i n i g e W o r t e des

allgemeinen

Sprachschatzes als M a r k e n schützen,230 andere h i n g e g e n nicht.23i D i e W o r t e , b e i d e n e n d i e G e r i c h t e e i n e n Schutz versagten, beschrieben d e n Z w e c k des P r o d u k t e s ( z . B . Breadspread für G e l é e u n d Konfitüre232 o d e r T r i m für M a n i k ü r w e r k z e u g 2 3 3 ) ) seine V e r w e n d u n g o d e r F u n k t i o n ( z . B . H o u s e o f F l a v o u r s fur Gewürzmischungen234 oder F i n e l i n e für Stifte235), d e n H e r s t e l l u n g s p r o z e ß (z.B.

Charcoal

Steak H o u s e

fur

ein

Steak House236),

die

Zutaten

(z.B.

Steel/Glass für R e i f e n m i t Stahl- u n d Glasbestandteilen237), d i e G r ö ß e ( z . B . 229 Telechron Inc. v. Telicon Corp. 198 F.2d 903, 905 (3rd Cir. 1952); Field Enterprises Educational Corp. v. Cove Industries, Inc. 297 F. Supp. 989, 994 (E.D.N.Y. 1969); McCarthy I § 11:2 230 Bennett v. M'Kinley 65 F. 505 (7th Cir. 1895); Educational Development Corp. v. Economy Co. 562 F.2d 26 (10th Cir. 1977); In re Uniroyal, Inc. 215 U.S.P.Q. 716 (T.M.T.A.B. 1982); King-Size, Inc. v. Frank's King Size Clothes, Inc. 547 F. Supp. 1138 (S.D.Tex. 1982); Charcoal Steak House of Charlotte, Inc. v. Staley 139 S.E.2d 185 (N.C. 1964) 231 General Shoe Corporation v. Rosen 111 F.2d 95 (4th Cir. 1940); Greyhound Corporation v. Goberna 128 F.2d 806 (5th Cir. 1942); Rothman v. Greyhound Corporation 175 F.2d 893 (4th Cir. 1949); Tisch Hotels, Inc. v. Americana Inn, Inc. 350 F.2d 609 (7th Cir. 1965); Greyhound Corporation v. Rothman 84 F. Supp. 233 (D.Md. 1949) 232 in re Orleans Wines, Ltd. 196 U.S.P.Q. 576 (T.M.T.A.B. 1977) 233 w . E. Bassett Company v. Revlon, Inc. 354 F.2d 868 (2nd Cir. 1965); W . E. Bassett v. Revlon, Inc. 435 F.2d 656 (2nd Cir. 1970) 234 w . E. Bassett Company v. Revlon, Inc. 354 F.2d 868 (2nd Cir. 1965); W . E. Bassett v. Revlon, Inc. 435 F.2d 656 (2nd Cir. 1970) 235 in re W . A. Sheaffer Pen Co. 158 F.2d 390 (C.C.P.A. 1946) 236 in re W . A. Sheaffer Pen Co. 158 F.2d 390 (C.C.P.A. 1946) 237 in re Uniroyal, Inc. 215 U.S.P.Q. 716 (T.M.T.A.B. 1982)

Vierter Teil: U.S .-amerikanische· Recht

188

Giant,238

Micro239

oder King

Size240),

den voraussichtlichen Benutzerkreis

(z.B. Jobber and Warehouse Executive fur eine

lität (z.B.

erstrebte Eigenschaften

Supreme242),

Fachzeitschrift24i), des

die Qua-

Produktes (z.B. Conti-

nuous Progress fur nach einer besonderen Lehrmethode arbeitende Bildungsanbieter243)

fur

oder seinen Effekt auf den Benutzer (z.B. Joy oder Joy of Bathing

Toilettenartikel244).

sätzlich nicht

Solche beschreibenden Worte sind als Marken grund-

geeignet.245

Das wirkt zunächst

i n k o n s e q u e n t e M a r k e n sollen

Qualität anzeigen und, wenn sie es tun, sind sie als Marken nicht schutzfahig. Dies ist aber nur ein scheinbarer Widerspruch: In erster Linie sollen Marken unterscheidungskräftig auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinweisen. Wenn ein Zeichen eine Beschreibung darstellt, kann es genauso gut auf eine Vielzahl von Konkurrenzprodukten angewendet

werden.247

Dann

aber ist es nicht mehr unterscheidungskräftig, jedenfalls nur noch gegenüber Gütern, die diese Eigenschaften nicht aufweisen, nicht aber auch gegenüber sonst identischen Gütern, die sich nur darin unterscheiden, daß sie von einem anderen Anbieter stammen. Sie können also nicht auf eine einzelne Herkunftsquelle hinweisen. Außerdem besteht für sie ein Freihaltebedürfhis: Die Anbieter von Gütern benötigen diese Worte, um damit die Güter in der Werbung anzupreisen. Einem Markenhalter darf nicht gestattet werden, seine 238 George Ziegler Co. v. Tom Huston Peanut Co. 181 F.2d 237 (C.C.P.A. 1950) 239 Bada Company ν. Montgomery Ward & Co. 426 F.2d 3 (9th Cir. 1970) 240 King-Size, Inc. v. Frank's King Size Clothes, Inc. 547 F. Supp. 1138 (S.D.Tex. 1982) 241 in re Hunter Publishing Co. 204 U.S.P.Q. 957 CT.M.T.A.B. 1979) 242 Supreme Wine Co. v. American Distilling Co. 310 F.2d 888 (C.C.P.A. 1962) 243 Educational Development Corp. v. Economy Co. 562 F.2d 26 (10th Cir. 1977) 244 Jean p a tou, Inc. v. Jacqueline Cochran, Inc. 201 F . Supp. 861 ( S . D . N . Y . 1962) 245 Canal Company v. Clark 80 US 311, 313 (1871); Beckwith v. Commr. of Patents 252 US 538, 543 (1919); Bennett v. M'Kinley 65 F. 505, 506 (2nd Cir. 1895); Hygrade Food Products Corp. v. H . D . Lee Mercantile Co. 46 F.2d 771, 772 (10th Cir. 1931); Mc Gregor Deriger, Inc. v. Drizzle, Inc. 599 F.2d 1126, 1131 (2nd Cir. 1979); Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc. 698 F.2d 786, 790 (5th Cir. 1983); L . H . Harris Drug Co. v. Stucky 46 F. 624, 625 (W.D.Pa. 1891); United Lace & Braid Mfg. Co. v. Baithels 221 F. 456, 459 ( E . D . N . Y . 1915); King-Size, Inc. v. Frank's King Size Clothes, Inc. 547 F. Supp. 1138, 1152 (S.D.Tex. 1982); Appeal of Laughman 18 A . 415, 417 (Pa. 1889); Vonderbank v. Schmidt 10 So. 616, 619 (Ga. 1881); Bolander v. Peterson 26 N . E . 603, 604 (111. 1891); Restatement (First) of Torts § 721 (1938); McCarthy I § 11:5 246 Hopkins § 49 247 Beckwith v. Commr. of Patents 252 US 538, 543 (1919); King-Size, Inc. v. Frank's King Size Clothes, Inc. 547 F. Supp. 1128, 1153 (S.D.Tex 1982); McCarthy I § 11:5

C. Markenfahigkeit in qualitativer Hinsicht

Konkurrenten davon abzuhalten, ihre Produkte zu

beschreiben.248

189

Dies wäre

aber die Folge, würde man ihm die Ausschließlichkeitsrechte des Markenrechts fur beschreibende Begriffe zusprechen. Eine Ausnahme besteht allerdings dann, wenn das Zeichen Verkehrsgeltung erlangt hat.249 Dann entsteht ein Konflikt zwischen dem öffentlichen Interesse am freien Zugang aller Konkurrenten zu denselben beschreibenden Begriffen und dem im Zweck des Markenrechtes Ausdruck findenden öffentlichen Interesse, eine Irreführung des Verkehrs zu verhindern. Dieser Konflikt wird zugunsten des letztgenannten Interesses aufgelöst. Ob ein Wort des allgemeinen Sprachgebrauches bereits beim Erstgebrauch oder erst bei Erlangung von Verkehrsgeltung geschützt wird, hängt von seiner Verwendung ab. Wenn es beschreibend benutzt wird, darf es aus den oben genannten Gründen nicht sofort bei Erstbenutzung geschützt sein. Wird es dagegen auf die Waren oder Dienstleistungen, die es kennzeichnet, willkürlich angewendet, ist es per se schutzfähig und der Schutz setzt bereits bei Erstgebrauch ein. 250 Mit dem Gut verbindet die Bezeichnung nur, daß es sich bei der Bezeichnung um seine Marke handelt. Hieraus wird deutlich, daß die Entscheidung darüber, ob ein beschreibendes oder ein willkürlich gewähltes Wort vorliegt, nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung des konkreten Einzelfalles, also mit Blick auf das konkret bezeichnete Gut, getroffen werden k a n n . 2 5 i

248 Bennett v. M'Kinley 65 F. 505, 506 (2nd Cir. 1895); Gimix, Inc. v. J. S. & A. Group, Inc. 699 F.2d 901, 907 (7th Cir. 1983); American Automobile Ass'n v. American Automobile D . Ass'n 13 P.2d 787, 790 (Cal. 1932); Bernstein v. Friedman 160 P.2d 227, 232 (Wy. 1945); Woodson 41 La.L.Rev. 1389, 1391 (1981) 249 Armstrong Co. v. NU-Enamel 305 US 315, 335 (1938); United Lace & Braid Mfg. Co. v. Bartheis Mfg. Co. 221 F. 457, 460 (2nd Cir. 1915); Soweco, Inc. v. Shell Oil Co. 617 F.2d 1178, 1183 (5th Cir. 1980); Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc. 698 F.2d 786, 790 (5th Cir. 1983); Collins v. Metro-Goldwyn Pictures Corporation 25 F. Supp. 781, 784 (S.D.N.Y. 1938); U-Drive-It Co. v. Wright & Taylor 110 S.W.2d 449, 453 (Ken. 1937) 250 Canal Company v. Clark 80 US 311, 322 (1871); Tisch Hotels, Inc. v. Americana Inn, Inc. 350 F.2d 609, 611 (7th Cir. 1965); Alberto-Culver Co. v. Helene Cuitis Industries, Inc. 167 U.S.P.Q. 365, 370 (T.M.T.A.B. 1970); McCarthy I § 11:2 251 Bennett v. M'Kinley 65 F. 505, 506 (2nd Cir. 1895); Soweco v. Shell Oil Co. 617 F.2d 1178, 1186 (5th Cir. 1980); Inre Westbrae Natural Foods, Inc. 211 U.S.P.Q. 642, 643 (T.M.T.A.B. 1981); King-Size, Inc. v. Frank's King Size Clothes, Inc. 547 F. Supp. 1138, 1154 (S.D.Tex. 1982)

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

190

Obwohl auch die gegenteilige Ansicht vertreten w i r d , 2 5 2 ist die herrschende Ansicht die Folgende: Die Tatsache, daß ein Zeichen ein Gut zu einem gewissen Grade beschreibt, fuhrt noch nicht zwangsläufig zu seiner Einordnung als beschreibend und damit schutzunfahig. Ein Zeichen mit zwei Bedeutungen, einer beschreibenden und einer nicht beschreibenden, kann auf eine einzelne Herkunftsquelle hinweisen und ist daher per se s c h u t z f a h i g . 2 5 3 Vom Schutz ausgeschlossen sind folglich nur Zeichen, die ausschließlich beschreibend sind. In Blisscraft of Hollywood v. United Plastics Co. hielt das Gericht P O L Y P I T C H E R als Zeichen fur ein Polyäthylen-Produkt fur nicht nur bes c h r e i b e n d e Einerseits gab es zwar eine geringe Anzahl von Leuten, die bei P O L Y an Polyäthylen dachten, andererseits war das Zeichen nicht nur ein Hinweis auf den Polyäthylen-Bestandteil, sondern suggerierte auch die Erinnerung an Molly Pitcher, eine Gestalt aus revolutionären Zeiten. Diese Entscheidung zeigt zugleich, daß es noch eine weitere Gruppe von Worten im Allgemeingebrauch gibt, die zwischen den bislang bekannten beschreibenden und willkürlich gewählten Worten anzusiedeln ist, die der suggestiven W o r t e . 2 5 5 Ein suggestives Wort suggeriert Vorteile des Gutes, ohne es zu b e s c h r e i b e n . 2 5 6 Auch suggestive Worte sind per se s c h u t z f a h i g . 2 5 7 Ein beschreibendes Wort muß in seiner Beschreibung nicht klar, bestimmt oder objektiv

sein.258

Zeichen, die einen behaupteten Vorteil lobend hervor-

252 Vision Ctr. v. Opticks, Inc. 596 F.2d 111, 116 (5th Cir. 1979); Charcoal Steak House of Charlotte, Inc. v. Staley 139 S.E.2d 185, 188 (N.C. 1964) 253 United Lace & Braid Mfg. Co. v. Bartheis Mfg. Co. 221 F. 457, 461 (2nd Cir. 1915); Roux Laboratories, Inc. v. Clairol Incorporated 427 F.2d 823, 826 (C.C.P.A. 1970); CocaCola Company v. Seven-up Company 497 F.2d 1351, 1355 (C.C.P.A. 1974); Application of Abcor Development Co. 588 F.2d 811, 813 (C.C.P.A. 1978); McCarthy I § 11:6 254 Blisscraft of Hollywood v. United Plastics Co. 294 F.2d 694 (2nd Cir. 1962) 255 General Shoe Corporation v. Rosen 111 F.2d 95, 98 (4th Cir. 1940); Blisscraft of Hollywood v. United Plastics Co. 294 F.2d 694, 702 (2nd Cir. 1962); Union Carbide Corp. v. Ever-Ready, Inc. 531 F.2d 366, 378 (7th Cir. 1976); McGregor-Doniger, Inc. v. Drizzle, Inc. 599 F.2d 1126, 1131 (2nd Cir. 1979); McCarthy I § 11:20 256 Vision Ctr. v. Opticks, Inc. 596 F.2d 111, 115 (5th Cir. 1979); McCarthy I § 11:4 257 Watkins Products v. Sunway Fruit Products, Inc. 311 F.2d 496, 499 (7th Cir. 1962); Nature's Bounty, Inc. v. SuperX Drugs Corp. 490 F. Supp. 50, 53 (E.D.N.Y. 1980); King-Size, Inc. v. Frank's King Size Clothes, Inc. 547 F. Supp. 1138, 1184 (S.D.Tex. 1982); U-Drive-It Co. v. Wright & Taylor 110 S.W.2d 449, 452 (Ken. 1937) 258 Bowers v. Kugel 8 T . M . R . 400 (Sup. Ct. N . Y . 1918); Nims I § 201

C. Markenfahigkeit in qualitativer Hinsicht

191

heben sind auch beschreibend.259 Es wird deutlich, daß die Abgrenzung zu den suggestiven Zeichen sehr schwierig

ist.260

Es gibt im wesentlichen drei

Tests fur die Unterscheidung zwischen beschreibenden und suggestiven Zeichen: - der Phantasie-Test (imagination test) betrachtet den Grad der in dem Zeichen umgesetzten Erfindung oder Phantasie. Je mehr Phantasie auf Seiten des Kunden erforderlich ist, um eine direkte Information über das Produkt oder die Dienstleistung aus dem Zeichen zu ziehen, desto wahrscheinlicher handelt es sich um ein suggestives und nicht ein deskriptives Zeichen. (Wie direkt ist der erforderliche Gedankengang?)26i - der Freihaltebedürfhis-Test (competitor's need test) untersucht, in welchem Maße die Konkurrenten das Wort zur Beschreibung ihrer Güter benötigen. 262 - der Benutzungsgrad-Test (competitor's use test) untersucht, in welchem Maße das Wort von Konkurrenten in seinem beschreibenden Sinne auf vergleichbare Güter angewandt

wird.263

Der Ausschluß vom Markenschutz läßt sich umgehen durch Kombination mit anderen Worten, die auch beschreibend sein können, in einem Kombinationszeichen. Dann muß aber für die Kombination ein neuer, unabhängiger Gesamteindruck (commercial impression)

entstehen.264

Eine andere Möglichkeit

259 Burmel Handkerchief Corp. v. ClueU, Peabody & Co. 127 F.2d 318, 321 (C.C.P.A. 1942); Supreme Wine Co. v. American Distilling Co. 310 F.2d 888, 889 (C.C.P.A. 1962); Roux Laboratories, Inc. v. Clairol Incorporated 427 F.2d 823, 828 (C.C.P.A. 1970); CPP Insurance Agency, Inc. v. General Motors Corp. 212 U.S.P.Q. 257, 260 (C.D.Cal. 1980) 260 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc. 537 F.2d 4, 10 (2nd Cir. 1976); A M F , Inc. v. Sleekcraft Boats 599 F.2d 341, 349 (9th Cir. 1979); U-Drive-It Co. v. Wright & Taylor 110 S.W.2d 449, 452 (Ken. 1937) 261 Vision Ctr. v. Opticks, Inc. 596 F.2d 111, 116 (5th Cir. 1974); Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc. 698 F.2d 786, 792 (5th Cir. 1983) Stix Products, Inc. v. United Merchants & Mfrs., Inc. 295 F. Supp. 479, 488 (S.D.N.Y. 1968); McCarthy I § 11:21 262 vision Ctr. v. Opticks, Inc. 596 F.2d 111, 116 (5th Cir. 1979); Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc. 698 F.2d 786, 792 (5th Cir. 1983); McCarthy I § 11:21 263 Quaker State Oil Refining Corp. v. Quaker Oil Corp. 453 F.2d 1296, 1299 (C.C.P.A. 1972); Union Carbide Corp. v. Ever-Ready, Inc. 531 F.2d 366, 379 (7th Cir. 1976); Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc. 698 F.2d 786, 792 (5th Cir. 1983); McCarthy I § 11:21 264 Firestone Tire & Rubber Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co. 186 U.S.P.Q. 557, 559 (T.M.T.A.B. 1975); Firestone Tire & Rubber Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co. 189 13 Arnade

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

192

der Vermeidung des beschreibenden Charakters ist die Abwandlung in der Schreibweise. Eine leichte Abwandlung reicht hier aber nicht, besonders dann nicht, wenn das beschreibende Wort und die Abwandlung phonetisch identisch sind. 2 6 5 Entscheidend ist, ob durch die Abwandlung ein neuer Gesamteindruck entsteht, oder ob das abgewandelte Wort noch erkennbar ist. Die Entscheidungen hierzu sind wegen ihrer Subjektivität nicht immer nachvollziehbar^

Es zeigt sich, welche Machtstellung das Gericht in diesen Ent-

scheidungen hat. Unter der Doktrin der fremdsprachigen Entsprechungen (doctrine of foreign equivalents) werden Fremdworte ins Englische übersetzt und dann auf ihren beschreibenden Charakter untersucht.267 So wurde

TAMARI

ALMONDS

als Marke fur geröstete Mandeln und Nüsse in Soyasauce abgelehnt, weil "TAMARI"

das japanische Wort für Soyasauce ist.268 M i t dieser Praxis zollen

die USA ihrem Charakter als Einwanderungsland Tribut. Aber auch hier gibt es verwirrende Urteile: So wurde

TELEMED

Telefon für beschreibend gehalten,269

für medizinische Beratung am

TELECHRON

für elektrische Uhren

wurde hingegen als nicht beschreibend eingestuft, weil nur GriechischSchüler in der Lage wären, das Wort zu übersetzen, und selbst dann sei der beschreibende Charakter noch zweifelhaft. 270 Bei Medizinalprodukten ist noch weniger eine klare Linie zu verzeichnen: So wurde

U.S.P.Q. 348, 350 (T.M.T.A.B.

PANCREOPEPSINE

als

1976); In re Uniroyal, Inc. 215 U.S.P.Q. 716, 718

(T.M.T.A.B. 1982); McCarthy I § 11:10 265 standard Paint Co. v. Trinidad 220 US 446, 455 (1911); Armstrong v. NU-Enamel Coip. 305 US 315, 328 (1938); Oakland Chemical Co. v. Bookman 22 F.2d 930, 931 (2nd Cir. 1927); Flexitized, Inc. v. National Flexitized Corp. 335 F.2d 774, 776 (2nd Cir. 1964); Restatement (First) of Torts § 725 (1938); McCarthy I § 11:12; Nims I § 201 266 Armstrong Co. v. NU-Enamel Corp. 305 US 315 (1938); Hygrade Food Producta Coip. ν. H . D . Lee Mercantile Co. 46 F.2d 771 (10th Cir. 1931); Flexitized, Inc. v. National Flexitized Corp. 335 F.2d 774 (2nd Cir. 1964); Sperry Rand Corporation v. Sunbeam Coiporation 442 F.2d 979 (C.C.P.A. 1971); Venetiannaire Corporation of America ν. A & Ρ Import Co. 302 F. Supp. 156 (S.D.N.Y. 1969) 267 Mc Kesson & Robbins v. Charles H . Philipps Chemical Co. 53 F.2d 1011 (2nd Cir. 1931); Volkswagen Aktiengesellschaft v. Church 256 F. Supp. 626, 629 (S.D.Cal. 1966); In re Westbrae Natural Foods, Inc. 211 U.S.P.Q. 642, 643 (T.M.T.A.B. 1981); Restatement (First) of Torts § 723 comment a (1938); McCarthy I § 11:14; Nims I § 41 268 in

re

Westbrae Natural Foods, Inc. 211 U.S.P.Q. 642 (T.M.T.A.B. 1981)

269 Telemed Corp. v. Tel. Med., Inc. 588 F.2d 218 (7th Cir. 1978) 270 Telechron, Inc. v. Telicon Coip. 198 F.2d 903 (3rd Cir. 1952)

C. Markenfahigkeit in qualitativer Hinsicht

193

beschreibend eingestuft, obwohl die Öffentlichkeit anerkanntermaßen die Bedeutung des Begriffes nicht kannte, während P E P T O - M A N G A N als nicht beschreibend eingestuft wurde, weil nur Sprachwissenschaftler in der Lage wären die Bedeutung des Begriffes zu erkennen. 271 Der Grund fur die Inkonsequenzen ist das Aufeinanderstoßen zweier Prinzipien: Der Doktrin der fremdsprachigen Entsprechungen mit dem Grundsatz, daß der beschreibende Charakter der Marken aus der Sicht der voraussichtlichen Kunden beurteilt werden soll. Nach dem letztgenannten Grundsatz ist ein Zeichen nicht beschreibend, wenn es nur von einer verschwindend geringen Zahl der Kunden als beschreibend aufgefaßt wird. Nach dem erstgenannten Grundsatz ist aber selbst dann ein beschreibendes Wort anzunehmen, wenn es in einer Sprache beschreibend ist, die nur von einem verschwindend geringen Teil des Verkehrs gesprochen wird. Ein Versuch eines Kompromisses lag in der Beschränkung dieser Doktrin auf moderne Sprachen. 272

bb. Gattungsbegriffe

In seiner ersten markenrechtlichen Entscheidung sagte der U.S. Supreme Court:

"Niemand kann den ausschließlichen Schutz filr eine Trademark oder einen Trade Name beanspruchen, der ihm praktisch ein Monopol im Verkauf aller Güter außer den von ihm selbst hergestellten einräumte. Noch kann ein Gattungsbegriff als Trademark besetzt werden und seine ausschließliche Benutzung zu Schutz durch das Gesetz berechtigt sein. "273 Also können Gattungsbegriffe nicht geschützt griff ist der Name des Produktes

selbst. 275

werden.274

Ein Gattungsbe-

Er kann daher das Produkt nicht

271 M . J. Breitenbach Co. v. Spangenberg 131 F. 160 (S.D.N.Y. 1902) 272 Telechron, Inc. v. Telicon Coip. 198 F.2d 903, 905 (3rd Cir. 1953); Collyrium, Inc. v. John Wyeth & Bro. 2 N.Y.S.2d 42, 45 (Sup.Ct. 1938); McCarthy I § 11:14; vgl. aber: Hopkins §58 273 Canal Company v. Clark 80 US 311, 322 (1871) 274 Nature's Bounty, Inc. v. SuperX Drugs Corp. 490 F.Supp. 50, 53 ( E . D . N . Y . 1980); Restatement (First) of Torts § 721 (1938) 275 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc. 537 F.2d 4, 9 (2nd Cir. 1976); Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp. 655 F.2d 5, 8 (1st Cir. 1981); Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc. 698 F.2d 786, 790 (5th Cir. 1983); Gimix, Inc. v. JS&A Group, Inc.

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

194

von den Produkten derselben Gattung unterscheiden, die von anderen hergestellt werden. Es fehlt daher an Unterscheidungskraft. Hinzu kommt ein Freihaltebedürfhis, denn das Gesetz betrachtet Gattungsbegriffe als frei fur alle. Man sagt daher auch, sie seien im Gemeingebrauch (public domain).276 An Gattungsbegriffen ein Markenrecht einräumen, hieße, ein Monopol zugestehen. Problematisch ist die Feststellung der relevanten Gattung.277 Ein weiteres Problem liegt darin, daß ein Begriff in einem regionalen Markt ein Gattungsbegriff sein mag, nicht aber in einem anderen.278 Ist ein Begriff fur Teile der Abnehmerschaft ein Gattungsbegriff, fur andere nicht, so ist er fur die letztgenannte Gruppe eine Marke,279 nicht aber für die Erstgenannte.280 Anders verhält es sich, wenn sich die Abnehmergruppen nicht getrennt ansprechen lassen.28i

In diesen Fällen sind die Gerichte aber bemüht, Urteile mit Finger-

spitzengefühl zu erlassen und den Verletzern aufzugeben, ihre Produkte durch einen unterscheidenden Zusatz, zum Beispiel ihren eigenen Namen, zu unterscheiden und Begriffe wie "originar oder "echt"zu vermeiden.282 Die meisten Begriffe werden Gattungsbegriffe, weil sie vom Erfinder des Produktes benutzt werden und dem Publikum kein anderes Wort als Gattungsbegriff fur das neue, noch unbekannte Produkt zur Verfugung gestellt wird oder weil der angebotene Gattungsname so unangenehm und schwierig ist, daß das Publikum ihn nicht akzeptiert. 283 Beispiele für durch Erfindung

699 F.2d 901, 905 (7th Cir. 1983); King-Size, Inc. v. Frank's King Size Clothes, Inc. 547 F. Supp.1138,1151 (S.D.Tex.1982) 276 Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp. 655 F.2d 5, 8 (1st Cir. 1981) 277 Abercrombie & Fitch, Co. v. Hunting World, Inc. 537 F.2d 4, 9 (2nd Cir. 1976); AntiMonopoly, Inc. v. General Mills Fun Group 611 F.2d 296, 302 (9th Cir. 1979); McCarthy I §

12:6 278 Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp. 624 F.2d 366, 376 (1st Cir. 1980); McCarthy I §

12:2 279 Bayer Co. v. United Drug Co. 272 F. 505, 510 (2nd Cir. 1921); McCarthy I § 12:16 280 Bayer Co. v. United Drug Co. 272 F. 505, 514 (2nd Cir. 1921); McCarthy I § 12:16 281 King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc. 321 F.2d 577, 581 (2nd Cir. 1963); McCarthy I § 12:16 282 King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc. 321 F.2d 577, 581 (2nd Cir. 1963); McCarthy I § 12:16 283 McCarthy I § 12:2; Nims I § 202

C. Markenfahigkeit in qualitativer Hinsicht

und Monopolphasen entstandene Gattungsbegriffe THERMOS,285

RIN.289 i

m

CELLOPHANE,286

POCKET

BOOKS,287

sind:

195

ESCALATOR,284

MATCHBOX288

und

ASPI-

letzten Fall hatte der Hersteller versucht, der Öffentlichkeit Acetyl-

salicylsäure als Gattungsbegriff anzubieten, scheiterte jedoch mit diesem Versuch, weil die Öffentlichkeit den einfacheren Namen annahm. Aber der Begriff

ASPIRIN

wurde gegenüber professionellen Abnehmern als Marke behan-

delt. Das gleiche Schicksal ereilte die Bezeichnung

MONOPOLY.

Bros, scheiterten mit dem Versuch das Abrutschen von

Die Parker

MONOPOLY

zum Gat-

tungsbegriff zu verhindern, indem sie dem Publikum als Gattungsbegriff "Real estate trading game equipment" (Grundstückshandel-Spielausstattung) anboten.290

Typisch war der Fall Kellogg Co. v. Nat. Biscuit Co., in dem festgestellt wurde, daß S H R E D D E D W H E A T zum Gattungsbegriff für eine bestimmte Art von Frühstücksgericht geworden war, während der Erfinder sein Patentrecht bezüglich dieser Erfindung ausgeübt hatte. 291 Dies weist auf ein ernstes Problem der Gattungsbegriffe hin: Solange es nur eine Herkunftsquelle fur das Produkt gibt, ist es nicht möglich zwischen Marke und Gattungsbegriff zu unterscheiden, weil streng genommen noch keine richtige Gattung entstanden ist. 292

In alten New Yorker Entscheidungen konnte der Verwender eines phantasievollen oder willkürlich gewählten Zeichens auch dann Schutz beanspruchen, wenn das Zeichen von der Öffentlichkeit als Gattungsbegriff übernommen worden ist. 293 Aber diese Entscheidungen sind inzwischen überholt. 294 I n

284 Haughton Elevator Co. v. Seeberger 85 U.S.P.Q. 80 (Commr. Pat. 1950) 285 King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc. 321 F.2d 577 (2nd Cir. 1963) 286 Dupont Celophane Co. v. Waxed Products Co. 85 F.2d 75 (2nd Cir. 1936) 287 Ex parte Pocket Books, Inc. 91 U.S.P.Q. 182 (Exam. Ch. 1951) 288 j . Kohnstam, Ltd. v. Louis Marx and Company 280 F.2d 437 (C.C.P.A. 1960) 289 Bayer Co. v. United Drug Co. 272 F. 505 (2nd Cir. 1921) 290 Anti-Monopoly, Inc. v. General Mills Fun Group 684 F.2d 1316 (9th Cir. 1982) 291 Kellogg Co. v. Nat. Biscuit Co. 305 US 111 (1938) 292 McCarthy I § 12:15 293 Selchow et al. v. Baker et al. 43 N.Y. 59, 69 (1883); wiedeiholt in: Aitype Incorporated v. Zappula 228 F.2d 695, 697 (2nd Cir. 1955) 294 Dupont Cellophane Co. v. Waxed Products Co. 85 F.2d 75, 81 (2nd Cir. 1936); Blisscraft of Hollywood v. United Plastics Co. 294 F.2d 694, 700 (2nd Cir. 1961)

196

Vierter Teil: U.S .-amerikanische Recht

der Tat ist ein Grund fur die Zerstörung einer bekannten Marke gerade ihre Popularität.295

Definitionsbedingt können Gattungsbegriffe nicht durch Erlangen von Verkehrsgeltung unterscheidungskräftig werden. Unterscheidungskraft und Eigenschaft als Gattungsbezeichnung sind ein Widerspruch. 296 Wenn Verkehrsgeltung besteht, handelt es sich entweder nicht um einen Gattungsbegriff oder es liegt nur de-facto Verkehrsgeltung vor: Die Öffentlichkeit assoziiert mit der Bezeichnung eine einzelne Herkunftsquelle, weil es nur eine einzelne Herkunftsquelle fur Produkte dieser Gattung gibt. 298 Daher ist es so schwierig, eine Bezeichnung aus dem Gemeingebrauch herauszulösen. Der Zeichenverwender muß durch extensive Werbung versuchen, das Publikum zur Annahme eines anderen Gattungsbegriffes zu veranlassen, und das Zeichen in seiner Bedeutung als Gattungsbegriff zu vergessen. Einer der wenigen Fälle, in denen das gelang war

SINGER.

1896 hatte der U.S. Supreme Court

SINGER

als Gattungsbegriff fur eine bestimmte Art von Nähmaschinen eingestuft.299 Einige Jahrzehnte später konnte Singer seine Marke zurückerlangen. 300 Maßgeblich fur die Feststellung der Eigenschaft als Gattungsbegriff ist die Auffassung der Abnehmer von der Bezeichnung. Abgestellt wird auf den voraussichtlichen Abnehmer (prospective customer).301 Die Gerichte wenden den sogenannten "Hauptsächlich-Gattungsbezeichnende-Bedeutung-Test"

(Princi-

pal Generic Significance Test) an. Er fragt, ob ein Abnehmer die Bezeichnung

295 McCarthy I § 12:9; Schechter 6 Fordham L.Rev. 190, 202 (1937) 296 j . Kohnstam, Ltd. v. Louis Marx and Company 280 F.2d 437, 440 (C.C.P.A. 1960); Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp. 624 F.2d 366, 374 (Ith Cir. 1980); Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smoke-house, Inc. 698 F.2d 786, 790 (5th Cir. 1983); In re Minnetonka 212 U.S.P.Q. 772, 776 (T.M.T.A.B. 1981); McCarthy I § 12:14 297 Blisscraft of Hollywood v. United Plastics Co. 294 F.2d 694, 700 (2nd Cir. 1961) 298 j . Kohnstam, Ltd. v. Louis Marx and Company 280 F.2d 437, 440 (C.C.P.A. 1960) 299 Singer Mfg. v. June Mfg. Co. 163 US 169 (1896) 300 singer Mfg. Co. v. Briley 207 F.2d 519, esp. 520 n.3 (5th Cir. 1953); Singer Mfg. Co. v. Axelrud 28 F. Supp. 450 (C.D.N.Y. 1939); Singer Mfg. Co. v. American Appliance, Inc. 86 F. Supp. 737 (D.Ohio 1949); Singer Mfg. Co. v. Redlich 109 F. Supp. 623 (S.D.Cal. 1952) 301 Carcione v. Greengrocer, Inc. 205 U.S.P.Q. 1075, 1077 (E.D.Cal. 1979); McCarthy I §

12:2

C. Markenfahigkeit in qualitativer Hinsicht

197

als Gattungsbegriff oder als Marke auffaßt.302 Die Mehrheit der Abnehmer ist entscheidend.303 Die Gerichte scheinen demoskopische Gutachten zu bevorzugen. 304 im THERMOS-Fall entschied ein demoskopisches Gutachten, das festgestellt hatte, daß 75% der Abnehmer in dem Zeichen einen Gattungsbegriff sahen und nur 12% ihm eine gewisse markenmäßige Bedeutung zubilligten, die Einstufung als Gattungsbegriff.305 Bezüglich fremdsprachiger Gattungsbegriffe und Abwandlungen sind dieselben Regeln anwendbar wie schon bei beschreibenden Worten. 306 Der Lanham Act behandelt Gattungsbegriffe in See. 14 (c)307 und verwendet fur sie die Bezeichnung "allgemein beschreibender Produktname" (common descriptive name of a product).308 Das hat dazu gefuhrt, daß einige Gerichte Sec. 2 (e) Lanham A c t , 3 0 9 der sich mit beschreibenden Begriffen befaßt, anwenden, weil die Gattungsbezeichnung die höchste Stufe der Beschreibung sei.3io Dies hätte aber konsequenterweise zur Folge, daß auch Verkehrsgeltung möglich wäre. Aus dieser Folge wird deutlich, daß beide Begriffe auch unterscheidend gebraucht und nicht durch unpräzise Terminologie miteinander vermengt werden sollten.

302 Feathercombs, Inc. v. Solo Products Corporation 306 F.2d 251, 256 (2nd Cir. 1962); King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries Ltd. 321 F.2d 577, 580 (2nd Cir. 1963); AntiMonopoly, Inc. v. General Mills Fun Group 611 F.2d 296, 304 (9th Cir. 1979); E. I. Du Pont de Nemours & Co. v. Yoshida Internat'l 393 F. Supp. 502, 523 (E.D.N.Y. 1975); McCarthy I

§ 12:2 303 McCarthy I § 12:2 304 Anti-Monopoly, Inc. v. General Mills Fun Group 611 F.2d 296, 304 (9th Cir. 1979); E. I. Du Pont de Nemours & Co. v. Yoshida Internat'l 393 F. Supp. 502, 523 (E.D.N.Y. 1975); In re Minnetonka 212 U.S.P.Q. 772, 779 (T.M.T.A.B. 1981); McCarthy I § 12:2 505 King-Seeley Thermos CO. v. Aladdin Industries, Inc. 321 F.2d 577, 577 (2nd Cir. 1963) 306 McCarthy I § 12:10 307 Trademark (Lanham) Act § 14 (c), 15 U.S.C. § 1064 (1983) 308 Application of Searle & Co. 360 F.2d 650, 653 (C.C.P.A. 1966) 309 Trademark (Lanham) Act § 2 (e), 15 U.S.C. § 1052 (1983) 310 Weiss Noodle Co. v. Golden Cracknel and Specialty Co. 290 F.2d 845, 847 (C.C.P.A. 1961); Carter-Wallace, Inc. v. Procter & Gamble Company 434 F.2d 794, 800 (9th Cir. 1970): nennt es "rein beschreibend"

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

198

c. Slogans Eine Mehrzahl von Worten oder ein Slogan können als Marke fungieren, wenn sie benutzt werden, um die Waren und Dienstleistungen des einen Anbieters von denen seiner Konkurrenten zu unterscheiden.3!ι Allerdings besteht, je länger der Slogan ist, die Gefahr, daß er nicht als Marke, sondern bloß als Werbung fungiert. Dann ist er, wenn überhaupt, nur nach Urheberrecht (law of copyrights) geschützt.3^ Ein Slogan kann wie ein beschreibendes Zeichen zu behandeln sein, wenn er lediglich auf Eigenschaften des Produktes hinweist.3!3 Hierbei ist der Slogan als ganzer zu betrachten. 3" Maßgeblich fur den Markenschutz ist ferner, ob der Slogan einen markenmäßigen Eindruck macht, unabhängig von sonst auf dem Gut oder seiner Verpackung oder ähnlichem angebrachten Zeichen. 3 ^ Auch hier gibt es widersprüchliche Urteile. 3 ^ Am markantesten ist die Behandlung des Slogans W E S M I L E M O R E , der in Application of Marriott Corporation als per se unterscheidungskräftig und damit eintragungsfahig eingestuft wurde, 3i7 aber in Ramada Inns, Inc. v. Marriott Corporation als nicht phantasievoll genug und daher als nicht per se ohne Verkehrsgeltung schutzfähig beurteilt wurde. 3!»

311 Chemical Corp. of America v. Anheuser-Busch, Inc. 206 F.2d 433, 437 (5th Cir. 1962); Application of E. Kahn's Sons Company 343 F.2d 474, 476 (C.C.P.A. 1965); Jim Dandy Company v. Martha White Foods, Inc. 458 F.2d 1397, 1400 (C.C.P.A. 1972); In re International Paper Co. 142 U.S.P.Q. 503, 505 (T.M.T.A.B. 1964); McCarthy I § 7:5 512 McCarty I § 7:5 313 McCarthy I § 7:5 3 1 4

Application of Marriott Corporation 517 F.2d 1364, 1368 (C.C.P.A. 1975)

515 In re Colgate-Palmolive Co. 153 U.S.P.Q. 695, 696 (T.M.T.A.B. 1967); McCarthy I § 7:5 316 J i m Dandy Company v. Martha White Foods, Inc. 458 F.2d 1397 (C.C.P.A. 1972); In re Sanda Hosiery Mills 154 U.S.P.Q. 631 (T.M.T.A.B. 1967); In re Scottie 156 U.S.P.Q. 655 (T.M.T.A.B. 1968); Bristol-Myers Co. v. Approved Pharmaceutical Corp. 149 U.S.P.Q. 896 (Sup. α . N . Y . County 1966) 317 Application of Marriott Corporations 517 F.2d 1364 (C.C.P.A. 1975) 318 Ramada Inns, inc. v. Marriott Coiporation 494 P.2d 64 (Ct. App. Ariz. 1972)

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

199

d. Namen

aa. persönliche Namen Das alte Recht bezüglich persönlicher Namen war, daß jeder ein absolutes Recht auf seinen eigenen Namen in seinem eigenen Geschäft hatte, auch wenn es mit einer Marke

kollidierte.3i9

1914 erkannte der U.S. Supreme Court

durch Richter Holmes eine Veränderung des Rechtes an:

"Aber, was immer für eine Grundsätzlichkeit des Ausdruckes in den ren Fällen gelegen haben mag, nun ist es anerkannt, daß, wenn die Be zung seines Namens auf seinen Waren durch einen späteren Wettbewerb Öffentlichkeit dazu verleiten soll und verleitet, anzunehmen, daß dies die Waren eines Konzerns sind, der bereits etabliert und auch gut beka und, wenn das von Gewicht ist, dies von dem späteren Mann auch bea tigt ist, wird das Recht von ihm verlangen, daß er vernünftige Vorkeh trifft, um den Fehler zu verhindern. (...) Das Prinzip (...) ist, einen Betr verhindern. "320 Diese Aussage enthält einige Regeln des Rechts bezüglich Marken, die aus Namen bestehen. Zunächst zeigt es, daß einem Mann nur solange gestattet werden kann, seinen Namen als Marke zu verwenden, wie er nicht mit den bestehenden Rechten anderer k o l l i d i e r t . 3 2 i Noch einmal Richter Holmes:

319 Brown Chemical Co. v. Meyer 139 US 540, 542 (1890); VondeAank v. Schmidt 10 So. 616, 620 (Ga. 1881); Meneely et al. v. Meneely et al. 62 N . Y . 427, 451 (1875) 320 L. E. Waterman Co. v. Modern Pen Co. 235 US 88, 94 (1914) 321 Thaddeus Davids Co. v. Davids 233 US 461, 464 (1913); Garrett v. T . H . Garrett & Co. 78 F. 472, 478 (6th Cir. 1896); Tiffany and Co. v. Parfums Lamborghini 214 U.S.P.Q. 77, 78 (S.D.N.Y. 1981); N . Hess & Sons, Inc. v. Hess Apparel, Inc. 216 U.S.P.Q. 721, 734 (D.Md. 1982); Gottdiener v. Jo's Restaurant 149 So. 646, 647 (Fla. 1933); King's of Boise, Inc. v. M . H . King Company 398 P.2d 942, 945 (Id. 1965); Hanover Mfg. Co., Inc. v. Ed Hanover Trailers, Inc. 434 S.W.2d 109, 112 (Tex. 1968); Charles J. Donelly, Inc. v. Donnelly Bros., Inc. 198 A.2d 41, 43 (R.I. 1964); Visser v. Macres29 Cal. Rptr. 367, 369 (D. Ct. App.); Katz Drag Co. v. Katz 212 S.W.2d 286, 289 (Ct. App. Mo. 1949); Ο & W Food Corporation v. Graham 286 P.2d 77, 82 (D. Ct. App. Cal. 1955); Sullivan v. Ed Sullivan Radio & T V 152 N.Y.S.2d 227, 229 (App. Div. 1956); Nims I § 67

200

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

"Solch ein Name mag so mit einem bestimmten Produkt assoziiert we daß die bloße Anbringung dieses Namens ohne weiteres den Effekt eine schung hätte. "322 Die Worte, die Richter Holmes benutzt hat, zeigen auch, welchen Einfluß die alte Regel immer noch hat. 323 Dieser Einfluß zeigt sich in der Zurückhaltung der Gerichte, strenge Urteile zu fallen.324 Der Hintergrund dieser Praxis mag sein, daß, wer einen gewöhnlichen Namen als Marke benutzt, das Risiko einiger Unsicherheit hinsichtlich ihres Schutzes t r ä g t . 325 Manchmal sind die Gerichte zufriedengestellt, wenn der Zweitbenutzer Vornamen oder andere unterscheidende Zusätze benutzt, wie klarstellende Zusätze, Erklärungen, die jede Verbindung mit dem Erstbenutzer bestreiten, oder andere Schreibweise, Größe oder Farbe etc..326 Ob ein Gericht nur ein mildes Urteil fallt oder hart eingreift, hängt in erster Linie von der Auswirkung der möglichen Maßnahmen auf den Kunden ab. Milde Urteile werden immer in den Fällen verweigert, in denen der Zweitbenutzer nicht den Namen trägt, den er benutzt,327 in denen er das Recht auf 322 Herring-Hall-Marvin Safe Co. v. Hall's Safe Co. 208 US 554, 559 (1908); ebenso: Brooks Bros. v. Brooks Clothing of California 60 F.Supp. 442, 450 (S.D.Cal. 1945); Hopkins 72; Nims I § 37 323 compare:Brooks Bros. v. Brooks Clothing of California 60 F. Supp. 442, 449 (S.D.Cal. 1945);David B. Findlay, Inc. v. Findlay 271 N.Y.S.2d 652, 655 (1966); Lunsford 60 T . M . R . 263, 266 (1970) 324 Taylor Wine Co. v. Bully Hill Vineyards, Inc. 569 F.2d 731, 735 (2nd Cir. 1978); Coffee Dan's, Inc. v. Coffee Dan's Charcoal Broiler 305 F. Supp. 1210, 1216 (N.D.Cal. 1969); McCarthy I § 13:3 325 s. C. Johnson & Son v. Johnson 126 F.2d 422, 430 (3rd Cir. 1940); Sutton Cosmetics (P.R.) v. Under Co. 455 F.2d 285, 289 (2nd Cir. 1972); Hunt Potatoe Chip Co. v. Hunt 164 N.E.2d 335, 338 (Mass. 1960) 326 John B. Stetson Co. v. Stephen C. Stetson Co. 85 F.2d 586, 587 (2d Cir. 1936); S. C. Johnson & Sons v. Johnson 116 F.2d 427, 429 (3rd Cir. 1940); Friend v. H . A. Friend & Company 416 F.2d 526, 534 (9th Cir. 1969); Taylor Wine Co. v. Bully Hill Vineyards, Inc. 569 F.2d 731, 734 (2d Cir. 1978); Charles J. Donelly Inc. v. Donelly Bros., Inc. 191 A.2d 143, 148 (R.I. 1963); Lucille Limited, New York & Paris v. Schrier 181 N.Y.S. 694, 696 (App. Div. 1920); Gottdiener v. Joe's Restaurant 143 So. 646, 647 (Fla. 1933); Mac Sweeney Enterprises, Inc. v. Tarantino 235 Cal.App.2d 549, 563 (1965); McCarthy I § 13:3 327 Champion Spark Plug Co. v. Champion 23 F. Supp. 638, 640 (D.Mich. 1938); Kelly Girl Service, Inc. v. Roberts 243 F. Supp. 225, 228 (E.D.La. 1965); Kleinhans Company v. Kleinhans' Cleaners 162 N.Y.S.2d 250, 252 (Sup. Ct. 1957); McCarthy, supra n.13, at § 13:2

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

201

den Namen von einem Menschen mit diesem Namen erworben hat328 oder in denen er seinen Namen in den mit einer bekannten Marke identischen Namen geändert hat. 329 Daher hat das Gericht in Société Vinicole De Champagne v. Mumm dem Beklagten die Benutzung seines Namens untersagt. 330 Er hatte zuvor seinen Namen Mumm von Schwarzenstein in einfach Mumm geändert. Dahinter steht die Annahme, daß jemand, der seinen eigenen Namen in einem Wirtschaftszweig als Marke benutzt, in dem dieser Name bereits eine berühmte Marke geworden ist, sehr wahrscheinlich eine betrügerische Absicht hat.33i Das ist noch wahrscheinlicher, wenn die Person nicht ihren eigenen (ursprünglichen) Namen benutzt. Das war wohl auch, was Richter Holmes meinte, als er von betrügerischer Absicht sprach. Abgesehen davon ist aber die Motivation des Zweitbenutzers irrelevant. Ausschlaggebend ist die Wahrscheinlichkeit einer Irreführung des V e r k e h r s . 3 3 2 Allerdings ist der Verletzer der Marke bei betrügerischer Absicht weniger schützenswert und das Urteil mag daher härter a u s f a l l e n . 333 Der Schutz ist nicht auf Familiennamen beschränkt. 334 Ein Name kann wie jede andere Wortmarke zum Gattungsbegriff werden, wenn er von dem Erfinder eines neuen Produktes benutzt wird und das Publikum die Gütergattung mit dem Namen assoziiert. 335 Namen werden als nicht von Natur aus unterscheidungskräftig angesehen und benötigen daher Verkehrsgeltung, um geschützt zu w e r d e n . 3 3 6 Einige Ge-

328 Brown Chemical Co. v. Meyer 139 US 540, 548 (1890); L. E. Waterman Co. v. Modern Pen Co. 235 US 88, 96 (1914); Nardini's Restaurant v. Sterling Restaurant Co. 42 A.2d 325, 327 (N.H. 1945); McCarthy I § 13:3 329 McCarthy I § 13:6; Nims I § 77 330 Société Vinicole De Champagne v. Mumm 143 F.2d 240 (2nd Cir. 1940) 331 Tiffany and Co. v. Parfüms Lamborghini 214 U.S.P.Q. 77, 79 (S.D.N.Y. 1981) 332 Scott Paper Co. v. Liquid Gold, Inc. 589 F.2d 1225, 1230 (3rd Cir. 1978); McCarthy I § 13:8 333 Friend ν. Η . A. Friend and Company 416 F.2d 526, 531 (9th Cir. 1969) 334 D & W Food Corporation v. Graham 286 F.2d 77, 81 (D. a . App. Cal. 1955) 335 Nims ι § 73 336 Herring &c. Safe Co. v. Hall's Safe Co. 208 US 554, 560 (1907); N . Hess & Sons, Inc. v. Hess Apparel, Inc. 216 U.S.P.Q. 721, 733 (D.Md. 1982); Visser v. Macres 29 Cal.Rptr. 367, 369 (D. Ct. App. 1909); Busceni's, Inc. v. Anthony Busceni, etc. 294 N.W.2d 218, 219 (Mich. Ct. App. 1980); Kleinhans Company v. Kleinhans Cleaners 162 N.Y.S.2d 250, 252

202

Vierter Teil: U.S .-amerikanische Recht

richte haben das mit einer Ähnlichkeit der Namen mit beschreibenden Begriffen b e g r ü n d e t . 337 Sie stellten dabei darauf a b , daß beschreibende Begriffe nicht in der Lage sind, auf eine einzige Güterquelle hinzuweisen. Außerdem sollte keinem Käufer erlaubt sein, seine Konkurrenten von der Benutzung dieser Zeichen a b z u h a l t e n . 3 3 8 Aber Namen haben g e n a u diese Wirkung: Sie weisen auf eine einzige Güterquelle hin. Dieser Hinweis ist noch stärker, wenn die Namen im Genitiv verwandt werden: Al's, Baker's etc.. Der tatsächliche Grund scheint eher zu sein, daß jeder dasselbe Recht hat, seinen Namen in seinem Geschäft zu verwenden. Wer ihn benutzt, geht aber das Risiko ein, daß es einen Konkurrenten gibt, der denselben Namen benutzt. Daher ist ein Name nicht von Natur aus unterscheidungskräftig. Sobald der Name Verkehrsgeltung erworben hat, geht es allerdings nicht mehr nur um die beiden Konkurrenten, sondern auch um die Kunden, die irregeführt werden könnten. Das ist es, was die Gerichte verhindern wollen. Bei zusammengesetzten Familiennamen wird auf die nach "Common Law"-Grundsätzen übliche Zurückhaltung bezüglich des Schutzes von persönlichen Namen als Marken verzichtet, weil die Wahrscheinlichkeit, daß jemand in demselben Markt denselben Namen trägt und damit die Wahrscheinlichkeit einer Irreführung des Verkehrs, sehr gering i s t . 3 3 9

bb.fiktive Namen Wenn ein Zeichen aus dem Namen einer fiktiven Person besteht, kann vom Verwender verlangt werden, in einer Erklärung darauf hinzuweisen, daß der Name nicht für eine lebende Person s t e h t . 3 4 0

(Sup. Ct. N . Y . County 1957); McCarthy I § 13:2; Nims I § 206; Chaffee 53 Harv.L.Rev. 1289, 1296 337 Garrett ν. T . H. Garrett & Co. 78 F. 472, 477 (6th Cir. 1896); McCarthy I § 13:2 338 Garrett v. T . H. Garrett & Co. 78 F. 472, 477 (6th Cir. 1896); Alfred Dunhill etc. v. Kasser Dist. Prod. Corp. 350 F.Supp. 1341, 1359 (E.D.Pa. 1972); Charles J. Donelly, Inc. v. Donelly Bros., Inc. 191 A.2d 143, 146 (R.I. 1963) 339 Murphey 62 T . M . R . 67, 70 (1972) 340 McCarthy I § 13:10

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

203

cc. berühmte Namen Der Name einer lebenden berühmten Person kann ohne seine oder ihre ausdrückliche Zustimmung nicht als Marke benutzt werden, weil solche Berühmtheiten das Recht haben, die Ausbeutung ihrer Persönlichkeit zu verhindern. Nach ihrem Tod geht dieses Recht auf ihre Erben ü b e r . 3 4 i Das kann anders sein, wenn die Person nur einer kleinen Anzahl von Leuten bekannt i s t . 3 4 2 Einen Beleg fur diese Praxis bietet das folgende Zitat:

"Aufgrund des Sachverhalts müssen wir annehmen, daß die Pastor K Medicine Company (...) in Sünde empfangen wurde und in Unrecht geb daß Falschheit bei ihrer Geburt erschien und daß Betrug bei ihrer Tauf stand, wobei dem Gesellschaftskind ein Name gegeben wurde, auf den Recht hatte und den zu fuhren es kein Recht hatte. Der Name eines herau genden Philanthropen war ohne seine Zustimmung und gegen seinen Pr benutzt worden. Diese Annahme eines Namens war ein Unrecht, daß, d haben wir keinen Zweifel, ein Equity-Gericht auf seinen Antrag hin schränkt haben würde, auch, wenn der Zweck der Gesellschaft vollko unschuldig und lobenswert gewesen war, aber hier ist es klar, daß der das Porträt und die Faksimile-Unterschrift des Pastors Sebastian Kne nutzt wurden, nicht nur ohne seine Zustimmung und gegen seinen W sondern, daß sie so angenommen wurden, mit der Absicht die Öffentlic zu täuschen und den Glauben zu erwecken, daß das vermarktete und ve Produkt unter seiner Aufsicht zubereitet und der Öffentlichkeit mit se gen angeboten wurde. "343

dd. historische und mythologische Namen Solange ein Name, der Ruhm und Auszeichnung in Geschichte und Mythologie erworben hat, nicht den Charakter oder die Qualität eines Artikels beschreibt, darf er als Marke benutzt w e r d e n . 344 Daß auch historische und

341 McCarthy I § 13:10 342 Martin v. Carter Haie Stores, Inc. 206 U.S.P.Q. 931, 933 (T.M.T.A.B. 1979) 343 Kathreiner's Malzkaffee Fab. v. Pastor Kneipp Med. Co. 82 F. 321 (7th Cir. 1897) 344 Stephano Bros. v. Stamatopoulos 238 F. 89, 93 (2nd Cir. 1912); Hygeia Distilled Water Co. v. Hygeia Ice Co. 45 A. 957, 959 (Conn. 1900); Nims I § 70

204

Vieter Teil: U.S.-amerikanische Recht

mythologische Namen suggestiv fur Eigenschaften sein können zeigen die Marken S A M S O N fur Starke und D A V I N C I fur Schönheit.345

ee. geographische Namen In seiner ersten M a r k e n - E n t s c h e i d u n g 3 4 6 wurde der U. S. Supreme Court mit folgendem Sachverhalt konfrontiert: Der Kläger hatte eine Kohlemine im Lackawanna-Tal in Pennsylvania entdeckt und ausgebeutet. Er verkaufte seine Kohle als L A C K A W Α Ν Ν Α - K o h l e . Als solche wurde die Kohle bekannt, obwohl sie sich nicht von anderer Kohle unterschied, die an anderen Stellen dieser Region gefördert wurde. Später förderten auch andere Gesellschaften Kohle im Lackawanna-Tal. Sie nannten ihre Kohle ScRANTON oder PlTTSTON. Der Beklagte, ein Kohlehändler, verkaufte die letzgenannten Kohlemarken als L A C K A W ΑΝΝΑ-Kohle. Das Gericht weigerte sich, ihm die Benutzung des Talnamens zu verbieten., weil Lackawanna nur ein geographischer Name war: "Ihre Natur ist eine solche, daß sie nicht auf die Herkunft (persönliche Herkunft) der Handelsartikel oder das Eigentum an den Handelsartikeln, auf die sie angewendet werden mögen, hinweisen können. Sie weisen lediglich auf den Ort der Herstellung nicht auf den Hersteller hin und könnten sie exklusiv vereinnahmt werden, würde diese Vereinnahmung in schädlichen Monopolen resultiern. "347 Dies fuhrt zu der Regel, daß ein geographischer Name, wenn er nur benutzt wird, um den Herkunftsort der Waren oder Dienstleistungen anzuzeigen, lediglich beschreibend und daher nicht per se unterscheidungskräftig ist. Er kann nicht solche Güter oder Dienstleistungen unterscheiden, die von anderen hergestellt oder angeboten werden, aber aus derselben Region stammen.348 Ein anderer Grund ist das Freihaltebedürfhis der Konkurrenten, die ein Recht darauf haben, den Kunden den geographischen Ursprung ihrer Produkte mitzuteilen.349

345 Murphey 62 T.M.R. 67, 72 (1972) 346 Canal Company v. Clark 80 US 311 (1871) 347 canal Company v. Clark 80 US 311, 324 (1871) 348 Elgin Nat'l Watch Co. v. Illinois Watch Co. 179 US 665, 673 (1900); McCarthy I § 14:1 349 National Lead Company v. Wolfe 223 F.2d 195, 205 (9th Cir. 1954); North American Aircoach Sys. v. North American Aviation 231 F.2d 205, 210 (9th Cir. 1955); Tillamook

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

205

Wie andere beschreibende Zeichen sind auch geographisch beschreibende Zeichen bei Nachweis von Verkehrsgeltung s c h u t z f a h i g . 3 5 0 Der Grund dafür ist, daß solange es Verkehrsgeltung gibt, die Öffentlichkeit nicht nur einen bestimmten Ort mit der Bezeichnung assoziiert, sondern auch einen bestimmten Anbieter und seine Fertigkeiten.35i Weil jeder, der an einem bestimmten Ort lebt, das Recht hat, den Namen dieses Ortes im Handel zu verwenden, folgt, daß er auch das Recht hat, diesem Gebrauch durch andere entgegenzutreten, die nicht an dem Ort wohnen und deren Produkte nicht von dem Ort s t a m m e n . 3 5 2 Daraus wiederum folgt, daß, wer alleiniger E i g e n t ü m e r der mit dem geographischen Namen bezeichneten Region ist, auch zur alleinigen Verwendung diese Namens, auch als Marke, berechtigt ist.353 Geographische Namen können derart mit einer Gütergattung oder einem Herstellungsprozeß assoziiert werden, daß die Bezeichnung zum Namen der Gütergattung oder des Herstellungsprozesses wird. Diese geographischen Gattungsbegriffe wie F R E N C H F R I E D P O T A T O E S , B R U S S E L S S P R O U T S , D A N I S H P A S T R Y oder B E R M U D A S H O R T S können keine Marken s e i n . 3 5 4 Das wurde zum Beispiel für Swiss C H E E S E 3 5 5 und W O R C E S T E R S A U C E 3 5 6 SO entschieden. In wenigen Fällen ist es gelungen, die Bezeichnung vom Gattungsbegriff zur

County Cream. Ass'n v. Tillamook Cheese & D. Ass'n 345 F.2d 158, 164 (9th Cir. 1965); Hopkins § 70; Nims I § 98a; Chaffee 53 Harv.L.Rev. 1289, 1297 (1940) 350 Continental Motors Corp. v. Continental Aviation Corp. 375 F.2d 857, 861 (5th Cir. 1967); National Shoe Stores Co. v. National Shoes of N . Y . 131 A.2d 909, 912 (Ct. App. Md. 1957); Nims I § 40 351 Elgin Nat'l Watch Co. v. Illinois Watch Co. 179 US 665, 675 (1900); French Republic v. Saratoga Vichy Spring Co. 191 US 427, 435 (1903); In re Sweden Freezer Mfg. Co. 159 U.S.P.Q. 246, 248 (T.M.T.A.B. 1968); American Waltham W . Co. v. United States W . Co. 53 N.E. 141, 142 (Mass. 1899); McCarthy I § 14:5 352 Hopkins I § 70 353 Manitou Springs Mineral Water Co. v. Schueler 239 F. 593, 599 (8th Cir. 1917); City of Carlsbad v. W . Thackeray & Co. 57 F. 18, 19 (N.D.I11. 1891); Restatement (First) of Torts § 720 (b) (1938); Hopkins I § 46 (und § 70: Weil jemand, der an einem bestimmten Oit lebt, das Recht hat, den Namen dieses Ortes im Handel zu verwenden, hat er folglich auch das Recht, einem Verkäufer entgegenzutreten, der den geograhischen Begriff benutzt, obwohl er nicht dort nicht lebt und seine Waren auch nicht aus dieser Region stammen.); Nims I § 110 354 McCarthy I § 14:8 355 Schweizerische Kaseunion Bern v. Saul Stark, Inc. 293 N.Y.S. 816 (1937) 356 Lea v. Deakin 15 F. 95 (D.III. 1879)

206

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

Marke umzuwandeln.357 So wurde 1898 BUDWEISER als geographischer Gattungsbegriff fur ein bestimmtes Bierbrauverfahren, das zuerst in der Stadt Budweis in Böhmen entwickelt worden war, verstanden.358 25 Jahre später wurde es als Marke fur Bier der Firma Anheuser-Busch anerkannt.359 Wahrscheinlich liegen diesen Fällen Fehlurteile zugrunde, die geographisch beschreibende Begriffe zu geographischen Gattungsbegriffen hochstilisierten. Daß diese Begriffe als Marke angenommen wurden, spricht dafür, daß sie in der Bevölkerung nicht als Gattungsbegriff verwurzelt waren.

e. Abkürzungen und Spitznamen Abkürzungen sind ebenso schutzberechtigt wie die unabgekürzten Bezeichnungen. Sie dienen als unabhängige M a r k e n . 3 6 0 Aber sie müssen auch dieselben Anforderungen erfüllen wie normale Worte. Das bedeutet, daß sie weder beschreibende noch Gattungsbegriffe sein dürfen. Eine Abkürzung, die dem Käufer noch die Bedeutung des ursprünglichen Begriffes vermittelt, wird immer noch fur beschreibend g e h a l t e n . 3 6 i Allerdings können einige Abkürzungen wegen ihres hohen Grades an Schöpfungsgeist als Phantasiemarken eingestuft werden. 362 Das gleiche gilt fur Spitznamen, die wie normale Namen schützbar s i n d . 3 6 3 Einige Gerichte haben erklärt, Abkürzungen benötigten grundsätzlich Verkehrsgeltung, um schutzfähig zu sein.364 Wäre dies wahr, bräuchten die Ver-

357 McCarthy I § 14:8 358 Anheuser-Busch Brewing Asso. ν. Fred Miller Brewing Co. 87 F. 864 (C.C.Wis. 1898) 359 Anheuser-Busch, Inc. v. Budweiser Malt Products Corp. 295 F. 306 (2nd Cir. 1923) 360 Premier-Papst Corp. v. Elm City Brewing Co. 9 F. Supp. 754, 761 (D.Conn. 1935); Anheuser-Busch, Inc. v. Powel City Brewery 28 F. Supp. 740, 743 ( W . D . N . Y . 1939); McCarthy I § 7:4 361 Nite, Inc. v. Gould-National Batteries, Inc. 128 U.S.P.Q. 453, 454 (T.M.T.A.B. 1961); CPP Insurance Agency, Inc. v. General Motors Corp. 212 U.S.P.Q. 257, 260 (C.D.Cal 1980) 362 Martell & Co. v. Società Anonyme de la Benedictine, etc. 116 F.2d 576, 578 (C.C.P.A. 1941); In re General Aniline & Film Coip. 136 U.S.P.Q. 306, 307 (T.M.T.A.B. 1963); McCarthy I § 7:2; s. auch vorangegangenes Kapitel 363 d & W Food Corporation v. Graham 286 F.2d 77, 81 (D. Ct. App. Cal. 1955) 364 Premier-Pabst Coip. v. Elm City Brewing Co. 9 F. Supp. 754, 761 (D.Conn. 1935); Anheuser-Busch, Inc. v. Powel City Brewery 28 F. Supp. 740, 743 (S.D.N.Y. 1939); Metropolitan Opera Ass'n v. Metropolitan Opera Ass'n 81 F. Supp. 127, 129 (N.D.III. 1948); Coca-

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

207

wender sich nicht um eine Abkürzung zu bemühen, die keine beschreibende Bedeutung vermittelt. Diese Auffassung ist daher falsch. Es mag sein, daß die Gerichte, mit dieser Praxis sichergehen und sich außerdem die schwierige Prüfung des beschreibenden Charakters ersparen wollten, in dem sie zeigten, daß die Marke auf jeden Fall wegen Verkehrsgeltung schützbar war. Alle Gerichte, die dieses Erfordernis aufgestellt haben, haben Schutz gewährt. Ein weiterer Grund mag sein, daß in den meisten Fällen Spitznamen oder Abkürzungen vom Publikum gebildet werden und der Zeicheninhaber sie nicht entsprechend dem Benutzungserfordernis benutzt hat. Da sie nicht wie vorgeschrieben durch Benutzung konstituiert wird, wird die Marke durch Verkehrsgeltung konstituiert. Macht danach auch diese Minderauffassung einen gewissen Sinn, so bleibt doch festzuhalten, daß phantasievolle oder willkürlich gewählte Abkürzungen per se mit Erstbenutzung schützbar sind.

2. Buchstaben Ein Einzelbuchstabe oder eine Kombination von Buchstaben, die kein erkennbares Wort bilden, können als Marke fungieren. 365 Aber es gibt immer noch einige Gerichte, die Einzelbuchstaben wegen eines Freihaltebedürfhisses nicht schützen wollen.366 Ob ein Einzelbuchstabe oder eine Mehrzahl von Buchstaben, die immer als Teil eines zusammengesetzten Zeichens benutzt werden, separat als Marke wirken, hängt von ihrem wahrscheinlichen Einfluß auf den Kunden ab. Wenn der Buchstabe keinen selbständigen Eindruck unabhängig von den anderen Bestandteilen des zusamengesetzten Zeichens macht, wirkt er auch nicht als eigenständige M a r k e . 367

Cola Company v. Pace 283 F. Supp. 293 (W.D.Ken. 1968); Continental Corrugated Container v. Continental Group 462 F. Supp. 200, 204 (S.D.N.Y. 1978) 365 in re Farmers Union Grain Terminal Ass'n 127 U.S.P.Q. 141 (T.M.T.A.B. 1960); Fulkerson v. Muter Co. 135 U.S.P.Q. 379, 381 (T.M.T.A.B. 1962); In re Società Ceramica Richard Ginori 137 U.S.P.Q. 457 CT.M.T.A.B. 1963); Michelin Tire Coip. v. General Tire & Rubber Co. 202 U.S.P.Q. 294, 299 (T.M.T.A.B. 1979); McCarthy I § 7:2 366 General Motors Corp. v. Cadillac Marine & Boat Co. 226 F. Supp. 716, 724 (W.D.Mich 1964); American Optical Corp. v. American Ocean Tile Co., Inc. 185 U.S.P.Q. 405 , 409 (S.D.N.Y. 1974); Nims I § 209 367 McCarthy I § 7:2 14 Arnade

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

208

Wenn Buchstaben einfache

Qualitäts-

oder Größenhinweise darstellen, sind

sie beschreibend und daher nicht per se unterscheidungskräftig.368 ist eine Mehrzahl von Buchstaben nur eine Abkürzung fur beschreibende oder Gattungsbegriffe, so ist sie, wie im vorangegangenen Kapitel fur Abkürzungen dargelegt, zu behandeln.

3. Ziffern Eine oder mehrere Ziffern, allein oder in Zusammenhang mit anderen Symbolen können als Marke wirken und die Produkte eines Verkäufers identifizieren und unterscheiden.369 j

m

ersten Urteil, in dem es um den Schutz von

Ziffern als Marke ging, in Shaw Stocking Co. v. Mack stellte das Gericht die lapidare Frage:

"Wenn Buchstaben als Marken geschätzt werden können, warum nicht Ziffern?*™ Aber 97 fur Benzin wurde als beschreibendes Zeichen eingestuft, weil das Publikum die Zahl als Hinweis auf die Oktanzahl verstehen könnte, obwohl zu dieser Zeit eine Oktanzahl diesen Wertes als technisch unmöglich galt. 3 7 1 Dies fuhrt zu einer Beschränkung des Schutzes von Ziffern als Marken: Sie können ebenso wie Buchstaben Größe, Modell, Stil, Qualität etc. beschreiben. Sie werden dann wie alle beschreibenden Zeichen behandelt.372 Die

368 Nims I § 209 369 Dennison Mfg. Co. v. Scharf Tag, Label & Box Co. F., 628 (6th Cir. 1905); Goldsmith Silver Co. v. Savage 229 F. 623, 627 (1st Cir. 1916); William H . Keller, Inc. v. Chicago Pneumatic Tool Co. 298 F. 52, 59 (7th Cir. 1924); In re Union Oil Co. of California 88 F.2d 492, 494 (C.C.P.A. 1937); Shaw Stocking Co. v. Mack 12 F. 707, 713 (N.D.N.Y. 1882); Ex parte International Nickel Co., Inc. 115 U.S.P.Q. 365, 366 (Comm'r. Pats. 1957); McCarthy I § 7:3; Nims I § 210 370 Shaw Stocking Co. v. Mack 12 F. 707 (N.D.N.Y. 1882) 371 in re Union Oil Co. of California 88 F.2d 492 (C.C.P.A. 1937) 372 William H. Keller, Inc. v. Chicago Pneuma tic Tool Co. 298 F. 52, 59 (7th Cir. 1924); Ideal Industries, Inc. v. Gardner Bender, Inc. 612 F.2d 1018, 1022 (7th Cir. 1979); Ex parte Esterbrook Pen Co. 109 U.S.P.Q. 368, 370 (Comm'r. Pats. 1956); Weiser Company v. Independent Lock Company 154 U.S.P.Q. 630, 631 CT.M.T.A.B. 1964); In re Vernors Inc. 153 U.S.P.Q. 371, 372 (T.M.T.A.B. 1967); McCarthy I § 7:4

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

209

hierzu ergangenen Urteile sind nicht immer n a c h v o l l z i e h b a r . 3 7 3 Eine Ziffer kann allerdings gleichzeitig Qualitätsangabe und Herkunftshinweis s e i n . 374 Solche Zeichen sind erst mit Verkehrsgeltung schützbar.375

4. Farben Eine Farbe ist nicht per se unterscheidungskräftig und kann daher auch nicht ohne weiteres als Marke verwendet w e r d e n . 3 7 6 Dahinter steht als Grund ein Freihaltebedürfhis, weil es nur so wenige Farben gibt, daß die Liste der noch verfugbaren Farben bald erschöpft w ä r e . 377 Außerdem liefe eine Verwendung von Farben als Marke auf eine Unterscheidung in Schattierungsgraden hinaus, die schwer objektiv zu beurteilen wäre und Irreführung des Verkehrs b e w i r k t e . 3 7 8 Allerdings kann Farbe ein maßgeblicher Bestandteil einer Marke s e i n . 3 7 9 Wenn die Farbe jedoch Markenschutz genießt, sollten sowohl die Marke selbst als auch die gefärbte Form genau definiert sein, damit der

373 William H . Heller, Inc. v. Chicago Pneumatic Tool Co. 298 F . 52 (7th Cir. 1924); Fram Corporation v. Boyd 230 F.2d 931 (5th Cir. 1956); Ex parte Esteibrook Pen Co. 109 U.S.P.Q. 368 (Comm'r. Pats. 1956); aber: Ex parte International Nickel Co., Inc. 115 U.S.P.Q. 365 (Comm'r. Pate. 1957) 374 ideal Industries, Inc. v. Gardner Bender, Inc. 612 F.2d 1018, 1022 (7th Cir. 1979); M c Carthy I § 7:3 375 ideal Industries, Inc. v. Gardner Bender, Inc. 612 F.2d 1018 (7th Cir. 1979) 376 Samson Cordage Works v. Puritan Cordage Mills 211 F. 603, 607 (6th Cir. 1914); Deere & Co. v. Farmhand, Inc. 560 F . Supp. 85, 97 (D.Iowa 1982); Germanow v . Standard Unbreakable Watch Crystals 27 N.E.2d 212, 215 ( N . Y . 1940); M r . Gasket Co. v. Travis 299 N.E.2d 906, 912 (Ct. App. Ohio 1973); Ventura Travelware, Inc. v. Baltimore Luggage Co. 322 N.Y.S.2d 93, 98 (Sup. Ct. 1971); McCarthy I § 7:16 377 Campbell Soup Co. v. Armour & Co. 175 F.2d 795, 798 (3rd Cir. 1949); Ventura Travelware, Inc. v. Baltimore Luggage Co. 322 N.Y.S.2d 93, 99 (Sup. Ct. 1971); McCarthy I § 7:16 378 McCarthy I § 7:16 379 Quabang Rubber Co. v. Fabiano Shoe Co., Inc. 567 f.2d 154, 161 (1st Cir. 1977); Radio Corporation of America v. Decca Records 51 F . Supp. 493, 495 ( S . D . N . Y . 1943); Deere & Co. v. Farmhand, Inc. 560 F . Supp. 85, 97 (D.Iowa 1982); American Waltham W . Co. v. United States W . Co. 53 N . E . 141, 142 (Mass. 1899); M r . Gasket Co. v. Travis 299 N.E.2d 906, 912 (Ct. App. Ohio 1973); McCarthy I § 7:16

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

210

Konkurrent weiß, was er, ohne fremde Rechte zu verletzen, unternehmen darf.380

Um geschützt zu werden, muß die Farbe Verkehrsgeltung

erlangen. 381 I n

Kombination mit einem auffalligen Design besteht die Gefahr, daß der Kunde nur das Design und nicht die Farbe tionelles Merkmal

sein,383

sieht.382

Eine Farbe kann auch ein funk-

ist dann aber nicht geschützt. In Sylvania Electric

Products, Inc. v. Dura Electric Lamp Co. war eine Blitzlichtbirne mit einem blauen Punkt ausgestattet, um anzuzeigen, ob die Birne noch intakt war: Sobald Luft in die Birne drang, färbte sich der blaue Punkt rosa. Das Gericht verweigerte den Schutz, weil Zweck des blauen Punktes zumindest in erster Linie der Hinweis auf die Funktionsfähigkeit der Birne und nicht auf ihre Herkunft war, also ein funktionelles Merkmal

vorlag.384

Exkurs: technisch oder ästhetisch bedingte Gestaltungen Dieses zuletzt zitierte Beispiel weist auf ein Problem hin, daß Farbzeichen, Bildzeichen, plastischen Gestaltungen und Verpackungen gemeinsam ist: Das Problem technisch oder ästhetisch bedingter Gestaltungen. Es handelt sich hierbei um ein Problem, das mehrere Gestaltungsweisen von Marken betrifft. Die als Beispiele angeführten Entscheidungen stammen folglich auch einmal aus dem Bereich der Verpackungen, ein anderes Mal aus dem Bereich der plastischen Gestaltungen. Daher empfiehlt sich hier eine zusammenhängende Behandlung dieses Problems unabhängig von den Markentypen. In Radio Corporation of America v. Decca Records wurde der runden Form des Plattenetiketts der Schutz versagt, weil es als funktionell beurteilt wurde.385

Funktionalität meint hier nützlich fur den

Gebrauchszweck.386

380 McCarthy I § 7:16 381 Walter Gremiin Company v. Ideal Fishing Float Co., Inc. 401 F. Supp. 809, 812 (D.Minn. 1982); Deere & Co. v. Farmhand, Inc. 560 F. Supp. 85, 98 (S.D.Iowa 1982); Germanow v. Standard Unbreakable Watch Crystals 27 N.E.2d 212, 215 ( N . Y . 1940) 382 Ventura Travelware, Inc. v. Baltimore Luggage 322 N.Y.S.2d 93, 99 (Sup. Ct. 1971); McCarthy I § 7:17 383 Deere & Co. v. Farmhand 560 F. Supp. 85, 98 (S.D.Iowa 1982); McCarthy I § 7:28 384 Sylvania Electric Products, Inc. v. Dura Electric Lamp Co. 247 F.2d 730 (3rd Cir. 1957) 385 Radio Corporation of America v. Decca Records 51 F. Supp. 493 (S.D.N.Y. 1943)

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

211

Wenn das Merkmal dem Produkt eine größere Nützlichkeit verleiht oder zur Wirtschaftlichkeit des Herstellungsprozesses oder des Produktes beiträgt, ist es funktionell und nicht fähig, markenrechtlichen Schutz in Anspruch zu nehmen.387 Grundsätzlich ist ein Merkmal funktionell, wenn es fur die Benutzung oder den Zweck des Artikels wesentlich ist oder wenn es die Kosten oder die Qualität des Artikels beeinflußt.388 Als Regel gilt: "Ein Merkmal, das allein durch "funktionelle" (Nützlichkeits-) Überlegungen diktiert wurde, kann nicht als Trademark geschützt werden; aber der bloße Besitz einer Funktion (eines Nutzens) ist kein hinreichender Grund, einen Schutz zu verweigern. "389 Maßgeblich ist daher nicht, ob die Gestaltung irgendeinen Nutzen hat, sondern, ob sie im wesentlichen nützlich

ist.390

Was für ein Grundgedanke steht hinter dieser Regel? Es wird vertreten, der Test sei nicht wirklich einer der Nicht-Funktionalität, sondern eher des zugrunde liegenden Prinzips, daß Wettbewerber nicht vom Wettbewerb ausgeschlossen werden s o l l t e n . 3 9 i Das Prinzip der freien Imitation und Kopie ist ein wesentliches Element des Wettbewerbs. Grundsätzlich ist daher jedem erlaubt eine Erfindung oder Idee eines Wettbewerbers nachzuahmen, sobald diese der Öffentlichkeit zugänglich i s t . 3 9 2 Richter Learned Hand sagte:

386 Application of Deister Concentrator Company 289 F.2d 496, 506 (C.C.P.A. 1961); McCarthy I § 7:26; Fletcher, 69 T . M . R . 262, 263 (1979) 387 Fotomat Corp. v. Photo Drive-Thru, Inc. 425 F. Supp. 693, 705 (D.N.J. 1977); Restatement (First) of Torts § 742 (1938); McCarthy I § 7:26 388 Weal Toy Coip. v. Plawner Toy Mfg. Corp. 685 F.2d 78 (3rd Cir. 1982); Fotomat Corp. v. Photo Drive-Thru, Inc. 425 F. Supp. 693, 705 (S.D.N.Y. 1977); Restatement (First) of Torts § 742 (1938) 389 in re The Deister Company 129 U.S.P.Q. 314, 320 (C.C.P.A. 1961); Application of Penthouse Intern. Ltd. 565 F.2d 679, 681 (C.C.P.A. 1977); Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc. 653 F.2d 822, 828 (3rd Cir. 1981); In re Jockey International, Inc. 192 U.S.P.Q. 579, 582 ( T . M . T . A . B . 1976); Moy 60 T . M . R . 71, 78 (1970) 390 Application of Deister Concentrator Company 289 F.2d 496, 506 (C.C.P.A. 1961); Fotomat Corp. v. Cochran 437 F. Supp. 1231, 1235 (D.Kan. 1977); Fletcher 69 T . M . R . 262, 263 (1979); Whann/Clevenger 69 T . M . R . 246, 258 (1979) 391 Zelnick 73 T . M . R . 128, 133 (1983) 392 Spratling 5 U.S.F. L. Rev. 451, 464 (1971)

212

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

"Der Beklagte hat genau das gleiche Recht, die mnicht funktionellen" Merkmale des Artikels zu kopieren wie alle anderen, so lange sie nicht mit dem Kläger als Hersteller oder Quelle assoziiert werden. "393 Hier anders zu entscheiden, hieße, ernsthaft mit dem Patentrecht zu kollidieren. 394 Bedeutet dieses Zitat, daß als Grundgedanke hinter der NichtFunktionalitäts-Doktrin ein übergeordnetes öffentliches Interesse an der Vermeidung von Monopolisierungen

steht?395

Das Zitat zeigt auch, daß der freie

Wettbewerb dem Interesse des ehrenhaften Geschäftsmannes in die "Sicherheit der Früchte der individuellen Unternehmung" und dem Interesse des Verkehrs, nicht irregeleitet zu werden, untergeordnet

ist.396

Das C.C.P.A. ur-

teilte 1961:

"Das Ausmaß, zu dem dem Inhaber einer Marke exklusive Rechte gegeben sind, ist bestimmt von einer Spannung zwischen dem Verlangen, den Produzenten die Vorteile ihrer Arbeit zu sichern, indem Irreführung des Verkehrs hinsichtlich der Quelle der Waren verhindert wird, und dem Verlangen, die Ausdrucksmittel, die für effektiven Wettbewerb erforderlich sind, zu erhalten. "397 Dies scheint die Lösung auf der Suche nach dem Grundgedanken der NichtFunktionalitats-Doktrin zu sein: Die Gerichte versuchen einen Ausgleich zwischen widerstreitenden Interessen zu fmden: dem Interesse des Geschäftsmannes, seine Erfindungen geschützt zu erhalten (das ist vor dem Hintergrund des Patentrechtes ein schwaches Argument.), dem Interesse der Wettbewerber an ungehindertem Wettbewerb und dem Interesse der Abnehmer, nicht in bezug auf die Herkunft der Produkte irregeführt zu werden. Ein anderer Grund fur die Doktrin mag sein, daß funktionelle oder nützliche Artikel oder Merkmale nicht das Kriterium der Unterscheidungskraft erfüllen können,398 weil der

393 Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co. 247 F. 299, 300 (2nd Cir. 1977); also: In re Jockey International, Inc. 192 U.S.P.Q. 579, 582 (T.M.T.A.B. 1976) 394 McCarthy I § 7:26 395 so: In re Deister Concentrator Co., Inc. 289 F.2d 496, 504 (C.C.P.A. 1961); Duft 73 T . M . R . 151, 162 (1983): er nennt eine monopolisierende Marke "de jure functional" 396 Spratling 5 U.S.F. L. Rev. 451, 466 (1971) 397 Application of Deister Concentrator Company 289 F.2d 496, 504 (C.C.P.A. 1961) 398 Spratling 5 U.S.F. L. Rev. 451, 494 (1971)

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

213

Kunde in einem funktionellen Merkmal keinen Herkunftshinweis erblicken würde. 399 Der Test fur Funktionalität ist:*oo Würde das Zeichen, dessen Eintragung als Marke erstrebt wird - den Wettbewerb in der Warengattung selbst behindern? - den Waren der Wettbewerber etwas von substantiellem Wert nehmen? Ein Patent für das Merkmal ist ein starkes Beweismittel für Funktionalität.40I Es wird vertreten, die öffentliche Akzeptanz eines funktionellen Merkmals als Herkunftshinweis sei nicht ausschlaggebend für das Recht, dieses als Marke

einzutragen.402

Richtig daran ist, daß öffentliche Akzeptanz

keine Rolle bei der Prüfung der Funktionalität spielt. Diese Prüfung ist rein objektiv. Andererseits kann es schon begrifflich keine öffentliche Akzeptanz, also keine Verkehrsgeltung, eines funktionellen Merkmals als Herkunftshinweis

geben.403

Dies wäre ein Widerspruch. Wenn eine solche Verkehrsgel-

tung festgestellt wird, dann handelt es sich entweder um de-facto-Verkehrsgeltung während einer Monopolphase (zum Beispiel, weil noch ein Patent existiert) oder um einen Fehler bei der Feststellung der Verkehrsgeltung. Schließlich besteht das Problem der Feststellung, was genau als Marke geschützt werden soll. In Dallas Cowboys etc. v. Pussycat Cinema, Ltd. verklagte eine professionelle und hoch angesehene Football-Cheerleading-Gruppe die Beklagte, weil diese die Cheerleading-Uniformen der Klägerin für ihren Film "Debbie does Dallas" kopiert hatte. Die Beklagte argumentierte, die Uniformen seien lediglich funktionell. Aber das Gericht folgte den Argumenten der Klägerin mit der folgenden Unterscheidung:

"Die Klägerin beansprucht keine Trademark för jede Kleidung, die s worfen und angepaßt ist, daß sie freie Bewegung bei der Durchführung Cheerleading-Übungen erlaubt, sondern sie beansprucht eine Trademar 399 Moy 60 T . M . R . 71, 78 (1970) 400 Zelnick 73 T . M . R . 128, 140 (1983) 4 0 1

Application of Shenango Ceramics, Inc. 362 F.2d 287, 291 (C.C.P.A. 1961); Applica-

tion of Honeywell, Inc. 497 F.2d 1344, 1348 (C.C.P.A. 1974); McCarthy I supra n.13, at § 7:29 402 in re Jockey International 192 U.S.P.Q. 579, 582 (T.M.T.A.B. 1976); McCarthy I § 7:26 403 Spraüing 5 U.S.F. L. Rev. 451, 498 f. (1971)

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

214

die besondere Kombination von Farben und Zusammenstellung von De tionen, die die Uniformen der Klägerin von denen anderer Truppen scheidet. Es ist anerkannt, daß, wenn das Design einer Sache nicht-fun nell ist und Verkehrsgeltung erworben hat, das Design eine Trademark den kann, auch wenn die Sache selbst funktionell ist. "404 Der Ausgang des Falles hing also davon ab, wie das Gericht zwischen Sache und Design unterschied, oder noch deutlicher: daß es seine Abgrenzung in dieser bestimmten Weise vorgenommen hat und nicht in einer anderen. Hier zeigt sich wieder die starke Stellung des Gerichtes bei der Entscheidung solcher Streitigkeiten. In Design-Fällen ist die Frage nach der Funktionalität eher eine nach der der Ornamentalität.

"Es folgt daraus nicht, daß ein Trademark-Merkmal, das nur beiläufig zierend wirkt und in gewissem Sinne das Etikett schmückt, auf dem scheint, nicht zur Eintragung berechtigt ist. Es ist offensichtlich so wenn ein unterscheidungskräftiges Trademark-Merkmal oder -Symbol nommen und hauptsächlich zum Zweck der Identifizierung und Unter dung des Produktes benutzt wird und dazu auch in der Lage ist, die Tatsache, daß es das Etikett, auf dem es erscheint, schmuckvoller ersc läßt, als dies anderenfalls ohne das Merkmal darauf der Fall gewesen nicht per se den Schluß zuläßt, es habe keine Trademark-Funktion. "405 Ein Design, das nur beiläufig verzierend wirkt, dessen Hauptfunktion die ist, als Herkunftshinweis zu wirken, kann daher noch per se unterscheidungskräftig sein, während dies bei einem nur schmückenden Design nicht möglich ist.406

Aber diese Abgrenzung vorzunehmen, ist schwierig und hängt vom

Einzelfall

ab.407 l

n

Ex parte Mars Signal-Light Co. stellte der Commissioner

of Patents fest:

404 Dallas Cowboys etc. v. Pussycat Cinema, Ltd. 604 F.2d 200, 203 (2nd Cir. 1979); also: Truck Equipment Service Co. v. Fruehauf Corp. 536 F.2d 1210, 1215 (8th Cir. 1976); Ives Laboratories, Inc. v. Darby Drug Co. 601 F.2d 631, 642 (2nd Cir. 1979) 405 Application of Swift & Co. 223 F.2d 950 (C.C.P.A. 1955); also: In re Dassler 134 U.S.P.Q. 265 (T.M.T.A.B. 1962) 406 Ventura Travelware, Inc. v. Baltimore Luggage Co. 322 N.Y.S.2d 93, 100 (Sup. Ct. 1971); McCarthy I § 7:6; Nims I § 210b 407 Application of Swift Co. 223 F.2d 950, 954 (C.C.P.A. 1955)

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

215

"Es würde aber, offensichtlich erfordern, daß die bizarre oder un Gestaltung solcherart ist, daß sie vom Publikum als Herkunftshinweis kannt wird und daß dies eher von der Natur der unterscheidungskräftige staltung abhängt als von der Absicht des Herstellers der Güter. " 408 Damit ist aber die Fragestellung nicht eine, eines öffentlichen Interesses an der Verhinderung eines Markenschutzes fur ästhetische Funktionalität, sondern eine der öffentlichen A u f f a s s u n g . 4 ^ Trotzdem wurde diese Abgrenzung 1952 im Pagliero-Fall erweitert. In diesem Fall hatte die Klägerin als erste Verzierungen benutzt, die sich über die ganze Oberfläche von Hotelgeschirr-Tellern erstreckte. Sie benutzte vier unterscheidungskräftige Muster und beanspruchte, solche, die ganze Oberfläche von Hotelgeschirr überziehende Muster erfunden zu haben. Das Gericht argumentierte:

"Funktionell (...), kann gesagt werden, erfüllt einen anderen als einen demark-Zweck. Wenn die besondere Gestaltung eine wichtige Zutat f wirtschaftlichen Erfolg des Produktes ist, gestattet das Interesse a Wettbewerb seine Nachahmung, wenn kein Patent oder Urheberrecht hen. Andererseits, wenn die Gestaltung oder passender: das Design ein willkürliche Verschönerung ist, eine Art Kleid für die Waren, haupts gewählt zu Zwecken der Identifizierung und Individualität und weil o ziehung zu den grundsätzlichen Erwartungen der Kunden hinsichtlich Produktes, kann die Nachahmung verboten werden, wenn der erforde Nachweis der Verkehrsgeltung erbracht wird. Unter solchen Umstän währt das Recht Schutz, weil effektiver Wettbewerb auch ohne Nach vorgenommen werden kann. " 4io Dieser Doktrin der ästhetischen Funktionalität folgend wurde der Schutz der Hotelgeschirrmuster abgelehnt. In Damn I'm Good, Inc. v. Sackowitz, Inc. versagte das Gericht aus den gleichen Gründen den Schutz für den Slogan DAMN I'M GOOD

auf Handtüchern, Schmuck etc., weil es ein Merkmal dann

für funktionell hielt, wenn dieses einen anderen als einen Markenzweck er-

4

08 Ex parte Mars Signal-Light Co. 85 U.S.P.Q. 173, 175 (Comm'r Pats. 1950)

4

0 9 McCarthy I § 7:6

4

1 0 Pagliero v. Wallace China Co. 198 F.2d 339, 3 4 3 (9th Cir. 1952); auch: Intern. Order of

Job's Daughters ν. Lindeburg & Co. 633 F.2d 912, 917 (9th Cir. 1980); Boston Professsional

216

Vierter Teil: U.S .-amerikanische Recht

füllte.411 Es wird deutlich, daß die Doktrin der ästhetischen Funktionalität zu weit gefaßt ist. Daher ist sie in jüngeren Entscheidungen erheblich eingeschränkt worden:

"Pagliero wäre zu weitgehend, wenn es meinte, daß jedes Merkmal, zum Gefallen der Kundschaft und der Verkaufsfähigkeit des Produk trägt, ein funktionelles Element ist. "412

"Die Schwierigkeit mit der Akzeptanz einer so weiten Sicht der ästhet Funktionalität, die die Doktrin an die wirtschaftliche Wünschenswerth (desirability) des Merkmals anknüpft ohne Ansehung seiner nützlichen tionen, ist, daß sie eine Hemmung für die Entwicklung phantasievoller attraktiver Designs bedeutet. Je ansprechender das Design, desto we Schutz würde es erhalten. (...) Stattdessen sollte sich die Untersuchun das Ausmaß konzentrieren, zu dem das Design Merkmal mit der nützlic Funktion des Produktes oder der Gestaltung verbunden ist. Wenn das selbst nicht besonders mit der nützlichen Funktion des Produktes ver ist, sondern nur willkürlich ist, dann ist es zum Schutz als Design-Trade berechtigt, wenn es die Unterscheidungskraft aufweist, die erforderli um Verkehrsgeltung zu erwerben. Trotz der Sprache, die in einigen En dungen aus diesem Gebiet, die eine weitere Reichweite der Doktrin der tischen Funktionalität vorschlagen, benutzt wird, ist die in diesen Fälle tretene Auffassung tatsächlich konsistent mit der hier Vertretenen. "413

"Wenn das Design wegen der mit ihm assoziierten Qualität nur die A hungskraft auf den Kunden erhöht, dient es einer legitimen Trademarktion. "414 So verstanden, besteht kein Bedürfnis für die Doktrin der ästhetischen Funktionalität, weil sie bereits vom Erfordernis der Nicht-Ornamentalität erfaßt ist.415 Aber abweichend von der objektiven Funktionalitäts-Prüfung, ist

Hockey Ass'n, Inc. v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc. 360 F. Supp. 459, 463 (N.D.Tex. 1973); Famolare, Inc. v. Melville Corp. 472 F. Supp. 738, 742 (D. Haw. 1979) 411 Damn I'm Good, INc. v. Sackowitz, Inc. 514 F. Supp. 1357 (S.D.N.Y. 1981) 412 Vuitton et fils S.A. v. J. Young Enterprises, Inc. 644 F.2d 769, 773 (9th Cir. 1981) 413 Keene Coip. v. Paraflex Industries, Inc. 653 F.2d 822, 825 (3rd Cir. 1981) 414 Vuitton et fils S.A. v. J. Young Enterprises, Inc. 644 F.2d 769, 776 (9th Cir. 1981) 415 McCarthy I § 7:26

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

217

die Ornamentalitats-Prüfting eine Subjektive, stark von der öffentlichen Auffassung Abhängige. Untersucht wird:4i6 - War die Marke hauptsächlich als Herkunftshinweis beabsichtigt? - Würde ihr der durchschnittliche Kunde wahrscheinlich einen Herkunftshinweis entnehmen?

5. Bildzeichen Jedes Bild, Design oder Symbol kann eine Marke sein, wenn es unterscheidungskräftig und nicht im Gemeingebrauch ist.*!? ob ein Bildzeichen von Natur aus unterscheidungskräftig ist oder ob es Verkehrsgeltung benötigt, um geschützt zu werden, ist zweistufig zu prüfen in:*i8 - einem Nicht-Funktionalitäts-Test (non- functionality-test) - einem Test des unabhängigen Eindrucks auf den Handel (separate-commercial-impression-test) Über den Nicht-Funktionalitäts-Test, der bei Bildzeichen eher ein NichtOrnamentalitäts-Test ist, wurde bereits im vorangegangenen Exkurs berichtet. Der Test des unabhängigen Eindrucks auf den Handel ist anwendbar in Fällen der Kombination von Designs mit anderen Marken. So ist, wenn ein Design als Hintergrund für ein Wort verwendet wird, zu fragen, ob das Design den Abnehmer unabhängig von dem Wort beeindruckt. Dementsprechend verweigerte das Gericht in Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Ltd. Schutz für ein stilisiertes Blatt, das das Wort

SEABROOK FARMS

umgab:

"Es sieht nicht so aus, als sei das Design in herausragender Weise zur Schau gestellt und visuell außergewöhnlich im Verhältnis zu allem anderen auf dem Päckchen, die mit dem Oval-Design umrahmte Wortmarke SEABROOK FARMS eingeschlossen. Das Design ist niemals alleine dargestellt worden. "419

416 Moy 60 T.M.R. 71, 82 (1970) 417 Huber Baking Company v. Stroehmann Bros. Company 252 F.2d 945, 957 (2nd Cir. 1958); McCarthy I § 7:6; Nims I § 210a 418 McCarthy I § 7:9 419 Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Ltd. 568 F.2d 1342, 1345 (C.C.P.A. 1977)

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

218

In Huber Baking Company v. Stroehmann Bros. Company wertete das Gericht das Bild eines kleinen Mädchens als gültige Marke unabhängig von der Wortmarke

SUNBEAM.

Der Kläger bewies den unabhängigen Eindrucks auf

den Handel durch eine Zeugenaussage: "Ich bat meinen Neffen, hinunterzulaufen und mir einen Laib Brot mit dem Bild des kleinen Mädchens darauf zu holen. "420 Aber nicht immer kommen die Gerichte mit diesen Prüfungen zurecht. In In re Me Gregor-Doniger, Inc. wurde ein Schottenkaro-Design, daß das Etikett mit der Wortmarke umrandete, eingetragen, nachdem der Antragsteller Benutzung über einen längeren Zeitraum nachgewiesen hatte.42i Hier hat das T.M.T.A.B. einen falschen Test angewendet. Ein Design kann keine eigenständige Marke sein, wenn Design und Wort so miteinander vermengt sind, daß sie auf einen durchschnittlichen Käufer einen einheitlichen Eindruck machen. Je phantasievoller und unterscheidungskräftiger das Hintergrund-Design ist, desto wahrscheinlicher wird es "dem Käufer ins Auge springen. "422 Gewöhnliche Zeichen wie Kreise, Ovale und Quadrate etc. können als Hintergrund für andere Zeichen nur als Marke geschützt werden, wenn sie Verkehrsgeltung erworben haben.423 Die Gründe nennt das Gericht in Permatex Co., Inc. v. California Tube Products, Inc.: "Es ist anerkannt, daß gewöhnliche Grundformen

wie Kreise, Ovale, Drei-

ecke, Rauten, Sterne und andere geometrische Zeichen, wenn sie als Vehikel für die Darstellung einer Wort- oder Buchstabenmarke benutzt werden, nicht als Herkunftshinweis

für die Güter, auf die sie angewendet werden, betrachtet

werden, sofern sie nicht Verkehrsgeltung

für das Design allein nachweisen.

Der Gedanke hinter diesen Entscheidungen ist der, daß Designs dieser Art so oft als Hintergrund-Merkmale Kombinationszeichen

für Wortmarken

benutzt worden

dieser Art nur einen einheitlichen

sind, daß

Eindruck

auf den

420 Huber Baking Company v. Stroehmann Bros. Company 252 F.2d 945, 957 (2nd Cir. 1958) 421 in re Me Gregor-Doniger, Inc. 123 U.S.P.Q. 49 (T.M.T.A.B. 1959) 422 Application of E. J. Brach & Sons 256 F.2d 325, 327 (C.C.P.A. 1958); Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd. 568 F.2d 1342, 1344 (C.C.P.A. 1977); McCarthy I § 7:8 423 Application of E. J. Brach & Sons 256 F.2d 325, 327 (C.C.P.A. 1958); In re Β & J Manufacturing Co. 196 U.S.P.Q. 707, 710 (T.M.T.A.B. 1977); In re Raytheon Co. 202 U.S.P.Q. 317, 318 (T.M.T.A.B. 1979); American Automobile Ass'n v. American Automobile O. Ass'n 13 P.2d 707, 710 (Cal. 1932)

219

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

Handel bewirken, mit dem Ergebnis, daß die Käufer normalerweise die WortTeile der Marken benutzen, um die damit verkauften und zu unterscheiden; verschiedenen

und daß Unterschiede

Waren zu identifizieren

zwischen den Wort-Teilen

Marken, die das gleiche gemeinsame Hintergrund-Design

nutzen, generell ausreichten,

um eine Irreführung

des Verkehrs

zu verhin-

dern. "424 Ein wichtiges Beweismittel fur die Beurteilung der Verkehrsgeltung ist, ob der Zeichenverwender das Hintergrund-Design separat vermarktet hat, zum Beispiel durch sogenannte "Achte-auf-Werbung" wurde in

(look-for-promotion).425

So

In re Johnson & Johnson ein Jägerzaun-Design getrennt geschützt,

weil der Antragsteller in der Werbung darauf hingewiesen hatte mit: "Achte auf das Jägerzaun-Design." 426 Auch in In re Jockey International, Inc. wurde ein kopfstehendes Y-Design auf Herrenunterswäsche wegen des Werbehinweises: "Achte immer auf dieses Zeichen."

geschützt.427

Hinter dieser Praxis

steht offensichtlich derselbe Gedanke wie hinter der beim Schutz von Farbzeichen. Die Standard-Designs sind zu üblich und es gibt nicht genug von ihnen, als

daß

ihre Aneignung als Marke ohne weiteres zugelassen werden

könnte.428

Es gibt allerdings auch geometrische Figuren und Symbole, die so phantasievoll sind, daß sie als per se unterscheidungskräftig aufgefaßt werden und daher ohne das Erfordernis des Nachweises von Verkehrsgeltung geschützt werden können.429

424 Permatex Co., Inc. v. California Tube Products, Inc.

175 U.S.P.Q.

764,

766

( T . M . T . A . B . 1972); Philipp Morris, Inc. v. Rothmans of Pall Mall Ltd. 180 U.S.P.Q. 592, 600 ( T . M . T . A . B . 1973); In re Raytheon Co. 202 U.S.P.Q. 317, 318 ( T . M . T . A . B . 1979) 425 Mine Safety Appliances Co. v. Electric Storage Battery Co. 405 F.2d 901, 903 (C.C.P.A. 1969); In re Dailey Pickell 122 U.S.P.Q. 340, 341 ( T . M . T . A . B . 1959); In re Johnson & Johnson 186 U.S.P.Q. 559, 560 ( T . M . T . A . B . 1975); In re Jockey International, Inc. 192 U.S.P.Q. 579, 583 ( T . M . T . A . B . 1976); McCarthy I § 7:8 426 in

r e

Johnson & Johnson 186 U.S.P.Q. 559 ( T . M . T . A . B . 1975)

427 in re Jockey International, Inc. 192 U.S.P.Q. ( T . M . T . A . B . 1976) 428 Dow Corming Corp. v. Applied Power Industries, Inc. 167 U.S.P.Q. 730, 732 (N.D.I11. 1970) 429 Application of Esso Standard Oil Company 305 F.2d 495, 498 (C.C.P.A. 1962); Philipp Morris Inc. v. Rothmans of Pall Mall Ltd. 180 U.S.P.Q. 592, 600 ( T . M . T . A . B . 1973); In re Β & J Manufacturing Co. 196 U.S.P.Q. 707, 710 ( T . M . T . A . B . 1977); In re Raytheon Co. 202 U.S.P.Q. 317, 318 ( T . M . T . A . B . 1979); McCarthy I § 7:12

der be-

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

220

Ein Bild, das lediglich eine Darstellung des Gutes selbst,430 seiner Benutzung oder des Ergebnisses seiner A n w e n d u n g 4 3 i ist, beschreibt lediglich. Anders verhält es sich mit phantasievollen Darstellungen432 oder m i t Darstellungen außergewöhnlich gestalteter Waren. 433 Leitlinie ist, daß eine Abbildung, die z u gewöhnlich ist, nicht geschützt wird.434 In frühen Design-Fällen wurden Designs, die als Patente geschützt waren, nicht als Marken geschützt.435 Das entspricht nicht der heutigen Rechtsauffassung.436

"Wenn man die Theorie akzeptiert, daß ein Patent die Natur eines V ges hat, in dem der Patentrechtsinhaber seine Eifindung der Öffentlich nur als Gegenleistung für die vorübergehende Gewährung einer Mono stellung offenlegt, sollte das Bestehen eines Patentes in keiner Weise M rechte beeinträchtigen. "437 In Truck Equipment Serv. Co. v. Fruehauf Corp. unterstützte das Gericht diese Auffassung mit dem Zitat eines Senat-Reports:

"Patente und Trademarks haben verschiedene Funktionen. Tradema schützen heißt daher, die Öffentlichkeit vor Irreführung zu schützen, Wettbewerb zu pflegen und der Verkehrsgemeinschaft die Vorteile de gung und des Goodwill zu sichern, indem der Übergang von denen, d

430 IN

re

Underberg-Albrecht 120 U.S.P.Q. 495 (T.M.T.A.B. 1959); Bell v. B-I-W Group

Inc. 174 U.S.P.Q. 254, 255 CT.M.T.A.B. 1972): nennt es ein Equivalent zum Gattungsbegriff; Lipton, Inc. v. Borden, Inc. 340 N.Y.S.2d 328, 332 (Sup. Ct. N . Y . County 1972); McCarthy I § 7:14; Nims I § 210a; Mittendorfer S. 297 431 Bristol Co. v. Graham 199 F. 412, 414 (8th Cir. 1912); McCarthy I § 7:14;Nims I § 210a 432 in re Curtiss-Wright Corp. 183 U.S.P.Q. 621 (T.M.T.A.B. 1974); In re Laitram Corp. 194 U.S.P.Q. 206 (T.M.T.A.B. 1977) 433 ebenda 434 Thomas J. Lipton, Inc. v. Borden Inc. 340 N.Y.S.2d 328, 332 (Sup. Ct. N . Y . County 1972); McCarthy I § 7:14 435 Ex parte Mars Signal-Light Co. 85 U.S.P.Q. 173, 176 (Comm'r. Pats. 1950); Ex parte Minnesota Mining & Mfg. Co. 92 U.S.P.Q. 74, 76 (Exam. Ch. 1952); McCarthy I 7:30 436 In re The World's Finest Chocolate, Inc. 177 U.S.P.Q. 205, 207 (C.C.P.A. 1973); McCarthy I § 7:30 437 Sargent 61 T.M.R.102, 109 (1971)

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

geschaffen wird. "438

haben, auf die, die sie nicht geschaffen

221

haben, verhindert

Während das Markenrecht das Design als Symbol der Herkunft schützt, schützt das Patentrecht das neue Design selbst. Damit sind aber Marken- und Patentrecht wegen ihrer unterschiedlichen Stoßrichtungen unabhängig voneinander.439

6. plastische Zeichen 1964 erregten zwei Entscheidungen des U.S. Supreme Court Aufsehen. Sie befaßten sich mit der Schutzfahigkeit von Produkt- und Behältergestaltungen. In Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co. hatte die Stiffel Co. Design- und mechanische Patente fur Gestaltung und Funktionsweise einer Pfahllampe, einer senkrechten Röhre, die Lampenbefestigungen an ihrer Außenseite hatte und so konstruiert war, daß sie aufrecht zwischen Fußboden und Decke eines Raumes stand, erworben. Sears baute die Lampe exakt nach. Der 7th Cir. stellte keine Patentverletzung fest, weil das Patent mangels Erfindungsgeistes fur ungültig befunden wurde. Jedoch gewährte es einen Anspruch aus unlauterem Wettbewerb.440 Der U.S. Supreme Court stellte die Frage, ob das Recht der Staaten gegen unlauteren Wettbewerb in Übereinstimmung mit dem Bundes-Patentrecht die Nachahmung eines Artikels, der weder durch Bundespatent noch durch Bundes-Urheberrecht geschützt ist, verbieten oder mit schadensrechtlicher Verantwortung belegen kann:

"Einem Staat zu erlauben, durch Benutzung seines Rechtes gegen unlauteren Wettbewerb das Kopieren eines Artikels, der einen zu geringen Fortschritt darstellt, um patentiert zu werden, zu verhindern, hieße, dem Staat zu erlauben, etwas von der Öffentlichkeit fernzuhalten, das nach Bundesrecht der Öf fentlichkeit gehört. (...) Ein Staat darf nicht, wenn der Artikel nicht patentiert und nicht urheberrechtlich geschützt ist, die Nachahmung des Artikels selbs 438 Truck Equipment Serv. Co. v. Fruehauf Coip. 536 F.3d 1210, 1215 (8th Cir. 1976); S. Rep. No. 1333, 79th Cong., 2nd Sess. 1275 (1946) 439 Application of Mogan David Wine Corporation 328 F.2d 925, 929 (C.C.P.A. 1964); Application of Honeywell, Inc. 497 F.2d 1344, 1348 (C.C.P.A. 1974); Truck Equipment Serv. Co. v. Fruehauf Corp. 536 F.2d 1210, 1215 (8th Cir. 1976); McCarthy I § 7:30; Sargent 61 T . M . R . 102, 107 (1971); Spratling, 5 U.S.F. L. Rev. 451, 509 f. (1971) 440 stiffel Company v. Sears, Roebuck & Co. 313 F.2d 115, 118 (7th Cir. 1963)

222

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

verhindern. (...) Dies bedeutet in der Tat, einer Ware Patentschutz üb Reichweite des Patentrechts hinaus zu gewähren. "441 Das Gericht folgte seiner Entscheidung in Kellogg Co. v. National Biscuit Co., indem es zitierte:

"Sich den Goodwill eines Artikels zu teilen, der weder durch Patent-, durch Markenrecht geschützt ist, ist die Ausübung eines Rechtes, das all steht - und an dessen freier Ausübung die Konsumenten ein großes Inte haben. "442 Daraus ließ sich schließen:

"Im vorliegenden Fall wurde die von Stijfel verkaufte Pfahl-Lampe fü berechtigt zum Schutz durch entweder ein mechanisches oder ein Desig tent gehalten. Ein nicht patentierbarer Artikel ist wie ein Artikel, zu de Patent ausgelaufen ist, im Gemeingebrauch und darf hergestellt und ve werden von jedem, der dies möchte. Was Sears tat, war, Stiffel' s De kopieren und Lampen zu verkaufen, die nahezu identisch waren mit de Stiffel verkauften. Dazu hatte sie alle Rechte nach den Bundespatentge Daß Stiffel die Pfahl-Lampe erfunden und sie bekannt gemacht hat ist sentlich. "443 und:

"Natürlich gäbe es "Verwirrung" dahingehend, wer diese nahezu id schen Artikel hergestellt hat. Aber die bloße Unfähigkeit der Öffentlic zwei identische Artikel zu unterscheiden, reicht nicht aus, eine Maßnahm gen das Kopieren oder einen Schadensersatzanspruch wegen Kopierens zu unterstützen, was die Bundespatentgesetze zu kopieren erlauben. 0444 In der anderen Entscheidung, Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., die der U.S. Supreme Court am selben Tag erließ, ging es um einen vergleichbaren Sachverhalt: Day-Brite hatte ein Design-Patent erworben fur einen fluoriszierenden Reflektor-Beleuchtungskörper

mit Querrippen, die

sowohl Stabilität als auch Attraktivität verleihen sollen. Compco kopierte die441 Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co. 376 US 225, 231 (1964) 442 Kellogg Co. v. National Biscuit Co. 305 US 111, 122 (1938); cited in: Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co. 376 US 225, 232 (1964) 443 Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co. 376 US 225, 231 (1964) 444 Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co. 376 US 225, 232 (1964)

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

223

sen Artikel. Wie in der Sears-Entscheidung hatten das District-Gericht und das Gericht im 7th Cir. das Patent fur ungültig erklärt, aber Compcos Nachahmen nach dem Wettbewerbsrecht von Illinois

untersagt.445

Sears folgend

entschied das Gericht:

"Sie (die Feststellungen der Vorinstanzen) basierten wie die in Roebuck & Co. v. Stiffel Co. vollkommen auf der Tatsache, daß der Ver eines Artikels, der eine exakte Kopie eines anderen unpatentierten Artik wahrscheinlich und in diesem Fall tatsächlich eine Irreführung hinsic der Herkunft des Artikels bewirkt. (...) Wir stellen fest, daß die Urte im Widerspruch zu den Bundespatentgesetzen stehen. Heute haben w Sears (...) festgestellt, daß, wenn ein Artikel nicht durch ein Design-P oder ein Urheberrecht geschützt ist, staatliches Recht anderen nicht d pieren des Artikels verbieten darf. Das Kopieren zu verbieten, würde Politik des Bundes kollidieren, freien Zugang zur Nachahmung alles des gestatten, das Bundespatent- und -Urhebergesetze im Gemeingebrauch die sich in Art. I § 8 cl. 8 der Verfassung und in den ausführenden Bun setzen findet. "446 Diese Entscheidungen bewirkten, daß einige Gerichte den Schutz von plastischen Gestaltungen der Waren ablehnten, weil Sears/Compco gezeigt hätten, daß nach der Supremacy Clause der U.S. Verfassung Bundespatent- und Urheberrecht den Schutz plastischer Gestaltungen der Ware ausschließlich regelten.447 in Spengler Candy Company v. Crystal Pure Candy Company reichte dem Gericht als Begründung der bloße Verweis auf

Sears/Compco.448

Diejenigen, die die Ansicht vertreten, daß unter dem Lanham Act nur nach Staatenrecht gültige Marken eintragbar sind,449 müssen konsequenterweise den Schluß ziehen und taten das auch, daß, wenn Bundesgesetzgebungskompetenz staatlichen "Common Law "-Schutz von plastischen Warengestaltungen verhindere, diese Warengestaltungen auch unter dem Lanham Act nicht eintragbar sein können.450 Aber dieses " F e h l V e r s t ä n d n i s " 4 5 1 würde See. 23 Lan445 Day-Brite Lighting, Inc. v. Compco Corporation 311 F.2d 26 (7th Cir. 1962) 446 Compco Corp. v. Day-Brite Lighting Inc. 376 US 234, 238 (1964) 447 McCarthy I § 7:24 448 Spengler Candy Company v. Crystal Pure Candy Company 353 F.2d 641 (7th Cir. 1965) 449 8 . Callmann 51 T . M . R . 1209; Moy, 60 T . M . R . 71, 72 (1970) 450 s. Spratling 63 T . M . R . 117, 131 (1973) 451 ebenda 117, 133 15 Arnade

224

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

ham A c t 4 5 2 für verfassungswidrig erklären, weil dort ausdrücklich der Schutz von Produktgestaltungen vorgesehen ist. Tatsächlich erscheint nach diesem Verständnis des Lanham Actes notwendigerweise jeder weitere Versuch des Kongresses, die Ausbeutung von der Allgemeinheit zugänglichen Designs zu ächten, v e r f a s s u n g s w i d r i g . 4 5 3 Das ist ein weiteres Argument für die unter B . I I . l . vertretene Ansicht, daß der T^anham Act sich nicht an Staatenrecht anlehnt und nicht mit ihm steht und fallt. Der Tanham Act ist unabhängig vom Staatenrecht.454 Dies kann man auch der Compco-Entscheidung entnehmen: "Aber wenn das Design nicht zu einem Design-Patent oder einem anderen bundesgesetzlichen

Schut z berechtigt,

dann kann es nach freiem

piert werden (Hervorhebung durch den Verfasser). "

Willen

ko-

455

Der Lanham Act stellt einen solchen anderen bundesgesetzlichen Schutz dar. Daraus ergibt sich, daß Sears/Compco nicht Markengesetzgebung für verfassungswidrig erklären, sondern nur Staatenrecht, das die Nachahmung des Produktes selbst verbietet. Es handelt sich um ein Problem der Gesetzgebungskompetenz. Sears/Compco haben sich nicht mit der Fragestellung der Markengesetzgebung unter der Commerce Clause b e f a ß t . 4 5 6 Auch hinsichtlich der staatenrechtlichen Gesetzgebung wurde die Anwendung von Sears/ Compco eingeschränkt: "Obwohl der Supreme Court feststellte, daß staatliche Wettbewerbsrechte die Prinzipien des Bundespatentrechtes beachten müssen, erkannte er an und griff nicht ein in die staatliche Kompetenz, zu verhindern, daß Kunden bezüglich der Herkunft eines Produktes irregeleitet werden. "457 Hiermit waren die folgenden Passagen aus den Sears/Compco-Entscheidungen gemeint: "Zweifellos

darfein

Waren, ob patentiert

Staat unter entsprechenden Umständen verlangen, daß oder unpatentiert,

gekennzeichnet werden oder daß an-

452 Trademark (Lanham) Act § 23, 15 U.S.C. § 1091 (1983) 453 Spratling 63 T . M . R . 117, 135 (1973); Savent, 61 T . M . R . 102, 107 (1971) 454 ives Laboratories, Inc. v. Darby Dnig Co., Inc. 601 F.2d 631, 642 (2nd Cir. 1979); McCarthy I § 7:33, Spratling 63 T . M . R . 117, 133 (1973) 455 Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc. 376 US 234, 238 (1964) 456 Sargent 61 T . M . R . 102, 107 (1971) Spratling 63 T . M . R . 117, 135 (1973) 457 ideal Toy Corp. v. Plawner Toy Mfg. Corp. 685 F.2d 78 (3rd Cir. 1982)

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

225

dere Vorbeugemaßnahmen getroffen werden, um zu verhindern, hinsichtlich des Warenursprunges irregeführt werden. "458

daß K

und:

"Die Bundespatentgesetze (...) stehen dem Staatenrecht, sei es Gese oder Richterrecht, nicht im Weg, wenn es von denen die Kopien herst und verkaufen, verlangt, daß sie Vorbeugemaßnahmen treffen, um ihr dukte als ihre eigenen zu kennzeichnen. Ein Staat hat natürlich die Ko tenz, diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die in dem Wissen, daß fentlichkeit auf den Ruf des ursprünglichen Herstellers für Qualität un grität vertraut, die Öffentlichkeit täuschen, indem sie ihre Kopien als ginale darstellen. "459 Dem läßt sich entnehmen, daß Sears/Compco den Staaten die Regulierung der Verfahren wegen Täuschung des Verkehrs und einiger Verfahren bezüglich des Schutzes nicht-funktioneller Merkmale, wenn der Staat eine Politik betreibt, die von dem Nachahmer verlangt, Irreführung hinsichtlich der Produktherkunft zu verhindern, gelassen hat. 4 6 0 Daß damit gerade das Markenrecht gemeint ist, ergibt sich auch aus dem bereits oben angeführten Satz, den der Supreme Court in Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co. aus seiner Entscheidung in Kellogg Co. v. National Biscuit Co. zitierte, um darauf seine Argumentation aufzubauen:

"Sich den Goodwill eines Artikels zu teilen, der weder durch Paten durch Markenrech t geschützt ist, ist die Ausübung eines Rechtes, das a steht - und an dessen freier Ausübung die Konsumenten ein großes Inte haben (Hervorhebung durch den Verfasser). "461 Weil mehrere Entscheidungen des U.S. Supreme Court Sears/Compco auch im Hinblick auf Patent- und Urheberrechte eingeschränkt haben, ist der status quo ante Sears/Compco

im wesentlichen wiederhergestellt.

Was von

Sears/Compco bleibt, ist, daß es heute noch deutlicher ist, daß Markenrecht 458 Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co. 376 US 225, 232 (1964); also: Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc. 653 F.2d 822, 828 (3rd Cir. 1981) 459 Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc. 376 US 234, 238 (1964) 460 Marion Laboratories, Inc. v. Michigan Pharmacal Corp. 338 F. Supp. 762, 766 (E.D.Mich. 1972) 461 Kellogg Co. v. Nat. Biscuit Co. 305 US 111, 122 (1938); zitiert in: Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co. 376 US 225, 232 (1964)

226

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

nicht den Erfindungsgeist einer Produktgestaltung, also das Produkt selber schützen kann, sondern lediglich die Funktion als Herkunftshinweis. Solange die Gestaltung selbst diese Funktion erfüllt, wird sie geschützt. Tatsächlich sind nach Sears/Compco die meisten Antrage auf Eintragung abgelehnt worden, aber nicht wegen Sears/Compco, sondern wegen Application of Deister, einer Entscheidung, in der die Eintragung für rhomboederformige Tische versagt wurde, weil es diesen an Unterscheidungskraft mangelte und sie im wesentlichen nützlich (also funktionell) wären.462 Daraus folgt, daß plastische Gestaltungen, um geschützt zu werden, unterscheidungskräftig sein müssen. Hinsichtlich der Funktionalität gilt das im Exkurs ausgeführte. Die Prüfung fallt damit zweistufig aus: Unterscheidungskraft und Nicht-Funktionalität, also: Willkür der Gestaltung oder Verkehrsgeltung.463 Nachdem bereits festgestellt worden ist, daß See. 23 Lanham

Act464

die

Eintragung plastischer Zeichen im Supplemental Register vorsieht, stellt sich die Frage, ob sie auch im Principal Register eintragbar sind. Früher wurden plastische Gestaltungen nicht unter See. 45 Lanham A c t 4 6 5 subsumiert: "Das Wort "Device ", das in der Definition einer Trademark erscheint, kann dem Antragsteller nicht helfen. Das Wort "Device", das auch in den alten Definitionen erscheint, wird nicht gebraucht, um auf ein mechanisches oder strukturelles "Device" hinzuweisen, sondern ist eher in dem Sinne einer der Definitionen des Wortes gebraucht als "eine künstlerische Figur oder Design, die als Familienwappen oder als Emblem, Abzeichen ... oder dergleichen" als in einer der anderen Bedeutungen des Wortes. "466 Aber bald wurde See. 45 Lanham Act allgemein so verstanden, daß das Wort "Device" nicht auf die Zeichen beschränkt ist, die in See. 45 Lanham Act expressis verbis aufgeführt sind. Dies läßt sich auch durch die Formulie-

462 Application of Deister Concentrator Company 289 F.2d 496 (C.C.P.A. 1961) 463 Trademark (Lanham) Act § 23, 15 U.S.C. § 1091 (1983)Kellogg Co. v. Nat. Biscuit Co. 305 US 111, 119 (1938); Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co. 247 F. 299, 300 (2nd Cir. 1917); Application of Deister Concentrator Company 289 F.2d 496, 506 (C.C.P.A. 1961); Keebler v. Rovira Biscuit Corp. 624 F.2d 366, 378 (1st Cir. 1980); McCarthy I § 7:23; Dannay 67 T . M . R . 132, 144 (1977) 464 Trademark (Lanham) Act § 23, 15 U.S.C. § 1091 (1983) 465 Trademark (Lanham) Act § 45, 15 U.S.C. § 1127 (1983) 466 Ex parte Minnesota Mining & Mfg. Co. 92 U.S.P.Q. 76, 77 (Exam. Ch. 1952)

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

227

rung "includes" belegen.467 Stattdessen umfaßt es auch Produktgestaltungen, die damit eintragungsfähig

sind.468

Entsprechend wurden zum Beispiel in Ap-

plication of Penthouse Intern. Ltd. stilisierte Schlüssel, die als Anhänger an Armbändern angebracht waren,

eingetragen.469

Dies zeigt zugleich, daß auch

an der Ware angebrachte Gegenstände markenfahig sind.470

7. Verpackungen Verpackungen können Markenfunktionen erfüllen und daher den gleichen Schutz beanspruchen wie andere Marken. Vorausgesetzt ist allerdings, daß sie unterscheidungskräftig sind. Hier gelten die in den vorangegangenen Kapiteln zur Unterscheidungskraft entwickelten Regeln. Auch die Regel über funktionelle Gestaltungen sind

anwendbar.471

In den früheren Fällen wurde für den Schutz von Verpackungen Verkehrsgeltung gefordert.472 Aber 1981 wurde diese Beschränkung mit der Entscheidung des 5th Cir. in Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups aufgegeben:

"Das Markenrecht verlangt den Nachweis der Verkehrsgeltung nur, die beanspruchte Trademark nicht von selbst hinreichend unterschei

467 in

International Playtex Corp. 153 U.S.P.Q. 377, 378 (T.M.T.A.B. 1967)

468 Sargent, 61 T . M . R . 102, 107 (1971); Spratling 63 T . M . R . 117, 141 f. (1973) 469 Application of Penthouse Intern. Ltd. 565 F.2d 679 (C.C.P.A. 1977) 470 87 c.J.S. Trademarks § 52 (1987) 471 Dixie Vortex Co. v. Lily-Tulip Cup Coip. 19 F. Supp. 511, 522 ( E . D . N . Y . 1937); Revelation of Art Linen Corp. v. Dweck 164 U.S.P.Q. 363, 364 (N.Y.Sup.Ct. 1969); Germanow v. Standard Unbreakable Watch Crystals 27 N.E.2d 212, 219 (N.Y. 1940); McCarthy I § 7:28; Nims I § 121 472 Faberge, Inc. v. Saxony Products, Inc. 605 F.2d 426, 429 (9th Cir. 1979); Chun-King Sales v. Oriental Foods 136 F. Supp. 659, 666 (S.D.Cal. 1955); Marion Laboratories, Inc. v. Michigan Pharmacal Corp. 338 F. Supp. 762, 769 (E.D.Mich. 1972); T . G . I . Friday's, Inc. v. Internat* 1 Rest. Group, Inc. 405 F. Supp. 698, 708 (M.D.La. 1975); Bostitch, Inc. v. King Fastener 140 A.2d 274, 280 (R.I. 1958); Mr. Gasket v. Travis 299 N.E.2d 906, 912 (Ct. App. Ohio 1973); McCarthy I § 8:2

228

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

kräftig ist, um den Hersteller zu identifizieren. Die selben Prinzipien beim Schutz von Trade Dresses angewendet werden. "473 Dieses Zitat weist zugleich auf die Schwierigkeit hin, aus der ein großer Teil der Verwirrung resultiert. Das ist der Unterschied zwischen Verpakkungsgestaltungen und den sogenannten Trade Dresses. Maßgeblich fur letztere ist eher der Gesamteindruck als die Übereinstimmung im Detail.474 Das Trade Dress liegt damit näher bei den Kombinationszeichen, die im nächsten Kapitel behandelt werden. Tatsächlich schützten die Gerichte die meisten Trade Dresses nicht aufgrund von Markenrecht sondern aufgrund eines generelleren Verständnisses einer Politik gegen unlauteren Wettbewerb, aber in ähnlicher Weise wie nach Markenrecht.475 Hier liegt eines der Felder, in denen die Grenze zwischen Wettbewerbsrecht und Markenrecht kaum zu ziehen ist. Daher erläuterte das Gericht in Menley & James Lab. v. Approved Pharm. Corp. nicht, ob es sein Urteil auf Wettbewerbs- oder Markenrecht gestützt hatte.476 Hinsichtlich der Eintragungsfahigkeit von Verpackungen entschied der Examiner in Chief noch 1952:

"Es kann keine Trademark Flasche geben. "477

in Form einer Verpackung oder der Form

Daher dauerte es trotz der klaren Worte der See. 23 Lanham

Act478

bis

1953 bis die erste Eintragung einer Verpackung, einer ungewöhnlichen Flaschenform, im Supplemental Register

erfolgte.479

Mehrere Jahre wurde Ver-

packungen die Eintragung im Principal Register mit dem Argument versagt,

473 Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups 659 F.2d 695, 702 (5th Cir. 1981) 474 Chesebrough Mfg. Co. v. Old Gold Chemical Co. 70 F.2d 383, 384 (6th Cir. 1934); Harold F. Ritchie, Inc. v. Chesebrough-Pond's, Inc. 281 F.2d 755 , 762 (2nd Cir. 1960); Commerce Foods, Inc. v. PLC Commerce Corp. 504 F. Supp. 190, 196 (S.D.N.Y. 1980); Mr. Gasket Co. v. Travis 299 N.E.2d 906, 912 (Ct. App. Ohio 1973); McCarthy I § 8:1 475 Chun King Sales v. Oriental Foods 136 F. Supp. 659, 664 (S.D.Cal. 1955); Jean Patou, Inc. v. Jacqueline Cochran, Inc. 201 F. Supp. 861, 863 (S.D.N.Y. 1962); Associated Hosts of California, Inc. v. Moss 207 U.S.P.Q. 973 , 976 (W.D.N.C. 1979); Pacific Coast Condensed Milk Co. v. Frye & Co. 147 P. 865, 867 (Wash. 1915); McCarthy I § 8:1; Nims I § 116 476 Menley & James Lab. v. Approved Pharm. Corp. 438 F. Supp. 1061 (N.D.N.Y. 1977) 477 Ex parte Minnesota Mining & Mfg. Co. 92 U.S.P.Q. 74, 77 (Exam. Ch. 1952) 478 Trademark (Lanham) Act § 23, 15 U.S.C. § 1091 (1983)

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

229

daß sie ausdrücklich in See. 23 Lanham Act aufgeführt seien, aber nicht in See. 45 Lanham

Act.480

Erst 1958 entschied der Commissioner of Patents in

Ex parte Haig Sc Haig Ltd.:

"Wo der Sachverhalt zeigt, daß ein Behältnis von unterscheidungskrä Erscheinung zum Zweck der Identifizierung des Markenproduktes des stellers und der Unterscheidung von anderen Marken angenommen w und wo es keinen anderen Weg gibt, die Ware zu identifizieren oder zufragen, als durch Beschreibung der Form oder Gestaltung des Behäl und wo beide, der Handel und das Publikum, die Form oder Gestaltun Behältnisses benutzen, um das Markenprodukt des Antragstellers zu be kann die Form oder Gestaltung des Behältnisses eine Trademark - ein S oder Merkmal - sein, das die Waren des Antragstellers unterscheidet kann im Principal Register eingetragen werden. "481 Seit der in diesem Urteil genehmigten Eintragung der legendären DimpleFlasche (in den USA: Pinch - pinched bottle) ist es allgemeine Auffassung, daß auch Verpackungen im Principal Register eintragbar

sind.482

Sears/Compco betraf auch V e r p a c k u n g s f o r m e n , 4 8 3 aber bei Verpackungsformen ist die Gefahr recht gering, daß der Hersteller versucht, das Patentrecht über das Markenrecht zu umgehen.

8. Kombinationszeichen Wie bereits mehrfach bei den einzelnen Markentypen erwähnt, können Zeichen, die allein keine Marke bilden können, Komponenten einer Marke sein.484

Das so entstandene Kombinationszeichen muß, um als solches ge-

schützt werden zu können, einen eigenen Gesamteindruck auf den Verkehr

479 Ex parte Extraction & Chemical Co. Inc. 99 U.S.P.Q. 313 (Comm'r. Pats. 1053) 480 Note 68 Harv. L . Rev. 814, 821 f. (1955) 481 Ex parte Haig & Haig Ltd. 118 U.S.P.Q. 229, 230 f. (Comm'r. Pate. 1058) 482 Application of Me Ilhenny Company 278 F.2d 953, 955 (C.C.P.A. 1960), In re Underberg 129 U.S.P.Q. 495 ( T . M . T . A . B . 1959); In re Jockey International, Inc. 192 U.S.P.Q. 579, 582 ( T . M . T . A . B . 1976); McCarthy I § 7:31; Moy 60 T . M . R . 71, 76 (1970); Spratling 63 T . M . R . 117, 141 (1973); Dannay 67 T . M . R . 132, 144 (1973) 483 McCarthy I § 8:7 484 Restatement (First) of Torts § 742 (1938)

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

230

hinterlassen.485 Hierbei wird notwendig von der Marke als Ganzes ausgegangen.486

9. Hoheitszeichen See. 2 (c) Lanham Act verbietet die Verwendung der Flagge, Hoheitszeichen oder des Siegels irgendeines alte "Common

L a w " - R e g e l . 488

Staates.487

darauf, die Nationalflaggen ähnlich U.S.-Hoheitszeichen ähnelte,

Hierbei handelt es sich um eine

Die Gerichte haben einen Globus mit Flaggen

490

sahen,489

und ein Schildzeichen, das dem

als Marken geschützt. Daraus wird deutlich,

daß ein Zeichen eine exakte Nachahmung eines Hoheitszeichens sein muß, um unter See. 2 (c) Lanham Act zu

fallen.491

Auch Ländernamen fallen nicht in den Schutzbereich dieser Verwendung des fleur-de-lis-Designs493 und der Statue of

Norm.492

Liberty494

Die

wurden

auch genehmigt. Daran wird deutlich, daß Hoheitszeichen im Sinne des See. 2

485 Jantzen Knitting Mills v. West Coast Knitting Mills 46 F.2d 182 (C.C.P.A. 1931); In re Superba Cravats, Inc. 145 U.S.P.Q. 354 (T.M.T.A.B. 1965) 486 Beckwith v. Commr. of Patents 252 US 538, 546 (1919); Jantzen Knitting Mills v. West Coast Knitting Mills 46 F.2d 182, 184 (C.C.P.A. 1931); Application of Singer Manufacturing Company 255 F.2d 939, 941 (C.C.P.A. 1958); Application of Miller International Co. 312 F.2d 819, 821 (C.C.P.A. 1963); Fieldcrest Mills, Inc. v. Couri 220 F. Supp. 929, 930 (S.D.N.Y. 1963); In re Servotronics, Inc. 156 U.S.P.Q. 592 (T.M.T.A.B. 1968) 487 Trademark (Lanham) Act § 2 (c), 15 U.S.C. § 1052 (1983) 488 people v. Van de Carr 70 N.E. 965, 966 (N.Y. 1904); Commonwealth v. R. I. Sherman Mfg. Co. 75 N.E. 71, 72 (Mass. 1905); Moy 60 T . M . R . 71, 73 (1970) 489 jn

re

Waltham Watch Co. 177 U.S.P.Q. 59 CT.M.T.A.B. 1973)

In re Advance Industrial Security, Inc. 194 U.S.P.Q. 344 (T.M.T.A.B. 1977) 491 In re Waltham Watch Co. 177 U.S.P.Q. 59, 60 (T.M.T.A.B. 1973); In re Advance Industrial Security, Inc. 194 U.S.P.Q. 344, 346 (T.M.T.A.B. 1977); Knorr Nahrmittel Akg. v. Havland International, Inc. 206 U.S.P.Q. 827, 833 (T.M.T.A.B. 1980) 49

2 in re Sweden Freezer Mfg. Co. 159 U.S.P.Q. 246, 248 (T.M.T.A.B. 1968)

493 Vuitton et fils S.A. v. J. Young Enterprises, Inc. 644 F.2d 764 (9th Cir. 1981) 494 Liberty Mutual Insurance Co. v. Libeitz Ins. Co. of Tex. 185 F. Supp. 895 (E.D.Ark. 1960)

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

231

(c) Lanham Act nur offizielle Symbole von amtierenden Regierungen und daß nationale Symbole diese Voraussetzung nicht

10. Irreführende

Zeichen

Täuschungen sind gemäß See. 2 (a) Lanham Act nicht und sie sind auch nicht nach "Common Law"

sind495

erfüllen.4%

e i n t r a g u n g s f a h i g ,497

schutzfahig.498

Täuschende Zei-

chen müssen von irreführenden Zeichen, die unter See. 2 (e) Lanham

Act499

geregelt sind, unterschieden werden. Letztere werden bloß als unrichtige Werbung

aufgefaßtsoo

schutzfahig.501

und sind daher bei Nachweis der Verkehrsgeltung

Man könnte nun annehmen, das u.s.-amerikanische Recht

schütze Irreführungen des Verkehrs. Dabei ließe man aber außer Acht, daß im Stadium der Verkehrsgeltung die Irreführung nicht mehr als solche wirkt. Täuschung ist da nicht vorhanden, wo eine Marke nur einen Grad Unwahrheit enthält, aber sonst vollkommen unschuldig, harmlos oder fahrlässig ist.502

Täuschende Zeichen müssen entschieden falsch und in der Lage sein,

die Abnehmerschaft zu beeinflussen. Zeichen, die fur die Abnahmeentscheidung unerheblich sind, sind keine Täuschenden. Das falsche Element muß wesentlich sein.503 Täuschende Zeichen beinhalten eine falsche Behauptung, die kalkuliert, geplant, ersonnen wurde oder in Kauf nahm, den Verkehr zu täuschen.504

Diese Absicht wird vermutet. Dahinter steht die sogenannte

"unclean-hands-Doktrin": Wer mit "unclean hands" (mit dem Makel eigenen unlauteren Tuns belastet) vor Gericht auftritt, kann dort keinen Schutz erwartend

495 Vuitton et fils S.A. v. J. Young Enteiprises, Inc. 644 F.2d 764, 775 (9th Cir. 1981) 496 Liberty Mutual Insurance Co. v. Libenz Ins. Co. of Tex. 185 F. Supp. 895 (E.D.Ark. 1960) 497 Trademark (Lanham) Act § 2 (a), U.S.C. § 1052 (1983) 498 Hopkins § 37; Moy 60 T . M . R . 71, 73 (1970) 499 Trademark (Lanham) Act § 2 (e), 15 U.S.C. § 1052 (1983) 500 McCarthy I § 14:9 501 McCarthy I § 11:19 502 in

re

Sweden Freezer Mfg. Co. 159 U.S.P.Q. 246, 249 ( T . M . T . A . B . 1968)

503 Gold Seal Co. v. Weeks 129 F. Supp. 928, 934 ( D . D . C . 1955); McCarthy I § 11:19 504 McCarthy I § 11:19 505 Hopkins § 37

232

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

Irreführende Zeichen müssen nach allgemeinem Verständnis den Tatsachen widersprechen und insofern den Betrachter irreführen, ohne daß sie fur ihn kaufentscheidend sein

müssen.506

So wurde in Gold Seal Co. v. Weeks das

Zeichen Glass Wax fur irreführend gehalten, weil es für einen Metall- und Glasreiniger benutzt wurde, der kein Wachs enthielt, dies aber fur die Kaufentscheidung der Abnehmer unmaßgeblich war.507 Allerdings ist erforderlich, daß die irreführende Aussage des Zeichens etwas Mögliches beschreibt. Die Möglichkeit der Irreführung muß tatsächlich gegeben sein. 508 Die meisten Fälle täuschender und irreführender Zeichen in der Praxis betreffen geographische Herkunftsangaben. Entsprechend den bereits herausgearbeiteten Leitlinien hat folgende Prüfung fur geographische Herkunftsangaben zu erfolgen:5°9 - Ist das Zeichen der Name der Region, aus der das Gut tatsächlich stammt?5io Wenn ja: Das Zeichen ist ein geographischer Name und damit beschreibend. Wenn nein: - Ist es möglich, daß das Zeichen beim vernünftigen Kunden die Vorstellung erweckt, das Gut stamme aus der genannten Region?5ii Wenn nein: Das Zeichen ist willkürlich gewählt. Wenn ja: - Ist die genannte Region fur diese spezielle Gütergattung bekannt, das heißt: wäre den Kunden die Herkunft gleichgültig oder würde diese Tatsache die Abnahmeentscheidung beeinflussen?^

506 Gold Seal Co. v. Weeks 129 F. Supp. 928, 935 (D.D.C. 1955); McCarthy I § 11:19 507 Gold Seal Co. v. Weeks 129 F. Supp. 928 (D.D.C. 1955) 5°8 In re One Minute Washer Co. 95 U.S.P.Q. 517 (C.C.P.A. 1938) 5°9 McCarthy I § 14:3 51° McCarthy/Devitt 69 T . M . R . 199, 215 (1979) 511 Restatement (First) of Torts § 720 (a) (1938); McCarthy/Devitt 69 T . M . R .

199,

213(1979) 512 National Lead Co. v. Wolfe 223 F.2d 195, 199 (9th Cir. 1955); McCarthy/Devitt 69 T . M . R . 199, 214 (1979)

C. Markenfhigkeit in qualitativer Hinsicht

233

Wenn ja: Das Zeichen ist tauschend. Wenn nein: Das Zeichen ist irreführend. Diese in der Theorie strikte Trennung zwischen täuschenden und irreführenden Zeichen wird in der Praxis nicht konsequent beachtet. Die Gerichte verwischen die Grenzen abgesehen von nicht immer nachvollziehbaren Entscheidungen immer wieder durch ungenaue oder gar fahrlässige Wortwahl.513 Den Höhepunkt dieser Nachlässigkeit, vielleicht aber auch resignierende Konsequenz daraus, stellt die Entscheidung Singer Mfg. Vo. v. Birginal-Bigsby Corp. dar. In dieser Entscheidung befand das Gericht AMERICAN BEAUTY als täuschend und

irreführend.514

Es sollte abschließend erwähnt werden, daß nicht nur Wortzeichen täuschen oder irreführen können. So wurde eine Landkarte von Kanada auf Ginger Ale, das nicht in Canada hergestellt worden war, als gleichbedeutend mit dem Wort Kanada für irreführend

g e h a l t e n . 515

IL Ärgerniserregende

Zeichen

Einem Zeichen wird kein Schutz gewährt, wenn es im Ganzen oder in Teilen unmoralisch oder skandalös

ist.516

Es handelt sich dabei um die altherge-

brachten Beweggründe gegen Zeichen, die gegen die guten Sitten verstoßen (markae contra bonos mores) beziehungsweise unwürdig sind, geschützt zu werden (markae infra dignitatem). Ein skandalöses Zeichen ist nicht notwendig auch bereits obszön. Ein geringerer Grad der Verletzung des allgemeinen Anstandsgefühls reicht heblichen Teiles der

aus.517

Ausschlaggebend ist die Auffassung eines er-

Öffentlichkeit.518

Auch hier gibt es oft überraschende

513 Borden Co. v. Swiss-America Importing Co. 78 U.S.P.Q. 335 (Comm'r. Pats. 1948); Re van Son Holland Ink Coip. 147 U.S.P.Q. 292 (T.M.T.A.B. 1965) 514 Singer Mfg. Co.v. Birginal-Bigsby Corp. 319 F.2d 273 (C.C.P.A. 1963) 515 Re Canada Dry Ginger Ale, Inc. 86 F.2d 830 (C.C.P.A. 1936) 516 Trademark (Lanham) Act § 2 (a), 15 U.S.C. § 1052 (1983); Restatement (First) of Torts § 726 (1938); Moy 60 T . M . R . 71, 73 (1970) 517 Cohn v. People 37 N.E. 60, 62 (111. 1894) 518 In re Mc Ginley 660 F.2d 481, 485 (C.C.P.A. 1981)

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

234

Entscheidungen.519 Ob ein Zeichen als ärgerniserregend abgelehnt wird, hängt zum Teil von d e n Gütern ab, fur

die

der Halter es

verwendet.520

12. Tonzeichen Tonzeichen können als Marken terscheidungskraft im

fungieren. 521

Einzelfall.522

Ausschlaggebend ist ihre Un-

§ 2.58 (b) T.M.R.P. sieht die Hinterle-

gung von Schallplattenaufhahmen vor.

D. Zusammenfassung: Vierter Teil Da die Gerichte eine Differenzierung zwischen "Common Law" und Lanham Act abgelehnt haben, wurde das "Common Law" zunehmend dem Lanham Act angeglichen. Gleichzeitig orientierten fast alle Staaten ihre Markengesetze am Vorbild des Bundes. Deshalb kann im folgenden von einem einheitlichen u.s.-amerikanischen Markenrecht ausgegangen werden. Die Rechtsordnung schützt Marken nicht wegen des Erfindungsgeistes der Marken- oder gar der Warengestaltung, sondern wegen des Goodwill. Da einen solchen auch Händlerzeichen fur die Auswahl der Waren entwickeln können, sind auch diese geschützt. Marken können nicht nur Zeichen fur Waren (Trademarks), sondern auch Zeichen fur Dienstleistungen (Service Marks) sein. Die Dienstleistung braucht nicht Hauptgewerbe zu sein, sie kann auch das eigentliche Hauptgewerbe nur fordern. Aber sie sollte in einem gewissen Maße selbständig sein. Die bloße Werbung fur eigene Produkte begründet kein Service Mark-fähiges Gewerbe.

519 In re Me Ginley 660 F.2d 481 (C.C.P.A. 1981); In re Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H.

1 U.S.P.Q.

339

(T.M.T.A.B.

1959); In re Wangletel

138 U.S.P.Q.

594

(T.M.T.A.B. 1963); In re Thomas Laboratories, Inc. 189 U.S.P.Q. 50 (T.M.T.A.B. 1975); In re Leo Quan, Inc. 200 U.S.P.Q. 370 (T.M.T.A.B. 1978); In re Tinseltown 212 U.S.P.Q. 863 (T.M.T.A.B. 1981) 520 in re Mc Ginley 660 F.2d 481, 484 (C.C.P.A. 1981 521 In re General Broadcasting Co., Inc. 199 U.S.P.Q. 560, 563 (T.M.T.A.B. 1978); Note 68 Harv. L. Rev. 814, 822 f. (1955) 522 McCarthy I § 7:37

D . Zusammenfassung: Vierter Teil

235

Certification Marks weisen weniger auf die betriebliche Herkunft der Güter als vielmehr auf deren Eigenschaften inclusive der geographischen Herkunft hin, sowie die Tatsache, daß die Güter von einer bestimmten Personengruppe gefertigt wurden. Certification Marks sind immer beschreibende Zeichen. Es handelt sich um den einzigen Fall, in dem beschreibende Zeichen per se schutzfahig sind. Dies ist aber nur möglich, weil Certification Marks zugleich einem Diskriminierungsverbot unterliegen. Certification Marks werden zwar markenrechtlich geschützt, passen aber aus den gerade beschriebenen Gründen nicht in die Systematik des Markenrechtes. Certification Marks können vom Markenhalter nicht auf seinen eigenen Marken verwendet werden. Das gleiche gilt für Collektive Marks. Sie werden von den Mitgliedern eines Kollektives, sei es einer Gruppe oder Organisation, benutzt, um ihre Güter, nicht die des Kollektives, oder ihre Mitgliedschaft im Kollektiv zu kennzeichnen. Markenhalter ist aber nicht der jeweilige Benutzer, sondern das Kollektiv. Konzerne führen keine Collective Marks, sondern Einzelmarken. Gleiches gilt für die Holding. Ein Erfordernis der Rechtsfähigkeit kennt die Definition der Collective Marks nicht, es ist aber davon auszugehen, daß nicht rechtsfähige Markenhalter auch ohne ausdrücklichen Hinweis ausscheiden, weil sie ihre Ansprüche vor Gericht nicht geltend machen könnten. Nicht erforderlich ist, daß das Kollektiv in kommerziellen Aktivitäten engagiert ist. Nichtkommerzielle Organisationen wie berufständische Vereinigungen, humanistische Bünde etc. können auch Markenhalter sein. Ob diese Zeichen im Einzelfall Marken werden können, entscheidet sich danach, ob für sie ein Freihaltebedürfhis besteht, ob also ihre Vereinnahmung als Marke einer unzulässigen Beschränkung der Konkurrenten gleichkäme. Darüberhinaus ist maßgebliches Kriterium des Schutzes die Unterscheidungskraft. Von der Einstufung nach Unterscheidungskraft ist auch abhängig, an welche Voraussetzungen der Schutz geknüpft wird. Folgende drei Gruppen werden unterschieden: - Zeichen, die von Natur aus oder per se unterscheidungskräftig sind, - Zeichen, die zwar nicht von Natur aus, aber dennoch (latent) unterscheidungskräftig sind und - Zeichen, die nicht unterscheidungskräftig sind.

236

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

Die erste Gruppe besteht aus phantasievollen, willkürlich gewählten und suggestiven Zeichen. Die dieser Gruppe angehörenden Zeichen sind sofort mit dem Zeitpunkt der Erstbenutzung schutzfähig. Die Benutzung wirkt somit konstitutiv. Phantasievolle Zeichen sind Neuschöpfungen. Willkürlich gewählte Zeichen haben zwar inhaltliche Aussagen, die aber im Zusammenhang mit den Gütern, für die das willkürlich verwendete Zeichen benutzt wird, keinen Sinn ergeben, weil sie ihren Sinn nur in einem bestimmten Kontext entwickeln. Sie werden daher vom Publikum als Marken erkannt. Suggestive Zeichen sind willkürlich gewählte Zeichen, die in dem Kontext, in dem sie verwendet werden, Eigenschaften des Gutes suggerieren, ohne dieses bereits zu beschreiben. Benutzung im Sinne der Erstbenutzung erfordert tatsächliche Benutzung, nicht bloß Benutzungsabsicht oder gar nur Erfindung des Zeichens. Um den Schutz aufrecht zu erhalten, ist Kontinuität der Benutzung erforderlich. Die Benutzung muß mehr als nur eine sporadische oder de minimis Benutzung sein und den Willen widerspiegeln, die gekennzeichneten Artikel auch wirklich zu vertreiben. Die Intensität der erforderlichen Benutzung variiert von Fall zu Fall. Dies liegt darin begründet, daß der Ansatzpunkt des Schutzes am Zeitpunkt der Erstbenutzung als Vereinfachung konstruiert wurde. Es wird die unwiderlegbare Vermutung der Verkehrsgeltung konstruiert. Wann immer diese Vermutung gerechtfertigt erscheint, wird das Zeichen als Marke geschützt. Verkehrsgeltung ist dabei die tatsächliche Basis des Markenschutzes. Dahinter steht der Gedanke, daß die Gesellschaft nur dann ein Interesse am Markenschutz hat, wenn dadurch eine Irreführung des Verkehrs verhindert werden kann. Dies ist nur dort möglich, wo die Gefahr einer solchen Irreführung besteht, das heißt, wo der Verkehr bereits eine Vorstellung von dem hat, was er mit dem Zeichen zu assoziieren hat. Das ist mit anderen Worten der Fall der Verkehrsgeltung. Weil aber eine tatsächliche Prüfung der Verkehrsgeltung in jedem einzelnen Fall zu aufwendig wäre, gibt sich das Recht mit der Wahrscheinlichkeit der Verkehrsgeltung zufrieden. Weil bei von Natur aus unterscheidungskräftigen Zeichen schon sehr früh mit Verkehrsgeltung gerechnet werden kann, hat man den Zeitpunkt der Erstbenutzung gewählt. Benutzung erfordert grundsätzlich ein Anbringen der Marke auf dem Gut. Dieses Anbringen muß offen erfolgen und so, daß es den Kunden vor seiner Abnahmeentscheidung erreicht. Die Verbindung zwischen Marke und Gut muß so eng sein, wie es die Besonderheit des Gutes zuläßt, das heißt vor-

D . Zusammenfassung: Vierter Teil

237

zugsweise auf dem Gut selbst. Wenn dies nicht möglich ist, so sollte die Marke wenigstens auf der Verpackung angebracht werden. Bei Dienstleistungsmarken gelten zwangsläufig großzügigere Regeln. Aber auch hier sollte eine Anbringimg dem Kunden vor Inanspruchnahme der Dienste ein Wiedererkennen der Dienste anhand der Marke und einen Bezug zwischen Marke und Dienstleistungen ermöglichen. Wenn dies auch derzeit noch das mehrheitlich geltende Recht ist, so ist doch festzustellen, daß die Gerichte zunehmend dazu übergehen, diese Bestimmungen zu lockern und an die modernen Formen der Werbung anzupassen. Auch Benutzung auf Schildern und sogar in der Werbung in elektronischen Medien wird immer öfter anerkannt. Die zweite Gruppe besteht aus den Zeichen, die zwar unterscheidungskräftig sind, die Unterscheidungskraft aber nicht von Natur aus besitzen. Die meisten Zeichen in dieser Gruppe sind beschreibende Zeichen, entweder als Bildoder als Wortzeichen, manchmal als Qualitätsangaben, manchmal als geographische Namen etc.. Beschreibende Bildzeichen sind zum Beispiel naturgetreue Abbildungen des Gutes oder seiner Verpackung. Nicht beschreibend sind hingegen stilisierte oder abstrakte Darstellungen mit einem gewissen Phantasiegehalt. Diese beschreibenden Zeichen können mit gleicher Berechtigung auf Konkurrenzprodukte angewendet werden. Daher wird der Verkehr in ihnen kein unterscheidendes Merkmal sehen. Es fehlt also an der Unterscheidungskraft, und es besteht nicht die Gefahr der Irreführung des Verkehrs. Zusätzlich besteht ein Freihaltebedürfhis der Konkurrenten, die ihre Produkte auch beschreiben möchten. Durch Werbeanstrengungen kann es aber gelingen, daß der Verkehr die Güter eines Anbieters so mit dem Zeichen verknüpft, daß eine Irreführung wieder möglich ist. Weil bei diesen Zeichen solch eine Assoziation nicht bereits bei der Erstbenutzung vermutet werden kann, weisen sie diese Assoziation durch Verkehrsgeltung nach. Verkehrsgeltung (Secondary Meaning) ist nach u.s.-amerikanischem Recht die Eigenschaft eines Kennzeichens, von einem beträchtlichen Teil der durch Weitervertrieb oder Letztabnahme mit dem damit assoziierten Produkt in Berührung kommenden Verkehrskreise in einem begrenzten Wirtschaftsgebiet als Hinweis auf die Herkunft des Produktes verstanden zu werden, durch den es von anders gekennzeichneten Konkurrenzprodukten derselben Gütergattung unterschieden wird. Sie kann nachgewiesen werden durch Zeugenaussagen der Verbraucher, Werbe- und Umsatzzahlen, Nachweis tatsächlicher Verwechselung, Nachweis einer betrügerischen Absicht des

238

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Recht

Verletzers und demoskopische Gutachten. Das letztgenannte Beweismittel gilt zwar als das verläßlichste, aber leider auch als das teuerste. Gleichwohl scheinen die Gerichte verstärkt solche Gutachten als Beweismittel vorauszusetzen. Nicht erforderlich ist, daß der Abnehmer anhand des Zeichens einen Anbieter benennen kann. Ausreichend ist, daß er in dem Zeichen einen Herkunftshinweis sieht und gleich gekennzeichnete Güter demselben Anbieter zuschreibt. Die dritte Gruppe, die der nicht unterscheidungskräftigen Zeichen, besteht aus Gattungsbezeichnungen oder funktionellen Gestaltungen des Gutes. Eine Gattungsbezeichnung ist der allen Gütern einer Gütergattung gemeinsame Name. Sie kann daher nicht Güter derselben Gütergattung voneinander unterscheiden und ist folglich nicht unterscheidungskräftig. Der Verkehr sieht in Gattungsbezeichnungen kein unterscheidendes Merkmal und wird daher durch ihren Gebrauch auch nicht irregeleitet. Auch primär unterscheidungskräftige Zeichen, wie phantasievolle oder willkürlich gewählte Zeichen können zu Gattungsbegriffen werden, wenn der Verkehr sie als Gattungsbegriffe gebraucht. Diese Gefahr besteht besonders bei neuen Produkten in der Phase, in der sie nur von einem Anbieter angeboten werden. Gattungsbezeichnungen sind immer Wortzeichen. Ihr

Pendant

bei

den

Warengestaltungen

sind

die

funktionellen

Gestaltungen. Eine Gestaltung ist funktionell, wenn sie der Funktion, dem Zweck, des Produktes dient. Wenn das Zeichen dem Produkt einen wesentlich größeren Nutzen verleiht oder zur Wirtschaftlichkeit der Herstellung oder der Anwendung beiträgt, ist es funktionell und kann nicht als Marke geschützt werden. Maßgeblich ist nicht, ob das Zeichen dem Produkt irgendeinen Nutzen verleiht, sondern ob es im wesentlichen nützlich ist. Den Hintergrund dieser Regel bildet der Grundsatz, daß es jedem erlaubt ist, die Idee eines Wettbewerbers bis ins kleinste Detail nachzuahmen, sobald diese der Öffentlichkeit zugänglich ist. Wäre dies nicht mehr gewährleistet, böte das Markenrecht ein Vehikel zur Monopolisierung einer Warengattung. Ob ein Merkmal funktionell ist, wird nach im wesentlichen objektiven Kriterien beurteilt. Wenn es um Designs geht, ist die Frage der Funktionalität eher eine der Ornamentalität. Das heißt: Das Design darf nicht primär dazu dienen, die Ware

zu

schmücken und

sie dadurch

Ausschlaggebend ist hier die öffentliche

begehrenswerter

zu

machen.

Akzeptanz des Designs als

Herkunftshinweis, mithin ein subjektives Kriterium. Mit dieser Interpretation der Ornamentalität wird die zeitweilig vertretene Doktrin der ästhetischen

D . Zusammenfassung: Vierter Teil

239

Funktionalität überflüssig. Gattungsbegriffe und funktionelle Gestaltungen können keine Verkehrsgeltung erwerben. Das u.s.-amerikanische Markenrecht kennt grundsätzlich sehr wenige Beschränkungen hinsichtlich der verschiedenen Markentypen. Bei Nachweis von Verkehrsgeltung kann nahezu jedes Zeichen als Marke geschützt werden. Fast jedes schutzfahige Zeichen kann auch im Register eingetragen werden. Der häufigste Markentyp besteht aus einem oder mehreren Worten. Eine Mehrzahl von Worten oder ein Slogan können als Marke fungieren, wenn sie benutzt werden, um die Waren und Dienstleistungen des einen Anbieters von denen seiner Konkurrenten zu unterscheiden. Allerdings besteht, je länger der Slogan ist, die Gefahr, daß er nicht als Marke, sondern bloß als Werbung fungiert. Dann ist er, wenn überhaupt, nur nach Urheberrecht (law of copyrights) geschützt. Aber auch Buchstaben und Buchstabenkombinationen sowie Ziffern können Marken werden. Ob sie den Nachweis der Verkehrsgeltung zum Schutz benötigen oder ob sie bereits mit der Erstbenutzung schutzfahig sind, richtet sich, wie oben dargelegt, nach ihrer Unterscheidungskraft. Fremdsprachige Worte werden in die englische Sprache übersetzt und dann auf ihre Unterscheidungskraft untersucht. Dies ist ein Tribut an die Tradition der USA als Immigrationsland. Allerdings gilt die Regel nur für moderne Sprachen. Hiermit wird ein Kompromiß hergestellt zwischen dieser Doktrin der fremdsprachigen Entsprechungen und dem Prinzip, daß Unterscheidungskraft mit Blick auf den voraussichtlichen Abnehmer festgestellt werden soll. Abwandlungen nicht schutzfähiger Wortzeichen können nur geschützt werden, wenn sie einen neuen unabhängigen Eindruck auf den Verkehr hinterlassen. Das gleiche gilt für Abkürzungen und Spitznamen. Es besteht kein Grund, ein Zeichen zu schützen, das immer mit einem anderen, bereits geschützten Zeichen assoziiert wird. Wenn die Gerichte Spitznamen schützen, so geschieht dies in der Regel nur bei Nachweis der Verkehrsgeltung, weil die Spitznamen in den meisten Fällen vom Verkehr gebildet werden und nicht vom Anbieter und folglich auch nicht das Erfordernis der Anbringung beachtet haben. Namen, als Sonderfall der Wortzeichen, werden wie beschreibende Zeichen behandelt. Dies liegt nicht, wie gelegentlich behauptet wird, an mangelnder Unterscheidungskraft der Namen, Unterscheidung ist gerade die Hauptfunktion eines Namens, sondern an dem Freihaltebedürfhis der Konkurrenten gleichen Namens, die ein gleiches Recht auf Verwendung ihres Namens haben.

16 Arnade

240

Vierter Teil: U.S.-amerikanische Rech

Wer also seinen Namen als Marke benutzt, muß sich des Risikos bewußt sein, daß es einen Konkurrenten gleichen Namens geben könnte, der auch seinen Namen als Marke benutzt. Erst dann mangelt es dem Namen an Unterscheidungskraft. Die Gerichte sind bei Namen zurückhaltend mit der Gewährung strenger Rechtsfolgen, solange beide Parteien ihren eigenen Namen benutzen. In diesem Fall sind die Gerichte in aller Regel zufrieden, wenn durch Klarstellungen oder andere unterscheidende Zusätze wie Vornamen etc. einer Verwechslungsgefahr vorgebeugt wird. Namen, die hauptsächliche Signifikanz als Familiennamen haben, sind nicht im Register eintragbar. Es handelt sich hierbei um die einzige Ausnahme von der Regel, daß grundsätzlich jedes schutzfahige Zeichen auch im Register eingetragen werden kann. Fiktive, mysthische, historische oder berühmte Namen können auch als Marken benutzt werden, wobei fur letztere die Zustimmung der Berühmtheit oder ihrer Erben erforderlich ist. Farben alleine sind in der Regel unfähig, Marken zu werden. Wenn sie als Marken geschützt werden, dann nur bei Nachweis von Verkehrsgeltung. Dahinter steht ein Freihaltebedürfhis: Die Zahl der verfugbaren Farben ist begrenzt und wäre schnell erschöpft. Es könnte dann nur noch um unterschiedliche Farbschattierungen gehen, die aber dann wieder das Problem der Unterscheidungskraft aufwerfen. Farben können aber wertvoller Bestandteil eines Kombinationszeichens sein. Jedes Bildzeichen kann eine Marke werden, wenn es unterscheidungskräftig ist und einen selbständigen Eindruck auf den Verkehr hinterläßt. Gleiches gilt fur plastische Gestaltungen der Ware und Verpackungen. Allerdings dürfen weder Färb-, noch Bild-, noch Produkt- oder Verpackungsgestaltungen funktioneller Natur sein. Bildzeichen fehlt es an der Unterscheidungskraft vor allem dann, wenn sie nur aus geometrischen Figuren bestehen. Der Grund dafür entspricht weitgehend dem, der gegen den Schutz von Farben spricht. Allerdings können geometrische Figuren und andere Standard-Designs, die verkehrsüblich sind, dann geschützt werden, wenn sie Verkehrsgeltung erworben haben. Ein Indiz hierfür ist massive "Achten Sie auf ... "-Werbung. Abbildungen des Gutes selbst oder seiner Verpackung sind nicht schutzfahig. Ausnahmen bestehen bei phantasievollen Darstellungen, wie Abstraktionen. Tonzeichen sind schutzfähig, wenn sie unterscheidungskräftig sind. Ein Kombinationszeichen, das aus Bestandteilen besteht, die fur sich alleine nicht schutzfähig wären, kann dennoch geschützt werden, wenn die Kombi-

D. Zusammenfassung: Vieter Teil

241

nation einen neuen, unabhängigen Eindruck auf den Verkehr hinterläßt. Umgekehrt können Zeichen, die in Kombination mit anderen Zeichen auftreten, nur dann alleine geschützt werden, wenn sie für sich alleine einen Eindruck auf den Verkehr hinterlassen. Nicht schutzfähig sind Hoheitszeichen, täuschende und ärgerniserregende Zeichen. Irreführende Zeichen hingegen werden wie beschreibende Zeichen behandelt, können also Verkehrsgeltung erlangen. Der Unterschied zwischen irreführenden Zeichen und täuschenden Zeichen liegt darin, daß bei letzteren eine Täuschungsabsicht zumindest unterstellt wird, weil die Täuschung sich auf eine Aussage bezieht, die für die Kaufentscheidung erheblich ist. Auch bei irreführenden Zeichen muß ein Irrtum möglich sein. Wenn dies auch die Regeln sind, die sich aus einer Sichtung der vielen markenrechtlichen Entscheidungen ergeben, so ist doch festzustellen, daß sich nicht in jedem Fall voraussehen läßt, was als Marke anerkannt wird. Das liegt zum einen an dem immer noch großen Spielraum, der den Gerichten bei der Beurteilung von Einzel fragen, wie zum Beispiel der Funktionalität, bleibt. Zum anderen liegt es aber auch an der vielleicht systembedingten Inkonsequenz einiger Gerichte verbunden mit einer Nachlässigkeit bei der Verwendung der exakten Begriffe und der Auswertung der vorangegangenen Entscheidungen.

Fünfter Teil: Vergleich und Wertung

Um die Frage beantworten zu können, ob sich aus den Regelungen des u.s.-amerikanischen Rechtes Anregungen fur das deutsche Recht entnehmen lassen, empfiehlt es sich, zunächst beide Markenrechte einander vergleichend gegenüberzustellen und die Unterschiede herauszuarbeiten. In einer anschließenden Wertung soll dann festgestellt werden, wo die Ursachen fur diese Unterschiede liegen, ob die u.s.-amerikanische Lösung erstrebenswert ist und ob sie sich in das deutsche Recht übernehmen läßt.

A. Vergleich I. Gegenüberstellung Sowohl das deutsche als auch das u.s.-amerikanische Recht schützen Handelszeichen genau wie Fabrikzeichen. Auch die Begründung ist die gleiche: Der Händler hat durch die Auswahl der Waren einen Einfluß auf die Qualität der Ware, der dem des Herstellers gleichkommt. Dies rechtfertigt ein Vertrauen des Abnehmers in die Marke. Ebenfalls anerkannt sind in beiden Rechtsordnungen Dienstleistungsmarken. Sie sind den Warenmarken rechtlich gleichgestellt und werden nur dort anders behandelt, wo es die Natur der Dienstleistungsmarke verlangt. Das gilt zum Beispiel fur die Anbringung des Zeichens. Die Dienstleistung braucht nicht das Hauptgewerbe zu sein, muß aber eine gewisse Selbständigkeit aufweisen. Sowohl im deutschen als auch im u.s.-amerikanischen Recht wird die bloße Werbung für eigene Produkte nicht als selbständige Dienstleistung anerkannt. Das deutsche wie das u.s.-amerikanische Recht schützen Kollektivzeichen als Verbandsmarken. Voraussetzung fur den Schutz ist ein Verband als Mar-

Α. Vergleich

243

kenhalter, der die Benutzung der Marke aber nicht selbst durchführen darf, sondern sie seinen Mitgliedern überläßt. Das deutsche Recht verlangt darüberhinaus eine Verbandssatzung. Weil ein Konzern dadurch gekennzeichnet ist, daß auch das beherrschende Unternehmen selbst im Verkehr auftritt und Konzernzeichen daher auch von der Konzernmutter benutzt werden, sind Konzernzeichen keine Verbandszeichen. In den USA können Konzerne Konzernzeichen als Individualzeichen geschützt erhalten. In der Bundesrepublik Deutschland scheitert ein Schutz des Konzernzeichens als Individualzeichen an der Akzessorietät der Marke. Sie ist an den Geschäftsbetrieb gebunden, Konzerntöchter sind aber rechtlich selbständige Unternehmen, die nicht als Teile eines Geschäftsbetriebes der Konzernmutter gewertet werden können. Ein Schutz des Konzernzeichens ist im deutschen Recht danach nur möglich, wenn

der

Konzern

einen

Zeichenverband

gründet

und

dafür

eine

Verbandsmarke schützen läßt oder über den Umweg der Lizensierung. Beide Rechtsordnungen kennen Güte- oder Gewährzeichen. Hierbei handelt es sich um Zeichen, die bestimmte Eigenschaften der durch sie gekennzeichneten Güter garantieren. Hierbei muß es sich nicht bloß um Qualitätsangaben handeln. Es ist ebenfalls möglich, die geographische Herkunft eines Gutes zu bestätigen. Wie bei Verbandsmarken darf auch bei Güte- beziehungsweise Gewährzeichen der Markenhalter die Marke nicht selbst benutzen. Nach deutschem Recht müssen die Halter von Gütezeichen als rechtsfähiger Verband organisiert sein. Voraussetzung für den Schutz ist eine Verbandssatzung und die Anerkennung durch den RAL als halbamtliche Genehmigungsbehörde. Das u.s.-amerikanische Recht kennt diese Beschränkungen nicht. Gemeinsam ist aber beiden Rechtsordnungen, daß sie ein Diskriminierungsverbot enthalten: Die Kriterien für die Vergabe des Gütezeichens müssen objektiv nachprüfbar sein und jedem, der diese Vorausetzungen erfüllt, muß die Führung des Gütezeichens gestattet werden. Sowohl nach deutschem Recht wie nach u.s.-amerikanischem Recht ist es nicht erforderlich, daß ein Markenhalter einen auf Gewinnerzielung ausgerichteten Geschäftsbetrieb besitzt. Die Dienstleistungsmarke im deutschen Recht soll auch Freiberuflern und Künstlern die Möglichkeit des Markenschutzes bieten. Allerdings können humanitäre Vereinigungen und humanistische Bünde nicht wie im u.s.-amerikanischen Recht Markenschutz erlangen. Erforderlich ist eine Entgeltlichkeit der Dienstleistung.

244

Fünfter Teil: Vergleich und Weitung

Die Erfordernisse an die Markenfahigkeit richten sich im deutschen und im u.s.-amerikanischen Recht nach der Unterscheidungskraft der Zeichen. Zeichen, die prima facie unterscheidungskräftig sind, werden sofort geschützt. Unterschiede bestehen allerdings hinsichtlich des Anknüpfungspunktes für den markenrechtlichen Schutz. Das deutsche Markenrecht knüpft den Schutz an die Eintragung in der Zeichenrolle. Maßgeblicher Zeitpunkt ist der der Anmeldung zur Eintragung. Im u.s.-amerikanischen Recht gilt dagegen das reine Prioritätsprinzip. Mit dem Zeitpunkt der Erstbenutzung ist die Marke geschützt. In beiden Rechtsordnungen ist der Grund, daß man den prima facie unterscheidungskräftigen Zeichen den Erwerb von Verkehrsgeltung zutraut. Dem deutschen Recht geht es zusätzlich um die Entwicklungsbegünstigung der prima facie unterscheidungskräftigen Zeichen zur Verkehrsgeltung. Verkehrsgeltung ist dabei die tatsächliche Basis des Markenschutzes. Dahinter steht der Gedanke, daß die Gesellschaft nur dann ein Interesse am Markenschutz hat, wenn dadurch eine Irreführung des Verkehrs verhindert werden kann. Dies ist nur dort möglich, wo die Gefahr einer solchen Irreführung besteht, das heißt, wo der Verkehr bereits eine Vorstellung von dem hat, was er mit dem Zeichen zu assoziieren hat. Das ist mit anderen Worten der Fall der Verkehrsgeltung. Weil aber eine tatsächliche Prüfung der Verkehrsgeltung in jedem einzelnen Fall zu aufwendig wäre, gibt sich das Recht mit der Wahrscheinlichkeit der Verkehrsgeltung zufrieden. Weil bei von Natur aus unterscheidungskräftigen Zeichen schon sehr früh mit Verkehrsgeltung gerechnet werden kann, hat man als Anknüpfungspunkt einen leicht nachprüfbaren Formalen gewählt. Allerdings muß verhindert werden, daß sich ein Markenhalter Marken schützen läßt, die er nicht benötigt und sie so dem Verkehr entzieht. Das u.s.amerikanische Recht löst dieses Problem, indem es Kontinuität der Benutzung fordert. Die Benutzung muß mehr als nur eine sporadische oder de minimis Benutzung sein und den Willen widerspiegeln, die gekennzeichneten Artikel auch wirklich zu vertreiben. Das deutsche Recht kann wegen der Anknüpfung an die Registereintragung nicht auf diese Lösimg zurückgreifen. Stattdessen wurde hier ein Benutzungszwang eingeführt. Der Markenschutz besteht nur dann, wenn das Zeichen auch tatsächlich als Marke benutzt wird. Geschieht dies nicht, ist die Marke nur während einer Art Schwebephase geschützt, bis die Gültigkeit der Eintragung von einem anderen Markenhalter angezweifelt wird. Die Schwebephase beginnt aber erst nach fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Antragstellung. Davor ist das Zeichen auch ohne Benutzung geschützt.

Α. Vergleich

245

Damit wird dem Interesse der Wirtschaft Rechnung getragen, sich Zeichen auf Vorrat schützen zu lassen, um so einen wertvollen Zeichengedanken zu sichern und um bei Neueinführung eines Gutes auf ein bestehendes Zeichen zurückgreifen zu können. Allerdings wird angenommen, daß kein Bedürfnis besteht, ein Zeichen länger als fünf Jahre vorrätig zu halten. Es sollte die engste, denkbare Verbindung zwischen Gut und Marke gewählt werden. Dies ist naturgemäß bei Dienstleistungen anders zu beurteilen als bei Waren. Auch bei letzteren ergeben sich Unterschiede danach, ob es sich um Waren handelt, die verpackt oder unverpackt angeboten werden, ob Flüssigkeiten oder Lebensmittel, auf denen keine Marke angebracht werden sollte, vertrieben werden oder ob der Verbraucher die Ware nur aus einem Spender erhalten kann. In jedem Fall ist die Marke offen anzubringen, daß der Verbraucher sie wahrnimmt, bevor er seinen Kaufentschluß tätigt. Nur dann ist gewährleistet, daß er die mit der Marke assoziierten Erwartungen auch mit dem Gut verbindet. Daher ist die Benutzung ausschließlich in der Werbung nicht ausreichend, weil der Kunde die Werbung dem Gut gerade durch die Marke zurechnen können muß. Aus dem gleichen Gedanken ist es erforderlich, die Marke inverkehrzusetzen. Die Benutzung muß im normalen Verkehr und ernsthaft, also nicht bloß in Form von Scheinverkäufen, erfolgen. Bezüglich des u.s.-amerikanischen Rechtes gelten diese Regeln fur die Benutzung nur noch bedingt. Es gibt eine Tendenz zur Auflockerung dieser Anforderungen und zur Anerkennnung auch von Benutzung in der Werbung. Einheitlich ist aber wieder die Zuordnung zu dieser Gruppe. Prima facie unterscheidungskräftig sind phantasievolle, willkürlich gewählte und suggestive Zeichen. Phantasiezeichen sind Neuschöpfungen, während willkürlich gewählte Zeichen zwar einen Bedeutung haben, die aber im Zusammenhang mit dem Gut, fur das sie verwendet werden, keinen Sinn ergeben. Suggestive Zeichen sind willkürlich gewählte Zeichen, die die Annahme einer Eigenschaft des Gutes nahelegen, ohne das Gut bereits zu beschreiben. Zeichen, die nicht von Hause aus unterscheidungskräftig sind, werden nach beiden Rechtsordnungen erst bei Nachweis von Verkehrsgeltung geschützt. Diese Gruppe wird im deutschen und im u.s.-amerikanischen Recht von den beschreibenden Zeichen geprägt. Diese enthalten Angaben über das Gut. Zu den beschreibenden Zeichen gehören auch geographische Herkunftsangaben. Beschreibende Zeichen können mit gleicher Berechtigung auch für die Produkte der Konkurrenten verwendet werden. Daher wird der Verkehr in ihnen

Fünfter Teil: Vergleich und Weitung

246

üblicherweise keinen Herkunftshinweis sehen. Gleichzeitig wird vermutet, daß die Konkurrenten ihre Güter mit diesen Zeichen beschreiben wollen. Es wird also ein Freihaltebedürfhis der Konkurrenten vermutet. Dieses Argument wird allerdings im deutschen Recht weit stärker betont als im u.s.-amerikanischen. Durch den Erwerb von Verkehrsgeltung weist der Markenbenutzer nach, daß sein Zeichen Unterscheidungskraft besitzt und ein Freihaltebedürfhis offenbar nicht besteht. Verkehrsgeltung ist nach deutschem und u.s.-amerikanischem Recht die Eigenschaft eines Kennzeichens, von einem Teil der durch Weitervertrieb oder Letztabnahme mit dem damit assoziierten Produkt in Berührung kommenden Verkehrskreise in einem beachtlichen Wirtschaftsgebiet als Hinweis auf die Herkunft des Produktes verstanden zu werden. Nach deutschem Recht reicht ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs aus. Das u.s.amerikanische Recht fordert einen beträchtlichen Teil des Verkehrs. Wenn auch keine Quoten festliegen, so läßt sich aus einer Gesamtschau der Fälle entnehmen, daß das u.s.-amerikanische Recht einen Kennzeichnungsgrad von 50% voraussetzt, während sich die deutschen Gerichte oft mit einer geringeren Quote begnügen. Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß das u.s.amerikanische Recht das Bestehen von Konkurrenzprodukten derselben Gütergattung voraussetzt, von denen die Kennzeichnung das betreffende Produkt unterscheidet. In beiden Rechtsordnungen besteht für Zeichen mit Verkehrsgeltung die Möglichkeit, eine Registereintragung zu erlangen. Obwohl aber in beiden Fällen die Registereintragung bundesweit gilt, verlangt nur das deutsche Recht zusätzlich den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung, also der Verkehrsgeltung im gesamten Geltungsbereich des Registerschutzes. Verkehrsgeltung läßt sich nachweisen durch Werbungs- und Umsatzzahlen, Zeugenaussagen der Händler und Verbraucher, Anfragen bei Industrie- und Handelskammern und anderen Wirtschaftsverbänden (nur in der Bundesrepublik Deutschland), dem Nachweis tatsächlicher Verwechselung oder einer betrügerischen Absicht (nur in den USA) und demoskopische Gutachten. Letztere sind die verläßlichsten Quellen, aber leider auch die teuersten. Gleichwohl scheinen die Gerichte in

beiden

Ländern

verstärkt

solche

demoskopschen

Gutachten

als

Beweismittel vorauszusetzen. Nicht erforderlich ist, daß der Abnehmer anhand des Zeichens den Anbieter benennen kann. Ausreichend ist, daß er in

Α. Vergleich

247

dem Zeichen einen Herkunftshinweis sieht und gleich gekennzeichnete Güter demselben Anbieter zuschreibt. Nicht unterscheidungskräftige Zeichen sind weder im deutschen noch im u.s.-amerikanischen Recht geschützt. Diese Gruppe besteht aus Gattungsbegriffen und funktionellen Gestaltungen der Ware oder ihrer Verpackung. Eine Gattungsbezeichnung ist der allen Gütern einer Gütergattung gemeinsame Name. Sie kann daher nicht Güter derselben Gütergattung voneinander unterscheiden und ist folglich nicht unterscheidungskräftig. Der Verkehr sieht in Gattungsbezeichnungen kein unterscheidendes Merkmal und wird daher durch ihren Gebrauch auch nicht irregeleitet. Auch primär unterscheidungskräftige Zeichen, wie phantasievolle oder willkürlich gewählte Zeichen können zu Gattungsbegriffen werden, wenn der Verkehr sie als Gattungsbegriffe gebraucht. Diese Gefahr besteht besonders bei neuen Produkten in der Phase, in der sie nur von einem Anbieter angeboten werden. Das Pendant der Gattungsbezeichnungen bei den Warengestaltungen sind die funktionellen Gestaltungen. Eine Gestaltung ist funktionell, wenn sie das Wesen der Ware ausmacht, der Funktion, dem Zweck, des Produktes dient. Maßgeblich ist nicht, ob das Zeichen dem Produkt irgendeinen Nutzen verleiht, sondern ob es im wesentlichen nützlich ist. Die Gestaltung darf der Funktion, dem Zweck, des Produktes förderlich sein, aber nicht in einer Weise, daß eine andere Gestaltung ein neues Produkt entstehen ließe. Dahinter steht die Befürchtung, der Zeicheninhaber könne sich unter Umgehung des Patent- und Musterrechtes über das Markenrecht ein Herstellungsmonopol hinsichtlich der Ware selbst sichern. Unerheblich ist, ob es sich um technisch oder ästhetisch bedingte Warengestaltungen handelt. Allerdings ist die Frage, ob eine ästhetisch bedingte Gestaltung vorliegt, ob eine Verzierung das Wesen der Ware ausmacht, so daß bei ihrem Wegfall eine andere Ware vorläge, nur subjektiv nach der Verkehrsanschauung zu beantworten. Ein Patent- oder Musterschutz kann ein Indiz für bestehende Funktionalität sein. Gattungsbegriffe und funktionelle Gestaltungen können nach u.s.-amerikanischem Recht keine Verkehrsgeltung erwerben, weil es keine anders gekennzeichneten Konkurrenzprodukte derselben Warengattung gibt, von denen die Kennzeichnung das betreffende Produkt unterscheiden könnte. Zusätzlich zu diesen drei Gruppen kennt das deutsche Recht noch die Gruppe deijenigen Zeichen, die zwar unterscheidungskräftig sind, aber dennoch nicht im Register eingetragen werden können. Diese Gruppe besteht aus

248

Fünfter Teil: Vergleich und Wetung

den nichtflächenhaften Zeichen, also plastischen Gestaltungen der Ware oder Verpackung und Tonzeichen. Diese Zeichen sind nur bei Nachweis von Verkehrsgeltung schützbar. Dies zeigt bereits, daß die Bandbreite der markenfähigen Zeichen nach deutschem Recht enger gefaßt ist als nach u.s.-amerikanischem. Der häufigste Markentyp sind in beiden Rechtsordnungen Wortzeichen. Slogans werden allerdings nur geschützt, wenn sie nicht zu lang und unübersichtlich sind. Hinsichtlich fremdsprachiger Worte ist das deutsche Markenrecht zulassungsfreundlicher. Grundsätzlich werden nur Worte des deutschen Sprachschatzes als beschreibende Zeichen oder Gattungsbegriffe eingestuft. Ausnahmsweise kann auch ein fremdsprachiges Wort als beschreibend oder gattungsbezeichnend gelten, wenn es aus einer im Handel mit der Bundesrepublik Deutschland wichtigen Sprache stammt. Maßgeblich fur diese Beurteilung ist die Wirkung auf den deutschen Verkehr, wobei der Bildungsgrad des durchschnittlichen Verkehrsteilnehmers ausschlaggebend ist. Dieser Bildungsgrad wandelt sich aber im Zuge der zunehmenden Europäisierung zu größerer Sprachkenntnis. Im u.s.-amerikanischen Recht gilt hingegen die Doktrin der fremdsprachigen Entsprechungen. Fremdsprachige Worte werden in die englische Sprache übersetzt und dann auf ihre Unterscheidungskraft untersucht. Beschreibende Worte aus toten Sprachen sind dagegen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in den USA gefährdet. Eine Ausnahme besteht allerdings dann, wenn es sich, wie im Arzneimittelbereich fur Griechisch und Lateinisch anerkannt, um eine übliche Fachsprache handelt. Abkürzungen werden wie die abgekürzten Begriffe behandelt, wenn sie noch als Abkürzungen dieser Begriffe zu erkennen sind. Buchstaben und Zahlen werden im deutschen Recht den beschreibenden Begriffen gleichgestellt, weil sie häufig als Qualitäts- etc. -angaben verwendet werden. Im u.s.amerikanischen Recht gelten sie als willkürlich gewählt und damit prima facie unterscheidungskräftig, wenn sie nicht beschreibend verwendet werden. Namen werden im deutschen Recht wie phantasievolle Wortzeichen behandelt, im u.s.-amerikanischen Recht wie beschreibende Zeichen. Sie benötigen dort also Verkehrsgeltung. Allerdings geben sich die Gerichte in beiden Rechtsordnungen im Kollisionsfall häufig mit unterscheidenden Zusätzen zufrieden. Fiktive, historische, mystische und berühmte Namen werden ebenfalls geschützt, wobei im u.s.-amerikanischen Recht das Recht des Namensin-

Α. Vergleich

249

habers, seine Zustimmung zur Verwendung seines Namens zu verweigern, im Wege des Erbganges auf seinen Rechtsnachfolger übergeht. Farben sind ohne räumliche oder figürliche Umgrenzung nur bei Nachweis von Verkehrsgeltung markenfahig. Bildzeichen können wie Wortzeichen geschützt werden. Allerdings ist zu beachten, daß eine naturgetreue Abbildung des Gutes oder seiner Verpackung als Beschreibung behandelt wird. Kombinationszeichen aus für sich alleine nicht schutzfahigen Elementen sind schützbar, wenn sie einen selbständigen Eindruck auf den Verkehr hinterlassen. Nicht schutzfähig sind Hoheitszeichen, ärgerniserregende Zeichen und irreführende Zeichen. Auch täuschende Zeichen sind nach u.s.-amerikanischem Recht nicht schutzfähig. Der Unterschied zwischen irreführenden Zeichen und täuschenden Zeichen liegt darin begründet, daß bei letzteren eine Täuschungsabsicht zumindest unterstellt wird, weil die Täuschung sich auf eine Aussage bezieht, die für die Kaufentscheidung erheblich ist. Das deutsche Recht kennt diese Unterscheidung nicht. Täuschungsabsicht wird durch das UWG sanktioniert und eine Irreführung bezüglich für die Kaufentscheidung relevanter Eigenschaften wird unter irreführende Zeichen subsumiert. Im u.s.-amerikanischen Recht können irreführende Zeichen im Gegensatz zu täuschenden Zeichen Verkehrsgeltung erlangen. Dies ist im deutschen Recht nicht möglich.

II. Ergebnis der Gegenüberstellung In den meisten Fällen entsprechen sich deutsches und u.s.-amerikanisches Markenrecht trotz der Zugehörigkeit zu verschiedenen Rechtskreisen. Dies gilt nicht nur für die Grundregeln, sondern auch für die meisten Detailfragen und Ausnahmen, oft sogar für die Argumente, die zur Begründung der Regeln und Ausnahmen angeführt werden. Allerdings gibt es einige bedeutsame Unterschiede: Der größte Unterschied besteht im Anknüpfungspunkt für den markenrechtlichen Schutz. Zwar ist in beiden Rechtsordnungen die Verkehrsgeltung der eigentliche schützenswerte Wert der Marke, für prima facie unterscheidungskräftige Zeichen wirkt aber im deutschen Recht die Eintragung konstitutiv, im u.s.-amerikanischen die Erstbenutzung. Unterschiede bestehen auch hinsichtlich des Verständisses der Benutzung: In den USA wird verstärkt auch Benutzung in der Werbung zugelassen. Auch die Definition der Verkehrsgel-

250

Fünfter Teil: Vergleich und Weitung

tung sowie ihr Nachweis weichen ab: Die u.s.-amerikanischen Gerichte verlangen einen Kennzeichnungsgrad von mehr als 50% und eine Konkurrenzmarktlage. Schließlich ist für die Eintragung nicht prima facie unterscheidungskräftiger Zeichen im deutschen Recht der Nachweis von Verkehrsdurchsetzung erforderlich. Hinsichtlich der Markenhalterschaft ist beachtlich, daß in den USA Konzerne und Holdings als Markenhalter in Frage kommen. Gütezeichenhalter müssen in den USA nicht als Verband organisiert sein. Außerdem können auch humanitäre und humanistische Organisationen Marken schützen lassen. Bei den einzelnen Markentypen bestehen die folgenden Unterschiede: Plastische Gestaltungen und Tonzeichen sind in der Bundesrepublik Deutschland nicht eintragungsfahig. Fremdsprachige Worte werden im deutschen Recht leichter auch dann geschützt, wenn sie inhaltlich eine Beschreibung oder einen Gattungsbegriff darstellen. Buchstaben und Zahlen können in den USA prima facie unterscheidungskräftig sein. Namen erfordern dort hingegen den Nachweis der Verkehrsgeltung. Das Verfugungsrecht über berühmte Namen ist in den USA erblich. Schließlich unterscheidet das u.s.-amerikanische Recht noch zwischen täuschenden und irreführenden Zeichen und sieht für letztere die Möglichkeit, Verkehrsgeltung zu erwerben.

B. Wertung In diesem Teil geht es darum, zunächst die einzelnen im vorigen Abschnitt unter A.II, herausgestellten Unterschiede auf ihre Ursachen zu untersuchen und daraus die Frage abzuleiten, ob die deutsche, die u.s.-amerikanische oder eine dritte Lösung dem deutschen Recht gemäß und zusätzlich wünschenswert ist. In einer anschließenden Zusammenfassung werden diejenigen Änderungen, die wünschenswert erscheinen, noch einmal herausgestellt, ohne daß auch die Bereiche noch einmal genannt werden, die unverändert bleiben sollen.

Β. Weitung

251

Ι . Einzelbewertung der Unterschiede Diese Bewertung hält sich nicht an die Reihenfolge, die in A.IL gewählt wurde.

1. Mögliche Markenhalter a. Kollektivzeichen aa. Konzernzeichen

Im u.s.-amerikanischen Recht bereitet der markenrechtliche Schutz des Konzernzeichens keine Schwierigkeiten. Im deutschen Recht ist er dagegen nur auf Umwegen möglich und nur unter der Voraussetzung, daß sich die Konzernmutter entweder der Verfugungsmöglichkeit über das Zeichen begibt (Lösung über die Gründung eines Zeichenverbandes) oder daß sich der Konzern der Gefahr der Verwässerung des Zeichens aussetzt (Lösung über die mehrfache Lizensierung einer Individualmarke). Daß ein Bedürfnis für eine Konzernmarke besteht, ist auch für das deutsche Recht anerkannt, ι Einem praktikablen Markenschutz des Konzernzeichens, also ohne die oben genannten Nachteile, steht aber im deutschen Recht die Bindung an den Geschäftsbetrieb entgegen. Diese Bindung an den Geschäftsbetrieb ist in §§ 1 und 8 WZG formuliert. Die dort gewählte Formulierung "Geschäftsbetrieb" entstand vor der Jahrhundertwende, als die wirtschaftliche Entwicklung zu Konzernbildungen noch nicht absehbar war. Damals, kurz nach den Gründeljahren, herrschte die mittelständische Einbetriebunternehmung vor.2 "Unternehmen" und "Betrieb" waren also gleichbedeutend. Dieses Bild hat sich inzwischen geändert: Mit dem Gründerkrach hat eine intensive Konzentrierung der Wirtschaft eingesetzt, in deren Verlauf sich die Zahl der Unternehmen verringerte, ihre Größe aber zunahm. Es entstanden mehr und mehr Großunternehmen, die sich dadurch auszeichneten, daß sie mehrere Betriebsstätten hatten. Dieser Trend zur Mehrbetriebunternehmung hat bis heute angehalten. Auch im mittelständi-

1 B/H § 1 Anm. 78; Sieche S. 227 2 Sieche S. 230 f.

252

Fünfter Teil: Vergleich und Wetung

sehen Bereich ist die Mehrbetriebunternehmung keine Seltenheit mehr. Hinzu kommt die Gründung von Konzernen, die diesen Trend auf anderer Ebene fortsetzen. In der Tat ist es ein Charakteristikum der Konzernbildung, daß das abhängige Unternehmen mit der Eingliederung in den übergeordneten Unternehmenszusammenhang als wirtschaftlich identifizierbare unternehmerische Einheit zu existieren aufhört. An ihre Stelle tritt ein im wesentlichen nur noch haftungsrechtlich erhebliches Sondervermögen.3 Die Konzerntochter degeneriert bezüglich ihrer Entscheidungskompetenz vielfach zur bloßen Betriebsabteilung^ Diese Entwicklung führte auch zu einer geänderten Verkehrserwartung. Der Verkehr, sofern er nicht lebensfremd ist, erwartet bei einheitlicher Marke nicht mehr die Herkunft aus derselben Betriebsstätte, sondern die Herkunft aus einer der Betriebsstätten des hinter dem Zeichen stehenden Unternehmens oder der Unternehmensgruppe. Damit ist aber die Bindung an den Geschäftsbetrieb lediglich noch ein nicht mehr zeitgemäßes und vom Verkehr nicht mehr getragenes Rudiment aus der Wirtschaftswelt des letzten Jahrhunderts. Eine Gesetzesreform sollte dieser Veränderung Rechnung tragen und den Begriff des Geschäftsbetriebes ersetzen durch "Unternehmen".

bb. Holdingzeichen

Wie schon mit dem markenrechtlichen Schutz der Konzernzeichen hat das u.s.-amerikanische Recht auch mit dem markenrechtlichen Schutz der Holdingzeichen keine Schwierigkeiten. Das liegt daran, daß die Holding in den USA in jeder beliebigen Gesellschaftsform gefuhrt werden kann. Am häufigsten ist die Rechtsform der Corporation, der Kapitalgesellschaft. Im deutschen Recht müßte die Holding, um rechtsfähig zu sein und damit als Markenhalter in Frage zu kommen, ebenfalls als rechtsfähige Gesellschaft organisiert sein. Dem steht der numerus clausus der Gesellschaftsformen entgegen. Dieser besagt, daß nur die Organisation in den anerkannten Gesellschaftformen rechtliche Wirkungen entfalten kann. Die anerkannten Gesellschaftsformen setzen aber voraus, daß die Gesellschaft ein Grundhandelsgewerbe gemäß § 1 I I HGB betreibt. Das trifft auf die Holding als Organisation ohne eigenen Geschäftsbetrieb, gerade nicht zu. Das u.s.-amerikanische Gesellschaftsrecht 3 Koppensteiner GRUR '72, 394 (401) 4 Sieche S. 233 f.

Β. Wetung

253

kennt nicht die Bindung an den Betrieb eines Grundhandelsgewerbes. Daher kann eine Holding in den USA nicht aber in der Bundesrepublik Deutschland als rechtsfähige Gesellschaft organisiert sein. Mit der Rechtsfähigkeit einher geht auch die Markenfahigkeit. Der Halter einer Marke übernimmt durch seine Haltereigenschaft gewisse Pflichten und erhält dafür bestimmte Rechte. Das setzt voraus, daß er überhaupt Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Dies ist aber genau die Definition der Rechtsfähigkeit. Ein Markenhalter muß demnach rechtsfähig sein. Diese Rechtsfähigkeit kann die Holding im Rahmen des deutschen Gesellschaftsrechtes aber, wie gesehen, nicht erlangen. Damit wird deutlich, daß das Problem der Markenfahigkeit des Holdingzeichens in erster Linie nicht ein markenrechtliches, sondern ein gesellschaftsrechtliches ist. Eine Lösung dieses Problems kann daher nicht Gegenstand einer Untersuchung sein, die zum Ziel hat, die notwendigen Änderungen des deutschen Markenrechtes herauszustellen. Der Holding bleibt daher nichts anderes übrig, als einen Zeichenverband mit eigener Satzung zu gründen. Fraglich ist, ob dafür ein Bedürfnis besteht. Die bloß zu Anlage- oder Finanzierungszwecken gebildete Finanzholding benötigt kein einheitliches Warenkennzeichen, höchstens ein gemeinsames Unternehmenskennzeichen. Anders liegt der Fall bei der Verwaltungsholding. Hier besteht ein engerer Zusammenhang zwischen den einzelnen Unternehmen, der dem des Konzerns ähnelt. Wenn die zu derselben Unternehmensgruppe gehörenden Unternehmen Güter der gleichen Art vertreiben, kann auch ein Bedürfnis dieser Unternehmen anzuerkennen sein, die Herkunft aus dieser Gruppe anzuzeigen. Da die Holding im Gegensatz zum Konzern aus nicht nur rechtlich, sondern auch wirtschaftlich selbständigen Unternehmen besteht, wird dem Verkehr nicht die Herkunft aus einem Hause, sondern die Herkunft aus einer Gruppe, einem Verband angezeigt. Es liegt also die Situation vor, die durch das Verbandszeichen geregelt wird. Die Gründung eines Zeichenverbandes wird damit dem Charakter der Holdingmarke gerecht.

b. nicht kommerziell Aktive Das deutsche Recht erkennt zwar Freiberufler und Künstler als Markenhalter von Dienstleistungsmarken an. Das u.s.-amerikanische Recht geht mit der Anerkennung von humanitären und humanistischen Vereinigungen als Mar-

254

Fünfter Teil: Vergleich und Wetung

kenhalter aber weiter. Fraglich ist, ob fur diese Praxis auch im deutschen Recht ein Bedürfnis besteht. Hierzu ist auf die Funktionen der Marke zu rekurrieren. Die Marke ist ein Mittel, das dem Verbraucher die Möglichkeit bietet, die Waren oder Dienstleitungen eines Anbieters von denen eines anderen zu unterscheiden. Sie ist damit auch von besonderem Wert fur den Anbieter in der Auseinandersetzung mit seinem Konkurrenten. Bei unentgeltlichen Leistungen kann davon ausgegangen werden, daß der Abnehmer der Leistung an dieser Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion kein Interesse mehr hat. Auch aus der Sicht der Anbieter ist, besonders, wenn es sich um humanitäre oder humanistische Organisationen handelt, davon auszugehen, daß diese sich nicht als in einem Konkurrenzkampf befindlich verstehen. Ein Bedürfnis fur eine Ausweitung des Markenschutzes auf unentgeltiche Leistungen kann daher nicht gesehen werden. Die Regelungen des deutschen Rechtes reichen insoweit aus.

2. Schutz der einzelnen Markentypen a. fremdsprachige Worte Grundsätzlich werden im deutschen Recht nur Worte des deutschen Sprachschatzes als beschreibende Zeichen oder Gattungsbegriffe eingestuft. Ausnahmsweise kann auch ein fremdsprachiges Wort als beschreibend oder gattungsbezeichnend gelten, wenn es aus einer im Handel mit der Bundesrepublik Deutschland wichtigen Sprache stammt. Maßgeblich fur diese Beurteilung ist die Wirkung auf den deutschen Verkehr, wobei der Bildungsgrad des durchschnittlichen Verkehrsteilnehmers ausschlaggebend ist. Dieser Bildungsgrad wandelt sich aber im Zuge der zunehmenden Europäisierung zu größerer Sprachkenntnis. Im u.s.-amerikanischen Recht gilt hingegen die Doktrin der fremdsprachigen Entsprechungen. Fremdsprachige Worte aus jeder Sprache werden in die englische Sprache übersetzt und dann auf ihre Unterscheidungskraft untersucht. Der Grund für diese weite Handhabung in den USA liegt in der Tradition der USA als Einwanderungsland. Eine solche Tradition gibt es in der Bundesrepublik Deutschland ebensowenig wie zuvor im deutschen Reich. Es besteht also kein Bedürfnis für eine solch weite Regelung. Angesichts der Schwierigkeiten, die sich in den USA daraus ergeben, daß oft Zeichen abgelehnt werden müssen, weil sie in einer exotischen, im Verkehr unbekannten Sprache eine beschreibende Bedeutung haben, erscheint

Β. Wetung

255

die deutsche Lösung sinnvoller. Das zeigt sich auch daran, daß die USA als Kompromiß eine Beschrankung auf wenigstens nur die lebenden Sprachen eingeführt haben. Die Ausrichtung der Beschrankung des Schutzes auf die tatsachlichen Wirkungen auf den Verkehr erscheint sachgerecht. Nur, wenn der Verkehr die Bezeichnung als beschreibend versteht, wird er in ihr nicht sofort eine Warenkennzeichnung sehen. Nur dann ist auch eine Beschränkung des Schutzes gerechtfertigt.

b. Buchstaben und Ziffern Anders als das u.s.-amerikanische Recht schützt das deutsche Recht Buchstaben und Ziffern erst bei Nachweis der Verkehrsgeltung.Hinter dieser Beschränkung steht, wie sich aus der systematischen Stellung in § 4 I I Nr. 1, 2. Alt. WZG ergibt, die Annahme eines Freihaltebedürfhisses. Dieses wird damit begründet, daß Buchstaben als Typen-, Mengen-, Qualitäts-, Sorten- und Größenangaben freigehalten werden müssen.5 Dem ist entgegenzuhalten, daß es sich in diesem Falle um beschreibende Angaben, mithin nicht um einen warenzeichenmäßigen Gebrauch im Sinne der §§ IS I, 16 WZG handelt. Ein solcher Gebrauch ist aber von dem Inhaber des Ziffern- oder Buchstabenzeichens gemäß § 16 WZG zu dulden.6 Da beliebig viele Buchstaben- und Ziffernkombinationen denkbar sind, ist ein Freihaltebedürfhis nicht einzusehen.? Folglich überrascht auch die systematische Stellung in der 2. Alt. des § 4 I I Nr. 1 WZG. Überwiegend wird vertreten, Buchstabenzeichen mangele es an Unterscheidungskraft. » Dies ist aber zumindest für diejenigen Zeichen nicht einzusehen, die als Typen-, Qualitätsangaben etc. fungieren. Sie können diese Aufgabe gerade deshalb erfüllen, weil sie unterscheidungskräftig sind.9 Allerdings ist zuzugeben, daß bei längeren Buchstabenkombinationen eine erhöhte Verwechselungsgefahr mit ähnlichen Buchstabenkombinationen besteht, v. d. Osten vermutet, dies liege daran, daß solche Buchstabenkombinationen der Allge

5 B/H § 4 Anm. 56; Spengler S. 102; Vierheilig S. 6 6 v. d. Osten S. 25 7 ebenda 8 RG GRUR '30, 197 (199) - I.G.; Hubmann § 38 Π 2, S. 226; Knoblauch S. 38; Miosga S. 40; Spengler/Weber S. 102; Ulmer-Reimer S. 149 Fn. 129; Vierheilig S. 6 9 B/H § 4 Anm. 56 17 Arnade

Fünfter Teil: Vergleich und Weitung

256

meinheit keine geläufigen Begriffsvorstellungen vermittelten und daß sie daher weniger einprägsam und mithin nicht hinreichend unterscheidungskräftig seien. 10 Dem ist entgegenzuhalten, daß auch Phantasiebegriffe keine geläufigen Begriffsvorstellungen vermitteln. Der Unterschied liegt vielmehr in der auf der Aussprechbarkeit beruhenden besseren Einprägsamkeit. Als Fazit bleibt, daß unter Umständen Buchstabenkombinationen wegen mangelnder Unterscheidungskraft den Nachweis der Verkehrsgeltung zum Schutz benötigen. Dies ist aber im Einzelfall zu entscheiden. Eine Gesetzesreform sollte das berücksichtigen, insbesondere Buchstabenzeichen aus der systematischen Stellung des § 4 I I Nr. 1, 2. Alt. WZG lösen. Da nicht unterscheidungskräftige Buchstabenkombinationen bereits von der Formulierung des § 4 I I Nr. 1,1. Alt. WZG umfaßt werden, reicht eine Streichung aus. Für Ziffernzeichen gilt grundsätzlich das gleiche. Allerdings besteht ein Unterschied dahingehend, daß auch mehrstellige Ziffernkombinationen einprägsamer sind als Buchstabenkombinationen. Sie sind absolut unterscheidungskräftig. Darin besteht gerade ihre Funktion, H Ziffern und Ziffernkombinationen sowie auch ihre Darstellung als Wort sind geeignet, die Markenfunktionen zu erfüllen. 12

c. Namen

aa. Verkehrsgeüung für den Namensschutz Das u.s.-amerikanische Recht verlangt den Nachweis der Verkehrsgeltung für den Markenschutz von Namen. Dahinter steht die im u.s.-amerikanischen Recht vertretene Ansicht, jeder habe das Recht, seinen Namen als Marke zu verwenden. Da dies zwangsläufig zu Kollisionen führen muß, versucht das u.s.-amerikanische Recht ein Korrektiv über das Erfordernis der Verkehrsgeltung. Das deutsche Recht behandelt Namen grundsätzlich wie alle anderen Marken. Anders als bei Unternehmenskennzeichen ist bei Marken nicht einzusehen, weshalb sie aus dem Namen des Anbieters bestehen sollen. Da das deutsche Recht daher das Prioritätsprinzip anwendet, besteht auch kein Bedürfnis für ein weiteres Korrektiv. 10 v. d. Osten S. 25 f. H Endemann GRUR '30, 719 (724) 12 ebenda 719 (725)

Β. Wetung

bb. Verfugungsrecht

257

über Namen

Daß im u.s.-amerikanischen Recht das Verfügungsrecht über Namen erblich ist, im deutschen Recht aber nicht, ist ein namensrechtliches Problem, das lediglich Auswirkungen auf das Markenrecht hat. Es ist durch eine Änderung des Markenrechtes nicht zu beeinflussen. Seine Behandlung kann daher auch nicht Gegenstand dieser Untersuchung sein.

d. plastische Gestaltungen Während im u.s.-amerikanischen Recht inzwischen auch die Eintragbarkeit plastischer oder dreidimensionaler Zeichen anerkannt ist, verweigern die deutschen Gerichte und Behörden sich weiterhin gegen die Eintragung derartiger Zeichen. Gegen die Eintragbarkeit plastischer, also dreidimensionaler Zeichen werden drei Argumente vorgebracht. Erstens wird angeführt, die "Verordnung über den Warenzeichenschutz für Kabelkennfaden vom 29. November 1939" zeige, daß hier eine Ausnahmeregelung gewollt sei und daß nicht nur keine Möglichkeit eines Analogieschlusses gegeben sei, sondern, daß folglich die Regel eine andere sein müsse. Dieses Argument überzeugt nicht. Daß der Gesetzgeber die Verordnung über Kabelkennfaden erlassen hat, zeigt lediglich, daß er den praktizierten Ausschluß vom Formalschutz für unerträglich hielt, nicht aber, daß er mit der Verordnung eine Ausnahmeregelung schaffen wollte. Eine solche ist nur zu positivrechtlichen Normen, nicht aber zu einer Verwaltungspraxis möglich, die keine Stütze im Gesetz findet. Dies weist auf die anderen beiden Argumente hin: Zweitens wird der Formalschutz mit Hinweis auf den im Wort Warenzeichen enthaltenen Begriff "Zeichen" versagt. Dieser schließe seinem Wesen nach charakteristische Eigenschaften, Gestaltungen und Formen der Ware aus. 13 In der Hansel Ross-Entscheidung des Reichspatentamtes wird argumentiert, "Zeichen" komme von "Zeichnung" und sei daher immer zweidimensional." Dies widerspricht allen bisherigen etymologischen Erkenntnissen: Tatsächlich ist "Zeichen" das indogermanische Stammwort, das als Zeichen oder Merkmal auch Gesten und Lichtsignal- sowie Klopfzeichen umfaßt. Hieraus haben sich die Begriffe "zeichnen" und "Zeichnung" abgeleitet. 13 R G Z 1 1 5 , 2 3 5 ( 2 3 7 ) - BANDMASTER

14 RPA M u W '32, 314 - HANSEL Ross

258

Fünfter Teil: Vergleich und Weitung

"Zeichnen" bedeutet "mit einem Zeichen versehen". "Zeichnung" ist das Resultat des

Zeichnens.

15 Wenn eine "Zeichnung" zweidimensional ist, dann

handelt es sich bei ihr lediglich um eine besondere Form der Fixierung eines Zeichens. Keineswegs folgt daraus, daß ein "Zeichen" begriffsnotwendig zweidimensional zu sein hat. Drittens wird argumentiert, technisch sei ein Formalschutz fur plastische Zeichen nicht möglich, da die Zeichenrolle eine Eintragung von anderen als Flächenzeichen nicht zulasse. Dieses Argument überzeugt nicht. Wie sich an den Beispielen sowohl des Patent- und Musterrechtes wie auch an der Registerpraxis in den Vereinigten Staaten von Amerika ablesen läßt, ist es durchaus möglich, plastische Zeichen in flächenhafter Form darzustellen und somit zu registrieren. 17 Allerdings ist es dabei erforderlich, die dreidimensionale Erscheinungsform in eine zweidimensionale Abbildung zu übersetzen. Der Betrachter muß dann seinerseits diese zweidimensionale Form wieder in eine dreidimensionale Form transponieren. Hierbei ist Phantasie oder jedenfalls ein Mindestmaß an Vorstellungskraft erforderlich. Bedenken bestehen, ob die Registerfunktion noch gewahrt ist, weil das Zeichen in seiner tatsächlichen Erscheinungsform nicht mehr unmittelbar dem Register entnommen werden kann. Zwar ist die Marke grundsätzlich nur in der eingetragenen Form geschützt, andererseits besagt § 2 I WZG, daß dem Antrag eine "Darstellung" des Warenzeichens beigefugt wird. Eingetragen wird daher lediglich eine "Darstellung" des Zeichens, nicht aber das Zeichen selber. Damit ist ein Spielraum für Abweichungen der Marke von der Darstellungsform gegeben, solange aus der Darstellung zweifelsfrei hervorgeht, wie das geschützte Zeichen aussieht. Dies läßt sich aber durch die Eintragung verschiedener Ansichten des plastischen Zeichens in perspektivischer Form bewerkstelligen. Daraus erhellt, daß durch die Eintragung dreidimensionaler Zeichen weder die Konstitutivfunktion der Registereintragung, noch die Rechtssicherheit beeinträchtigt werden. 18 Die Formulierung in § 2 I WZG besagt im übrigen nur, daß der Anmeldung eine "Darstellung" des Zeichens "beizufügen" sei. Da "Darstellung" jede dauerhafte Fixierung, auch die als Modell oder Toncassette, umfaßt, und 15 Duden S. 777; Kluge S. 877; Wasserzieher S. 451 16 Knoblauch S. 31 f.; Tetzner § 1 Anm. 10; Ulmer-Reimer S. 154 f. 17 B/H § 1 Anm. 66; Lüdecke S. 53 f.; Tetzner § 1 Anm. 10 18 Lüdecke S. 40 f.

Β. Wetung

259

sich nirgendwo im WZG ein Hinweis darauf findet, daß diese "Darstellung" eingetragen werden soll, folgert Lüdecke, es sei auch denkbar, ein dreidimensionales Modell zu hinterlegen und in der Zeichenrolle nur einen Hinweis auf dieses Modell, sowie eine Beschreibung desselben einzutragen.

Dem Hin-

weis, § 5 I I WZG fordere eine Veröffentlichung im Warenzeichenblatt, begegnet er mit dem Argument, hier reiche die zweidimensionale Darstellungsform aus, da bei Verdacht der Verwechselungsgefahr der Betroffene, um sicherzugehen, das hinterlegte Modell beim DPA einsehen könne. Lüdecke übersieht hierbei, daß die Formulierung in § S I I WZG eine Veröffentlichung der dem Antrag gemäß § 2 I WZG beigefügten Angaben vorschreibt. Dies setzt voraus, daß die "Darstellung" selbst, nicht aber eine Abbildung der "Darstellung" veröffentlicht wird. Im Warenzeichenblatt können aber nur zweidimensionale Darstellungen veröffentlicht werden. Wenn diese identisch mit der gemäß § 2 I WZG einzureichenden "Darstellung" sein sollen, folgt daraus, daß auch diese zweidimensional zu sein hat. Eine Lösung ist daher allein auf dem Wege über eine zweidimensionale Darstellung der dreidimensionalen Marke möglich. Voraussetzung ist, daß sich aus dieser Darstellung die tatsächliche Gestaltung der Marke zweifelsfrei ablesen läßt. Ist dies der Fall, steht einem Formalschutz dreidimensionaler Zeichen nichts im Wege. Dieser Formalschutz erfordert noch nicht einmal eine Änderung der bestehenden Gesetzeslage. Als dreidimensionale Marke gilt hier nicht nur eine plastische Gestaltungsform der Ware, sondern auch ihrer Verpackung.

e. Tonzeichen Die Zulassung von Tonzeichen als Marken, die in den USA ebenfalls voll schutzfahig sind, während sie in der Bundesrepublik Deutschland nur Ausstattungsschutz genießen, ist problematischer. Wie bereits im dritten Teil unter C.II. 12. gesehen, läßt sich das Gut nicht mit Tonzeichen "versehen".

An-

gesichts des vor allem wegen des Aufkommens der Dienstleistungsmarke notwendig gewordenen, erweiterten Verständnisses des Begriffes " Versehen", mag eine körperliche Verbindung Gut - Marke nicht mehr erforderlich sein. Gleichwohl muß, damit die Markenfunktionen noch ausgeübt werden können, eine räumliche Nähebeziehung weiterhin verlangt werden. Entscheidend ist, 19 Lüdecke S. 42

260

Fünfter Teil: Vergleich und Wetung

ob der Kunde unmittelbar vor seiner Kaufentscheidung durch die Marke an das Produkt und seine Herkunft erinnert wird. Werbespots in den non-printMedien mögen die Erinnerung vertiefen. Ohne Kennzeichnung im Laden ist aber ein Wiedererkennen nicht möglich. Das zeigt, daß ein Tonzeichen kaum in die Systematik der Zeichenrechte paßt.20 Daher kann eine Marke in Tonzeichenform nur vorliegen, wenn das Tonzeichen auch dort erklingt, wo der Kunde den Kaufentschluß faßt. Dies ist bei Dienstleistungen innerhalb des Ladenlokals, bei Waren in Mehrproduktwarenhäusern das Regal, in dem die betreffende Ware steht. Man stelle sich hier einmal einen Supermarkt vor, in dem in jedem Gang fünf verschiedene Tonzeichen erklingen. Für den Kunden muß sich eindeutig ergeben, auf welches Gut sich die Marke bezieht. Der Vorschlag Lüdeckes, wenigstens bei Schallplatten und anderen Tonträgern Tonzeichen zuzulassen,21 geht deshalb fehl, weil in diesem Falle das Zeichen erst nach Gebrauch des Tonträgers wahrnehmbar wäre, die Markenfunktion aber zeitlich vor dem Kauf realisiert werden muß. Ein denkbarer Einsatz von Tonmarken wären mobile Verkaufsfahrzeuge wie sie für Eier, Kartoffeln oder Eis beziehungsweise im Schnellimbiß-Sektor üblich sind. Hinzu treten noch die Probleme der Registrierung. Die "Darstellung" in Form einer hinterlegten Tonkassette ist aus den bereits erörterten Gründen nicht möglich. Es bleibt nur die Hinterlegung als Notenschrift. Diese erfordert vom Einsichtnehmenden allerdings ein Höchstmaß an Phantasie bis hin zum absoluten Gehör. Selbst wenn man das Erfordernis, daß ein Zeichen nur so geschützt werden kann, wie es eingetragen ist, soweit lockert, daß die Darstellung als Notenschrift oder bei plastischen Zeichen als perspektivische Zeichnung zulässig ist (wie bereits erörtert, besteht dafür durchaus Bedarf), bleibt fraglich, ob ein Tonzeichen als Marke wünschenswert ist. Tonzeichen sind unentbehrliche Werbemaßnahmen, die auch entsprechend wettbewerbsrechtlich geschützt werden müssen. Als Marke bietet sich für Tonzeichen hingegen nur ein unbedeutender Anwendungsbereich. Sie sind daher verzichtbar.

20 Tetzner § 1 Anm. 11 21 Lüdecke S. 81 ff.

Β. Wetung

261

f. tauschende und irreführende Zeichen Das u.s.-amerikanische Recht unterscheidet zwischen irreführenden und tauschenden Zeichen. Bei letzteren ist die durch das Zeichen bewirkte, inhaltlich unwahre Angabe zugleich fur die Kaufentscheidung bedeutsam. Daher wird aus der Verwendung tauschender Zeichen auf eine Täuschungsabsicht geschlossen. Täuschende Zeichen sind nicht schutzfähig. Irreführende Zeichen hingegen werden wie beschreibende Zeichen behandelt und sind daher bei Nachweis von Verkehrsgeltung schutzfahig. Das deutsche Markenrecht behandelt nur irreführende Zeichen. Sie sind grundsätzlich nicht schutzfahig. Eine Täuschungsabsicht ist nicht erforderlich. Wo sie vorhanden ist, liegt ein täuschendes Zeichen vor, dessen Sanktionierung im deutschen Recht nicht Gegenstand des Markenrechts, sondern des Wettbewerbsrechts ist. Nach deutschem Recht ist ein Zeichen nur dann irreführend, wenn es vom Verkehr als irreführend eingestuft wird. Dem steht scheinbar die Verkehrsgeltung entgegen. Es ließe sich argumentieren: wer in einem Zeichen einen Herkunftshinweis sieht, werde es nicht mehr als Angabe über das Produkt verstehen. Eine Irreführung sei also ausgeschlossen. Danach erscheint die u.s.-amerikanische Lösung auf den ersten Blick sinnvoll. Allerdings wird bei dieser Argumentation übersehen, daß Verkehrsgeltung bereits vorliegt, wenn ein nicht unbeachtlicher Teil des Verkehrs in dem Zeichen einen Herkunftshinweis erblickt. Dazu reicht im deutschen Recht ein Kennzeichnungsgrad von weniger als 50% aus. Selbst bei einem Kennzeichnungsgrad von knapp über 50%, wie er in den USA gefordert wird, bleibt noch ein beträchtlicher Teil des Verkehrs, der durch die Angabe irregeführt werden kann. Aus diesem Grund erscheint es angemessen, die bisherige Lösung im deutschen Recht beizubehalten. Mit der Einschränkung, daß eine Täuschung möglich sein muß, ist ausgeschlossen, daß auch solche Zeichen als nicht schutzfahig eingestuft werden, die von allen vernünftigen Abnehmern als Herkunftshinweis verstanden werden. Hinzu kommt, daß, wenn ein Zeichen als Herkunftshinweis gilt, keinesfalls ausgeschlossen ist, daß der Verkehr diesem Zeichen keine Angabe über das Produkt entnimmt. Das Zeichen wird lediglich nicht mehr ausschließlich als Angabe über das Produkt verstanden. Damit ist aber eine Irreführung weiterhin möglich. Eine Differenzierung nach solchen Zeichen, deren Aussage für die Kaufentscheidung von Bedeutung ist, und anderen führt immer zu willkürlichen Ergebnissen. Selbst, wenn man diesbezüglich demoskopische Gutachten als Be-

262

Fünfter Teil: Vergleich und Weitung

weismittel verlangen wollte, müßte, da Rechtsschutz jedem Bürger und nicht bloß der Majorität zusteht, eine Quote von 100% gefordert werden, die sich mit ausreichender Sicherheit nicht feststellen läßt. Es bleibt somit festzuhalten, daß die deutsche Lösung bezüglich irreführender Zeichen sachdienlich und überzeugend ist, mithin keiner Änderung bedarf.

3. Erstbenutzung contra Eintragung Das u.s.-amerikanische Markenrecht schützt prima facie unterscheidungskräftige Zeichen ab dem Zeitpunkt der Erstbenutzung, das deutsche Markenrecht ab dem Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung. Der Grund hierfür ist historisch. Während das deutsche Markenrecht ursprünglich ein reines Registerrecht war, bei dem die Registerlage über die Rechtslage Auskunft gab, hat das u.s.-amerikanische Recht sich erst allmählich mit dem Gedanken des Formalschutzes anfreunden können. Beide Rechte haben sich auf einander zu bewegt, und verkörpern heute nicht mehr die reine Lehre, sondern Mischlösungen. Das entspricht einer internationalen T e n d e n z . 2 2 Dem besonderen deutschen Streben nach Rechtssicherheit wird die Anknüpfung an die Registereintragung in besonderem Maße gerecht. Es besteht kein Grund, diese Lösung abzuschaffen. Zumal mit dem Benutzungszwang ein Element ergänzt wurde, das die Mißbrauchsmöglichkeiten effektvoll eindämmt.

4. Benutzungsbegriff In den USA ist eine Tendenz zu verzeichnen, die Erfordernisse fur markenmäßige Benutzung soweit aufzulockern, daß auch die Benutzung in der Werbung unter diesen Begriff fallt. Das entspricht nicht dem Wesen der Marke. Die Marke hat die Funktion, dem Abnehmer ein Wiedererkennen in der Form zu ermöglichen, daß er das durch die Marke gekennzeichnete Gut einem bestimmten, wenn auch ihm möglicherweise unbekannten, Anbieter zuordnen kann. Dazu ist in erster Linie eine Kennzeichnung des Gutes erforderlich. Wird das Gut nicht gekennzeichnet, oder ist zumindest ffir den Abnehmer die Beziehung der Marke zum Gut nicht eindeutig, kann die Marke diese Funktion nicht erfüllen. Die Verwendung einer Marke in der Werbung

22 Beier GRUR Int. '73, 407 (409)

Β. Weitung

263

wird wirkungslos bleiben, wenn sie nicht anschließend bei dem Gut wiederentdeckt werden kann. Die u.s.-amerikanische Losung macht aber Sinn in dem Fall, in dem ein Anbieter unter Verwendung einer Marke Ankündigungswerbung betreibt für ein Produkt, das in Kürze mit der betreffenden Marke auf dem Markt erscheinen soll. Wäre das Zeichen nicht bereits zu diesem Zeitpunkt geschützt, könnte ein Konkurrent dem Anbieter zuvorkommen und ein eigenes Produkt mit der gleichen Marke auf den Markt bringen. Er würde dann von der Werbung des Anbieters profitieren und könnte, da er dann als Erstbenutzer Markeninhaber geworden ist, dem Anbieter untersagen, sein Produkt unter der Marke herauszubringen, für die er bereits aufwendig geworben hat. Dies zu fördern kann nicht Sinn des Markenrechtes sein. Daher entspricht die u.s.amerikanische Lösung einem Bedürfnis nach Rechtssicherheit. Gleichzeitig wird erst auf diese Weise dem Gedanken der Entwicklungsbegünstigung für prima facie unterscheidungskräftige Marken glaubwürdig Rechnung getragen. Das deutsche Recht hat diese Gedanken mit der fünfjährigen Schonfrist ab dem Zeitpunkt der Registereintragung berücksichtigt. Die 5-Jahresfrist muß dem Anbieter ausreichen, ein Produkt zu entwickeln, Ankündigungswerbung zu betreiben und das gekennzeichnete Produkt auf den Markt zu bringen. Dann aber ist nicht einzusehen, weshalb die Benutzung nicht dort verlangt werden soll, wo sie erforderlich ist, damit die Markenfunktionen greifen können: in unmittelbarer Nähe zum Gut. Das ist sogar erforderlich, um einen anderen Mißbrauch zu verhindern: die "Feigenblatt-Werbung" unter Verwendung des Zeichens, ohne daß überhaupt eine Benutzungsabsicht besteht. Der Benutzungsbegriff des deutschen Markenrechts ist daher beizubehalten. Der Unterschied zum Benutzungsbegriff des u.s.-amerikanischen Recht rechtfertigt sich aus dem Unterschied zwischen rechtsbegründender Benutzung in den USA und rechtserhaltender Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland.

264

Fünfter Teil: Vergleich und Wetung

5. Verkehrsgeltung a. Definition aa. Kennzeichnungsgrad

Das u.s.-amerikanische Markenrecht verlangt fur Verkehrsgeltung, daß ein beträchtlicher Teil der Abnehmer in dem Zeichen einen Herkunftshinweis erblickt. Das deutsche Recht verlangt, daß ein nicht unerheblicher Teil der Abnehmer in dem Zeichen einen Herkunftshinweis sieht. Zwar handelt es sich um auslegungsfahige Formulierungen, deren inhaltliche Bandbreite eine übereinstimmende Handhabung in beiden Landern zuläßt. Die Praxis zeigt jedoch, daß die beiden Formulierungen auch tatsachlich verschieden verstanden werden. Dies erkennt man daran, daß die deutschen Gerichte in der Regel einen Kennzeichnungsgrad von weniger als 50% ausreichen lassen, während die u.s.-amerikanischen Gerichte mehrheitlich einen Kennzeichnungsgrad von mehr als 50 % verlangen. Für die Beurteilung dieser Auffassungen ist ein Blick auf den Zweck des Erfordernisses der Verkehrsgeltung erforderlich. Der Nachweis der Verkehrsgeltung ist immer dann erforderlich, wenn nicht prima facie unterscheidungskräftige Zeichen geschützt werden sollen. Mit dem Nachweis der Verkehrsgeltung soll bewiesen werden, daß das betreffende Zeichen unterscheidungskräftig ist und daß kein Freihaltebedürfhis besteht. Bereits wenn ein kleiner Teil der Abnehmerschaft in dem Zeichen einen Herkunftshinweis sieht, ist der Nachweis geführt, daß das Zeichen unterscheidungskräftig ist. Unterscheidungskräftig ist ein Zeichen dann, wenn es grundsätzlich in der Lage ist, ein mit diesem Zeichen gekennzeichnetes Gut von anders gekennzeichneten Gütern zu unterscheiden. Dazu ist erforderlich, daß das Zeichen einprägsam ist, damit die Abnehmer es wiedererkennen können, daß es anders ist als die Zeichen, die auf den anderen Gütern verwendet werden, und daß die Abnehmer in ihm den Willen des Zeichenverwenders erkennen, die Herkunft des Gutes aus seinem Hause mittels des Zeichens anzuzeigen. Wenn die Abnehmer in dem Zeichen einen Herkunftshinweis sehen, sind diese Bedingungen offensichtlich erfüllt. Auch wenn nur ein geringer Teil der Abnehmer das Zeichen als Herkunftshinweis erkennt, sind die Bedingungen gegeben, weil es ohne diese Voraussetzungen unmöglich wäre, daß irgendjemand das Zeichen als Herkunftshinweis, das heißt als Hinweis auf einen bestimmten Anbieter, auf-

Β. Wetung

265

faßt. Damit reicht ein Kennzeichnungsgrad von weniger als 50% fur den Nachweis der Unterscheidungskraft. Fraglich ist aber, ob diese Quote auch ausreicht, um ein Freihaltebedürfhis zu verneinen. Ein Freihaltebedürfnis besteht immer dort, wo ein Zeichen auch tatsächlich in beachtlichem Umfang von verschiedenen Unternehmern im Verkehr benutzt wird. Dann aber kann das betreffende Zeichen nicht von einem nicht unbeachtlichen Teil der Abnehmer als Hinweis auf einen Anbieter aufgefaßt werden. Auch hier genügt ein Kennzeichnungsgrad von weniger als 50%. Es muß lediglich sichergestellt werden, daß nicht bloß zufallig diejenigen, die in dem Zeichen einen Herkunftshinweis auf einen bestimmten Anbieter sehen, noch nicht mit den von den Konkurrenten vertriebenen Gütern in Berührung gekommen sind. Besteht tatsächlich ein Freihaltebedürfhis, wird das Zeichen also in beachtlichem Umfang von den Konkurrenten benutzt, so ist ein solcher Zufall bereits dann ausgeschlossen, wenn man für den Kennzeichnungsgrad nicht eine nur verschwindend geringe Zahl der Abnehmer ausreichend sein läßt, sondern einen nicht unerheblichen Teil der Abnehmer verlangt. Eine Mehrheit der Abnehmer ist dazu aber nicht erforderlich. Damit reicht die von den deutschen Gerichten gestellte Anforderung an den Kennzeichnungsgrad.

bb. Konkurrenzmarktlage

Während das u.s.-amerikanische Recht bei der Definition der Verkehrsgeltung das Erfordernis einer Konkurrenzmarktlage fordert, kennt das deutsche Recht dieses Erfordernis nicht. Im Dritten und Vierten Teil bei der Behandlung der Gattungsbegriffe (C.II.l.b.bb.) hat sich gezeigt, daß in Monopolphasen die Marken gefährdeter waren, als Freizeichen verstanden zu werden, als in Konkurrenzmarktlagen. Dies hängt damit zusammen, daß Freizeicheneigenschaft und Verkehrsgeltung oder gar Verkehrsdurchsetzung sich ausschließen. Solange Verkehrsanerkennung als Herkunftshinweis besteht, setzt keine Entwicklung zum Freizeichen ein. Verkehrsgeltung und Verkehrsanerkennung, auch das wird hieraus deutlich, können aber nur in Konkurrenzmarktlagen nachgewiesen werden. Da der Verkehr in der Monopolphase der Gattungsbezeichnung nicht bedarf und jede auf das Gut angewandte Bezeichnung zugleich Herkunfts- und Gattungsbezeichnung ist, ist in dieser Phase nicht absehbar, ob der Verkehr die als Marke gedachte Bezeichnung als Herkunfts- oder als Gattungsbezeichnung verstehen wird, wenn er einer Gat-

Fünfter Teil: Vergleich und Weitung

266

tungsbezeichnung b e d a r f . 23 Daher darf einem Herkunftsschluß des Verkehrs während einer Monopolphase kein Nachweis der Verkehrsgeltung oder durchsetzung entnommen w e r d e n . 2 4 Der Nachweis der Verkehrsgeltung/durchsetzung ist immer auch der Nachweis von U n t e r s c h e i d u n g s k r a f t . 2 5 Dies konsequent zu Ende gedacht bedeutet, daß sich Unterscheidungskraft nur da nachweisen läßt, wo es etwas zu unterscheiden gibt. Zu unterscheiden im Sinne der Unterscheidungskraft sind immer nur gleichartige Güter, Güter einer Gütergattung. Mithin setzt der Nachweis der Unterscheidungskraft eine Konkurrenzlage voraus. Damit ist aber auch Verkehrsgeltung/-durchsetzung nur bei einer bestehenden Konkurrenzlage feststellbar.

cc. Auswirkungen dieser Definition der funktionellen

auf das Problem

Gestaltungen

Daß es sich bei der Erörterung der richtigen Definition der Verkehrsgeltung nicht lediglich um einen sophistischen Streit ohne praktische Bedeutung handelt, zeigt sich nachhaltig bei der Feststellung der Funktionalität einer Gestaltung. Bereits das Reichsgericht war mit dem Problem der unzureichenden Definition der Verkehrsgeltung konfrontiert gewesen. In der G Ü T E R M A N N S NÄHSEIDE-Entscheidung heißt es: "Daher ist es ausgeschlossen, daß eine Gestaltung zu technischen Zwecken, die früher durch Patent oder Gebrauchsmusterschutz gegen Nachahmung gesichert war, nach Erlöschen dieses Schutzes aber frei geworden ist, Ausstattungsschutz genießen könnte. Die Möglichkeit unter dem Gesichtspunkt der Ausstattung eine Verlängerung jenes erloschenen Schutzes zu erreichen, besteht somit nicht. "26 Und im ARiSTON-FiLTER-Urteil entschied das Reichsgericht: "Die Klägerin

hat vielmehr als erste Firma die von ihr gewählte einfache

und gefällige Form eines Filters herausgebracht und gerade wenn der Aufbau eines Filters,

das heißt das Technisch-Funktionelle

eines solchen Gerätes,

einfach unbekannt ist, wie die Revision behauptet, so ergibt sich schon daraus, daß die von der früheren 23 Köhler S. 204 24 B / H § 25

Anm.

36

25 B / H § 2 5

Anm.

4

und bis dahin üblichen Gestaltung des Filters

Β. Weitung

abweichende Form der Klägerin die früheren mit

der

Ausführungsformen

neuen

charakteristische

dem

nicht zweckbedingt

deshalb im Verkehr

sein konnte, weil auch

möglich waren, sondern daß die Klägerin

Geschmack

entsprechenden Filterform

Besonderheit gerade ihres Filters

durch die Verwertung Klägerin werden

267

geschaffen

eine hat, die nicht

des technischen Elementes bedingt war und eben um Hinweis auf die Herkunft

und damit Ausstattungsschutz

aus dem Betrieb der

nach § 25 WZG erlangen

konnte. "27 In diesem letzten Fall mußte das Reichsgericht gegen seine eigenen Grundsätze verstoßen: Es beurteilte die Frage, ob eine Gestaltungsform technisch bedingt war, danach, ob den Mitbewerbern noch andere Gestaltungsmöglichkeiten verblieben. Im anderen Fall verneinte das Reichsgericht die Möglichkeit, während einer Monopolphase Ausstattungsschutz zu erlangen. Beide Fälle hängen zusammen. Die Begründung des Reichsgerichtes im ersten Fall, der Sonderschutz werde sonst perpetuiert, greift, wie bereits im dritten Teil dieser Arbeit unter C.II.5. erläutert, nicht. Noch deutlicher wird das Problem, wenn man das

ZÄHLKASSETTEN-Urteil

des BGH betrachtet. Dort heißt

es: "Wenn der Verkehr

die Merkmale als Kennzeichen für die Herkunft

Ware ansieht, so erübrigt

sich weitere Erörterung

darüber,

der

ob das Merkmal

an sich geeignet ist, Träger des Ausstattungsschutzes zu sein. Denn über solche Bedenken hat sich die allein entscheidende Auffassung

des Verkehrs

weggesetzt. " 28 Leider hat der BGH diese gewonnene Erkenntnis, die er auch bereits in seiner Kabelkennstreifen-Entscheidung angedeutet hatte,29 nicht konsequent in eine Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung umgesetzt. Er hat vielmehr später wieder an seiner bisherigen Abgrenzungsmethode festgehalten. Der BGH hatte den Punkt angedeutet, der die Schwierigkeiten verursacht: Die Definition der Verkehrsgeltung ist unzureichend. Wäre die Verkehrsgeltung qua definitionem von einer Konkurrenzmarktlage abhängig, wie es das u.s.-amerikanische Recht mit seiner Ablehnung der de-facto-Verkehrsgeltung kennt, wären die beiden Reichsgerichts-Fälle elegant zu lösen gewesen. Im ersten 26 RGZ 112, 352 (354) - Gütermanns Nähseide 27 R G G R U R ' 3 8 , 8 5 4 ( 8 5 7 f . ) - ARICTON-FILTER 28 B G H Z 1 1 , 1 2 9 ( 1 3 3 ) - ZÄHLKASSEXTEN 29 B G H Z 8 , 2 0 2 ( 2 0 7 f . ) - KABELKENNSTREIFEN

hin-

Fünfter Teil: Vergleich und Weitung

268

Fall hätte fur die Nähseide-Sternkärtchen während der Monopolphase nur eine de-facto-Verkehrsgeltung erworben werden können. Echte Verkehrsgeltung zeigt sich erst dann, wenn das Zeichen nachweisen kann, daß es in der Lage ist, das betreffende Gut von gleichartigen Gütern anderer Anbieter zu unterscheiden, wenn also eine Konkurrenzmarktlage besteht. Folglich ist ein Ausstattungsschutz nicht wegen Kollision mit anderen gewerblichen Sonderrechten, sondern wegen fehlender Verkehrsgeltung zu versagen. Insoweit sind auch die Bedenken von der Ostens und Vierheiligs beseitigt, die eine unzulässige Perpetuierung des Sonderrechtsschutzes befürchteten, wenn eine während eines bestehenden Patent- oder Musterschutzes erworbene Ausstattung nach Wegfall des Sonderrechtsschutzes f o r t b e s t e h e . 30 Nach der hier vertretenen Auffassung ist während eines bestehenden Sonderschutzes keine Ausstattung erworben worden, weil die dazu erforderliche Verkehrsgeltung nicht in der im Sonderschutz bestehenden Monopollage erworben werden konnte. Beim

ARISTON-FILTER

hingegen ist eine Konkurrenzmarktlage gegeben.

Daher kann auch Verkehrsgeltung erworben werden. Mit einer so verstandenen Verkehrsgeltung ist beim Ausstattungsrecht die Frage nach technischer und ästhetischer Bedingtheit obsolet. Der Test vollzieht sich vielmehr in den folgenden drei Stufen: 1. Welches ist die relevante Gütergattung? (Hier ist die Verkehrsauffassung zu berücksichtigen.) 2. Besteht hinsichtlich dieser Gütergattung eine Konkurrenzmarktlage? 3. Hat das Zeichen Verkehrsgeltung erlangt? Dieser Drei-Stufen-Test geht konform mit den Auffassungen Hefermehls und Reimers. Die ersten beiden Punkte betreffen die Frage, ob das Zeichen überhaupt ausstattungsfähig ist, ob es Verkehrsgeltung überhaupt erwerben kann. Hierbei entspricht die erste Frage Hefermehls Frage nach dem Wesen der Ware, die zweite löst auf pragmatischem Wege die Frage, ob die betreffende Gestaltung eine Zwingende ist. Da beim Formalschutz keine Verkehrsgeltung erforderlich ist, vielmehr auch schon ein Schutz während der Laufzeit eines Patent- oder Musterschutzes möglich ist, ist hier die zweite Frage durch die schwieriger zu beantwortende Frage zu ersetzen, ob die betreffende Ge30 v. d. Osten S. 71; Vierheilig S. 124 ff., insbesondere S. 127

Β. Wetung

269

staltung eine Zwingende oder eine willkürlich Gewählte ist. Dies führt aber nicht zu aufwendigen Vorprüfungen, denn eine Eintragung ist nach dem System des deutschen Markenrechtes nur bei solchen Zeichen sofort vorzunehmen, deren Unterscheidungskraft auf den ersten Blick (prima facie) festzustellen ist, bei denen diese Vorprüfung also unproblematisch ist. Bei den anderen muß wie bei allen anderen nicht prima facie unterscheidungskräftigen, beziehungsweise freihaltebedürftigen Zeichen der Umweg über § 4 I I I W Z G gewählt werden, mit dem Vorzug, daß hier wieder die oben dargestellte, pragmatische Methode zur Anwendung kommt. Diese Lösung findet sowohl auf flächenhafte Verzierungen wie auf plastische Produkt- und Verpackungsformen Anwendung.

b. Erfordernis der Verkehrsdurchsetzung für Registereintragung Um einen Eintragung in die Markenrolle zu erwirken, muß der Markenhalter nach deutschem Recht für seine Marke Verkehrsdurchsetzung nachweisen. Nach u.s.-amerikanischem Recht genügt der Nachweis der Verkehrsgeltung. Verkehrsdurchsetzung ist eine im gesamten Rechtsgebiet vorhandene Verkehrsgeltung. Das Erfordernis dieser Verkehrsdurchsetzung wird für das deutsche Recht damit begründet, daß auch die erstrebte Registereintragung Rechtswirkungen für das gesamte Rechtsgebiet entfaltet. Dies ist allerdings auch im u.s.-amerikanischen Recht der Fall und vermag mithin den Unterschied zwischen dem deutschen und dem u.s.-amerikanischen Recht nicht zu erklären. Hier hilft wieder eine Besinnung auf den Zweck des Erfordernisses der Verkehrsdurchsetzung und Verkehrsgeltung. Es soll nachgewisen werden, daß das Zeichen unterscheidungskräftig ist und daß kein Freihaltebedürfhis besteht. Wie unter a.aa. dargelegt, reicht bereits eine kleine Zahl von Abnehmern für den Nachweis der Unterscheidungskraft. Es soll lediglich nachgewiesen werden, daß das Zeichen fähig ist, Waren von Konkurrenzprodukten zu unterscheiden. Da es bei dieser Fähigkeit allein auf das Zeichen selbst ankommt, diese Fähigkeit eine dem Zeichen innewohnende Eigenschaft ist, die es besitzt oder nicht, ist unerheblich, ob die Verkehrsgeltung nur in einem begrenzten Wirtschaftsgebiet oder im gesamten Rechtsgebiet nachgewiesen ist. Ist Verkehrsgeltung in irgendeiner Region nachgewiesen, hat das Zeichen die Eigenschaft der Unterscheidungskraft und zwar als Zeichen und unabhän-

Fünfter Teil: Vergleich und Weitung

270

gig davon, wo es benutzt wird. Die Unterscheidungskraft besteht damit im gesamten Rechtsgebiet. Anders verhält es sich beim Freihaltebedürihis. Es ist denkbar, daß das Zeichen in einer Region Verkehrsgeltung erwirbt, in einer anderen das Freihaltebedürfhis der dort ansässigen Konkurrenten aber so groß ist, daß das Zeichen in dieser Region nie Verkehrsgeltung erlangt hätte. In der das Zeichen Verkehrsgeltung erwarb, gelang dies nur, weil dort die Benutzung als Freizeichen oder Gattungsbegriff durch die Konkurrenten in der anderen Region unbekannt blieb. Genau wie Verkehrsgeltung nur regional bestehen kann, kann auch ein Freihaltebedürfhis nur regional vorhanden sein. Wegen der Einheitlichkeit der Rechtswirkungen einer Registereintragimg im gesamten Rechtsgebiet muß auch auf regional bestehende Freihaltebedürfhisse Rücksicht genommen werden. Dies geschieht mittels des Erfordernisses der Verkehrsdurchsetzung, das daher auch eine angemessene Lösung darstellt. Der Grund für die abweichende Rechtslage in den USA ist, daß dort das Freihaltebedürfhis als Hindernis für den Markenschutz einiger Zeichen zwar immer wieder genannt wird, aber tatsächlich nicht stark ins Gewicht fällt. In den USA wird fast ausschließlich auf die Unterscheidungskraft rekurriert.

II. Änderungswünsche an das deutsche Markenrecht Aus der vorangegangenen Einzelbewertung der Unterschiede zwischen deutschem und u.s.-amerikanischem Recht lassen sich die folgenden Wünsche hinsichtlich einer Reform des deutschen Markenrechtes formulieren: 1. Damit Konzemzeichen als solche geschützt werden können, muß die Bindung an den Geschäftsbetrieb in § 1 WZG für eine Bindung an das Unternehmen, also durch Ersatz des Wortes "Geschäftsbetrieb" durch "Unternehmen", aufgegeben werden. Alternativ könnte man auch ganz auf eine Bindung verzichten. 2. Buchstaben- und Ziffernzeichen sind grundsätzlich zu schützen. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn für sie ein Freihaltebedürfhis besteht, weil sie als Qualitäts- etc. -angaben benutzt werden oder wenn sie als lange, komplizierte, nicht einprägsame Kombination von Buchstaben oder Ziffern nicht unterscheidungskräftig sind. Hierzu reicht eine Streichung von Buchstaben und Ziffern in § 4 I I Nr. 1, 2. Alt. WZG, da Buchstaben und Zif-

Β. Weitung

271

fern im Falle der mangelnden Unterscheidungskraft von § 4 I I Nr. 1, 1. Alt. WZG umfaßt werden, im Falle eines bestehenden Freihaltebedürfhisses wegen beschreibenden Gebrauchs von der Formulierung bezüglich beschreibender Zeichen in § 4 I I Nr. 1, 2. Alt. WZG. 3.Nichtflächenhafte Zeichen, seien es dreidimensionale oder Tonzeichen sind zur Eintragung zuzulassen, so daß es keine Zeichen mehr gibt, die wohl als Ausstattung geschützt werden können, trotz Nachweises von Verkehrsdurchsetzung aber nicht eingetragen werden dürfen. Hierfür bedarf es keiner Gesetzesänderung. Die Gerichte müssen lediglich im Einklang mit dem Gesetz ihre Spruchpraxis ändern. Allerdings ist an dem engen deutschen Benutzungsbegriff festzuhalten, so daß der praktische Anwendungsbereich für Tonzeichen äußerst gering ist. 4. Die Definition der Verkehrsgeltung ist dahingehend zu erweitern, daß Verkehrsgeltung nur bei bestehender Konkurrenzmarktlage nachweisbar ist. Die Praxis bei der Feststellung der Funktionalität von Produkt- oder Verpackungsgestaltungen ist dieser Änderung anzupassen. Auch hierfür ist keine Gesetzesänderung erforderlich.

Sechster Teil: Ausblick auf das Europäische Markenrecht

Dieser Teil stellt zunächst die besondere Problematik des Markenschutzes in Europa im Generellen dar. Anschließend untersucht er mit Blick auf die Markenfahigkeit von Zeichen, welche Lösungsansätze derzeit angeboten werden. In einem abschließenden Teil werden diese Lösungen an den Ergebnissen des fünften Teiles dieser Arbeit gemessen.

A· Besondere Europarechtliche Problematik

Art. 2 EWGV erklärt die Errichtung des Gemeinsamen Marktes zum vordringlichen Ziel der Politik der Mitgliedsländer. Als Grundbedingungen des Gemeinsamen Marktes! schreiben Art. 3 lit.a EWGV den Grundsatz des freien Warenverkehrs und Art. 3 lit.f EWGV den Grundsatz des unverfälschten Wettbewerbs fest. Mit diesen Grundsätzen unvereinbar ist ein System voneinander abweichender nationaler Markenrechte mit jeweils nur begrenztem territorialen

Schutzbereich.2

Dies wirkt sich besonders bei Warenzeichen

im engeren Sinne aus, da gerade Waren (z.B. in Abgrenzung zu Dienstleistungen) innerhalb eines gemeinsamen Binnenmarktes auch in Regionen außerhalb der Staatsgrenzen des Herstellungslandes verbracht werden. Man kann nicht von einem gemeinsamen Markt sprechen, wenn man zwar Zollkontrollen und Schlagbäume beseitigt hat, ein Produkt aber umbenennen muß, will man es jenseits der nicht mehr existierenden Grenzen vertreiben. Das gleiche Produkt, in verschiedenen Märkten unter verschiedenen Namen

1 Hefermehl/Fezer 1 (12) 2 v. Bar R I W / A W D

468

Α. Besondere Europarechtliche Problematik

273

vertrieben, manifestiert die Teilung der Märkte, anstatt sie aufzuheben.3 Ebensowenig paßt zu einem gemeinsamen Markt, daß ein Zeichen gegen ein bestimmtes Wettbewerberverhalten in einem Staat Schutz genießt, in anderen dagegen nicht; sei es, weil derartiges Wettbewerberverhalten in diesen Staaten generell zulässig ist, sei es, weil das Zeichen dort gar nicht unter den Begriff "Marke" subsumiert wird. Ein Gemeinsamer Markt erfordert daher auch eine den Dimensionen dieses Marktes gerecht werdende Markenordnung. 4 Die Vertreter der Staaten der Europäischen Gemeinschaft haben am 17.Februar 1987 die Einheitliche Europäische Akte unterzeichnet. Darin wird durch Art. 13 Einheitliche Europäische Akte der EWG-Vertrag durch eine Bestimmung ergänzt, die die schrittweise Verwirklichung des Binnenmarktes (Gemeinsamer Markt) bis zum 31.Dezember 1992 als Zielbestimmung festlegt. Auf dem Wege zu diesem Ziel wird sich auch im Markenrecht einiges bewegen müssen, da, wie oben dargelegt, ein Gemeinsamer Markt eine gemeinsame Marke erfordert. Die Schaffung eines Europäischen Markenrechtes erfordert die Lösung gewaltiger Probleme: Probleme ergeben sich zunächst in derselben Weise wie sie in den vorangegangenen Teilen dieser Arbeit für nationale Markenrechte herausgearbeitet wurden. Hinzu treten aber noch besondere, europaspezifische Probleme. So ist zum Beispiel die Zersplitterung des Europäischen Sprachraumes gerade beim Anknüpfungspunkt der Unterscheidungskraft der Zeichen von Bedeutung. Eine Marke mag in einem Land z.B. als Gattungsbegriff nicht unterscheidungskräftig sein, in einem einem anderen Sprachkreis angehörenden Land hingegen als phantasievoll gelten. Das Sprachproblem stellt sich auch bei Eintragungshindernissen wie irreführenden (akademischer Grad; Bezeichnung, die auf Inhaltsstoffe einer Ware schließen läßt, die diese nicht enthält) und anstößigen Zeichen. Daran schließt sich die Frage an, ob in einem Land bestehende Eintragungshindernisse die Eintragungsfähigkeit im gesamten EG-Gebiet verhindern können. Dies gilt jedenfalls für den Fall, daß man sich entschließt, eine einheitliche Gemeinschaftsmarke für die gesamte EG zu schaffen. Schwierigkeiten bereitet dabei die heterogene Struktur der EG: Die EG besteht aus souveränen Staaten mit historisch gewachsenen Rechtsordnungen, die z.T. unterschiedlichen 3 Morcom The Journal of Business Law '82, 70 (72) 4

Denkschrift der EG-Kommission B,I,25 in: Martino WRP "78, 92

274

Sechster Teil: Ausblick auf das Europäische Markenrecht

Rechtskreisen zugehören. Daher können Regelungen, die sich in einem Staat als wirkungsvoll erwiesen haben, in einem anderen Staat dem ordre public widersprechen. Man könnte nun daran denken, diese Schwierigkeiten dadurch zu umgehen, daß man auf eine einheitliche Regelung verzichtet und stattdessen ein System gegenseitiger Anerkennung nationaler Marken unter Beibehaltung der nationalen Markengesetzgebung schafft, gegebenenfalls mit zentraler Registrierbehörde. 5 Dieses System, das bereits dem Madrider Markenabkommen bzw. der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums zugrundeliegt, leidet gerade daran, daß jedes Land ein anderes Markenrecht mit jeweils abweichendem Schutzbereich und abweichenden Verfahrensvorschriften hat. Dem Markeninhaber ist es unmöglich zuzumuten, die Markenrechte aller fur ihn relevanten Staaten zu kennen. Eine einheitliche Gemeinschaftsmarke wäre einmal denkbar als neue Regelung, die die nationalen Markengesetze ersetzt. Dann stellt sich die Frage, wie die älteren, bereits bestehenden, nationalen Marken zu behandeln sind. Sollen sie übernommen werden, tauchen Kollisionsprobleme auf. So kann ein und diegleiche Marke in der Bundesrepublik und in Italien existieren. Welcher von beiden gebührt nun der Vorzug? Selbst wenn man in solchen Fällen die Marke bevorzugen möchte, die zuerst beim Europäischen Markenamt angemeldet wird, ist das Problem nicht beseitigt. Denn der Verbraucher, der nur die unterlegene Marke aus seinem Heimatland kennt, wird fortan die siegreiche Marke mit der unterlegenen verwechseln. Die Unterscheidungsfunktion der Marke ist außer Kraft gesetzt. Solche Verwechselungen lassen sich auch nicht durch unterscheidende Zusätze (etwa Dash-Deutschland) v e r m e i d e n . ^ Der Verbraucher wird den Zusatz für eine Untermarke, für den Hinweis auf einen ausländischen Ableger des von ihm mit der Marke assoziierten Anbieters halten. Hinzu kommt, daß einige Marken ohnehin nur ein regional beschränktes Verbreitungsgebiet haben. Soll eine solche Marke der Eintragungsfähigkeit einer anderen Marke entgegenstehen, die vielleicht in einer ganz entfernten Region benutzt werden soll? Soll solch eine Sperrwirkung auch von zwar eingetragenen, aber noch nicht benutzten Marken ausgehen? Diese Fragen weisen auf das Erfordernis der Übersichtlichkeit der von einer Registerbehörde zu überwachenden Markenlandschaft hin. Dies gilt nicht 5 Business Brief No. 1069 ν. 22.9.1984 6 Beier R I W / A W D '78, 213 (215)

Α. Besondere Europarechtliche Problematik

275

nur zur Arbeitserleichterung fur die Behörde, sondern auch mit Blick auf den potentiellen Markenanmelder. 1973 waren im Gebiet der EG bei den nationalen Markenbehörden knapp 1 Million Marken registriert. 7 Hinzu kommt die große Zahl der nicht eingetragenen, infolge Verkehrsgeltung gleichwohl geschützten Marken. Wenn alle diese Marken europaweit ihre Sperrwirkung entfalten, wird es zunehmend schwieriger, eine neue Marke zu finden. Dieser Effekt wird noch verstärkt, dadurch, daß ein kleines Unternehmen mit nur regional begrenztem Wirkbereich die vermutlich erheblich teurere Registrierung einer Europamarke beantragen müßte, obwohl ihm der nationale Schutz ausgereicht hätte. Das könnte zudem angesichts der Kosten und des Aufwandes einer solchen europaweiten Registrierung dazu führen, daß kleinere Unternehmen davon abgehalten werden, Markenschutz zu begehren, was zugleich einen negativen Einfluß auf die Innovationsfreudigkeit dieser Unternehmen hätte. 8 Eine einheitliche Gemeinschaftsmarke wäre aber auch denkbar neben den nationalen Marken. Diese Koexistenzlösung ist in zwei Ausformungen vorstellbar. Zum einen könnte neben das bisherige heterogene Markenrecht ein einheitliches europäisches Markenrecht treten. Fraglich ist bei dieser Lösung, ob bei Kollisionen einer nationalen mit einer Gemeinschaftsmarke die nationale Marke mit ihrem nationalen oder dem europäischen Schutzumfang gilt. Gilt sie mit europäischem Schutzumfang, könnte der nationale Markenrechtsinhaber in seinem Vertrauen auf den Umfang des ihm zustehenden Markenschutzes, vielleicht sogar in seinem Eigentumsrecht verletzt sein. Gilt die Marke mit ihrem nationalen Schutzumfang, könnten die Grundsätze des freien Warenverkehrs und der Freiheit des Wettbewerbs verletzt sein. Eventuell liegt bei einer dauerhaften Lösung in dieser Weise trotz Art. 36, 2 EWGV ein Fall des Art. 36,1 EWGV vor. Schließlich ist nach dem Schutz nicht eingetragener nationaler Marken (Marken mit Verkehrsgeltung) zu fragen. Würde man deren Schutzwürdigkeit verneinen, träfe man weniger die Markenbenutzer als vielmehr die Verbraucher, die sich an die Marke bereits gewöhnt haben und ihr gerade dadurch Verkehrsgeltung und somit Existenzberechtigung verliehen haben. Zum anderen wäre eine Koexistenzlösung dergestalt denkbar, daß die nationalen Markenrechte harmonisiert werden, so daß in jedem Mitgliedsland 7 V. Mühlendahl GRUR Int *76,27 (38) 8 v. Nieuwenhoven Heibach 13 C.M.L.Rev. 37, 59 (1976) 18 Arnade

276

Sechster Teil: Ausblick auf das Europäische Markenrecht

im wesentlichen das gleiche Markenrecht gilt, daß dann aber eine Hinterlegung bei nationalen Stellen oder bei einer europäischen Behörde möglich wäre. Diese Lösimg hätte mit den bereits angedeuteten Schwierigkeiten jeder Harmonisierung zu kämpfen. Bei beiden Koexistenzlösungen ist denkbar, daß eine ältere Gemeinschaftsmarke mit einer jüngeren nationalen Marke in einer Nation kollidiert, in der die Gemeinschaftsmarke nicht benutzt wird. Welcher Marke gebührt dort der Vorrang? Ist vielleicht generell ein Benutzungszwang zu fordern? Wenn ja, muß eine Gemeinschaftsmarke in allen Mitgliedsländern benutzt werden, um auch in allen Schutz zu genießen oder wo ist hier die Grenze zu ziehen? Schließlich ist im Satellitenzeitalter die Frage nach der Regionalisierbarkeit von Werbung zu stellen. Die Rechtsvereinheitlichung erfordert auch einen Blick auf den gerichtlichen Instanzenzug. Soll bis 1992 neben die nationale Gerichtsbarkeit eine europäische mit eigenem Instanzenzug treten oder soll der bisherige nationale Instanzenzug allein bestehen bleiben. Während die erste Lösung einen enormen Aufwand erforderte, dann aber zu einer Entlastung der Gerichte fuhren könnte, stellt sich bei der zweiten die Frage, wie ein Auseinanderdriften der Rechtsprechungspraxis verhindert werden soll. Unklar ist auch der Anknüpfungspunkt fur den Markenschutz. Obwohl im Vorigen bereits von einem Eintragungssytem ausgegangen wurde, weil dies in den europäischen Ländern bereits existiert, ist auch ein Benutzersystem denkbar. Der Schutz der Marke setzt hierbei mit Nachweis der Benutzung ein. Denkbar sind zwei Anknüpfungspunkte: der Zeitpunkt der ersten Benutzung dieser Zeitpunkt dürfte fur den Konkurrenten schwierig nachzuhalten sein und damit zu Unsicherheit führen - und der Zeitpunkt des Erreichens von Verkehrsgeltung. nachzuhalten

Dieser sein,

Anknüpfungspunkt

weil

schon

nicht

dürfte genau

noch

festlegbar

schwieriger ist,

wann

Verkehrsgeltung angenommen werden soll. Auch für den Benutzer ist dieser Anknüpfungspunkt mit erheblicher Unsicherheit verbunden, da er immer fürchten muß, nicht rechtzeitig Verkehrsgeltung zu erreichen und so vergeblichen Werbeaufwand zu tätigen. Das Problem der Teilmärkte stellt sich auch hier: Wer genießt Vorrang, wenn A in der Bundesrepublik und Β in Frankreich gleichzeitig Verkehrsgeltung erreichen. Auch das Eintragungssystem kennt zwei Anknüpfungspunkte: den Zeitpunkt der Anmeldung und den Zeitpunkt der Eintragung. Die zweite Variante

Β. Darstellung der Europäischen Normsetzungsaktivitäten

277

birgt die Gefahr, daß sich die Eintragung aus vom Anmelder nicht zu vertretenden Gründen verzögert und zwischenzeitlich eine spätere Anmeldung eingetragen wird oder sogar zwischenzeitlich ein Konkurrent Verkehrsgeltung erlangt. Ein reines Eintragungssystem wird nicht durchsetzbar sein, da sonst der Anmelder von der Reputation des Konkurrenten zehren könnte, der mittlerweile mit seiner nicht eingetragenen Marke Verkehrsgeltung erlangt hat. Dieser Zustand wäre unhaltbar, da, wie oben bereits aufgezeigt, das Markenrecht nicht nur den Schutz des gewerblichen Eigentums, sondern auch den der Verbraucher vor Täuschung oder Verunsicherung als Grundgedanken hat.

B. Darstellung der Europäischen Normsetzungsaktivitäten in bezug auf das Markenrecht Die Bemühungen, diese Probleme zu lösen, sind schon sehr weit fortgeschritten: Bereits 1961 wurde von der EG-Kommission eine "Arbeitsgruppe Marken" ins Leben gerufen, die 1964 einen ersten Vorentwurf für ein einheitliches Markenrecht ablieferte. 1974 wurde eine interne Arbeitsgruppe der EG-Kommission mit der Fortführung der Arbeiten betraut. Seither entstanden eine Denkschrift (1976) und ein inzwischen mehrfach geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke. Dem Vernehmen nach soll die derzeitige, noch als Verschlußsache behandelte Fassung, bei der es nur noch zwei Streitpunkte gibt, die Zustimmung der Mitgliedstaaten haben. Darüberhinaus erließ der Ministerrat in seiner Sitzung vom 21. Dezember 1988 die Erste Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken.* Aus der Tatsache, daß eine Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten erlassen wurde und daß der Entwurf für eine Ratsverordnung über die Gemeinschaftsmarke der Veröffentlichung harrt, erhellt, welches der unter A. dargestellten Modelle gewählt wurde: Eine Koexistenzlösung, bei der Europäische Gemeinschaftsmarken und nationale Marken nebeneinander geschützt werden. Die nationalen Marken werden aber nicht nach den bisherigen nationalen Markenrechten geschützt, sondern nach Maß-

9 abgedruckt: EG-Richtlinie v. 21.12.1988 Amtsblatt der EG v. 11.2.89 L 40/1 ff.

278

Sechster Teil: Ausblick auf das Europäische Markenrecht

gäbe der Richtlinie harmonisiert. Diese Harmonisierung ist allerdings nur eine Teilweise:

"Es erscheint gegenwärtig nicht notwendig, die Markenrechte der MitgliedStaaten vollständig anzugleichen. Es ist ausreichend, wenn sich die Angleichung auf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften beschränkt, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken. "10 Die Richtlinie soll verhindern, daß Marken in der EG und den Mitgliedstaaten nach unterschiedlichen Kriterien geschützt werden. Daher ist zu vermuten, daß sie zumindest im Hinblick auf die Markenfahigkeit von Zeichen keine anderen Regelungen enthält, als der noch unveröffentlichte Entwurf für eine Ratsverordnung über die Gemeinschaftsmarke, n Da die Richtlinie die einzige rechtskräftige europarechtliche Norm auf dem Gebiet des Markenrechtes ist, sie zudem den Maßstab enthält, an dem eine Änderung der nationalen Markenrechte, also auch des Deutschen Markenrechtes, auszurichten sind, die Änderung des Deutschen Markenrechtes auch die Intention dieser Untersuchung ist, genügt es, die Richtlinie näher zu untersuchen. Die Richtlinie geht von einem Eintragungssystem aus. Dies ergibt sich aus Art. 1 der Richtlinie: Diese Richtlinie findet auf Individuai-, Kollektiv-, Garantie- und Gewährleistungsmarken für Waren oder Dienstleistungen Anwendung, die in einem Mitgliedstaat oder beim Benelux-Markenamt eingetragen oder angemeldet oder mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registriert worden sind. Ergänzt wird das Eintragungssystem durch einen dem deutschen Markenrecht entsprechenden Benutzungszwang in Art. 10 und die Möglichkeit, eine nicht prima facie unterscheidungskräftige Marke gemäß Art. 3 I I I einzutragen, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Der oben zitierte Art. 1 zeigt auch, daß als Markenhalter alle diejenigen in Frage kommen, die auch nach deutschem Recht Markenhalter sein können.

10 EG-Richtlinie v. 21.12.1988 (Präambel), Amtsblatt der EG v. 11.2.89 L 40/1 H vgl.: v. Mühlendahl M A '89, 38 (40 f. und Anhang S. 45 f.)

Β. Darstellung der Europäischen Normsetzungsaktivitäten

279

Art. 2 behandelt die Definition der Marke: Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen besondere Wörter

einschließlich

lassen, ins-

Personennamen, Abbildungen, Buchstaben,

Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Es wird deutlich, daß die Richtlinie in Art. 2 einen fortschrittlichen, weiten Markenbegriff benutzt. Buchstaben und Zahlen sowie plastische Gestaltungen der Ware oder ihrer Verpackung sind danach ausdrücklich zeichenfahig. Das gleiche gilt fur Namen. Eintragungshindernisse sind nach Art. 3 I: nicht eintragungsfähige Zeichen (a), nicht unterscheidungskräftige Zeichen (b), beschreibende Zeichen (c), funktionelle Gestaltungen der Ware (e), Hoheitszeichen (h), ärgerniserregende (f) und irreführende Zeichen (g). Äußerst unglücklich ist Art. 3 I (d) geraten. Hier soll ein Eintragungshindernis für solche Zeichen begründet werden, für die ein Freihaltebedürfhis besteht. Die Formulierung schließt jedoch auch willkürlich gewählte Begriffe mit ein: Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen pflogenheiten

und ständigen Verkehrsge-

üblich sind,

Art. 6 regelt, daß der beschreibende Gebrauch eines Zeichens oder der Gebrauch des eigenen Namens oder der eigenen Adresse durch Markenrecht nicht ausgeschlossen werden kann, sofern die Benutzung den anständigen

Gepflogenheiten

in Gewerbe oder

Handel entspricht. Die Formulierung Unternehmen in Art. 2 deutet an, daß keine Bindung mehr an den Geschäftsbetrieb besteht. Tatsächlich ist sogar jede Akzessorietät aufgegeben worden. Damit steht einer Konzernmarke nichts im Wege.

280

Sechster Teil: Ausblick auf das Europäische Markenrecht

C. Bewertung der Richtlinie Die Richtlinie verlangt keine Änderung der im Rahmen dieser Untersuchung als positiv bewerteten Teile des deutschen Markenrechtes und erfüllt drei der vier im fünften Teil unter B.II. aufgestellten Forderungen: Konzernmarken werden geschützt, ebenso Buchstaben und Ziffern und plastische Gestaltungen. Über Tonzeichen ist in der Richtlinie nichts gesagt. Dies schließt aber nicht deren Schutz aus, da die Aufzahlung in Art. 2 wegen des Wortes "insbesondere " nicht abschließend ist. Im übrigen ist der Einsatzbereich von Tonzeichen, wie im fünften Teil dieser Arbeit unter B.I.2.e. dargelegt, sehr begrenzt und ihr praktischer Nutzen fraglich. Eine Definition der Verkehrsgeltung findet sich auch nicht in der Richtlinie. Diese bleibt damit weiter den Gerichten überlassen. Es bleibt zu hoffen, daß hier im Zuge des Umdenkens, das nach Umsetzung der Richtlinie ohnehin erforderlich wird, auch die letzte markenrechtliche Bastion der auch bei deutschen Gerichten vorhandenen Praxis eines "stare decisis" fallt. Damit würde der Wert der Richtlinie, die in erfreulichem Maße eine Aufarbeitung der Erfahrungen mit unzulänglichen markenrechtlichen Regelungen aus den Mitgliedsstaaten zeigt, erst vervollständigt.

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