Gewerblicher Rechtsschutz an gentechnisch veränderten Pflanzen unter Berücksichtigung des US-amerikanischen Rechts [1 ed.] 9783428508044, 9783428108046

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Schriften zum Wirtschaftsrecht Band 151

Gewerblicher Rechtsschutz an gentechnisch veränderten Pflanzen unter Berücksichtigung des US-amerikanischen Rechts Von Christina J. Walser

Duncker & Humblot · Berlin

CHRISTINA J. WALSER

Gewerblicher Rechtsschutz an gentechnisch veränderten Pflanzen unter besonderer Berücksichtigung des US-amerikanischen Rechts

Schriften zum Wirtschaftsrecht Band 151

Gewerblicher Rechtsschutz an gentechnisch veränderten Pflanzen unter Berücksichtigung des US-amerikanischen Rechts

Von Christina J. Walser

Duncker & Humblot · Berlin

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Walser, Christina J.: Gewerblicher Rechtsschutz an gentechnisch veränderten Pflanzen unter Berücksichtigung des US-amerikanischen Rechts / von Christina J. Walser. Berlin : Duncker und Humblot, 2002 (Schriften zum Wirtschaftsrecht ; Bd. 151) Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 2001 ISBN 3-428-10804-3

Alle Rechte vorbehalten © 2002 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme: Klaus-Dieter Voigt, Berlin Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin Printed in Germany ISSN 0582-026X ISBN 3-428-10804-3 Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 θ

Meinen Eltern

Vorwort Die vorliegende Arbeit wurde im Januar 2001 an der Juristischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen als Dissertation eingereicht. Meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erwin Deutsch, danke ich ganz besonders dafür, daß ich an seinem Lehrstuhl für Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Arzt- und Arzneimittelrecht als wissenschaftliche Hilfskraft tätig sein durfte und er mir so den Anstoß zu der vorliegenden Arbeit gegeben hat. Mein Dank gilt auch meinen Eltern und Holger Peters, deren Hilfe bei der technischen Gestaltung der Arbeit für mich unverzichtbar war. Rechtsprechung und Literatur wurden bis Januar 2001 berücksichtigt. Wesentliche Neuerungen wie die Entscheidung des EuGH zur Abweisung der Nichtigkeitsklage gegen die Biotechnologierichtlinie und die Entscheidung des US Supreme Court zum Verhältnis von Utility Patents, Plant Patents und Plant Variety Protection fanden auch später noch Eingang in die Bearbeitung. München, Januar 2002

Christina J. Walser

Inhaltsverzeichnis Α. Einleitung - „Grüne Gentechnik"

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B. Notwendigkeit des gewerblichen Rechtsschutzes an Pflanzen bzw. Pflanzensorten 19 I. Notwendigkeit pflanzenspezifischer Schutzrechte in den USA und in Deutschland 19 1. Wirtschaftlicher Schutzzweck 19 2. Sortenvielfalt als biologischer Schutzzweck 20 II. Notwendigkeit eines deutschen und US-amerikanischen Patentrechts... 22 1. Deutsches Recht 22 2. Notwendigkeit der Utility Patents und Plant Patents nach US-amerikanischem Verständnis 24 III. Vergleich des Schutzzwecks des Sortenschutzes mit dem des Patentrechts 25 C. Historische Entwicklung I. Entwicklung des Sortenschutzes in den USA und in Deutschland 1. Deutsches Sortenschutzrecht 2. Entwicklung der US-amerikanischen Plant Variety Protection 3. Vergleich der deutschen und US-amerikanischen Entwicklung des Sortenschutzrechts II. Geschichte des Patentrechts in den USA und in Deutschland 1. Deutsches Patentrecht 2. Geschichtlicher Hintergrund des US-amerikanischen Patentrechts... 3. Vergleich der deutschen und der US-amerikanischen Patentrechtsgeschichte III. Vergleich der historischen Entwicklung des Sortenschutz- und Patentrechts im Hinblick auf die Eignung für Pflanzensorten

26 26 26 33 36 37 37 42 44 45

D. Gegenstand des Rechtschutzes 47 I. Sortenschutz 47 1. Schutzgegenstand des deutschen Sortenschutzrechts 47 a) Definition des Schutzgegenstands 47 aa) Historische Entwicklung des Begriffs der Pflanzensorte 47 bb) Pflanzensorte nach SortSchG im Vergleich zum UPOVÜbk 48 cc) Begriff nach der EG-VO über den gemeinschaftlichen Sortenschutz 50

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b) Rechtliche Zuordnung einzelner Problemfälle zum Begriff der Pflanzensorte aa) Pflanzenteile bb) Pflanzenzellen cc) Sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten 2. Schutzgegenstand nach US-amerikanischem Sortenschutzrecht a) Bestimmung des Begriffs der plant variety b) Konkretisierungen des Schutzgegenstandes der plant variety i. R. d. Plant Variety Protection aa) Pflanzenteile bb) Pflanzenzellen cc) Sortenumfassende Pflanzengesamtheiten 3. Vergleich der Schutzgegenstände des deutschen und US-amerikanischen Sortenschutzrechts II. Gegenstand des Patentrechts 1. Deutsches Patent- und Gebrauchsmusterrecht a) Allgemeine Elemente des Erfindungsbegriffs b) Auswirkungen auf gentechnisch veränderte Pflanzen 2. Gegenstand der US-amerikanischen Utility and Plant Patents a) Utility Patents b) Plant Patents 3. Vergleich des deutschen und US-amerikanischen Gegenstands des Patentrechts III. Vergleich der Gegenstände des Sortenschutzes und des Patentrechts im Hinblick auf Pflanzensorten und sortenübergreifende Anprüche E. Anpruchsvoraussetzungen I. Sortenschutz 1. Voraussetzungen nach SortSchG, UPOV-Übk. und EG-VO a) Unterscheidbarkeit b) Homogenität c) Beständigkeit d) Neuheit e) Eintragbare Sortenbezeichnung 2. Schutz Voraussetzungen der Plant Variety Protection a) Distinctness b) Uniformity c) Stability d) Ausnahmen 3. Vergleich der Schutzvoraussetzungen nach deutschem und nach US-amerikanischem Sortenschutzrecht II. Voraussetzungen des Schutzes durch Patente und Gebrauchsmuster . . . . 1. Nach deutschem Recht a) Begriff der Neuheit

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b) Erfinderische Tätigkeit c) Gewerbliche Anwendbarkeit d) Voraussetzungen der Erteilung eines Gebrauchsmusters nach deutschem Recht 2. US-amerikanisches Recht a) Voraussetzungen der Erteilung eines Utility Patents aa) Novelty bb) Utility cc) Non-obviousness b) Voraussetzung der Erteilung eines Plant Patent 3. Ausnahmen von der Erteilung von Patenten und Gebrauchsmustern . a) Nach PatG/GebrMG/EPÜ aa) Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten. bb) Begriffsbestimmung der öffentlichen Ordnung i. R. d. EPÜ. . cc) Ausnahme der Pflanzensorten dd) Ausnahme für im wesentlichen biologische Verfahren ee) Verhältnis der Biotechnologierichtlinie zum EPÜ b) Ausnahmen nach US-amerikanischem Recht aa) Dangerous use bb) Illegal or immoral use cc) Products of nature dd) Public detriment ee) Anwendung auf gentechnische Erfindungen an Pflanzen.... III. Voraussetzungen des Patent- und Sortenschutzes im Hinblick auf Pflanzensorten und sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten

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F. Verfahrenspraxis I. Verfahren für die Erteilung von Sortenschutzrechten 1. Nach SortSchG/UPOV-Übk 2. Verfahrenspraxis für die Plant Variety Protection 3. Vergleich des deutschen mit dem US-amerikanischen Verfahren . . . . II. Verfahren zur Erteilung von Patenten und Gebrauchsmustern 1. Verfahren nach dem PatG 2. Praktisches Verfahren für den Gebrauchsmusterschutz 3. Verfahren vor dem Europäischen Patentamt 4. US-amerikanisches Patentverfahren 5. Verfahren hinsichtlich der Plant Patents III. Auswirkungen der jeweiligen Verfahren auf die Geeignetheit zum Schutz von Pflanzensorten und sortenübergreifenden Pflanzenmehrheiten

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G. Umfang des Schutzes I. Umfang des Sortenschutzes 1. Reichweite des Sortenschutzrechts a) SortSchG

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aa) Allgemeiner Schutzumfang bb) Erweiterung durch „sonstige Pflanzen" und „unmittelbare Erzeugnisse" cc) Erweiterung durch „im wesentlichen abgeleitete Sorten".... dd) Erweiterung durch Sorten ohne deutliche Unterscheidbarkeit ee) Erweiterung durch Sorten, die fortlaufende Verwendung der geschützten Sorte erfordern b) Reichweite nach dem UPOV-Übk c) Reichweite des gemeinschaftlichen Sortenschutzes d) Reichweite nach 7 USC §§ 2402 ff 2. Grenzen des Sortenschutzes a) Handlungen im privaten Bereich aa) Nach deutschem SortSchG, nach UPOV-Übk. und der EGVO bb) Nach Plant Variety Protection b) Ausnahme zu Versuchszwecken aa) Nach deutschem SortSchG, UPOV-Übk., EG-VO bb) Ausnahme zu Versuchszwecken nach 7 USC § 2544 c) Ausnahme zur Züchtung neuer Sorten aa) Nach deutschem SortSchG, UPOV-Übk. und der EG-VO... bb) Nach US-amerikanischer Plant Variety Protection d) Sog. „Nachbau" aa) Nach deutschem SortSchG, UPOV-Übk. und EG-VO bb) Nach US-amerikanischer Plant Variety Protection 3. Vergleich der Reichweite des US-amerikanischen und des deutschen Sortenschutzrechts Umfang des Patentschutzes 1. Reichweite des Patentschutzes a) Deutsches Patent- und Gebrauchsmusterrecht aa) Erzeugnispatent bb) Verfahrenspatent b) Neuerungen der Biotechnologierichtlinie c) Besonderheit des Patentrechts - die sog. „Abhängigkeit" d) Reichweite nach US-amerikanischem Patentrecht aa) product claims bb) process claims cc) product by process claims dd) doctrine of equivalents 2. Ausnahmen vom Schutzumfang - der Forschungsvorbehalt 3. Geeignetheit des Patent- und Sortenschutzrechts für Sorten und sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten hinsichtlich des Schutzumfangs

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H. Unerlaubter Wettbewerb/ί//ι/αι> Competition I. Regelungen des unerlaubten Wettbewerbs im deutschen Recht 1. Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 2. Schutz vor Nachahmung und Übernahme von Leistungen a) Unmittelbare Leistungsübernahme b) Wettbewerblicher Schutz vor sklavischer Nachahmung c) Erschleichen und Vertrauensbruch II. Unfair competition 1. Trade secrets 2. Unfair competition I.

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Abschließende Würdigung von Sorten- und Patentschutz für Pflanzensorten und sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten 137 I. Sorten- und Patentschutz für Pflanzensorten 137 II. Rechtsschutz für sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten 138 1. Entscheidung Trans gene Pflanzen/NOVARTIS II der Großen Beschwerdekammer des EPA 138 2. Regelung der Biotechnologierichtlinie 141 3. Kollision von patentierten Teilen einer Pflanze und Sortenschutz... 142

J. Schlußbemerkung

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Literaturverzeichnis

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Sachwortverzeichnis

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Abkürzungsverzeichnis a.a.O. Anm. Art. Aufl. Bd. BGBl. BPatG BT-Drcks. BVerfG bzw. C.A. C.C.A. CCPA DB D.C. d.h. DNA Einl. EIPR EPA EPÜ F.2d F.3d Fed. Cir. FS F.Supp. GPÜ GRUR GRUR Int. Hdb. H.R.Rep. i.d.R. i.R.v. JPOS Lb. L.Ed.

an anderem Ort Anmerkung Artikel Auflage Band Bundesgesetzblatt Bundespatentgericht Bundestagdrucksache Bundesverfassungsgericht beziehungsweise Court of Appeals Circuit Court of Appeals Court of Customs and Patent Appeals Der Betrieb District Court das heißt Desoxyribonukleinsäure Einlassung European Intellectual Property Review Europäisches Patentamt Europäisches Patentübereinkommen Federal Reporter Second Series Federal Reporter Third Series Federal Circuit Festschrift Federal Supplement Gemeinschaftspatentübereinkommen Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil Handbuch House of Representatives Report in der Regel im Rahmen von Journal of the Patent and Trademark Society Lehrbuch Lawyers' Edition of the United States Supreme Court Reports

Abkürzungsverzeichnis

MGK Mitt. o.a. OV PCT PMZ PVÜ RL Rn. S.Doc. UPOV U.S. USC USPQ USPQ2d WIPO-Übk. WRP WTO

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Münchener Gemeinschaftskommentar Mitteilungen der deutschen Patentanwälte oben angegeben Overview Patent Corporation Treaty Zeitschrift für Patente und Marken Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums Richtlinie Randnummer Senats Document International Union for Protection of New Varieties of Plants United States Supreme Court Reports United States Code United States Patent Quarterly United States Patent Quarterly, Second Series Stockholmer Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum Wirtschaft in Recht und Praxis World Trade Organisation

Α. Einleitung - „Grüne Gentechnik" Die gentechnische Einwirkung auf Pflanzen, auch „grüne Gentechnik" genannt, ist im Begriff, ganze Industriezweige zu bestimmen, insbesondere den Pharma- und Agrobereich. Dies hat tiefgehende Konsequenzen für den Verbraucher und signalisiert das Ende der herkömmlichen Landwirtschaft. Die Befürworter der „grünen Gentechnik" sehen in ihr das Ende des Hungers in der Dritten Welt, Fortschritt für die gesamte Pflanzenzüchtung und Verbesserung der Nahrungsmittel im Sinne einer gesünderen Ernährung. Ihre Gegner befürchten Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Darüber hinaus sehen sie die Gefahren einer Monopolisierung durch die Erteilung von Patenten. Die Folge sei ein wirtschaftlicher Zwang zum Anbau bestimmter gentechnisch gewonnener Pflanzensorten. Derartige Monopolisierung führe zwangsläufig zur Verdrängung einer Vielzahl erhaltenswerter Kulturpflanzen. Die Schlagzeilen in den Medien verdeutlichen die scheinbar unüberwindlichen Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern der Anwendung gentechnischer Erkenntnisse und ihrer Patentierbarkeit: „Suche nach dem neuen Traum" 1 , „Ein grünes Kapitel im Buch des Lebens" 2 , „Die neue Genmystik" 3 , „Die Verheißung" 4 , „2001 Jahr der Lebenswissenschaften" 5, aber auch: „Wir verspielen unsere Zukunft" 6 , „Patente auf Leben" 7 , „Greenpeace und die kommende Verdrehung der Arten" 8 , „ I m Rausch der Gene" 9 und „Fataler Triumph" 1 0 . Das sind die Schlagworte, die für diese Entwicklung stehen. Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) in „Transgene Pflanzen/NOVARTIS I I " 1 1 zu sehen, daß auch bei sortenübergreifenden Ansprüchen auf 1

DIE ZEIT vom 23. November 2000 S. 25. F.A.Z. vom 14.12.2000, S. 1. 3 DIE ZEIT vom 06. Juli 2000 S. 37. 4 Ebenda, vom 24. August S. 1. 5 F.A.Z. vom 09.12.2000, S. 14. 6 DIE ZEIT vom 20. Januar 2000 S. 28. 7 Die Woche vom 30.06.2000, S. 12. 8 F.A.Z. vom 01.12.2000, S. 43. 9 Die Woche vom 30.06.2000, S. 12. 10 DIE ZEIT vom 14. September 2000 S. 33. 2

2 Walser

Α. Einleitung - „Grüne Gentechnik"

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Pflanzen Patente gewährt werden können. Die Besonderheit der sortenübergreifenden Ansprüche ist es, daß sie sich nicht auf einzelne Pflanzensorten beschränken - dann wäre eine Patentierbarkeit nach Art. 53 b) EPÜ/§ 2 Nr. 2 PatG ausgeschlossen - sondern auf Pflanzen schlechthin gerichtet sind, wobei aber auch Pflanzensorten umfaßt werden. Dies hat zur Folge, daß der Rechtsschutz so umfassend ist, daß er weitere Züchtungen blokkiert. Für neue Züchtungen müßte der Patentinhaber seine Zustimmung erteilen. Die Bedeutung derartiger Ansprüche wird zukünftig an Relevanz gewinnen. Dies hat seine Ursache in der modernen Gentechnik, die es ermöglicht, eine DNA-Sequenz zu isolieren, die für eine bestimmte Eigenschaft einer Pflanzensorte, beispielsweise die Resistenz gegen bestimmte Ungeziefer, „verantwortlich" ist und diese Sequenz in verschiedenen Pflanzensorten zu integrieren und zu stabilisieren. Dies ist eine Konsequenz der Universalität der genetischen Information. Denn die einzelnen Grundbausteine der Erbsubstanz sind bei allem Lebendigem identisch, so daß die Gene grundsätzlich auch in alle Pflanzensorten eingeschleust werden können. Dies ist für die Nutzung gentechnischer Methoden eine geradezu fundamentale Entwicklung. Noch in der Vorlageentscheidung „Transgene Pflanzen/NOVARTIS" 12 wurde die Möglichkeit der Patentierbarkeit derartig umfassender Ansprüche verneint, weil sie sich auch auf Pflanzensorten erstrecken. Für diese sei aber der Sortenschutz vorrangig. Ausgehend von diesen Entscheidungen soll in vorliegender Arbeit untersucht werden, welche Schutzinstrumente des gewerblichen Rechtsschutzes für Pflanzensorten unter Einbeziehung gentechnisch veränderter Pflanzen, deren Hauptanwendungsfall in den sortenübergreifenden Ansprüchen zu sehen ist, in Betracht kommen. Dies erfolgt rechtsvergleichend mit dem USamerikanischen Recht. Eingegangen wird auf das Sortenschutzrecht 13, auf das wegen seiner Spezialität ein besonderer Schwerpunkt gelegt wird, das Patent- und Gebrauchsmusterrecht und das Recht des unerlaubten Wettbewerbs mit den Geschäftsgeheimnissen. Einen besonderen Augenmerk erfährt dabei die aktuelle Biotechnologierichtlinie der EG.

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GRUR Int. 2000, 431 ff. GRUR Int. 1999, 162 ff. 13 Das Sortenschutzrecht zählte ursprünglich nicht zum gewerblichen Rechtsschutz. Lindenmaier, Patentgesetz, § 1 Anm. 64. 12

Β. Notwendigkeit des gewerblichen Rechtsschutzes an Pflanzen bzw. Pflanzensorten Es gilt einmal, Züchter und Erfinder gentechnisch veränderter Pflanzen vor wirtschaftlichem Mißbrauch zu schützen. Daneben besteht ein wesentliches Bedürfnis am Schutz der Sortenvielfalt. I. Notwendigkeit pflanzenspezifischer Schutzrechte in den USA und in Deutschland Beide genannten Schutzrichtungen haben im deutschen wie im US-amerikanischen Recht ihren Niederschlag gefunden. 1. Wirtschaftlicher Schutzzweck Herkömmlich hat der Sortenschutz die Funktion eines wirtschaftlichen Anreizes zur Züchtung neuer Pflanzensorten. 1 Dieser ist erforderlich, da die Züchtung neuer Sorten ein langwieriges Unterfangen ist, das auch entsprechenden finanziellen Aufwand bereitet. Daneben erfordert sie eine individuelle, schöpferische Leistung, die öffentlich anerkannt werden muß. 2 Dadurch daß dieses Schutzsystem ein ausschließliches Recht zur gewerblichen Nutzung schafft und andere als den Inhaber davon ausschließt, wird ein wirtschaftlicher Vorteil für den Züchter geschaffen. Ihm allein stehen die Verdienstmöglichkeiten an der neuen Sorte offen. Wollen andere sie nutzen, müssen sie eine Lizenz erbitten, die wiederum dem Züchter finanzielle Vorteile bringt. Ebenso besteht das öffentliche Interesse an der Offenbarung, denn durch sie wird der Fortschritt auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtungen gefördert. 3

1

Adler, GRUR Int. 1988, 11 (23 f.); bzgl. Plant Patents: Yoder Brothers, Inc. v. California-Florida Plant Corp., 193 USPQ 264 (295); H.R.Rep. No. 1115, 96 th Cong., 2 n d Sess., S. 4, 12 f. (1980). 2 Leßmann, DB 1980, 577 (577); Wuesthoff/Leßmann/Wendt , 25; Adler , GRUR Int. 1988, 11 (26). 3 Nirk/Ullmann, 171; Adler, GRUR Int. 1988, 11 (26). 2*

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Β. Notwendigkeit des gewerblichen Rechtsschutzes

2. Sortenvielfalt als biologischer Schutzzweck Neben den wirtschaftlichen Schutzzweck tritt ein biologischer. Durch das Sortenschutzsystem - unabhängig davon, ob es als spezieller Sortenschutz oder als auf Pflanzen ausgerichteter Patentschutz ausgestaltet ist - wird verhindert, daß andere als der Schutzrechtsinhaber die neu gezüchtete Pflanzensorte oder ihr Vermehrungsmaterial gewerblich nutzen. Durch den so geschaffenen wirtschaftlichen Anreiz wird zugleich ein Schritt in Richtung der Erweiterung der Sortenvielfalt getan; wenngleich zu bedenken ist, daß Pflanzensorten, die gentechnisch entwickelt wurden, nicht selten einen Verdrängungsmechanismus entwickeln, was eine Einschränkung der Vielfalt bedeutet. Wesentlich ist der Erhalt und die Erweiterung der Sortenvielfalt. Das o. a. Übereinkommen über die biologische Vielfalt vom 5. Juni 1992 legt ausdrücklich den Erhalt der Sortenvielfalt fest. 4 Die Präambel spricht in Abs. 1 von ihrem Eigenwert. Darüber hinaus hat die Sortenvielfalt aber auch in ihrer ökologischen und genetischen Komponente eine wesentliche biologische Bedeutung. Die ökologische Bedeutung zeigt die Geschichte. Moderne Pflanzenzüchtung begann erst im letzten Jahrhundert mit der Mendelschen Vererbungslehre. 5 Davor war die Pflanzenwelt durch Vielfältigkeit geprägt. Selektion konnte als evolutionäres Prinzip stattfinden und damit erreichten die Organismen höhere Entwicklungsstufen. Unterstützt wurde dieser Mechanismus durch die Isolation der einzelnen Arten, die eine Verdrängung durch andere verhinderte. 6 Die Sortenvielfalt war somit gewährleistet. Der Beginn des Ackerbaus fand vor 10-15 000 Jahren statt.7 Von dieser Zeit an verringerte sich die Anzahl an Pflanzensorten beständig,8 obwohl sich die Zucht noch auf die Auswahl auffälliger einzelner Pflanzen beschränkte. Aber durch die Isolation der verschiedenen Völker blieb eine große Vielfalt erhalten. 9 Dies ist heute jedoch nicht mehr in dem Maße zutreffend, und Züchtungen sind - auch ohne Gentechnik - viel präziser möglich, seit Mendel die 4

Präambel Abs. 1 ff. Fowler/Mooney, 46; Mendel entdeckte Gesetzmäßigkeiten hinsichtlich der Vererbung von Anlagen und führte diese auf sog. Elemente zurück (heute als Gene bezeichnet). Näheres bei: Domdey/Heilmann in: Simon, Recht der Biotechnologie Bd. III, 2 f. 6 C. und Ε. v. Weizsäcker in: Kollek/Tappener/Altner, Ungeklärte Gefahrenpotentiale der Gentechnik, 153. 7 Fowler/Mooney, 8; Bauer, 5. 8 Fowler/Mooney, 17; Bauer, 5. 9 C. und E. U. von Weizsäcker in: Kollek/Tappeser/Altner, Ungeklärte Gefahrenpotentiale der Gentechnologie, 153. 5

I. Schutzrechte in den USA und in Deutschland

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Vererbungslehren entwickelt hat. Dadurch beschränkte sich Sortenvielfalt noch einmal, denn die Züchtung ging einseitig in Richtung höherer Erträge und stärkerer Resistenz. Andere Arten wurden verdrängt. Die Folge davon war, daß Schädlingsbefall verheerende Wirkung haben konnte. So kam es Ende des 19. Jhts. zu einem Schädlingsbefall von Kaffeepflanzen in Ceylon, der den Kaffeexport zum Erliegen brachte. 10 Hätte es verschiedene Arten von Kaffeepflanzen gegeben, wären mit großer Wahrscheinlichkeit nicht alle Arten betroffen und die Wirkung des Schädlingsbefalls nicht so verheerend gewesen. Um die Pflanzen wieder resistent zu machen, kreuzte man sie mit Wildformen. Hier tritt die Bedeutung der Sortenvielfalt zu Tage. Sie verhilft der Gesamtheit der Pflanzen zu einer geringeren Anfälligkeit durch eine höhere Fehlertoleranz. 11 Weist eine Sorte keine Eigenschaft auf, die sie resistent macht, so ist anzunehmen, daß eine andere Sorte diese Eigenschaft aufweist. Hier wird nun aber auch der genetische Faktor der biologischen Artenvielfalt relevant. Pflanzen müssen die Resistenzeigenschaft nicht schon in ihrem äußeren Erscheinungsbild (Phänotyp) zeigen, sondern sie können auch nur die betreffenden Gene besitzen, die noch nicht aktiv sind, dies aber bei entsprechender Vermehrung werden können. Für die Pflanzenzüchtung bedeutet dies, daß nicht nur die Sortenvielfalt, sondern auch die genetische Vielfalt, die eng miteinander verknüpft sind, bedeutsam sind. Jede Züchtung braucht zunächst einmal das Ausgangsmaterial, solange die synthetische Herstellung von Genen mit den gewünschten Eigenschaften noch nicht möglich ist. Die genetische Vielfalt stellt somit gleichsam ein Reservelager für zukünftige Züchtungen dar. Die Gefahr der nachlassenden genetischen Ressourcen erkennend, hat man begonnen, sog. „Genbanken" anzulegen, in denen das Saatgut einer Vielzahl von verschiedenen Sorten konserviert wird. 1 2 Aber auch eine künstliche Genbank kann den Mangel an natürlichen Genressourcen nicht ausgleichen. Zum einen ist sie dazu quantitativ nicht in der Lage, zum anderen kann sie auch die steten Veränderungen der Natur nicht bieten. Somit sind - nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch im wirtschaftlichen Interesse der Pflanzenzüchter - die Sortenvielfalt und die genetischen Ressourcen unverzichtbar.

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Fowler/Mooney, 47. C. und E. U. von Weizsäcker in: Kollek/Tappeser/Altner, Ungeklärte Gefahrenpotentiale der Gentechnik, 159; Korell/Schittenhelm/Weigel, 87; Bauer, 5. 12 Korell/Schittenhelm/Weigel, 85 f; Bauer, 32 ff.; C. und E. U. von Weizsäcker in: Kollek/Tappeser/Altner, Ungeklärte Gefahrenpotentiale der Gentechnik, 159. 11

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Β. Notwendigkeit des gewerblichen Rechtsschutzes

I I . Notwendigkeit eines deutschen und US-amerikanischen Patentrechts 1. Deutsches Recht Das Patentrecht gewährt ein zeitlich begrenztes Ausschließlichkeitsrecht. Anderen als dem Patentinhaber werden Beschränkungen in ihrer innovativen Tätigkeit auferlegt. Es fragt sich, ob ein derartiges Privileg und ein solcher Schutz überhaupt notwendig ist und wie er zu rechtfertigen ist. 1 3 Dies insbesondere, weil das geistige Eigentum 14 unstreitig 15 auch grundgesetzlich durch Art. 14 GG geschützt wird. Dieser Schutz erstreckt sich in zwei Richtungen: zum einen als institutionelle Garantie, d.h. dem einzelnen kommt ein subjektives Recht gegen den Staat auf Abwehr von Eingriffen zu; 1 6 zum anderen aber auch als Institutsgarantie, so daß der Staat verpflichtet ist, Schutzinstrumentarien wie das PatG zur Verfügung zu stellen. 1 7 Als Kern des Patentrechts ist nach der Rechtsprechung des BVerfG die Zuordnung des vermögensrechtlichen Ergebnisses einer schöpferischen Leistung an den Erfinder und dessen Freiheit, nach eigenem Belieben darüber verfügen zu können, anzusehen. Zur Rechtfertigung der Privilegierung eines Erfinders durch das Patent haben sich heute vier Ansätze durchgesetzt, die, kumulativ betrachtet, den Sinn und Zweck des Patentrechts erklären. 18 In der Naturrechtslehre wird aus dem Gedanken des natürlichen Eigentums hergeleitet, daß jeder Erfinder das Recht auf den ausschließlichen Genuß seiner Erfindung hat. 1 9 Die Überzeugung, daß jeder schöpferisch tätige Mensch ein Anrecht auf die ausschließliche Nutzung seiner kreativen Leistung haben soll, ist nachvollziehbar. Aber mit dem Naturrechtsgedanken können - wie das österreichische Patentgesetz von 1810 zeigt - Patente auch als Ausnahme von dem natürli13 Albach, Die wirtschaftliche Bedeutung des Innovationsschutzes, 12 in: Deutsch/Kraft/Kleinserge, Arzneimittel und Gewerblicher Rechtsschutz. 14 Schon der Begriff des „geistigen Eigentums" ist nicht unstreitig. 15 Statt aller: Busse, PatG Einl. Rn. 48. 16 Dies wurde vom BVerfG in Anlehnung an die Rechtsprechung zum Urheberrecht, Kirchen- und Schulgebrauch BVerfG 31, 229 (237); 49, 382 (400), entwikkelt. Vgl. auch Busse, PatG Einl. PatG Rn. 48. 17 BVerfG a.a.O. 18 Dieser Ansatz geht ursprünglich auf Machlup zurück, Patentwesen, 240 ff.; Benkard-Bruchhausen, Patentgesetz, Einl. PatG Rn. 1. 19 Nirk/Ullmann, Gewerblicher Rechtsschutz, 1; Baur, 109 f; Bernhardt, Lb. des Patentrechts, § 1 Nr. la; Mast, Sortenschutz/Patentschutz und Biotechnologie, 12.

II. Deutsches und US-amerikanisches Patentrecht

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chen Recht der Nachahmung angesehen werden. 20 Allein vermag die Naturrechtslehre das Patentrecht also nicht zu erklären. Nach einem anderen Ansatz 21 soll das Patentrecht dazu dienen, daß Erfindungen möglichst früh der Allgemeinheit offenbart werden, damit andere auf dieser technischen Neuerung aufbauen können und so der Fortschritt gefördert wird. Als Gegenleistung bekommt der Erfinder vom Staat ein Ausschließlichkeitsrecht zur Verwertung dieser Erfindung auf bestimmte Zeit (Vertrags- bzw. Offenbarungstheorie). Es soll der Gefahr begegnet werden, daß Erfindungen geheim gehalten werden. Dem ist aber entgegenzuhalten, daß eine Erfindung, die in der Regel einen enormen Forschungs-, Geld- und Zeitaufwand beinhaltet, nur mit einem erheblichen Aufwand an Organisation und finanziellen Mitteln geheim zu halten ist. Darüber hinaus liegt es auch im Interesse des Erfinders oder des Unternehmens, für das er tätig ist, daß die Erfindung vermarktet wird. Das aber setzt Öffentlichkeit voraus. In eine ähnliche Richtung zielt der Gedanke der sog. „Anspornung". 22 Das ausschließliche Recht zur wirtschaftlichen Nutzung soll dem Erfinder oder Dritten einen Anreiz zu weiteren Erfindungen geben. Auch hier ist zweifelhaft, ob diese Erwartung realistisch ist. Ebensowenig fällt - bei einzelner Betrachtung - die sog. „Belohnungstheorie" ins Gewicht. 23 Nach ihr soll der Erfinder durch die Gemeinschaft für die überdurchschnittliche, technische Leistung, die das allgemeine Wohl fördert, geehrt und belohnt werden. Aber auch hier ist zweifelhaft, ob diese „Ehrung" neben dem wirtschaftlichen Gewinn der Erfindung an sich noch ins Gewicht fällt. Es ergibt sich, daß alle Ansätze für sich genommen wenig überzeugend sind. Immerhin bilden sie in ihrer Gesamtheit eine Rechtfertigung. Das Gebrauchsmusterrecht hingegen ist ein „kleines" Patent. Es dient zur Ergänzung des Patentrechts. 24 Die Grundsätze des Patentrechts lassen sich auf dieses Recht übertragen. Zu beachten ist jedoch, daß dieses Schutzinstrument wegen seines vereinfachten und finanziell weniger aufwendigen Verfahrens vor allem für kleinere Unternehmen interessant ist, dies vor allem auch bei „kleineren" Erfindungen. 25 20

Machlup, Patentwesen, 242; Bauer, 110. Bernhardt, Lb. des Patentrechts, § 1 Nr. ld; Mast, Sortenschutz/Patentschutz und Biotechnologie, 10; Benkard-Bruchhausen, Patentgesetz, Einl. PatG Rn. 1. 22 Benkard-Bruchhausen, Patentgesetz, Einl. PatG Rn. 1; Mast, Sortenschutz/ Patentschutz und Biotechnologie, 10; Bernhardt, Lb. des Patentrechts, § 1 Nr. lc. 23 Bernhardt, Lb. des Patentrechts, § 1 Nr. lb; Mast, Sortenschutz/Patentschutz und Biotechnologie, 11. 24 Nirk/Ullmann, Gewerblicher Rechtsschutz, 152; Busse, PatG Einl. GebrMG Rn. 4. 21

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Β. Notwendigkeit des gewerblichen Rechtsschutzes

2. Notwendigkeit der Utility Patents und Plant Patents nach US-amerikanischem Verständnis Der Zweck und das Ziel des US-amerikanischen Patentrechts ergibt sich bereits aus seiner verfasssungsrechtlichen Grundlage, Art. 1, sec. 8 der Verfassung. Der Fortschritt der Wissenschaft und der nützlichen Künste soll gefördert werden. Der Grund für die Gewährung eines Patents wird somit nie in einem einzelnen Patent gesehen, sondern vielmehr in dem Nutzen, den die Kommerzialisierung von Erfindungen generell für die Öffentlichkeit hat. 2 6 Durch die Gewährung von Patenten soll ein Teil des Risikos von dem Erfinder genommen werden, der unter Umständen erheblichen Aufwand und immense Kosten für die Entwicklung dieser neuartigen Erfindung auf sich nehmen mußte. Das Risiko solcher Investitionen wäre ungleich höher, wenn mit Nachahmern der Erfindung gerechnet werden müßte, die die Erfindung ohne die Entwicklungskosten vertreiben dürften. Die Entwicklung neuer Technologien wäre ohne das Patentrecht bedeutend lang27

samer. In diesen Gedanken spiegelt sich die in der Bundesrepublik vertretene Auffassung der Offenbarungstheorie 28 wieder. Die frühe Offenbarung von Erfindungen wird als wesentlicher Kern des Patentrechts angesehen.29 Und auch das Exklusivitätsrecht soll einen Anreiz für Erfindungen darstellen, jedoch tritt der Belohnungscharakter des Patents für die Leistung des Erfinders in den Hintergrund. 30 Dagegen wird sehr wohl gesehen, daß das Patent eine Art Ausgleich für die erfolgreiche Erfindung ist, was der Belohnungsidee wiederum sehr nahe kommt. 3 1 Hinsichtlich der Plant Patents ergeben sich keine wesentlichen Änderungen, da diese nur erforderlich waren, weil man Pflanzensorten als Erzeugnisse der Natur ansah, die als solche nicht patentfähig waren. Ansonsten 25 Pietzcker, GRUR 1996, 380 (380); Gloy/ Lo scheider, GRUR 1996, 186 (186); Busse, PatG Einl. GebrMG Rn. 4. 26 Grubb, Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, 14; Halpern/Nard/Poru Intellectual Property Law, 181; Adler, GRUR Int. 1988, 11 (12); U.S. v. Masonite Corporation (N.Y. 1942) 316 U.S. 265, 86 L.Ed. 1461 (1463); Arthur P. Lage v. Caldwell Manufactoring Co. (D.C.Neb.1963) 221 F. Supp. 802

(806). 27

Grubb, Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, 14; Budde in: Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung 31 (31). 28 Oben Β. II.1. 29 Saf-Gard Products, Inc. v. Service Parts, Inc. (C.A.Ariz. 1976) 532 F.2d 1266 ff., certiorari denied 429 U.S. 896, 50 L.Ed.2d 179. 30 35 USCA § 101 Note 5; U.S. v. Masonite Corporation (N.Y. 1942) 316 U.S. 265, 86 L.Ed. 1461(1463). 31 Application of Kirk, (CCPA 1967) 376 F.2d 936 (948 f.).

III. Schutzzweck des Sortenschutzes und das Patentrecht

25

wird durch 35 USC § 161 auch für Plant Patents auf die Vorschriften über Utility Patents verwiesen, was schon deren Gleichartigkeit zeigt. Insgesamt läßt sich im Vergleich mit dem Schutzzweck des deutschen Patentrechts feststellen, daß dieselben Ideen und Gedanken vorwiegen, diese allerdings in Deutschland in Theorien gekleidet zusammen betrachtet werden, und man hofft, aus dem Verbund von ihnen die Antwort auf den Zweck des Patentrechts zu erhalten, während in den USA von der Verfassung her argumentiert wird und sich so einzelne Nutzfunktionen durch die Rechtsprechung herausgebildet haben. I I I . Vergleich des Schutzzwecks des Sortenschutzes mit dem des Patentrechts Die beiden Schutzinstitute gleichen sich bezüglich ihres wirtschaftlichen Schutzzwecks: Damit bezwecken sowohl der Sortenschutz als auch das Patentrecht, daß Erfindungen möglichst schnell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, dem Erfinder aber trotzdem nicht sein natürliches Recht an seinem geistigen Eigentum genommen wird. Gleichzeitig soll ein Ansporn für neue Erfindungen, die den Fortschritt fördern, gegeben werden und in diesem Zusammenhang soll durch die Erteilung eines Schutzrechts gleichsam eine „Belohnung" erteilt werden. Der wesentliche Unterschied der Schutzrechte liegt jedoch in dem biologischen Schutzzweck des Sortenschutzes. Dies ist seine Besonderheit und Ursache für spezielle Vorschriften, die der Materie der Pflanzensorten innerhalb des Sortenschutzes gerecht werden. Dies ist der Züchtervorbehalt und der Verzicht auf die Abhängigkeit, wie sie im Patentrecht festgelegt ist. Durch diesen Schutzzweck wird der Sortenschutz optimal an die Bedürfnisse eines gewerblichen Schutzrechts für Pflanzensorten angepaßt. Schon aus diesem Grund muß der Sortenschutz gegenüber dem allgemeineren Patentschutz vorgehen.

C. Historische Entwicklung Zum besseren Verständnis der nachfolgend erörterten Schutzrechte werden zunächst deren Wurzeln, also ihre Geschichte, dargestellt.

I. Entwicklung des Sortenschutzes in den USA und in Deutschland 1. Deutsches Sortenschutzrecht Die Wurzeln des Sortenschutzrechts sind - insbesondere im Vergleich zum Patentrecht - jüngeren Datums. Die erste gesetzliche Regelung, die auch den Sortenschutz umfaßte, findet sich im Saatgutgesetz vom 27.06.19531. Dies überrascht in Anbetracht der erst seit dem vorigen Jahrhundert praktizierten systematischen Züchtung von Pflanzensorten nicht. 2 Bevor es 1953 zu einer gesetzlichen Regelung kam, behalfen sich die Züchter neuer Pflanzensorten neben dem Versuch, Wettbewerbs-, Patentoder Warenzeichenschutz zu erlangen, mit vertraglichen Abreden, die ihre Interessen am Vermehrungsmaterial neu gezüchteter Pflanzensorten wahrten. 3 Diese vertraglichen Abreden führten solange zu zufriedenstellenden Ergebnissen, als ein Erwerber sich nicht an eine entsprechende Abrede hielt. Gegenüber den folgenden, zumeist gutgläubigen Käufern in der Erwerbskette, stand der Züchter rechtlos dar. Die Möglichkeiten des Warenzeichen- und Wettbewerbsschutzes dagegen boten für die Neuzüchtungen keinen ausreichenden Schutz, wohl aber für deren Namen. 4 Auch das Patentrecht war, wie sich an dem Erfordernis der Erfindungshöhe und der genauen Beschreibbarkeit zeigte, zu sehr an technischen Erfindungen orientiert. 5 Diese Schutzlücke führte zu der immer drängender werdenden Forderung der Züchter nach einer gesetzlichen Regelung. 1

BGBl. 1953 I, 450 ff. Lange, GRUR Int. 1985, 88 (88). Aber schon 1833 gab es ein Edikt für den Kirchenstaat über die Eigentumserklärungen von neuen Erfindungen und Entdeckungen auf dem Gebiet der Künste und der Landwirtschaft Schon dieses Edikt gewährte dem Entdecker einer Pflanzensorte ein zeitlich begrenztes, exklusives Eigentumsrecht. Der Einfluß dieser Regelung blieb jedoch gering. 3 Deutsch, Sortenname und Warenzeichen, 2 (4 ff.); Neumeier, 14; Goebel in: Biotechnologie und Gewerblicher Rechtsschutz, 21 (21). 4 Deutsch, Sortenname und Warenzeichen, 67. 2

I. Entwicklung des Sortenschutzes in den USA und in Deutschland

27

Erst 1929 kam es zu einem ersten Entwurf für ein Saat- und Pflanzengutgesetz, das Züchter vor gewerblichem Vertrieb des Vermehrungsmaterials schützte.6 Die Besonderheit dieses Gesetzesentwurfs stellte vor allem die Kopplung des Sachschutzes mit der Veräußerungsbezeichnung der Pflanzen nach § 11 dar. 7 Geschützt wurde also nur die neue Sorte in Verbindung mit ihrem Namen; der Handel der neuen Sorte unter anderem Namen blieb weiterhin möglich. Anhänger des Warenzeichenrechts sahen fundamentale Prinzipien dieses Rechtsgebiets gefährdet. 8 So konnte als Sortenname nur die Bezeichnung eingetragen werden, die bereits als Warenzeichen eingetragen war. Auch die Bindung des Warenzeichens an die Ware wurde als gefährdet angesehen und war ein Grund dafür, daß der Entwurf nie Gesetz wurde. Es folgten weitere Entwürfe in der sog. „Reichsnährstandszeit" 9 nach 1933, in denen auch zuerst der sog. „landeskulturelle Wert" als Schutzvoraussetzung vorgesehen war. Aber auch diese wurden nie Gesetz. Stattdessen beschränkte man sich auf öffentlich-rechtliche Verkehrsregeln. 10 Dem Bedürfnis der Züchter nach einem gesetzlichen Schutzrecht für neue Pflanzensorten wurde damit aber nicht Rechnung getragen. Dies führte dazu, daß versucht wurde, Patente für neue Pflanzenzüchtungen zu erlangen. Solche wurden dann auch in einer nicht unerheblichen Zahl gewährt. 11 Aber diese Möglichkeit schaffte nicht die erhoffte Lösung des Problems. Das Patentrecht war eben nicht an die Bedürfnisse eines Schutzrechts für lebende Materie angepaßt. Insbesondere wurde ein Stillstand der Pflanzenzüchtung befürchtet, da patentierte Züchtungen nicht ohne Lizenz für weitere Züchtungen verwandt werden durften. 12 Darüber hinaus war Patentschutz aber auch nicht für alle Züchtungen zu erlangen, bei denen dies wünschenswert erschien. Dies hatte seine Ursache - wie bereits erwähnt - in den auf technische Erfindungen zugeschnittenen Voraus5 Leßmann, DB 1980, 577 (577); Wuesthojf/Leßmann/Wendt, Sortenschutzgesetz, 29 ff. 6 GRUR 1930, 244 ff. 7 Dazu eingehend: Deutsch, Sortenname und Warenzeichen, 46 f. 8 Herzfeld-Wuesthojf, GRUR 1931, 300 (303 ff.). 9 Reichsnährstand war die Bezeichnung der öffentlich-rechtlichen Körperschaft, die nach dem Gesetz vom 13.9.1933 zwangsweise alle freiwilligen Verbände der Landwirtschaft und die Landwirtschaftskammern umschloß. 10 VO über Saatgut v. 26.08.1934 i.V.m. der Grundregel für die Zulassung von Sorten vom 24.11.1936. 11 So EPA GRUR 1932, 1114 (1115); BGH GRUR 1962, 577 (579) - „Rosenzüchtung"; Neumeier, 17 f; Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Hdb. zum Sortenschutz, 37. 12 Lange, GRUR Int. 1985, 88 (89).

28

C. Historische Entwicklung

Setzungen des Patentrechts wie der Erfindungshöhe und der Wiederholbarkeit. Die Voraussetzung der Wiederholbarkeit erfuhr aber schon damals wegen ihrer Unangepaßtheit an die biologische Materie Kritik. 1 3 Ein adäquates Schutzrecht für Pflanzensorten bestand mithin nicht. Erst nach Gründung der Bundesrepublik entstanden weitere konkrete Entwürfe 1 4 , die später auch zum SaatgutG vom 27.06.1953 15 führten. Dies war die erste gesetzliche Regelung speziell für Paflanzenzüchtungen. 16 Das Gesetz enthielt zwei Teile: zum einen den Sortenschutz als besondere Ausprägung des gewerblichen Rechtsschutzes und zum anderen die öffentlich rechtlichen Verkehrsbestimmungen hinsichtlich des Saatguts von Kulturpflanzen. Neben der Zusammenführung dieser beiden Rechtsgebiete ist die Beschränkung des Sortenschutzes auf bestimmte, im Anhang aufgezählte Arten bemerkenswert. Diese Einschränkung beruhte auf Praktikabilitätserwägungen, denn im Hinblick auf die Anbauprüfung war ein Rechtsschutz nur eingeschränkt möglich. 1 7 Inhalt des Gesetzes war dabei ein exklusiver, zeitlich auf 12 Jahre begrenzter Sachschutz für Pflanzensorten, der an das Patentrecht angelehnt war. Die Schutzdauer konnte dabei einmalig um weitere 12 Jahre verlängert werden. Schutzvoraussetzungen waren nach § 2, daß die Pflanzensorte selbständig, d.h. unterscheidbar von anderen 18 , und beständig ist, landeskulturellen Wert hat, mithin der Förderung der Landwirtschaft dienlich ist. 1 9 Sie mußte zudem im Artenverzeichnis aufgeführt sein. Die heute erforderliche Neuheit 2 0 stellte dagegen damals noch keine Schutzvoraussetzung dar. Gerade die Einschränkung des Schutzumfangs auf Pflanzensorten des Artenverzeichnisses verhinderte aber einen umfassenden Schutz von Pflanzenzüchtungen und sorgte dafür, daß die Regelung insgesamt unbefriedigend blieb. Erwähnenswert ist auch, daß das Gesetz in § 68 das Verhältnis zu anderen Schutzrechten, insbesondere dem Patentrecht regelt. Derartige Rechte durften nur insoweit geltend gemacht werden, wie der Sortenschutz dem nicht entgegenstand. 13 Kirchner, GRUR 1951, 572 (572 ff.): Er schlug vor, die Voraussetzung der Wiederholbarkeit zu streichen und durch die Nutzbarkeit zu ersetzen oder den Begriff entsprechend auszulegen. 14 Vgl. Wuesthoff, GRUR 1951, 568 (568). 15 BGBl. 1953 I S. 450 ff. 16 BT-Drucks. V/1630, S. 46. 17 Moufang, 90; Wuesthojf/Leßmann/Würtenberger, Hdb. zum Sortenschutz, 97. 18 Bauer, Patente für Pflanzen - Motor des Fortschritts?, 46. 19 Wuesthojf/Leßmann/Würtenberger, Hdb. zum Sortenschutz, 97; Moufang 1988, S. 90; Bauer, 46. 20 Näheres unten Ε. I. 1. d).

I. Entwicklung des Sortenschutzes in den USA und in Deutschland

29

Das Gesetz erfuhr selbst noch einige Änderungen 21 und 1957 folgte auch noch das Gesetz über forstliches Saat- und Pflanzgut 22 , das aber kein gewerbliches Schutzrecht enthielt, sondern sich auf die Überwachung des Saatgutverkehrs beschränkte. Anders aber das Gesetz über den Schutz von Pflanzensorten vom 20. Mai 1968 und das Saatgutverkehrsgesetz gleichen Datum: sie brachten einschneidende Neuerungen. 23 Der Grund für die neuen Regelungen lag im Beitritt der Bundesrepublik zum Internationalen Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen vom 2.12.1961 (PflZÜ = UPOV-Übk.), mit dem die Bundesrepublik sich dem Verband der International Union for Protection of New Varieties of Plants (UPOV) anschloß. 24 Dieses Übereinkommen enthält zwar kein gemeinschaftliches Schutzrecht, gibt aber ein Gerüst für die nationalen Sortenschutzrechte vor. Dabei läßt es die Entscheidung, dies als Patentrecht oder als spezielles Sortenschutzrecht auszugestalten, den Mitgliedstaaten. Lediglich einen sog. „Doppelschutz" schließt es nach Art. 2 Abs. 1, S. 2 aus. 25 Es statuiert in Art. 5 die Schutzvoraussetzungen der Neuheit, Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit, die allesamt definiert werden. Desweiteren wurde der Kreis der geschützten Arten erheblich erweitert. Ein noch umfassenderer Schutz war wegen der bereits dargelegten Praktikabilitätserwägungen nicht möglich. Der Schutz umfaßte nunmehr nach Art. 5 Abs. 1 das Recht des Züchters, jede gewerbsmäßige Erzeugung oder gewerbsmäßigen Vertrieb der geschützten Sorte verbieten zu können. Davon wurde aber eine wesentliche Ausnahme gemacht, nämlich der sog. „Landwirtevorbehalt". Derjenige, der die geschützte Sorte erworben hatte, durfte das selbst erzeugte Vermehrungsmaterial für eigene Zwecke weiter verwenden. Hierin liegt auch ein wichtiger Unterschied zum Patentschutz, wie noch zu zeigen sein wird. Durch die Möglichkeiten der einzelnen Vertragsstaaten, ganze Textpassagen des Übereinkommens in die nationalen Gesetze zu übernehmen, wurde ein großer Schritt der internationalen Rechtsangleichung getan. 2 6 Die beiden deutschen Gesetze von 1968 sollten nun diesem Übereinkommen gerecht werden. Augenfällig ist, daß die Materien des Sortenschutzes 21

Zuletzt durch das „2. Gesetz zur Änderung des Saatgutgesetzes" vom 23.12.1966 (BGBl I, 686). 22 BGBl. 1957 I, 1588. 23 BGBl. 1968 I 429; BGBl. 1968 I 444. 24 Beitritt der BRD am 10.08.68, BGBl. 1968 II 861; Beitritt zur Zusatzakte von 1978 am 12.04.1986. 25 Das sog. „Doppelschutzverbot" wurde dann aber in der Revision von 1991 aufgehoben. 26 Wuesthojf/Leßmann/Wendt, Sortenschutzgesetz, 31; Neumeier, 47; Wuesthoff/ Reda , GRUR 1974, 601 (601).

30

C. Historische Entwicklung

und die Verkehrsregeln hinsichtlich des Saatguts von Kulturpflanzen in getrennten Gesetzen geregelt wurden. Der Grund für die Trennung dieser sachlich zusammengehörenden Materie lag darin, daß es keinen zwingenden Grund für ihren Zusammenschluß mehr gab, seit dem das Erfordernis des landeskulturellen Wertes weggefallen ist. 2 7 Somit konnten die öffentlich-rechtlichen Vorschriften wieder wegen ihres unterschiedlichen Charakters von den privatrechtlichen getrennt werden. Diese Zweispurigkeit ist auch bis heute erhalten geblieben. Zu den Schutzvoraussetzungen wurde erstmals im deutschen Recht, aber in Anlehnung an das UPOV-Übk., das Neuheitserfordernis aufgenommen. Dieses sollte als Steigerung des Erfordernisses der Selbständigkeit des SaatgutG von 1968 die physische Unterscheidbarkeit voraussetzen und zusätzlich eine schriftliche Offenbarung oder eindeutige Nutzung erfordern. Dadurch glich sich der Sortenschutz den patentrechtlichen Anforderungen an. 2 8 Bemerkenswert ist auch, daß in § 57 Abs. 2 SortSchG von 1968 faktisch ein Wahlrecht geschaffen wurde, ob auf Patent- oder Sortenschutzrecht zurückgegriffen werden soll, und zwar auch dann, wenn schon ein Patent für die Pflanze besteht. Wurde aber einmal wirksamer Sortenschutz erlangt, konnte nicht mehr auf das Patentrecht umgeschwenkt werden. Es folgten einige Änderungen dieses Gesetzes29 und schließlich trat das SortSchG vom 11. Dezember 1985 in Kraft. Auslöser dieses neuen Gesetzes war die Revision des UPOV-Übk. von 1978: 30 Die Schutzvoraussetzungen wurden neu geordnet. So wird das Erfordernis der Unterscheidbarkeit explizit in §§ 1 und 3 genannt und nicht mehr lediglich unter den Neuheitsbegriff gefaßt. Zur besseren Handhabbarkeit des Gesetzes sind in den §§ 3-6 Begriffsbestimmungen aufgeführt, die Klarheit schaffen sollen. Desweiteren wurde die Schutzdauer nach § 13 auf 25 und für bestimmte Pflanzensorten sogar auf 30 Jahre erhöht, um dem berechtigten Anliegen der Pflanzenzüchter Rechnung zu tragen. 31 Eine wesentliche Änderung bestand in der Angleichung des Verfahrens vor dem Bundessortenamt an das Verwaltungsverfahrensgesetz. Dies sollte 27

BT-Drucks. V/1630, S. 46. Huber, Mitt 1994, 174 (175); Wuesthoff/Leßmann/Wendt, 32; Leßmann, DB 1980, 577 (578). 29 Gesetz vom 9.12, 1974 - PMZ 1975, 40; SortenschutzG vom 4.1.1977 - PMZ 1977, 121. 30 BT-Drucks. 10/816, Teil A; Zustimmungsgesetz der Bundesrepublik vom 18. Aug. 1984. 31 Vgl. Leßmann, GRUR 1986, 279 (282); Neumeier, 55. 28

I. Entwicklung des Sortenschutzes in den USA und in Deutschland

31

der Rechtsvereinheitlichung dienen. 32 Eben diese Neuerung rief aber vehemente Kritik hervor. 33 Es wurde bezweifelt, daß das Ziel der Rechtsvereinheitlichung tatsächlich erreicht werden würde, daß aber sicherlich die Neuregelung den Eigenarten des Sortenschutzrechts nicht gerecht werden würde und das Verfahren deshalb besser im SortSchG geregelt geblieben wäre. Letztlich hat sich diese Anpassung heute aber durchgesetzt und entspricht dem verwaltungsrechtlichen Charakter des Sortenschutzes. 1991 kam es zu der nächsten einschneidenden Maßnahme - der Revision des UPOV-Übk 3 4 Neben einer Neufassung des Sortenbegriffs, auf den später noch eingegangen werden wird, wurde das sog. „Doppelschutzverbot" aufgehoben. Dieses besagte, daß eine Neuzüchtung nicht von zwei Schutzrechten erfaßt werden dürfe. Hiermit waren vor allem für die USA Schwierigkeiten verbunden, 35 was wohl auch die spätere Aufhebung dieses Verbots mitbegründete. Weiterhin sollte aber auch eine Anpassung an die fortschreitenden technischen Möglichkeiten vorgenommen werden. Einer Patentierbarkeit stand nicht länger die mangelnde Wiederholbarkeit, Beschreibbarkeit und zumeist auch nicht die Erfindungshöhe entgegen. 36 Auf die umfassende Frage, inwieweit der Doppelschutz durch Sortenschutzrecht und Patentrecht sinnvoll ist, wird im folgenden noch eingegangen.37 Weiterhin wurde der Schutzumfang durch die Revision auf im wesentlichen abgeleitete Sorten erweitert. Dies erfolgt in der Weise, daß der Züchter einer im wesentlichen abgeleiteteten Sorte zwar ein Sortenschutzrecht erlangen kann, er aber für Handlungen mit der abgeleiteten Sorte die Zustimmung des Züchters der Ursprungssorte benötigt. Ein weiteres internationales Übereinkommen, das den Sortenschutz zwar nicht derart zentral berührt wie das UPOV-Übk., aber dennoch politische Zielsetzungen festlegt, ist am 72. Juni 1992 in Rio de Janeiro beschlossen worden. 38 Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt verfolgt, wie es schon in der Präambel heißt, den Erhalt der biologischen Vielfalt - ohne 32

Zielsetzung des Entwurfs, BT-Drucks. 10/816; auch Wuesthojf/Leßmann/Würtenberger, Hdb. zum Sortenschutz, 98. 33 Leßmann, GRUR 1986, 19 ff. m.w.N. 34 So Änderungsgesetz vom 27.3.1992 - PMZ 1992, 262. 35 In den USA standen die Schutzrechte der Utility Patents und der Plant Patents wie auch die Plant Variety Protection nebeneinander, worin eigentlich ein Verstoß gegen das UPOV-Übk. zu sehen ist. Es wurde aber argumentiert, daß das UPOVÜbk. lediglich ein Verwaltungsabkommen und kein völkerrechtlich bindender Vertrag sei. Hierzu: Goldstein in: Biotechnologie und gewerblicher Rechtsschutz, 55 (62 f.). 36 Häußer, GRUR Int. 1996, 330 (333); Straus , GRUR 1993, 794 (794). 37 Siehe unten I. I. 38 Das Zustimmungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde am 30. August 1993 verabschiedet.

32

C. Historische Entwicklung

sich dabei auf Pflanzen zu beschränken 39 - wegen ihrer ökologischen, genetischen, sozialen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, erzieherischen, kulturellen und ästhetischen Bedeutung sowie im Hinblick auf ihre Erholungsfunktion. Es wird in Abs. 3 der Präambel erkannt, daß der Erhalt der biologioschen Vielfalt ein gemeinsames Anliegen der Menschheit ist. In Abs. 18 heißt es sogar, daß anerkannt wird, daß zur Erreichung dieses Ziels erhebliche Investitionen erforderlich sind, von denen aber auch zahlreiche Vorteile für die Umwelt, die Wirtschaft und den Sozialbereich erwartet werden. Neben dem Erhalt der biologischen Vielfalt zielt das Übereinkommen nach Art. 1 auch auf den angemessenen Zugang zu genetischen Ressourcen und die angemessene Weitergabe der einschlägigen Technologien ab. Nach Art. 11 sollen Maßnahmen zur Förderung des Erhalts der biologischen Vielfalt beschlossen werden. Dies wird jedoch durch die Voraussetzungen der „Möglichkeit" und vor allem der „Angebrachtheit" wieder stark eingeschränkt. Diese Einschränkungen finden sich häufiger - so z.B. auch in Art 10 und 19 - in dem Übereinkommen. Sie verdeutlichen, daß es sich bei dem gesamten Übereinkommen weniger um eine Regelung mit konkreten und durchsetzbaren 40 Bestimmungen handelt, sondern vielmehr um ein politisches Gerüst, daß zwischen einer erheblichen Anzahl unterschiedlicher Staaten geschlossen wurde, so daß eine Kompromißlösung nicht zu umgehen war. Schließlich wurde auch die EG auf dem Gebiet des Sortenschutzes tätig. Es wurde 1994 eine Verordnung des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz verabschiedet. 41 Durch sie wurde ein gemeinschaftlicher Sortenschutz eingeführt, der aber neben den nationalen Sortenschutzrechten der Mitgliedstaaten besteht. Er umfaßt alle botanische Arten und Gattungen und bleibt nicht, wie zunächst das deutsche SortSchG von 1953, auf bestimmte im Anhang aufgezählte Arten beschränkt. Erwähnenswert ist weiterhin, daß in Art 92 dieser EG-VO das sog. „Doppelschutzverbot" vorgesehen ist. Es wurde also nicht der Revision des UPOV-Übk. gefolgt, die das sog. „Doppelschutzverbot" abschaffte. Das SortSchG wurde 1997 an das gemeinschaftliche Sortenschutzrecht angepaßt. So findet sich in § 1 Abs. 2 SortSchG die Entsprechung zum sog. „Doppelschutzverbot" des Art. 92 EG-VO. 39 Nach Art. 2 Abs. 2 des Übereinkommens sind lebende Organismen jeglicher Herkunft umfaßt. 40 Für die Beilegung von Streitigkeiten ist aber in Art. 27 neben Verhandlungen zwischen den betroffenen Parteien auch ein Schiedsverfahren, das in der Anlage II Teil 1 näher beschrieben ist, und die Vorlage an den Internationalen Gerichtshof vorgesehen. 41 Verordnung (EG) Nr. 2100/94 vom 27. Juli 1994.

I. Entwicklung des Sortenschutzes in den USA und in D e u t s c h l a n d 3 3

1998 hat die EG dann eine Biotechnologierichtlinie 42 erlassen, die aber bislang noch nicht von der Bundesrepublik umgesetzt wurde. Schon bei ihrer Entstehung war sie höchst umstritten und ist auch nach ihrem Erlaß auf erhebliche Widerstände gestoßen. Die Niederlande haben sogar mit Unterstützung der Italienischen Republik vor dem EuGH Klage auf die Nichtigerklärung dieser Richtlinie erhoben. 43 Diese Klage wurde vom EuGH jedoch abgewiesen.44 Die dargelegten Entwicklungen führten zu dem Sortenschutzrecht in seiner heutigen Form: Nationales Sortenschutzrecht mit Anlehnung an das UPOV-Übk. und daneben das gemeinschaftliche Sortenschutzrecht der EG.

2. Entwicklung der US-amerikanischen Plant Variety

Protection

In den USA sind die Sortenschutzrechte für Pflanzen historisch gesehen noch enger mit dem Patentrecht verknüpft als in Deutschland. Gleichwohl ist das Erfordernis eines speziellen Schutzrechts für Pflanzensorten wesentlich jünger als die Entstehung des Patentrechts im Jahre 1790. Während die Notwendigkeit des Pflanzenschutzrechts erst zu Beginn des 20. Jh. erkannt wurde. Erste Entwürfe lagen 1906 und in den darauf folgenden Jahren vor. Der Kongreß wollte die Vorteile des Patentrechts für die Industrie auch auf die Landwirtschaft ausdehnen. Das war unter dem geltenden Patentrecht wegen der Ρroduct-of-Nature -Doctrine 45 nicht möglich. Pflanzensorten galten danach generell als Erzeugnisse der Natur und waren somit nicht patentfähig. Ein weiteres Problem stellte die Schwierigkeit dar, eine Pflanzensorte schriftlich ausreichend zu beschreiben. Das neue Gesetz mußte diese Mängel beheben. Dies geschah durch den Plant Patent Act von 193046 Schutzvoraussetzung für eine Pflanzensorte war nunmehr deren Unterscheidbarkeit und Neuheit. Das Gesetz regelte ausdrücklich den Schutz von Pflanzensorten, die Product-of-Nature-Doctrine war insoweit obsolet. Im Gegensatz zu den Utility Patents, bei denen eine ausführbare schriftliche Beschreibung notwendig war, genügte bei den Plant Patents allein eine Beschreibung, die so vollständig sein mußte wie vernünftigerweise zu 42

Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen. 43 Vgl. Kommentar Scott, EIPR 1999, 212 ff. 44 C-377/98, www.curia.eu.int/de/index/htm. 45 Ex parte Latimer, 1889 Dec. Comm. Pat. 123 - zit. nach Moufang , Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz, 114: Die Patenterteilung für eine Faser, die aus Tannennadeln bestand, wurde abgelehnt. Ebenso: Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127 (130) (1948); Adler, GRUR 1988, 11 (12). 46 Rossman, 13 JPOS 7 (8) (1931); Magnuson, 30 JPOS 493 (495) (1948). 3 Walser

C. Historische Entwicklung

34

erwarten war. Damit waren die Schwierigkeiten der Utility Schutz von Pflanzensorten behoben.

Patents mit dem

Aus dem heutigen Blickwinkel überraschend ist die Einschränkung des Gesetzes allein auf Pflanzen, die sich vegetativ vermehren, also z.B. durch Setzlinge 47 . Eine Patentverletzung konnte demnach nur bei ungeschlechtlicher Vermehrung geschützter Pflanzensorten stattfinden. Der Grund für diese Regelung war die damals maßgebliche Annahme, daß nur durch vegetative Vermehrung stabil reproduziert werden kann und folglich allein dann die kommerzielle Verwertung interessant war. 4 8 Der generativen Vermehrung dagegen wurde keine Bedeutung beigemessen, so daß sie auch keine gesetzliche Regelung fand. Den Bedürfnissen der Züchter war damit genüge getan. 1952 erfolgte eine Neukodifizierung des allgemeinen Patentrechts in 35 USC §§ 1 ff. Die Auswirkungen auf die Plant Patents waren jedoch 49

gering. Mit wachsenden Fortschritten auf dem Gebiet der generativen Vermehrung wuchs das Interesse an einem Schutz von Pflanzensorten auch vor dieser Reproduktion. Dies geschah nicht zuletzt aufgrund der nationalen Sortenschutzgesetze in Europa und den Bestrebungen, ein internationales Sortenschutzsystem zu entwickeln (UPOV-Übk.). 5 0 Es stellte sich mithin die Frage, ob die Erweiterung des Schutzbereichs über eine Änderung der Regeln über die Plant Patents oder durch ein neues Schutzsystem erfolgen sollte. So wurde 1966 von der Präsidentenkommission ein Bericht vorgelegt, der ein neues Schutzsystem für Pflanzensorten vor jeglicher Art von Vermehrung zum Gegenstand hatte. 51 Die Bestimmungen des Plant Patents Act sollten danach gegenstandslos werden. 1967 wurde dann ein Entwurf eines Reformgesetzes eingebracht, der aber nicht die Regelungen des Plant Patents Act beseitigen sollte. Diese seien vielmehr auch auf generativ ver47 Kim Bros v. Hagler, 120 USPQ 210 (DC SCalif 1958): Definition der vegetativen Vermehrung als solche, die keine Vermehrung von Saatgut ist, also durch Propfen, Okulation, Stecklinge, Ableger, Teile und dergleichen. 48 Vgl. Budde in: Gülzower Fachgespräche, Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung, 33; Curry, The Patentability of Genetically Engeneerded Plants and Animals in the US and Europe, 12; Moufang , Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz, 114. 49 Vgl. Adler, GRUR Int. 1988, 12 (13). 50 Vgl. Neumeier, 64; Adler, GRUR Int. 1988, 12 (12 f.); Budde in: Gülzower Fachgespräche, Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung, 33. 51 „To promote the Progress of the Useful Arts", Bericht der Präsidentenkommission für das Patentsystem (1976), S. Doc. No. 5, 90th Cong., 1st Sess. 20 (1976).

I. Entwicklung des Sortenschutzes in den USA und in Deutschland

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mehrbare Pflanzen zu erstrecken. Aber letztlich wurde keine Einigung darüber erzielt, ob der Schutz der Pflanzensorten übers Patentrecht erstrebenswert sei, verabschiedet wurde der Plant Variety Protection Act von 1970 (PVPA) 52. Dieser ließ die Plant Patents unberührt, schaffte aber ein neues, patentähnliches Schutzrecht für generativ vermehrbare Pflanzensorten. Nach 7 USC § 2401 (a) muß eine Pflanzensorte danach neu sein, was Unterscheidbarkeit, hinreichende Homogenität und Beständigkeit voraussetzte. Allerdings wurden bestimmte Gemüsesorten vom Schutz ausgenommen.53 Das gründete auf der Annahme, daß diese Sorten nicht kommerziell verwertet würden und außerdem befürchteten einige - gemüseverarbeitenden Unternehmen - daß die Preise für diese Konservengemüse steigen würden, wenn für sie ein patentähnliches Schutzrecht zu erlangen wäre. 54 Diese Einschränkung hielt sich aber nicht lange. Bereits 1980 wurde sie wieder aufgehoben. Im Zuge dieser Reformierung erfolgten weitere Änderungen, die durch den Beitritt der USA zum UPOV-Übk. 5 5 erforderlich geworden waren. Dieser Beitritt war zunächst gem. Art. 2 Abs. 2 UPOV-Übk. auf vegetativ vermehrbare Pflanzen beschränkt. Drei Jahre später wurde die Einschränkung jedoch wieder aufgehoben. Auch von der Ausnahmemöglichkeit des Art. 37 UPOV-Übk. haben die USA Gebrauch gemacht. Dadurch wurde der gleichzeitige Schutz durch PVP und Utility Patents ermöglicht. Ob durch die entsprechende Erklärung der USA allerdings auch die Plant Patents umfaßt sind, ist, wie noch zu zeigen sein wird, problembehaftet. 5 6 1991 kam es dann zu der oben bereits erläuterten Revision des UPOVÜbk. Zu erwähnen ist schon an dieser Stelle die grundlegende Entscheidung des Supreme Court 1980 in Diamond v. Chakrabarty 57. Hier wurde entschieden, daß auch lebende Materie grundsätzlich patentierbar ist. Für die Frage der Patentfähigkeit kommt es danach nicht darauf an, ob der Gegenstand der Erfindung lebendig ist, sondern vielmehr darauf, ob es sich um ein Produkt der Natur oder eine Erfindung von Menschenhand handelt. Es ging in dem konkreten Fall um Mikroorganismen, die patentfähig sein sollten, wenn sie von Menschenhand geschaffen wurden und nicht natürlichen Ursprungs sind. 52

7 USC §§ 2321 ff. Dies waren Okra, Sellerie, Pfeffer, Tomaten, Karotten und Gurken. 54 Sen.Rep.No. 1246, 91st Cong., 2nd Sess. 2-3 (1979) auf S. 2; Moufang, Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz, 128. 55 Beitritt der USA am 08.11.1981, auch gleich zur Zusatzakte. 56 Eingehend zu dieser Frage unten D. II. 2. b). 57 GRUR Int. 1980, 627 = 447 U.S. 303 (309) (1980). 53

3*

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Ebenfalls eine grundlegende Entscheidung des PTO stellt Ex parte Hibberd 5S dar. Hier wurde festgelegt, daß auch die Verabschiedung des Plant Patents Act und des Plant Variety Protection Act nicht den Schutzbereich der Utility Patents beeinträchtigt. Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt unterzeichnet und später umgesetzt.

haben auch die USA

Diese Entwicklungen führten zu dem Sortenschutzrecht, wie es heute in den USA vorliegt: Ein sich ergänzendes System aus Plant Variety Protection und Plant Patents, wobei beide durch das UPOV-Übk. beeinflußt werden. 3. Vergleich der deutschen und US-amerikanischen Entwicklung des Sortenschutzrechts Der historischen Entwicklung der Sortenschutzrechte in den USA und in Deutschland ist es gemein, daß sie im Gegensatz zu den jeweiligen Patentrechten viel jüngeren Datums sind. So trat das erste Saatgutgesetz in Deutschland 1953 in Kraft, und in den USA erging der Plant Variety Protection Act sogar erst 1970. Hierbei muß aber beachtet werden, daß in den USA der gewerbliche Schutz von Pflanzen zunächst über das Patentrecht durch den Plant Patent Act von 1930 versucht wurde. Durch diese beiden speziellen Schutzrechte für Pflanzen - Plant Patents und Plant Variety Protection - entstand eine Zweigleisigkeit, die dem deutschen Recht in dieser Art fremd ist, in dem nicht zwischen Rechten für vegetativ vermehrbare Pflanzen und solchen, die sich generativ vermehren, unterschieden wird. Weiterhin wurden die Schutzrechtssysteme in beiden Ländern durch die internationalen Übereinkommen UPOV und demjenigen über die biologische Vielfalt geprägt. Dabei darf aber die Schwierigkeiten der USA mit der Angleichung an das UPOV-Übk. nicht verkannt werden. In der jüngeren Zeit ging die Entwicklung des Sortenschutzrecht im Verhältnis zum Patentrecht auseinander. Während in den USA nach Chakrabarty und Hibberd die Plant Variety Protection ebenso wie die Plant Patents neben den Utility Patents stehen, wird in Deutschland von einem Spezialitätsverhältnis ausgegangen.59 Weiter wird das deutsche Sortenschutzrecht anders als das US-amerikanische in neuerer Zeit zunehmend von europäischen Maßnahmen wie der EG-VO über den Sortenschutz und in Zukunft auch von der Biotechnologierichtlinie beeinflußt. 58 59

GRUR Int. 1986, 570 = 227 USPQ 443 (444 f.). Zu dem Verhältnis der Schutzrecht zueinander ausführlich unten I.

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Insgesamt besehen ähneln sich die grundlegenden Entwicklungen des Sortenschutzrechts in den USA und in Deutschland. I I . Geschichte des Patentrechts in den USA und in Deutschland 1. Deutsches Patentrecht Ein erster Schutz für Erfindungen ist in den mittelalterlichen Privilegien zu erkennen. Bereits im 14. und 15. Jh. wurden derartige Privilegien erteilt, z.B. für die Einführung der Goldfolienfabrikation aus Venedig in Ferrara. 60 Diese setzten sich gegen die strengen Zunftordnungen durch, in denen Erfindungen innerhalb der Zunft als Gemeingut angesehen wurden und außerhalb der Zunft eine Verwendung wegen der strikten Zunftschranken nicht möglich war. 6 1 Die Privilegien wurden in Form von sog. litterae patentes von den Landesherren und Stadtregierungen erteilt und dienten dazu, die heimische Wirtschaft anzukurbeln. Üblich waren zwei Arten von Privilegien: zum einen hinsichtlich einer selbst erfundenen Neuerung (sog. Erfindungspatente) und zum anderen aber auch für die Anwendung der vom Patent umfaßten Kenntnis auf ein anderes Gebiet (sog. Einführungspatente). 62 Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang noch, daß der Senat von Venedig am 19.3.1474 basierend auf dem bis dahin geltenden Gewohnheitsrecht in bezug auf die Privilegienerteilung das älteste Patentgesetz erlassen hat63 Im 15. Jh. folgte in Deutschland die Erteilung von Freibriefen durch die Kaiser, nach deren Inhalt der Erfinder allein seine „Schöpfung" verwerten durfte. Es handelte sich hierbei um Ermessensentscheidungen. 64 Der Inhalt dieser frühen Privilegien ist aber nicht mit den heutigen Patenten gleichzusetzen. Es wurde nicht in jedem Fall ein Ausschlußrecht begründet, vielmehr konnten auch lediglich Vergünstigungen gewährt werden, die vertraglich zugesichert wurden. 65 Kern des Privilegs war der Vergütungsanspruch, den der Inhaber gegen den die Erfindung nutzenden Dritten 60

Bernhard/Kraßer, Patentrecht, 42; Benkard-Bruchhausen, Patentgesetz, Einl. PatG Rn. 2. 61 Bernhard/Kraßer, Patentrecht, 41; Busse, Patentgesetz, Einl. PatG Rn. 1. 62 Bernhard/Kraßer, Patentrecht 41 f; Busse, Patentgesetz, Einl. PatG Rn. 1; Benkard-Bruchhausen, Patentgesetz, PatG Einl. Rn. 2. 63 Vgl. Nirk/Ullmann, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2; Busse, Patentgesetz, Einl. PatG Rn. 1. 64 Bernhard/Kraßer, Patentrecht, 44; Nirk/Ullmann, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. 65 Bernhard/Kraßer, 43; Benkard-Bruchhausen, Einl. PatG Rn. 2; Busse, Patentgesetz, Einl. PatG Rn. 1.

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hatte. Die Nutzung der Erfindung durfte - anders als in der heutigen Praxis - nicht untersagt werden, sie war lediglich an die Zahlung der entsprechenden Vergütung gebunden. Schriftlich festgehaltene Patentgesetze gab es in Deutschland lange Zeit überhaupt nicht. Vor der Reichsgründung haben die größeren deutschen Staaten jedoch Patentgesetze erlassen und diese auch schriftlich fixiert. So konnten in Württemberg Gewerbeprivilegien durch Gesetz und Erfindungsprivilegien durch die Regierung erteilt werden. Konkretisiert wurde dies dann durch die Gewerbeordnung von 1828. 66 Die durch die damalige Vielstaaterei bedingte große Anzahl an Staatsgrenzen stellte eine erhebliche Behinderung des Handels dar, bedeutete aber auch gleichzeitig, daß für jeden einzelnen Staat um Erfindungsschutz nachgesucht werden mußte. Um die Handelshemmnisse abzubauen, wurde 1833 der Zollverein gegründet und hinsichtlich des Erfindungsschutzes sollte die Patentübereinkunft von 1842 Abhilfe schaffen. Darin wurde geregelt, daß Patente ausschließlich für neue Erfindungen erteilt werden sollten. Auch in anderen Staaten vorgenommene Handlungen sollten dieser Neuheit entgegenstehen können. Bedeutsam war auch, daß jeder Mitgliedstaat den Bürgern eines anderen Mitgliedstaates bei Vorliegen der gleichen Voraussetzungen Patentschutz zu gewähren hatte, wie er ihn auch eigenen Bürgern gewährte. Im 19. Jh. kam es zu einer Debatte, ob Patentschutz weiterhin sinnvoll sei. In den Niederlanden wurde er bereits 1869 abgeschafft. Für einen Patentschutz sprach sich vor allem die Industrie aus. 67 Sie argumentierte, daß der Patentschutz die Erfindungstätigkeit anrege und der Geheimhaltung neuer Erfindungen entgegenwirke. Die Schwächen der deutschen Industrie lägen in dem mangelnden Patentschutz begründet. Dies mag dazu geführt haben, daß am 25. Mai 1877 das erste deutsche Patentgesetz verkündet werden konnte. Durch dieses Gesetz wurde ein Ausschließlichkeitsrecht gewährt, wie es auch in dem heutigen PatG vorgesehen ist. Das Gesetz zeichnete sich durch das sog. „Anmelderprinzip" aus. Der Patentschutz wurde demjenigen gewährt, der die Erfindung anmeldete, ohne Rücksicht darauf, ob er auch tatsächlich der Erfinder war. Für die Bestimmung der Neuheit waren neben inländischen auch ausländische Veröfffentlichungen von Bedeutung. Einen wesentlichen Einschnitt in das Patentrecht, durch den seiner internationalen Dimension Rechnung getragen wurde, stellte die Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20.3.1883 (PVÜ) dar. 68 66 Benkard-Bruchhausen, Patentgesetz, Einl. PatG Rn. 2b; Weitere geschriebene Regelungen gab es in Bayern, Sachsen, Hannover und im Großherzogtum Hessen. 67 Bernhardt/Kraßer, Patentrecht, 53; Busse, Patentgesetz, Einl. PatG Rn. 11.

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Sie verkörperte das erste Ergebnis des Wiener Patentkongresses von 1873. Durch sie wurde die internationale Union begründet, Art. 1 P V Ü . 6 9 Kern dieses Übereinkommens war die Regelung, daß Angehörigen der Mitgliedstaaten die gleichen Vorteile aus dem gewerblichen Rechtsschutz gewährt werden mußten wie Inländern. Eine weitere bedeutsame Neuregelung betrifft die sog. „Unionspriorität". Ist eine Erfindung in einem Mitgliedstaat zur Patentierung angemeldet, so kann der Patentanmelder diesen Zeitrang innerhalb von 12 Monaten auch in jedem anderen Mitgliedstaat geltend machen. Ansonsten läßt das PVÜ den Mitgliedstaaten sehr weitreichende Freiheiten hinsichtlich ihres Patentschutzes, was sicherlich zu seiner Akzeptanz beitrug. Das deutsche PatG erfuhr dann 1891 eine wesentliche Änderung. Der durch die widerrechtliche Anmeldung einer Erfindung verletzte Erfindungsbesitzer konnte erstmals den Zeitrang der widerrechtlichen Anmeldung geltend machen. Darüber hinaus wurde der Schutzbereich der Verfahrenspatente auf die unmittelbaren Erzeugnisse erweitert. Dieser Grundsatz ist bis heute erhalten geblieben. Im selben Jahr wurde das erste Gebrauchsmustergesetz verabschiedet. Es sollte die Lücke schließen, die dadurch entstand, daß das Vorverfahren der Patenterteilung mit erheblichem Aufwand und auch hohen Patentgebühren verknüpft war, was sich bei kleineren Erfindungen nicht rentierte. 70 Dieses Schutzrecht bot einen kürzeren Schutz für eine geringere Gebühr, die durch den Verzicht auf die Vorprüfung der Schutzfähigkeit ermöglicht wurde. Bemerkenswert ist, daß sich hieran bis heute nur wenig geändert hat. Das kann als Indiz dafür gewertet werden, daß sich das Gebrauchsmusterrecht durchgesetzt hat. Eine weitere Reform ist in der Änderung des PatG von 1936 zu sehen, in deren Rahmen das Erfinderprinzip eingeführt wurde. Damit sollte dem wirklichen Erfinder zu seinem Recht verholfen werden und nicht lediglich demjenigen, der die Erfindung zuerst zum Patent angemeldet hat. 71 Während des zweiten Weltkrieges wurde die Tätigkeit des Patentamtes zunächst eingeschränkt und kam später sogar völlig zum Erliegen. Nach 68

Vgl. insbesondere auch zu den Vertragsstaaten: Busse, Patentgesetz, Einl. Int PatÜG Rn. 7 ff.; das Deutsche Reich trat 1903 dem PVÜ bei. 69 Insbesondere sind im Rahmen dieser internationalen Union das Straßburger Abkommen über die Internationale Patentklassifikation, der Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren und der Patent Coorparation Treaty von Bedeutung. 70 Benkard-Bruchhausen, Patentgesetz, Einl. PatG Rn. 3. 71 Bernhardt/Kraßer, Lb. des Patentrechts, 55; Benkard-Bruchhausen, Patentgesetz, Einl. PatG Rn. 4.

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dem Krieg wurde die Tätigkeit wieder aufgenommen und mittels fünf Überleitungsgesetzen an die Kriegsfolgen angepaßt.72 Schließlich wurde am 1. Oktober 1949 das Deutsche Patentamt als Nachfolger des Berliner Reichspatentamts eröffnet. Auf internationaler Ebene ist das Stockholmer Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO-Übk.) vom 14.7.1967 zu nennen, dem die Bundesrepublik mit Gesetz vom 5.6.1970 zugestimmt hat. Die Hauptaufgabe dieser Organisation ist die Verwaltung der Internationalen Union 7 3 Die nächste bedeutsame Neuerung erfolgte wiederum auf internationaler Ebene. Durch das Straßburger Abkommen über die Patentklassifikation von 1971 wurde die internationale Zusammenarbeit intensiviert. Insbesondere wurden die Ansätze, die schon 1953 durch den Europarat festgelegt wurden, fortgeführt. Durch die späteren Übereinkommen, nämlich den PCT und das EPÜ verlor es jedoch seine Bedeutung und trat schließlich für Deutschland 1977 außer Kraft trat. Als wesentliche Vorarbeit für diese umfangreichen Übereinkommen ist das Straßburger Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente von 1963 im Rahmen des Europarats zu nennen. 74 Es prägte das PCT und das EPÜ ganz wesentlich. Das Übereinkommen legt in seinem Kernbereich die hauptsächlichen Voraussetzungen fest, die an die Erteilung von nationalen Patenten geknüpft werden sollten. 1970 kam es dann zum Abschluß des Patent Cooperation Treaty (PCT) 15. Dieser ermöglichte die Gleichstellung einer einzigen internationalen Anmeldung zum Patent mit einer Vielzahl nationaler Anmeldungen. Die internationale Anmeldung konnte bei einem nationalen Patentamt oder heute auch bei dem EPA beantragt werden. Unterstützung erhalten die nationalen Patentämter dabei durch einen sog. „internationalen Recherchenbericht", der für jede Patentanmeldung durch die sog. „Internationale Recherchenbehörde" erstellt wird. Diese Behörde ist wiederum ein nationales Patentamt und informiert über diejenigen Veröffentlichungen, die für die Ermittlung des Standes der Technik bei der jeweiligen Anmeldung von Bedeutung sind. Hierdurch läßt sich bereits erkennen, daß der PCT auf eine Arbeitserleichterung der Patentämter und natürlich auch der Anmelder ge72 Benkard-Bruchhausen, Einl. PatG Rn. 10; Busse, Patentgesetz, Einl. PatG Rn. 19 f. 73 Wird auch als Pariser Union bezeichnet. 74 Aber erst 1980 in Kraft getreten. 75 Beitritt der BRD 01.12.1978.

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richtet ist, ohne dabei aber in die nationale Souveränität der Patentämter einzugreifen. Das Europäische Patentübereinkommen von 1973 (EPÜ) ging seinem Inhalt nach weiter und war insbesondere auch mit einem Souveränitätsverlust der einzelnen Länder verbunden. Durch dieses Übereinkommen wurde eine zwischenstaatliche Einrichtung, die Europäische Patentorganisation mit den Organen des Verwaltungsrats und des Europäischen Patentamts, gegründet. Das EPA ist berechtigt, Patente zu erteilen, die unmittelbare Wirkung in den vom Anmelder benannten Vertragsstaaten haben. Es besteht jedoch eine wesentliche Einschränkung. Die Wirkung dieses europäischen Patents bemißt sich nach dem Recht des jeweiligen Vertragsstaates. Es handelt sich also gleichsam um ein „Bündelpatent", das mit der Patenterteilung auseinanderfällt und sich nach dem Recht der einzelnen Staaten richtet. Diese beschränkte Wirkung als hinderlich erkennend, bemühten die EGStaaten sich um die Ausarbeitung eines Übereinkommens, das ein Europapatent ohne diese Bündelwirkung ermöglicht, sondern vielmehr die Wirkungen selbst fest legt. Dieses Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ) wurde 1975 in Luxemburg unterzeichnet, es ist jedoch noch nicht durch alle Unterzeichnerstaaten ratifiziert worden, so daß es bis heute noch nicht in Kraft getreten ist. 7 6 Die Schwierigkeiten mit der Ratifizierung hängen nicht zuletzt damit zusammen, daß weitergehender als im EPÜ auf Souveränitätsrechte verzichtet werden soll. Das Gemeinschaftspatent ist einheitlich und autonom und es kann nur für alle Vertragsstaaten gemeinsam erteilt werden. Es stellt somit ein „echtes" europäisches Patent dar, dessen Wirkungen auch im GPÜ selbst geregelt sind. Lediglich das Verfahren und die Rechtsverfolgung bestimmen sich auch weiterhin nach dem nationalen Recht. 77 Wesentliche Bedeutung in der internationalen Wirtschaft kommt dem TRIPS-Übk. zu. 7 8 Dieses Übereinkommen ist im Rahmen des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation ( W T O ) 7 9 nach Abschluß der GATT-Uruguay-Runde als dessen Bestandteil verabschiedet worden. 80 76

Eingehend: Benkard, Patentgesetz, Int. Teil Rn. 155 ff.; Braendli, Entwicklungsaspekte des europäischen Patentsystems in: Rafainer, 3 (12 ff.). 77 Allerdings sind seit 1985 wesentliche Änderungen in einem Entwurf eines „Protokolls über die Regelung von Streitigkeiten über die Verletzung und die Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftspatenten44 vorgesehen. 78 Ausführlich bei Straus, GRUR Int. 1996, 179 ff.; Busse, Patentgesetz, Einl. IntPatÜG Rn. 27 ff.; Ullrich, GRUR Int. 1995, 623 (629 ff.); Die Bundesrepublik hat ihm am 15.4.1994 zugestimmt. 79 Fortsetztung des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens GATT. 80 Der WTO gehörten am 10.2.1999 134 Staaten zuzüglich der EG an, was seine imense wirtschaftliche Bedeutung veranschaulicht.

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C. Historische Entwicklung

TRIPS geht das Patentrecht von einem international wirtschaftlichen Standpunkt an. Es setzt Standards über die Erreichbarkeit, den Umfang und die Ausübung von Patenten und ähnlichen Rechten. Insbesondere heißt es in Art. 27 Abs. 1, daß Patente auf allen Gebieten der Technik vorzusehen sind. Allerdings wird in Abs. 3 auch die Möglichkeit eröffnet, Pflanzen von der Patentierbarkeit nach den nationalen Vorschriften auszuschließen. Das Übereinkommen hat auch die Durchsetzbarkeit der gewährten Rechte durch eine sog. „Handelskonzessionalität" geregelt. 81 Im Rahmen der EG wurde 1998 wurde dann die - bereits im Rahmen des Sortenschutzrechts erwähnte - Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen erlassen* 2.

2. Geschichtlicher Hintergrund des US-amerikanischen Patentrechts Nachdem i.R.d. Darstellung der historischen Entwicklung der Plant Variety Protection bereits auf die Entwicklung des Schutzinstituts der Plant Patents eingegangen worden ist, wird die Darstellung nunmehr auf den geschichtlichen Hintergrund der Utility Patents beschränkt. Die Geschichte des US-amerikanischen Patentrechts ist in erheblichem Maß durch das Patentwesen des englischen Mutterlandes geprägt. Vor seiner Unabhängigkeit hatte Nordamerika nicht die Hoheitsgewalt, selbst Patente zu erteilen. Später führten die Staaten einzelne Regelungen ein: South Carolina führte ein Gesetz ein, das für Erfindungen ein 14-jähriges Schutzrecht garantierte. Dagegen fand sich in der Verfassung von Maryland (1776) in Art. 39 eine Vorschrift, die Patente als „odious " abtat, sie widersprächen dem Prinzip einer freien Wirtschaft. 83 Erst 1788 in der amerikanischen Verfassung wurde in Art. I, sec. 8 die verfassungsrechtliche Grundlage für die späteren Patentgesetze geregelt: „The Congress shall have Power ... to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries." 81 Allerdings wird zumindest im Bereich des Patentrechts nicht von einer unmittelbaren Wirkung von TRIPS ausgegangen. Es gewährt also keine direkten subjektiven Rechte des Einzelnen, sondern dient lediglich der Interpretation von Rechtsnormen im Rahmen der völkerrechtskonformen Auslegung, Ullrich, GRUR Int. 1995, 623 (637 ff.); Schäfers, GRUR Int. 1996, 763 (774 ff.). 82 Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates vom 6.7.1998, Abi EG 1998 L 213/13. Sie wurde von der Bundesrepublik Deutschland bislang noch nicht umgesetzt. Von den Niederlanden wurde vor dem EuGH die Nichtigkeitserklärung dieser Richtlinie beantragt (Rs C-377/98). 83 Zit. nach Grubb, Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, 12.

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Auf diese Weise konnten innovative Neuerungen gefördert werden, ohne daß dem Staat erhebliche Kosten, wie dies etwa bei der Gewährung von Subventionen der Fall gewesen wäre, entstanden wären. Die Gewährung eines Patents an sich verstanden die Verfasser dieser Regelung als einen Ausgleich des natürlichen Rechts des Erfinders an seiner Erfindung und dem Recht der Gesellschaft, an der Verteilung der Früchte dieser Arbeit teilzuhaben. 84 Der erste Patent Act trat schließlich 1790 in Kraft und sah die Erteilung von Patenten für „any useful art , manufacture , engine , machine , or device , or any improvement therein not before known or used" vor. Es wurde ein patent bord eingerichtet, das die Patentanmeldungen überprüfen sollte. 8 5 Es stellte sich schnell heraus, daß dieses System das patent bord überforderte, so daß bereits 1793 eine neue Regelung in Kraft trat, die die vorangegangene ins Gegenteil verkehrte. Es wurde ein registration system begründet, das nunmehr überhaupt keine Überprüfung vorsah. Auch dies System bewährte sich nicht, eine Neuregelung fand aber erst 1836 statt. Es wurde wieder die Überprüfung der Patente auf das Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen eingeführt. Voraussetzungen waren zu diesem Zeitpunkt vor allem novelty und utility Aber schon 1850 wurde durch den Supreme Court 86 das Erfordernis der non-obviousness hinzugefügt, wie es auch heute noch besteht. Weitere Besonderheiten des 1793 Act waren, daß nunmehr eine detaillierte Beschreibung oder ein Modell der Erfindung vorgelegt werden mußte. Es wurde das Numerierungssystem der Patente eingeführt, und zum ersten Mal war auch ein Rechtsmittel gegen die Versagung eines Patents möglich. Hierüber entschied dann ein Gremium, das vom Secretary of State bestimmt wurde. Es folgte der 1870 Act, durch den noch mehr Gewicht auf den Antrag und die Beschreibung gelegt wurde, da es sich herausgestellt hatte, daß es teilweise mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden war, festzustellen, was die Erfindung überhaupt war und ob sie tatsächlich neu war. 8 7 Zunächst stellten die Gerichte eher geringe Anforderungen an die Patenterteilung. Das änderte sich jedoch zu Beginn des 20. Jh. 8 8 Der Monopol84 So äußerte sich James Madison in The Federalist, No. 43 - zit. nach: Halpern/ Nard/Port, Intellectual Property Law, 181. 85 Seine Mitglieder waren Thomas Jefferson, Henry Knox und Edmund Randolph . 86 Chisum on Patents, OV-6. 87 Halpern/Nard/Port, Intellectual Property Law, 183 f.; Chisum on Patents, OV-7. 88 Halpern/Nard/Port, Intellectual Property Law, 184; Chisum on Patents, OV-9 f.

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C. Historische Entwicklung

Charakter und die sozialen Kosten der Patente rückten in den Vordergrund. Hierauf reagierte der 1952 Act, der die jüngere Rechtsprechung kodifizierte und noch das heutige Patentrecht prägt. 89 In der Folgezeit rückte der internationale Aspekt des Patentrechts mehr und mehr in den Vordergrund. Auch die USA traten der W I P O 9 0 , dem PCT 9 1 und der W T O 9 2 bei. Weitere Änderungen des US-amerikanischen Patentrechts erfolgten durch internationale Übereinkommen wie GATT (General Agreement on Tarifs and Trade), NAFTA (North American Free Trade Agreement) und TRIPS. Zu erwähnen ist noch die Gründung des United States Court of Appeals for the Federal Circuit 1982. Dies Gericht sollte für eine einheitliche Rechtsprechung sorgen und das forum shopping verhindern. Die Ursache dafür, daß von einigen Anmeldern versucht wurde, bestimmte Gerichtsstände für ihre Patentgesuche zu begründen, lag darin, daß einige Gerichte als „pro-patent " galten und andere als „anti-patent" Ρ 3. Vergleich der deutschen und der US-amerikanischen Patentrechtsgeschichte Das US-amerikanische Patentrecht hat ältere Wurzeln als das deutsche Patentrecht. Bereits 1788 sah die amerikanische Verfassung die Erteilung von Patenten vor, was im Patent Act von 1790 bereits in bundesstaatliches Recht umgesetzt wurde. Von Patenten im heutigen Sinn kann dagegen in der deutschen Entwicklung erst bei dem ersten Patentgesetz von 1877 gesprochen werden. Die vorher gewährten Privilegien gewährten eben kein für heutige Patente typisches Ausschließlichkeitsrecht. Im Vorfeld zum ersten Patentgesetz sorgte aber schon die Patentübereinkunft von 1842 für eine gewisse Harmonisierung zwischen den einzelnen Staaten. Ein Unterschied zum US-amerikanischem Recht besteht in dem Gebrauchsmusterrecht als „kleinem" Patent. Dieses Recht ist dem US-amerikanischem Recht fremd. Ein Recht aus dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, das keine Sachprüfung der Ansprüche vorsieht, existiert im USamerikanischen Recht nicht. Darüber hinaus ist die Patenterteilung in den Vereinigten Staaten von je her weniger umstritten gewesen. Es paßte zum Kapitalismus der „Einwan89

Vgl. Grubb, Patents for Chemichals, Pharmaceuticals and Biotechnology, 18; Halpern/Nard/Port, Intellectual Property Law, 184. 90 25.08.1970. 91 24.01.1978. 92 01.01.1995. 93 Chisum on Patents, OV-14; Grubb, Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, 22.

III. Vergleich des Sortenschutz- und Patentrechts

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derergesellschaft", daß das geistige Eigentum an einer Erfindung auch dem Erfinder allein zustünde und ihm daher ein Ausschließlichkeitsrecht gewährt wird. Es kamen lediglich leichte Zweifel zum Ende des 19. Jh. auf, setzten sich aber nicht durch. Anders dagegen in Deutschland. Das Patentrecht wurde nicht als etwas Naturgegebenes gesehen, vielmehr wurden Proteste schon vor Erlaß des ersten Patentgesetzes 1877 laut. Für beide Länder gilt jedoch, daß sich das Patentrecht, nachdem es sich einmal durchgesetzt hat, gefestigt und verbreitet hat, so 'daß sich seine Anwendbarkeit auf alle Erfindungen - unabhängig vom jeweiligen Gebiet der Technik - ausbreiten konnte. Dies wurde im TRIPS-Übk. manifestiert. Daher hat das US-amerikanische Patentrecht auch keinerlei Schwierigkeiten mit der Patentierung von lebender Materie, wenn sie nur von Menschenhand geschaffen wurde. 94 Diese Probleme sind allerdings im deutschen Patentrecht aufgrund der Ausschlußklauseln der guten Sitten und öffentlichen Ordnung und auch für die Pflanzensorten gegeben. Aber auch hier werden Stimmen laut, die sich gegen diese Klauseln wenden, weil sie den Prinzipien des gewerblichen Rechtsschutzes als umfassender Rechtsschutz widersprächen. I I I . Vergleich der historischen Entwicklung des Sortenschutz- und Patentrechts im Hinblick auf die Eignung für Pflanzensorten Der Kern der Unterschiede dieser beiden Schutzinstrumente ist ihre zeitliche Entstehung. Hieraus folgt nämlich, daß das Sortenschutzrecht das speziellere Recht ist, das an den Schutzgegenstand der Pflanzensorte angepaßt ist. Als solches Recht ist es entwickelt worden, und aus diesem Grund wurde in das Patentgesetz auch eine Ausschlußbestimmung für die Patentierung von Pflanzensorten aufgenommen. Für diese galt gerade das neue Sortenschutzrecht. Hiermit korrespondiert auch die Entwicklung des Patentrechts in Anwendung auf Pflanzensorten. Bevor es das Sortenschutzrecht gab, wurden einige Patente auf Pflanzensorten erteilt; danach jedoch nicht mehr. Erst in jüngerer Zeit wurde die Frage nach der Patentierung von Pflanzensorten oder vielmehr von sortenübergreifenden Pflanzenmehrheiten aufgrund der neueren Entwicklungen der Gentechnik wieder aktuell. Das EPA hat in der o.g. Novartis //-Entscheidung dann sogar ein derartiges Patent für rechtmäßig angesehen. Ansonsten haben sich beide Schutzinstrumente in der Vergangenheit ausgeweitet. Das Patentrecht erstreckt sich auf alle Erfindungen - unabhängig vom Gebiet der Technik, auf dem sie sich abspielten - und das Sortenschutzrecht ist mittlerweile auf alle Sorten und nicht nur auf bestimmte, im 94

Diamond v. Chakrabarty 447 U.S. 303 (309) (1980).

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C. Historische Entwicklung

Anhang des Sortenschutzgesetzes genannte anzuwenden. Es ist aber auch zu bemerken, daß das Sortenschutzrecht der Ausweitung des Patentrechts entgegensteht. Dies kann sich nicht auf alle Gebiete der Wissenschaft ausweiten, da für Pflanzensorten eben vorrangig der Sortenschutz gilt.

D. Gegenstand des Rechtschutzes Der Gegenstand des Rechtschutzes gliedert sich in Deutschland und in den USA in Pflanzensorten und Erfindungen an Pflanzen. I. Sortenschutz Der Schutzgegenstand des Sortenschutzrechts ist sowohl nach deutschem als auch nach US-amerikanischen Sortenschutz die Pflanzensorte bzw. die plant variety. 1. Schutzgegenstand des deutschen Sortenschutzrechts a) Definition des Schutzgegenstands Der Schutzgegenstand des Sortenschutzrechts ist die Pflanzensorte. Dies ergibt sich für das SortSchG aus § 1 Abs. 1 SortSchG. Dort heißt es „Sortenschutz wird für eine Pflanzensorte erteilt...". Schutzgegenstand ist somit die Pflanzensorte als körperlicher Gegenstand und nicht etwa ihr Vermehrungsmaterial. Dessen Bedeutung wird erst im Rahmen des Schutzumfangs, § 10 Abs. 1 SortSchG, erörtert. Auch aus Art. 5 Abs. 1 UPOV-Übk. läßt sich der Schutzgegenstand entnehmen. Es heißt dort „.Das Züchterrecht wird erteilt, wenn die Sorte...", das bedeutet, das Recht wird für die Sorte erteilt und anschließend werden die Voraussetzungen des Schutzes festgelegt. In der EG-VO über den gemeinschaftlichen Sortenschutz ist der Schutzgegenstand explizit genannt. „Gegenstand des gemeinschaftlichen Sortenschutzes können Sorten aller botanischen Gattungen ... sein" (Art. 5 Abs. 1 EG-VO). aa) Historische Entwicklung des Begriffs der Pflanzensorte Noch im SortSchG von 1968 wurde der Begriff der Pflanzensorte enumerati ν bestimmt. Es stellte in § 1 Abs. 2 auf Zuchtsorten, Klone, Linien, Stämme und Hybriden ab. Übernommen worden war diese Definition des Schutzgegenstandes aus dem UPOV-Übk. von 1961. Im Rahmen der Revision des UPOV-Übk. von 1978 wurde diese Definition aber gestrichen,

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D. Gegenstand des Rechtschutzes

weil sie als zu eng angesehen wurde. 1 Als Folge davon definiert auch das SortSchG von 1985 den Begriff der Pflanzensorte nicht auf diese Weise. Der Schutzgegenstand wurde in Anlehnung an den Schutzumfang bestimmt. 2 Das UPOV-Übk. von 1991 ebenso wie die EG-VO und das SortSchG weisen nunmehr eine neue Definition der Pflanzensorte auf. Eine solche wurde insbesondere wegen der Verknüpfung des Sortenschutzes mit dem Patentrecht für nötig erachtet. 3 bb) Pflanzensorte nach SortSchG im Vergleich zum UPOV-Übk. In § 2 Nr. la SortSchG heißt es: „Sorte: eine Gesamtheit von Pflanzen oder Pflanzenteilen, soweit aus diesen wieder vollständige Pflanzen gewonnen werden können, innerhalb eines bestimmten Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die, unabhängig davon, ob sie den Voraussetzungen für die Erteilung eines Sortenschutzes entspricht, a) durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergebende Ausprägung der Merkmale definiert, b) von jeder anderen Gesamtheit von Pflanzen oder Pflanzenteilen durch die Ausprägung mindestens eines dieser Merkmale unterschieden und c) hinsichtlich ihrer Eignung, unverändert vermehrt zu werden, als Einheit angesehen werden kann." Diese Definition wurde fast wörtlich aus dem UPOV-Übk. übernommen. Unterschiede zeigen sich neben einer teilweise veränderten Reihenfolge nur im ersten Teil der Bestimmung: So findet im ÜPOV-Übk. der Satzteil „ . . . soweit aus diesen wieder vollständige Pflanzen gewonnen werden können . . . " keinen Niederschlag. Dies erscheint aber in Hinsicht auf Pflanzen in Anbetracht des letzten Teils der Definition, in dem die Eignung zur Vermehrung vorausgesetzt wird, jedoch als gerechtfertigt. Denn wenn eine Pflanzenmehrheit unverändert vermehrt werden kann (vgl. unter c) der Definition), dann impliziert dies den Gewinn neuer Pflanzen. Aber auch in bezug auf Pflanzenteile erscheint diese Voraussetzung angesichts der Erkenntnisse der modernen Gentechnik überflüssig. Jedes Teil einer Pflanze enthält Zellen. Diese enthalten aber das gesamte Erbmaterial einer Pflanze, so daß es mittels gentechnischer Methoden möglich ist, aus ihnen wieder neue Pflanzen hervorzubringen. Es ergibt sich somit, daß die 1

129. 2

Moufang, 187; Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger,

Hdb. des Sortenschutzes,

Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 129. Schennen, Mitt. 1991, 129 (130); Teschemacher in: FS Nirk, 1005 (1008); Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 129. 3

I. Sortenschutz

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Bestimmung des SortSchG „ . . . soweit aus diesen wieder vollständige Pflanzen gewonnen werden können..." obsolet ist. Daß sie i.R.d. Revision des UPOV-Übk gestrichen wurde, ist daher begrüßenswert. Ein weiterer Unterschied der Pflanzensortendefinition des UPOV-Übk. zum SortSchG liegt darin, daß lediglich die pflanzliche Gesamtheit und nicht die Gesamtheit von Pflanzen oder Pflanzenteilen erwähnt wird. Dies könnte Auswirkungen auf die Abstraktheit des Charakters der Bestimmung haben. Zunächst einmal ist die Abweichung auffällig; sollte doch das SortSchG im Interesse der Rechtseinheit an das UPOV-Übk. angepaßt werden. Es handelt sich aber nicht lediglich um ein „redaktionelles Versehen". Bei Abfassung des UPOV-Übk. wurde vielmehr nach intensiver Diskussion bewußt auf die Erstreckung auf Pflanzenteile verzichtet. 4 Begründet wurde dies nicht etwa damit, daß Pflanzenteile nicht geschützt werden sollten. Im Gegenteil, ihr Schutz wird ausdrücklich in Art. 14 Abs. 2 UPOV-Übk. geregelt. Vielmehr sollte eine klare Trennung des Schutzgegenstandes vom Schutzumfang getroffen werden. Aus rechtsdogmatischer Sicht ist dies ein erstrebenswertes Unterfangen. Jedoch muß der Schutzgegenstand des Sortenschutzrechts im Verhältnis zu der Ausschlußklausel des Patentrechts für Pflanzensorten nach § 2 Nr. 2 PatG/Art. 53 b) EPÜ gesehen werden. 5 Hier liegt die wesentliche Schnittstelle zwischen Sortenschutz und Patentrecht. Das Patentrecht erkennt durch diese Ausschlußklauseln den Sortenschutz nämlich als lex specialis an. 6 Ist diese aber nicht einschlägig, steht der Weg zur Gewährung eines Patents bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen offen. 7 Aus diesem Grund ist bei der Auslegung des Art. 53 b) EPÜ/§ 2 Nr. 2 PatG die Definition der Pflanzensorte nach dem Sortenschutzrecht zu beachten.8 Dies wird auch in Erwägung 30 der Biotechnologierichtlinie klargestellt. Würde nun der Schutzgegenstand abstrakt bestimmt, wären Pflanzenteile als eine Konkretisierung generell nicht erfaßt. Dadurch bestünde die - praktisch wohl von geringer Relevanz - Gefahr, daß der Sortenschutz unterlaufen wird, indem die patentrechtlichen Ansprüche lediglich auf die Gesamt4 Vgl. Huber, Mitt 1994, 174 (174); Scheunen, Mitt. 1991, 129 (130 f.); Teschemacher in: FS Nirk, 1005 (1011). 5 Schennen, Mitt. 1991, 129 (130); Busse, PatG, § 2 Rn. 34; Crespi , HC 1992, 168 (176); Lange, GRUR Int. 1996, 586 (587, 588); Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 130, 135. 6 Benkard-Bruchhausen, PatG, § 2 Rn. 12a; Lange, GRUR 1993, 801 (802). 7 So aber Schennen, Mitt. 1991, 129 (131). 8 Benkard-Bruchhausen, PatG, § 2 Rn. 13; Busse, PatG § 2 Rn. 34; a.A.: Moufang in: MGK, Art. 53 Rn. 69, der den patentrechtlichen Pflanzensortenbegriff autonom bestimmen will und nicht in Anlehnung an das Sortenschutzrecht. 4 Walser

D. Gegenstand des Rechtschutzes

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heit der Pflanzenteile gerichtet werden, nicht aber auf die gesamte Pflanze, wenngleich dies de facto einer Patentierung der Pflanzensorte gleich käme. Das Spannungsverhältnis zwischen Sortenschutz und Patentrecht wäre lediglich aufgrund der strikten Trennung von Schutzgegenstand und Schutzumfang von vornherein und ohne jede Diskussion und Auslegung zugunsten des Patentrechts entschieden. Eine abstrakte Bestimmung des Schutzgegenstandes ist also nur dann möglich, wenn der Begriff der Pflanzensorte des Patentrechts auch den Schutzumfang des Sortenschutzes erfassen würde. Dies verstieße aber gegen den Wortlaut der Bestimmung, in der lediglich die Pflanzensorte erwähnt wird. Damit eine sinnvolle Abgrenzung des Sortenschutzes vom Patentrecht vorgenommen werden kann, muß auf eine abstrakte Bestimmung des Begriffs der Pflanzensorte weitgehend verzichtet werden. Im Rahmen der Auslegung sollte dann auch die Systematik des Übereinkommens herangezogen werden, so daß in diesem Rahmen der Schutzumfang als Anhaltspunkt berücksichtigt werden kann, ohne den Schutzgegenstand aber zu definieren. cc) Begriff nach der EG-VO über den gemeinschaftlichen Sortenschutz Die Definition nach der EG-VO über den gemeinschaftlichen Sortenschutz deckt sich praktisch mit der Bestimmung des UPOV-Übk. in Art. 5 Abs. 2. 9 Es werden allerdings nach Art. 5 Abs. 3 EG-VO als Pflanzengruppe auch Teile von Pflanzen verstanden.

b) Rechtliche Zuordnung einzelner Problemfälle zum Begriff der Pflanzensorte Schließlich ist zu klären, welche Formen von Pflanzen dem Begriff der Pflanzensorte zuzuordnen sind. Probleme stellen sich hierbei insbesondere durch die neue Methode der Gentechnik. Durch sie ist es möglich, verschiedene in der Erbsubstanz verkörperte Eigenschaften in verschiedene Pflanzensorten einzubauen. Daraus ergibt sich die Frage, ob auch höhere taxonomische Einheiten als Pflanzensorten vom Schutzgegenstand des Sortenschutzes umfaßt werden. Desweiteren können auch gezielter Pflanzenteile hergestellt werden, ohne die gesamte Pflanze heranziehen zu müssen, was wiederum die Frage nach ihrem Schutz aufwirft.

9

Ebenso EPA GRUR Int. 1999, 162 (166) - „Transgene Pflanzen/NOVARTIS".

I. Sortenschutz

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aa) Pflanzenteile Zunächst zu der Frage, ob unter einer Pflanzensorte i.S. der oben genannten Bestimmungen auch Pflanzenteile verstanden werden können. Diese umfassen dabei zunächst Blätter, Blüten u.ä., aber auch Zellen. 1 0 Für das SortSchG und die EG-VO ist diese Frage bereits oben dargelegt worden. Danach werden auch Pflanzenteile umfaßt. Anders verhält es sich aber i.R.d. UPOV-Übk., bei dem die Auslegung bestritten wird, ob Pflanzenteile zum Schutzgegenstand der Pflanzensorte gehören sollen. 11 Nach dem natürlichen Wortsinn sind Pflanzenteile wie Blüten und Blätter keine Pflanzensorte. Diese setzt vielmehr, wie in den Definitionen des UPOV-Übk. und der EG-VO auch genannt, eine Gesamtheit von Pflanzen voraus. Allerdings sind Pflanzenteile eben auch - gleichsam wesentliche Bestandteile von Pflanzen, so daß eine Gesamtheit von Pflanzenteilen auch eine Gesamtheit von Pflanzen und damit eine Pflanzensorte bilden kann. Es ist demnach festzuhalten, daß eine Gesamtheit von Pflanzenteilen, wenn sie eine Sorte bildet, von dem Begriff der Pflanzensorte umfaßt wird, nicht jedoch ein einzelnes oder auch nur mehrere Pflanzenteile. Für diese Auslegung spricht im übrigen auch, daß in der Definition auf einen bestimmten Genotyp abgestellt wird, den die Sorte aufweisen muß und der zu einer einheitlichen Ausprägung der Merkmale führen muß. Das Erfordernis eines einheitlichen Erscheinungsbildes, basierend auf einem bestimmten Genotyp, stellt denn auch den Kernbereich der Sortendefinition dar. 1 2 In systematischer Hinsicht gilt es, den Schutzumfang in Art. 14 Abs. 2 UPOV-Übk. zu beachten. Hier werden ausdrücklich auch Pflanzenteile erfaßt, was in Parallelität zum Schutzgegenstand auch für ihre Zugehörigkeit zur Pflanzensorte spricht. Desweiteren könnten auch andere Regelungswerke wie das SortSchG und die EG-VO aufgeführt werden, die ebenfalls Pflanzenteile umfassen. Zwar könnte angenommen werden, daß die ausdrückliche Nennung der Pflanzenteile neben der Pflanzensorte in diesen Normen gerade dagegen spricht, daß 10

Huber, Mitt. 1994, 174 (174); bzgl. der DNA auch Busse, PatG, § 2 Rn. 49; Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 132. 11 Dafür: Lange, GRUR Int 1996, 586 (590); dagegen: Huber, Mitt 1994, 174 (174); Straus , GRUR 1993, 794 (799), Busse, § 2 Rn. 49; die letztere allerdings in Bezug auf Art. 53b EPÜ - zum Verhältnis des Pflanzensortenbegriffs des Sortenschutzrechts zu dem des Patentrechts unten. Auch die BiotechnologieRL der EG sieht in Art. 3 i.V.m. Art. 4 Abs. 2 die Patentierbarkeit von Pflanzenteilen vor, schließt also als Umkehrschluß das Sortenschutzrecht aus. 12 Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 132; Teschemacher in: FS Nirk, 1005 (1010); Lange, GRUR Int. 1993, 137 (139). 4*

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D. Gegenstand des Rechtschutzes

die Pflanzenteile in dem Begriff der Pflanzensorte enthalten sind. Historisch gesehen ist aber auch zu bedenken, daß der Sinn des Ausschlusses der Pflanzenteile aus der Sortendefinition nicht - wie bereits erläutert - der Ausschluß ihres Schutzes war, sondern nur das Bemühen um die Abstraktheit des Schutzgegenstandes. Dies erscheint aber - wie dargelegt - nicht sinnvoll. Der Ausschluß kann nicht auf der anderen Seite wieder als Argument gegen die Erstreckung auf die Pflanzenteile angeführt werden. Schließlich gilt es zu beachten, daß das spezielle Recht des Sortenschutzes nicht unterlaufen werden soll. Wären Pflanzenteile aber generell nicht vom Schutzgegenstand des Sortenschutzes umfaßt, bestünde die Gefahr, daß patentrechtliche Ansprüche auf die Gesamtheit von Pflanzenteilen gerichtet werden und somit bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen des Patentrechts die Patentierbarkeit möglich ist, obwohl damit de facto Pflanzensorten patentiert würden. Gerade dies soll durch die Ausschlußklausel des § 2 Nr. 2 PatG/Art. 53 b) EPÜ, bei der die Auslegung des Begriffs der Pflanzensorte nach Sortenschutzrecht zu beachten ist, aber verhindert werden. Der Normzweck würde mithin verfehlt. Somit müssen auch nach teleologischer Auslegung Pflanzenteile in ihrer eine Sorte bildenden Gesamtheit vom Sortenschutz erfaßt werden. Für einzelne Pflanzenteile lassen sich entsprechende Argumente dagegen nicht finden.

bb) Pflanzenzellen Auch Pflanzenzellen sind Teile von Pflanzen und sollten somit unter dieselbe rechtliche Wertung fallen wie die Pflanzen an sich. Es gilt somit auch hier, daß Pflanzenzellen an sich keine Pflanzensorte sind, ihre Gesamtheit aber der Pflanze und damit auch der Pflanzensorte gleichzustellen ist. Ansonsten könnte das Sortenschutzrecht unterlaufen werden. Vom EPA wird angenommen, daß es sich bei Pflanzenzellen um mikrobiologische Erzeugnisse im weiteren Sinne nach § 2 Nr. 2 PatG/Art. 53 b) EPÜ handelt, da sie sich heute wie Bakterien und Hefen kultivieren lassen. 13 Dies überrascht in Anbetracht dessen, daß die Mikrobiologie Lebensformen umfaßt, die unterhalb der Kategorie Pflanze oder Tier anzusiedeln sind. 14 Pflanzenzellen leben aber nicht, sie sind lediglich Teil von Leben. Sie atmen nicht, reagieren nicht auf äußere Reize und haben auch keinen Stoffwechsel. Zwar ist die juristische Auslegung nicht an biologische Definitionen gebunden, wenn die juristische Wertung dies als hinderlich oder 13

EPA, GRUR Int. 1995, 978 (982 ff.) - „Pflanzenzellen/PLANT GENETIC SYSTEMS". 14 Busse, PatG § 2 Rn. 59; Benkard-Bruchhausen, Patentgesetz, Einl. PatG Rn. 20 f.

I. Sortenschutz

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unangemessen erscheinen läßt. Aber selbst das EPA scheint von seiner eigenen Auslegung irritiert zu sein, spricht es doch von mikrobiologischen Erzeugnissen im weiteren Sinne. Diese Erweiterung ist gesetzlich nicht geregelt und sie ist auch nicht dazu angetan, den gesetzlichen Begriff des mikrobiologischen Erzeugnisses zu erweitern. Auch ist eine derart extensive Auslegung - wenn es ich noch um eine solche handelt - nicht erforderlich. Im Ergebnis ist dem EPA nämlich zuzustimmen; Pflanzenzellen fallen grundsätzlich nicht unter den Begriff der Pflanzensorte. Dies verbietet schon der Wortlaut, fehlt es doch an dem einheitlichen Erscheinungsbild wie denn auch der Normzweck dies nicht als erforderlich erscheinen läßt. Somit ist die Argumentation mit den mikrobiologischen Erzeugnissen überflüssig. Eine Ausnahme besteht nur - wie bei den anderen Pflanzenteilen - wenn ein Anspruch auf eine Gesamtheit von Pflanzenzellen gerichtet ist, die sich zu einer Pflanze und durch einen bestimmten Genotyp, der sich notwendigerweise auch in einem bestimmten Erscheinungsbild äußert, auch zu einer Pflanzensorte verdichtet, so daß eine Pflanzensorte angenommen werden muß, damit der Sortenschutz nicht leer läuft.

cc) Sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten Eine problematische Fallgruppe ist jene, bei der Pflanzenmehrheiten betroffen sind, die Pflanzensorten umfassen. Mittels moderner Gentechnik ist es in immer größerem Umfang möglich, bestimmte Gene zu isolieren, die in verschiedene Pflanzensorten eingeschleust und dann durch herkömmliche Züchtung zu stabilen Pflanzensorten gezüchtet werden können. Ansprüche könnten in diesem Rahmen auf die einzelne eingebaute DNA-Sequenz gerichtet sein. Daneben könnten derartige Ansprüche aber auch auf die Verfahren zur Herstellung oder zur Integration dieser Gene gerichtet sein. Aber auch dann stünde kein Sortenschutz offen, da Schutzgegenstand die körperliche Pflanzensorte und eben kein Verfahren ist. Schließlich könnte aber auch ein Recht an den Pflanzen begehrt werden, in die das Gen eingebaut wurde. Hierbei stellt sich die Frage, ob diese Pflanzenmehrheit einer Pflanzensorte zuzuordnen ist oder ob sie Pflanzensorten umfaßt und das für einen Sortenschutz ausreichend ist. Differenziert werden muß danach, ob die DNA-Sequenz artübergreifend in Pflanzen integriert werden kann oder nur innerhalb einer Art. Relevant ist diese Unterscheidung, da die Pflanzensorte definiert wird als pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines bestimmten Taxons der untersten bekannten Rangstufe. Das Taxon der untersten bekannten Rangstufe ist aber die

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D. Gegenstand des Rechtschutzes

A r t . 1 5 Die Pflanzensorte muß also einer Art angehören, um dem Sortenschutz zugänglich zu sein. Ist die Integration des Gens auch artübergreifend möglich, was aufgrund der Universalität der Erbsubstanz in den meisten Fällen zutreffen wird, 1 6 liegt eine Pflanzensorte nicht vor. Dafür spricht auch, daß in diesem Fall kein einheitliches äußeres Erscheinungsbild, basierend auf einem einheitlichen Genotyp, vorliegt. Weiterhin ist es denkbar, daß DNA-Sequenzen dazu bestimmt werden, in verschiedene Pflanzensorten einer Art eingebaut zu werden. Dann ist der Voraussetzung der Zugehörigkeit aus dem untersten bekannten Taxon Genüge getan. Aber auch wenn die Gene innerhalb einer Art eingeschleust werden, kann man nicht automatisch von einer Pflanzensorte sprechen. Der Kern der Sortendefinition ist das einheitliche Erscheinungsbild, das auf einem einheitlichen genetischen Bestand basiert. Pflanzen verschiedener Sorten unterscheiden sich aber voneinander, auch wenn sie einer Art angehören. Auf Grund dieser Unterschiede können verschiedene Pflanzensorten nicht zu einer zusammengefaßt werden. Die Gemeinsamkeit der eingebauten DNA-Sequenz ist dabei in den meisten Fällen nicht hinreichend. 17 Anderes könnte sich lediglich ergeben, wenn die Merkmale, durch die sich die Pflanzensorten von anderen unterscheiden, in Anbetracht des neuen, gemeinsamen Gens in den Hintergrund geraten und die Gemeinsamkeit des gemeinsamen Gens überwiegt. In einem derartigen Fall, liegt eine neue Sorte vor. 1 8 Somit ergibt sich, daß bei sortenübergreifenden Pflanzenmehrheiten grundsätzlich keine Pflanzensorte besteht. 19 Es sei denn, das einheitliche genetische und äußere Erscheinungsbild ist gewahrt. Dem entspricht auch die Regelung der Biotechnologierichtlinie der EG. In Erwägung 31 dieser RL wird festgelegt, daß eine Pflanzengesamtheit, die lediglich durch ein bestimmtes Gen und nicht durch ihr gesamtes Genom gekennzeichnet ist, nicht dem Sortenschutz unterliegt. Diese Regelung bedeutet für den Schutz sortenübergreifender Pflanzengesamtheiten, daß sie trotz der dargelegten Bedenken nicht vom Schutzgegenstand des Sortenschutzes erfaßt werden, wenn sie lediglich durch ein Gen gekennzeichnet 15 16

(290). 17

Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 131. Vgl. Logemann/Schell GRUR 1992, 248 (250); Gareis, GRUR Int. 1987, 287 Gr. BK EPA „Transgene Pflanzen/NOVARTIS II" - GRUR Int. 2000, 431

(435). 18

So auch EPA, GRUR Int. 1995, 987 (982) - „Pflanzenzellen/PLANT GENETIC SYSTEMS". 19 So Moufang, HC 1992, 328 (347); Crespi , HC 1992, 168 (180); Häußer, GRUR Int. 1996, 330 (333); Huber, Mitt. 1994, 174 (175 f.).

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I. Sortenschutz

sind. Allerdings ist diese Regelung nicht präzise formuliert. Das kann zu Ungereimtheiten führen, wenn eine Pflanzengesamtheit zwar nicht durch ihr gesamtes Genom, aber doch durch mehr als ein Gen gekennzeichnet ist, wie es bei komplexeren Vorhaben wie beispielsweise Resistenzen möglich ist. Fraglich bleibt weiterhin, was mit der Formulierung der Kennzeichnung durch Gene oder Genome gemeint ist. Nach dem Wortlaut wäre anzunehmen, daß eine Sorte sich durch ihr gesamtes Genom, also durch alle ihre Gene, von einer anderen unterscheiden muß. Einem derartigen Fall fehlt jedoch die praktische Relevanz. Die Unterscheidung in lediglich einem Gen jedoch soll ausdrücklich nicht genügen. Die Gesamtheit der Gene muß sich also derart unterscheiden, daß von einem gänzlich anderen Genom gesprochen werden kann. Das könnte bei einem oder auch mehreren Genen noch nicht angenommen werden. Damit wären dann aber sämtliche Fälle von sortenübergreifenden Ansprüchen erfaßt und damit dem Sortenschutz nicht zugänglich. Dies ist aber wegen der möglichen Umgehung des Sortenschutzes bedenklich. Der Wortlaut der Bestimmung läßt jedoch keine andere Deutung zu. In Erwägung 32 der Richtlinie heißt es zwar, daß bei einer Erfindung, die lediglich eine bestimmte Pflanzensorte genetisch verändert und dadurch eine neue Pflanzensorte gewinnt, diese von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Das gilt sogar dann, wenn sie nicht das Ergebnis eines im wesentlichen biologischen Verfahrens ist. Allerdings wurde oben bereits dargelegt, daß in den vorliegenden Fällen zumeist keine Sorte vorliegt, so daß die Regelung in diesem Zusammenhang nicht relevant ist. Wenn die Biotechnologierichtlinie umgesetzt wird, können sortenübergreifende Ansprüche trotz aller Umgehungsgefahren des Sortenschutzrechts nicht mehr unter den Schutzgegenstand des Sortenschutzes gefaßt werden. 2. Schutzgegenstand nach US-amerikanischem Sortenschutzrecht a) Bestimmung des Begriffs

der plant variety

Das US-amerikanische Sortenschutzrecht hat die plant Schutzgegenstand, 7 USC § 2402:

variety

zum

„The breeder of any novel variety of sexually reproduced plant ... shall be entitled to plant variety protection therefor Auch in der Überschrift heißt es Right to plant variety protection und das Kapitel heißt Protectability of Plant Varieties. Diese gehen mithin von dem Schutzgegenstand der Pflanzensorte aus. Diese Terminologie ist auf den Einfluß des UPOV-Übk. zurückzuführen, das einheitlich von Pflanzensorte spricht. Allerdings wird in der Rechtsprechung, so z.B. in Hibberd 20, auch i.R.d. Plant Variety Protection von plants als Schutzgegenstand ge-

D. Gegenstand des Rechtschutzes

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sprochen. So muß angenommen werden, daß auch hier ebenso wie bei den Plant Patents nicht exakt zwischen dem konkreten Begriff der Pflanze und dem abstrakten der Pflanzensorte unterschieden wird. Auf eine derartige strenge Differenzierung zu verzichten, ist im US-amerikanischen Sortenschutz möglich, da es an einer Schnittstelle zum Patentrecht wie in § 2 Nr. 2 PatG/Art. 53 b) EPÜ fehlt. b) Konkretisierungen des Schutzgegenstandes der plant variety i. R. d. Plant Variety Protection Für die Betrachtung des Schutzes gentechnisch veränderter Pflanzen ist es vor allem von Bedeutung, inwieweit nicht nur Pflanzensorten, sondern auch Pflanzenteile und Pflanzengesamtheiten, die über eine Sorte hinausgehen, vom Sortenschutz erfaßt werden. aa) Pflanzenteile Im Fall Imazio 21 wurde vom Inhaber des Patents die Auffassung vertreten, daß der Begriff der plant variety technisch zu verstehen sei, so daß er alle Pflanzen umfasse, die dieselben wesentlichen Merkmale aufwiesen, die auch die Unterscheidbarkeit ausmachten. Der Federal Circuit Court jedoch kam zu der Auffassung, daß der Congress von dem Schutz der einzelnen Pflanze und ihrer asexually progeny ausging. 22 Bei dem Begriff der Pflanze wird dabei auf den natürlichen Wortsinn abgestellt, so daß all jenes erfaßt wird, das Wurzeln, Stiele oder Stämme, Blätter oder Blüten oder Früchte hat. 23 Das aber trifft auf Pflanzenteile gerade nicht zu. Ein Teil einer Pflanzen ist eben keine vollständige Pflanze. Daraus folgt, daß Pflanzenteile nicht unter den Schutz der Plant Patents fallen. 24 Der Begriff der plant variety ist in der Plant Variety Protection der gleiche wie i.R.d. Plant Patents. Der fehlende Schutz der Pflanzenteile hatte auch einen Gesetzesvorschlag zur Folge, der u.a. die Einbeziehung des Schutzes von Pflanzenteilen vorsah. Auch dies bestärkt die Ansicht, daß Pflanzenteile zur Zeit noch nicht Gegenstand der Schutzbestimmungen sind. Dies erscheint jedoch nicht sinnvoll, da die bloße Addition von Ansprüchen auf Pflanzenteile die 20

227 USPQ 443 (444 f.), GRUR Int. 1986, 570 (571). Imazio Nursery Inc. v. Dania Greenhouses, 69 F.3d 1560 ff. (1995). 22 Imazio Nursery Inc. v. Dania Greenhouses, 69 F.3d 1560 (1568); so auch Kjeldgaard/Marsh, EIPR 1997, 16 (20). 23 Application of Bergy 596 F.2d 952 (980) 1979; Ex parte Hibberd 227 USPQ 443 (447); Hibberd, GRUR Int. 1986, 570 (573); Adler, GRUR Int. 1988, 11 (20). 24 So auch Kjeldgaard/Marsh, EIPR 1997, 16 (20). 21

I. Sortenschutz

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Pflanze in ihrer Gesamtheit ausmachen kann. Somit ist eine Umgehung des Schutzes nicht auszuschließen. Dies auch deshalb, weil aus Pflanzenteilen aufgrund gentechnischer Einwirkung wieder ganze Pflanzen gezogen werden können. Dabei ist allerdings zu beachten, daß es sich hier nicht um eine wirtschaftliche Vorgehensweise handelt. Von daher ist der Gesetzesvorschlag für die Erweiterung des Schutzgegenstandes der Plant Patents auf Pflanzenteile begrüßenswert. bb) Pflanzenzellen Für Pflanzenzellen, die zugleich Pflanzenteile sind, gilt die o.g. Erörterung ebenso. Besonderheiten hinsichtlich der Pflanzenzellen gibt es im USamerikanischem Recht anders als im deutschen und europäischen Recht nicht. cc) Sortenumfassende Pflanzengesamtheiten Mit Ansprüchen, die nicht lediglich auf eine Sorte gerichtet sind, sondern mehrere Sorten umfassen, hat das Recht der Plant Variety Protection - und ebenso die Plant Patents - Probleme. Denn - wie oben dargelegt - wird in der Rechtsprechung davon ausgegangen, daß bei der Bestimmung der plant variety auf eine Pflanze abgestellt wird und dann auch deren Nachkommen geschützt werden. Sortenübergreifende Ansprüchen können aber gerade nicht auf eine Pflanze zurückgeführt werden, so daß auch sie nicht unter den Begriff der plant variety fallen. 3. Vergleich der Schutzgegenstände des deutschen und US-amerikanischen Sortenschutzrechts Beide Sortenschutzrechte sind sich in ihrem Schutzgegenstand ausgesprochen ähnlich. In beiden Rechtsordnungen wird der Schutzgegenstand des Sortenschutzes als die Pflanzensorte bzw. plant variety bezeichnet. Dies überrascht wegen der Anpassung an das UPOV-Übk., die in beiden Ländern durchgeführt wurde, auch nicht weiter. Die Rechtslage in Deutschland wird durch die zahlreichen europäischen Einflüsse ein wenig unübersichtlich, weil in den einzelnen Gesetzen und Übereinkommen die Schutzgegenstände auf unterschiedliche Weise definiert werden. Jedoch hat sich in o. g. Ausführungen gezeigt, daß die verwendeten Begriffe sich inhaltlich entsprechen, so daß sich zwischen den einzelnen Regelungswerken keine Unterschiede ergeben, weder durch das SortSchG noch durch die EG-VO über den gemeinschaftlichen Sortenschutz und das UPOV-Übk. werden Pflanzenteile auf die jeweiligen Definitionen zurückge-

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führt. Dies steht im Unterschied zum US-amerikanischen Sortenschutz, der eindeutig keine Pflanzenteile zum Schutzgegenstand zählt. Dieser Unterschied wirkt sich aber nicht nennenswert aus. Für den rechtlichen Schutz in der Praxis ist letztlich nicht der Schutzgegenstand, sondern vielmehr der Schutzumfang von wesentlicher Bedeutung. Im deutschen Recht erlangt die Bestimmung des Schutzgegenstandes nur deshalb solche Bedeutung, da er die Schnittstelle zwischen Sortenschutz und Patentrecht bezeichnet. Eine derartige Schnittstelle ist dem US-amerikanischen Sortenschutz- und Patentrecht aber fremd, so daß auch dem Schutzgegenstand lediglich eine weitgehend theoretische Bedeutung zukommt. Auch hinsichtlich der Beurteilung einzelner Grenzfälle zu einer Pflanzensorte gleichen sich die Rechtsordnungen. Grundsätzlich werden weder Pflanzenzellen, noch andere Pflanzenteile oder sortenübergreifende Pflanzengesamtheiten vom Sortenschutz erfaßt. Allerdings stellt sich letzteres im deutschen Recht wieder wegen der Schnittstelle zum Patentrecht, die sich auf den Begriff der Pflanzensorte bezieht, als problematisch dar.

I I . Gegenstand des Patentrechts 1. Deutsches Patent- und Gebrauchsmusterrecht Gegenstand des Patentrechts ist die Erfindung, § 1 Abs. 1 PatG/Art. 52 Abs. 1 EPÜ. Dies gilt für das Gebrauchsmusterrecht ebenso. 25 Aufgrund der Einführung des EPÜ hat auch das Verständnis des Erfindungsbegriffs im deutschen Recht eine Wandlung erfahren, nämlich durch die Reform von 1978. 26 Eine gesetzliche Definition der Erfindung wurde aber auch in diesem Rahmen nicht vorgenommen. Wegen der Schwierigkeiten einer lükkenlosen Definition 2 7 der Erfindung wurde statt einer solchen beschrieben, was jedenfalls nicht patentierbar sein sollte, § 1 Abs. 2 PatG/Art. 52 Abs. 2 EPÜ. Darüber hinaus besteht jedoch in Rechtsprechung und Literatur über einige Elemente des Erfindungsbegriffs Einigkeit. 25

Allerdings schließt der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der RL 98/44 (EU) des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen in Art. 2 durch Verweis auf § 1 Abs. 2 PatG das Gebrauchsmuster für biotechnologische Erfindungen aus. 26 Vor 1978 hatte die Rechtsprechung einen differenzierten Erfindungsbegriff entwickelt. Er umfaßte die Prüfung am Stand der Technik, den technischen Charakter der Lehre zum Handeln, die Differenzierung in Aufgabe und Lösung, das Vorliegen einer fertigen Lehre, Ausführbarkeit, Brauchbarkeit, Wiederholbarkeit, Identifizierbarkeit der Erfindung sowie die soziale Nützlichkeit. Busse, PatG § 1 Rn. 6 ff. 27 Busse, PatG § 1 Rn. 17; Benkart-Bruchhausen, PatG § 1 Rn. 43.

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II. Gegenstand des Patentrechts

a) Allgemeine Elemente des Erfindungsbegriffs Kern der Erfindung ist die Lehre zum technischen Handeln. Dieses Handeln muß planmäßig sein, d.h. unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges. 28 Es muß also ein Problem mit technischen Mitteln gelöst werden. Erforderlich ist, daß die Art und Weise der Lösung dargestellt werden kann, wenngleich nicht die ursächlichen Naturgesetze erkannt werden müssen. Es handelt sich um eine sog. „Belehrung des Fachmanns". Dabei muß die Kausalkette vom Einsatz bis zum Ziel überschaubar sein, eben beherrschbar. 29 Dies Erfordernis bereitet grundsätzlich in bezug auf Erfindungen an Pflanzensorten und auch hinsichtlich der sortenübergreifenden Ansprüche bei transgenen Pflanzen keine Probleme. Von besonderer Bedeutung für gentechnische Erfindungen ist dagegen das Erfordernis des technischen Charakters 30 der Erfindung. Auch dieser Begriff ist schwer faßbar. Es sind vielfältige Definitionsversuche unternommen worden. 31 Es können in diesem Rahmen nicht alle Bemühungen dargestellt werden, die um die Klärung des Begriffs der technischen Lehre gemacht worden sind. Vielmehr sollen lediglich die zwei präzisesten erörtert werden. Ein Definitionsansatz ist, daß als technisch jeder durch Einwirkung von Menschen entstandene Gegenstand, soweit er der Welt der (in Raum und Zeit vorhandenen) Dinge angehört, angesehen wird. Nicht technisch sollen danach Gegenstände der Natur und der Welt der Vorstellung sein. 32 Gegen diese Auffassung wird eingewandt, daß die ästhetische Formschöpfung nicht ausdrücklich vom Erfindungsbegriff ausgeschlossen wird. 3 3 Da sich dieses Problem bei gentechnischen Neuerungen hinsichtlich von Pflanzen aber nicht stellt, ist diese Definition insoweit anwendbar. Ein weiterer Ansatz ist, daß eine technische Erfindung eine angewandte Erkenntnis voraussetzt, mittels einer Anweisung mit bestimmten technischen Mitteln zur Lösung einer technischen Aufgabe ein technisches Ergeb28

39.

BGHZ 52, 74 (79) - „Rote Taube"; Nirk/Ullmann,

Gewerblicher Rechtsschutz,

29 Mes, PatG § 1 Rn. 9 u. 14; Nirk/Ullmann, Gewerblicher Rechtschutz, 40; Busse, PatG § 1 Rn. 18. 30 BGH GRUR 1965, 533 (534) - „Typensatz"; BGHZ 52, 74 (77 ff.) - „Rote Taube"; GRUR Int. 1992, 279 (291) - „Schriftzeichenform". 31 Benkard/Bruchhausen, PatG § 1 Rn. 43; beispielsweise: Schick, GRUR Int. 1984, 406. 32 Β PatG Mitt 1964, 97 (99). 33 Benkard/Bruchhausen, PatG § 1 Rn. 43.

60

D. Gegenstand des Rechtschutzes

nis zu erzielen. Das Ergebnis müsse dabei unmittelbar auf die Außenwelt einwirken. 34 Problematisch an diesem Definitionsversuch ist jedoch, daß der technische Charakter wiederum unter Verwendung des Begriffes „technisch" definiert wird, so daß diese Definition eigentlich der Logik entbehrt. Es ist ersichtlich, daß sich nicht eindeutig bestimmen läßt, wann eine Erfindung technischen Charakter hat, sondern dies vielmehr im Einzelfall durch eine detaillierte Abwägung bestimmt werden muß. Einigkeit herrscht jedenfalls darüber, daß soweit technische und nichttechnische Merkmale zusammentreffen, auf eine Gesamtbetrachtung abzustellen ist und es zu ermitteln ist, welche Merkmale für die technische Lösung maßgebend sind. 35 b) Auswirkungen auf gentechnisch veränderte

Pflanzen

In diesem Rahmen stellt sich die Frage, wie sich die allgemeine Definition des Schutzgegenstandes auf den speziellen Anwendungsbereich gentechnisch veränderter Pflanzen auswirkt. Zwar wird diese Problematik üblicherweise 36 im Rahmen von § 2 Abs. 1 u. 2 PatG/Art. 53 a u. b EPÜ gesehen. Diese Ausnahmevorschriften sind jedoch erst dann anwendbar, wenn überhaupt der Schutzgegenstand des Patentrechts betroffen ist. Aus systematischer Sicht muß dieses Problem bereits im Rahmen des Schutzgegenstands behandelt werden. Der Schutzgegenstand umfaßt - anders als oben beim Sortenschutz gehandhabt - auch Pflanzenteile, Pflanzenzellen, ganze Pflanzen, sortenübergreifende Pflanzen. Dies folgt daraus, daß einzig der technische Charakter der jeweiligen Erfindungen problematisch ist, da diese Erfindungen im Zusammenhang mit lebender Materie stehen. Eine Pflanze oder ein Pflanzenteil für sich betrachtet wie etwa ein Blatt oder eine Blüte kann nicht als eine Lehre zum technischen Handeln betrachtet werden. Dies ist aber auch nicht erforderlich. Die Lehre ist vielmehr in der Art und Weise der Erzeugung z.B. des Blattes zu sehen, mithin in der Beschreibung über die Anwendung, mit welcher Methode - gleich ob durch klassische Züchtung, gentechnische oder biochemische Verfahren das Ergebnis dieses einen Blattes mit seinen spezifischen Eigenschaften zu 34

BGHZ 52, 74 (78 f.) - „Rote Taube". Benkard/Bruchhausen, § 1 Rn. 50; BGHZ 117, 144 (150) - „Tauchcomputer"; Mes, PatG § 1 Rn. 36 f. 36 Busse, PatG Verweis in § 1 Rn. 36 auf § 2 Rn. 22 ff.; Vermehrungsgut/CibaGeigy GRUR Int. 1984, 301 (302); Pflanzenzellen/PLANT GENETIC SYSTEMS GRUR Int. 1995, 978 (979 f.); Roberts, EIPR 1996, 531 (533 f); Teschemacher, GRUR Int. 1987, 303 (308 f.). 35

II. Gegenstand des Patentrechts

61

erreichen ist. Ob der Schutz des Patentes sich dann auf das Verfahren oder auf den Pflanzenteil als Erzeugnis erstreckt, ist dann eine Frage des Schutzumfangs. 37 Problematisch ist aber - wie oben schon erwähnt - der für eine Erfindung erforderliche technische Charakter. Schon nach dem natürlichen Verständnis des Wortlauts ist ein Pflanzenteil wie ein Blatt oder eine Wurzel natürlich und nicht technisch. Dies deckt sich auch mit den aufgezeigten Erklärungsversuchen des technischen Charakters einer Erfindung. Es ist eben zweifelhaft, ob ein Pflanzenteil der „Welt der Dinge" angehört oder vielmehr in die Welt des Natürlichen und des Lebens zu zählen ist. Dies ist ein fast schon philosophisches Problem, das an dieser Stelle nicht zu behandeln ist. Auch nach dem zweiten Definitionsversuch wird ein technisches Ergebnis vorausgesetzt. Ob dies bei einem natürlichen Pflanzenteil angenommen werden kann, ist zumindest zweifelhaft. Etwas anderes ergibt sich, wenn man den Umstand einbezieht, daß der Pflanzenteil eben nicht von sich aus auf rein biologischem Weg ohne menschliches Zutun entstanden ist - dann fiele es nicht unter den Schutzgegenstand des Patentrechts - sondern daß seine Entstehung auf menschlicher Einwirkung beruht. Dies entweder durch geschicktes Kreuzen verschiedener Pflanzen oder durch die präziseren Verfahren der Gentechnik. Wenn man aber davon ausgeht, daß die Methode technisch ist, da wesentlich vom Menschen beeinflußt, dann kann es auch das Ergebnis sein. Wie erwähnt, kommt es bei dem Zusammentreffen von technischen und nichttechnischen Merkmalen einer Erfindung darauf an, welche bei einer Gesamtschau für das Ergebnis maßgebend sind. Hierbei muß auf den Einzelfall abgestellt werden. Aber auch eine schematische Betrachtung läßt sich zumindest für eine erste Würdigung in Betracht ziehen. Zunächst drängt sich eine Differenzierung hinsichtlich der Methode auf. So muß die gentechnische Verfahrensweise als technischer als die klassische Kreuzung angesehen werden, so daß ihr zumindest eher technischer Charakter zugesprochen werden kann. Schon weil die klassische Züchtung eine lange Tradition aufweist, vermittelt sie das Gefühl der Natürlichkeit. Bedenkt man jedoch, wie gering tatsächlich die Unterschiede zwischen den Methoden sind, verschwindet dieser Eindruck. Bei der klassischen Züchtung werden mit dem Ziel, ein Gen einer Pflanzensorte, die die gewünschte Eigenschaft aufweist, auf eine andere zu übertragen, die entsprechenden Sorten gekreuzt. Dies ist ein aufwendiges Verfahren. Bei gentechnisehen Verfahren wird das Gen, das die Informationen für die gewünschte Eigenschaft trägt, isoliert und danach in die Pflanzensorte 37

Vgl. unten G. II.

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D. Gegenstand des Rechtschutzes

übertragen. Bei beiden Methoden werden also ein oder auch mehrere Gene übertragen. Der wesentliche Unterschied liegt darin, daß in der Gentechnik aufgrund der Universalität der Gene die Übertragung nicht nur innerhalb einer Art, sondern auch zwischen verschiedenen Arten stattfinden kann. Dies ist sicherlich ein bedeutsamer Unterschied, methodisch wirkt er sich jedoch nicht aus. Auch darf nicht verkannt werden, daß sich an die gentechnische Induktion eines DNA-Abschnitts immer noch die klassische Kreuzung anschließen muß, um eine beständige Sorte zu erhalten, die über Generationen hinweg die gleichen Eigenschaften aufweist. Bei Betrachtung dieser Umstände verbietet es sich, hinsichtlich des Schutzgegenstandes zwischen der gentechnischen Methode und der hergebrachten zu unterscheiden. Beide Methoden weisen technische Merkmale auf. Einmal die Übertragung der DNA-Sequenz und dann die gezielte Auswahl der zu kreuzenden Pflanzen. Für die Bestimmung des technischen Charakters kommt es somit darauf an, welche Merkmale ausschlaggebend sind. Das jeweilige Verfahren wurde durchgeführt, um bestimmte Gene zu übertragen und auf diesem Wege spezifische Eigenschaften bei einer neuen Pflanzensorte heranzubilden. Der Schwerpunkt des Verfahrens liegt also auf der Methode, die zu diesen Eigenschaften geführt hat und damit auf den technischen Merkmalen. Hieran ändert auch nichts, daß das Ergebnis eigentlich ein Natürliches ist. Denn durch das technische Verfahren ist eben auch der Pflanzenteil nicht mehr nur natürlich, sondern weist die Eigenschaften auf, die durch menschliche Einwirkung induziert wurde, sie ist daher auch als technische Einwirkung anzusehen. Dies auch gerade in dem Bereich, in dem die Änderung hervorgerufen wurde. Grundsätzlich ist daher einem Verfahren zur Züchtung von bestimmten Pflanzenteilen technischer Charakter i.S. einer Erfindung zuzusprechen. Dies Ergebnis steht im Einklang mit der Biotechnologierichtlinie der EG, die in Art. 1 Abs. 1 vorsieht, daß die Mitgliedstaaten biotechnologische Erfindungen durch das nationale Patentrecht schützen. Auch in Art. 4 Abs. 2 heißt es explizit „.Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, können patentiert werden Auch das deutsche und das europäische Patentamt sowie die Rechtsprechung gehen von einer grundsätzlichen Patentierbarkeit von Pflanzen aus. 38 38

In Transgene Pflanzen/NOVARTIS, GRUR Int. 1999, 162 f. wird dies vorausgesetzt. Ausdrücklich keine Bedenken gegen Patente an lebenden Organismen und insbesondere auch an Pflanzen hat das EPA in Pflanzenzellen/PLANT GENETIC SYSTEMS, GRUR Int. 1995, 978 (980 f.); ebenso Patent für pflanzliche Lebensfor-

63

II. Gegenstand des Patentrechts

2. Gegenstand der US-amerikanischen Utility

and Plant Patents

Im US-amerikanischen Patentrecht ist der Schutzgegenstand anders beschrieben als im soeben dargestellten deutschen Patentrecht. Insbesondere wird zwischen den allgemeinen Patenten, den Utility Patents, und den Plant Patents unterschieden. a) Utility Patents In 35 § 101 USC ist der Gegenstand des Patentrechts beschrieben als „any new and useful process , machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof'. 39 Es wird also nicht vom Erfindungsbegriff ausgegangen, sondern vielmehr von der genannten Aufzählung. Allerdings wird in den folgenden Vorschriften häufig auf „the invention " verwiesen. 40 Schon dies spricht dafür, daß die Aufzählung extensiv ausgelegt wird. Der Supreme Court entschied in seiner grundlegenden Entscheidung Diamond v. Chakrabarty 41, daß „anything under the sun that is made by man,, patentierbar sei. Damit ist der Rahmen des Gegenstandes des Patentrechts sehr weit gesteckt. Für die Frage der Patentierbarkeit von Pflanzensorten und insbesondere gentechnisch veränderter Pflanzen ist insbesondere auch die Aussage in Chakrabarty von Bedeutung, daß in 35 USC § 101 bei der Frage nach der Patentierbarkeit nicht danach unterschieden wird, ob etwas Lebendes oder Nichtlebendes patentiert werden soll. Vielmehr müsse zwischen „products of nature, wether living or not, and human-made inventions " differenziert werden. Der Supreme Court ging vom Wortlaut der Vorschrift des 35 § 101 USC aus. 42 Durch die sehr weiten Begriffe wie „manufacture " und

men/GREENPEACE, GRUR Int. 1993, 865 (870); BGHZ 52, 74 (76) - „Rote Taube". 39 „A process is a made of treatment of certain materials to produce a given result. It is an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing. " 94 U.S. 780, 788 (1876). „A machine is a device that has relatively movable parts and that performs a useful operation. An article of manufacture is generally defined as any tangible object other than a machine or composition of matter, that is man-made and not found in substantially the same form in nature. A composition of matter includes the physical or chemical composition of two or more ingredients to produce a mixture or compound, which may be a liquid , solid, or gas. " Epstein on Patents, § 5 02 [A]. 40 So in § 102, 103, 104 usw. 41 447 U.S. 303 at 309 (1980); In Chakrabarty ging es um ein Bacterium der Gattung Pseudomonas, das zumindest zwei energieliefernde Plasmide enthält, wobei jedes Plasmid einen getrennten Kohlenwasserstoffabbau ermöglicht. Es handelte sich um ein gentechnisch verändertes Bacterium. Genutzt werden sollte dies Bacterium beim Abbau von Ölverschmutzungen.

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D. Gegenstand des Rechtschutzes

„composition of matter " habe der Congress deutlich gemacht, daß dieser Vorschrift ein weiter Anwendungsbereich zukommen solle. Auf keinen Fall dürfen in die Patentgesetze Beschränkungen hineingelesen werden, die der Gesetzgeber gar nicht regeln wollte. 4 3 Ebenso spreche auch die historische Auslegung für eine weites Anwendungsfeld. So hat Jefferson im Zusammenhang mit einer Änderung des Patentgesetzes geäußert, daß durch das Patentrecht der Erfindungsgeist eine besondere Förderung genießen solle. 44 Auch aus den Gesetzesmaterialien zu der Änderung des Patentgesetzes von 1952 geht hervor, daß „alles unter der Sonne, das von Menschenhand gemacht ist", patentierbar sein sollte. 45 Aber auch dieser weite Anwendungsbereich soll nach Auffassung des Supreme Court seine Grenzen dort finden, wo es um bloße Entdeckungen, Naturgesetze, physikalische Phänomene und abstrakte Ideen geht. 46 Für die in Chakrabarty relevante Erfindung hinsichtlich des Bacteriums ergibt sich daraus, daß es unzweifelhaft patentierbar ist, da von Menschenhand geschaffen und auf die Frage, ob es lebende Materie ist, kommt es danach gerade nicht an. Hinsichtlich Patenten an Pflanzen muß unterschieden werden. Wird eine in der Natur vorkommende Pflanzensorte lediglich gefunden, so ist sie nicht patentfähig, anders jedoch, wenn sie durch gentechnische Beeinflussung wesentlich verändert wurde, denn dann ist sie von Menschenhand geschaffen und damit patentierbar. Aus dieser Entscheidung folgt, daß gentechnisch veränderte Pflanzen, Pflanzensorten, -teile unproblematisch Gegenstand eines Patents sein können, wenn sie durch gentechnische Veränderung, also von Menschenhand, wesentlich beeinflußt worden sind. Vor dieser Entscheidung und vor Erlaß des Plant Patent Act 1930 galten Pflanzen als product of nature und waren damit nicht patentfähig. Dies ging u. a. aus der Entscheidung Ex parte Latimer 47 hervor, dort wurde nämlich ein Patent für eine Faser aus der Nadel des pinus australis abgelehnt. Die Begründung war, daß ein gegenteiliges Ergebnis es ermöglichen würde, daß „Patente auf die Bäume des Waldes und die Pflanzen der Erde erlangt werden könnten, was natürlich unvernünftig und unmöglich wäre " 48. 42

GRUR Int. 1980, 627 (628). United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178 (199) (1933). 44 Writings of Thomas Jefferson, S. 75-76 - zit. nach Chakrabarty, GRUR Int. 1980, 627 (629). 45 S. Rep. No. 1979, 82nd Cong. 2nd Sess., 5 (1952); H.R.Rep. No. 1923, 82d Cong., 2d Sess., 6 (1952). 46 Chakrabarty, GRUR Int. 1980, 627 (629). 47 A.a.O., 126, aber auch: Imazio Nursey Inc. v. Dania Greenhouses 69 F.3d 1560 (Fed. Cir.) 1995; Chisum on Patents, § 1.02[7]. 48 Ex parte Latimer, a.a.O., 126. 43

II. Gegenstand des Patentrechts

65

Diese Auffassung änderte sich aber 1930 und wurde im Plant Patents Act gesetzlich geregelt. b) Plant Patents Mit dem Plant Patent Act 1930 stand nun fest, daß auch Pflanzensorten patentierbar sein sollen. Schutzgegenstand der Plant Patents ist gem. 35 USC § 161 jede sich vegetativ vermehrende Pflanzensorte. Es heißt in dieser Vorschrift: „ Whoever invents or discovers and asexually reproduces any distinct and new variety of plant ... may obtain a patent therefor ..." Zweifel können aber entstehen, wenn man die Überschrift des § 161 und auch die des gesamten Kapitels betrachtet. Dort ist die Rede von Patents for plants und Plant Patents. Es wird also allgemein auf Pflanzen abgestellt und nicht auf den abstrakteren Begriff der Sorte. Handelt es sich hierbei lediglich um eine Ungenauigkeit oder haben diese unterschiedlichen Bezeichnungen Auswirkungen auf den Schutzgegenstand? Als Gegenstand der Plant Patents werden von der Rechtsprechung 49 konkret gegenständliche Pflanzen angesehen. Die Konsequenz, die hieraus gezogen werden muß, lautet, daß die Unterscheidung zwischen dem konkret-gegenständlichen Begriff der Pflanze und dem abstrakten Terminus der Pflanzensorte nicht so stringent durchgehalten wird, wie dies nach obiger Darstellung im deutschen Sortenschutzrecht zutrifft. Dies hängt damit zusammen, daß eine Verknüpfung des Schutzgegenstandes des Sortenschutzrechts mit einer Ausnahme des Patentsrechts, wie sie im deutschen Recht existiert, im US-amerikanischen Recht nicht gegeben ist, sondern daß ganz im Gegenteil, es sogar neben dem Sortenschutzrecht auch ein spezifisch auf Pflanzen ausgelegtes Patentrecht gibt. Von einem gegenseitigen Ausschluß von Patentrecht und Sortenschutzrecht kann also keine Rede sein. Der Schutzgegenstand der Pflanzensorte wird also von vornherein konkret auf die einzelnen Pflanzen bezogen gesehen. Es drängt sich nunmehr die Frage auf, ob durch das spezielle Schutzrecht der Plant Patents nicht Utility Patents für Pflanzensorten ausgeschlossen sind. Diese Frage stand kürzlich zur Entscheidung durch den Supreme Court an. 5 0 Es wäre nicht erforderlich gewesen, ein anderes Schutzinstitut zu schaffen, wenn Pflanzensorten ebenso durch Utility Patents geschützt werden könnten. Dies wird aber in der Chakrabarty-Entscheidung 51 verneint. Der Grund für die Einführung des PPA war zunächst, daß Pflanzen 49 Ex parte Hibberd, GRUR Int. 1986, 570 (573); Yoder Brothers Inc. v. California-Florida Plant Co., 193 USPQ 264 (291 f.). 50 Farm Advantage, Inc. v. Pioneer Hi-Bred International, Ine 200 F.3d 1374, affirmed; Entscheidung des Supreme Court bislang nur im Internet veröffentlicht: http://www.biotech-info.net/FarmAdvSCourtOpin.pdf . 5 Walser

D. Gegenstand des Rechtschutzes

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als Produkte der Natur zu gelten haben und darüber hinaus, daß Pflanzen der für Patente erforderlichen schriftlichen Beschreibung nicht zugänglich seien. Als der Kongreß den PPA erließ, hat er zu beiden Punkten Stellung genommen. 52 Er machte deutlich, daß das Werk eines Pflanzenzüchters zur Unterstützung der Natur eine patentfähige Erfindung sei. Das Erfordernis der schriftlichen Beschreibung wurde durch 35 USC § 165 derart angepaßt, daß lediglich eine Beschreibung so vollständig wie vernünftigerweise möglich ist, erforderlich ist. Es kann aus dem Inkrafttreten des PPA aber nicht geschlossen werden, daß lebende Materie generell nicht zum Gegenstand des Patentrechts gehören soll. Ebenso wird auch kein Ausschluß von Pflanzensorten von der Patentierbarkeit darin gesehen, daß sie bereits durch die Plant Variety Protection geschützt sind. Zum einen gelte dieser Schutz nur für generativ vermehrbare Pflanzensorten, weil andere Pflanzensorten nach damaliger Auffassung nicht beständig vermehrt werden könnten. Diese Begründung ist zwar überholt, da sich heute auch generativ vermehrbare Pflanzen beständig reproduzieren lassen, ändert aber am Schutzgegenstand der Plant Variety Protection nichts. Wenn es verschiedene Gesetze zur Regelung einer Materie gibt, so sind sie, wenn keine ausdrückliche Regelung existiert, nebeneinander anzuwenden. Auf keinen Fall ist dem Gesetzgeber eine stillschweigende Begrenzung des allgemeineren Schutzinstituts - in dieser Konstellation des 35 USC § 101 - unterzuschieben. Dies ist ein grundlegendes Auslegungsprinzip. 5 3 Anderes gilt lediglich, wenn die Schutzinstitute sich widersprechen und dann auch nur soweit der Widerspruch tatsächlich reicht. 54 Ein derartiger Widerspruch zwischen Utility Patents und Plant Patents ist aber nicht ersichtlich. Dies auch gerade deshalb nicht, da innerhalb der Regelung der Plant Patents weitgehend auf die Vorschriften für der Utility Patents verwiesen wird. 5 5 Pflanzensorten sind also sowohl über die Utility Patents als auch - soweit sie vegetativ vermehrbar sind - über die Plant Patents zu schützen.

51

GRUR Int. 1980, 627 ff.; ebenso in: Application of Le Grice, [Ct. Cust. & Pat. App.] (1962) 301 F.2d 929 (933); Chacrabarty Papers, 42 f. 52 Vgl. Application of Malcolm E. Bergy, Application of Anala M. Chakrabarty, 596 F.2d 952 (982 ff.) (1979); Ex parte Hibberd, GRUR Int. 570 (571). 53 Hibberd, GRUR Int. 1986, 570 (572); General Motors Acceptance Corp. v. United States, 286 U.S. 49 (61 f.); Red Rock v. Henry, 106 U.S. 596 (601 f.). 54 Juan Posadas v. National City Bank, 296 U.S. 497 (504); Hibberd, GRUR Int. 1986. 570 (572). 55 35 USC § 161 sec. 2.

III. Vergleich des Sortenschutzes und des Patentrechts

67

3. Vergleich des deutschen und US-amerikanischen Gegenstands des Patentrechts Der augenfälligste Unterschied des deutschen und US-amerikanischen Patentgegenstandes ist die Art und Weise seiner Beschreibung. Während im deutschen Recht die Erfindung geschützt wird, wird der Schutzgegenstand im US-amerikanischem Recht enumerativ aufgezählt, process , manufacture... . Aber der Unterschied bleibt ein formaler, da die Aufzählung des US-amerikanischen Rechts extensiv ausgelegt wird, so daß es kaum Dinge gibt, die grundsätzlich keine Erfindung sein können. Hinsichtlich des Rechtsschutzes für Pflanzen stellt sich im deutschen Recht das Erfordernis des technischen Charakters der Erfindung als problematisch dar. Diese Einschränkung kennt das US-amerikanische Recht nicht. „Everything under the sun" ist patentierbar, es muß nur durch Menschenhand geschaffen worden sein. Dies weist aber eine beachtliche Ähnlichkeit zum im deutschen Recht erforderlichen technischen Charakter auf. Bei der Bestimmung des technischen Charakters sind im deutschen Recht zahlreiche Definitionen entwickelt worden, während das US-amerikanische Recht aufgrund der Rechtsprechung im Einzelfall entscheidet, was aber seine Ursache in den unterschiedlichen Rechtsordnungen des common law im Vergleich zum kontinental-europäischen Recht hat. Aber in beiden Ländern läuft die Prüfung letztlich darauf hinaus, ob eine wesentliche technische oder nicht von Menschenhand vorgenommene Einwirkung vorliegt. Die Unterschiede verblassen also. Von diesem Schutzgegenstand weicht derjenige der Plant Patents ab. Dieser bezieht sich ausschließlich auf die plant variety , da die Plant Patents ein spezielles Schutzinstitut für Pflanzensorten sind. Er gleicht dem Gegenstand der Plant Variety Protection und ist mithin mit dem Schutzgegenstand des Sortenschutzes vergleichbar. 56 I I I . Vergleich der Gegenstände des Sortenschutzes und des Patentrechts im Hinblick auf Pflanzensorten und sortenübergreifende Anprüche Wie oben dargelegt, umfassen sowohl der Schutzgegenstand des Sortenschutzes als auch derjenige des Patentrechts Pflanzensorten. Allerdings ist das Sortenschutzrecht dadurch, daß sein Schutzgegenstand auf Pflanzensorten beschränkt ist, insoweit spezieller, während das Patentrecht schon durch seine Entstehungsgeschichte allgemeiner gehalten und mehr an die unbelebte Materie angepaßt ist. 5 7 Dies läßt auch eine bessere Anpassung der 56 5*

Siehe oben D. I. 2. a).

68

D. Gegenstand des Rechtschutzes

weiteren Schutzvoraussetzungen - auf die noch einzugehen sein wird - vermuten. Hinsichtlich der sortenübergreifende Ansprüche ist der Schutzgegenstand des Sortenschutzrechts nicht betroffen, das Patentrecht ist aufgrund seines weiten Erfindungsbegriffs anwendbar. Inwieweit für derartige - aufgrund gentechnischer Möglichkeiten - sortenübergreifenden Ansprüche ein Schutz durch Patenterteilung allerdings sinnvoll ist, ist kein Problem des Schutzgegenstandes, wird aber weiter unten geklärt werden. Der entscheidende Unterschied liegt also darin, daß das Patentrecht einen generischen Schutzgegenstand aufweist, während der des Sortenschutzes speziell ist. 5 8

57

Mast, Sortenschutz/Patentschutz und Biotechnologie, 33; Lessmann in: FS Lukes 425 (428 f); Bauer, 240 f. 58 GRUR-Fachausschuß, GRUR 1999, 682 (685); Straus , GRUR 1993, 794 (795 f.).

E. Anpruchsvoraussetzungen Ein weiterer Aspekt neben der Notwendigkeit und dem Gegenstand eines gesetzlichen Schutzes sind für die Bestimmung des adäquaten Schutzinstruments für Pflanzensorten und sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten die Anspruchsvoraussetzungen. I. Sortenschutz 1. Voraussetzungen nach SortSchG, UPOV-Übk. und EG-VO Voraussetzung für die Erteilung von Sortenschutz sind gem. § 1 Abs. 1 SortSchG, Art. 5 Abs. 1 UPOV-Übk. und nach Art. 6 EG-VO Unterscheidbarkeit, Homogenität, Beständigkeit, Neuheit und Eintragbarkeit. 1 a) Unterscheidbarkeit Der Begriff der Unterscheidbarkeit ist in § 3 SortSchG erläutert. Danach muß die Sorte sich in der Ausprägung wenigstens eines maßgebenden Merkmals von jeder anderen am Antragstag bekannten Sorte deutlich unterscheiden. Im SortSchG von 19682 wurde in dieser Bestimmung nicht auf das maßgebende Merkmal, sondern auf ein wichtiges morphologisches oder physiologisches Merkmal abgestellt. Dies wurde geändert, um den Bereich der möglichen Unterscheidungskriterien zu erweitern. Nunmehr sind auch zytologische und biochemische Differenzierungen möglich. 3 Somit ist eine Unterscheidung nach morphologischen Merkmalen, nämlich dem äußeren Erscheinungsbild wie Form und Farbe, nach den physiologischen Merkmalen wie dem Ertrag und der Widerstandsfähigkeit möglich. Darüber hinaus aber eben auch nach zytologischen und biochemischen Merkmalen. Auch die genetische Information ist lediglich eine chemische Verbindung. Die Möglichkeit der Unterscheidung anhand von biochemischen Merkmalen macht es also möglich, daß die Unterscheidbarkeit allein auf einer veränderten DNA-Sequenz beruht. 1

Vgl. zu den Anspruchsvoraussetzungen auch: BPatGE 42, 26 (30 ff.) „Schnee", GRUR 2000, 312 (313 f.). 2 BGBl 1968 I, 429. 3 Nirk/Ullmann, 186; Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 139.

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E. Anpruchsvoraussetzungen

Dennoch muß es sich um ein maßgebendes Merkmal handeln. Hier ist die Grenze zu bestimmen, wann ein wesentlicher Unterschied vorliegt, der die Annahme einer eigenständigen Sorte rechtfertigt und wann nur eine zu vernachlässigende Abweichung. Dabei gilt es zu beachten, daß je geringer die Anforderungen an das maßgebende Merkmal sind desto geringer auch der Schutzumfang der Sorte ist und damit auch der wirtschaftliche Wert des Sortenschutzes. Nach § 3 Abs. 1 SortSchG reicht schon ein maßgebendes Merkmal aus. Damit wird die Grenze der Unterscheidbarkeit sehr niedrig angesetzt. Es war lange streitig, ob es sich um ein funktionelles Merkmal handeln müsse oder ob es wirtschaftlichen Wert aufweisen müsse.4 Diese Frage hat jedoch durch die Erweiterung des Schutzumfangs auf die im wesentlichen abgeleitete Sorte in § 10 Abs. 2 Nr. 1 SortSchG an Bedeutung verloren. 5 Mit dieser Erweiterung des Schutzumfangs wird der Gefahr begegnet, daß Pflanzensorten, die in einem langwierigen und materiell aufwendigen Prozeß gezüchtet worden sind, plagiiert werden, indem z.B. auf gentechnischem Weg ein neues Gen integriert wird, so daß eine neue Sorte entsteht, die allerdings derart an die Ursprungssorte angelehnt ist, daß ihr Wert zweifelhaft erscheint. Somit ist es gerechtfertigt, die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit niedrig anzusetzen. Es ist sogar empfehlenswert, um einer willkürlichen Versagung des Sortenschutzes vorzubeugen. Die Korrektur erfolgt dann im Rahmen des Schutzumfangs bei der Frage, ob es sich um eine im wesentlichen abgeleitete Sorte handelt. Dennoch ist es erforderlich, daß ein Fachmann den Unterschied deutlich erkennen und beschreiben kann. 6 Im UPOV-Übk. wird in Art. 7 lediglich auf die deutliche Unterscheidbarkeit abgestellt, ohne daß eine Konkretisierung des maßgebenden Merkmals erfolgt. In Art. 7 Abs. 1 EG-VO dagegen wird auf die Ausprägung der aus einem Genotyp oder einer Kombination von Genotypen resultierenden Merkmale abgestellt. Es bleibt also offen, ob bereits die Abweichung eines Merkmals ausreicht. Aber mangels einer Einschränkung des Wortlauts und mangelnder Festlegung einer Mindestgröße oder -anzahl ist hiervon auszugehen.7 Dies liegt auch im Interesse einer einheitliche Auslegung mit dem UPOV-Übk. Die Unterscheidbarkeit muß von allen allgemein bekannten Sorten gegeben sein. Die allgemeine Bekanntheit ergibt sich nach § 3 Abs. 2 SortSchG insbesondere durch die Eintragung der Sorte in ein amtliches Verzeichnis, 4

Neumeier, 85 ff. Zur im wesentlichen abgeleiteten Sorte unten G. I. 1. a) cc). 6 Das Bundessortenamt legt die Merkmale fest, die es als maßgebende Unterscheidungskriterien ansieht, und teilt diese auf Anfrage auch mit, um so eine einheitliche Beurteilung garantieren zu können, § 3 Abs. 1, S. 2 SortSchG. 7 Ebenso: Wuesthojf/Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 143. 5

I. Sortenschutz

71

dem Antrag auf einen solchen Eintrag, wenn diesem stattgegeben wird, oder durch das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial oder Erntegut der Sorte zu gewerblichen Zwecken. Die ersten beiden Beispiele für das Erlangen allgemeiner Bekanntheit finden sich auch im UPOV-Übk. und in der EG-VO wieder. Das Inverkehrbringen jedoch nicht. Die Aufzählungen sind aber wegen des Ausdrucks „insbesondere" im SortSchG und im UPOV-Übk. nicht abschließend. In der EG-VO ergibt sich der beispielhafte Charakter aus Art. 7 Abs. 2, S. 2, in dem es heißt, daß in einer Durchführungsverordnung beispielhaft weitere Fälle aufgezählt werden können. Von dem Fehlen der ausdrücklichen Benennung kann daher nicht auf eine unterschiedliche Auslegung geschlossen werden. Über diese Beispiele hinaus käme noch das Vorstellen der Pflanzensorte z.B. auf Messen oder ihre detaillierte Beschreibung in Fachzeitschriften oder sonstigen Veröffentlichungen in Betracht. Aufgrund der niedrigen Ansetzung der Schwelle für die Unterscheidbarkeit gibt es in der Praxis nur wenige Problemfälle. Selbst bei den sortenübergreifenden Ansprüchen, die - wie dargelegt - nach der Biotechnologierichtlinie nicht unter den Sortenschutz gefaßt werden sollen, könnte die Unterscheidbarkeit der gesamten Pflanzenmehrheit sogar aufgrund eines unterschiedlichen Gens angenommen werden.

b) Homogenität Desweiteren wird die Homogenität der Pflanzensorte vorausgesetzt. Nach § 4 SortSchG ist eine Sorte homogen, wenn sie in der Ausprägung der für die Unterscheidung maßgebenden Merkmale hinreichend einheitlich ist, ohne daß dabei Abweichungen aufgrund der Besonderheit ihrer Vermehrung zu beachten sind. Das UPOV-Übk. stellt zwar in Art. 8 nicht ausdrücklich die Verbindung zur Unterscheidbarkeit her, stellt aber auf die maßgebenden Merkmale ab. Diese begründen aber gerade die Unterscheidbarkeit, so daß der direkte Verweis darauf eigentlich nicht erforderlich wäre und im SortSchG allenfalls der Klarstellung dienen könnte. Die EG-VO hat sich in ihrem Wortlaut dem SortSchG angepaßt. Die hinreichende Einheitlichkeit setzt keine absolute Gleichheit voraus, geringe Abweichungen sind also zulässig, ohne einen Sortenschutz zu verhindern. Dies ist insbesondere deshalb sinnvoll, da das äußere Erscheinungsbild einer Sorte auch durch äußere Gegebenheiten wie Klimaeinflüsse bestimmt wird, insofern also schon keine absolute Gleichheit zu erreichen ist. Wesentlich ist, daß die Einheitlichkeit hinsichtlich der Merkmale vorliegen muß, die für die Unterscheidung ausschlaggebend sind. Da diese sich

72

E. Anpruchsvoraussetzungen

auch auf die äußerliche Ausprägung nur weniger Gene beschränken kann, ist auch die Einheitlichkeit entsprechend beschränkt. Allerdings sind diese äußerlichen Merkmale, auch wenn sie nur auf einem oder wenigen Genen beruhen, meist deutlich zu erkennen. Als Beispiel sei eine unterschiedliche Halmlänge genannt. Die Homogenität könnte bei sortenübergreifenden Ansprüchen aufgrund ihres unterschiedlichen Erscheinungsbildes problematisch werden. Allerdings müßte sie im Ergebnis in der Regel angenommen werden, da sie sich lediglich auf die für die Unterscheidbarkeit maßgebenden Merkmale bezieht. Nach Umsetzung der Biotechnologierichtlinie wird diese Frage jedoch nicht mehr relevant sein, da bei sortenübergreifenden Pflanzenmehrheiten dann kein Sortenschutz mehr gewährt wird. c) Beständigkeit Nach § 1 Abs. 1, Nr. 3 i.V.m. § 5 SortSchG muß eine Pflanzensorte beständig sein, um unter den Sortenschutz zu fallen. Das setzt gem. § 5 voraus, daß die Sorte in der Ausprägung der für die Unterscheidbarkeit maßgebenden Merkmale nach jeder Vermehrung oder, im Falle eines Vermehrungszyklus', nach jedem Vermehrungszyklus unverändert bleibt. Auffallend ist hierbei, daß nicht auf das gesamte Erscheinungsbild der Sorte abgestellt wird, sondern lediglich auf die schon für die Unterscheidbarkeit maßgebenden Merkmale. Bei ihnen muß es sich aber - wie bereits dargelegt - nicht um eine erhebliche Anzahl handeln, sondern es ist vielmehr möglich, daß allein auf ein Gen abgestellt wird. Auch an diesem einen Gen muß dann die Beständigkeit geprüft werden. So überraschend dies zunächst wirkt, erklärt es sich doch dadurch, daß das Wesentliche der neuen Sorte in ihrer Besonderheit, die sie von den anderen, bereits bekannten Sorten unterscheidet, liegt. Folglich ist auch gerade bei diesen Merkmalen ihre Unveränderlichkeit besonders bedeutend, denn andernfalls wäre die Sorte nicht mehr existent.8 Die Beständigkeit kann nicht allein anhand der Sortenbeschreibung bestimmt werden. Es ist ihre Entwicklung in der freien Natur zu beobachten. Dies setzt eine aufwendige und langwierige Anbauprüfung voraus. 9 Insbesondere bei generativ vermehrbaren Pflanzensorten kann die Beständigkeit erst nach mehreren Vegetationsperioden festgestellt werden. Bei vegetativ vermehrbaren Sorten dagegen kommt man mit wesentlich kürzeren Anbauzeiten aus. 8 Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Neumeier, 95 f. 9 Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, 96.

Hdb. des Sortenschutzes, 147; wohl auch Hdb. des Sortenschutzes, 148; Neumeier,

I. Sortenschutz

73

Die Definition des SortSchG wurde an Art. 9 UPOV-Übk. angepaßt, so daß die Bestimmungen inhaltsgleich sind. Ein Unterschied ergibt sich jedoch bei der EG-VO. In Art. 9 wird nicht allein auf die Merkmale abgestellt, die zur Unterscheidbarkeitsprüfung herangezogen werden, sondern darüber hinaus auch auf sonstige Merkmale, die der Sortenbeschreibung dienen. Es ist jedoch zweifelhaft, ob sich daraus tatsächlich ein Unterschied ergibt. Für die Sortenbeschreibung sind vor allem die Merkmale wichtig, die die Besonderheit der Sorte ausmachen, sie also von anderen Sorten unterscheiden. Dies sind dann aber die für die Unterscheidbarkeit maßgebenden Merkmale, auf die auch im Rahmen des SortSchG und des UPOV-Übk. abgestellt wird. Dies Ergebnis ist im Hinblick auf die Rechtsvereinheitlichung auch zu begrüßen. Anderes würde dazu führen, daß der gemeinschaftliche Sortenschutz schwieriger zu erlangen wäre als es der nationale ist. Dies würde aber dem Zweck des gemeinschaftlichen Sortenschutzes zuwiderlaufen, nämlich eine Vereinfachung für Sorten, die in mehreren europäischen Ländern gute Anbaumöglichkeiten haben, zu schaffen. Es ist daher eine einheitliche Auslegung anzustreben, 10 die die o. a. Ausführungen berücksichtigt. Pflanzenzüchtungen, bei denen lediglich eine DNA-Sequenz in ihr Genom auf gentechnischem Weg integriert wurde, ohne daß die klassischen Züchtungsmethoden folgen, werden in der Regel nicht die erforderliche Beständigkeit aufweisen. Gerade deshalb wird aber auch immer die klassische Methode angeschlossen, um die Eigenschaften zu stabilisieren. Ansonsten ergeben sich jedoch keine besonderen Probleme mit der Beständigkeit bei Pflanzenteilen, Pflanzenzellen oder sortenübergreifenden Pflanzenmehrheiten. d) Neuheit § 1 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 6 SortSchG setzt weiter die Neuheit der geschützten Sorte voraus. Danach gilt die Sorte als neu, wenn Pflanzen oder Pflanzenteile der Sorte mit Zustimmung des Berechtigten oder seines Rechtsvorgängers vor dem Antragstag nicht oder nur innerhalb bestimmter Zeiträume zu gewerblichen Zwecken an andere abgegeben worden sind. Die Definitionen in Art. 10 der EG-VO und diejenige in Art. 6 UPOVÜbk. unterscheiden sich vom SortSchG lediglich darin, daß sie nicht ausdrücklich auf die Abgabe zu gewerblichen Zwecken abstellen, sondern vom Verkauf oder der Abgabe zur Nutzung auf andere Weise ausgehen. 10

9, 28.

Vgl. Präambel der EG-VO über den gemeinschaftlichen Sortenschutz Abs. 8,

74

E. Anpruchsvoraussetzungen

Alle diese Vorschriften gehen davon aus, daß eine Sorte nicht mehr neu ist, wenn bereits Pflanzen oder Teile von ihnen abgegeben wurden und der Züchter hierfür eine beliebige Gegenleistung erhalten hat. Handelt es sich jedoch um eine Schenkung, ist die Neuheit der Sorte nicht beeinträchtigt. Die Vorschriften unterscheiden sich somit lediglich im Wortlaut, nicht jedoch in ihrem Inhalt. 11 Dies gilt auch hinsichtlich ihrer weiteren Voraussetzungen. So weisen alle diese Regelungen eine Neuheitsschonfrist auf, d.h. es ist dem Züchter innerhalb einer bestimmten Zeit möglich, seine Neuzüchtung zu erproben, ohne einen etwaigen Anspruch auf Sortenschutz zu verlieren. 1 2 Beachtenswert ist weiterhin, daß gewisse Handlungen die Neuheit nicht beeinträchtigen. Obgleich diese im UPOV-Übk. nicht genannt werden, zeigt sich ihre Existenz gleichwohl in der Diskussion zu Art. 6 UPOV-Übk. 1 3 Die Regelungen der EG-VO sind inhaltsgleich mit dem nationalen deutschen Sortenschutz. So ist unter anderem die Abgabe aufgrund eines Rechtsverhältnisses zum Zweck der Erzeugung, Vermehrung, Aufbereitung oder Lagerung für den Berechtigten, aber auch die Abgabe an Dritte zu Versuchszwecken oder zur Züchtung neuer Sorten oder zur Teilnahme an einer amtlich anerkannten Ausstellung ausgeschlossen. In diesen Fällen gibt es Gründe, die es erforderlich machen, daß die Neuheit nicht gefährdet wird, weil die entsprechende Handlung zu einem möglichst frühen Zeitpunkt möglich sein soll. Damit soll die Züchtung neuer Sorten gefördert werden. Demzufolge dürfen Sorten an Dritte zu Versuchszwecken oder zur Weiterzüchtung abgegeben werden. Auch soll auf Messen der neueste Stand der Züchtung präsentiert werden können. Auffallend ist, daß das bloße Bekanntwerden einer Sorte ihrer Neuheit nach diesen Definitionen nicht entgegensteht. Dies hat seine Ursache in den Besonderheiten der Pflanzenzüchtungen, bei denen ein gewisser Grad an Bekanntheit im Allgemeininteresse liegt. Es beeinträchtigt die Neuheit einer Pflanzensorte somit auch nicht, daß sie bereits in der Natur vorkam, sie darf jedoch nicht gewerblich genutzt worden sein. Bei sortenübergreifenden Ansprüchen stellt sich das Problem, daß die einzelnen Sorten bereits in Verkehr gebracht worden sein können und somit 11

So auch Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 150. Diese betragen innerhalb der EG höchstens ein Jahr und außerhalb der EG höchstens vier Jahre, bei Bäumen und Reben sogar sechs Jahre. 13 Vgl. Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 153. 12

75

I. Sortenschutz

nicht mehr neu sind. Anderes kann dann aber konsequenterweise auch nicht für die Addition mehrerer Ansprüche auf verschiedene Sorten gelten, die allesamt nicht mehr neu sind. Eine andere Auffassung wäre unlogisch.

e) Eintragbare

Sortenbezeichnung

Schließlich muß die Pflanzensorte durch eine eintragbare Sortenbezeichnung gekennzeichnet werden. Aus einem Umkehrschluß aus § 7 Abs. 2 u. 3 SortSchG, Art. 63 Abs. 2 u. 3 EG-VO und Art. 20 Abs. 2 ff. UPOV-Übk. ergibt sich, daß die Bezeichnung zur Kennzeichnung der Sorte insbesondere in sprachlicher Hinsicht geeignet sein muß, daß sie Unterscheidungskraft hat, nicht ausschließlich aus Zahlen besteht und nicht mit einer anderen Sortenbezeichnung eines Vertragsstaats verwechselt werden kann. Auch im Hinblick auf Herkunft oder Wert der Sorte darf die Sortenbezeichnung nicht irreführen. Darüber hinaus darf die Bezeichnung nicht schon in einem anderen Vertragsstaat eingetragen worden sein. Liegen die soeben erläuterten Voraussetzungen vor, hat der Züchter gem. § 1 Abs. 1 SortSchG oder gem. Art. 6 Abs. 1 EG-VO ein Recht auf Sortenschutz. 2. Schutzvoraussetzungen der Plant Variety

Protection

Nach 7 USC § 2402 ist die einzige Voraussetzung an die plant variety neben einigen Ausschlüssen des Schutzes, daß sie novel ist. Dieser Begriff wird in 7 USC § 2401 präzisiert. Ihm ist genüge getan, soweit distinctness , uniformity und stability gegeben sind. Die Ähnlichkeit mit den Bestimmungen des UPOV- Übk. überrascht nicht, da auch die USA 1980 diesem Übereinkommen beigetreten sind und infolge dessen ihren PVPA angeglichen haben, so daß hierzu kürzere Ausführungen ausreichen.

a) Distinctness Distinctness wird in 7 USC § 2401 a (1) definiert als klare Unterscheidbarkeit von allen Pflanzensorten, die bis zum Tag der Entscheidung öffentlich bekannt waren, in einem oder mehreren identifizierbaren morphologischen, physiologischen oder anderen Charakteristika, die durch eine Unterscheidbarkeit der Herkunft nachgewiesen werden können. 14 Diese können auch erst bei der Verarbeitung hervortreten. 14 Der Tag der Entscheidung ist gem. § 2401 (d) USC 7 derjenige, an dem die mindestens vorläufige Entscheidung getroffen wurde, daß die Sorte generativ fortge-

76

E. Anpruchsvoraussetzungen

Durch die Generalklausel des anderen Charakteristikums können auch biochemische Merkmale wie die Unterscheidung anhand der DNA herangezogen werden. Dies ist aufgrund der Möglichkeiten der Gentechnik bedeutsam, um zum einen bedeutsame Züchtungen durch Einfügen von Genen zu würdigen und zum anderen, um Plagiatsorten zu erkennen. Desweiteren ist die Grenze der Unterscheidbarkeit dadurch, daß ein Charakteristikum ausreicht, das lediglich identifizierbar sein muß, sehr niedrig angesetzt. Hierdurch besteht wiederum die Gefahr des Schutzes von Plagiatsorten. Dem kann nur durch eine weite Auslegung des Begriffs der Identifizierbarkeit begegnet werden. Gerechtfertigt ist dies dadurch, daß dem Gesetzgeber wohl nicht der Schutz von Plagiatsorten vor Augen stand, als er diese Vorschrift erließ. Obwohl der Schutz vor Plagiatsorten mittlerweile durch die Erweiterung des Schutzumfangs auch auf die im wesentlichen abgeleitete Sorte in 7 USC § 2541(c) schon verwirklicht wird. b) Uniformity Die Voraussetzung der uniformity wird in 7 USC § 2401 in dem Sinne präzisiert, daß jede Variation innerhalb der Sorte beschreibbar, vorhersehbar und wirtschaftlich akzeptabel sein muß. Ein Bezug zu den Charakteristika, die die Unterscheidbarkeit ausmachen, wird dabei nicht hergestellt. Die Einheitlichkeit muß somit hinsichtlich der gesamten Pflanzensorte vorliegen. Völlige Gleichheit wird aber nicht gefordert. Dies geht schon aus dem Wortlaut der Vorschrift selbst hervor. Dort werden die Voraussetzungen dafür genannt, daß Variationen der Sorte zulässig sind, ohne das Vorliegen einer einheitlichen Sorte zu behindern, nämlich die Beschreibbarkeit, die Vorhersehbarkeit und die wirtschaftliche Akzeptierbarkeit. Das setzt jedoch voraus, daß Variationen grundsätzlich möglich sind. Anderes wäre auch im Hinblick auf die biologischen Änderungen, die nicht ausgeschaltet werden können, widersinnig. Interessant ist die Frage nach der uniformity bei Ansprüchen, die auf sortenübergreifende Pflanzengesamtheiten gerichtet sind. Diese gleichen sich nur in einem oder einigen Merkmalen, unterscheiden sich jedoch soweit, daß sie verschiedene Sorten begründen. Da bei der uniformity nicht auf ein einzelnes Merkmal, sondern auf die gesamte Pflanze abgestellt wird, kann diese Anforderung im Regelfall nicht angenommen werden.

pflanzt wurde und zwar mit erkennbaren Charakteristika. Ob auch die Neuheit der Sorte bereits festgestellt wurde, ist dabei irrelevant.

I. Sortenschutz

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c) Stability Die stability setzt gem. 7 USC § 2401 a, (3) voraus, daß die Sorte bei generativer Vermehrung in Hinsicht auf die wesentlichen Merkmale, die ihre Unterscheidbarkeit ausmachen, unverändert bleibt. Dabei muß die Unveränderlichkeit in einem angemessenen Grad zur Beständigkeit bestehen, der im Verhältnis zu anderen Sorten derselben Klasse und derselben Züchtungsmethode festzustellen ist. Anders als noch bei der uniformity wird hier nicht auf die gesamte Pflanze, sondern nur auf die wesentlichen Merkmale, die die Unterscheidbarkeit ausmachen, abgestellt. Dies rechtfertigt sich durch die Bedeutung dieser Merkmale, da gerade sie die Eigenart der Sorte ausmachen. Also müssen auch sie - und nur sie - beständig sein, damit die Sorte gewahrt bleibt. Die übrigen Merkmale dienen nicht zur Bestimmung der Sorte. Es ist daher auch nicht relevant, ob sie mehr der einen Sorte gleichen oder mehr der anderen. Der Charakter der Sorte wird durch die wesentlichen Merkmale bestimmt, die ihre Unterscheidbarkeit von anderen Sorten ausmachen. d) Ausnahmen Ein Sortenschutzrecht wird gem. 7 USC § 2402 nicht erteilt, wenn die Sorte bereits vor dem Antrag bekannt war oder erhältlich war und bereits angemessen in einer Veröffentlichung beschrieben war, die als Teil des allgemeinen Wissens gilt. Diese Beschreibung muß auch eine Offenbarung der wesentlichen Merkmale der Sorte umfassen. 3. Vergleich der Schutzvoraussetzungen nach deutschem und nach US-amerikanischem Sortenschutzrecht Ebenso wie schon hinsichtlich des Schutzgegenstandes verwundert es auch bei den Voraussetzungen zur Erteilung eines Sortenschutzrechts nicht, daß diese aufgrund der erfolgten Anpassung an das UPOV-Übk. nahezu identisch sind. Beim Aufbau der jeweils einschlägigen Vorschriften sticht jedoch ins Auge, daß nach der Plant Variety Protection nur eine Voraussetzung an die Pflanzensorte gestellt wird, nämlich daß sie neu ist. Wonach im deutschen Recht als Voraussetzungen die Unterscheidbarkeit, Homogenität, Beständigkeit und Neuheit gefordert werden. Hier haben die USA jedoch nur eine andere Systematik gewählt. Denn - wie bereits ausgeführt - setzt die Neuheit nach US-amerikanischem Sortenschutzrecht voraus, daß distinctness , uniformity und stability gegeben sind. Die Voraussetzungen, die nach dem

E. Anpruchsvoraussetzungen

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deutschen Sortenschutz an die Neuheit geknüpft sind, werden im US-amerikanischem Recht als Ausschlußtatbestände in 7 USC § 2402 aufgeführt. Dies hat zur Folge, daß letztlich in beiden Rechtsordnungen dieselben Voraussetzungen für die Erteilung eines Sortenschutzrechts vorliegen müssen. Jedoch stellt das US-amerikanische Recht i.R.d. Homogenität bzw. Uniformity auf die gesamte Sorte ab und nicht lediglich wie das deutsche Recht auf diejenigen Merkmale, die für die Unterscheidbarkeit bzw. Distinctness entscheidend waren. Aber auch hieraus resultiert kein wesentlicher Unterschied. Denn auch wenn die US-amerikanische Anforderung zunächst strenger klingt, relativiert sich dies, wenn beachtet wird, daß diejenigen Charakteristika, die für die Unterscheidbarkeit nicht von Bedeutung waren, von vornherein viel eher homogen sind. Problematisch wird die Einheitlichkeit ja erst bei den, die Unterschiedlichkeit begründenden Merkmalen. I I . Voraussetzungen des Schutzes durch Patente und Gebrauchsmuster Die Schutzvoraussetzungen einer patentfähigen Erfindung sind sowohl im deutschen als auch im US-amerikanischen Patentrecht derart allgemein gehalten, daß ihre Anwendung auf den Bereich der gentechnisch veränderten Pflanzen nur wenige Schwierigkeiten bereitet. 1. Nach deutschem Recht Nach § 1 PatG/Art. 52 EPÜ ist eine Erfindung patentierbar, wenn sie neu ist, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist. a) Begriff

der Neuheit

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört, § 3 Abs. 1, S. 1 PatG/Art. 54 Abs. 1 EPÜ. Neuheitsschädlich sind daher alle Kenntnisse, die vor dem maßgeblichen Zeitpunkt mündlich, schriftlich oder auf andere Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind (absoluter Neuheitsbegriff) 15 . Der Neuheitsbegriff ist nicht im naturwissenschaftlichen Sinn zu verstehen, sondern hat normativen Charakter. 1 6 Gerade wegen dieser Betrachtungsweise bergen Erfindungen in bezug auf gentechnisch veränderte Pflanzen auch hinsichtlich des Neuheitserfor15

Ernsthaler, Gewerblicher Rechtsschutz, 99; Nirk/Ullmann, Gewerblicher Rechtsschutz, 42; Busse, PatG, § 3 Rn. 97; van Venrooy, Patentrecht, 62 f.

II. Voraussetzungen des Schutzes durch Patente und Gebrauchsmuster

79

dernisses keine Schwierigkeiten. Diese würden sich allenfalls stellen, wenn argumentiert würde, Pflanzen oder Pflanzenteile seien eben nicht neu, sondern schon immer vorhanden gewesen. Aber gerade darauf kommt es nicht an. Maßgebend ist vielmehr, inwieweit diese der Öffentlichkeit zugänglich waren. Wurde eine andere Pflanzensorte gezüchtet, war diese eben vorher nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Es kommt auf die normative und nicht auf die naturwissenschaftliche Betrachtung an. Der für die Bestimmung des Standes der Technik maßgebliche Zeitpunkt ist grundsätzlich der, an dem die Erfindung beim Patentamt angemeldet worden ist. Davon gibt es aber Ausnahmen 17 , in denen ein früherer Zeitrang beansprucht werden kann, von denen die Wichtigsten kurz erläutert werden sollen: Die sog. „Unionspriorität" basiert auf Art. 4 PVÜ, wonach bei vorheriger Anmeldung in einem Vertragsstaat des PVÜ dieses Anmeldedatum auch für den Zeitrang späterer Anmeldungen Geltung erlangt, wenn diese innerhalb von 12 Monaten erfolgen. Es gibt aber auch zwei Fälle, in denen eine Erfindung zwar der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, aber trotzdem noch nicht als zum Stand der Technik gehörend gilt, § 3 Abs. 4 PatG/Art. 55 EPÜ. Dies trifft einmal bei einer öffentlichen Ausstellung innerhalb der letzten 6 Monate zu, damit der Informationsaustausch nicht beeinträchtigt wird. Bedeutsam in Verbindung insbesondere auch mit der Wahrung von Geschäftsgeheimnissen, auf die später noch detailliert eingegangen werden wird, ist aber der offensichtliche Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders innerhalb von 6 Monaten vor der Anmeldung. b) Erfinderische

Tätigkeit

Ein Patent wird für eine Erfindung lediglich gewährt, wenn sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Was unter dieser erfinderischen Tätigkeit zu verstehen ist, wird in § 4 PatG/Art. 56 EPÜ näher beschrieben. Nach diesen Vorschriften gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Es handelt sich um eine wertende Entscheidung des Grades an technischer Kreativität. Dagegen wird anders als im Urheberrecht keine schöpferische Leistung verlangt, da die abstrakte 16

Die Charakterisierung der Formulierung „gilt als neu" ist umstritten. Sowohl die Annahme einer Fiktion als auch die einer unwiderleglichen Vermutung wird diskutiert. Vgl. Busse, PatG § 3 Rn. 95. 17 Andere Ausnahmen sind die sog. „innere Priorität" § 40 PatG, die Entnahmepriorität § 7 Abs. 2 PatG, Priorität bei Teilanmeldung und bei Trennanmeldung.

E. Anpruchsvoraussetzungen

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Erkenntnis auch vorher schon bestanden hat. Insofern ist dieser Begriff nicht vollkommen faßbar. Dies zeigt sich auch dadurch, daß im englischen Text des EPÜ in Art. 52 Abs. 1 u. in Art. 56 Abs. 1 von inventive step gesprochen wird, obwohl diese Formulierung wohl mit „erfinderischem Schritt" übersetzt werden müßte, wie sie auch im deutschen GebrMG verwand wird. Trotz der verwirrenden Terminologie entsprechen sich die Begriffe im deutschen und im europäischen Patentrecht. 18 Bei der Beurteilung wird auf einen Durchschnittsfachmann des Fachgebietes abgestellt, zu dem die Erfindung gehört. 19 Sind verschiedene Wissensgebiete betroffen, kann der Durchschnittsfachmann auch aus einem Team bestehen.20 So ist z.B. bei einer Erfindung eines Verfahrens zur Züchtung einer neuen Pflanzensorte denkbar, daß auf das Wissen eines Biochemikers, eines Gentechnikers und eines Botanikers abgestellt werden muß. In der Praxis haben sich für die Frage, ob sich eine Erfindung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, anerkannte Indizien gebildet. 21 So spricht es für die Annahme einer erfinderische Tätigkeit, wenn eine völlig neue Aufgabe gelöst wurde oder vorher eine Vielzahl von technischen Irrwegen beschritten worden sind. Bei einer Gesamtbetrachtung der Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit läßt sich mithin der Schluß ziehen, daß sich bei Erfindungen hinsichtlich gentechnisch veränderter Pflanzen keine besonderen Erschwernisse ergeben. Ein kompliziertes Verfahren zur Züchtung von einer Pflanze kann durchaus den soeben dargelegten Erfordernissen entsprechen. 22 Problematisch ist jedoch die Patentierung einer DNA-Sequenz, die für eine bestimmte Eigenschaft, wie einer Resistenz verantwortlich ist, die dann in verschiedene Sorten integriert werden kann. Wenn dieser Abschnitt der Erbsubstanz bereits in eine Sorte eingefügt wurde, ist es wohl grundsätzlich für den Fachmann naheliegend, daß dies auch bei anderen Sorten möglich ist. Damit wäre die erfinderische Tätigkeit zu verneinen, es sei denn, der Patentanspruch lautete von vornherein auf die Integration in verschiedene Sorten, ohne daß im Vorfeld dieses Gen bereits hinsichtlich einer Pflanzensorte beansprucht worden wäre.

18

Busse, PatG § 4 Rn. 7. BGHZ 128, 270 (273); Nirk/Ullmann, Gewerblicher Rechtsschutz, 54; Ernsthaler, Gewerblicher Rechtsschutz, 102; van Venrooy, Patentrecht, 64. 20 Mes, PatG, § 4 Rn. 7; Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, § 4 Rn. 11. 21 Ernsthaler, Gewerblicher Rechtsschutz, 102; Nirk/Ullmann, Gewerblicher Rechtsschutz, 55; Mes, PatG § 4 Rn. 10; Busse, PatG, § 4 Rn. 164 ff. 22 So auch BGH GRUR 1993, 651 - „Tetraploide Kamille". 19

II. Voraussetzungen des Schutzes durch Patente und Gebrauchsmuster

81

c) Gewerbliche Anwendbarkeit Schließlich wird ein Patent nur erteilt, wenn die Erfindung auch gewerblich anwendbar ist, §§ 1 Abs. 1, 5 PatG/Art. 52 Abs. 1, 57 EPÜ. Das Patentrecht verfolgt eben nicht das Ziel, die theoretische Erkenntnis zu fördern. Erforderlich ist, daß der Gegenstand der Erfindung auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann. Aufgrund der ausdrücklichen Einbeziehung der Landwirtschaft begegnet auch das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit in bezug auf Pflanzen keinen Erschwernissen. Anders stellt es sich allerdings dar, wenn der Zweck der Erfindung (noch) nicht bekannt ist. Das Problem kann sich bei der Entschlüsselung von pflanzlicher Erbsubstanz stellen, wenn Bereiche entschlüsselt werden, denen nach heutigem Kenntnisstand keinerlei verwertbare Aufgabe zukommt. d) Voraussetzungen der Erteilung eines Gebrauchsmusters nach deutschem Recht Auch ein Gebrauchsmuster wird nur für eine Erfindung gewährt, die neu ist, gewerblich anwendbar ist und - in Abweichung von der erfinderischen Tätigkeit des Patentrechts - auf einem erfinderischen Schritt beruht, § 1 Abs. 1 GebrMG. Die Voraussetzungen des Gebrauchmusterrechts unterscheiden sich von denen des Patentrechts. Die Erfordernisse sind grundsätzlich geringer, weshalb vom Gebrauchsmuster auch als „kleines Patent" gesprochen wird. So muß auch hier die Erfindung neu sein. Dies bemißt sich allerdings nicht nach dem absoluten Neuheitsbegriff des Patentrechts. Vielmehr bleiben mündliche Beschreibungen und Benutzungshandlungen im Ausland außer Betracht, § 3 GebrMG. Der erfinderische Schritt meint dasselbe wie die erfinderische Tätigkeit des Patentrechts, nur daß durch ihn geringere Anforderungen an die kreative technische Leistung gestellt werden. Insofern ergeben sich auch hinsichtlich Erfindungen mit Bezug auf gentechnisch veränderte Pflanzen keine besonderen Neuerungen. Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine ausreichende kreative technische Tätigkeit vorliegt. Diese ist dabei grundsätzlich für ein Gebrauchsmuster eher anzunehmen als für ein Patent.

2. US-amerikanisches Recht Auch hinsichtlich der Schutzvoraussetzungen muß wiederum zwischen den Utility Patents und den Plant Patents unterschieden werden. 6 Walser

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E. Anpruchsvoraussetzungen

a) Voraussetzungen der Erteilung eines Utility Patents Nach 35 USC § 101 wird ein Patent nur erteilt, wenn der Patentgegenstand new and useful ist. Das Erfordernis der Neuheit wird in 35 USC § 102 noch detaillierter geregelt. Zusätzlich ist gem. 35 USC § 103 erforderlich, daß die Erfindung non-obvious ist. aa) Novelty Der Neuheitsbegriff in den USA ist deutlich komplexer als der des deutschen Patentrechts. Ein Grund dafür liegt darin, daß in den USA darauf abgestellt wird, wer die Erfindung tatsächlich zuerst gemacht 23 - first to invent - hat und nicht lediglich auf die erste Anmeldung - first to file - abgestellt wird. 2 4 Voraussetzung ist gem. 35 USC § 102 a 2 5 , daß die Erfindung nicht der Allgemeinheit bekannt war oder durch andere in den USA genutzt wurde oder im Ausland bereits patentiert oder schriftlich veröffentlicht wurde. Gem. 35 USC § 102 b wird vorausgesetzt, daß bei einer Erfindung, die mehr als ein Jahr vor der Anmeldung liegt, diese nicht in den USA oder im Ausland schriftlich veröffentlicht worden sein darf oder dort genutzt wurde oder in den USA bereits zum Verkauf stand. Dies hat zur Folge, daß ein Patentanmelder in den USA praktisch eine einjährige „Schonfrist" hat, während der er seine Erfindung veröffentlichen oder gebrauchen kann, um zu entscheiden, ob er seine Erfindung zum Patent anmeldet oder nicht. Auch der Verzicht auf ein Patent wirkt neuheitsschädlich mit der Folge, daß der zweite Erfinder trotzdem ein Patent beantragen kann. Interessant ist, daß für ein Patent, für das in den USA ein Prioritätsrecht vor einer Anmeldung im Ausland besteht, auf das Anmeldedatum in den USA abgestellt wird und nicht auf das Prioritätsdatum. Hierin liegt eine Benachteiligung von nicht amerikanischen Antragstellern, die schwerlich mit dem TRIPS zu vereinbaren ist. 2 6 Ansatzpunkt ist also, daß alles, was bereits der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, nicht mehr neu, sondern vielmehr anticipated ist und 23

Daraus ergibt sich auch, daß allein der wahre Erfinder die Erfindung zum Patent anmelden kann und nicht etwa der Auftraggeber oder Arbeitgeber. 24 Grubb, Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, 63; Elsing/ van Alstine, Rn. 694. 25 Die Vorschrift des 35 USC § 102 regelt nicht allein das Neuheitserfordernis, sondern auch den Verlust des Rechts auf ein Patent. Die Neuheit im engeren Sinn regeln lediglich die Absätze a, e und g. 26 Vgl. Grubb , Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, 63.

II. Voraussetzungen des Schutzes durch Patente und Gebrauchsmuster

83

somit nicht mehr patentierbar. 27 Ausgegangen wird dabei von der prior art , also dem Stand der Technik. bb) Utility Nach 35 USC § 101 und auch nach Art. 1 sec. 8 der Bundesverfassung muß eine Erfindung auch nützlich sein, damit ein Patent erteilt werden kann. Ansonsten wäre die Erteilung eines Ausschlußrechts nicht gerechtfertigt. Die Nützlichkeit ist gleichsam der Ausgleich für die Bevorzugung durch ein Patent. 28 Im allgemeinen stellt das Nützlichkeitserfordernis keine große Hürde für die Patenterteilung dar. Etwas anders sieht es jedoch bei Erfindungen auf dem Sektor der Biotechnologie aus. Dies liegt wohl daran, daß diese Erfindungen einer schnellen Entwicklung unterliegen. Es gibt häufig eben gerade keine fertige Erfindung, sondern immer nur Zwischenprodukte. 29 Anders ist dies jedoch wiederum bei der Pflanzenzüchtung. Hier ist das Produkt eben die neue Pflanzensorte und auch bei sortenübergreifenden Ansprüchen ist die Nützlichkeit zumeist durch die Eigenschaft, die durch die integrierte DNA-Sequenz eingeschleust werden soll, indiziert. Die Auslegung des Nützlichkeitserfordernisses basiert auf der grundlegenden Entscheidung des Supreme Court in Brenner v. Manson 30. Hierbei ging es um einen Patentantrag für ein neues Verfahren zur Erzeugung einer bereits bekannten Steroidverbindung, wobei im Patentantrag keine Nützlichkeit der Erfindung angegeben wurde. Wegen des Fehlens der Angabe der Nützlichkeit wies das PTO die Anmeldung zurück. Manson argumentierte, daß er die Nützlichkeit angegeben habe, indem er gezeigt habe, daß das neue Verfahren geeignet sei, das gewünschte Produkt zu erzeugen, und eine ähnliche Verbindung wie die Steroidverbindung weise Nützlichkeit auf und schließlich gehöre die Steroidverbindung zu einer Klasse von Verbindungen, bei der in der Wissenschaft gerade nach ihrem Nutzen geforscht werde. 31 Auch der Court of Customs and Patent Appeals verneinte die Nützlichkeit, 32 ebenso der Supreme Court. Hinsichtlich des ersten Arguments von Manson wurde festgestellt, daß die Nützlichkeit des Produkts ein wesentlicher Bestandteil der Nützlichkeit des Verfahrens und damit seiner Patentierbarkeit wäre. Das zweite Argument von Manson wurde damit wi27 Halpern/Nard/Port, Intellectual Property Law, 195; Elsing/Van Alstine, USamerikanisches Handels- und Wirtschaftsrecht; Peterson, Understanding Biotechnology Law, 99 f. 28 Vgl. die Ausführungen zum Schutzzweck eines Patents. 29 Halpern/Nard/Port, Intellectual Property Law, 217. 30 383 U.S 519, 16 L.Ed.2d 69 (76 ff.) (1966). 31 A.a.O., 77. 32 In re Manson, 333 F.2d 234, (239) (1964); Chisum on Patents § 4.02[2]. 6*

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E. Anpruchsvoraussetzungen

derlegt, daß es keine Anhaltspunkte dafür gebe, daß eine ähnliche Verbindung auch die gleichen Eigenschaften habe. Schon geringe Änderungen einer Molekülstruktur können ganz erhebliche Auswirkungen auf deren Eigenschaften haben. Hinsichtlich des dritten Arguments wurde auch geäußert, daß an der Nützlichkeit zwar geforscht werde, sie aber eben noch nicht bestehe. Hier ein Patent zu gewähren, sei zu unsicher. Auf diese Weise könnten ganze Forschungszweige blockiert werden, ohne daß dafür auf der Gegenseite eine Nützlichkeit stünde. Der Supreme Court hat mit dieser Entscheidung also eine strikte Auslegung des Nützlichkeitserfordernisses vorgegeben. In der Folgezeit wurde diese Entscheidung in In re Joly 33 und in In re Kirk 34 durch den Court of Customs and Patent Appeals bestärkt. Aufgeweicht wurde diese Linie aber durch neue Richtlinien der PTO und des U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit? 5 Danach muß derjenige, der ein Patent beantragt, nur eine Möglichkeit einer nützlichen Verwendung dartun. Hierfür wird dann eine Vermutung angenommen. Diese kann das Patentamt widerlegen, indem es zeigt, daß es wahrscheinlicher ist, daß dieser Nutzen nicht besteht. Dann liegt die Beweislast für die Nützlichkeit wiederum beim Antragsteller. cc) Non-obviousness Weiterhin ist gem. 35 USC § 103 erforderlich, daß die Erfindung nicht für einen Fachmann mit durchschnittlichen Kenntnissen aus dem einschlägigen Sachgebiet offensichtlich ist. Diese Voraussetzung zielt also auf die Erfindungshöhe ab. Früher wurde ein flash of genius gefordert. Heute jedoch wird nicht mehr auf die Art und Weise, wie die Erfindung gemacht wird, abgestellt. Es kann also auch ohne geniale Eingebung, aber durch erheblichen Aufwand, eine Erfindung begründet werden. 36 Zur Feststellung der Erfindungshöhe wird sich dreier Schritte bedient 37 : Zunächst wird der Stand der Technik bestimmt, sodann wird der Gegen33

376 F.2d. 906 (908) (CCPA 1967). 376 F2d. 936 (942 ff.) (CCPA 1967). 35 60 Fed. Reg. 36, 263 (July 14, 1995) - zit nach: Kjeldgaard/Marsh, EIPR 1997. 16, (16 f.); vgl. auch: Halpern/Nard/Poru Intellectual Property Law, 218. 36 Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84 (91 f.) (1941). 37 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (17), 15 L.Ed.2d 545 (1966); Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (146 ff.), 103 L.Ed.2d 118 (134) (1989); Peterson , Understunding Biotechnology Law, 102; Elsing/VanAlstine , US-amerikanisches Handels- und Wirtschaftsrecht, Rn. 697; Halpern/Nard/Port, Intellectual Property Law, 219 f. 34

II. Voraussetzungen des Schutzes durch Patente und Gebrauchsmuster

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stand der Erfindung mit diesem Stand verglichen und schließlich das Niveau eines durchschnittlichen Fachmanns auf diesem Gebiet festgelegt. Die Erfindungshöhe kann durchaus auch auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung ein Hindernis darstellen. So wurde der Antrag auf ein Patent für die klassische Züchtung einer Sojapflanze und deren Samen mit der Begründung abgelehnt, daß diese offensichtlich gewesen sei. 38 Die neue Sojapflanze unterschied sich von den althergebrachten in ihrer Farbe und der Resistenz gegen ein bestimmtes Ungeziefer. Nach Auffassung des PTO war es in Fachkreisen bekannt, daß diese Resistenz in Sojapflanzen „hineingezüchtet" werden konnte, indem sie mit einer Pflanze, die den begehrten Phänotyp aufweist, gekreuzt wird.

b) Voraussetzung der Erteilung eines Plant Patent Die Anforderungen, die an die Erteilung eines Plant Patent gestellt werden, sind an die für die Utility Patents angepaßt. Sie unterscheiden sich lediglich darin, daß durch 35 USC § 161 das Erfordernis der distinctness anstelle der utility zur Neuheit, und zur fehlenden Offenkundigkeit hinzukommt. Die Beschreibung muß lediglich so vollständig wie vernünftigerweise möglich sein. Die Neuheit wird hierbei nicht anhand des Standes der Technik bestimmt, sondern es wird vielmehr darauf abgestellt, daß die Pflanzensorte vorher überhaupt nicht existiert haben darf. 39 Eine Pflanze, die lediglich gefunden wurde, aber vorher schon existierte, ist also nicht patentierbar. Die Unterscheidbarkeit setzt voraus, daß die neue Pflanzensorte zumindest ein Charakteristikum aufweist, durch das sie eindeutig von den bis dahin existenten Sorten zu unterscheiden ist. Ob diese Merkmale höher- oder minderwertig sind, spielt dabei keine Rolle, um fruchtlose Diskussionen um den Wert eines bestimmten Merkmals zu vermeiden. 40 Schwierigkeiten bereitet es, das Erfordernis der non obviousness auf Pflanzensorten anzuwenden. Der Dreistufentest nach John Deere ist dabei auf die Anwendung auf Pflanzensorten anzupassen.41 Im Rahmen des ersten Schrittes, der Bestimmung des Standes der Technik, müssen die Merkmale der bereits vorhandenen Pflanzensorten der gleichen Klasse betrachtet 38

Ex Parte C, 27 USPQ 2d 1492 (1498) (1992). Yoder Brothers, Inc. v. California-Florida Plant Corp., 193 USPQ 264 (291); Imazio Nursery, Inc. v. Dania Greenhouses, 69 F.3d 1560 (1565) (Fed. Cir. 1995). 40 Yoder Brother, Inc. v. California.Florida Plant Corp., 193 USPQ 264 (291); Imazio Nursery, Inc. v. Dania Greenhouses, 69 F.3d 1560 (1565) (Fed. Cir. 1995). 41 Yoder Brother, Inc. v. California Florida Plant Corp., 193 USPQ 264 (292). 39

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E. Anpruchsvoraussetzungen

werden. Diese werden im zweiten Schritt mit den Merkmalen der neuen Pflanzensorte verglichen. Bei dieser Vorgehensweise fällt jedoch auf, daß es an den Voraussetzungen für die distinctness und die non-obviousness kaum noch Unterschiede gibt. Aus diesem Grund verbietet es sich von selbst, auf äußerliche Merkmale abzustellen, denn dann wäre das Erfordernis der non-obviousness lediglich eine Wiederholung der distincness. In Yoder Brothers 42 wird eine funktionelle Betrachtungsweise gewählt. Es wird zunächst die Funktion der Pflanze, z.B. als Nahrungsmittel, Grundstoff für Arzneimittel etc. bestimmt und dann deren Wirkstoffe, bei Nahrungsmitteln etwa der Nährstoffgehalt, mit den bisher existenten Pflanzensorten der gleichen Klasse verglichen. Auf diese Weise ist man dem gesetzgeberischen Willen nachgekommen, auch die non-obviousness als Voraussetzung zu prüfen, ohne diese aber der distinctness gleichzustellen. 3. Ausnahmen von der Erteilung von Patenten und Gebrauchsmustern Wegen der sehr allgemein gehaltenen Voraussetzungen an die Erteilung eines Patents sind sowohl im deutschen als auch im US-amerikanischen Recht zahlreiche Ausnahmen von der Patentierbarkeit aufgestellt worden. a) Nach PatG/GebrMG/EPÜ Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, sind weder im deutsche Patent- oder Gebrauchsmusterrecht noch im europäischen Patentrecht patentfähig, § 2 Nr. 1 PatG/§2 Nr. 1 GebrMG/Art. 53 a) EPÜ. Ein derartiger Verstoß kann dabei nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, daß die Verwertung der Erfindung durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist. Diese Regelung findet auch ihren Niederschlag in Art. 6 Abs. 1 der Biotechnologierichtlinie der EG. 4 3 Eine weitere Ausschlußregelung gilt für Pflanzensorten und für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen mit Ausnahme von mikrobiologischen Verfahren, § 2 Nr. 2 PatG/§ 2 Nr. 2 GebrMG.

42

A.a.O., 292 f. Diese Regelung steht auch im Einklang mit dem TRIPS-Übereinkommen, das in Art. 27 Abs. 2 eine entsprechende Ausnahme von der grundsätzlichen Patentierbarkeit vorsieht. 43

II. Voraussetzungen des Schutzes durch Patente und Gebrauchsmuster

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aa) Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten Erfindungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, sind von der Patentierung ausgeschlossen. Es gibt jedoch keine gesetzliche Definition dieser Begriffe. Sie sind daher nach allgemeingültigen Rechtsgrundsätzen auszulegen. Ein Verstoß kann in der durch ein Patent erreichten Monopolisierung liegen oder in der Erfindung an sich. 4 4 Eine gentechnische Erfindungen an Pflanzen legt die Annahme einer Monopolisierung nahe, da die Erfindung bereits von der Natur der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wurde und ihr nicht wieder durch eine Patenterteilung entzogen werden soll. Das wäre bei natürlich vorkommenden Genen oder Pflanzensorten der Fall. Dies ist jedoch kein Problem eines Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung, sondern vielmehr bereits bei der Frage zu diskutieren, ob überhaupt eine patentfähige Erfindung oder lediglich eine Entdeckung vorliegt. Verstößt aber eine Erfindung per se gegen die Öffentliche Ordnung, ist zu unterschieden, ob bereits die Veröffentlichung der Erfindung oder erst deren Verwertung den Verstoß begründet. Da kaum Fälle denkbar sind, in denen der Verstoß bereits in der Veröffentlichung zu sehen ist, soll sich hier auf die Problematik beschränkt werden, daß die Verwertung der Erfindung gegen die öffentliche Ordnung verstößt. Auch steht das Verbot der Patentierung von Erfindungen, deren Veröffentlichung gegen die öffentliche Ordnung verstößt, wohl nicht im Einklang mit Art. 27 Abs. 2 TRIPS-Übereinkommen, weshalb diese Variante auch nicht in die Biotechnologierichtlinie aufgenommen worden ist. Unter öffentlicher Ordnung werden allgemein die tragenden Grundsätze der Rechtsordnung verstanden. 45 Dazu gehört die menschliche Gesundheit und das Leben, aber auch die Umwelt seit in Art. 20a GG ihr Schutz zumindest als Staatszielbestimmung - mit aufgenommen wurde. 46 Es läßt sich also sagen, daß Erfindungen, die gentechnisch veränderte Pflanzen zum Gegenstand haben, dann gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, wenn sie die Gesundheit oder das Leben von Menschen oder deren Umwelt gefährden. Bei der Bestimmung der guten Sitten hingegen wird gerade nicht auf die Rechtsordnung abgestellt, sondern auf allgemein anerkannte Wertvorstellungen, die sich nicht zu Rechtssätzen verdichtet haben. 47 Zwar kann auch 44

Deutsch, Medizinrecht, Rn. 854; Rogge, GRUR 1998, 303 (303). Rogge, GRUR 1998, 303 (304); Wiehe, GRUR 1993, 88 (89); Busse, PatG § 2 Rn. 13; Benkard/Bruchhausen, PatG § 2 Rn. 5; Mes, PatG § 2 Rn. 5; Ernsthaler, Gewerblicher Rechtsschutz, 94. 46 EPA-Pflanzenzellen/Plant Genetic Systems, GRUR Int. 1995, 978 (979); Busse, PatG § 2 Rn. 13; Mes, PatG § 2 Rn. 3. 45

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E. Anpruchsvoraussetzungen

eine Regelung, die rechtlich fixiert ist, gegen die guten Sitten verstoßen. Dann ist der Rückgriff auf diese Vorschrift jedoch nicht erforderlich, weil auf die Variante der öffentlichen Ordnung abgestellt werden kann. Hinsichtlich der gentechnischen Erfindungen im Zusammenhang mit Pflanzen stellt sich dasselbe Problem bei der Bestimmung der allgemein anerkannten Wertvorstellungen wie bei der Festlegung des Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung. Hier stellt sich nämlich die zentrale Problematik der Gentechnik überhaupt: Es ist nicht feststellbar, ob sich aus dieser neuen Technik in Zukunft Gefahren für die Menschen und ihre Umwelt ergeben, wobei Menschen und Umwelt kongruent sind, da der Mensch auf eine intakte Umwelt angewiesen ist. Es fehlen heute die wissenschaftlichen Erkenntnisse, um jegliches Risiko im Hinblick auf die Gentechnik ausschließen zu können. Hierbei fällt insbesondere ins Gewicht, daß gentechnische Methoden am lebenden Objekt vorgenommen werden und sich somit unkontrollierbar vermehren. Es können bei schädlichen Wirkungen keine umkehrbare Prozesse in Gang gesetzt werden. 48 Es wäre unvertretbar, eventuellen Nutzen und Chancen in den Vordergrund zu stellen und dadurch möglicherweise entstehende Gefahren als „Preis für den Fortschritt" abzutun. 49 Andererseits kann man auch nicht die gesamte Gentechnik als Unheil abtun, weil ihre Risiken nicht kalkulierbar sind, auch wenn sich ein - noch so geringes - Restrisiko nicht ausschließen läßt und aufgrund seiner erheblichen Auswirkungen abschreckend wirkt. Man stelle sich eine sich immer verringernde genetische Vielfalt und die damit einhergehende Verringerung der Artenvielfalt vor. Daraus können mangelnde Resistenz, fehlende evolutive Anpassungsfähigkeit und Hungerkatastrophen resultieren. Folgte man aber dieser Auffassung, würden sämtliche Chancen, die die Gentechnik für die Versorgung der Weltbevölkerung und auch für die genetische Vielfalt darstellt, von vornherein verschlossen. 50 Einmal ganz abgesehen davon, daß dieser Weg aufgrund der handfesten wirtschaftlichen Interessen, die hinter der Gentechnik stehen, aber auch hinsichtlich des mensch47

MGK-Moufang, Art. 53 Rn. 36 ff.; Mes, PatG § 2 Rn. 6; Benkard/Bruchhausen, PatG § 2 Rn. 6; Busse, PatG § 2 Rn. 18; Ernsthaler, Gewerblicher Rechtsschutz, 94; EPA-Pflanzenzellen/Plant Genetic Systems, GRUR Int. 1995, 987 (979); Schatz, GRUR Int. 1997, 588 (593 f.); Rogge, GRUR 1998, 303 (305); Webe, GRUR 1993, 88 (93). 48 Kaufmann, Rechtsphilosophische Reflexionen über Biotechnologie und Bioethik S. 3 in: Campbell/Moffat/Sato/Varga, Biotechnologie, Ethik und Recht im wissenschaftlichen Zeitalter; Sibatani in: Die ungeklärten Gefahrenpotentiale der Gentechnologie. 39 (44). 49 So auch Kaufmann, Rechtsphilosophische Reflexionen über Biotechnologie und Bioethik „S. 1 in: Campbell/Moffat/Sato/Varga, Biotechnologie, Ethik und Recht im wissenschaftlichen Zeitalter; Bullard in: Kollek/Tappeser/Altner, Die ungeklärten Gefahrenpotentiale der Gentechnologie, 24 (37).

II. Voraussetzungen des Schutzes durch Patente und Gebrauchsmuster

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liehen Triebes zu Neugier und Forschung wohl auch gar nicht gangbar wäre. Eine pauschale Lösung dieses Problems verbietet sich. 51 Vielmehr muß in jedem Einzelfall abgewogen werden 52 , inwieweit Risiken bestehen und wie sie eingedämmt werden können. Solange aber die Konsequenzen nicht erforscht sind und schädliche Folgen für das Leben und die Gesundheit nicht ausgeschlossen werden können, kann nicht unterstellt werden, daß die Pflanzenzucht mit gentechnischen Methoden den Anforderungen der öffentlichen Ordnung entspricht. Sobald sich diese Risiken - auch nur in Sparten der Gentechnik - ausschließen lassen, entfällt der Patentierungsausschluß u.U. eben nur für diese Teilgebiete. Gegen eine grundsätzliche Unterbindung der gentechnischen Pflanzenzucht spricht auch ihre Parallelität mit der klassischen Pflanzenzüchtung. Durch beide Methoden wird versucht, das genetische Material von Pflanzen so zu verändern, daß die Pflanze bestimmte Eigenschaften hervorbringt. Zum einen wird dies mühsam durch Kreuzen bestimmter Individuen versucht, zum anderen dadurch, daß das für die gewünschte Eigenschaft verantwortliche Gen isoliert und gezielt in eine andere Pflanze eingeschleust wird. Wobei sich aber auch das gentechnische Verfahren die klassische Kreuzung anschließen muß, um die neue Eigenschaft in der Pflanze zu stabilisieren. Die Ziele der Verfahren sind mithin identisch. 53 Gleichwohl darf nicht verkannt werden, daß ein erheblicher Unterschied in den potentiellen Möglichkeiten besteht. Während klassische Züchtung immer nur innerhalb der Artgrenze stattfinden kann, besteht diese Grenze für gentechnische Züchtungen nicht. Sie spielt wegen der Universalität der Gene keine Rolle. An der erforderlichen sorgfältigen Abwägung ändert auch nichts, daß ein Patent kein Recht auf Verwertung gibt, sondern lediglich andere von der Verwertung ausschließt. Hieraus kann insbesondere nicht gefolgert werden, daß die Erteilung eines Patents gar nicht gegen die öffentliche Ordnung verstoßen könne. Das hieße anzunehmen, daß das Patentrecht völlig wertneutral und isoliert neben der Rechtsordnung stünde. Die Rechtsordnung ist aber einheitlich und auch das Patentrecht ist ein Teil von ihr. Das bedeutet 50

Die Enquete-Kommision, die zu der Frage der Chancen und Risiken der Gentechnologie eingesetzt wurde, befürwortet die Anwendung der Gentechnik an Pflanzen, BT-Drcks. 10/6775, S. VIII. 51 So auch EPA-Pflanzenzellen/Plant Genetic Systems, GRUR Int. 1995, 987 (979). 52 So gemacht zwischen den Leiden der Tiere und dem Nutzen der Erfindung für den Menschen und möglicher Gefährdungen für die Umwelt in: Krebsmaus/Harvard, Abi. 1990, 476 (490). 53 So auch: EPA Pflanzenzellen/Plant Genetic Systems, GRUR Int. 1995, 978 (980).

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E. Anpruchsvoraussetzungen

allerdings nicht, daß das Patentrecht mit seinem Ausschließlichkeitsrecht das geeignete Mittel ist, um Mißbrauch neuartiger Technologien zu verhindern. 54 Gleichwohl ist es nicht vertretbar, daß ein staatliches Patent in dem Bewußtsein erteilt wird, daß seine Nutzung gegen die öffentliche Ordnung verstößt. Wo ein offensichtlicher Verstoß vorliegt, darf ein Patent nicht erteilt werden. Dies ergibt sich unmißverständlich aus § 2 Nr. 1 PatG/§ 2 Nr. 1 GebrMG. Das verbreitete Argument, diese Ausschlußtatbestände seien eng auszulegen, da es sich um Ausnahmevorschriften handele, läuft leer. Diese Auffassung beruht auf einer Auslegungsmethode, die in dieser Form heute überholt ist. 5 5 Es erschiene auch geradezu widersinnig, da unter öffentlicher Ordnung gerade die tragenden Grundsätze einer Rechtsordnung, zumeist die Grundrechte, verstanden werden. Schließlich bleibt zu sagen, daß nach allgemeiner Auffassung sämtliche denkbaren Verwendungsmöglichkeiten einer Erfindung gegen die öffentliche Ordnung verstoßen müssen, um ihr die Patentierung zu versagen. 56 Dies schränkt die praktische Bedeutung der Ausnahmebestimmung ohnehin erheblich ein. bb) Begriffsbestimmung der öffentlichen Ordnung i.R.d. EPÜ Im Rahmen des EPÜ ergibt sich für die Definition des Begriffs der öffentlichen Ordnung folgendes Problem: Es kann nicht so ohne weiteres auf die tragenden Grundsätze der Rechtsordnung abgestellt werden, weil es keine einheitliche Rechtsordnung der Vertragsstaaten des EPÜ gibt. Die einzig sinnvolle Lösung ist, auf die Rechtsordnungen der Staaten abzustellen, für die das fragliche Patent beantragt worden ist. Liegt ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung auch nur in einem dieser Vertragsstaaten vor, ist das Patent zu versagen. 57 Diese restriktive Betrachtungsweise ergibt sich aus dem Charakter des europäischen Patents als sog. „Bündelpatent" nationaler Patente und gerade nicht als Gemeinschaftspatent. 58 Insofern müssen auch bei seiner Auslegung die nationalen Rechtsordnungen beachtet werden. Daraus ergibt sich auch, daß es nicht tunlich ist, darauf abzustellen, 54

Schatz, GRUR Int. 1997, 588 (593); Busse, PatG § 2 Rn. 12; Wiehe, GRUR 1993, 88 (88); „Patent für pflanzliche Lebensformen/Greenpeace", GRUR Int. 1993, 865 (869). 55 Deutsch, Medizinrecht, Rn. 854; Palandt/Heinrichs, Einl. § 1 Rn. 45; Lange, GRUR Int. 1996, 586 (588). 56 Busse, PatG § 2 Rn. 15; Mes, PatG § 2 Rn. 7. 57 Wiehe, GRUR 1993, 88 (90); Schatz, GRUR Int. 1997, 588 (595). 58 Ein solches liegt dem GPÜ zugrunde, das bislang aber noch nicht ratifiziert worden ist.

II. Voraussetzungen des Schutzes durch Patente und Gebrauchsmuster

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wie die Mehrheit der Vertragsstaaten die Vereinbarkeit mit der öffentlichen Ordnung bewertet. 59 Als Konsequenz hieraus folgt: W i l l man nicht auf die Erteilung eines europäisches Patents verzichten, wenn ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung eines Vertragsstaates gegeben ist, sollte das Patent mit eingeschränkter örtlicher Wirkung zugelassen werden. Im Hinblick darauf, daß es sich beim europäischen Patent trotz des „Bündelcharakters" um einheitliches Recht handelt, sollte unter den Mitgliedstaaten des EPÜ ein einheitliches Patent erteilt werden. Dies mag prima facie sehr stringent erscheinen, es ist jedoch zu beachten, daß mit der zunehmenden Vereinheitlichung der europäischen Rechts- und Sittenordnung dieses Problem seine Bedeutung verliert.

cc) Ausnahme der Pflanzensorten Weiterhin werden Pflanzensorten von der Patentierbarkeit ausgenommen, § 2 Nr. 2 PatG/§ 2 Nr. 2 GebrMG/Art. 53b EPÜ/Art. 4 Abs. 1 a Biotechnologierichtlinie. 60 Wie bereits im Rahmen des Sortenschutzes ausgeführt, handelt es sich bei diesen Bestimmungen um die jeweiligen Schnittstellen zwischen Sortenschutz und Patentrecht. Insofern erlangt diese Vorschrift erhebliche Bedeutung, insbesondere auch bei gentechnisch veränderten Pflanzen. Um diese Unterscheidung, aber auch ihr Zusammenspiel zu verdeutlichen, muß sie in ihrem historischen Kontext gesehen werden. Zunächst war das Patentecht allein für die „tote Materie" konzipiert. 61 In bezug auf Pflanzen wurden keine Patente erteilt. Dies aber nicht aus ethischen Gründen, sondern vielmehr aus dem Verständnis heraus, daß es der lebenden Materie an der erforderlichen Wiederholbarkeit ermangele. Als die Diskussion um Patente für Pflanzen aufkam, wurde bewußt auf eine Aufweichung des Patentrechts verzichtet und man wich auf ein neues, speziell für Pflanzensorten bestimmtes Schutzrecht aus. 62 Dies ist somit als lex specialis vorrangig anzuwenden und schließt die gleichzeitige Erteilung eines Patents aus. Dies wird manifestiert durch die sog. „Doppelschutzverbote" in den einzelnen 59 So könnte aber EPA - „Pflanzenzellen/Plant Genetic Systems", GRUR Int. 1995, 978 (979) aufgefaßt werden. Auch: Rogge, GRUR 1998, 303 (307); MGK Moufang, Art. 53 Rn. 29. 60 Dies steht auch gem. Art. 27 TRIPS-Übk. mit dessen Bestimmungen im Einklang. 61 Busse, PatG § 2 Rn. 34; Benkard, PatG § 2 Rn. 8; Ernsthaler, Gewerblicher Rechtschutz, 96. 62 Busse, PatG § 2 Rn. 34; Benkard, PatG § 2 Rn. 8.

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E. Anpruchsvoraussetzungen

Gesetzen und Übereinkommen, § 41 Abs. 2 SortSchG/Art. 1 EG-VO. Aufgehoben wurde allerdings die entsprechende Regelung im UPOV-Übk. Dies weist aber nicht darauf hin, daß demnach beide Schutzrechte parallel anwendbar sein sollen, sondern lediglich, daß diese umstrittene Frage nicht durch das UPOV-Übk., sondern durch die nationalen und europäischen Regelungen beantwortet werden soll. 6 3 Andernfalls wäre wohl eine positive Regelung in das UPOV-Übk. aufgenommen worden. Die historische Entwicklung zeigt, daß die Ausnahme des Patentrechts Bezug nimmt auf den Schutzgegenstand des Sortenschutzes. Ebenso geht dies aus dem Wortlaut der Bestimmung Pflanzensorie und eben nicht Pflanzen hervor. 64 Der Begriff der Pflanzensorte ist also dem Sortenschutzrecht zu entnehmen. 65 Dies wurde auch in Art. 2 Abs. 3 der Biotechnologierichtlinie so geregelt. Für eine andere Auffassung gibt es kein Bedürfnis und die Rechtssicherheit würde beeinträchtigt, wenn ein identischer Begriff unterschiedliche Bedeutungen haben kann, je nachdem im Zusammenhang mit welchem Gesetz oder Übereinkommen er verwendet wird. Insoweit wäre auch die Einheit der Rechtsordnung beeinträchtigt. In Erinnerung der Ausführungen zum Schutzgegenstand des Sortenschutzes ergibt sich damit, daß von dieser Ausnahmevorschrift Pflanzenzellen und Pflanzenteile nicht betroffen sind. Allerdings gilt jeweils die Ausnahme der Benspruchung ihrer Gesamtheit, weil ansonsten der Sortenschutz umgangen werden würde. Problematisch gestaltet sich jedoch der Schutz von sortenübergreifenden Pflanzengesamtheiten. Wie schon i.R.d. Sortenschutzes dargelegt, sind diese Pflanzenmehrheiten nicht unter den Begriff der Pflanzensorte zu fassen. Es stellt sich somit die Frage, ob die Ausschlußklausel für Pflanzensorten auch für diesen Anspruchsgegenstand gelten soll. Zunächst einmal kann festgehalten werden, daß es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt und daher der Ausschluß zunächst nicht greift. Auch nach der Anwendungspraxis der Patentämter und -gerichte, ebenso wie der Regelungen der Biotechnologierichtlinie in Art. 4 Abs. 2 sind Erfindungen an Pflanzen patentierbar. Hierbei drängt sich jedoch die Umgehung des Sortenschutzes, insbesondere des Züchtervorbehalts, der durch die patentrechtliche Abhängigkeit abgelöst wird, auf. Die endgültige Abwägung 63

So auch Teschemacher in: FS Nirk, 1005 (1006). Teschemacher in: Biotechnologie und Gewerblicher Rechtsschutz, 37 (51); Vermehrungsgut/Ciba-Geigy, GRUR Int. 1984, 301 (302). 65 Busse, PatG § 2 Rn. 49; Mes, PatG § 2 Rn. 12; Ernsthaler, Gewerblicher Rechtsschutz, 96; Teschemacher in: FS Nirk 1005 (1013); Bauer, 214 f; Schatz, GRUR Int. 1997, 588 (591); a.A.: MGK - Moufang Art. 53 Rn. 69. 64

II. Voraussetzungen des Schutzes durch Patente und Gebrauchsmuster

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dieser Schutzinstrumente soll aber erst nach Darstellung der möglichen Maßnahmen erfolgen. 66 dd) Ausnahme für im wesentlichen biologische Verfahren Von der Patentierbarkeit sind im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ausgenommen, § 2 Nr. 2 PatG/Art. 53 b) EPÜ und auch Art. 4 Abs. 1 b Biotechnologierichtlinie. Dagegen sieht das Gebrauchsmusterrecht generell keinen Schutz für Verfahren vor, § 2 Nr. 3 GebrMG. Unzweifelhaft biologisch ist die klassische Züchtung, die auf Selektion und Kreuzung beruht. 67 Dagegen problematisch ist, ob auch gentechnische Verfahren im wesentlichen biologisch sein können und somit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen wären. Richtigerweise können auch derartige gentechnische Prozesse nicht pauschal als im wesentlichen biologisch oder nicht biologisch bezeichnet werden. Die Formulierung „ i m wesentlichen" macht deutlich, daß eine Abwägung erfolgen muß. Die meisten Züchtungsverfahren sind mehrstufig, wobei einige Abschnitte biologisch und andere technisch sind. Technisch darf dabei nicht als Gegensatz zu chemisch und physikalisch verstanden werden. 68 Aufgrund des fortschreitenden Verständnisses biologischer Vorgänge werden diese häufig auf chemischem, biochemischem oder auch physikalischem Weg erklärt, so daß die Grenzen zwischen diesen Naturwissenschaften verschwimmen. So stellt auch das EPA auf den Gesamtanteil der menschlichen Einwirkung und deren Auswirkung auf das Gesamtergebnis ab. 6 9 So wird das Technische als menschliche Einwirkung im Gegensatz zu natürlichen Vorgängen begriffen. Daraus folgt, daß gentechnische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen zumeist als im wesentlichen technisch zu verstehen sind, da das menschliche Zutun in Form der Isolierung von DNA-Abschnitten und ihrer Integration mittels Vektor oder anderweitig die biologischen Teile der Züchtung überwiegt, selbst wenn sich noch die klassische Kreuzung anschließt. Es ist gleichwohl denkbar, daß auch bei einem gentechnischen Verfahren das Wesentliche der Züchtung biologisch bleibt. 7 0 So muß ein Verfahren, das zu66

Unten I. Nirk/Ullmann, Gewerblicher Rechtsschutz, 38; Busse, PatG § 2 Rn. 56; Bauer, 220; Schatz., GRUR Int. 1997, 588 (591); Lange, GRUR Int. 1996, 586 (588). 68 EPA-Transgene Pflanzen/NOVARTIS, GRUR Int. 1999, 162 (164); Bauer, 220; a.A.: Busse, PatG § 2 Rn. 56; MGK-Moufang, Art. 53 EPÜ Rn. 112; Neumeier, 189. 69 EPA-Pflanzenzellen/Plant Genetic Systems, GRUR Int. 1995, 978 (983); EPAPatent für pflanzliche Lebensformen/GREENPEACE, GRUR Int. 1993, 865 (870); EPA-Hybridpflanzen/LUBRIZOL, GRUR Int. 1990, 629 (631). 67

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E. Anpruchsvoraussetzungen

nächst die Integration eines DNA-Abschnitts in eine Pflanzensorte vorsieht, der dann aber langwierige Kreuzungsverfahren zur Stabilisierung folgen, als im wesentlichen biologisch angesehen werden. Allerdings wird hierbei häufig die gentechnische Integration derartig auf das Ergebnis einwirken, daß sie das Verfahren dominiert. Dies ist auf jeden Fall anzunehmen, wenn DNA-Abschnitte eingebracht werden, die mittels klassischer Kreuzung nicht hervorgebracht werden könnten, wenn also artfremde Gene integriert wurden. Neben dieser Auslegung der im wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen hat die Große Beschwerdekammer des EPA noch zwei weitere Möglichkeiten 71 aufgezeigt, jedoch ohne einer den Vorzug zu geben. Zum einen könnten die Grundsätze angewandt werden, die auch für Art. 52 Abs. 4 EPÜ bei der Abgrenzung der chirurgischen von therapeutischen Behandlungsverfahren gelten. Dabei wird auf die einzelnen Verfahrensschritte abgestellt. Danach wäre die Patentierbarkeit schon dann ausgeschlossen, wenn allein ein Verfahrensschritt im wesentlichen biologisch wäre. Der Vorteil dieses Systems soll in der Rechtssicherheit liegen. Es ist für den Anmelder genau überprüfbar, ob einzelne Schritte seiner Züchtung als im wesentlichen biologisch zu betrachten sind. Allerdings liegt genau hier das Problem, denn die Frage, was im wesentlichen biologisch sein soll, ist für die einzelnen Verfahrensschritte damit noch nicht beantwortet, so daß auch hier die Rechtssicherheit beeinträchtigt ist. Schließlich wäre es auch möglich, ein Verfahren schon dann nicht mehr als im wesentlichen biologisch anzusehen, wenn nur ein Verfahrensschritt technischen Charakter hätte. Das führte dazu, daß sämtliche gentechnische Maßnahmen patentierbar wären. Diese Ansicht vernachlässigt jedoch den Wortlaut der Vorschrift, denn abgestellt werden soll auf im wesentlichen biologische Verfahren. Dies beinhaltet jedoch, daß einzelne Abschnitte der Züchtung durchaus auch technischen Charakter haben können solange sie nicht das Wesen der Erfindung, also ihren Kernbereich ausmachen. Obwohl die Biotchnologierichtlinie der EG genau diesen Wortlaut in Art. 4 Abs. 1 b übernommen hat, ist in Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie vorgesehen, daß ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen nur dann im wesentlichen biologisch ist, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht. Dadurch widerspricht eine Bestimmung dem Wortlaut einer anderen Bestimmung der Richtlinie, indem das „wesentlich" überhaupt keine Berücksichtigung findet. Dies ist - wie bereits bei den anderen Ausnahmetatbeständen geschildert - auch nicht mit dem häufig zitierten Grund70 71

So auch Lange, GRUR Int. 1996, 586 (588). EPA-„Transgene Pflanzen/NOVARTIS", GRUR Int. 1999, 162 (164 f.).

II. Voraussetzungen des Schutzes durch Patente und Gebrauchsmuster

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satz zu rechtfertigen, daß Ausnahmebestimmungen eng auszulegen seien. Diese Regelung führt dazu, daß die Ausnahmevorschrift in Zukunft leerlaufen wird. Denn obwohl nicht abzusehen ist, daß die Gentechnik gänzlich ohne Kreuzung und Selektion auskommen wird, so liegt die Zukunft der Pflanzenzüchtung doch in gentechnischen Verfahren, denen die klassische Züchtung folgt. Diese Regelung erscheint somit als verfehlt. Auch die Beschwerdekammern des EPA haben von dieser Regelung bislang keinen Gebrauch gemacht. Zu beachten ist weiterhin, daß auch Verfahren, die im wesentlich biologisch sind, dann nicht von der Patentierbarkeit ausgenommen sind, wenn es sich um mikrobiologische Verfahren und deren Erzeugnisse handelt, § 2 Nr. 2 PatG/Art. 53 b EPÜ und Art. 4 Abs. 3 Biotechnologierichtlinie. Mikroorganismen sind alle Lebensformen unterhalb der Kategorie Pflanze oder Tier, also z.B. Bakterien und Hefen. 72 Patentierbar ist also beispielsweise ein Verfahren zur Erzeugung von Bäckerhefe. Ist lediglich ein Verfahrensschritt bei der Züchtung von Pflanzen mikrobiologisch, so gelten obige Ausführungen entsprechend. Es ist abzuwägen, inwieweit dieser Schritt das Wesen, den Kern der Erfindung ausmacht. 73 In der Biotechnologierichtlinie wird jedoch nicht auf eine derartige ausgewogene Abwägung abgestellt. Art. 2 Abs. 1 b der Richtlinie sieht vor, daß unter einem mikrobiologischen Verfahren jedes Verfahren zu verstehen ist, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird. Diese Definition erweitert den Anwendungsbereich dieser Vorschrift erheblich. Dies verwundert, da ansonsten darauf beharrt wird, Ausnahmetatbestände eng auszulegen und hier handelt es sich sogar um die Ausnahme einer Ausnahme. Diese Regelung läuft einer gewogenen Auslegung, die ein Miteinander von Patentrecht und Sortenschutz zum Ziel hat, entgegen. Der Sortenschutz - und damit sein wesentlicher Bestandteil, das Züchterprivileg - würde durch den Schutz auch der Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren unterlaufen. Zu retten wäre sie allein durch ein enges Verständnis des Begriffs der Mikroorganismen. Da dieser sich durch die Patentämter aber schon gefestigt hat, erscheint diese Möglichkeit sehr umständlich und wäre ohne die Regelung der Biotechnologierichtlinie auch gar nicht erforderlich.

72

EPA-„Pflanzenzellen/Plant Genetic Systems", GRUR Int. 1995, 978 (983); Busse, PatG § 2 Rn. 59. 73 EPA-Pflanzenzellen/Plant Genetic Systems, GRUR Int. 1995, 987 (984).

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E. Anpruchsvoraussetzungen

ee) Verhältnis der Biotechnologierichtlinie zum EPÜ Die Biotechnologierichtlinie hat als eine Richtlinie der EG keine direkte Wirkung auf das EPÜ, das kein EG-Recht darstellt. Allerdings verpflichtet sie die Mitgliedstaaten der EG zu ihrer Umsetzung in nationales Recht bis zum 30. Juli 2000. In der Bundesrepublik Deutschland ist dies bislang unterblieben, ein entsprechendes Gesetz ist jedoch im Werden. Da die meisten Mitglieder des EPÜ auch der EG angehören, wird die Richtlinie eine mittelbare Wirkung über die Änderung des nationalen Rechts auch auf das EPÜ haben, das ja ein Bündelpatent vorsieht und somit auch von den nationalen Rechten abhängt. b) Ausnahmen nach US-amerikanischem Recht Es gibt im US-amerikanischen Patentrecht keine Ausnahmen von der Patentierbarkeit in dem Sinne, daß zunächst der Schutzgegenstand und die Patentvoraussetzungen geprüft werden und danach noch Ausnahmetatbestände, die bei ihrem Vorliegen zu einer Verneinung der Patentierbarkeit führen. Jedoch gibt es einige Fälle, die den deutschen Ausnahmetatbeständen ähneln und die üblicherweise unter den einzelnen Patentierungsvoraussetzungen behandelt werden. Diese sollen, um bessere Vergleichbarkeit zu erreichen, an dieser Stelle genannt werden. Ihnen gemein ist, daß diese „Ausnahmen" eng ausgelegt werden. aa) Dangerous use Eine Erfindung, deren Gebrauch gefährlich ist, ist per se nicht nützlich und damit nicht patentierbar. 74 Allerdings muß diese Erfindung auch durchweg gefährlich sein. Die Gefährlichkeit darf sich nicht eindämmen lassen oder sich nur auf bestimmte Nutzungsmöglichkeiten beschränken. Gentechnische Erfindungen an Pflanzen werden nicht hierunter gefaßt. Dies ist auch folgerichtig, da nicht erwiesen ist, das diese tatsächlich für den Menschen gefährlich sind. bb) Illegal or immoral use Auch illegale oder unmoralische Erfindungen werden an der Voraussetzung der Nützlichkeit gemessen. Erst wenn die Nützlichkeit gänzlich ver74 Carter-Wallace, Inc. v. Riverton Laboratories Inc. (D.C.N.Y. 1969) 304 F.Supp 357 (372), affirmed 433 F 2d 1043; 35 § 101 No. 192 USCA.

III. Patent- und Sortenschutz im Hinblick auf Pflanzensorten

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neint werden kann, ist eine Patentierung nicht möglich. Dies wurde z.B. für Gegenstände bejaht, die ausschließlich dem Glücksspiel dienen. 75 Aber auch hierunter werden keine Pflanzen gefaßt. cc) Products of nature Auch Erzeugnisse der Natur sind - wie bereist erörtert wurde - nicht patentfähig, es sei denn sie sind von Menschenhand geschaffen. 76 dd) Public detriment Auch darf ein Patent nicht erteilt werden, wenn dies auf einen dauerhaften öffentlichen Schaden hinauslaufen würde. 77 Auch hierunter fallen keine Pflanzenzüchtungen, da sie als nützlich für die Öffentlichkeit angesehen werden. ee) Anwendung auf gentechnische Erfindungen an Pflanzen In Anlehnung an die soeben aufgeführten Grundsätze ließe sich zwar diskutieren, ob nicht auch gentechnische Erfindungen, bei denen die Auswirkungen auf das ökologische Gleichgewicht noch nicht bekannt sind, in diesem Sinne gefährlich sind oder zumindest ein dauerhafter öffentlicher Schaden denkbar ist und ob die Patentierung von Leben nicht unmoralisch sei 7 8 , gleichwohl gibt es keine entsprechende Entscheidungen dazu und auch in der US-amerikanischen Literatur wird dieser Aspekt nicht thematisiert.

I I I . Voraussetzungen des Patent- und Sortenschutzes im Hinblick auf Pflanzensorten und sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten Die Voraussetzungen des Sortenschutzes und des Patentrechts ähneln sich mehr, als es auf den ersten Blick erscheint. Beide Schutzinstitute erfordern Neuheit hinsichtlich des jeweiligen Schutzgegenstandes. Darüber hinaus ist im Sortenschutz die Unterscheidbarkeit und Beständigkeit erforderlich, im Patentrecht die erfinderische Tätigkeit. Diese beiden Voraussetzungen zie75

Chicago Patent Corp. v. Genco, Inc. (C.C.A.I11. 1941) 124 F.2d 725 (728 f.); Peterson, Understanding Biotechnology Law, 74. 76 Hierzu bereits i. R. d. Patentierungsgegenstands. 77 Beckman Instruments, Inc. v. Chemtronics, Inc., 428 F.2d 555 (C.A.Tex. 1970). 78 Hierzu aber die Chakrabarty-Entscheidung, die ausdrücklich von der Patentierbarkeit auch lebender Substanzen ausgeht. 7 Walser

E. Anpruchsvoraussetzungen

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len aber in die gleiche Richtung. Es soll nicht jede Leistung mit dem jeweiligen Schutzrecht honoriert werden, sondern sie muß sich von den bis dato bekannten abheben. Dies wird entweder durch die Merkmale des Gegenstandes selbst bestimmt - nämlich die Unterscheidbarkeit - oder durch die Art und Weise der Erzeugung, daß diese nämlich erfinderisch sein muß, also vom durchschnittlichen Fachmann nicht vorhersehbar. Diese Voraussetzungen ähneln sich somit. Desweiteren sieht das Patentrecht die gewerbliche Anwendbarkeit vor. Dagegen steht im Sortenschutzrecht die Homogenität und Beständigkeit. Diese Voraussetzungen sind zwar nicht deckungsgleich, zielen aber beide auf die Nützlichkeit ab. Eine Pflanzensorte, die weder homogen noch beständig ist, läßt sich nicht vermarkten und hat auch im Hinblick auf die Sortenvielfalt keine Bedeutung und ebenso verhält es sich bei einer Erfindung, die keine gewerbliche Anwendbarkeit aufweist. Auch hier steht der Gewährung des Schutzrechts kein ausreichendes Äquivalent entgegen. Insgesamt besehen ähneln sich die Voraussetzungen des Sortenschutzes und des Patentrechts also doch in einem nicht unbeachtlichen Maße. Dennoch fällt auf, daß das Sortenschutzrecht in seinen Voraussetzungen deutlich mehr an den Schutzgegenstand der Pflanzensorten angepaßt ist. Dies verwundert wegen seiner ausschließlichen Geltung für Pflanzensorten auch nicht. Insofern muß das Sortenschutzrecht auch im Hinblick auf seine Voraussetzungen als spezieller und damit auch geeigneter als das Patentrecht für den Schutz von Pflanzensorten angesehen werden. Gleichwohl erscheint das Patentrecht in diesem Zusammenhang nicht als völlig unpassend. Wegen seiner sehr allgemein gehaltenen Voraussetzungen weist das Patentrecht eine Anzahl von Ausnahmetatbeständen auf. Wegen der Ausnahme der Pflanzensorte können solche von vornherein nicht patentiert werden, auch wenn sie mittels gentechnischer Methoden gezüchtet wurden. 79 Die Schwierigkeiten, die das Patentrecht aufgrund seiner Ausnahmen mit der Patentierung von Pflanzen allgemein hat, macht auch wieder deutlich, daß es eben nicht speziell für die Anwendung auf lebende Materie entwikkelt wurde und so diese Anpassungsschwierigkeiten entstehen. Dagegen fügt sich der Schutz von Pflanzen i.w.S. in das Sortenschutzrecht harmonisch ein.

79

„Transgene Pflanzen/NOVARTIS", GRUR Int. 1999, 162 (165); Teschemacher in: Biotechnologie und Gewerblicher Rechtsschutz, 37 (51); Mast, Sortenschutz/Patentschutz und Biotechnologie, 29.

F· Verfahrenspraxis Der Wert eines Schutzrechtes wird in der Praxis auch von der Verfahrensweise, nach der das Schutzrecht erteilt wird, bestimmt. Es wird sich zeigen, daß sich das Sortenschutzrecht und das Patentrecht in ihren jeweiligen Verfahren nicht derart signifikant unterscheiden, daß aus diesem Grund dem einen oder dem anderen der Vorzug für die Anwendung auf gentechnisch veränderte Pflanzen gewährt werden könnte

I. Verfahren für die Erteilung von Sortenschutzrechten 1. Nach SortSchG/UPOV-Übk. Das Verfahren vor dem Bundessortenamt richtet sich gem. § 21 SortSchG nach den Regeln über das förmliche Verwaltungsverfahren, §§ 63 ff. VwVfG. 1 Dies setzt nach Abschluß - des naturgemäß langwierigen Prozesses - der Züchtung einer neuen Pflanzensorte zunächst einen Antrag an das Bundessortenamt voraus. Das Datum des Eingangs des Antrags bestimmt den Zeitrang des Antrags, § 23 SortSchG. Zu beachten ist, daß gem. § 23 Abs. 2 SortSchG dem Antragsteller, der bereits in einem anderen Verbandsstaat ein Züchterrecht beantragt hat, der Zeitrang dieses Antrags zusteht (sog. „Prioritätsrecht"). Weist der Antrag keine formalen Mängel auf, wird er gem. § 24 Abs. 1 SortSchG im Blatt für Sortenwesen bekannt gemacht. Diese Bekanntgabe ermöglicht die Erhebung von begründeten Einwendungen jedes beliebigen Dritten. So kann bis zur Erteilung des Sortenschutzes gem. § 25 Abs. 2 SortSchG vorgebracht werden, daß die Schutzvoraussetzungen bei der Sorte nicht vorlägen, weiter kann bis zum Ablauf von drei Monaten eingewandt werden, der Antragsteller sei nicht berechtigt oder die Sortenbezeichnung sei nicht eintragungsfähig. Vom Zeitpunkt der Bekanntgabe an genießt der Antragsteller bereits einen vorläufigen Schutz, der ihn gem. § 37 Abs. 3 SortSchG berechtigt, für Handlungen, die unter den Schutzbereich eines erteilten Schutzrechts fallen würden, eine angemessene Vergütung zu verlangen. Allerdings kann dieser 1 Vor der Novellierung des Sortenschutzgesetzes galten noch Sonderregeln. Vgl. historischer Teil unten C. I. 7*

F. Verfahrenspraxis

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Anspruch naturgemäß erst nach Erteilung des Sortenschutzes geltend gemacht werden. Die eigentliche Prüfung, ob die Sorte die Voraussetzungen des SortSchG erfüllt, erfolgt durch den Anbau der Sorte, § 26 SortSchG. In diesem Rahmen wird der Antragsteller zur Vorlegung von Vermehrungsmaterial der Sorte aufgefordert. Desweiteren muß er Auskünfte über die Sorte erteilen und deren Nachprüfung gestatten, § 26 Abs. 3 SortSchG. Andernfalls kann der Antrag gem. § 27 SortSchG zurückgewiesen werden. Dies kann auch geschehen, wenn die erforderlichen Gebühren nicht entrichtet werden. Das Bundessortenamt erteilt den Sortenschutz, wenn die oben erläuterten Voraussetzungen vorliegen. Diesbezüglich kommt ihm kein Ermessen zu. Die Erteilung des Sortenschutzes wird nach § 28 Abs. 1 SortSchG in die Sortenschutzrolle eingetragen. Von dem Datum des Erteilungsbeschlusses nicht der Eintragung - an bemißt sich die Dauer des Sortenschutzes auf in der Regel 25 Jahren, § 13 SortSchG. Bei Hopfen, Kartoffeln, Reben und Baumarten währt er sogar bis zum Ablauf des dreißigsten Jahres. Wird der Sortenschutz nicht erteilt, ist gem. § 34 Abs. 1 SortSchG die Beschwerde an das Patentgericht möglich. Gegen die Beschwerdeentscheidung ist wiederum die Rechtsbeschwerde an den BGH nach § 35 Abs. 1 SortSchG zulässig, wenn der Beschwerdesenat sie zugelassen hat. Auch nach Erteilung des Sortenschutzes ist die Tätigkeit des Bundessortenamts nicht endgültig abgeschlossen. Es prüft gem. § 8 BSAVfV als dann, ob die Voraussetzungen, insbesondere der Homogenität und Beständigkeit, auch weiterhin gegeben sind. Das Verfahren nach dem UPOV-Übk. gem. Art. 10 ff. entspricht dem des SortSchG. 2. Verfahrenspraxis für die Plant Variety

Protection

Das Verfahren zur Erlangung der Plant Variety Protection ist in den 7 USC §§ 2421 ff. geregelt. Der erste Schritt ist die Stellung eines gebührenpflichtigen Antrags auf Erteilung des Sortenschutzrechts, 7 USC § 2421 (a). Dieser Antrag muß einige Mindestinhalte enthalten2: - Eine Beschreibung der Sorte mit einer zumindest vorläufigen Bezeichnung. Die Beschreibung soll auf ihre Neuheit schließen lassen und die Herkunft und das Züchtungsverfahren sind darzulegen, wenn sie bekannt sind. Auf Nachfrage ist die Beschreibung durch Fotografien, Zeichnungen oder ähnliches zu erweitern. Auch Unterlagen des Züchters oder 2

7 USC § 2422 (l)-(4).

I. Verfahren für die Erteilung von Sortenschutzrechten

einer official seed certifying keit angefordert werden.

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agency können zur Darlegung der Beständig-

- Desweiteren muß der Antragsteller versichern, daß er vermehrbares Saatgut bei einer öffentlichen Hinterlegungsstelle hinterlegt hat und es regelmäßig erneuern wird. - Der Erwerb der Eigentümerstellung des Antragstellers ist darzulegen. - Der so begründete Antrag wird vom Ministerium geprüft. Er wird vertraulich behandelt, so daß weder die zu schützende Sorte noch der Antragsteller bekannt wird. Ist dem Antragsteller jedoch, z.B. aus werbetaktischen Gesichtspunkten, an Öffentlichkeit gelegen, kann er in die Veröffentlichung einwilligen. Problematisch wird es, wenn mehrere Antragsteller Schutz für dieselbe Sorte begehren. In diesen Fällen stehen drei Möglichkeiten offen 3 : - Zum einen kann ein Streit der Parteien um die Priorität initiiert werden. Diese Variante erscheint sinnvoll, wenn Aussicht besteht, daß eine Partei nachweisen kann, daß sie die Sorte zuerst gezüchtet und Sortenschutz dafür beantragt hat. - Das Ministerium kann aber auch das Sortenschutzrecht ohne weitere Prüfung für den Antragsteller erteilen, der den Antrag früher gestellt hat. Dies stellt eine effiziente Möglichkeit dar, sofern nicht absehbar ist, daß die Antragsteller sich über die zeitliche Reihenfolge ihrer Züchtungen einigen werden. - Schließlich kann auch ein Sortenschutzrecht an beide Antragsteller alternativ erteilt werden. Dabei kann jedoch jeder der Antragsteller innerhalb eines Jahres auf eine Untersuchung der Priorität bestehen. Zu beachten ist bei der Feststellung der Priorität, daß auch ein Antrag auf Sortenschutz im Ausland, der inhaltlich der Plant Variety Protection gleicht, ebenso behandelt wird, als wäre dieser Antrag in den USA gestellt worden, 7 USC § 2425 (a). Er sichert also die Priorität. Wird dem Antrag schließlich stattgegeben, wird dem Eigentümer dies mitgeteilt. Er muß als dann die festgesetzte Summe zahlen und Saatgut hinterlegen. Geschieht dies, wird ein Zertifikat über den Sortenschutz ausgestellt, das den Umfang des Schutzrechts beschreibt. Das erteilte Schutzrecht wird in der Folgezeit lediglich dann erneut überprüft, wenn Dritte das Recht auf Sortenschutz innerhalb von fünf Jahren anzweifeln. In diesem Fall erfolgt eine erneute Überprüfung, und das Schutzrecht kann aufgehoben werden. 3

7 USC § 2502 (a).

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F. Verfahrenspraxis

Wurde der Antrag dagegen abgelehnt, stehen dem Antragsteller Rechtsmittel zur Verfügung. Er kann die Plant Variety Protection Office um erneutes Überdenken der Entscheidung ersuchen. Dabei hat er die Möglichkeit, auch auf neue Informationen hinzuweisen. Desweiteren kann er Berufung einlegen, so daß unter Beratung mit der Plant Variety Protection Office neu entschieden wird. Gegen diese Entscheidung ist ein Rechtsmittel an den United States Court of Appeals for the Federal Circuit möglich. Als Alternative kann der Antragsteller eine zivilrechtliche Klage gegen die Behörde anstrengen, für die der United States District Court for the District of Columbia zuständig wäre. 3. Vergleich des deutschen mit dem US-amerikanischen Verfahren In beiden Ländern sind Verfahren vorgesehen, die eine materielle Prüfung der Voraussetzungen eines Sortenschutzrechts unter Wahrung der Geheimhaltung vorsehen und ebenfalls stehen Rechtsmittel gegen die Entscheidung der jeweiligen Sortenämter offen. In den grundlegenden Voraussetzungen gleichen sich die Verfahren also. Eine Besonderheit des deutschen Sortenschutzrechts stellt der Anspruch des Züchters dar, bei Verletzung des erst zukünftig zugesprochenen Sortenschutzrechts, eine angemessene Vergütung zu erhalten, die allerdings erst nach Erteilung des Sortenschutzes geltend gemacht werden kann. Eine derartige Regelung sieht das US-amerikanische Recht des Schadensersatzes nicht vor. Allerdings hat dieser Unterschied keine wesentliche praktische Relevanz. Im Regelfall werden neue Züchtungen bis zur Erteilung des Sortenschutzes geheim gehalten und auch das Sortenamt muß diese Geheimhaltung gewährleisten. Während in den USA der gesamte Antrag, wozu auch der Antragsteller zu zählen ist, der Geheimhaltung unterliegt, wird der Antrag in Deutschland im Blatt für Sortenwesen bekannt gegeben, und lediglich die Einzelheiten der Züchtung werden vertraulich behandelt. Hier zeigt sich eine unterschiedliche Wertung der betroffenen Interessen. In den USA wird dem Interesse des Züchters stärker Rechnung getragen, so daß ihm die Nutzung seiner Züchtung uneingeschränkt möglich ist, während in Deutschland das Interesse der Allgemeinheit stärker in den Vordergrund rückt, über die Neuerungen auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung informiert zu werden. In diesem Zusammenhang ist aber zu beachten, daß im deutschen Sortenschutz die Möglichkeit einer Ausgleichszahlung auch schon für Schädigungen vor dem endgültigen Erhalt des Sortenschutzzertifikats besteht, während dies im US-amerikanischem Recht nicht möglich ist. Deshalb ist eine strengere Geheimhaltung erforderlich. Eine Besonderheit des US-amerikanischen Rechts ist es auch, daß wenn die Priorität fraglich ist, nicht automatisch das Sortenschutzamt entscheidet,

II. Verfahren zur Erteilung von Patenten und Gebrauchsmustern

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sondern dies auch die Möglichkeit hat, einen Prioritätsstreit zwischen den verschiedenen Antragstellern zu initiieren, so daß diese die Möglichkeit haben, sich untereinander zu einigen.

I I . Verfahren zur Erteilung von Patenten und Gebrauchsmustern 1. Verfahren nach dem PatG Das Verfahren beim DPMA wird durch einen gebührenpflichtigen Antrag auf Patenterteilung eingeleitet, § 35 Abs. 1 u. 3 PatG. 4 Im Rahmen dieser Anmeldung ist der Erfindungsgegenstand deutlich und vollständig darzustellen, so daß ein Fachmann in der Lage sein würde, die Erfindung auszuführen. Es muß eindeutig offenbart werden, welche technische Lehre unter Schutz gestellt werden soll. 5 Schon zu diesem Zeitpunkt muß der Anmelder sich entscheiden, ob er ein Erzeugnis- oder Verfahrenspatent 6 begehrt, da diese unterschiedliche Auswirkungen auf den Schutzbereich haben.7 Der Antrag begründet einen Anspruch auf Erteilung eines Patents, soweit die Erfindung patentfähig ist und die Verfahrensvorschriften eingehalten werden. Insoweit besteht also kein Ermessen der Patentämter. Der Anmeldezeitpunkt ist insofern bedeutsam, als er die Priorität der Anmeldung festlegt und auch die Laufzeit des Patents bestimmt, § 16 PatG. Darüber hinaus setzt er noch weitere Fristen in Gang wie derjenigen für die Offenlegung. 8 Nach der Antragsstellung wird zunächst geprüft, ob die allgemeinen Verfahrensvoraussetzungen eingehalten wurden und ob die Erfindung offensichtlich nicht patentfähig ist, § 42 PatG. Ausgenommen von dieser Offensichtlichkeitsprüfung sind jedoch die Erfordernisse der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. Spätestens 18 Monate nach Eingang der Anmeldung oder nach Zustimmung des Anmelders, wobei der Name des Erfinders genannt worden sein muß, wird die Erfindung offengelegt, § 31 Abs. 1 PatG. Dazu wird eine kurze Schrift im Patentblatt veröffentlicht, aber es kann auch Einsicht in die gesamten Aktenunterlagen gewährt werden. Da die Offenlegung dem 4

Näheres zu der Anmeldung in der PatAnmVO. Bei Mikroorganismen, die nicht derart eindeutig beschrieben werden können, reicht anstelle der Beschreibung die Hinterlegung bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle, BGH 1964, 101 (111 ff.) - „Bäckerhefe". 6 Dazu G. II. 1. a). 7 BGHZ 95, 295 (297 f.). 8 Aber auch die Prioritätserklärungsfrist, §§40 Abs. 4, 41 Abs. 2 und die Siebenjahresfrist für den Prüfungsantrag, § 44 Abs. 2 PatG u. a. 5

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F. Verfahrenspraxis

Geheimhaltungsinteresse des Anmelders widerspricht, wird ihm ab diesem Zeitpunkt zumindest ein vorläufiger Schutz eingeräumt, § 33 PatG. Er kann eine Entschädigung verlangen, wenn seine Erfindung benutzt wurde, obwohl dem Nutzer bekannt war, das sie bereits zum Patent angemeldet worden ist. Auf gesonderten Antrag ermittelt das Patentamt diejenigen öffentlichen Druckschriften, die für die Beurteilung der Patentfähigkeit relevant sein können, § 43 PatG. Hierbei kann auch ein am Verfahren Unbeteiligter Druckschriften einreichen, die der Patenterteilung entgegenstehen, § 43 Abs. 3, S. 3 PatG. Eine sachliche Prüfung dieser Schriften erfolgt jedoch nicht. Der Anmelder erhält jedoch Kenntnis von ihnen und kann so besser abschätzen, ob seine Erfindung patentfähig ist. Das materielle Prüfungsverfahren beginnt wieder mit einem kostenpflichtigen Antrag, § 44 PatG. In einem ersten Prfüngsbescheid wird zu der Anmeldung Stellung genommen. Der Anmelder kann sich zu etwaigen Bedenken äußern. Das Verfahren endet - sofern keine Zurückweisung erfolgt - mit dem Erteilungsbeschluß, § 49 Abs. 1 PatG. Gegen die Entrichtung einer Erteilungsgebühr wird die Patenterteilung im Patentblatt veröffentlicht und die Patentschrift gedruckt, § 58 PatG. Mit der Veröffentlichung im Patentblatt hat der Patentinhaber ein Ausschluß- und Schadensersatzrecht gegenüber Benutzern seiner Erfindung. Gegen die Patenterteilung kann innerhalb von drei Monaten von jedermann Einspruch eingelegt werden, § 59 PatG. Dies kann zur Zurückweisung der Anmeldung führen, wenn der Anmelder die vorgebrachten Bedenken nicht widerlegen kann. Gegen diesen Zurückweisungsbeschluß ist dann wiederum die Beschwerde zulässig, § 100 PatG. 2. Praktisches Verfahren für den Gebrauchsmusterschutz Die Anmeldung eines Gebrauchsmusters gleicht dem eines Patents, § 4 GebrMG. Der wesentliche Unterschied zum Patentierungsverfahren liegt darin, daß keine sachliche Prüfung vorgenommen wird. Liegen die formellen Voraussetzungen vor, wird das Gebrauchsmuster eingetragen. Es wird insbesondere nicht geprüft, ob die Voraussetzungen nach § 1 Abs. 1 GebrMG, also Neuheit, erfinderischer Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit vorliegen. Die sog. „absoluten Schutzvoraussetzungen" werden jedoch auch hier geprüft. Zu ihnen zählen - die für den Bereich der gentechnisch veränderten Pflanzen besonders relevanten Bereiche - der §§ 2 u. 1 Abs. 2 GebrMG. Der Verstoß gegen die guten Sitten und die öffentliche Ordnung sowie das Vorliegen einer Pflanzensorte wird also gleichwohl überprüft.

II. Verfahren zur Erteilung von Patenten und Gebrauchsmustern

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Entspricht die Anmeldung den formellen Voraussetzungen, verfügt das DPMA die Eintragung in die Rolle für Gebrauchsmuster, § 8 Abs. 1 GebrMG. Diese begründet dann das Gebrauchsmusterrecht. Die eingeschränkte Sachprüfung macht das Gebrauchsmuster zu einem praktikablen und schnell zu erlangenden Schutzrecht. Damit wird es trotz seiner kürzeren Schutzdauer für Nutzer interessant. 3. Verfahren vor dem Europäischen Patentamt Der erforderliche Antrag kann in den Amtssprachen deutsch, englisch oder französisch beim EPA in München, seiner Zweigstelle in Den Haag oder bei den nationalen Patentämter der Mitgliedstaaten gestellt werden, Art. 75 EPÜ. Die Erfordernisse dieser Anmeldung gleichen denen des deutschen Patentrechts, Art. 78 EPÜ. Hinzu kommt jedoch, daß die Vertragsstaaten genannt werden müssen, für die der Schutz begehrt wird, Art. 79 EPÜ. Denn nur für diese entfaltet das Europäische Patent seine Wirkung. Auch hier erfolgt zunächst eine Formalprüfung, dann der von Amts wegen zu fertigende Recherchebericht, die Veröffentlichung und schließlich als Kernstück die materielle Prüfung durch die Prüfungsabteilung. Die darauf erfolgende Patenterteilung wird, wie auch im deutschen Patentrecht, erst mit der Mitteilung im Europäischen Patentblatt wirksam, Art. 97 Abs. 4 EPÜ. Die Einspruchsfrist beträgt hier sogar 9 Monate, was auf die Schwierigkeiten und Unübersichtlichkeiten aufgrund der verschiedenen betroffenen Rechtsordnungen zurückzuführen ist. Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung kann Beschwerde bei den Beschwerdekammern des EPA eingelegt werden, Art. 106 Abs. 1 EPÜ. Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung entscheidet die große Beschwerdekammer bei divergierenden Entscheidungen oder bei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, Art. 112 EPÜ. 4. US-amerikanisches Patentverfahren Das Verfahren 9 beginnt mit der Patentanmeldung beim PTO, die zumindest drei Dinge beinhalten muß: die specification , Zeichnungen und eine Versicherung des Anmelders, selbst der Erfinder zu sein, 35 USC § 111. 9 Vgl. zu dem gesamten Anmelde verfahren auch: Roe, Patents and Patent Protection, 6 ff.; Grubb, Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, 103 ff.; Elsing/Van Alstine, US-amerikanisches Handels- und Wirtschaftsrecht, Rn. 705 ff.; Halpern/Nard/Port, Intellectual Property Law, 236 ff.; Peterson , Understanding Biotechnology Law, 87 ff.

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F. Verfahrenspraxis

Die specification ist gem. 35 USC § 112 eine genaue Beschreibung der Erfindung, die einen Fachmann aus dem einschlägigen Sachgebiet in die Lage versetzen muß, die Erfindung nachzuvollziehen, ohne selbst erfinderisch tätig werden zu müssen. In der specification muß die geeignetste Möglichkeit der Erfindung offenbart werden {best mode) und nicht lediglich irgendeine Herangehensweise. Zusätzlich sollen am Ende der specification die claims stehen, also die geltend gemachten Patentansprüche, 35 USC § 112 sec. 2. Die Formulierung dieser Ansprüche ist für den späteren Schutzumfang des erteilten Patents von wesentlicher Bedeutung. Zeichnungen müssen nur dort gefertigt werden, wo sie zum besseren Verständnis der Erfindung erforderlich sind, 35 USC § 113. Im Bereich der Pflanzenerfindungen ist auch die Regelung, daß das PTO die Hinterlegung von Probeexemplaren verlangen kann, also z.B. Vermehrungsgut der gezüchteten Pflanzensorte, von Bedeutung, 35 USC § 114. Hierin ist eine Angleichung an das Verfahren der Plant Variety Protection zu sehen. Auf jeden Fall muß der Anmelder jedoch gem. 35 USC § 115 versichern, daß er die Erfindung selbst gemacht hat und sie seinem Wissen nach neu und nicht offensichtlich ist. Schließlich muß auch hier die Anmeldegebühr entrichtet werden. Für das gesamte Anmeldeverfahren gilt, daß die Erfindung, die - wie eben dargelegt - völlig offen gelegt werden muß, beim PTO geheim gehalten wird, 35 USC § 122, so daß nicht Dritte ohne den Forschungsaufwand, in den Genuß dieser Ergebnisse kommen. Diese Anmeldung wird als dann dahingehend geprüft, ob die formellen Anmeldungvoraussetzungen erfüllt sind und die Erfindung auch neu, nützlich und nicht offensichtlich ist (35 USC § 131). Dazu werden die U.S. PTO prior art reference libraries durchucht. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in einer official action dem Anmelder bzw. seinem Patentanwalt mit der Möglichkeit zur Stellungnahme zugesandt. Werden Änderungen vorgeschlagen, kann sich diese Vorgehensweise zwischen der PTO und dem Anmelder mehrfach wiederholen bis eine abschließende Lösung gefunden wurde oder das PTO die Patenterteilung endgültig ablehnt. Werden die Voraussetzungen der Patenterteilung durch das PTO als erfüllt angesehen, muß der Anmelder eine issue fee entrichten, worauf das Patent erteilt wird, 35 USC § 151. Gegen die Entscheidung des PTO ist die Berufung zum Board of Patent Appeals and Interferences möglich, 35 USC § 134. Deren Entscheidung kann nochmals mit der Berufung zum Court of Appeals for the Federal Ciurcuit angefochten werden, 35 USC § 141.

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Alternativ dazu kann auch eine zivilrechtliche Klage gegen den Commissioner beim United States District Court for the District of Columbia angestrengt werden. 5. Verfahren hinsichtlich der Plant Patents Über 35 USC § 161 sind auf Plant Patents die allgemeinen Vorschriften für Patente anzuwenden, soweit keine speziellen Vorschriften bestehen. Diese sind so auszulegen, daß sie auf Plant Patens angewandt werden können. 10 Demzufolge wird auch bei Plant Patents das oben dargestellte Patenterteilungsverfahren durch einen Antrag des Erfinders, in Anwendung auf Plant Patents des Züchters, an die Patent and Trademark Office initiiert. Dieser Antrag muß eine Patentbeschreibung 11, eine Zeichnung der Züchtung, wenn dies notwendig erscheint, 12 und einen Eid des Antragstellers, daß er von sich selbst annimmt, der erste Züchter der neuen Sorte zu sein, enthalten 13 . Erwähnenswert ist hierbei, daß auch mehrere Ansprüche geltend gemacht werden können und keine Beschränkung auf einen Anspruch hinsichtlich einer Pflanzensorte wie i.R.d. Plant Variety Protection festgelegt wurde. Bei der Auslegung der Ansprüche ist desweiteren noch die doctrine of equivalent s14 zu beachten, die erneut zu einer Ausweitung der Ansprüche führt. Absolute Identität der geschützten Pflanzen ist jedenfalls nicht erforderlich. Diese wäre im Bereich der Pflanzenzüchtungen auch nicht möglich, da das Erscheinungsbild von Pflanzen durch klimatische und geographische Einflüsse mitbestimmt wird und darüber hinaus auch natürliche Mutationen zu einer Veränderung der Pflanzen führen können. Auch hier muß der Antrag vertraulich behandelt werden, um die Züchtung zu schützen und zu verhindern, daß Züchter in der Furcht vor Plagiaten ihre Züchtungen geheim halten. Treffen mehrere Anträge hinsichtlich einer Pflanzensorte zusammen, gibt es auch i.R.d. Plant Patents eine Prioritätsregelung. Wird ein Antrag für ein Patent eingereicht, das nach Ansicht des Bearbeiters mit einem bereits anhängigem Antrag kollidiert, geht eine Nachricht an den anderen Antragsteller oder Patentinhaber. Die Anträge werden einem Kollegium, das für 10

Yoder Brothers, Inc. v. California - Florida Plant Corporation, 193 USPQ 246 (291) für die Patentierungsvoraussetzungen; Application of LeGrice (CCPA 1962) 301 F.2d 929 (933). 11 35 USC §§ 111 i.V.m. 112. 12 35 USC §§ 111 i.V.m. 113. 13 35 USC §§ 111 i.V.m. 115. 14 Zur Erläuterung unten G. II. 1. b) dd).

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F. Verfahrenspraxis

derartige Kollisionen zuständig ist, vorgelegt, das dann für das Patent and Trademark Office entscheidet. Es ist also nicht mehr so wie früher, daß das Patent dem zugesprochen wurde, der zuerst den Antrag eingereicht hat (first to file), sondern es soll festgestellt werden, wer tatsächlich die Erfindung oder die Züchtung zuerst getätigt hat {first to invent). In dieser Änderung ist eine Anpassung an die internationale Rechtslage zu sehen. Insbesondere im EPÜ wird auch auf den Zeitpunkt der Erfindung und nicht auf den des Antrags abgestellt. Diese Angleichung stellt somit einen Schritt in Richtung auf eine Vereinheitlichung des Rechts im internationalen Kontext dar. Ansonsten gelten für das Verfahren zur Erteilung von Plant Patents die oben erörterten Regeln für die Anmeldung eines Utility Patent. I I I . Auswirkungen der jeweiligen Verfahren auf die Geeignetheit zum Schutz von Pflanzensorten und sortenübergreifenden Pflanzenmehrheiten Als Ergebnis ist festzuhalten, daß sich die jeweiligen Verfahren nicht wesentlich unterscheiden. Lediglich das Gebrauchsmusterrecht, das auf eine eingehende Sachprüfung verzichtet, fällt in diesem Sinne aus dem Rahmen. Dagegen sehen sowohl das Sortenschutz- wie auch das Patentrecht einen Antrag zur Eröffnung des Verfahrens vor, wozu auch eine genaue Beschreibung der Erfindung oder Züchtung gehört. Hierauf folgt im Patentrecht eine detaillierte Offenbarung, die im Patentblatt veröffentlicht wird. Eine derart weitgehende Offenbarung sieht das Sortenschutzrecht nicht vor. Eine Veröffentlichung erfolgt aber auch hier, nämlich im Blatt für Sortenwesen. Auch das vorläufige Schutzrecht sehen beide Schutzinstitute als Sicherungsausgleich für die Veröffentlichung vor. Hier geht das Patentrecht aber weiter als das Sortenschutzrecht, das lediglich einen Anspruch auf angemessene Vergütung gewährt, während das Patentrecht Schadensersatz vorsieht, der je nach dem eingetreten Schaden größer sein kann als die angemessene Vergütung. Auch in den Rechtsmittelmöglichkeiten gleichen sich die Schutzrechte wiederum. Bei beiden ist die Beschwerde an das Patentgericht möglich. Als Besonderheit des Sortenschutzrechts ist aber zu erwähnen, daß das Sortenamt auch nach Erteilung des Sortenschutzrecht noch weiter prüft, ob die Voraussetzungen der Sorte weiterhin gegeben sind. Eine derartige Vorgehensweise ohne Beschwerde von Dritten ist dem Patentrecht fremd. Insgesamt besehen ist das Verfahren des Sortenschutzes zwar durch seine Anbauprüfung spezieller auf den Schutzgegenstand der Pflanzensorten ausgerichtet, aber auch das Patentrecht bietet durch sein Prüfungsverfahren und

III. Auswirkungen der jeweiligen Verfahren

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das Hinterlegen von Vermehrungsmaterial die Möglichkeit, sich an derartige Schutzgegenstände anzupassen. Das Gebrauchmusterrecht hebt sich ab, da es keine eingehende Sachprüfung kennt. Es handelt sich vielmehr um ein schnell zu erlangendes, dafür aber nicht so „wehrhaftes" Schutzrecht. Es konkurriert daher nicht mit dem Sortenschutz- und Patentrecht, sondern steht vielmehr neben diesen Schutzinstrumenten.

G. Umfang des Schutzes Der eigentliche Wert eines Schutzrechts bestimmt sich danach, welche Reichweite die gewährten Ansprüche zum Schutz der Erfindung oder Sorte haben und wo sie ihre Grenzen finden.

I. Umfang des Sortenschutzes 1. Reichweite des Sortenschutzrechts Die Reichweite des Sortenschutzes ist in den einschlägigen Regelungswerken unterschiedlich festgelegt worden, § 10 SortSchG/Art. 13 EG-VO und in Art. 14 UPOV-Übk. a) SortSchG aa) Allgemeiner Schutzumfang Geschützt wird gem. § 10 Abs. 1 Nr. 1 SortSchG zunächst das Vermehrungsmaterial der geschützten Pflanzensorte. Der Begriff des Vermehrungsmaterials ist in § 2 Nr. 2 SortSchG definiert als Pflanzen oder Pflanzenteile einschließlich Samen, die für die Erzeugung von Pflanzen oder sonst zum Anbau bestimmt sind. Zum Vermehrungsmaterial zählen somit pflanzliche Gewebeteile, aus denen wiederum Pflanzen gezogen werden können und ebenso Jungpflanzen, die insbesondere bei der generativen Vermehrung Bedeutung erlangen, nicht dazu zählt jedoch Konsummaterial wie beispielsweise Schnittblumen 1 . Sie sind eben nicht zur Erzeugung von Pflanzen oder zum Anbau bestimmt. Die Eignung zum Vermehrungsmaterial ergibt sich also letztlich aus der subjektiven Zweckbestimmung des Materials. Diese muß nicht naturgegeben sein, sondern kann auch durch den Menschen vorgenommen werden, wie dies z.B. bei Getreide möglich ist. 2 Die Zweckbestimmung ergibt sich dabei aus dem Willen des Vertreibers. Schon nach dem Wortlaut - „Bestimmen" - muß dieser Ausdruck subjektiv zu 1

Lange, GRUR Int. 1985, 88 (91); von Pechmann, GRUR 1985, 717 (719). Sog. „gekorenes" Saatgut im Gegensatz zum „geborenen" Saatgut wie z.B. bei Gräsern. Neumeier, 152; Wuesthojf/Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 186. 2

I. Umfang des Sortenschutzes

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verstehen sein.3 Bei der Prüfung allerdings kann auf objektive Merkmale nicht verzichtet werden, um der Mißbrauchsgefahr vorzubeugen. Im Regelfall wird aber durch äußere Umstände wie z.B. der Art der Lagerung zu erkennen sein, für welchen Zweck das entsprechende Material gedacht ist. Geschützte Handlungen in bezug auf das Vermehrungsmaterial sind die Erzeugung, die Aufbereitung für Vermehrungszwecke, das Inverkehrbringen und die Ein- und Ausfuhr sowie die Aufbewahrung zu einem der genannten Zwecke. Erwähnt sei noch die Definition des Inverkehrbringens in § 2 Nr. 3 SortSchG als das Anbieten, Vorrätighalten zur Abgabe, Feilhalten und jedes Abgeben an Dritte. bb) Erweiterung durch „sonstige Pflanzen" und „unmittelbare Erzeugnisse" Eine Erweiterung 4 erfährt der Schutzbereich in § 10 Nr. 2 SortSchG auf sonstige Pflanzen oder Pflanzenteile oder hieraus unmittelbar gewonnene Erzeugnisse. Diese Möglichkeit besteht aber nur, wenn zu der Erzeugung Vermehrungsmaterial ohne Zustimmung des Sortenschutzinhabers verwendet wurde, und dieser keine Möglichkeit hatte, sein Sortenschutzrecht hinsichtlich dieser Verwendung geltend zu machen. Durch diese Regelung soll der Gefahr entgegengewirkt werden, daß der Sortenschutzinhaber durch unrechtmäßige Handlungen Dritter seines Rechtes verlustig geht. Das Recht folgt gleichsam dem unrechtmäßigem Gebrauch und erweitert sich entsprechend. In dieser Vorschrift ist nun nicht mehr von Vermehrungsmaterial die Rede, sondern von dem weiten Begriff der Pflanzen und Pflanzenteile und den daraus unmittelbar gewonnenen Erzeugnissen. Darunter können auch Konsummaterialien wie Schnittblumen und Obst gefaßt werden, da eine zusätzliche Bestimmung für das Tatbestandsmerkmal der Vermehrung nicht erforderlich ist. Die Erzeugnisse müssen aber unmittelbar aus den Pflanzen oder Pflanzenteilen gewonnen worden sein. Bei weiteren Zwischenschritten entfällt allerdings die Unmittelbarkeit. So ist Obst ein Erzeugnis, das unmittelbar aus einer Pflanze gewonnen wird. Wird es aber weiterverarbeitet, 3

Anders Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 186, die den Zweck rein objektiv bestimmen wollen. Dies verstößt aber gegen den Wortsinn des Begriffs. Im Ergebnis ergeben sich jedoch keine Unterschiede, da auch hier die Feststellung der subjektiven Absicht anhand von objektiven Merkmalen vorgenommen wird. 4 Die Bestimmung des Schutzumfangs in § 10 SortSchG ist derart aufgebaut, daß von einer allgemeinen Bestimmung in Abs. 1 schrittweise in der folgenden Nummer und auch den folgenden Absätzen dieser Schutzbereich jeweils Erweiterungen erfährt, sog. „Kaskadenlösung".

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G. Umfang des Schutzes

sind dies Zwischenschritte, so daß der Sortenschutz nicht mehr greift. Erforderlich ist stets die Erstreckung auf unmittelbar aus Pflanzenteilen erlangten Erzeugnissen, insbesondere in Anbetracht neuer Möglichkeiten der Vervielfältigung von Gewebe oder Pflanzenteilen, z.B. durch in vitro-Techniken. Auch dann liegen unmittelbare Erzeugnisse vor.

cc) Erweiterung durch „ i m wesentlichen abgeleitete Sorten" Des weiteren erfährt der Schutzumfang noch eine Erweiterung durch § 10 Abs. 2 Nr. 1 SortSchG. Danach sind dem Schutzumfang des Sortenschutzes auch Sorten, die von der geschützten Sorte (Ausgangssorte) im wesentlichen abgeleitet sind, sofern die Ausgangssorte selbst keine im wesentlichen abgeleitete Sorte ist, zuzurechnen. Es stellt sich aber die Frage, wann eine im wesentlichen abgeleitete Sorte vorliegt. Nach § 10 Abs. 3 SortSchG wird an drei Voraussetzungen angeknüpft: Zunächst muß nach Nr. 1 für ihre Züchtung oder Entdeckung vorwiegend die Ausgangssorte oder eine andere Sorte, die selbst von der Ausgangssorte abgeleitet ist, als Ausgangssorte verwendet werden. Dazu muß es sich um eine Sorte handeln; sie muß also die oben erläuterten Voraussetzungen des Sortenbegriffs erfüllen. Desweiteren muß auch tatsächlich Material der Ausgangssorte bei der Züchtung der neuen Sorte verwandt worden sein. Eine noch so große Ähnlichkeit genügt nicht. Wesentlich ist auch, daß stets nur die überwiegend verwendete Sorte die Ursprungssorte sein kann. Es ist also nicht möglich, daß eine Sorte von zwei Ursprungssorten im wesentlichen abgeleitet wird. Ebenso ist ausdrücklich ausgeschlossen worden, daß die Ursprungssorte wiederum eine abgeleitete Sorte ist. Dann müßte gleich auf deren Ursprungs sorte zurückgegriffen werden. Dies verhindert die Entstehung von Ketten abgeleiteter Sorten, die die Bestimmung des Umfangs des Schutzes wesentlich erschweren würden. Darüber hinaus wird in § 10 Abs. 3, Nr. 2 SortSchG die deutliche Unterscheidbarkeit vorausgesetzt. Da es sich um eine selbständige Sorte handeln muß, ist eine deutliche Unterscheidbarkeit von anderen Sorten bereits bei den Sortenvoraussetzungen geprüft worden. Die Regelung stellt jedoch klar, daß die deutliche Unterscheidbarkeit auch hinsichtlich der Ausgangssorte vorliegen muß. Ansonsten würde die neue Sorte direkt unter den Schutzbereich der Ursprungssorte fallen und die Regelung der im wesentlichen abgeleiteten Sorte wäre nicht notwendig. Schließlich ist nach § 10 Abs. 3 Nr. 3 SortSchG erforderlich, daß die Sorte in der Ausprägung der Merkmale, die aus dem Genotyp oder einer Kombination von Genotypen der Ausgangssorte herrühren - abgesehen von

I. Umfang des Sortenschutzes

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Unterschieden, die sich aus der verwendeten Ableitungsmethode ergeben mit der Ausgangssorte im wesentlichen übereinstimmt. Es muß sich zwar um eine eigenständige Sorte handeln; um die Erfassung vom Schutzbereich der Ursprungssorte zu rechtfertigen, muß aber doch eine gewisse genetische Konformität gegeben sein. Abgestellt wird dabei lediglich auf den Genotyp, nicht dagegen auf den Phänotyp der Sorten. Dies erscheint sinnvoll, da die Betrachtung des genetischen Materials eine sehr genaue Bewertung der Konformität gestattet.5 So kann z.B. eine erhebliche genetische Abweichung nur einen kleinen Unterschied im äußeren Erscheinungsbild bedeuten. Aber ebenso ist es möglich, daß ein kleiner genetischer Unterschied zu einer wesentlichen Abweichung im Phänotyp führt. 6 Das Ausmaß der genetischen Übereinstimmung muß von einem Fachmann bestimmt werden. Sie muß deutlich mehr als die Hälfte betragen, da andernfalls keine wesentliche Übereinstimmung gem. § 10 Abs. 3 Nr. 3 SortSchG vorläge. dd) Erweiterung durch Sorten ohne deutliche Unterscheidbarkeit Eine zusätzliche Erweiterung erfährt der Schutzbereich durch die Aufnahme von Sorten, die sich von der geschützten Sorte nicht deutlich unterscheiden lassen, § 10 Abs. 2, Nr. 2 SortSchG. Es muß also einerseits eine Sorte vorliegen und andererseits darf sie sich nicht deutlich von der geschützten Sorte unterscheiden. Dies mag zunächst eigentümlich anmuten, da es zu den Schutzvoraussetzungen einer Sorte gehört, daß sie von allen anderen Sorten deutlich unterscheidbar ist. Fehlt es an dieser Unterscheidbarkeit, liegt keine eigenständige Sorte vor. Insofern ist die Vorschrift unpräzise. In der Sache ist jedoch gemeint, daß dort, wo keine genaue Unterscheidung möglich ist, im Zweifel der Schutz für die Sorte greift. Es wäre unbillig, würden sehr ähnliche Pflanzen vom Sortenschutz nicht erfaßt. ee) Erweiterung durch Sorten, die fortlaufende Verwendung der geschützten Sorte erfordern Endlich erfährt der Schutzbereich eine Erweiterung durch Sorten, deren Erzeugung die fortlaufende Verwendung der geschützten Sorte erfordert, § 1 0 Abs. 2, Nr. 3 SortSchG. Auch hier ergeben sich Zweifel, ob in diesem 5 Lange, GRUR Int. 1993, 137 (140); Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 191. 6 Für die Bestimmung der genetischen Abstände gibt es wissenschaftliche Methoden. So kann sie mittels Molekularmarkern vorgenommen werden, aber es gibt auch andere Methoden. Vgl hierzu: Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 192. 8 Walser

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G. Umfang des Schutzes

Fall überhaupt eine Sorte vorliegt, weil es an deren Beständigkeit fehlt. Wie dargelegt - muß die Unveränderlichkeit i.R.d. Beständigkeit aber nur hinsichtlich der Merkmale gegeben sein, die für die Unterscheidbarkeit wesentlich sind. So ist es denkbar, daß Beständigkeit vorliegt, aber gleichzeitig die geschützte Sorte fortwährend verwendet werden muß. Insofern ist die Vorschrift also nicht überflüssig. Sie entfaltet ihre Wirkung eben dann, wenn die durch Kreuzung erhaltene Züchtung nicht erbbeständig ist und deshalb nur durch ständig wiederholte Kreuzungen mit der geschützten Sorte aufrecht erhalten werden kann. 7 b) Reichweite nach dem UPOV-Übk. Schon die Formulierung des allgemeinen Schutzumfangs unterscheidet sich nach dem UPOV-Übk. von der des SortSchG. So ist in Art. 14 Abs. 1 a iii, iv UPOV-Übk. die Formulierung „Feilhalten" und „Verkauf und „sonstiger Vertrieb" gewählt worden, während im SortSchG nur auf das Inverkehrbringen abgestellt wird. Aber auch das Inverkehrbringen geschieht durch Anbieten und Veräußerung der Ware, so daß lediglich ein Formulierungsunterschied vorliegt, die Vorschriften aber inhaltsgleich sind. Auch eine Erweiterung hinsichtlich Pflanzen und Pflanzenteilen ist im UPOV- Übk. geregelt, nur daß in Art. 14 Abs. 2 der Terminus Erntegut, einschließlich ganzer Pflanzen und Pflanzenteile gewählt wurde und keine Erstreckung auf unmittelbar daraus gewonnene Erzeugnisse vorgesehen ist. Aber auch hierin liegt wiederum lediglich ein Formulierungsunterschied. Denn Erntegut ist gerade ein Erzeugnis, das unmittelbar aus Pflanzen entsteht. Die Formulierung der „hieraus unmittelbar gewonnenen Erzeugnisse" ist zwar extensiv gewählt, der Hauptanwendungsfall ist jedoch das Erntegut, das auch vom UPOV-Übk. erfaßt wird. Da das UPOV-Übk. - wie bereits erläutert - lediglich einen Mindeststandard vorgibt, ergeben sich hieraus keinerlei Probleme. Dies wird durch Art. 14 Abs. 4 UPOV-Übk. klargestellt. Auch eine Erweiterung des Schutzumfangs auf im wesentlichen abgeleitete Sorten ist in Art. 14 Abs. 5 UPOV-Übk. vorgesehen. Daher rührt erst die entsprechende und inhaltsgleiche Vorschrift des deutschen Sortenschutzrechts. Ebensolches gilt für Sorten, die sich nicht deutlich von der geschützten Sorte unterscheiden lassen, und solche Sorten, zu deren Erhalt die fortlaufende Verwendung der geschützten Sorte erforderlich ist. Zusammenfassend ist somit festzustellen, daß das SortSchG den Vorgaben des UPOV-Übk. gefolgt ist und sich bis auf das Erntegut lediglich Unterschiede in der Formulierung, nicht jedoch im Inhalt ergeben. 7

Wuesthojf/Leßmann/Würtenberger,

Hdb. des Sortenschutzes, 193.

I. Umfang des Sortenschutzes

c) Reichweite des gemeinschaftlichen

115

Sortenschutzes

Anders als das SortSchG spricht die EG-VO über den gemeinschaftlichen Sortenschutz in Art. 13 Abs. 3 nicht von Vermehrungsmaterial, sondern von Sortenbestandteilen und Erntegut, die unter dem Begriff „Material" zusammengefaßt werden. Sortenbestandteile sind Pflanzen und Teile von ihnen, so daß sich hier kein Unterschied zum SortSchG ergibt. Hinsichtlich des Ernteguts kann auf die Ausführungen i.R.d. des UPOV-Übk. verwiesen werden. Insbesondere wird durch Art. 13 Abs. 4 EG-VO die Möglichkeit eröffnet, daß in den DurchführungsVorschriften nach Art. 114 vorgesehen werden kann, daß in bestimmten Fällen auch unmittelbar aus dem Material gewonnene Erzeugnisse vom Schutzbereich erfaßt werden. Auch hinsichtlich der übrigen Erweiterungen des Schutzumfangs ergeben sich keine Unterschiede zu den Regelungen des UPOV-Übk. und des SortSchG. Zusammenfassend ist mithin festzuhalten, daß hinsichtlich des Umfangs des Sortenschutzes die Rechtsvereinheitlichung durch das UPOV-Übk. verwirklicht worden ist. Auch das EG-Recht hat sich insoweit angepaßt. Es liegt somit eine gelungene Harmonisierung vor.

d) Reichweite nach 7 USC §§ 2402 ff. Auch die Vorschriften hinsichtlich der Plant Variety Protection wurden zur Umsetzung des UPOV-Übk. in den USC eingefügt, so daß der Schutzumfang weitgehend mit dem des deutschen Sortenschutzrechts übereinstimmt. Erwähnt werden soll aber auch an dieser Stelle nochmals die grundlegende Besonderheit des US-amerikanischen Sortenschutzrechts, das sich die Plant Variety Protection lediglich auf Pflanzen bezieht, die sich generativ vermehren, da die sich vegetativ vermehrenden bereits durch den Plant Patents Act geschützt sind. Die Art und Weise, wie der Schutzumfang im US-amerikanischen Sortenschutz bestimmt wird, unterscheidet sich jedoch von der Herangehens weise des deutschen Sortenschutzrechts. So wird nicht zentral vom Begriff des Vermehrungsmaterials ausgegangen. Vielmehr wird auch hier die plant variety geschützt, wobei die geschützten Handlungen im einzelnen dargestellt werden, 7 USC § 2483 a. Hinsichtlich der Definition der plant variety kann auf obige Ausführungen verwiesen werden. In 7 USC § 2541 werden dann die einzelnen Handlungen aufgezählt, die einen Verstoß gegen die Plant Variety Protection begründen können. Im wesentlichen sind dies: der Verkauf der Sorte, das Anbieten zum Verkauf, die Vermehrung, das Im- und Exportieren, das generative Vermehren zum gewerblichen Nutzen, der Ge8*

116

G. Umfang des Schutzes

brauch, um eine Hybridpflanze oder andere Sorte zu erzeugen oder jemanden zu den eben genannten Handlungen zu veranlassen oder ihm zu helfen. Auch im US-amerikanischen Recht wurde die essentially derived variety in Anlehnung an das UPOV-Übk. in den Schutzbereich mit einbezogen. 7 USC § 2541 (c) stellt eine Verletzung einer derartigen im wesentlichen abgeleiteten Sorte der Verletzung der geschützten Sorte gleich.

8

2. Grenzen des Sortenschutzes Der sehr weit gefaßte Schutzumfang erfährt sowohl nach deutschem als auch nach US-amerikanischem Rechte gewisse Ausnahmen. So erstreckt sich der Schutz nicht auf private Handlungen zu nicht gewerblichen Zwekken, auch nicht auf Handlungen zu Versuchszwecken oder zur Züchtung neuer Sorten und ebenso nicht auf den Nachbau. a) Handlungen im privaten Bereich Die Sortenschutzrechte sind dem gewerblichen Rechtsschutz zuzurechnen. Deshalb sollen sie sich auch auf den wirtschaftlichen Bereich beschränken und der private Bereich soll dagegen von derartigen, gewerblich ausgerichteten Schutzrechten unangetastet bleiben. aa) Nach deutschem SortSchG, nach UPOV-Übk. und der EG-VO Nach § 10a Abs. 1, Nr. 1 SortSchG, Art. 15 Abs. 1 i UPOV-Übk und nach Art. 15 a) EG-VO erstreckt sich die Wirkung des Sortenschutzes nicht auf Handlungen im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken. Ein privater Bereich kann dabei von vornherein nur natürlichen Personen zugesprochen werden, nicht aber juristischen. Gesellschaften und Universitäten können sich somit nicht auf diesen Freiraum berufen. Problematisch ist jedoch der Umfang dieser Bestimmung. Handelt der Landwirt, der seinem Nachbarn unentgeltlich Saatgut überläßt, gewerblich 8

7 USC § 2401 (a) (3): Def. der im wesentlichen abgeleiteten Sorte: ... a variety that ( i) is predominantly derived from another variety ( reffe red to in this paraghraph as the „initial variety") or from a variety that is predominantly derived from the initial variety , while retaining the expression of the essential characteristics that result from the genotype or combination of genotypes of the initial variety; ( ii) is clearly distinguishable from the initial variety ; and ( iii) except for differences that result from the act of derivation, conforms to the initial variety in the expression of the essential characteristics that result from the genotype or combination of genotypes of the initial variety.

I. Umfang des Sortenschutzes

117

oder privat? Eine Annäherung kann über die Definition des Gewerbebegriffs erfolgen. 9 Darunter wird jede erlaubte Tätigkeit verstanden, die auf Gewinn ausgerichtet, auf eine gewisse Dauer angelegt ist und selbständig vorgenommen wird. 1 0 Allerdings wird für die Urproduktion gerade eine Ausnahme gemacht. Dieser Begriff findet zahlreiche Anwendung im Zivilrecht und im öffentlichen Recht. Das Argument der Einheitlichkeit würde somit für eine Übernahme auch ins Sortenschutzrecht sprechen. Eine gewerbliche Handlung müßte dann im Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewerbes stehen. Die Ausnahme der Urproduktion, die vorwiegend die Landwirtschaft betrifft, würde im Rahmen des Sortenschutzes jedoch keinen Sinn machen. In der Regel wird Vermehrungsmaterial durch den Züchter in Verkehr gebracht. Dies ist eine erlaubte Tätigkeit, der Züchter will dabei Gewinn machen. Auch das Erfordernis der Dauerhaftigkeit ist i.d.R. erfüllt. Es ergeben sich also keine Probleme mit dieser Begriffsbestimmung. Dagegen wird beim kostenlosen Überlassen von Saatgut, z.B. im Rahmen der Nachbarschaftshilfe der Begriff der gewerblichen Handlung nicht greifen, da keine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt. Diese Handlungen wären somit nicht vom Sortenschutz umfaßt. Aber hier ergeben sich auch keine Bedenken; soll der private Bereich doch gerade vom Sortenschutz unangetastet bleiben. Zwar könnte hiergegen vorgebracht werden, daß die Überlassung nur erfolgen würde, weil es sich bei beiden Nachbarn um Landwirte handele, also im Rahmen der beruflichen Tätigkeit, aber dieses Argument vermag nicht zu überzeugen. 11 Es hieße in konsequenter Fortführung, daß alle Handlungen von grundsätzlich gewerblich tätigen Personen erfaßt wären. Dies geht offenkundig zu weit. Es muß vielmehr auf die gewerbliche Tätigkeit im Einzelfall abgestellt werden. Ein weiteres einschränkendes Kriterium ist die Entgeltlichkeit. Überläßt ein Landwirt seinem Nachbarn Saatgut unentgeltlich, entfaltet der Sortenschutz keinerlei Wirkung, wird das Saatgut dagegen verkauft oder anderweitig veräußert, ist diese Handlung vom Sortenschutz umfaßt. 12

9

Anders: Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 197, nach deren Auffassung der gewerberechtliche Begriff im Sortenschutzrecht keinerlei Bedeutung haben soll. 10 Achterberg/Püttner/Würtenberger, Besonderes Verwaltungsrecht I, Rn. 11; Creifelds, 537. 11 Zweifel: Mast, Sortenschutz/Patentschutz und Biotechnologie, 15; Wuesthoff/ Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 197. 12 Im Ergebnis herrscht über diese Frage auch Einstimmigkeit: Neumeier, 155; wohl auch Mast, Sortenschutz/Patentschutz und Biotechnologie, 15 und Wuesthoff/ Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 197 f.

118

G. Umfang des Schutzes

bb) Nach Plant Variety Protection Eine Ausnahme für den privaten Bereich ist nicht ausdrücklich im USC enthalten, jedoch ist in 7 USC § 2541 ein Katalog der Handlungen aufgeführt, die nicht erlaubt sind. Im Umkehrschluß ergibt sich daraus, daß alle anderen Handlungen nicht in den Schutzbereich der Plant Variety Protection fallen. Bei denjenigen Handlungen, die sich auf die Vermehrung beziehen, wird aber der gewerbliche Zweck ausdrücklich vorausgesetzt, so daß die Reproduktion im privaten Bereich, die nicht gewerblichen Zwecken dient, auch keinen Verstoß gegen das plant variety right darstellt. b) Ausnahme zu Versuchszwecken aa) Nach deutschem SortSchG, UPOV-Übk., EG-VO Handlungen zu Versuchszwecken werden nicht vom Sortenschutz erfaßt, § 10a Abs. 1, Nr. 2 SortSchG, Art. 15 Abs. 1, ii UPOV-Übk. und Art. 15 b) EG-VO. Im SortSchG wird dies noch durch den Zusatz „die sich auf die geschützte Sorte beziehen" konkretisiert. Dieser Zusatz findet sich in den anderen Bestimmungen nicht, ist aber auch nicht erforderlich. Es ergibt sich schon aus dem Kontext der Vorschrift, also durch systematische Auslegung, daß die Beziehung zu der geschützten Sorte hergestellt werden muß. Die Vorschrift soll gerade die Einschränkungen des Schutzumfangs der geschützten Sorte festlegen. Diese Ausnahme gibt den Forschungsinstitutionen wie Universitäten, land-wirtschaftlichen und industriellen Forschungsbetrieben die Möglichkeit der freien Verwendung von Sortenmaterial. 13 Dieser kommt bei Züchtungen von neuen Sorten besondere Bedeutung zu, da jede Züchtung auf der Vielfältigkeit von zur Verfügung stehendem lebenden Material beruht. 14 Umfaßt werden jedoch wegen des Bezugs auf Pflanzensorten nicht alle Versuche an Pflanzen, sondern nur jene, die an Pflanzensorten vorgenommen werden, um diese weiterzuentwickeln. 15 Wird die Sorte aber nur benötigt, um Versuche aus anderen Forschungsgebieten durchzuführen, ist der Ausnahmetatbestand nicht eröffnet. Das entspricht auch dem Schutzzweck des Sortenschutzes. Er soll - wie anfangs dargelegt - zur Züchtung neuer 13 Die freie Verwendbarkeit bezieht sich dabei allerdings lediglich auf die fehlende Erfassung vom Sortenschutz, es könnten aber z.B. Patente o.ä. an einzelnen DNA-Abschnitten geschützt sein und somit gerade nicht frei verwendbar. Zu diesem Kollisionsproblem unten nach der Darstellung des Patentrechts. 14 Lange, GRUR Int. 1996, 586 (587); Lange, GRUR Int. 1985, 88 (91); Bauer, 61; Leßmann in: FS Lukes, 423 (431). 15 Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 198.

I. Umfang des Sortenschutzes

119

Sorten anregen und so die Sortenvielfalt steigern. Eine weitere Auslegung dieser Vorschrift, die sich auch auf Versuche erstreckte, die nicht auf Züchtung neuer und weiterentwickelter Sorten gerichtet sind, widerspräche diesem Schutzgedanken. bb) Ausnahme zu Versuchszwecken nach 7 USC § 2544 Für das US-amerikanische Recht gibt es eine entsprechende Regelung in 7 USC § 2544. Dort heißt es, daß die Nutzung und Vermehrung einer geschützten Sorte für weitere Pflanzenzüchtungen oder andere Versuchszwecke, die allerdings „bona fide " sein müssen, keine Verletzung der Plant Variety Protection darstellen. Hier wird die Pflanzenzüchtung ausdrücklich genannt. Dies zu Recht, schließlich ist gerade die Eröffnung der Nutzung von geschützten Pflanzensorten und deren Erbinformation für die Artenvielfalt und insbesondere die genetische Vielfalt von erheblicher Bedeutung.

c) Ausnahme zur Züchtung neuer Sorten aa) Nach deutschem SortSchG, UPOV-Übk. und der EG-VO Handlungen zur Züchtung neuer Sorten sowie Handlungen i.S.v. § 10 Abs. 1 SortSchG in bezug auf Vermehrungsmaterial, Pflanzen und Pflanzenteile der geschützten Sorte sind nicht von den Wirkungen des Sortenschutzes umfaßt, § 10a Abs. 1 Nr. 3 SortSchG, Art. 15 Abs. 1 iii UPOVÜbk. und Art. 15 c) EG-VO. Dieses Anliegen ist in den einzelnen Vorschriften nicht einheitlich formuliert. So stehen in der EG-VO „Handlungen zur Züchtung, Entdeckung und Entwicklung neuer Sortenim SortSchG „.Handlungen nach §10 Abs. 1 zur Züchtung neuer Sorten sowie in § 10 Abs. 1 genannte Handlungen mit diesen Sorten mit Ausnahme der Sorten nach § 10 Abs. 2" und im UPOV-Übk heißt es schließlich Handlungen zum Zweck der Schaffung neuer Sorten sowie in Art. 14 Absätze 1 bis 4 erwähnte Handlungen mit diesen Sorten, es sei denn, daß Art. 14 Absatz 5 Anwendung findet Die EG-VO erfaßt durch die drei gewählten Begriffe Züchtung, Entdekkung und Entwicklung die klassische Sortenzüchtung, aber auch das bloße Auffinden von Sorten und die Schaffung neuer Sorten durch die Biotechnologie. Die klassische Züchtung ist auch zweifellos vom SortSchG erfaßt. Daneben wird auf Art. 10 Abs. 1 Bezug genommen. Dadurch wird insbesondere die Erstreckung auf Erzeugnisse biotechnologischer Maßnahmen erreicht, so daß hier im Ergebnis zwischen diesen beiden Regelungen kein Unterschied besteht.

G. Umfang des Schutzes

120

Das UPOV-Übk. bezieht sich auf die Schaffung neuer Sorten, so daß neben der klassischen Züchtung auch gentechnische Methoden erfaßt werden. Ansonsten gleicht die Methode der des SortSchG, das sie bewußt übernommen hat. Die Ausnahme hinsichtlich der im wesentlichen abgeleiteten Sorte überrascht nicht. Würde sie über den Umweg des Züchtungsvorbehalts nicht vom Sortenschutz erfaßt, würde ihr Regelungsgehalt, daß - wie bereits erläutert - Plagiatsorten keinen Schutz genießen sollen, unterlaufen. Letztlich dient der Züchtungsvorbehalt ebenso wie der Forschungsvorbehalt der Förderung von Neuzüchtungen und damit der Sortenvielfalt. Auch wenn eine ähnliche Regelung in anderen Arten des gewerblichen Rechtsschutzes vergeblich zu suchen ist, ist diese Bestimmung durch ihre Anpassung an die lebende Materie und die Besonderheit der Züchtung, auf bereits vorhandenes Material und insbesondere vorhandene Züchtungen zurückgreifen zu müssen, gerechtfertigt.

bb) Nach US-amerikanischer Plant Variety

Protection

Der Züchtervorbehalt ist in 7 USC § 2544 im Zusammenhang mit dem Forschungsvorbehalt geregelt und wurde in diesem Zusammenhang bereits erörtert. 16 d) Sog. „Nachbau " Unter dem sog. „Nachbau" wird Vermehrungsgut verstanden, das ein Landwirt durch Anbau einer geschützten Sorte im eigenen Betrieb gewonnen hat und dort als Vermehrungsgut verwendet.

aa) Nach deutschem SortSchG, UPOV-Übk. und EG-VO Vom Sortenschutz wird der sog. „Nachbau" bestimmter, besonders aufgeführter Arten nicht erfaßt, sofern der Landwirt den Verpflichtungen zur Entgeltzahlung und Auskunftserteilung über den Umfang des Nachbaus nachkommt, § 10a Abs. 2 SortSchG. Die Regelungen des Art. 15 Abs. 2 UPOV-Übk. und des Art. 14 EG-VO entsprechen dieser Bestimmung. Dieser sog. „Landwirtevorbehalt" bezweckt die Aufrechterhaltung der Selbstversorgung der Landwirte mit Saatgut. Dies ist zur Förderung des Agrarwesens sicherlich begrüßenswert. Fraglich ist jedoch die Vereinbarkeit mit dem Charakter des Sortenschutzes als gewerbliches Schutzrecht. Dieses bezieht sich auf die Sorte und gilt auch noch bei ihrem ersten Anbau, wird 16

Siehe oben G. II. 2.

121

I. Umfang des Sortenschutzes

jedoch wiederholt angebaut, kann das eigene Saatgut ohne Erlaubnis des Züchters verwendet werden. Dies widerspricht dem Gedanken eines umfassenden Ausschließlichkeitsrechts, der dem gewerblichen Rechtsschutz immanent ist. 1 7 Diese Ausnahme muß aber als „Subventionierung" der Landwirte begriffen werden und als solches erscheint eine derartige Ausnahme wenngleich systemwidrig - gerechtfertigt. Diese scheinbaren Ungereimtheiten sind dem Gesetzgeber und den Verfassern des UPOV-Übk. nicht verborgen geblieben. Sie haben weitere Anforderungen an dieses Recht zum Nachbau geknüpft, um dadurch eine Interessenabwägung herbeizuführen. Die Möglichkeit des Nachbaus besteht nicht bei allen Sorten, sondern nur bei den im Anhang des SortSchG oder in Art. 14 Abs. 2 EG-VO aufgezählten. Vor diesem Hintergrund ist auch die Ermächtigung zum Erlaß von Rechts Verordnungen in § 10a Abs. 7 SortSchG zu sehen, durch die eine flexible Anpassung an den gemeinschaftlichen Sortenschutz möglich wird. Dies führt zu einer einheitlichen Rechtslage, die vor allem auch im Interesse der Landwirte und Züchter liegt. Desweiteren ist auch der Nachbau entgeltpflichtig und zwar muß ein angemessenes Entgelt entrichtet werden. Die oben genannten Bedenken würden durch die Pflicht zur Zahlung eines Entgelts, das sich der Höhe einer Lizenzgebühr annähert, abgeschwächt. Gerade dies ist jedoch in Art. 5 Abs. 2 der DurchführungsVO zum SortSchG anders geregelt. Danach soll der Entschädigungsbetrag deutlich niedriger sein als eine übliche Lizenzgebühr. Schließlich muß derjenige, der von der Nachbaumöglichkeit Gebrauch macht, dem Züchter Auskünfte erteilen, damit dieser über den Umfang des Nachbaus informiert ist und dies auch kontrollieren kann. bb) Nach US-amerikanischer Plant Variety

Protection

Die Bestimmung des 7 USC § 2543 enthält eine dem sog. „Nachbau" entsprechende Regelung. Wenn jemand Saatgut einer geschützten Sorte rechtmäßig erworben hat, dann ist er nicht gehindert, von den hieraus entstandenen Pflanzen wieder Saat zurückzubehalten, um sie erneut anzubauen oder auch zu verkaufen. Letzteres stellt aber nur dann keinen Verstoß gegen die Plant Variety Protection dar, wenn es die Hauptbeschäftigung desjenigen, der die Sorte anbaut, ist, Ernteerträge für andere Zwecke als der Vermehrung zu verkaufen. Das träfe also beispielsweise auf den Landwirt zu, der Rüben und Kartoffeln in nennenswertem Umfang verkauft. 17

Ernsthaler, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 73; Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, Einl. PatG Rn. 29; Busse, Patentgesetz, Einl. Rn. 60.

122

G. Umfang des Schutzes

Gleichwohl dürfen derartige Handlungen keine Verstöße nach 7 USC § 2541 (3) u. (4) begründen, d.h. es dürfen trotzdem keine geschützten Sorten zum Zweck des gewerblichen Vertriebes generativ vermehrt werden und ebensowenig darf die Sorte dazu genutzt werden, eine Hybridpflanze oder eine andere Pflanzensorte daraus herzustellen. 3. Vergleich der Reichweite des US-amerikanischen und des deutschen Sortenschutzrechts Während das deutsche Sortenschutzrecht bei der Bestimmung der Reichweite der Schutzansprüche an den zentralen Begriff des Vermehrungsmaterials anknüpft, wird im US-amerikanischen Recht auch beim Schutzumfang vom Terminus der plant variety ausgegangen. Hieraus ergibt sich jedoch im Ergebnis kein Unterschied. Im deutschen Sortenschutzrecht kann wegen der Abstraktheit des Begriffs der Pflanzensorte der Umfang der Ansprüche nicht mit diesem Begriff begrenzt werden. Im US-amerikanischen ist die plant variety aber - wie bereits dargelegt - ein konkreter Begriff für Pflanzen, die Blätter und Wurzeln haben. Aber der Ausdruck Vermehrungsmaterial stellt ebenso wie die plant variety konkret auf Pflanzen, Pflanzenteile und Samen ab, so daß hier kein sachlicher Unterschied zwischen den Rechten besteht. Auch hinsichtlich der Erweiterungen des Schutzumfangs gleichen sich die Rechtssysteme aufgrund der beiderseitigen Anlehnung an das UPOVÜbk., allein daß die Erweiterungen im US-amerikanischen Recht nicht als solche bezeichnet werden. Ebenso ergeben sich hinsichtlich der Ausnahmen vom Schutzumfang keine wesentlichen Unterschiede. So gibt es im US-amerikanischen Sortenschutzrecht zwar keine ausdrückliche Vorschrift oder Rechtsprechung, daß Handlungen im privaten Bereich aus dem Schutzbereich herausfallen, aber die Systematik ist dort eine andere. Es wird positiv aufgezählt, welche Handlungen in den Schutzbereich zu fassen sind, und diese setzen alle die gewerbliche Anwendung voraus, so daß sich im Umkehrschluß daraus ergibt, daß Handlungen im privaten Bereich keine Verletzungshandlung darstellen können.

II. Umfang des Patentschutzes

123

I I . Umfang des Patentschutzes 1. Reichweite des Patentschutzes a) Deutsches Patent- und Gebrauchsmusterrecht Der Schutzbereich eines Patents wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt, § 14 PatG. 18 Dies geschieht in zwei Schritten: Zunächst wird der Gegenstand des Patents anhand der Patentansprüche ermittelt und sodann geprüft, ob die beanstandete Handlung in den Schutzbereich des Patents fällt. 1 9 Besondere Bedeutung soll dabei - wie auch nach den allgemeinen Auslegungesregeln - dem Wortsinn zukommen. Der Umfang des Schutzes durch ein Patent basiert im Wesentlichen auf der Unterscheidung von Erzeugnis- und Verfahrenspatenten, § 9 PatG. Für das europäische Patent gelten die jeweiligen nationalen Regelungen.

aa) Erzeugnispatent Schützt das erteilte Patent ein Erzeugnis, so ist dieses Erzeugnis an sich geschützt, § 9 S. 2 Nr. 1 PatG. 20 Es darf nicht hergestellt werden, gleich auf welche Art dies geschieht. Auch wenn zur Zeit der Patenterteilung an eine derartige Herstellungsmethode nicht gedacht wurde, erstreckt sich der Patentschutz auch auf diese Erzeugnisse. Der Schutzbereich wird also extensiv ausgelegt. Weiterhin ist auch das Anbieten, das In-Verkehr-bringen, das Gebrauchen, Einführen und Besitzen untersagt.

bb) Verfahrenspatent Durch das Verfahrenspatent wird ein bestimmtes Verfahren geschützt, § 9 S. 2 Nr. 2 u. 3 PatG. 21 Dabei ist zu unterscheiden, ob lediglich das Verfahren an sich geschützt werden soll oder ob es der Herstellung eines Erzeug18

Bis 1978 war der Inhalt der Patentansprüche lediglich der Ausgangspunkt, aber nicht die maßgebliche Grundlage des Schutzbereichs. 19 Busse, PatG § 14 Rn. 42; Mes, PatG § 14 Rn. 5; Nirk/Ullmann, Gewerblicher Rechtsschutz, 121 f. 20 Zum Erzeugnispatent: van Venrooy, Patentrecht, 89; Ρ reu/ Brandi- Dohm/Gruber, Europäisches und internationales Patentrecht, 219. 21 Zum Verfahrenspatent: Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, § 9 Rn. 48 ff.; van Venrooy, Patentrecht, 89; Preu/Brandi-Dohrn/Gruber, Europäisches und internationales Patentrecht, 219.

124

G. Umfang des Schutzes

nisses dient. In ersterem Fall ist lediglich die Anwendung des Verfahrens und dessen Anbieten vom Schutzumfang erfaßt. Dient das Verfahren jedoch der Herstellung eines Erzeugnisses, wie z.B. ein Züchtungsverfahren, zwecks Herstellung neuen Saatguts, ist der Schutzbereich erweitert um das Anbieten, das in Verkehr bringen, das Gebrauchen und zu diesem Zweck Einführen oder Besitzen des unmittelbar mit dem Verfahren hergestellten Erzeugnisses. 22 Auch hier ist auffällig, daß der Schutzbereich relativ umfassend ist. Dem Bedürfnis des Züchters, auf ein möglichst breites Spektrum an Pflanzenmaterial zurückgreifen zu dürfen, wird dies jedoch nicht gerecht. b) Neuerungen der Biotechnologierichtlinie In bezug auf Züchtungsverfahren ist jedoch nicht festgelegt, ob Vermehrungsprodukte unmittelbare Verfahrenserzeugnisse sind. 23 Hier bringt die Biotechnologierichtlinie in Art. 8 ff. eine neue Regelung. Danach soll der Schutz eines Patentes für biologisches Material 2 4 wiederum jedes biologische Material umfassen, das aus diesem durch generative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder in abweichender Form gewonnen wird und mit denselben Eigenschaften ausgestattet ist, Art. 8 Abs. 1. Ein spezieller Bezug auf Verfahrens- oder Erzeugnispatente ist nicht ersichtlich. Es heißt dort lediglich, daß der Schutz biologisches Material umfassen muß. Das ist bei einem Erzeugnispatent auf entsprechendes Material der Fall. Dies aber auch, wenn durch ein Verfahrenspatent auch das unmittelbare Erzeugnis geschützt wird. Diese Regelung weitet den Patentschutz also nochmals - und zwar speziell auf die biologische Materie bezogen - aus. 22

Eingehend dazu: Beier/Ohly, GRUR Int. 1996, 973 ff. Dagegen: Benkard/Bruchhausen, PatG § 9 Rn. 12a; Schulte, Rn. 62; Bernhardt/Kraßer, S. 119, 563; Hesse, GRUR 1969, 644, 650; dafür: Heydt, GRUR 1969, 674, 676; Reimer, § 6 Rn. 63; MGK-Moufang, Art. 53 EPÜ, Rn. 123 ff. 24 Der Begriff des biologischen Materials ist in Art. 1 Abs. 1 a der Biotechnologierichtlinie als ein Material definiert, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann. Diese Definition umfaßt also sowohl die Pflanze und Pflanzensorte an sich wie auch Teile von ihr. Zwar können diese sich zumeist nicht selbst vermehren, aber bei der Vermehrung der Pflanze werden auch sie vermehrt, so daß ein sie in einem biologischen System reproduziert werden können. Problematisch könnte sein, ob die DNA selbst unter diese Definition zu fassen ist. Letztlich ist sie ja selbst die genetische Information und enthält sie nicht lediglich. Gleichwohl muß man sagen, daß die DNA immer einzelne genetische Informationen enthält und die Gesamtheit der DNA lediglich die Gesamtheit der genetischen Information darstellt, so daß sich das Problem auflöst. Vgl. aber auch die Sonderregelung in Art. 9 Biotechnologierichtlinie. 23

II. Umfang des Patentschutzes

125

Für die Verfahrenspatente enthält Art. 8 Abs. 2 nochmals eine Klarstellung, daß der eben dargestellte Schutzbereich auch für sie gilt. Hervorzuheben sind an der Neuregelung i.R.d. Biotechnologierichtlinie insbesondere zwei Regelungen, die wesensmäßig nicht so recht zu einem weiten Schutzrecht wie dem Patentrecht passen: Das sog. „Landwirteprivileg" in Art. 11 sowie die Regelung, daß der Schutz sich nicht auf dasjenige biologische Material erstreckt, das durch generative oder vegetative Vermehrung von dem geschützten Material gewonnen wurde, wenn dies Ursprungsmaterial vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht wurde und diese Vermehrung das notwendige Ergebnis der Verwendung ist, für das das biologische Material in Verkehr gebracht worden ist. Als Ausnahme wird jedoch bestimmt, daß das durch Vermehrung des geschützten Materials gewonnene biologische Material nicht für andere Vermehrungen verwendet werden darf. So „patentfremd" diese Regelung auch erscheint, so ist sie doch unverzichtbar, um den Bereich der biologischen Erfindungen an Pflanzen überhaupt dem Patentrecht zurechnen zu können. Denn kaum jemand wird eine neue Pflanze oder Pflanzensorte wenn man diese als patentfähig ansieht - erwerben, wenn er sie nicht anbauen darf, um Ernteerträge zu erhalten. Im Gegensatz zu anderen Erfindungen aus dem unbelebten Bereich macht es eben das Wesen von biologischen Erfindungen aus, daß sie vergänglich sind und durch Vermehrung andere an ihre Stelle treten. Allerdings darf dieses gewonnene Saatgut nicht wiederum angebaut werden, sondern muß dann beim Patentinhaber neu bezogen werden. Das sog. „Landwirteprivileg" in Art. 11 der Biotechnologierichtlinie wurde aus der Verordnung zum Sortenschutz übernommen. Es reagiert wie i.R.d. Sortenschutzes dargelegt - auf die Bedürfnisse der Landwirtschaft. Durch die Einführung dieser Bestimmung in das Patentrecht soll dieses mehr an die Materie auch des pflanzlichen Schutzgegenstandes angepaßt werden. c) Besonderheit des Patentrechts - die sog. „Abhängigkeit " Bei der Bestimmung des Umfangs des Patentrechts ist seine hervorstechende Eigenschaft zu beachten, nämlich die sog. „Abhängigkeit". Das einmal erteilte Patent hängt der Erfindung für die gesamte Schutzrechtszeit von 20 Jahren an, ohne daß es durch Weiterbenutzung bzw. Weiterzüchtung erlischt. Das Patent ist ein umfassendes Recht, dem Ausnahmeregelungen wie z.B. einem Züchtungsvorbehält 25 beim Sortenschutz wesensfremd sind. Soll also eine patentrechtlich geschützte Pflanzensorte zur Züchtung ande25

Vgl. aber Art. 11 der Biotechnologierichtlinie.

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G. Umfang des Schutzes

rer Sorten verwendet werden, ist hierzu die Zustimmung des Patentinhabers und ggf. eine Lizenzzahlung erforderlich. d) Reichweite nach US-amerikanischem Patentrecht Nach 35 USC § 271 (a) stellt jedes Herstellen, Gebrauchen oder Verkaufen einer geschützten Erfindung ohne Einverständnis des Berechtigten in den Vereinigten Staaten eine Patentverletzung dar. Dabei wird hinsichtlich des Schutzumfangs eines Patents auch im USamerikanischen Recht entsprechend der Patentansprüche unterschieden nach product claims und process claims. Eine Mischung davon sind die product by process claims. 26 aa) product claims Bei einem Patent, das sich auf ein Produkt bezieht, erstreckt sich der Patentschutz auf alle Herstellungsweisen dieses Produkts. 27 Relevant ist nur, daß das geschützte Produkt das Ergebnis des Verfahrens darstellt. bb) process claims Im Gegensatz dazu stehen diejenigen Ansprüche, die sich nicht auf ein Produkt beziehen, sondern vielmehr einen zu schützenden Prozeß beschreiben. In diesen Fällen erstreckt sich der Schutzbereich des Patents allein auf den detailliert beschriebenen Prozeß und dessen Produkt. 28 cc) product by process claims Bei den sog. product by /jrocess-Ansprüchen wird ein Produkt durch das Verfahren zu seiner Herstellung beschrieben. Bislang erstreckte sich ihr 26

Es werden auch noch andere Ansprüche unterschieden. So Jepson Type Claims, unter denen Ansprüche verstanden werden, die sich auf eine Verbesserung einer bereits vorhandenen Erfindung beziehen, die aber gerade wegen ihrer Neuerung patentwürdig ist. Als Markush Claims werden Ansprüche auf eine Gattung oder Gruppe bezeichnet, für die es keine einheitliche Bezeichnung gibt und die stattdessen durch die typische Formulierung „selected from the group consisting of A, Β and C" beschrieben wird. Näher in: Peterson, Patents on Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, 253 ff. 27 Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co, 887 F.2d 1050 (1052) (Fed.Cir. 1989); Peterson , Patents on Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, 250. 28 Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co. 706 F. Supp. 94 (107) (D. Ma. 1989); Peterson , Patents on Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, 252.

II. Umfang des Patentschutzes

127

Schutz lediglich auf Produkte, die genau durch das beschriebene Verfahren hergestellt wurden. 29 Wurde das gleiche Produkt also auf anderem Wege erzeugt, stand dies dem Patent nicht entgegen. Diese ständige Rechtsprechung ist aber in der jüngeren Vergangenheit ins Wanken geraten. So hat der Federal Circuit entschieden, daß der Schutz bei product by process Ansprüchen nicht auf Produkte des beschriebenen Prozeßes begrenzt sei. 30 Eine andere Kammer des Federal Circuit ist in Atlantic Thermoplastic Co. v. Faytex corp. 31 bei der herkömmlichen Rechtsprechung geblieben. Hier ist der endgültige Schutzumfang also noch offen, bis ein höheres Gericht entscheidet. dd) doctrine of equivalents Der Schutzbereich eines gewährten Patents wird jedoch nicht nur dann verletzt, wenn ein Verfahren bzw. ein Produkt wortwörtlich mit der geschützten Erfindung übereinstimmt, sondern nach der doctrine of equivalents 32 aus dem equity law auch dann, wenn dem Patentanspruch so nahe gekommen wird, daß es unbillig wäre, den Patentanspruch nicht auch auf dieses Verfahren zu erstrecken. Der Patentschutz soll eben nicht in ein „hollow and useless thing" 33 verkehrt werden. Bei der Ermittlung anderer, durch Patente zu schützender Sachverhalte, ist vorrangig auf den Zweck der Erfindung abzustellen. Daneben ist zu beachten, ob ein Fachmann aus dem einschlägigen Sachgebiet annehmen würde, daß auch das fragliche Verfahren zum Schutzbereich des Patents gehören muß. 3 4 Dennoch darf die doctrine of equivalents nicht dazu führen, daß die Patentansprüche auch solche Verfahren umfassen, die nicht mehr neu gewesen waren. Derartiges darf der Öffentlichkeit nicht mehr durch ein Patent entzogen werden. 35 Ebenso gilt, daß wenn i.R.d. Beschreibung der Erfindung etwas offenbart wurde, das später nicht in einen Patentanspruch gefaßt wurde, dies nicht durch die Anwendung der doctrine of equivalents wieder in den Schutzumfang des Patents einbezogen werden darf. 3 6 29

Scripps Clinic and Research Foundation v. Gentech, Inc., 666 F.Supp. 1379 (1386-87) (N.D. Cal. 1987) affirmed in part, revised in part and vacated in part on other grounds, 927 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991). 30 Scripps, 927 F.2d at 1583. 31 23 USPQ2d 1481 (1491) (Fed.Cir.), 23 USPQ2d 1481 (FedCir. 1992). 32 Leading case: Graver Tank & Manufactoring Co., Inc. v. Linde Air Products Co., 339 US 605 (608) (1950). 33 Graver Tank & Manufactoring Co., Inc. v. Linde Air Products Co., 339 US 605 (608) (1950). 34 Peterson , Patents on Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, 269; auch Graver Tank, a.a.O. 608 f. 35 Peterson , Patents on Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, 271.

128

G. Umfang des Schutzes

2. Ausnahmen vom Schutzumfang - der Forschungsvorbehalt Die Ausnahmen vom Schutzbereich bei Patenten sind ausgesprochen eng gehalten. Im Bereich der biologischen Erfindungen relevant ist lediglich der Forschungsvorbehalt, § 11 Nr. 2 PatG. Danach erstreckt sich die Wirkung eines Patents nicht auf Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen. Es muß sich aber um planmäßiges Vorgehen zur Gewinnung von Erkenntnissen, und zwar unabhängig davon, welchem Zweck die Erkenntnisse letztlich zu dienen bestimmt sind, handeln. 37 Zusätzlich müssen diese Versuche sich auf den Gegenstand der Erfindung beziehen. Hiernach beispielsweise vom patentrechtlichen Schutz unberührt ist die Erforschung eines geschützten Pflanzenbestandteils wie einer speziellen Baumrinde wegen ihrer heilenden Wirkung. Was jedoch nicht möglich ist, ist die Nutzung einer geschützten Pflanze oder eines Teils von ihr, um andere Pflanzen zu züchten. Zwar werden auch hierbei Erkenntnisse erlangt, jedoch würde es sich bei der neuen Pflanze um eine sog. "abhängige" Erfindung handeln, die nur mit Zustimmung des ursprünglichen Patentinhabers patentierbar wäre. Es ist also ersichtlich, daß der praktische Anwendungsbereich dieser Vorschrift eng begrenzt ist. Sie ermöglicht aber beispielsweise die Forschung zu Studienzwecken. 3. Geeignetheit des Patent- und Sortenschutzrechts für Sorten und sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten hinsichtlich des Schutzumfangs Beide Schutzrechte sehen einen umfassenden Schutz gegen unmittelbare Schutzverletzungen vor. Beim Sortenschutz erfährt der allgemeine Schutzumfang noch zahlreiche auf den Gegenstand der Pflanzensorte angepaßte Erweiterungen, so daß auch im wesentlichen abgeleitete Sorten vom Schutzbereich erfaßt werden und ebenso deren unmittelbare Erzeugnisse. Derartige Regelungen fehlen im Patentrecht, so daß auch hier das Sortenschutzrecht wieder als die speziellere Regelung für den Bereich der Pflanzenzüchtungen anzusehen ist. Der wesentlich Unterschied des Patent- und Sortenschutzes in bezug auf Pflanzenzüchtungen liegt aber in der Abhängigkeitsregelung des Patentrechts. Während das Sortenschutzrecht überhaupt keine Abhängigkeit kennt und lediglich wenige enge Ausnahmen für unmittelbare Erzeugnisse macht, gilt die Abhängigkeit im Patentrecht durchgehend. Das heißt, daß der Wir36

Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098 (1105 ff.) (Fed.Cir. 1996); Halpern/ Nard/Port, Intellectual Property Law, 266. 37 Mes, PatG § 11 Rn. 6; Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, § 11 Rn. 6.

II. Umfang des Patentschutzes

129

kungskreis eines Patents in erheblichem Maße erweitert wird. Wird für eine neue Züchtung wiederum die patentierte Pflanzensorte benötigt - wenn auch nur für einen unwesentlichen Bereich - so kann der Patentinhaber diese Erfindung hindern oder alternativ eine Lizenzgebühr fordern. Da aber gerade im Bereich der Pflanzenzüchtung - wie bereits dargelegt - ein breites Spektrum an Sortenmaterial erforderlich ist, paßt diese Regelung für den pflanzlichen Anwendungsbereich nicht. Stattdessen gibt es im Sortenschutzrecht den Züchtungsvorbehalt, der vorsieht, daß zum Zwecke neuer Züchtungen auf geschützte Sorten zurückgegriffen werden kann. Dies sichert das breite Spektrum von Sorten für weitere Züchtungen, wirkt mithin nicht kontraproduktiv. Dieser Schutzzweck der Sortenvielfalt und der damit verbundenen genetischen Vielfalt kann - wie anfangs ausgeführt - nicht hoch genug bewertet werden. Hier liegt also der wesentliche Unterschied zwischen Patent- und Sortenschutzrecht und genau dieser Unterschied macht das Sortenschutzrecht dem Patentrecht im Bereich der Pflanzensorten - gleich ob mittels Gentechnik oder klassisch gezüchtet wird - überlegen. Zwar macht auch das Patentrecht eine Ausnahme auf dem Gebiet der Forschung, der sog. „Forschungsvorbehalt". Jedoch ist dieser - wie dargelegt sehr eng ausgestaltet. Keinesfalls kann er den Mangel eines Züchtervorbehalts und auf der anderen Seite die Erweiterung des Schutzumfangs durch die Regelung der Abhängigkeit wieder ausgleichen. Er sichert nicht die freie Verfügbarkeit von Pflanzensorten - und zwar allen, auch denen, für die ein Schutzrecht eingetragen ist - da er eng auf bestimmte Forschungsvorhaben beschränkt ist und eine gewerbliche Nutzung der Ergebnisse danach auch nicht möglich ist.

9 Walser

H . Unerlaubter Wettbewerb /Unfair

Competition

I. Regelungen des unerlaubten Wettbewerbs im deutschen Recht Für die Fälle, in denen nach den o.g. Ausführungen weder ein Sortenschutz- noch ein Patentrecht zu erlangen ist, gibt es noch andere Schutzmöglichkeiten, nämlich die des unerlaubten Wettbewerbs. Der Hauptanwendungsfall liegt in den gentechnischen Neuerungen an Pflanzen, die zwar sortenübergreifend, aber nicht auf eine Sorte gerichtet sind, so daß weder ein Sortenschutz noch ein Patent erteilt werden kann. Aber auch wenn bereits ein derartiges Schutzrecht erteilt worden ist, können unter den erforderlichen Umständen flankierend noch Rechte aus dem unerlaubten Wettbewerb geltend gemacht werden. Dies ist vor allem für die Zeit bis zur Erteilung eines Schutzrechts von Bedeutung. Insgesamt spielen im Bereich der Pflanzenzüchtungen die Rechte aus dem unerlaubten Wettbewerb im deutschen Recht eine wesentlich bedeutendere Rolle als im US-amerikanischen. Dies liegt an der Schnittstelle des Art. 53b) EPÜ, die im US-amerikanischem Recht fehlt. Dort stehen das Sortenschutz- und Patentrecht nebeneinander. Entscheidend ist allein, welches Schutzinstitut beantragt wird. Entsprechend gibt es auch keine Schutzlücken bei sortenübergreifenden Ansprüchen. Innerhalb des deutschen Rechts des unerlaubten Wettbewerbs kommen insbesondere der Schutz vor Nachahmung und die Übernahme von Leistungen sowie der Schutz von Betriebsgeheimnissen in Betracht. 1. Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen Nach § 17 Abs. 1 UWG darf ein Angestellter, Arbeiter oder Lehrling eines Geschäftsbetriebs ein Betriebsgeheimnis, das ihm anvertraut oder aufgrund des Dienstverhältnisses zugänglich geworden ist, nicht unbefugt an einen Dritten zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Geschäftsbetriebs Schaden zuzufügen, weitergeben. Dadurch ist der Schutz vor innerbetrieblichem Geheimnisverrat gesichert. Allerdings ist die Vorschrift auf bestimmte Täter beschränkt, nämlich auf diejenigen, die innerbetrieblich tätig sind. Weitergehenden Schutz gewährt Abs. 2: Er droht demjenigen mit Strafe, der ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, dessen Kenntnis er durch eine

1. Regelungen des unerlaubten Wettbewerbs im deutschen Recht

131

gegen § 17 Abs. 1 UWG verstoßende Mitteilung eines Arbeitnehmers oder durch ein gegen das Gesetz oder gegen die guten Sitten verstoßende Handlung erlangt hat, zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, in Schädigungsabsicht oder zugunsten eines Dritten verwertet oder sichert. Auf einen Verstoß steht Freiheitsstrafe. Gleichwohl ist diese Strafandrohung dem Betriebsinhaber, dem durch die Weitergabe seiner Züchtung ein Schaden entstanden ist, kein hinreichender Ausgleich. Dies um so weniger als eine einmal weitergegebene Pflanze beliebig häufig reproduziert werden kann. Darüber hinaus ist das UWG aber auch ein Schutzgesetz i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB und der Verstoß wird häufig ein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb sein, so daß der Geschädigte einen Anspruch auf Ersatz des entstandenen Schadens hat. Für die Anwendung auf den Bereich der sortenübergreifenden Ansprüche bedeutet dies, daß die Art und Weise der Isolierung des gewünschten Gens, seine Einschleusung und vor allem sein Platz im „Empfängergenom" geheim gehalten werden kann, bis die so erhaltenen Pflanzen zu einer Sorte stabilisiert worden sind, so daß ein Sortenschutzrecht erhältlich ist. Dies steht den Interessen des Züchters bzw. Erfinders nicht entgegen, da eine wirtschaftliche Verwertung ohnehin erst möglich ist, wenn das neue Gen stabil in einer Sorte reproduzierbar ist. Dann kann das Geheimnis aber gefahrlos preisgegeben werden, da zu diesem Zeitpunkt ein Sortenschutzrecht erhältlich ist. 2. Schutz vor Nachahmung und Übernahme von Leistungen Neben der Geheimhaltung sieht die Generalklausel in § 1 UWG noch weitere Schutzmöglichkeiten vor. Danach kann nämlich jeder, der im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs Handlungen vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch genommen werden. Die Bedeutung und der Umfang dieser Generalklausel und insbesondere der Begriff der guten Sitten in diesem Zusammenhang ist schillernd und schwer faßbar. 1 In der Rechtsprechung haben sich jedoch Fallgruppen gebildet, die den Umgang mit dieser wenig präzisen Bestimmung erleichtern. Hinsichtlich der Erfindung und Züchtung neuer Pflanzen und Pflanzensorten kommen die Fallgruppen der unmittelbaren Leistungsübernahme, der Schutz vor sklavischer Nachahmung sowie Erschleichen und Vertrauensbruch in Betracht. 1

von Gamm, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 1 Rn. 30 f.; Ackermann, Wettbewerbsrecht, 41 ff.; Nordermann, Wettbewerbs- und Markenrecht, Rn. 10 ff.; Berlit, Wettbewerbsrecht, Rn. 12 ff.; Ernsthaler, Gewerblicher Rechtsschutz, 177. 9*

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H. Unerlaubter Wettbewerb/Unfair Competition

a) Unmittelbare

Leistungsübernahme

Die unmittelbare Leistungsübernahme setzt voraus, daß eine Leistung durch ein technisches oder auch biologisches Vervielfältigungsverfahren übernommen wird, ohne daß dieser Leistung etwas hinzugefügt oder sie weiterentwickelt wird. 2 Davon umfaßt ist also die Vermehrung einer gezüchteten Sorte, allerdings nur insoweit wie diese nicht für die Weiterzüchtung verwandt wird. Dann steht nämlich die eigene Leistung des Züchters im Vordergrund, so daß kein Verstoß gegen die guten Sitten vorliegt. Zusätzlich ist erforderlich, daß der Ersthersteller unter Beachtung der Besonderheiten des Einzelfalles in unbilliger Weise um die Früchte seiner Arbeit gebracht wird. 3 Dabei sollen insbesondere der Zeitfaktor und die Aktualität des konkreten Wettbewerbs beachtet werden. Konnte der Ersthersteller seine Leistung schon über einen längeren Zeitraum hin nutzen und hat dadurch bereits seine Kosten oder einen Teil davon amortisiert, so ist nicht mehr von einer Unbilligkeit auszugehen. Als Anhaltspunkt dafür sollen nach dem BGH die anderen Leistungsschutzrechte wie das Patenrecht dienen. Darunter ist dann auch das Sortenschutzrecht zu begreifen. Somit wäre nach spätestens 30 Jahren dieser Anspruch ausgeschlossen. Dies ist für derartige Schutzrechte ein langer Zeitraum, in dem sich neue Pflanzen oder Sorten schon längst amortisiert haben. Im Vergleich zum Sortenschutzrecht und dem Patentrecht bestünde damit kein zeitlicher Nachteil. b) Wettbewerblicher

Schutz vor sklavischer Nachahmung

Neben der Übernahme von Leistungen kommt auch die Nachahmung von Arbeitsergebnissen in Betracht. 4 Dies Verbot soll allerdings nur dann gelten, wenn zu der Nachahmung noch andere besondere Umstände hinzukommen, die die Annahme eines Verstoßes gegen die guten Sitten rechtfertigen. Dabei soll auf die Art und Weise abgestellt werden, wie die fremde Leistung ausgenutzt wird. Es reicht nicht, daß durch die Nachahmung Kosten und Mühen erspart worden sind, die der Ersthersteller aufwenden mußte. Bei den „besonderen" Umständen darf nicht auf die Nachahmung selbst, sondern lediglich auf Begleitumstände abgestellt werden. Daraus folgt, daß dieser Schutz nur in ganz seltenen Fällen greift. 2

Ernsthaler, Gewerblicher Rechtsschutz, 220 f.; Berlit, Wettbewerbsrecht, Rn. 118; Nordermann, Wettbewerbs- und Markenrecht, Rn. 397; Ackermann, Wettbewerbsrecht, 174 f.; von Gamm, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 1 Rn. 27. 3 BGH GRUR 1966, 617 (620). 4 Dazu: Berlit, Wettbewerbsrecht, Rn. 54 ff.; Nordermann, Wettbewerbs- und Markenrecht, Rn. 372; Ackermann, Wettbewerbsrecht, 177; von Gamm, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 1 Rn. 75.

II. Unfair competition

133

In bezug auf die Nachahmung von Pflanzenzüchtungen ergibt sich das Problem, daß es kaum möglich ist, eine Züchtung identisch nachzuahmen, es sei denn, es ist eine genaue Beschreibung des gentechnischen Verfahrens und die Identifizierung der isolierten Gene, insbesondere auf welche Weise und an welcher Stelle sie in die andere Pflanzensorte integriert wurden und wie diese Züchtung anschließend „stabilisiert" wurde, vorhanden. Diese Fallgruppe begegnet somit im Bereich der gentechnischen Züchtungen kaum überwindbaren Hindernissen. c) Erschleichen und Vertrauensbruch Schließlich kommt die Fallgruppe des Erschleichens und des Vertrauensbruchs in Betracht. Hiervon werden die Fälle erfaßt, in denen durch persönliche Unlauterbarkeit die Leistungen erlangt wurden, d.h. die Art und Weise der Nachahmung - die, wie bereits dargelegt, bei Pflanzenzüchtungen Schwierigkeiten mit sich bringt - muß verwerflich sein. I I . Unfair

competition

Ebenso wie im deutschen Recht gibt es auch im US-amerikanischen Recht Schutzinstitute für Geschäftsgeheimnisse und vor unlauteren Geschäftsmethoden. 1. Trade secrets Der Schutz der trade secrets besteht neben anderen Schutzrechten wie Patenten oder Sortenschutz; „Each has its particular role to play , and the operation of one does not take away from the need for the other" 5 Trade secrets werden durch einzelstaatliches Recht als Eigentumsrechte geschützt. Darüber hinaus gibt es aber auch eine Kodifikation einiger Bundesstaaten, den Uniform Trade Secret Act. Voraussetzung für die Annahme eines trade secret ist ein Betriebsgeheimnis, das unter den Begriff des trade secret fällt. Dieser Begriff wird dabei sehr weit verstanden. 6 Jegliche Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse 5

Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp. 416 U.S. 470, 493 (1974); Epstein on Trade Secrets, 564. 6 UTS A § 1(4): information , including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique , or process, that: (1) derives independent economic value , actual or potential, from not beeing generally known to, and not beeing readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from ist disclosure or use, and (2) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain ist secrecy .

134

H. Unerlaubter Wettbewerb/Unfair Competition

wirtschaftlicher oder technischer Art sind erfaßt. 7 Im wesentlichen sind drei Voraussetzungen erforderlich: - Zum einen muß das Geheimnis neu sein (novelty), - die Geheimhaltung muß für den Inhaber einen tatsächlich oder potentiellen Wert gegenüber anderen haben (value) und - der Inhaber muß angemessene Anstrengungen für die Geheimhaltung unternehmen ( maintenance of secrecy). Ein Anspruch auf damages, injunction oder constructive trust s entsteht bei einer unrechtmäßigen Aneignung durch Dritte ( misappropriation ), also wenn jemand Kenntnis durch eine Person erhält, der das trade secret für die innerbetriebliche Nutzung anvertraut war, oder wenn der Dritte die Kenntnis durch unlautere Mittel oder Methoden wie etwa Abhörmaßnahmen, Diebstahl oder Bestechung erhält, UTS A § 1. Auch hier steht wie im deutschen Recht der umfassenden Anwendung der Grundsätze über die trade secrets auf biotechnologische Erfindungen an Pflanzen nichts entgegen. Diese Schutzmöglichkeit stellt eine Ergänzung von Sortenschutz und Patentrecht dar. Ihr größtes Anwendungsfeld in den USA ist wohl die Zeit vor Beendigung eines Patentverfahrens. 9

2. Unfair competition Der Kern der Doktrin des unfair competition ist der Schutz der trademarks vor Nachahmung oder Irreführung des Käufers. 10 Aber auch wenn keine trade-mark beansprucht werden kann, ist Schutz nach diesen Grundsätzen möglich. In diesem Zusammenhang ist der Ausspruch von Charles E. Coddington 11 bekannt geworden: „ If the use of any word , numerals or symbols is adopted for the purpose of defrauding the public , the courts will interfere to protect the public from such fraudulent intent , even though the person asking the intervention of the court may not have the exclusive right to the use of these words , numerals or symbols. " Diese Formulierung ist in 7

Rivendell Forest Products Ltd. v. Georgia-Pacific Corp, 28 F.3d 1042 (1043) (1994); Milgram on Trade Secrets I, § 1.01 [1]; Elsing/Van Alstine , US-amerikanisches Handels- und Wirtschaftrecht, Rn. 790. 8 Herausgabe des erzielten Gewinns; eingehend zur Rechtsfolge: Milgram on Trade Secrets I, § 1.01 [2]. 9 Cooper , Biotechnology and the Law, Vol. 2, 11-1; Epstein on Patents, 565; Milgram on Trade Secrets II, § 8.02 [7]. 10 Hopkins , The law of unfair trade, 23, 27; Mc Kenney /Long, Federal Unfair Competition, § 1.03. 11 Digest, sec. 36, zit. nach Hopkins, The law of unfair trade, 23; ebenso: Hopkins, The law of unfair trade, 28 f.

II. Unfair competition

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abgewandelter Form auch in den Lanham Act, eingefügt in 15 USC § 1125 (a) eingegangen. Zusätzlich wird dort noch verlangt, daß der Schutz im Zusammenhang mit any goods or services steht. Insgesamt besehen ist der Anwendungsbereich dieser Vorschrift sehr weit gehalten. Die Rechtsfolge ist zunächst auf injunctive relief gerichtet und allein bei wissentlichem Handeln kann auch Schadensersatz verlangt werden, 15 USC § 1125 (c) (2). Auf die pflanzliche Materie bezogen bedeutet dies, daß für den Namen einer Neuzüchtung ein Schutz beansprucht werden kann. Auf diese Weise wird auch die Sorte selbst geschützt, da mit keiner ähnlichen Pflanzensorte unter einer ähnlichen, zur Irreführung der Käufer geeigneten Bezeichnung gehandelt werden darf. Anders sieht es aber bei gentechnisch veränderten Pflanzen aus, bevor sie zu einer Sorte stabilisiert worden sind. Die Pflanzen an sich sind zu uneinheitlich, um durch die Grundsätze des unfair competition geschützt zu werden, da die Gene in eine Vielzahl von Sorten integriert werden können. Das Verfahren an sich, das in diesem Stadium die eigentliche Neuerung darstellt, wird aber nicht vertrieben, so daß auch keine Irreführung des Käufers möglich ist. Lediglich, wenn die spezielle, gentechnische Methode übernommen wird und auf eine Pflanzensorte angewandt wird, bei der auch der eigentliche „Erfinder" diese Methode angewandt hat, dann sind die Grundsätze des unfair competition einschlägig. Daneben steht der Schutz vor Übernahme von fremden Leistungen (passing off), sec. 43 a Lanham Act, eingefügt in 15 USC § 1125 (a). 1 2 Wird ein Gut oder eine Leistung von einem anderen ohne dessen Einwilligung übernommen und als eigene Leistung veräußert, so greift dieser Schutz ebenso wie in der Variante, daß lediglich die Marke oder auch nur der Name übernommen wird und bezüglich eines ähnlichen Produkts verwendet wird. 1 3 Die Voraussetzungen eines Anspruchs sind also, daß eine im Hinblick auf den Hersteller falsche oder irreführende Bezeichnung für ein Produkt verwandt wird und daß diese Kennzeichnung geeignet ist, die Öffentlichkeit darüber irre zu führen, welchen Ursprungs das Produkt ist. Schließlich muß mit den betroffenen Produkten gehandelt werden. 14 Neben der Fallgruppe des passing off gibt es noch diejenige der sui generis false representations. Auch hier wird vorausgesetzt, daß eine irreführende Darstellung oder eine falsche Kennzeichnung des Ursprungs der Produkte vorliegt. 15 Diese Voraussetzungen bilden den Kern des gesamten 12

Diese Vorschrift konstituiert ein tort sui generis. Gold Seal Co. v. Sinclair Weeks, 129 F.Supp. 928 (940) (DDC). 13 So auch: Lang, Unfair Competition and the Lanham Act, 214; McKenney/ Long, Federal Unfair Competition, § 2.01. 14 So auch: Lang, Unfair Competition and the Lanham Act, 216; McKenney/ Long, Federal Unfair Competition, § 2.01.

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H. Unerlaubter Wettbewerb/Unfair Competition

Rechts des unfair competition. Unter diese Fallgruppe können schließlich auch Nachahmungen gefaßt werden. 16 Auch diese Grundsätze lassen sich unproblematisch auf pflanzliche Produkte wie auf andere Geschäftsbereiche übertragen. Geschützt wird eine gewisse „Geschäftsethik" 17 . Das Bedürfnis dazu besteht im Rahmen der Pflanzenzüchtungen und auch bei sortenübergreifenden Pflanzenmehrheiten nicht, da auch Sortenschutzrechte oder Patentrechte zu erhalten sind, die einen weiteren Schutzumfang aufweisen und deshalb in der Praxis vorgezogen werden.

15 New West Corp. v. NYM Co., 595 F.2d 1194 (1195) (9 th Cir. 1979); BeechNut, Inc. v. Warner-Lambert Co., 480 F.2d 801 (803) (2d Cir. 1973); Lang, Unfair Competition and the Lanham Act, 229. 16 Langy Unfair Competition and the Lanham Act, 230 f.; Woody Allen v. National Video, Inc., 610 F.Supp. 612 (615) (SDNY 1985). 17 Gold Seal Co. v. Weeks 129 F.Supp. 928 (940) (DDC 1956): Section 43 (a) established „an affirmative code of business ethics " that preclude others from „conducting their business in a way that unnecessarily or unfairly interferes with and injures that of another. "

I. Abschließende Würdigung von Sorten- und Patentschutz für Pflanzensorten und sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten Wie dargelegt, liegen die wesentlichen Unterschiede zwischen Patentrecht und Sortenschutz zum einen in den geringeren Schutzvoraussetzungen des Sortenschutzrechts mit der Folge, daß Sortenschutz leichter zu erlangen ist. Zum anderen weist das Patentrecht aufgrund seiner Abhängigkeitsregelung den weiteren Schutzumfang auf. Der Abhängigkeit steht im Sortenschutz der den Schutzumfang einschränkende Züchtungsvorbehalt gegenüber. I. Sorten- und Patentschutz für Pflanzensorten Es hat sich durchgängig gezeigt, daß der Sortenschutz das speziellere, besser an den Schutzgegenstand der Pflanzensorte angepaßte Schutzinstitut ist. Aus diesen Gründen sollte dort, wo die Erteilung von Sortenschutz möglich ist, kein Patent erteilt werden. Dies steht mit der Formulierung der Ausnahmebestimmung in Art. 53 b) EPÜ/§ 2 Nr. 2 PatG in Einklang, die Patente für Pflanzen Sorten ausdrücklich verbietet, 1 mithin sich faktisch auf das Sortenschutzrecht bezieht. Vorteilhaft wirken sich in diesem Zusammenhang die geringeren Voraussetzungen zur Gewährung eines Sortenschutzrechts aus. Der im Vergleich zum Patentrecht geringere Schutzumfang ist - wie oben bereits erörtert - in Ansehung des Schutzzwecks des Sortenschutzes, nämlich der Sortenvielfalt - ebenfalls als Vorteil anzusehen, bietet er doch eine spezielle Anpassung an die pflanzliche Materie. Ein Doppel schütz verbot ist mithin als sinnvoll zu erachten. Ein solches besteht bereits im Rahmen des PatG und der EG-VO, allein im UPOVÜbk. wurde es aufgehoben. Dies erscheint im Hinblick auf die soeben erfolgten Ausführungen bedenklich, wenngleich die Aufhebung des ausdrücklichen Verbots nichts an der Systematik des Sortenschutzes als spezielleres Schutzrecht ändert, das schon deshalb Vorrang genießen muß. Es ist mithin festzuhalten, daß für Pflanzensorten, ob durch klassische Züchtung oder mittels Gentechnik entstanden, nur der Sortenschutz zu gewähren ist, nicht jedoch ein Patent.2 1

GRUR-Fachausschuß, GRUR 1999, 682 (684).

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I. Abschließende Würdigung von Sorten- und Patentschutz

I I . Rechtsschutz für sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten Ein Problem stellt sich aber bei sortenübergreifenden Ansprüchen auf Pflanzenmehrheiten. Wenn ein Anspruch derart formuliert wird, daß eine Sequenz der DNA in verschiedene Pflanzensorten integrierbar ist, liegt wie bereits dargelegt - eben keine einheitliche Pflanzensorte vor. Insofern sind die Ausnahmebestimmungen in Art. 53 b) EPÜ/§2 Nr. 2 PatG nicht anzuwenden, mit der Folge, daß eine Patentierung möglich ist. Bedenklich hieran ist aber, daß durch die Integration des für eine wesentliche Eigenschaft verantwortlichen Gens oder mehrerer Gene eine neue Sorte entstehen kann. Erfaßt ein derartiger Anspruch auch Pflanzensorten, würde durch die Erteilung eines Patents der Sortenschutz umgangen. Dies muß aber wegen des biologischen Schutzzwecks des Sortenschutzrechts vermieden werden. Wegen seiner erheblichen Bedeutung seien die Gründe nochmals vergegenwärtigt: Durch den Sortenschutz wird ein Anreiz geschaffen, neue Sorten zu züchten, gerade weil bei Weiterzüchtung das Ausgangsmaterial nicht unter das Schutzrecht fällt. Diese Sortenvielfalt und damit einhergehend die genetische Vielfalt ist aber für das ökologische Gleichgewicht durch ihre Fehlertoleranz von besonderer Bedeutung. Dies wirkt sich über die Versorgung mit pflanzlichen Lebensmitteln auch auf die Ernährung der Menschen aus. Aus diesen Gründen ist eine Umgehung des Sortenschutzes zu verhindern. Besondere Relevanz gewinnt diese Problematik, da die gentechnischen Züchtungsmethoden in Zukunft in immer erheblicherem Maße zunehmen wird, da sie ein weiteres Spektrum an Variationsmöglichkeiten aufgrund der Überschreitung der Artgrenze aufweist. Aber auch darüber hinaus ist die gentechnische Vorgehensweise präziser als die klassische Züchtung. Es besteht also die Gefahr, daß bei einer Ausbreitung gentechnischer Züchtungsmethoden der Sortenschutz immer weiter zurückgedrängt wird.

1. Entscheidung Transgene Pflanzen/ NOV ARTI S II der Großen Beschwerdekammer des EPA Zu der Frage des Schutzes von sortenübergreifenden Pflanzenmehrheiten hat die Große Beschwerdekammer des EPA neuestens eine Entscheidung veröffentlicht, Trans gene Pflanzen/N OVARTIS II 3. Diese Entscheidung zeigt zusammen mit der Vorlageentscheidung Transgene Pflanzen/Novartis 4 sehr anschaulich die entgegenstehenden Lösungsmöglichkeiten dieser Pro2 So auch: Leßmann in: FS Lukes, S. 434; Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Hdb. des Sortenschutzes, 99; Teschemacher in: Biotechnologie und gewerblicher Rechtsschutz, 37 (51).

II. Rechtsschutz für sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten

139

blematik. In NOVARTIS II wird die Patentierung befürwortet, was aber die Gefahr der Aushöhlung des Sortenschutzes in sich birgt, dagegen wurde in NOVARTIS I die Patentierung um den Preis einer geringeren Schutzdichte für den Zeitraum von der „Erfindung" bis zur Stabilisierung in einer Sorte abgelehnt. Die Argumente der Großen Beschwerdekammer vermögen jedoch nicht zu überzeugen: Zunächst stimmt sie der vorlegenden Kammer zu, daß es bei der Auslegung des Antrags nicht allein darauf ankam, daß der Ausdruck „Pflanzensorte" nicht verwendet worden sei, sondern daß vielmehr auf das Wesen der Erfindung abgestellt werden müsse. In der Sache dürfe der Anspruch also keine Pflanzensorten umfassen, damit Art. 53b) EPÜ nicht entgegenstünde.5 Insoweit muß der Entscheidung zugestimmt werden, eine andere, allein formale Auslegung würde der Sache nicht gerecht werden. Damit steht auch die Ausnahmeregelung des Art. 53b) EPÜ der Patentierung von Pflanzensorten entgegen, sofern der Anspruch zwar nicht explizit auf Pflanzensorten gerichtet ist, aber solche einschließt. Festzuhalten ist jedoch, daß es nicht erforderlich ist, daß jede Anwendungsmöglichkeit der Erfindung einen Verstoß gegen Art. 52b) EPÜ darstellt. Schon in einer patentierten Pflanzensorte ist ein Verstoß und die damit einhergehende Umgehung des Sortenschutzes zu sehen. Davon zu unterscheiden sei aber nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer der Gegenstand der Erfindung. 6 Hierzu hält sie fest, daß der Anspruch bei sortenübergreifenden Erfindungen sowohl auf Pflanzensorten wie auch auf andere Pflanzen gerichtet sein könne und daß durch die Integration des neuen Abschnitts DNA wieder Pflanzensorten entstehen können, das dies aber nicht zwingend ist. Diese Gesamtheit der Pflanzen sei aber gleichwohl keine Pflanzensorte. 7 Dem ist zuzustimmen. Das Problem ist es aber, daß der Anspruch zwar nicht auf Pflanzensorten gerichtet ist, diese aber im Anspruch enthalten sind. Der Folgerung der Großen Beschwerdekammer 8 , daß der Anspruch weder implizit noch explizit Pflanzensorten zum Gegenstand habe, kann somit nicht gefolgt werden. Mit dieser Auffassung nähert sie sich entgegen ihrer anfänglichen Ausführungen doch wieder 3

GRUR Int. 2000, 431 ff.; ebenso: Straus , GRUR Int. 1998, 1 (1); Lange, GRUR Int. 1996, 586 (589); Schatz, GRUR Int. 1997, 588 (591 f.); Nott, EIPR 1999, 33 (36). 4 GRUR Int. 1999, 162 ff. 5 Transgene Pflanzen/NOVARTIS, GRUR Int. 2000, 43 (434); so auch:: Nott, EIPR 1999, 33 (33 f.). 6 A.a.O., S. 434. 7 A.a.O., S. 424 f. 8 A.a.O., S. 435.

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I. Abschließende Würdigung von Sorten- und Patentschutz

einer rein formalen Auslegung des Patentanspruchs an; es reicht im Ergebnis aus, daß der Patentanspruch nicht ausdrücklich auf einzelne Pflanzensorten gerichtet ist. Insofern ist unverständlich auch die Feststellung der Großen Beschwerdekammer: „ D a in den Erzeugnisansprüchen keine spezifischen Pflanzensorten benannt sind, ist der Gegenstand der beanspruchten Erfindung nicht auf eine oder mehrere Pflanzensorte beschränkt oder gar gerichtet." 9 Auch hierdurch widerspricht sie ihrer anfänglichen Aussage, gerade nicht formal auf den Wortlaut abstellen zu wollen, sondern auf die Sache. Weiter führt die Kammer zu der Ausschlußbestimmung des Art. 53b) EPÜ aus, daß diese in Anlehnung an Art. 2b des Straßburger Patentübereinkommens auszulegen sei. 10 Daraus folgert es, daß diese Ausnahme nur soweit greift, wie tatsächlich Sortenschutz zu erlangen sei, weil die Vorschrift die Kollision mit dem damaligen Doppelschutzverbot des UPOV-Übk. vermeiden wollte. Dem ist zwar zuzustimmen, jedoch kann der daraus gezogenen Folgerung nicht beigepflichtet werden. Zwar geht es - wie die Beschwerdekammer ausführt 11 - im Bereich der Gentechnik dem Erfinder auch darum, „eine Möglichkeit zu finden, um Pflanzen durch die Einschleusung eines Gens in ihr Genom eine gewünschte Eigenschaft zu verleihen". Dies gilt jedoch nicht nur in bezug auf Pflanzen, sondern vor allem für Sorten, die homogen und stabil sind. Der Zweck des Ganzen ist - so ist zu vermuten - die wirtschaftliche Verwertung dieser neuartigen Pflanzen mit der besonderen, gentechnisch eingeschleusten Eigenschaft. Das bedeutet aber, daß diese reproduzierbar sein müssen. Dazu ist Stabilität erforderlich, denn fortwährende neue gentechnische Einschleusungen eines bestimmten Gens sind zwar technisch möglich, aber völlig unwirtschaftlich. 12 Deshalb ist der Anspruch bei sortenumfassenden Ansprüchen auf Pflanzenmehrheiten i.d.R. sogar in der Hauptsache auf Pflanzensorten gerichtet und nicht lediglich auf Pflanzen. Dies hat auch die vorlegende Beschwerdekammer erkannt. 13 Auch kann nicht damit argumentiert werden, daß beim Abwarten auf die Stabilisierung und damit auf den möglichen Sortenschutz die Praktikabilität leiden würde, da die gentechnische Einschleusung von Genen zumeist nicht von denselben Unternehmen durchgefühlt wird wie die Züchtung. Die Kooperation zwischen Gentechnikindustrie und Pflanzenzüchtern ist jedoch gerade zu begrüßen. 14 9

A.a.O., S. 435. A.a.O., S. 436. 11 A.a.O., S. 437. 12 Leßmann in: FS Lukes, 436. 13 Transgene Pflanzen/NOVARTIS, GRUR Int. 1999, 162 (163). 10

II. Rechtsschutz für sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten

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Schließlich ist zu erwähnen, daß die Patentierung bei derartigen Ansprüchen auch in den meisten Fällen gar nicht erforderlich ist. Der Anspruch kann vielmehr auf eine Anzahl von Pflanzensorten gerichtet werden, in die das entsprechende Gen stabil - und damit erst praktisch und wirtschaftlich verwertbar - integriert wurde, so daß dann ein Sortenschutzrecht erteilt werden kann. Hinsichtlich der übrigen Pflanzen, die keine Sorten darstellen, steht der Erfinder bzw. Züchter ebenfalls nicht schutzlos dar, wenn ihm nicht die Möglichkeit eines Patents oder Sortenschutzes offensteht. Wie bereits dargestellt, kommen die Schutzinstrumente des unlauteren Wettbewerbs in Betracht. Schließlich muß auch der Verwendungszweck gentechnisch veränderter Pflanzen berücksichtigt werden. Als Nahrungsmittel werden sie von der breiten Bevölkerung nicht akzeptiert. 15 Dieser öffentliche Unwille fußt zum großen Teil auch darauf, daß die Patentierung von „allem Lebendigen" durch die Medien angeprangert wird und so Ängste erzeugt. Es ist anzunehmen, daß eine Einschränkung der Patentierung die Akzeptanz der Öffentlichkeit erhöhen würde. 16 2. Regelung der Biotechnologierichtlinie Die Biotechnologierichtlinie geht nach Art. 4 Abs. 2 davon aus, daß Erfindungen, die Pflanzen zum Gegenstand haben, patentiert werden können, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt ist. Diese Regelung beinhaltet aber, daß ein derart allgemein gehaltener Patentanspruch, der auch andere Pflanzen als lediglich Sorten erfaßt, zu einer Patenterteilung führen kann, selbst wenn eine ganze Anzahl von Pflanzensorten ebenfalls Gegenstand des Anspruchs sind. Dies ist abzulehnen, da der Sortenschutz durch Formulierungsgeschick zu unterlaufen wäre. Diese Problematik erkennend wird in Art. 12 der Biotechnologierichtlinie versucht, die patentrechtliche Abhängigkeit durch eine Zwangslizenz auf die lebende Materie der Pflanzen anzupassen. Dies ist aber kein gleichwertiges Äquivalent zum Züchtungsvorbehalt des Sortenschutzes. Zunächst muß sich um eine vertragliche Lizenz bemüht werden, und sodann ist ein Antrag zu stellen und zu begründen. Dies bereitet zunächst Umstände, dar14 Llewelyn , EIPR 2000, 191 (191); Anfänge der Kooperation werden neuerdings von dem gentechnischen Unternehmen Monsanto unternommen. 15 Umfrage Stand 11/2000, http://www.greenpeace.de/GP_DOK_3P/HINTERGR/ C05HI102.HTM; aber auch: Menrad in: Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung, 39 (41 ff.); Bullard in: Kollek/Tappeser/Altner, Die ungeklärten Gefahrenpotentiale der Gentechnologie, 24 (26). 16 Llewelyn, EIPR 2000, 191 (197).

142

I. Abschließende Würdigung von Sorten- und Patentschutz

über hinaus ist eine derartige Zwangslizenz mit erheblichen Kosten verbunden. Dies zumal die Höhe der Vergütung nicht genau bestimmt ist, sie muß lediglich „angemessen" sein. Dies sind Hürden, die eine Weiterzüchtung erschweren. Die Einführung einer Zwangslizenz gleicht mithin nicht die Umgehung des Sortenschutzes aus. 17 3. Kollision von patentierten Teilen einer Pflanze und Sortenschutz Ein weiteres Problem stellt sich, wenn für Teile von Pflanzen, etwa wie dies für DNA-Sequenzen anerkannt ist 1 8 - Patentschutz erteilt wird, die Pflanzen mit dieser Erbinformation dann aber zu einer Pflanzensorte stabilisiert werden, so daß auch ein Sortenschutz erwirkt werden kann. Dann würde trotz des Sortenschutzes die patentrechtliche Abhängigkeit eine Weiterzüchtung mit dieser Sorte erschweren. In derartigen Kollisionsfällen muß verhindert werden, daß der Sortenschutz nicht durch die frühzeitige Anmeldung eines Patentes auf Teile der späteren Sorte unterlaufen werden kann. Denn es ist absehbar, daß die Pflanzen, in die das neue Gen eingeschleust wurde, auch zu einer Sorte stabilisiert werden, um wirtschaftlich verwertet werden zu können. Wegen der genannten Umgehungsgefahr bei einer derartigen Kollision müßte der Züchtervorbehalt also dem Patentrecht vorgehen. Die Einschränkung des Patentrechts wäre dann hinzunehmen. Im Interesse der Rechtssicherheit wäre für derartige Kollisionsfälle eine eindeutige gesetzliche Regelung wünschenswert.

17

Kritisch zur Biotechnologierichtlinie auch: Kienle, WRP 1998, 692 (697). Meyer-Dulheuer, GRUR 2000, 179 (182); Straus in: Lutz van Raaden, Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 47 (53); Adam, GRUR Int. 1998, 391 (395); Kienle, WRP 1998, 692 (696); Rauh/Jaenichen, GRUR 1987, 753 (760). 18

J. Schlußbemerkung Es ist festzuhalten, daß für Pflanzensorten der Sortenschutz dem patentrechtlichen Schutz vorgehen muß. Sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten fallen wegen des Fehlens einer homogenen Sorte nicht in den Regelungsbereich des Sortenschutzes. Erfassen derartige Ansprüche faktisch betrachtet aber auch Pflanzensorten, so ist wegen der Umgehungsgefahr des Sortenschutzes auch der Patentschutz ausgeschlossen. Es bleibt lediglich der Schutz über die Grundsätze des unlauteren Wettbewerbs. Eine andere Möglichkeit bietet die jetzige Gesetzeslage nicht, wenn die Gefahr ausgeschlossen werden soll, daß das Sortenschutzrecht unterlaufen wird. Wünschenswert ist eine klare gesetzliche Regelung, die dem Schutzbedürfnis der Züchter bzw. Erfinder für den Zeitraum von der Isolierung der DNA-Sequenz bis zur Stabilisierung in einer Sorten gerecht wird. Die Kompromißlösung der Biotechnologierichtlinie, die vorsieht, die Patentierbarkeit derartiger sortenübergreifender Pflanzenmehrheiten durch eine Zwangslizenz auszugleichen, ist hierfür in Anbetracht der Gefährdung der Sortenvielfalt nicht ausreichend. Die Zwangslizenz ist kein gleichwertiges Äquivalent zum Züchtervorbehalt.

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arverzeichnis Abhängigkeit 25, 92, 125, 128, 137, 141-142 Anspornung 23 Artenvielfalt 21, 88, 119 Biotechnologierichtlinie 18, 33, 36, 49, 54-55, 62, 71-72, 86-87, 91-93, 95-96, 124-125, 141-143 Bundessortenamt 30, 70, 99-100 Diamond v. Chakrabarty 35, 45, 63 doctrine of equivalents 107, 127 Doppelschutzverbot 29, 31-32, 137, 140 Dritte Welt 17 erfinderische Tätigkeit 79 Erzeugnispatent 123-124 essentially derived variety 116 Europäische Patentübereinkommen 41 Ex parte Hibberd 36, 56, 65-66 Fehlertoleranz 21, 138 first to file 82, 108 first to invent 82, 108 Forschungs vorbehält 120, 128-129 Gebrauchsmuster 58, 78, 81, 104-105 Gemeinschaftspatentübereinkommen 41 genetische Vielfalt 21, 88, 119, 138 Genotyp 48, 51, 53-54, 70, 112 Grüne Gentechnik 17 gute Sitten 45, 86-88, 104, 131-132 im wesentlichen abgeleitete Sorten 31, 112, 114, 128

Internationalen Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen 29 inventive step 80 Landwirteprivileg 125 Landwirtevorbehalt 29, 120 Lanham Act 135-136 Lizenz 19, 27, 141 mikrobiologische Erzeugnisse 52 Nachahmung 23, 130-134 Nachbau 116,120-121 NAFTA 44 Naturrechtslehre 22-23 Neuheitsschonfrist 74 Offenbarung 19, 24, 30, 77, 108 öffentliche Ordnung 86-91, 104 Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20.3.1883 38 Patent Cooperation Treaty (PCT) 40 Pflanzenteile 48-52, 56-58, 60, 73, 79, 92, 110-111, 114, 119, 122 Pflanzenzellen 52-54, 57-58, 60, 62, 73, 87-89, 91-93, 95 Phänotyp 21, 85, 113 Plant Patent 19, 24-25, 31, 33-36, 42, 56-57, 63, 65-67, 81, 107-108, 115 Plant Patent Act von 1930 33, 36 plant variety 47, 55-57, 67, 75, 115,

118, 122 Plant Variety Protection 33 Plant Variety Protection Act von 1970 35

Sachwortverzeichnis

process claims 126 product by process claims 126 product claims 126 products of nature 33, 64, 97 Recherchebericht 105 Schutzvoraussetzungen 28-30, 68, 75, 77-78, 81, 99, 104, 113, 137 - beständig s. Beständigkeit 28 - Beständigkeit 29, 35, 69, 72-73, 77, 97-98, 100-101, 114 - distinct s. distinctness 65 - distinctness 75, 77-78, 85-86 - Eintragbarkeit 69 - Homogenität 29, 35, 69, 71-72, 7778, 98, 100 - Neuheit 28-29, 33, 38, 69, 73-74, 76-78, 82, 85, 97, 100, 103-104 - novelty 43, 134 - stability 75, 77 - uniformity 75-78 - Unterscheidbarkeit 29-30, 33, 35, 56, 69-73, 75-78, 85, 97-98, 112114 - utility 43 Schutzzweck 20, 25, 83, 118, 129 - biologischer Schutzzweck 20 - wirtschaftlicher Schutzzweck 19 Sortenschutz 18-20, 22-23, 25-28, 30-32, 36, 45-47, 49-50, 52-54, 56-58, 60, 68-69, 71-75, 78, 91-92, 95, 97-98, 100-102, 108-109, 112113, 115, 117-118, 120-121, 125, 128, 130, 133-134, 137-138, 140143 sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten 53, 57, 69, 97, 128, 137-138, 143

11 Walser

151

Sortenvielfalt 19-21, 98, 119-120, 129, 137-138, 143 technischer Charakter 60-61 trade secrets 133 Transgene Pflanzen/NOVARTIS Π Ι 8, 50, 54, 93-94, 98, 138-140 Transgene Pflanzen/NOVARTIS II 17, 54, 138 TRIPS-Übk. 41,45,91 Übereinkommen über die biologische Vielfalt 20,31,36 Unerlaubter Wettbewerb 129 unfair competition 130,133-136 unmittelbare Erzeugnisse 111-112, 128 Utility Patent 23, 25, 31, 33-36, 42, 63, 65-66, 81-82, 85 Verfahren 31, 41, 53, 60-62, 80, 83, 86, 89, 93-95, 99-100, 102-108, 123-124, 126-127, 135 Verfahrenspatent 103, 123-124 Verordnung des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz von 1994 32 Versuchzweck 118 Vertrags- bzw. Offenbarungstheorie 23 WIPO-Übk. 40 Züchtervorbehalt 25, 120, 142-143 Züchtung 19, 21, 26, 53, 60-62, 74, 80, 85-86, 89, 93-95, 99, 102, 107108, 112, 114, 116, 118-120, 125, 129, 131, 133, 137-138, 140 - gentechnische Züchtung 89 - klassische Züchtung 61 Zwangslizenz 141, 143