Die nationale Gewährleistungsmarke [1 ed.] 9783428556120, 9783428156122

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Schriften zum Wirtschaftsrecht Band 301

Die nationale Gewährleistungsmarke

Von

Svenja Buckstegge

Duncker & Humblot · Berlin

SVENJA BUCKSTEGGE

Die nationale Gewährleistungsmarke

Schriften zum Wirtschaftsrecht Band 301

Die nationale Gewährleistungsmarke

Von

Svenja Buckstegge

Duncker & Humblot  ·  Berlin

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena hat diese Arbeit im Jahre 2018 als Dissertation angenommen.

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© 2018 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Druck: buchbücher.de gmbh, Birkach Printed in Germany

ISSN 0582-026X ISBN 978-3-428-15612-2 (Print) ISBN 978-3-428-55612-0 (E-Book) ISBN 978-3-428-85612-1 (Print & E-Book) Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706

Internet: http://www.duncker-humblot.de

Vorwort Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2018 von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena als Dissertation angenommen. Sie befindet sich auf dem Stand von Januar 2018. Besonders bedanken möchte ich mich bei Frau Prof. Dr. Giesela Rühl, LL.M. (Berkeley), für ihre Aufgeschlossenheit dem Thema gegenüber und die hervorragende akademische Betreuung. Für die zügige Erstellung der Gutachten bin ich ihr und dem Zweitgutachter Herrn Prof. Dr. Volker Jänich sehr dankbar. Herzlich danken möchte ich auch Carolin, Denise, Eve, Isabel, Karoline, Sabrina und ganz besonders Lisa für das wunderbar schnelle und gründliche Korrekturlesen der Arbeit. Mein größter Dank gilt schließlich meinen Eltern und meiner Familie, die mich stets unterstützen und bestärken. Stuttgart, im August 2018

Svenja Buckstegge

Inhaltsübersicht Einleitung  23 A.

Anlass der Untersuchung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

B.

Gang und Gegenstand der Untersuchung  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1. Teil



Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland  32

A.

Historische Entwicklung des Gütezeichenschutzes in Deutschland  . . . . . . . . . . . . . 32

B.

Begriffsbestimmung: Gütezeichen und Gewährleistungsmarke  . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

C.

Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

D.

Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

E.

Bedürfnis nach Einführung einer Gewährleistungsmarke  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 2. Teil



Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Frankreich und im Vereinigten Königreich  138

A. Frankreich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 B.

Vereinigtes Königreich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 3. Teil



Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland  213

A.

Grundlagen für die Erarbeitung der Vorschriften zur Gewährleistungsmarke  .. . . 213

B.

Die Regelungen im Einzelnen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Zusammenfassung  274 Literaturverzeichnis  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Sachwortregister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Einleitung  23 A.

Anlass der Untersuchung  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

B.

Gang und Gegenstand der Untersuchung  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1. Teil

A.

Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland  32 Historische Entwicklung des Gütezeichenschutzes in Deutschland  . . . . . . . . . . 32 I. Die Einführung des Verbandszeichens in das Markenrecht  . . . . . . . . . . . . . . . 33 II. Die Gründung des RAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 III. Die Gütezeichenverordnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 IV. Die Wiederbelebung des RAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 V. Die Eintragungspraxis des Deutschen Patentamts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 VI. Die Markenrechtsreform  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

B.

Begriffsbestimmung: Gütezeichen und Gewährleistungsmarke  . . . . . . . . . . . . . 39

C.

Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 I. Markeninhaber und Markennutzer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1. Neutralität des Markeninhabers keine Voraussetzung  . . . . . . . . . . . . . . . . 45 a) Verkehrserwartung bei Gütezeichen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 b) Nachweis einer unabhängigen Kontrolle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2. Kein Anspruch auf Nutzung der Kollektivmarke aus dem Marken­recht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 a) Kartellrechtlicher Aufnahmeanspruch in die Gütezeichengemein­schaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 aa) Gütezeichengemeinschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 bb) Sachlich nicht gerechtfertigte ungleiche Behandlung  .. . . . . . . . 50 cc) Unbillige Benachteiligung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 b) Aufnahmeanspruch aus dem Lauterkeitsrecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 aa) Mitbewerber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 bb) Gezielte Behinderung und Rechtsfolge  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 c) Aufnahmeanspruch aus dem Bürgerlichen Recht  .. . . . . . . . . . . . . . . . . 53 d) Zwischenergebnis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3. Freie Übertragbarkeit der Kollektivmarke  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

10

Inhaltsverzeichnis a) Die Gefahr der Beeinträchtigung der Garantiefunktion  . . . . . . . . . . . . 54 b) Keine präventive Kontrollfunktion des Deutschen Patent- und Markenamts  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 c) Nachträgliche Korrekturmöglichkeiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 aa) Unwirksamkeit der Übertragung nach § 134 BGB i. V. m. §§ 3, 5 UWG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 bb) Nichtigkeit der Marke nach §§ 97 Abs. 2, 50 MarkenG  . . . . . . . 57 cc) Verfall der Marke nach §§ 97 Abs. 2, 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 d) Freie Übertragbarkeit gefährdet die Garantiefunktion  . . . . . . . . . . . . . 59 4. Zwischenergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 II. Schutzhindernisse .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1. Fehlende Unterscheidungskraft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2. Rein beschreibende Angaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 3. Zwischenergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 III. Die Markensatzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1. Inhalt der Markensatzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 a) Gütebedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 b) Kontrolle und Sanktionsmechanismen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2. Einsichtsrecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3. Änderungen der Markensatzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 4. Zwischenergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 IV. Die Schutzschranke der rechtserhaltenden Benutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 1. Die Prüfung des § 26 MarkenG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2. Die Anwendung des § 26 MarkenG auf Kollektivmarken  . . . . . . . . . . . . 74 3. Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 a) Benutzung für zertifizierte Waren oder Dienstleistungen  . . . . . . . . . . 76 b) Benutzung für die Zertifizierungsdienstleistung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 aa) Benutzung im Sinne eines Herkunftshinweises  . . . . . . . . . . . . . . 77 bb) Benutzung im Sinne eines Gütezeichens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4. Zwischenergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 V. Die rechtsverletzende Benutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1. Die Bedeutung der Herkunftsfunktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 a) Die geschützten Markenfunktionen unter § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 b) Die geschützten Markenfunktionen unter § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 2. Markenverletzung durch Hinweis auf die Zertifizierungsdienst­leistung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3. Klagebefugnis der Nutzungsberechtigten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 4. Zwischenergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Inhaltsverzeichnis

11

VI. Verfall und Nichtigkeit der Kollektivmarke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1. Verfall nach § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 2. Verfall nach § 105 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 MarkenG  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 VII. Zusammenfassung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 D.

Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 I. Markeninhaber und Markennutzer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1. Neutralität des Markeninhabers keine Voraussetzung  . . . . . . . . . . . . . . . . 89 2. Kein Anspruch auf Nutzung der Individualmarke aus dem Markenrecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 a) Lizenzierungsanspruch aus dem Kartellrecht  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 aa) Normadressaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 bb) Die übrigen Tatbestandsvoraussetzungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 b) Lizenzierungsansprüche aus dem Lauterkeitsrecht und dem Bürgerlichen Recht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 c) Zwischenergebnis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 3. Freie Übertragbarkeit der Individualmarke  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 4. Zwischenergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 II. Schutzhindernisse .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1. Fehlende Unterscheidungskraft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 a) Maßgeblichkeit der Herkunftsfunktion  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 b) Bedeutung für den Schutz von Gütezeichen  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 2. Rein beschreibende Angaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3. Zwischenergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 III. Gütebedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 IV. Die Schutzschranke der rechtserhaltenden Benutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1. Die Markenfunktionen  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 a) Die wirtschaftlichen Funktionen der Individualmarke  . . . . . . . . . . . . . 101 aa) Die Herkunftsfunktion  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 bb) Die Qualitätsfunktion  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 cc) Die Werbefunktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 b) Die rechtlichen Funktionen der Individualmarke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 aa) Warenzeichengesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 bb) Markengesetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 cc) Die Entscheidung „L’Oréal“ des Europäischen Gerichtshofs  . 106 2. Die Bedeutung der „neuen“ Markenfunktionen für die rechtserhaltende Benutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 a) Eigenständige Auslegung der Benutzungsbegriffe  .. . . . . . . . . . . . . . . . 107 b) Keine Berücksichtigung weiterer Markenfunktionen im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3. Die funktionsgerechte Benutzung von Gütezeichen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

12

Inhaltsverzeichnis a) Die Ansicht der deutschen Rechtsprechung und der Vorlagebeschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 b) Die Auffassung des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 c) Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Vorlageverfahren  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 d) Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf  . . . . . . . . . . . . . 117 e) Die Bedeutung der Entscheidung für als Individualmarken eingetragene Gütezeichen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4. Zwischenergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 V. Die rechtsverletzende Benutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 1. Die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2. Klagebefugnis der Lizenznehmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 VI. Verfall und Nichtigkeit der Individualmarke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 VII. Zusammenfassung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

E.

Bedürfnis nach Einführung einer Gewährleistungsmarke  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 I. Anpassung der bisherigen Regelungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 1. Anerkennung unterschiedlicher Markenfunktionen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 2. Abweichende Schutzinteressen stehen der Anpassung entgegen  . . . . . . 126 II. Verweis der Gütezeicheninhaber auf die Unionsgewährleistungsmarke  . . . 128 1. Die Anzahl und Reichweite von Gütezeichen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 2. Unionsmarkenrechtlicher Einheitlichkeitsgrundsatz und das Prinzip der Koexistenz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 III. Gründe für die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke  . . . . . . 131 1. Vervielfachung von Schutzhindernissen und Löschungsgründen  . . . . . 131 2. Aufwendige Markenrecherche und fehlende Umwandlungsfähigkeit  . 132 3. Höhere Kosten der Unionsgewährleistungsmarke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 4. Unterschiedliche Marktgegebenheiten in den Mitgliedstaaten  .. . . . . . . 135 5. Vereinfachung des internationalen Markenschutzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 IV. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 2. Teil



Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Frankreich und im Vereinigten Königreich  138

A. Frankreich  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 I. Historische Entwicklung des Gütezeichenschutzes in Frankreich  . . . . . . . . . 139 1. Das Markengesetz von 1964  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 2. Das Markengesetz von 1991  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 II. Definition und Abgrenzung von Kollektivmarke, einfacher Kollektivmarke und Gewährleistungsmarke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Inhaltsverzeichnis

13

1. Die Kollektivmarke als Oberbegriff  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2. Die einfache Kollektivmarke  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 a) Der Markeninhaber  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 b) Die Markensatzung  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 3. Die Gewährleistungsmarke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 4. Das Verhältnis der Markenformen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 III. Markeninhaber und Markennutzer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 1. Neutralität des Markeninhabers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 2. Akkreditierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 a) Das Konformitätszertifikat für landwirtschaftliche Produkte und Lebensmittel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 b) Das Konformitätszertifikat nach den Vorschriften des Code de la consommation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 c) Verhältnis von Gewährleistungsmarken und Konformitätszertifikaten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 aa) Eintragung der Konformitätskennzeichen als Gewährleistungsmarke  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 bb) Beachtung der Vorschriften zur Zertifizierung bei der Eintragung einer Gewährleistungsmarke  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 3. Nutzungsberechtigung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 4. Eingeschränkte Übertragbarkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 5. Zwischenergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 IV. Schutzhindernisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 1. Fehlende Unterscheidungskraft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 2. Rein beschreibende Angaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 3. Eintragungssperre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 4. Zwischenergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 V. Die Markensatzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 1. 2. 3. 4.

Inhalt der Markensatzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Veröffentlichung der Markensatzung  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Änderungen der Markensatzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Konsequenz der fehlenden oder mangelhaften Markensatzung  . . . . . . . 168 a) Die Entscheidung „Palace“ des Cour d’appel Paris vom 13. Januar 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 b) Die Entscheidung „Logis“ des Cour d’appel Paris vom 13. März 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 c) Die Problematik der Abgrenzung der Markenformen  .. . . . . . . . . . . . . 171 5. Zwischenergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 VI. Die Schutzschranke der rechtserhaltenden Benutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 1. Anforderungen an die ernsthafte Benutzung bei Gewährleistungsmarken  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Inhaltsverzeichnis

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2. Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 3. Rechtsfolge mangelnder Benutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 4. Zwischenergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 VII. Die rechtsverletzende Benutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 1. Die zivilrechtlichen Verletzungstatbestände und die Beeinträchtigung der Garantiefunktion  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 2. Klagebefugnis der Nutzungsberechtigten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3. Die speziellen Straftatbestände für die Gewährleistungsmarke  . . . . . . . 176 4. Zwischenergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 VIII. Verfall und Nichtigkeit der Gewährleistungsmarke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 IX. Zusammenfassung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 B.

Vereinigtes Königreich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 I. Historische Entwicklung des Gütezeichenschutzes im Vereinigten Königreich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 1. Passing Off  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 2. Die Einführung der Registermarke und die „standardization trade mark“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 3. Der Trade Marks Act 1938  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 4. Der Trade Marks Act 1994  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 II. Definition und Abgrenzung von Individualmarke, Kollektivmarke und Gewährleistungsmarke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 1. 2. 3. 4.

Die Kollektivmarke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Die Gewährleistungsmarke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Verhältnis von Gewährleistungsmarke und Kollektivmarke  . . . . . . . . . . 188 Verhältnis von Gewährleistungsmarke und Individualmarke  . . . . . . . . . 190 a) Die Eintragung von Gewährleistungsmarke und Individualmarke für einen Inhaber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 b) Die Nutzung der Individualmarke wie eine Gewährleistungsmarke  192 5. Zwischenergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 III. Markeninhaber und Markennutzer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 1. Neutralität des Markeninhabers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 2. Kompetenz zur Zertifizierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 3. Nutzungsberechtigung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 4. Übertragbarkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 5. Zwischenergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 IV. Schutzhindernisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 1. Fehlende Unterscheidungskraft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 2. Rein beschreibende Angaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 3. Zwischenergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 V. Markensatzung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Inhaltsverzeichnis

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1. Inhalt der Markensatzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 2. Einsichtsrecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 3. Änderungen der Markensatzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 4. Konsequenzen bei fehlender oder mangelhafter Markensatzung  . . . . . 205 5. Zwischenergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 VI. Die Schutzschranke der rechtserhaltenden Benutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 1. Anforderungen an die ernsthafte Benutzung bei Gewährleistungsmarken  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 2. Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 VII. Die rechtsverletzende Benutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 1. Die Beeinträchtigung der Garantiefunktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 2. Klagebefugnis der Nutzungsberechtigten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 VIII. Verfall und Nichtigkeit der Gewährleistungsmarke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 IX. Zusammenfassung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 3. Teil A.

Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland  213 Grundlagen für die Erarbeitung der Vorschriften zur Gewährleistungsmarke  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 I. Die Garantiefunktion und die Verortung des Gütezeichenschutzes im Markenrecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 II. Der Rechtsvergleich als Erkenntnisquelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 III. Die Markenrechtsrichtlinie als Rahmen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 IV. Die Unionsmarkenverordnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 V. Zusammenfassung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

B.

Die Regelungen im Einzelnen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 I. Definition der Gewährleistungsmarke und Abgrenzung zu den anderen Markenformen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 1. Definition der Gewährleistungsmarke  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 2. Verbindlichkeit der Markenform  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 3. Maßnahmen zur Abgrenzung der Markenformen und deren Durchsetzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 a) Abgrenzung der Markenformen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 b) Kennzeichnung der Gewährleistungsmarke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 c) Besondere Schutzhindernisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 d) Verfallsgründe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 4. Umgang mit eingetragenen Gütezeichen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 5. Gleichzeitige Eintragung von Gewährleistungsmarke und Kollektivoder Individualmarke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

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Inhaltsverzeichnis II. Markeninhaber und Markennutzer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 1. Person des Markeninhabers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 a) Keine Verbandsstruktur erforderlich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 b) Vorgaben der Markenrechtsrichtlinie  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 2. Neutralität und Unabhängigkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 a) Ausschluss der gewerblichen Tätigkeit des Gewährleistungsmarkeninhabers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 b) Umfang des Ausschlusses der gewerblichen Tätigkeit  .. . . . . . . . . . . . 235 aa) Rechtliche oder wirtschaftliche Trennung  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 (1) Verbände .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 (2) Wirtschaftlich verbundene Unternehmen  .. . . . . . . . . . . . . . . . 236 bb) Art der gewerblichen Tätigkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 c) Verbot der Gewinnorientierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 d) Absicherung der Neutralität und Unabhängigkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 3. Kompetenz zur Zertifizierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 4. Nutzungsberechtigung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 5. Übertragbarkeit, dingliche Rechte und Zwangsvollstreckung  . . . . . . . . 245 a) Einschränkung der Übertragbarkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 b) Ausschluss dinglicher Rechte und der Zwangsvollstreckung  . . . . . . 247 III. Schutzhindernisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 1. Fehlende Unterscheidungskraft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 2. Rein beschreibende Angaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 3. Eintragungssperre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 IV. Die Markensatzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 1. Inhalt der Markensatzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 a) Angaben zum Markeninhaber und zur Gewährleistungsmarke  .. . . . 256 b) Nutzungsberechtigte .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 c) Die gewährleisteten Eigenschaften  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 d) Kontrolle und Sanktionsmechanismen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 e) Gebühren .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 f) Streitschlichtungsmechanismus  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 2. Veröffentlichung der Markensatzung  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 3. Änderungen der Markensatzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 V. Die Schutzschranke der rechtserhaltenden Benutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 1. Die funktionsgerechte Benutzung der Gewährleistungsmarke  .. . . . . . . 263 2. Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 VI. Die rechtsverletzende Benutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 1. Die Beeinträchtigung der Garantiefunktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 2. Klagebefugnis der Nutzungsberechtigten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 3. Spezielle Straftatbestände  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Inhaltsverzeichnis

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VII. Verfall und Nichtigkeit  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 1. Zweck der besonderen Löschungstatbestände  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 2. Inhalt der besonderen Löschungstatbestände  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 VIII. Zusammenfassung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Zusammenfassung  274 Literaturverzeichnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Sachwortregister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Abkürzungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis

a. A. andere Ansicht a. a. O. am angegebenen Ort ABlEG Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften ABlEU Amtsblatt der Europäischen Union Abs. Absatz A. C. Appeal Cases ADCCPA Association pour le Développement de la Certification de Conformité de Produit Agro-alimentaire AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union a. F. alte Fassung AIPPI Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (International Association for the Protection of Intellectual Property) ALD Acutalité Legislative Dalloz amtl. Begr. amtliche Begründung Anm. Anmerkung Ann. propr. ind. Annales de la propriété industrielle, artistique et litteraire Art. Artikel Bd. Band bearb. v. bearbeitet von Beav Beavan’s Reports (Chancery) BeckOK Beck’scher Online-Kommentar Beschl. Beschluss BGB Bürgerliches Gesetzbuch BGBl. Bundesgesetzblatt BGE Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts BGer Schweizerisches Bundesgericht BGH Bundesgerichtshof BKartA Bundeskartellamt BlPMZ Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen BMJV Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz BPatG Bundespatentgericht BPatGE Entscheidungen des Bundespatentgerichts bspw. beispielsweise BT-Drucks. Deutscher Bundestag Drucksache

Abkürzungsverzeichnis

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CA Cour d’appel Cass. Cour de cassation Cass. civ. Cour de cassation, chambre civile Cass. com. Cour de cassation, chambre commerciale Cass. soc. Cour de cassation, chambre sociale CCC Contrats-Concurrence-Consommation CEPRAL Association d’organismes certificateurs du domaine agroalimentaire Ch. Law Reports, Chancery Devision CHB Computerrechts-Handbuch Code rural Code rural et de la pêche maritime COFRAC Comité français d’accréditation CPI Code de la propriété intellectuelle CR Computer und Recht D. Recueil Dalloz ders. derselbe DNA Deutscher Normenausschuss DPA Deutsches Patentamt DPMA Deutsches Patent- und Markenamt DPMAV Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt dt. deutsch Einl. Einleitung EIPR European Intellectual Property Review Entsch. Entscheidung E.T.M.R. European Trade Mark Reports EU Europäische Union EuG Gericht der Europäischen Union EuGH Europäischer Gerichtshof EUIPO Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (European Union Intellectual Property Office) EUV Vertrag über die Europäische Union EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht e. V. eingetragener Verein EWCA (Civ) England & Wales Court of Appeal (Civil Division) EWHC (Ch) England & Wales High Court of Justice (Chancery Division) f. folgende [Seite] ff. folgende [Seiten] Fasc. Fascicule FMCG Fast Moving Consumer Goods Fn. Fußnote FOI Freedom Of Information

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Abkürzungsverzeichnis

frz. französisch FS Festschrift F.S.R. Fleet Street Report GMBl. Gemeinsames Ministerialblatt GMV Gemeinschaftsmarkenverordnung 207/2009/EG GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil GRUR-Prax Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht GRUR-RR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report GütezeichenVO Gütezeichenverordnung GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen HABM Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt HK Heidelberger Kommentar HL House of Lords Hrsg. Herausgeber hrsg. v. herausgegeben von INPI Institut National de la Propriété Industrielle INTA International Trademark Association INTERBEV Interprofession Bétail & Viande IPO Intellectual Property Office IPRB IP-Rechtsberater IRPI Institut de recherche en propriété intellectuelle ISO International Organization for Standardization i.V.m. in Verbindung mit JCl. Conc.-Cons. JurisClasseur Concurrenc – Consommation JCl. Environnement JurisClasseur Environnement et Développement durable JCl. Marques – JurisClasseur Marques – Dessins et modèles Dessins et modèles JCP G JurisClasseur périodique (La Semaine Juridique), édition générale JIPLP Journal of Intellectual Property Law & Practice JORF Journal officiel de la République Française (französisches Amtsblatt) JZ JuristenZeitung Kap. Kapitel Kom. Europäische Kommission LFBG Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch LG Landgericht lit. littera (lat. Buchstabe)

Abkürzungsverzeichnis

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LS Leitsatz MaMoG Markenrechtsmodernisierungsgesetz MarkenG Markengesetz MarkenR Markenrecht MIP Managing Intellectual Property Mitt. Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte MMA Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen) MRRL Markenrechtsrichtlinie 2015/2436/EU MRRL 2008 Markenrechtsrichtlinie 2008/95/EG MRRL 1989 Markenrechtsrichtlinie 89/104/EWG MSchG Markenschutzgesetz (der Schweiz) MüKo Münchener Kommentar NJW Neue Juristische Wochenschrift NJWE WettbR Neue Juristische Wochenschrift – Entscheidungsdienst Wettbewerbsrecht Nr. Nummer OLG Oberlandesgericht PAN Practice Amendment Notice PatKostG Patentkostengesetz PIBD Propriété industrielle Bulletin documentaire PMMA Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Protokoll zum Madrider Markenabkommen) Propr. ind. Propriété industrielle Propr. intell. Propriétés intellectuelles PVÜ Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums RAL RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. RefE MaMoG Referentenentwurf zum Markenrechtsmodernisierungsgesetz Reg.-Nr. Registernummer Rev. sociétés Revue des sociétés RGBl. Reichsgesetzblatt RIPIA Revue internationale de la propriété industrielle et artistique Rn. Randnummer R.P.C. Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases RTD com. Revue trimestrielle de droit commercial S. Seite SCT Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications der World Intellectual Property Organization

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Abkürzungsverzeichnis

SJZ Schweizerische Juristen-Zeitung Slg. Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Gerichts Stan. L. Rev. Stanford Law Review st. Rspr. ständige Rechtsprechung TGI Tribunal de Grande Instance TMA Trade Marks Act 1994 TMA 1938 Trade Marks Act 1938 TMA 1905 Trade Marks Act 1905 TMR Trade Marks Rules u. und u. a. unter anderem UAbs. Unterabsatz UMV Unionsmarkenverordnung Urt. Urteil USPTO United States Patent and Trademark Office UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb v. von vgl. vergleiche WBG Warenbezeichnungsgesetz WIPO World Intellectual Property Organization WRP Wettbewerb in Recht und Praxis WuW Wirtschaft und Wettbewerb WuW/E BGH Wirtschaft und Wettbewerb Entscheidungssammlung Bundesgerichtshof WuW/E DE-R Wirtschaft und Wettbewerb Entscheidungssammlung zum Kartellrecht – Deutsche Rechtsprechung WZG Warenzeichengesetz z. B. zum Beispiel ZHR Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht ZLR Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht ZPO Zivilprozessordnung ZStV Zeitschrift für Stiftungs- und Vereinswesen

Einleitung A.  Anlass der Untersuchung Die Waren- und Dienstleistungsvielfalt in Deutschland wächst beständig. Die zunehmende Globalisierung, sinkende Produktions- und Transportkosten, die Verkürzung der Produktlebenszyklen sowie die Eröffnung neuer Vertriebskanäle über das Internet führen zu einem steigenden Angebot.1 Nach einer Studie der Roland Berger GmbH hat sich die Produktvielfalt in den Jahren 1997 bis 2012 in allen großen Industriesektoren (Automobil, Chemie, Maschinenbau, FMCG2, Pharmazie) mehr als verdoppelt.3 Eine Betrachtung der über das Internetversandhaus Amazon vertriebenen Produkte veranschaulicht die Zunahme des Produktangebots. Während im November 2014 über amazon.de ca. 149.000.000 Produkte angeboten wurden4, stieg die Produktzahl bis Dezember 2016 auf ca. 284.000.000 Produkte5. Die Vorteile der wachsenden Vielfalt an Waren und Dienstleistungen für den Verbraucher liegen auf der Hand. Je größer das Angebot, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein den Bedürfnissen des Verbrauchers entsprechendes Produkt existiert6. Befinden sich auf dem Markt ähnliche Produkte in verschiedenen Preiskategorien und Qualitätsstufen, kann der Kunde die Produkte vergleichen und das Produkt auswählen, das seinen Präferenzen am nächsten kommt.7 Legt er auf ganz spezifische Eigenschaften Wert, ist bei hoher Produktdichte die Chance größer, ein entsprechendes Produkt zu finden.8 Der positive Effekt der Produktvielfalt kann sich jedoch ins Negative kehren, wenn Produktsuche, -vergleich und -auswahl zu viel Zeit in Anspruch nehmen

1 Vgl.

Esch, Strategie und Technik der Markenführung, S. 26 f. Fast Moving Consumer Goods, dt. schnelldrehende Produkte. 3  Roland Berger Strategy Consultants, Mastering Product Complexity, S. 5. 4 http://marketplace-analytics.de/blog-amazon-sortimentgroesse-laender-vergleich (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 5  Ergebnis einer leeren Suchanfrage auf www.amazon.de am 28. 12. 2016 durch Eingabe von „[]“ in das Suchfeld. Als Ergebnis zeigt amazon.de alle Produkte inklusive digitaler Güter an. 6  Riemenschneider, Der Wert von Produktvielfalt, S. 3. 7  Riemenschneider, Der Wert von Produktvielfalt, S. 3. 8  Riemenschneider, Der Wert von Produktvielfalt, S. 3. 2 

Einleitung

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und sich der Verbraucher überfordert fühlt.9 Entscheidungskonflikte aufgrund des Vorhandenseins mehrerer bedarfsgerechter Produkte werden wahrscheinlicher und können dazu führen, dass der Kunde gar nicht wählt.10 Fehlende Marktund Gütetransparenz können die Auswahl noch erschweren.11 Wenn der Verbraucher keinen Zugriff auf die für ihn relevanten Produktinformationen hat, kann er keine interessengerechte Entscheidung treffen. Das zeigt sich besonders bei Erfahrungs- und Vertrauensgütern, die der Verbraucher anders als Suchgüter nicht beim Einkauf auf ihre Qualität untersuchen kann.12 Die Qualität von Erfahrungsgütern, wie zum Beispiel Konserven, kann der Verbraucher erst nach dem Konsum feststellen und sein Kaufverhalten nur zukünftig an die gemachten Erfahrungen anpassen.13 Bei Vertrauensgütern, wie beispielsweise Dienstleistungen von Ärzten oder Rechtsanwälten, ist ihm selbst nach der Inanspruchnahme eine Bewertung der Qualität kaum möglich.14 Wenn der Verbraucher nicht in der Lage ist, die Qualität der Waren oder Dienstleistungen zu erkennen und seine Kaufentscheidung daran auszurichten, fehlt Produzenten der Anreiz, Waren oder Dienstleistungen hoher Qualität anzubieten.15 Das kann zu einem allgemeinen Absinken der Durchschnittsqualität führen.16 Unternehmen und Dritte versuchen dem entgegenzusteuern und den Verbraucher über die Produktqualität aufzuklären. Teilweise ist er dadurch einer wahren Informationsflut ausgesetzt17: von Produktangaben der Hersteller und Händler, über Warentests, Verbrauchermagazinen bis hin zu Vergleichs- und Bewertungs9 

Bormann/Hurth, Hersteller- und Handelsmarketing, S. 350 f.; Huffmann/Kahn, Journal of Retailing 1998, 491 (491); Iyengar/ Lepper, Journal of Personality and Social Psychology 2000, 995 (1004); Riemenschneider, Der Wert von Produktvielfalt, S. 399. 10  Riemenschneider, Der Wert von Produktvielfalt, S. 400; Esch, Strategie und Technik der Markenführung, S. 31; Huffmann/Kahn, Journal of Retailing 1998, 491 (491); Tversky/ Shafir, Psychological Science 1992, 358 (358). 11  Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 43. 12  Van den Bergh/Lehmann, GRUR Int. 1992, 588 (591); Kuß/Tomczak, Käuferverhalten, S. 109; Wiebe, WRP 1993, 74 (78). 13  Van den Bergh/Lehmann, GRUR Int. 1992, 588 (591); Kuß/Tomczak, Käuferverhalten, S. 109; Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 173. 14  Van den Bergh/Lehmann, GRUR Int. 1992, 588 (591); Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 173; Kuß/Tomczak, Käuferverhalten, S. 109. 15  Van den Bergh/Lehmann, GRUR Int. 1992, 588 (591); Wiebe, WRP 1993, 74 (78); Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 174. 16 Ebenda. 17  Esch, Strategie und Technik der Markenführung, S. 28; Fischer, WRP 2009, 408 (408); Peifer, WRP 2008, 556 (562); Pepels, Käuferverhalten, S. 87; Winkler, Der Aufbau von Qualitätssignalen durch Werbung, S. 23; Baldauf, Werbung mit Gütesiegeln und Test­ ergebnissen, S. 7.

A.  Anlass der Untersuchung

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portalen steht ihm eine Fülle an Informationen zur Verfügung. Diese Menge an Informationen kann der Verbraucher kaum verarbeiten.18 Nur bei Kaufentscheidungen, die er als besonders risikoreich empfindet, wird er bereit sein, den mit der Informationsbeschaffung und -verarbeitung verbundenen Aufwand in Kauf zu nehmen.19 Den Großteil der Kaufentscheidungen trifft der Verbraucher dagegen anhand von Schlüsselinformationen, die Produktinformationen in sich bündeln und für die Kaufentscheidung als besonders wichtig erachtete Kriterien enthalten.20 Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie leicht zugänglich und eng mit dem Produkt verbunden sind.21 Ein klassisches Beispiel ist die Marke.22 Rechtlich hat sie in erster Linie die Funktion, Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen und von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.23 Wirtschaftlich dient eine erfolgreich lancierte Marke unter anderem der Orientierung und Wiedererkennung durch den Verbraucher (Orientierungs- und Identifikationsfunktion), der Vertrauensbildung (Vertrauensfunktion), der Bewerbung des Produktes (Werbefunktion) und als Indikator für eine bekannte und gleichbleibende Qualität (Qualitätsfunktion).24 Ein Kunde, der von einer Marke überzeugt ist, wird darunter vermarktete Produkte immer wieder kaufen.25 Der Aufbau der Markentreue und eines solchen Goodwill kostet jedoch viel Zeit und Geld.26 Insbesondere den Kunden spezifische Qualitätsstandards zu vermitteln, denen die Produkte genügen, erfordert aufwendige Werbemaßnahmen, für welche kleinen und mittleren Unternehmen oftmals die nötigen Mittel fehlen.27

18  Esch, Strategie und Technik der Markenführung, S. 28; Kuß/Tomczak, Käuferverhalten, S. 116; Pepels, Käuferverhalten, S. 87; Winkler, Der Aufbau von Qualitätssignalen durch Werbung, S. 10, 23. 19  Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 56; Kroeber-Riel/Gröppel-Klein, Konsumentenverhalten, S. 353; Kuß/Tomczak, Käuferverhalten, S. 108 f. 20  Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 50 f.; Kroeber-Riel/Gröppel-Klein, Konsumentenverhalten, S. 377; Kuß/Tomczak, Käuferverhalten, S. 122; Winkler, Der Aufbau von Qualitätssignalen durch Werbung, S. 10 f.; Hemker, Missbrauch von Gütezeichen, S. 37. 21 Vgl. Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 69. 22  Kroeber-Riel/Gröppel-Klein, Konsumentenverhalten, S. 377; Kuß/Tomczak, Käuferverhalten, S. 122; Sattler, Herkunfts- und Gütezeichen im Kaufentscheidungsprozeß, S. 1; Winkler, Der Aufbau von Qualitätssignalen durch Werbung, S. 11. 23  Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 1. 24  Bruhn, in: Bruhn, Handbuch Markenführung, Bd. 1, S. 31. 25 Vgl. Kuß/Tomczak, Käuferverhalten, S. 105. 26  Wiebe, WRP 1993, 74 (78). 27  Schirmer, Rationalisierung 1981, 186 (188).

Einleitung

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Eine kostengünstigere Alternative können Gütezeichen sein.28 Diese Zeichen kennzeichnen Waren oder Dienstleistungen nach ihrer Beschaffenheit und weisen auf die Einhaltung bestimmter Gütestandards hin.29 Sie heben die Gesamtqualität oder bestimmte Teileigenschaften der Ware oder Dienstleistung hervor,30 wie zum Beispiel die Erfüllung besonderer Sicherheitsanforderungen oder die Verwirklichung bestimmter Umwelt- und Sozialstandards. Die Einhaltung der Gütebedingungen gewährleistet eine objektive Stelle, wodurch das Vertrauen des Verkehrs in das Gütezeichen steigt.31 Da der Gütezeicheninhaber regelmäßig mehreren Unternehmen die Verwendung gestattet, reduziert sich der vom Einzelnen zu tragende Anteil an den Kosten, die für die Bekanntmachung des mit dem Gütezeichen verbundenen Qualitätsversprechens entstehen.32 Gütezeichen haben den Vorteil, dass sie wie Marken direkt am Produkt angebracht werden können und dem Verbraucher als Schlüsselinformation dienen.33 Sie beeinflussen die Qualitätswahrnehmung positiv.34 Da sie dem Kunden Sicherheit und Transparenz bezüglich der Qualität vermitteln, kann er leichter eine Kaufentscheidung fällen.35 So gaben beispielsweise bei einer im Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführten Umfrage 67 % der befragten Unionsbürger an, beim Kauf von Nahrungsmitteln auf eine Gütekennzeichnung zu achten.36 Besonders hilfreich können Gütezeichen beim Erwerb von Erfahrungs- und Vertrauensgütern sein, über deren Qualität sich der Verbraucher im Zeitpunkt des Einkaufs sonst keine Vorstellung bilden kann. Insofern können sie als Mittel dienen, einem Absinken der Durchschnittsqualität dieser Güter entgegenzuwirken.37 Die positiven Effekte der Gütezeichen haben in den letzten Jahren zu einer Zunahme von Gütezeichen im Markt geführt.38 Der Bundesverband Die Verbraucher Initiative e. V. schätzt, dass es in Deutschland derzeit weit über 1.000 Label, 28 

Schirmer, Rationalisierung 1981, 186 (188). Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (660); Haenraets/Ingwald/Haselhoff, der markt 2012, 147 (149). 30  Sattler, Herkunfts- und Gütezeichen im Kaufentscheidungsprozeß, S. 9. 31  Fischer, WRP 2009, 408 (408); Wiebe, WRP 1993, 74 (78). 32  Kroeber-Riel/Gröppel-Klein, Konsumentenverhalten, S. 350; Schirmer, Rationalisierung 1981, 186 (188); Wiebe, WRP 1993, 74 (78). 33  Schirmer, Rationalisierung 1981, 186 (188); Baldauf, Werbung mit Gütesiegeln und Testergebnissen, S. 7; Hemker, Missbrauch von Gütezeichen, S. 37. 34  Haenraets/Ingwald/Haselhoff, der markt 2012, 147 (160). 35  Haenraets/Ingwald/Haselhoff, der markt 2012, 147 (159). 36  Kom., Spezial Eurobarometer 389, S. 25. 37  Wiebe, WRP 1993, 74 (78); Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 176. 38  Fischer, WRP 2009, 408 (408); Haenraets/Ingwald/Haselhoff, der markt 2012, 147 (147); Weidert, GRUR-Prax 2010, 351 (351). 29 

A.  Anlass der Untersuchung

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Siegel und Gütezeichen gibt.39 Entsprechend groß ist der Bedarf von Unternehmen und Verbänden, Gütezeichen rechtlich schützen zu können. Gütezeichen werden den Kunden nur vom Kauf überzeugen, wenn er ihnen vertrauen kann. Für den Inhaber gilt es daher zu verhindern, dass andere sein Gütezeichen missbrauchen und für Waren oder Dienstleistungen schlechterer Qualität verwenden. Um Unbefugte von der Nutzung ausschließen zu können, melden Inhaber ihre Gütezeichen daher oftmals als Marke an. Einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union wie Frankreich40 oder das Vereinigte Königreich41 bieten für den kennzeichenrechtlichen Schutz von Gütezeichen schon seit langem eine spezielle Markenform an: die sogenannte Garantie- oder Gewährleistungsmarke.42 Die Markenrechtsrichtlinie 2008/95/EG43 (MRRL 2008) sowie die neue Markenrechtsrichtlinie 2015/2436/EU44 (MRRL), deren Regelungen die Mitgliedstaaten nach Art. 54 Abs. 1 MRRL bis zum 14. Januar 2019 umsetzen müssen, stellen es den Mitgliedstaaten frei, eine nationale Garantie- oder Gewährleistungsmarke einzuführen.45 Deutschland hat von dieser Möglichkeit bisher keinen Gebrauch gemacht. Eine besondere Markenform für den Schutz von Gütezeichen existiert nicht. Inhaber von Gütezeichen sind jedoch nicht völlig schutzlos gestellt. Sie behelfen sich, indem sie ihre Gütezeichen als Kollektiv- und Individualmarken eintragen lassen.46 Da diese Markenformen nicht speziell auf den Schutz von Gütezeichen abgestimmt sind, wirft dies aber immer wieder Probleme auf. Das hat sich zuletzt in einem Vorlageverfahren des Oberlandesgerichts Düsseldorf vor dem Europäischen Gerichtshof gezeigt, das die Frage der rechtserhaltenden Benutzung von als Gemeinschaftsindividualmarken eingetragenen Gütezeichen behandelte.47 Denn auch auf Unionsebene wurden Gütezeichen bislang nur über die gewöhnlichen Markenformen der Gemeinschaftsindividual- oder Gemeinschafts-

39 

http://label-online.de/ueber-label-online/ (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). Art. L715 – 1 bis L715 – 3 Code de la propriété intellectuelle. 41  § 50 i. V. m. Anhang 2 Trade Marks Act. 42  Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (658); Kilmer, INTA Bulletin 2013, Bd. 68, Nr. 22, S. 6. 43  Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 22. 10. 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marke, AblEU Nr. L 299 v. 08. 11. 2008, S.  25 – 33. 44  Richtlinie 2015/2436/EU des Europäischen Parlaments und des Rates v. 16. 12. 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marke, AblEU Nr. L 336 v. 23. 12. 2015, S.  1 – 26. 45  Art. 15 Abs. 1 MRRL 2008; Art. 28 Abs. 1 MRRL. 46  Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (661). 47  EuGH GRUR 2017, 816 – Internationales Baumwollzeichen. 40 

Einleitung

28

kollektivmarken geschützt.48 Die Gemeinschaftsmarkenverordnung 207/2009/ EG49 (GMV) sah keine Garantie- oder Gewährleistungsmarke vor. Erst mit der Verordnung (EU) Nr. 2015/242450, die seit dem 23. März 2016 rechtsverbindlich war, hat der Unionsgesetzgeber die Gemeinschaftsmarkenverordnung in Unionsmarkenverordnung (UMV a. F.) umbenannt und eine eigene Markenform für Gütezeichen eingeführt: die Unionsgewährleistungsmarke. Regelungen zur Unionsgewährleistungsmarke fanden sich in Art. 74a bis 74k UMV a. F. Sie sollten zum 01. Oktober 2017 in Kraft treten. Da die Unionsmarkenverordnung a. F. aufgrund der vielen Änderungen unübersichtlich geworden war und zahlreiche Artikel mit Buchstaben enthielt, entschied sich der Unionsgesetzgeber jedoch zuvor, die Verordnung neu zu kodifizieren. Die Unionsmarkenverordnung 2017/1001/EU51 (UMV) gilt seit dem 01. Oktober 2017 und enthält die Regelungen zur Unionsgewährleistungsmarke in Art. 83 bis 93 UMV. Anlässlich der Umsetzung der neuen Markenrechtsrichtlinie hat die Bundesregierung nun ebenfalls die Initiative ergriffen, eine nationale Gewährleistungsmarke einzuführen. Der Anfang Februar 2017 veröffentlichte Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zur Modernisierung des Markenrechts (RefE MaMoG)52 enthält in §§ 106a bis 106h Vorschriften zur Gewährleistungsmarke. Die neue Markenform soll der Bedeutung von Gütezeichen für die Wirtschaft Rechnung tragen und die Garantiefunktion in den Vordergrund stellen.53 Das Gesetzgebungsvorhaben bietet Anlass, sich mit dem markenrechtlichen Schutz von Gütezeichen auseinanderzusetzen.

48 

Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (124 f.). Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. 02. 2009 über die Gemeinschaftsmarke, AblEU Nr. L 78 v. 24. 03. 2009, S. 1 – 42. 50 Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren, AblEU Nr. L 341 v. 24. 12. 2015, S. 21 – 94. 51  Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke, AblEU Nr. L 154 v. 16. 06. 2017, S. 1 – 99. 52  Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marke – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) v. 31.  01.  2017, abrufbar unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_MaMoG.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 53  RefE MaMoG, S. 2. 49 

B.  Gang und Gegenstand der Untersuchung

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B.  Gang und Gegenstand der Untersuchung Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem markenrechtlichen Schutz von Gütezeichen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Fragen, ob Gütezeichen in Deutschland eines besonderen Kennzeichenschutzes bedürfen und wie dieser ausgestaltet sein müsste. Die Entwicklungen auf Unionsebene geben Anlass, darüber nachzudenken, ob die Einführung einer Gewährleistungsmarke in Deutschland sinnvoll wäre. Dafür wird zunächst in einem ersten Teil die aktuelle Lage des markenrechtlichen Schutzes von Gütezeichen in Deutschland beleuchtet. Die Probleme, die der Schutz von Gütezeichen als Kollektiv- und Individualmarken bereitet, werden herausgearbeitet, um anschließend beurteilen zu können, ob ein Bedürfnis für die Einführung einer Gewährleistungsmarke besteht. Ein zweiter Teil enthält Länderberichte zu Frankreich und dem Vereinigten Königreich. In ihnen wird untersucht, wie dort die Regelungen zur Gewährleistungsmarke ausgestaltet sind und in der Praxis funktionieren. In einem dritten Teil wird mithilfe der Erkenntnisse aus einer rechtsvergleichenden Betrachtung und unter Berücksichtigung des unionsrechtlichen Kontextes erarbeitet, welche Regelungen bei der Einführung einer Gewährleistungsmarke in Deutschland zu treffen wären, um Gütezeichen effizient zu schützen. Soweit im Referentenentwurf diesbezüglich Nachbesserungsbedarf besteht, wird darauf hingewiesen. Der Fokus der Arbeit liegt dabei auf einer markenrechtlichen Betrachtung. Kein Gegenstand der Untersuchung ist der ergänzende Kennzeichenschutz von Gütezeichen aus dem Wettbewerbs-, Delikts- oder sonstigem Zivilrecht.54 Dieser kann insbesondere eingreifen, wenn Gütezeichen ohne die erforderliche Genehmigung oder sonst auf irreführende Weise genutzt werden.55 Das Bedürfnis nach Einführung einer Gewährleistungsmarke beeinflusst er jedoch nicht, da er keinen umfassenden Kennzeichenschutz bietet und oftmals ein Wettbewerbsverhältnis erfordert, das zwischen dem Gütezeicheninhaber und dem rechtswidrig Nutzenden in der Regel nicht besteht56. Ebenfalls kein Gegenstand der Untersuchung ist das Spezialproblem des markenrechtlichen Schutzes geografischer Herkunftsangaben.57 Nach Art. 28 Abs. 4 und Art. 29 Abs. 3 MRRL steht es den Mitgliedstaaten frei, ob sie den markenrechtlichen Schutz von Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeich54 Siehe zum ergänzenden Kennzeichenschutz von Gütezeichen: Baldauf, Werbung mit Gütesiegeln und Testergebnissen, S. 30 – 122; Hemker, Missbrauch von Gütezeichen, S.  71 – 124 und S.  137 – 208; Rinklake, Das Werberecht der Qualitätskennzeichen, S.  178 – 207. 55  Siehe beispielsweise § 3 Abs. 3 i. V. m. Anh. Nr. 2 und § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG. 56  Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (496). 57 Siehe zum Schutz geografischer Herkunftsangaben als Gewährleistungsmarken Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (188).

30

Einleitung

nung der geografischen Herkunft von Waren oder Dienstleistung dienen, zulassen und ob sie diesen in die Gewährleistungs- oder Kollektivmarke integrieren. Im deutschen Markenrecht sind geografische Herkunftsangaben über §§ 126 bis 139 MarkenG besonders geschützt. Sie können nach § 99 MarkenG als Kollektivmarke eingetragen werden. Für diese Lösung hat sich auch der Unionsgesetzgeber entschieden und in Art. 74 Abs. 2 UMV vorgesehen, dass Unionskollektivmarken aus geografischen Herkunftsangaben bestehen können. Der Schutz geografischer Herkunftsangaben ist Gegenstand zahlreicher juristischer Abhandlungen58 und würde über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. Die vorliegende Arbeit bedient sich der Methode der Rechtsvergleichung als einer Erkenntnisquelle für die Erarbeitung von Regelungsvorschlägen für die nationale Gewährleistungsmarke. Eine rechtsvergleichende Betrachtung weitet den Blick für neue Lösungsmodelle und sensibilisiert für praktische Probleme.59 Auch wenn sich eine unreflektierte Übernahme fremder Modelle verbietet, können die Erfahrungen anderer Länder für die Erarbeitung der Regelungen zur Gewährleistungsmarke nutzbar gemacht werden, um die angemessenste Lösung des rechtlichen Problems zu erkennen.60 Das Markenrecht ist stark europäisiert.61 Die nationalen Markenrechte sind durch Richtlinien in großem Umfang harmonisiert. Die fortschreitende Annäherung der mitgliedstaatlichen Markenrechte lässt einen Blick in die Rechtsordnungen anderer Mitgliedstaaten dort als sinnvoll erscheinen, wo dem nationalen Gesetzgeber noch Entscheidungsspielräume verbleiben. Ein Rechtsvergleich mit den Rechten anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist dabei einem Vergleich mit Drittstaaten wie den Vereinigten Staaten von Amerika62 oder Australien63, deren Markenrechte ebenfalls Gewährleistungsmarken vorsehen, vorzuziehen. Da die Markenrechte der Mitgliedstaaten durch die Harmonisierung 58  Siehe beispielsweise Michel, Der Schutz geografischer Herkunftsangaben durch das Markenrecht und certification marks; Omsels, Geografische Herkunftsangaben; Schröter, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben nach Marken-, Wettbewerbs- und Registerrecht in Deutschland und der Schweiz; Dück, WRP 2011, 1107 – 1116; Fassbender/ Herbrich, GRUR Int. 2014, 765 – 773; Loschelder, GRUR 2016, 339 – 346; Reinhart, WRP 2003, 1313 – 1320. 59  Kischel, Rechtsvergleichung, S. 54, 60; Siems, Comparative Law, S. 3; Zweigert/ Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 15 60  Koch/Magnus/Winkler von Mohrenfels, IPR und Rechtsvergleichung, S. 278; Kischel, Rechtsvergleichung, S. 60; Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 15; vgl. Sacco/Rossi, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 26. 61  Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, Einl. Rn.17. 62  § 4 (15 U.S.C. § 1054), Trademark Act of 1946, as Amended, Public Law 79 – 489, Chapter 540, Approved July 5, 1946; 60 STAT. 427. 63  Art. 168 – 183 Trade Marks Act 1994, Trade Marks Act 1994 v. 13. 12. 1994, Act. No. 156 of 1994.

B.  Gang und Gegenstand der Untersuchung

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in vielen Bereichen gleiche Strukturen aufweisen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, Lösungsmodelle aus einem anderen Mitgliedstaat auf das deutsche Recht übertragen zu können, als dies bei Drittstaaten der Fall wäre. Gleichzeitig hat Art. 15 MRRL 2008 bisher so wenige Vorgaben zur Gewährleistungsmarke gemacht, dass aufgrund des großen Umsetzungsspielraums einige Unterschiede bei der Ausgestaltung der Rechtsinstitute in den verschiedenen Mitgliedstaaten zu erwarten sind. Nach Art. 15 Abs. 1 MRRL 2008 steht es den Mitgliedstaaten frei, Garantie- oder Gewährleistungsmarken einzuführen und für diese neben Art. 3 und 12 MRRL 2008 weitere Schutzhindernisse und Löschungsgründe vorzusehen, soweit es die Funktion der Marke erfordert. Weitere Vorgaben enthält Art. 15 MRRL 2008 nicht. Die Regelungen, welche die Mitgliedstaaten zur Gewährleistungsmarke getroffen haben, dürften daher deutlich variieren. Es bietet sich ein Vergleich mit Mitgliedstaaten an, die schon seit längerer Zeit Gewährleistungsmarken kennen und mit der rechtlichen Umsetzung praktische Erfahrungen gesammelt haben. Frankreich64 und das Vereinigte Königreich65 haben seit längerer Zeit nationale Vorschriften zur Gewährleistungsmarke. In diesen Ländern sind auch schon einige Gerichtsentscheidungen zu Gewährleistungsmarken ergangen. Daraus dürften sich Erkenntnisse zu den Problemen der praktischen Anwendung der Regelungen zur Gewährleistungsmarke gewinnen lassen. Da ihre Rechtsordnungen mit dem romanischen Rechtskreis und dem Rechtskreis des Common Law zwei unterschiedlichen Rechtskreisen entstammen, ist ihr Blick auf das Rechtsinstitut ein anderer. Unterschiede zeigen sich schon darin, dass sich die Gewährleistungsmarke in Frankreich als Unterform der Kollektivmarke entwickelte, während im Vereinigten Königreich die Gewährleistungsmarke vor der Kollektivmarke existierte. Ziel der Rechtsvergleichung ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Regelungsmodelle in Frankreich und dem Vereinigten Königreich zu ermitteln und daraus Inspiration für eine passende Regelung der Gewährleistungsmarke in Deutschland zu gewinnen.

64  Art. L715 – 1 bis L715 – 3 Code de la propriété intellectuelle, Loi n° 92 – 597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, JORF v. 03. 07. 1992, S. 8801. 65  § 50 i. V. m. Anhang 2 Trade Marks Act, Trade Marks Act 1994 v. 21. 07. 1994, 1994 chapter 26.

1. Teil

Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland 1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

Der kennzeichenrechtliche Schutz von Gütezeichen beschäftigt die deutsche Politik, Wirtschaft und Rechtswissenschaft schon seit geraumer Zeit. Die Einführung einer Garantie- oder Gewährleistungsmarke war immer wieder Gegenstand politischer Diskussionen, wurde aber letztendlich nicht umgesetzt. Stattdessen behalf sich die Praxis unter Geltung des Warenzeichengesetzes mit dem Verbandszeichen, um Gütezeichen markenrechtlich zu schützen. Diesen Weg verfolgte der Gesetzgeber weiter, als er sich im Zuge der Markenrechtsreform Anfang der neunziger Jahre dazu entschied, den Gütezeichenschutz in die Kollektivmarke zu integrieren. Die Intention des Gesetzgebers ist in der Praxis nicht ganz aufgegangen. Neben Kollektivmarken finden sich heutzutage im Markenregister auch zahlreiche Gütezeichen, die als Individualmarken eingetragen sind. Nach einem kurzen Überblick über die historische Entwicklung des Gütezeichenschutzes in Deutschland und einer Begriffsbestimmung von „Gütezeichen“ und „Gewährleistungsmarke“ soll im Folgenden betrachtet werden, wie der Schutz von Gütezeichen über Individual- und Kollektivmarken funktioniert und welche Probleme sich dabei stellen.

A.  Historische Entwicklung des Gütezeichenschutzes in Deutschland Die Ursprünge der Gütesicherung gehen in Deutschland auf die mittelalterlichen Zunftzeichen zurück.1 Zunftmitglieder mussten diese neben ihren eigenen Zeichen auf der Ware anbringen, um sie der Gilde zuzuordnen.2 Sie sollten den Käufer über die Güte der Ware unterrichten.3 Die meisten Zunftordnungen sahen vor, dass die Zunftmitglieder ihre Waren erst nach Prüfung durch einen Zunft-

1  Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 146; Bußmann, Markenartikel 1950, 33 (34); Fezer, GRUR 2017, 1188 (1193); Völcker, Das deutsche Gütezeichen, S. 5. 2  Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 146; Bußmann, Markenartikel 1950, 33 (34); Völcker, Das deutsche Gütezeichen, S. 5. 3  Völcker, Das deutsche Gütezeichen, S. 5; Bußmann, Markenartikel 1950, 33 (34).

A.  Historische Entwicklung des Gütezeichenschutzes in Deutschland

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meister mit dem Zunftzeichen versehen durften.4 Mit dem Niedergang der Zünfte verlor das Gütewesen an Bedeutung. In den Vordergrund trat die Funktion des Kennzeichens als Herkunftszeichen.5 Hersteller nutzten Kennzeichen vorrangig, um auf die Herkunft der Ware aus ihrem Betrieb hinzuweisen. Das Kennzeichen hatte die Funktion, die Ware einem bestimmten Hersteller zuzuordnen und sie für den Verkehr von anderen Waren unterscheidbar zu machen. Der Gütegedanke rückte dagegen in den Hintergrund. Eine Renaissance erlebte er erst wieder im beginnenden 20. Jahrhundert.

I.  Die Einführung des Verbandszeichens in das Markenrecht Die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) aus dem Jahr 1883 verpflichtete in Art. 7bis PVÜ die Vertragsländer, Verbandszeichen („marques appartenant à des collectivités“) einzuführen. Sie sollten es Verbänden ermöglichen, für die Waren ihrer Mitglieder eine einheitliche Kennzeichnung vorzuhalten.6 Wie sich aus der Denkschrift zur Pariser Verbandsübereinkunft ergibt, sahen die Vertragsstaaten die Verbandszeichen in der Tradition der alten Zunftzeichen.7 Sie sollten hauptsächlich dem Zweck dienen, eine vom Verband gebotene Gewähr für die Güte oder sonstige Beschaffenheit der Ware nach außen kundzugeben.8 Rechtlich festgeschrieben war die Garantiefunktion allerdings nicht. Deutschland ist der Pariser Verbandsübereinkunft am 01. Mai 1903 beigetreten und hat die Verpflichtung, Verbandszeichen einzuführen, im Jahr 1911 mit der Schaffung der §§ 24a bis 24h des Warenbezeichnungsgesetzes (WBG) erfüllt9. Bei der Reform des Warenzeichenrechts im Jahr 1936 hat der Gesetzgeber diese inhaltsgleich in §§ 17 bis 23 Warenzeichengesetz (WZG) übernommen.10 Ganz im Sinne der Begründer der Pariser Verbandsübereinkunft betonte auch die herrschende Lehre in Deutschland anfangs die Garantiefunktion des Verbandszeichens.11 Aus dem Gesetzestext ergab sich diese jedoch nicht.12 Nach § 17 4 

Völcker, Das deutsche Gütezeichen, S. 5; Bußmann, Markenartikel 1950, 33 (34). Völcker, Das deutsche Gütezeichen, S. 10. 6  Denkschrift zur Pariser Verbandsübereinkunft, BlPMZ 1913, 170 (174). 7  Denkschrift zur Pariser Verbandsübereinkunft, BlPMZ 1913, 170 (174). 8  Denkschrift zur Pariser Verbandsübereinkunft, BlPMZ 1913, 170 (174). 9  Gesetz zur Ausführung der revidierten Pariser Verbandsübereinkunft (Washingtoner Fassung) vom 02. Juni 1911, RGBl. 13, 236. 10  Busse/Starck: Warenzeichengesetz, § 17 Rn. 2. 11  Elster, Urheber- und Erfinder-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht, S. 389; Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, S. 217; ders., Mitt. 1928, 125 (128) mit einer Übersicht über den Streitstand. 12  Reimer, Mitt. 1928, 125 (128). 5 

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

Abs. 1 WZG waren Verbandszeichen Zeichen rechtsfähiger Verbände, die in den Geschäftsbetrieben ihrer Mitglieder zur Kennzeichnung der Ware dienen sollten. Die fehlende Festschreibung der Garantiefunktion hatte zur Folge, dass sich das Verbandszeichen in der Praxis recht schnell zu einem reinen Herkunftszeichen entwickelte.13

II.  Die Gründung des RAL Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde die Gütesicherung zu einer privatwirtschaftlichen Aufgabe. Um das durch die Kriegsjahre stark gesunkene Qualitätsniveau deutscher Erzeugnisse wieder aufzubauen, beschlossen die deutsche Industrie und die Regierung der Weimarer Republik technische Güte-, Prüf- und Bezeichnungsbedingungen zu vereinheitlichen und die Regelung und Überwachung einer eigenverantwortlich handelnden Institution zu übertragen.14 Dazu gründeten am 23. April 1925 führende Industrie-, Handels- und Verbraucherverbände sowie Vertreter der Regierung den „Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen (RAL)“, der wenig später den Status eines eingetragenen Vereins erhielt.15 Während in der Anfangszeit die Erarbeitung technischer Lieferbedingungen Hauptaufgabe des RAL war, trat in den folgenden Jahren die Gütesicherung immer weiter in den Vordergrund seiner Tätigkeit.16 Das brachte im Jahr 1927 auch die Umbenennung des RAL in „Ausschuss für Lieferbedingungen und Gütesicherung“ zum Ausdruck.17 Die Abkürzung RAL blieb dennoch bis heute erhalten. Der RAL erarbeitete objektiv messbare Gütebedingungen, deren Erfüllung zum Führen einer Gütekennzeichnung berechtigen sollte.18 Anhand der Gütebedingungen prüfte der RAL Anfang der dreißiger Jahre die 391 beim Deutschen Patentamt (DPA)19 eingetragenen Verbandszeichen auf ihre Tauglichkeit, als RAL-Gütezeichen anerkannt zu werden.20 Hier zeigte sich die Entwicklung des Verbandszeichens zum Herkunftszeichen, denn nur wenige Verbandszeichen er-

13  Völcker, Das deutsche Gütezeichen, S. 14; Bekendorff, GRUR 1952, 3 (3); Gleiss, Markenartikel 1952, 17 (17); Gröschler, GRUR 1950, 61 (61). 14  Gröschler, GRUR 1950, 61 (61). 15  RAL Historie, abrufbar unter https://www.ral-guetezeichen.de/ueber-uns/ral-guetezeichen-historie/ (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 16 Ebenda. 17 Ebenda. 18  Völcker, Das deutsche Gütezeichen, S. 18 f. 19  Seit 1998 Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA). 20  Völcker, Das deutsche Gütezeichen, S. 20; Bußmann, Markenartikel 1950, 33 (36); Gröschler, GRUR 1950, 61 (62).

A.  Historische Entwicklung des Gütezeichenschutzes in Deutschland

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füllten die Anforderungen.21 Die erste im Jahr 1933 veröffentlichte Gütezeichenliste bildete 29 vom RAL anerkannte Gütezeichen ab.22

III.  Die Gütezeichenverordnung Die privatwirtschaftliche Selbstverwaltung der Gütesicherung stieß in Zeiten des Nationalsozialismus auf Ablehnung, sodass der RAL seine Arbeit unterbrechen musste.23 Die zuständigen Reichsministerien stellten im Jahr 1942 mit der Gütezeichenverordnung die Gütesicherung auf eine gesetzliche Grundlage.24 Gütezeichen durften nach § 1 Abs. 1 GütezeichenVO nur mit ministerieller Genehmigung benutzt werden. Im Übrigen blieben die Regelungen rudimentär. Insbesondere die Voraussetzungen für die Erteilung einer Genehmigung gingen aus der Gütezeichenverordnung nicht hervor. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Gütezeichenverordnung mangels ausreichender Ermächtigungsgrundlage allgemein als ungültig angesehen.25

IV.  Die Wiederbelebung des RAL Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft übertrugen daher 1952 die Aufgabe der Gütesicherung wieder dem RAL, der zunächst dem Deutschen Normenausschuss (DNA) angegliedert und als „Ausschuss für Lieferbedingungen beim DNA“ benannt wurde.26 Zwei Jahre später erschienen erstmals die RAL-Grundsätze für Gütezeichen, in denen der Begriff des Gütezeichens definiert ist und die Voraussetzungen für die Anerkennung sowie das Anerkennungsverfahren

21 

Völcker, Das deutsche Gütezeichen, S. 20. Völcker, Das deutsche Gütezeichen, S. 20; Bußmann, Markenartikel 1950, 33 (36). 23  RAL Historie, abrufbar unter https://www.ral-guetezeichen.de/ueber-uns/ral-guetezeichen-historie/ (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 24  Gütezeichenverordnung vom 09. 04. 1942, RGBl. I-273. 25 BGH GRUR 1977, 488 (489) – DIN-GEPRÜFT; BPatGE 28, 139 (143) – Gütezeichenverband; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, §§ 17 – 23 Rn. 3; Busse/ Starck, Warenzeichengesetz, § 17 Rn. 4; Grub, Gütezeichen de lege lata – de lege ferenda, S. 38; Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 141; Marr/Ikier, Gütesicherung – Gütezeichen, S. 9; Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 13; v. Gamm, Warenzeichengesetz, § 17 Rn. 15; Benkendorff, GRUR 1952, 3 (4); Dörinkel, WuW 1958, 565 (565); Gleiss, Markenartikel 1952, 17 (17); Hamann, GRUR 1953, 517 (517); Miosga, GRUR 1968, 570 (574); a. A. Gröschler, GRUR 1950, 61 (64). 26  Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, §§ 17 – 23 Rn. 3; Marr/Ikier, Gütesicherung – Gütezeichen, S. 6; Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 13; RAL Historie, abrufbar unter https://www.ral-guetezeichen.de/ueber-uns/ral-guetezeichen-historie/ (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 22 

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

geregelt sind.27 Seit 1972 ist der RAL wieder als eingetragener Verein rechtlich selbständig und firmiert seit 1980 unter dem Namen „RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.“.28 Wer ein Gütezeichen beim RAL registrieren möchte, muss das Anerkennungsverfahren durchlaufen.29 Zunächst erstellt der Antragsteller in Zusammenarbeit mit dem RAL Gütebedingungen, zu denen die betroffenen Fach- und Verkehrskreise Stellung nehmen dürfen.30 Gleichzeitig wird eine Gütegemeinschaft gegründet.31 Die Gütegemeinschaft besteht aus Herstellern und Anbietern der betreffenden Waren oder Dienstleistungen und hat die Aufgabe, das Recht zur Führung des Gütezeichens zu verleihen, die Einhaltung der Gütebedingungen zu überwachen und das Gütezeichen gegen Missbrauch zu schützen.32 Liegen die Voraussetzungen für die Eintragung als Gütezeichen vor, stellt der RAL dem Gütezeichenträger eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung aus und trägt das Gütezeichen in die RAL-Gütezeichenliste ein.33 Der RAL erkennt derzeit über 160 Gütezeichen an, welche 130 Gütegemeinschaften verwalten.34 Seit den Anfängen seiner Arbeit war es ein Anliegen des RAL, die Gütezeichen als Orientierungshilfe für den Verbraucher auszugestalten.35 Dazu mussten sie als Kennzeichen der Ware oder Dienstleistung in Erscheinung treten und gegen Nachahmung geschützt werden. Schon in den Grundsätzen für Gütezeichen von 1954 war daher vorgesehen, dass der rechtliche Schutz von Gütezeichen durch Eintragung als Warenzeichen (Verbandszeichen) in die Warenzeichenrolle beim Deutschen Patentamt zu sichern sei.36 Auch heute noch sind nach Ziffer 2.3 der Grundsätze die Gütezeichen als Kollektivmarken anzumelden.37

27  RAL Historie, abrufbar unter https://www.ral-guetezeichen.de/ueber-uns/ral-guetezeichen-historie/ (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 28 Ebenda. 29  RAL Broschüre, Grundsätze für Gütezeichen, S. 11. 30  RAL Broschüre, Grundsätze für Gütezeichen, S. 12. 31  RAL Broschüre, Grundsätze für Gütezeichen, S. 15. 32  https://www.ral-guetezeichen.de/ueber-ral-guetezeichen/guetegemeinschaften/ (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 33  RAL Broschüre, Grundsätze für Gütezeichen, S. 12. 34  RAL Historie, abrufbar unter https://www.ral-guetezeichen.de/ueber-uns/ral-guetezeichen-historie/ (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 35  Völcker, Das deutsche Gütezeichen, S. 19. 36  Marr/Ikier, Gütesicherung – Gütezeichen, S. 12; Gröschler, GRUR 1956, 21 (25); ebenso Ziffer 2.3 der RAL Grundsätze für Gütezeichen 1973, abgedruckt im Bundesanzeiger vom 23. 03. 1974., und Ziffer 2.3 der Grundsätze für Gütezeichen 2008, abgedruckt in der RAL Broschüre, Grundsätze für Gütezeichen, S. 7. 37  RAL Broschüre, Grundsätze für Gütezeichen, S. 7.

A.  Historische Entwicklung des Gütezeichenschutzes in Deutschland

37

V.  Die Eintragungspraxis des Deutschen Patentamts Wenige Monate nach der Veröffentlichung der ersten Grundsätze für Gütezeichen verschaffte das Deutsche Patentamt dem RAL durch seine Eintragungspraxis eine faktische Monopolstellung im Gütezeichenwesen.38 Nicht nur trug es die Gütezeichen, wie vom RAL in seinen Grundsätzen vorgesehen, als Verbandszeichen ein. Es verlangte zudem stets die Vorlage einer RAL-Unbedenklichkeitsbescheinigung, sobald ein Warenzeichen angemeldet wurde, das als „Gütezeichen“ oder mit einem vergleichbaren Begriff bezeichnet oder mit einem solchen verwechslungsfähig war.39 Rechtsgrundlage für diese ungeschriebene Eintragungsvoraussetzung sollte das Irreführungsverbot gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 4 WZG sein. Nach der Auffassung des Deutschen Patentamts begründete es eine Täuschungsgefahr, wenn das Zeichen nicht vom RAL als Gütezeichen festgestellt sei, da beachtliche Verkehrskreise mit der Bezeichnung „Gütezeichen“ die Vorstellung einer durch Verbände, Gütegemeinschaften sowie amtliche oder halbamtlichen Stellen garantierte Qualitätskontrolle verknüpften.40 Das Deutsche Patentamt wollte mithilfe der Unbedenklichkeitsbescheinigung sicherstellen, dass sich die durch das Gütezeichen hervorgerufene Verkehrserwartung an die Güte in den Gütebedingungen niederschlug. Diese Prüfung konnte es mangels ausreichender Infrastruktur nicht selbst vornehmen.41 Die Eintragungspraxis des Deutschen Patentamts bestätigten im Jahr 1985 die Oberlandesgerichte Düsseldorf und Hamburg.42 Sie teilten die Auffassung des Deutschen Patentamtes, dass der Verkehr beim Anblick eines Gütezeichens die Erwartung hege, die Güte sei anhand eines objektiven Standards von einer neutralen und unabhängigen Stelle kontrolliert, und urteilten, dass die Verwendung eines solchen Zeichens ohne Beteiligung des RAL irreführend sei.43

38 

Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 30. Baldauf, Werbung mit Gütesiegeln und Testergebnissen, S. 131; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, §§ 17 – 23 Rn. 5; Grub, Gütezeichen de lege lata – de lege ferenda, S. 67 f.; Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 153; Marr/Ikier, Gütesicherung – Gütezeichen, S. 12; Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 30; v. Gamm, Warenzeichengesetz, § 17 Rn. 15. 40  Zitate aus Bescheiden des DPA von 1954 und 1956 finden sich bei: Grub, Gütezeichen de lege lata – de lege ferenda, S. 68; Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 153; Marr/Ikier, Gütesicherung – Gütezeichen, S. 13; Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 30 f. Siehe auch DPA (Beschwerdesenat 2b) BlPMZ 1961, 268 (268). 41  Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 211 Fn. 416; Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 154, 253. 42  OLG Düsseldorf, BB 1985, 2191; OLG Hamburg, BB 1985, 2193. 43  OLG Düsseldorf, BB 1985, 2191 (2192); OLG Hamburg, BB 1985, 2193 (2193). 39 

38

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

In der Literatur traf die Monopolisierung des Gütezeichenwesens zugunsten des RAL auf Kritik.44 Die Autoren sahen im Irreführungsverbot keine rechtliche Grundlage, eine Übereinstimmung des Gütezeichens mit den RAL-Grundsätzen für Gütezeichen zu fordern.45 Zwar stimmten sie mit dem Deutschen Patentamt überein, dass der Verkehr mit dem Begriff „Gütezeichen“ die Vorstellung einer durch Verbände, Gütegemeinschaften oder sonstigen neutralen Stellen garantierte Qualitätskontrolle verbinde.46 Nach ihrer Ansicht musste eine solche Stelle jedoch nicht zwingend der RAL sein.47 Dieser Meinung schloss sich das Bundespatentgericht in seinem Beschluss „Gütezeichenverband“ aus dem Jahr 1986 an und hob die oben genannte Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf.48 In seinem Urteil führte es aus, dass die Qualitätskontrolle nicht nur durch den RAL, sondern durch jede andere neutrale, außerhalb des gewerblichen Gewinnstrebens stehende Stelle erfolgen könne.49 Im Anschluss stellte das Deutsche Patentamt in einer Verfügung klar, dass für die Anmeldung eines Gütezeichens die „Unbedenklichkeitsbescheinigung einer neutralen und für die Ausstellung solcher Bescheinigungen auch kompetenten Institution“ ausreiche.50 Heute sind neben den RAL-Gütezeichen zahlreiche weitere Gütezeichen als Kollektiv- oder Individualmarke eingetragen.

VI.  Die Markenrechtsreform Anlässlich der Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie 89/104/EWG51 (MRRL 1989) reformierte der Gesetzgeber das Markenrecht umfassend. Das neue Markengesetz trat am 1. Januar 1995 in Kraft. Mit der in Art. 15 MRRL 1989 enthaltenen Möglichkeit für die Mitgliedstaaten eine Kollektiv-, Garantie- oder Gewährleistungsmarke vorzusehen, gab die Markenrechtsrichtlinie Anlass, über die Einführung einer Garantie- oder Gewährleistungsmarke nachzudenken. Zudem hatte sich bereits Anfang der achtziger Jahre die deutsche Landesgruppe der Internationalen 44  Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, § 17 Rn. 9; Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 53 f. Siehe auch Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 264, der die Einbeziehung des RAL nur als Sachverständigenbeweis für zulässig erachtet. 45  Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, § 17 Rn. 5; Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 53. 46  Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 53. 47  Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 54. 48  BPatGE 28, 139 – Gütezeichenverband. 49  BPatGE 28, 139 (LS, 143) – Gütezeichenverband. 50  Verfügung des DPMA zu Gütezeichen vom 06. 08. 1990, abgedruckt bei Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, Anhang S. 313. 51  Erste Richtlinie des Rates v. 21. 12. 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, AblEG Nr. L 40 v. 11. 02. 1989, S.1 – 7.

B.  Begriffsbestimmung: Gütezeichen und Gewährleistungsmarke

39

Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz (AIPPI)52 dafür ausgesprochen, besondere Regelungen für Gewährleistungszeichen vorzusehen53 und die Verbandsländer der Pariser Verbandsübereinkunft zu verpflichten, die Eintragung von Gewährleistungsmarken in das Markenregister zuzulassen54. Der deutsche Gesetzgeber entschied sich jedoch dafür, den Schutz von Gütezeichen in die Kollektivmarke zu integrieren und damit die bestehende Praxis der Eintragung von Gütezeichen als Verbandszeichen beizubehalten. Dies wurde als hinter den Vorschlägen der deutschen Landesgruppe des AIPPI weit zurückbleibend bemängelt.55

B.  Begriffsbestimmung: Gütezeichen und Gewährleistungsmarke Der Begriff des Gütezeichens, auch Qualitätskennzeichen, Gütesiegel oder Qualitätslabel genannt,56 ist gesetzlich nicht definiert und im Markengesetz nicht enthalten. Er findet sich in wenigen anderen Gesetzen, so beispielsweise in § 3 Abs. 3 i. V. m. Anhang Nr. 2 UWG, wonach es eine unzulässige geschäftliche Handlung darstellt, Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder Ähnliches ohne die erforderliche Genehmigung zu verwenden, sowie in § 20 Abs. 5 GWB, der einen kartellrechtlichen Aufnahmeanspruch in Gütezeichengemeinschaften normiert und den Gütezeichenbegriff damit voraussetzt. In der Praxis lassen sich zwei Gruppen von Gütezeichen erkennen, die sich nach dem Inhalt ihrer Aussage unterscheiden.57 Ein klassisches Beispiel für die erste Gruppe sind die RAL-Gütezeichen. Der RAL definiert Gütezeichen als „Wort- oder Bildzeichen, oder beides, die als Garantieausweis zur Kennzeichnung von Waren oder Leistungen Verwendung finden, die die wesentlichen, an objektiven Maßstäben gemessenen, nach der Verkehrsauffassung die Güte einer Ware oder Leistung bestimmenden Eigenschaften erfüllen, und deren Träger Gütegemeinschaften sind, die im Rahmen der RAL Gemeinschaftsarbeit jedermann zugänglich sind, von RAL an52  Die Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI), in Deutschland Internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz genannt, ist eine private internationale Vereinigung mit Sitz in der Schweiz, die im Jahr 1897 gegründet wurde und den Zweck hat, den gewerblichen Rechtsschutz auf internationaler und nationaler Ebene zu fördern. 53  AIPPI, Jahrbuch 1982/I, S. 9. 54  AIPPI, Jahrbuch 1980/II, S. 94. 55  Berg, in: FS Vieregge, S. 61 (62). 56  Haenraets/Ingwald/Haselhoff, der markt 2012, 147 (149); Weidert, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG, Anhang zu § 3 Abs. 3 Rn. 7; Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (124). 57  Haenraets/Ingwald/Haselhoff, der markt 2012, 147 (149); vgl. Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 213; ders., CR 2001, 249 (252).

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

40

erkannte und veröffentlichte Gütebedingungen aufstellen sowie deren Erfüllung überwachen, oder die auf gesetzlichen Maßnahmen beruhen.“58

Nach den Grundsätzen des RAL sollen Gütezeichen eine besondere Güte hinsichtlich aller von den einschlägigen Fach- oder Verkehrskreisen für die Beurteilung der Qualität als wesentlich angesehener Eigenschaften gewährleisten.59 Dementsprechend kann pro Waren- oder Leistungsgruppe nur ein RAL-Gütezeichen existieren.60 Das Gütezeichen verbürgt eine hohe Gesamtqualität hinsichtlich aller nach der Verkehrsauffassung für die Güte einer Ware oder Dienstleistung relevanter Eigenschaften.61 Dieses Verständnis vom Inhalt eines Gütezeichens beruht auf der historischen Entwicklung des Gütezeichenwesens und des RAL. Ziel des RAL nach den beiden Weltkriegen war es, das abgesunkene Qualitätsniveau insgesamt wieder anzuheben.62 Dazu sollte die Kennzeichnung von nach ihrer Gesamtqualität hochwertigen Produkten beitragen. RAL-Gütezeichen existieren für die verschiedensten Waren oder Dienstleistungen, so beispielsweise für Au Pair63, Baukalk64, Dünger65, den Holzhandel66, Regenwassersysteme67 oder die Wald- und Landschaftspflege68.

Insbesondere in neuerer Zeit tritt daneben eine zweite Gruppe von Gütezeichen, die nicht auf eine hohe Gesamtqualität, sondern auf besondere (Teil-) Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung hinweisen.69 Bekannte Beispiele sind 58 

RAL Broschüre, Grundsätze für Gütezeichen, S. 5. RAL Broschüre, Grundsätze für Gütezeichen, S. 8. 60  RAL Broschüre, Grundsätze für Gütezeichen, S. 7. 61  Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 213; Köhne, Rationalisierung 1981, 201 (202); Schirmer, Rationalisierung 1981, 186 (187). 62  Gröschler, GRUR 1950, 61 (61). 63  Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 30559607. 64  Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 302012053882. 65  Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 302012054137. 66  Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 302008017801. 67  Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 302012039722. 68  Eingetragen beim EUIPO unter Reg.-Nr. 009935248. 69  Haenraets/Ingwald/Haselhoff, der markt 2012, 147 (149). Vgl. Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 213, der der zweiten Gruppe jedoch 59 

B.  Begriffsbestimmung: Gütezeichen und Gewährleistungsmarke

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der „OEKO-TEX® Standard 100“ für die ökologische Prüfung textiler Materialien70, das „Fairtrade“-Logo des Fairtrade Labelling Organizations International e. V. für fair gehandelte Produkte71 und das „msc“-Zeichen des Marine Steward­ ship Council für Fische und Meeresfrüchte aus nachhaltiger Fischerei72.

Ihnen ist gemeinsam, dass sie bestimmte Eigenschaften der Ware hervorheben, wie die Verwendung bestimmter Rohstoffe oder die Einhaltung besonderer Sozialstandards, ohne den Anspruch zu erheben, über die Gesamtqualität der Ware eine Aussage zu treffen. Der „OEKO-TEX® Standard 100“ gewährleistet, dass textile Materialen schadstoffgeprüft sind.73 Andere für die Gesamtqualität von Textilien wesentliche Eigenschaften, wie die Art des Materials (Kunst- oder Naturfaser), die Farbechtheit oder die Verarbeitung, werden nicht zertifiziert. Das „Fairtrade“-Siegel kennzeichnet Waren, die aus fairem Handel stammen und bei deren Herstellung bestimmte soziale, ökologische und ökonomische Kriterien eingehalten werden,74 trifft aber beispielsweise keine Aussage über den Geschmack des Produkts. Das „msc“-Siegel gewährleistet, dass Fische und Meeresfrüchte aus nachhaltiger Fischerei stammen75, beinhaltet aber keine Prüfung von Geschmack und Aussehen der Tiere. Wohl bedingt durch die Monopolstellung, die das Deutsche Patent- und Markenamt dem RAL früher einräumte, dominierte in der juristischen Literatur zunächst die RAL-Definition die Begriffsbestimmung des Gütezeichens.76 Auch nur solche Gütezeichen zuordnet, aus deren Gestaltung die Beschränkung auf Teilqualitäten nicht unmittelbar hervorgeht. Vgl. auch LG Bonn m. Anm. Brammen, WRP 1994, 271 (272, 274) zur Unterscheidung eines RAL-Gütezeichens und eines Umweltzeichens. 70  Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 2042618. 71  Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 302011059412. 72  Eingetragen beim EUIPO unter Reg.-Nr. 011796471. 73  https://www.oeko-tex.com/de/business/certifications_and_services/ots_100/ ots_100_start.xhtml (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 74 https://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade/fairtrade-standards.html (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 75 https://msc.org/zertifizierung/fischereien/ueberblick (zuletzt abgerufen am 25. 09.  2017). 76  Busse/Starck, Warenzeichengesetz, § 17 Rn. 5; Dörinkel, WuW 1958, 565 (566); Grub, Gütezeichen de lege lata – de lege ferenda, S. 28, 34; Miosga, GRUR 1968, 570 (574 f.); Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 1; v. Gamm, Warenzeichengesetz, § 17 Rn. 16; Völcker, Das deutsche Gütezeichen, S. 34.

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

heute noch wird vereinzelt angenommen, Gütezeichen könnten nur die vom RAL anerkannten Zeichen sein.77 Seit der Entscheidung „Gütezeichenverband“ des Bundespatentgerichts steht jedoch fest, dass Gütezeichen nicht zwingend einer Anerkennung durch den RAL bedürfen.78 Schon deswegen kann die RAL-Definition keine Allgemeingültigkeit beanspruchen.79 In der Rechtsprechung und juristischen Literatur haben sich seither diverse Definitionen für Gütezeichen herausgebildet, in denen jedoch zwei Merkmale immer wieder auftauchen: die Kennzeichnung einer bestimmten Beschaffenheit beziehungsweise Eigenschaft der Ware oder Dienstleistung und die Kontrolle deren Einhaltung durch eine unabhängige Stelle.80 Wie der Name schon sagt, weisen Gütezeichen auf eine besondere Qualität oder Güte eines Produkts hin. Beim Verkehr wecken sie die Erwartung, dass die Beschaffenheit durch eine unabhängige Stelle kontrolliert wird.81 Für die vorliegende Arbeit sollen unter Gütezeichen daher sämtliche Zeichen verstanden werden, die Waren oder Dienstleistungen nach bestimmten für die Güte wesentlichen Eigenschaften kennzeichnen, deren Einhaltung eine unabhängige staatliche oder private Stelle kontrolliert. Umfasst sind damit sowohl Gütezeichen, die eine Gesamtqualität gewährleisten als auch solche, die lediglich Teilqualitäten hervorheben. Sie können auf privatrechtlicher Basis entstehen oder auf gesetzlichen Vorgaben beruhen. Ein Beispiel für ein gesetzliches Gütezeichen ist das im Jahr 2001 mit dem Öko-Kennzeichengesetz eingeführte „Bio“-Siegel82 der Bundesrepublik Deutschland, das die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau signalisiert. Privatrechtliche Biosiegel sind dagegen „Bioland“83, „Demeter“84 und „Naturland“85.

77 HK-MarkenR/Jansen, § 97 Rn. 25; Harte-Bavendamm, in: Taeger/Pohle, CHB, Kap. 56 Rn. 29. 78  BPatGE 28, 139 (LS, 143) – Gütezeichenverband. 79  Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 144. 80  Vgl. BGH GRUR 1977, 488 (489) – DIN-geprüft; BPatGE 28, 139 (143) – Gütezeichenverband; OLG Celle GRUR 1985, 547 (548); Busse/Starck, Warenzeichengesetz, § 17 Rn. 3; Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (660); Weidert, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG, Anhang zu § 3 Abs. 3 Rn. 8; Hemker, Missbrauch von Gütezeichen, S. 24; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 97 Rn. 9; Kober-Dehm, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 97 Rn. 3; Köhler/Bornkamm/Köhler, UWG, Anhang zu § 3 III Rn. 2.3; Sattler, Herkunfts- und Gütezeichen im Kaufentscheidungsprozeß, S. 9; Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (360). 81  BPatGE 28, 139 (LS, 143) – Gütezeichenverband. 82  Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 301414734. 83  Eingetragen beim EUIPO unter Reg. Nr. 009233677. 84  Eingetragen beim EUIPO unter Reg. Nr. 002098788.

B.  Begriffsbestimmung: Gütezeichen und Gewährleistungsmarke

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Abzugrenzen sind Gütezeichen von sogenannten Testzeichen oder Testsiegeln. Diese vergeben Warentestinstitute, wie beispielsweise Stiftung Warentest und Öko-Test, nachdem sie ausgewählte Produkte nach eigens festgelegten Prüfkriterien getestet und bewertet haben.86 Testsiegel geben damit das Ergebnis eines ganzheitlichen Vergleichstests wieder und dienen nicht dazu, die Einhaltung der für die Güte wesentlichen Produkteigenschaften zu gewährleisten.87 Ebenfalls keine echten Gütezeichen sind die sogenannten Pseudogütezeichen, die auf eine besondere Qualität hinweisen sollen, aber nicht der Kontrolle durch eine unabhängige Stelle unterliegen.88 85

Wird das Gütezeichen unter besonderen markenrechtlichen Schutz gestellt, handelt es sich um eine Garantie- oder Gewährleistungsmarke.89 Die Begriffe Garantie- und Gewährleistungsmarke, vereinzelt auch Gütemarke, werden in der Literatur synonym verwandt.90 Die neue Markenrechtsrichtlinie, die den Mitgliedstaaten die Einführung einer „Garantie- oder Gewährleistungsmarke“ freistellt, differenziert nicht zwischen den beiden Begriffen. Nach Art. 27 lit. a) MRRL bezeichnet Garantie- oder Gewährleistungsmarke „eine Marke, die […] geeignet ist, Waren und Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der Ware oder die Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder andere Eigenschaften gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht.“

Da das deutsche Recht diese Markenform nicht kennt, tauchen die Begriffe im Markengesetz bisher nicht auf.

85 

Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 302013044943. Baldauf, Werbung mit Gütesiegeln und Testergebnissen, S. 16, 21; Grub, Gütezeichen de lege lata – de lege ferenda, S.116; Sattler, Herkunfts- und Gütezeichen im Kauf­ entscheidungsprozeß, S. 10. 87  OLG Köln GRUR-RR 2011, 275 (276) – „Testsieger“-Werbung; Koppe/Zagouras, WRP 2008, 1035 (1045); Hemker, Missbrauch von Gütezeichen, S. 28. 88  Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (358); Winkler, Der Aufbau von Qualitätssignalen durch Werbung, S. 142. 89  Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (124). 90  Fezer, Markenrecht, § 97 Rn. 16; Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (124). 86 

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

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C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke Statt eine Gewährleistungsmarke einzuführen, hat der deutsche Gesetzgeber anlässlich der Markenrechtsreform 1995 versucht, den Schutz von Gütezeichen in die Kollektivmarke aufzunehmen. Nach § 97 Abs. 1 MarkenG können als Kollektivmarken „alle als Marke schutzfähigen Zeichen im Sinne des § 3 eingetragen werden, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke von denjenigen anderer Unternehmen nach ihrer betrieblichen oder geografischen Herkunft, ihrer Art, ihrer Qualität oder ihren sonstigen Eigenschaften zu unterscheiden.“

Wie sich aus den Gesetzesmaterialien ergibt, wollte der Gesetzgeber damit ausdrücklich klarstellen, dass Gütezeichen grundsätzlich als Kollektivmarken schutzfähig sind.91 Im Folgenden soll untersucht werden, ob diese Integration geglückt ist und an welchen Stellen sich gegebenenfalls Probleme beim Schutz von Gütezeichen als Kollektivmarken ergeben.

I.  Markeninhaber und Markennutzer Inhaber der Kollektivmarke können nach § 98 MarkenG rechtsfähige Verbände und juristische Personen des öffentlichen Rechts sein. Die Begrenzung der Inhaberschaft auf rechtsfähige Verbände ist historisch bedingt. Der Gesetzgeber hat bei der Einführung des Verbandszeichens in das Warenbezeichnungsgesetz das Wort „Verband“ als Übersetzung von „collectivité“ aus Art. 7bis PVÜ übernommen und bis heute beibehalten.92 Dem deutschen Gesellschaftsrecht ist der Begriff jedoch fremd. Nach allgemeiner Ansicht ist er im Markenrecht autonom und weit auszulegen, sodass jede Personenmehrheit, die Trägerin von Rechten und Pflichten einschließlich der aktiven und passiven Prozessfähigkeit sein kann, kollektivmarkenrechtsfähig ist.93 Als Inhaber von Kollektivmarken kommen damit unter anderem der eingetragene Verein und die Genossenschaft, die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommanditge91 

Amtl. Begr. Markenrechtsreformgesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 108. Amtl. Begr. Markenrechtsreformgesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 109; BeckOK MarkenR/Schoene, MarkenG, § 98 Rn. 2; Fezer, Markenrecht, § 98 Rn. 1; Gruber, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 98 Rn. 2; HK-MarkenR/Jansen, § 98 Rn. 4; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 98 Rn. 2. 93  Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, § 17 Rn. 3; BeckOK MarkenR/Schoene, MarkenG, § 98 Rn. 3; Büscher/Dittmer/Schiwy/Büscher, § 98 MarkenG Rn. 3; Fezer, Markenrecht, § 98 Rn. 4; Gruber, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 98 Rn. 2; HK-MarkenR/Jansen, § 98 Rn. 5 f.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 98 Rn. 5; KoberDehm, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 98 Rn. 2. 92 

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

45

sellschaft, die Partnerschaftsgesellschaft, die offene Handelsgesellschaft und die Gesellschaft bürgerlichen Rechts in Betracht, nicht aber natürliche Personen.94 Nutzer der Kollektivmarke können die Mitglieder des Kollektivs und das Kollektiv selbst sein. Zudem kann der Kollektivmarkeninhaber gemäß §§ 97 Abs. 2, 30 MarkenG Nichtmitgliedern im Rahmen von Lizenzen die Nutzung der Kollektivmarke gestatten.95 1.  Neutralität des Markeninhabers keine Voraussetzung Nach der Gesetzesbegründung zum Markengesetz ist die Kollektivmarke in erster Linie dazu bestimmt, von ihren Mitgliedern benutzt zu werden.96 Wie sich aus § 100 Abs. 2 MarkenG ergibt, kann der Verband aber auch eigene Waren oder Dienstleistungen anbieten und mit der Kollektivmarke kennzeichnen.97 Diese Möglichkeit war dem Verbandszeicheninhaber unter Geltung des Warenzeichengesetzes nicht eröffnet. Damals wurde aus der Rechtsnatur des Verbandszeichens eine Trennung von Inhaberschaft und Benutzungsrecht abgeleitet, nach der dem Inhaber des Verbandszeichens die Nutzung des Kennzeichens für eigene Waren nicht gestattet sein konnte.98 Allerdings war es dem Verband nicht verboten, selbst gewerblich tätig zu werden. Wollte er das Zeichen für die Kennzeichnung eigener Waren nutzen, konnte er es zusätzlich als Individualzeichen eintragen lassen.99 Von dieser Rechtslage ist der Gesetzgeber bei der Reform des Markenrechts bewusst abgewichen.100 Eine Nutzung der Kollektivmarke durch den Markeninhaber ist nicht mehr ausgeschlossen. Für eine Trennung von Inhaberschaft und Zeichennutzung ist auch kein Grund ersichtlich, soweit der Inhaber die Kollektivmarke als Herkunftszeichen verwendet. Die Kollektivmarke weist dann allein auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung aus einem dem Verband zugehörigen Unternehmen hin. Für den Kunden dürfte es insofern nicht von Bedeutung sein, ob ein Mitglied des Verbandes oder der Verband selbst die Waren produziert beziehungsweise die Dienstleistung erbringt.

94  BeckOK MarkenR/Schoene, MarkenG, § 98 Rn. 3; Gruber, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 98 Rn. 3; HK-MarkenR/Jansen, § 98 Rn. 5 f.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 98 Rn. 6. 95  Fezer, Markenrecht, § 98 Rn. 23. 96  Amtl. Begr. Markenrechtsreformgesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 109. 97 BeckOK MarkenR/Schoene, MarkenG, § 100 Rn. 20; Fezer, Markenrecht, § 98 Rn. 21; Gruber, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 98 Rn. 6; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 100 Rn. 7. 98  Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, § 17 Rn. 3; Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, S. 219. 99  Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, § 17 Rn. 3. 100  Fezer, Markenrecht, § 98 Rn. 21.

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

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a)  Verkehrserwartung bei Gütezeichen Problematischer erscheint die fehlende Trennung von Inhaberschaft und Markennutzung, wenn es um den Schutz von Gütezeichen als Kollektivmarke geht. Gütezeichen haben eine Garantiefunktion.101 Mit ihnen gewährleistet der Inhaber die Einhaltung einer bestimmten Güte. Beim Verkehr wecken sie die Erwartung einer Kontrolle der Qualität durch eine unabhängige und neutrale Stelle.102 Nur wenn die Gütezeichenvergabe von Eigeninteressen und Gewinnstreben unabhängig erfolgt, ist das Vertrauen des Verkehrs in das Gütezeichen gerechtfertigt. Der Inhaber eines Gütezeichens, der selbst einen gewerblichen Betrieb unterhält und das Zeichen zur Kennzeichnung seiner eigenen Waren und Dienstleistungen nutzt, kann diese Funktion aufgrund erheblicher Eigeninteressen nicht erfüllen. b)  Nachweis einer unabhängigen Kontrolle Dieses Defizit beim Schutz von Gütezeichen als Kollektivmarken versuchen die Rechtsprechung und die Praxis über das Schutzhindernis der Täuschungsgefahr auszugleichen. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Eine Marke ist zur Täuschung geeignet, wenn sie Angaben enthält, die beim Verkehr eine mit den tatsächlichen Verhältnissen nicht übereinstimmende Vorstellung hervorrufen.103 Die Prüfungsmöglichkeit des Deutschen Patent- und Markenamtes ist im Eintragungsverfahren eingeschränkt.104 Gemäß § 37 Abs. 3 MarkenG kann es eine Markenanmeldung nur ablehnen, wenn die Täuschungseignung ersichtlich ist. Das Zeichen muss in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen in jedem erdenklichen Fall seiner anmeldemäßigen Benutzung Anlass zur Irreführung geben.105 Ob der Anmelder das Zeichen später tatsächlich in einer Weise verwendet, die den Vorstellungen der angesprochenen Verkehrskreise entspricht, unterliegt der Kontrolle der markt­ überwachenden Institutionen.106 Aus dem Täuschungsverbot hat das Deutsche Patent- und Markenamt in den fünfziger Jahren das Erfordernis der Einreichung einer Unbedenklichkeitsbe-

101 

Kober-Dehm, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 97 Rn. 3. BPatGE 28, 139 (LS, 143) – Gütezeichenverband. 103  Fezer, Markenrecht, § 8 Rn. 540. 104  Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 37 Rn. 8. 105  BPatG GRUR 1992, 516 (517) – Egger Natur-Bräu; BPatG GRUR 1989, 593 (593) – Molino; v. Schultz, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 8 Rn. 179. 106  BPatG GRUR 1992, 516 (517) – Egger Natur-Bräu. 102 

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

47

scheinigung bei der Anmeldung eines Gütezeichens als Marke abgeleitet.107 Es ging davon aus, dass der Verkehr mit einem Gütezeichen die Erwartung einer Kontrolle der gewährleisteten Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung durch eine neutrale, außerhalb des gewerblichen Gewinnstrebens stehenden Stelle verbinde und schloss Zeichen wegen Täuschungseignung von der Eintragung aus, wenn der Anmelder das Vorhandensein einer solchen Kontrollstelle nicht nachwies.108 Seine zunächst strenge Auffassung, nur eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des RAL könne diesen Nachweis erbringen, lockerte das Deutsche Patent- und Markenamt aufgrund der Entscheidung „Gütezeichenverband“ des Bundespatentgerichts, nach der jede objektive und neutrale Stelle die Kontrolle gewährleisten kann.109 Heute fordert das Deutsche Patent- und Markenamt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht mehr an, wenn der Anmelder von vornherein nachweist, dass eine unabhängige Prüfstelle zur Kontrolle existiert.110 Es ist auch denkbar, dass der Gütezeichenverband eine Kontrollstelle selbst errichtet, wenn er sicherstellt, dass diese vom Einfluss seiner Mitglieder unabhängig ist.111 Die Täuschungseignung wird allein durch die fehlende institutionelle Absicherung durch eine neutrale Kontrollstelle begründet; auf die tatsächliche Güte der Waren oder Dienstleistungen kommt es nicht an.112 Indem das Deutsche Patent- und Markenamt bei der Eintragung von Gütezeichen den Nachweis einer Kontrollstelle fordert, sichert es die unabhängige Prüfung der Einhaltung der Gütebedingungen. Dennoch stellt sich die Frage, ob auf die Neutralität des Kollektivmarkeninhabers im Fall des Gütezeichenschutzes verzichtet werden kann. Immerhin ist es der Inhaber der Marke, dem das Markenrecht die Rechte und Pflichten aus der Marke in erster Linie auferlegt. Er ist für die Erstellung und Änderung der Satzung zuständig (§§ 102, 104 MarkenG), er bestimmt, wer als Mitglied aufgenommen und an wen Nutzungslizenzen (§§ 97 Abs. 2, 30 MarkenG) vergeben werden, und er hat Maßnahmen zu treffen, um die missbräuchliche Verwendung der Kollektivmarke zu verhindern (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Trotz der Einschaltung eines unabhängigen Dritten zur Überprüfung der Einhaltung der Gütebedingungen besteht daher die Gefahr, 107 

Siehe dazu 1. Teil A. V. aus Bescheiden des DPA von 1954 und 1956 finden sich bei: Grub, Gütezeichen de lege lata – de lege ferenda, S. 68; Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 153; Marr/Ikier, Gütesicherung – Gütezeichen, S. 13; Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 30 f. Siehe auch DPA (Beschwerdesenat 2b) BlPMZ 1961, 268 (268). 109  BPatGE 28, 139 (LS, 143) – Gütezeichenverband. 110  Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (661). 111  Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 97 Rn. 9; Gruber, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 102 Rn. 11. 112  Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 97 Rn. 9; Kober-Dehm, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 97 Rn. 4. 108  Zitate

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

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dass der Kollektivmarkeninhaber an anderer Stelle eine von seinen eigenen wirtschaftlichen Interessen getriebene Entscheidung trifft, welche die Objektivität der Gütezeichenvergabe beeinträchtigt. Beispielsweise könnte er Gütebedingungen zu Gunsten bestimmter Marktteilnehmer so gestalten, dass sie unliebsame Wettbewerber von der Nutzung ausschließen oder Missbrauchskontrollen je nach Marktteilnehmer streng oder weniger streng durchführen. Die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen wegen der Eigeninteressen des Gütezeicheninhabers besteht daher auch bei der Einschaltung einer Kontrollstelle zur Prüfung der Gütebedingungen. 2.  Kein Anspruch auf Nutzung der Kollektivmarke aus dem Markenrecht Nichtmitglieder haben aus dem Markenrecht keinen Anspruch auf Aufnahme in das Kollektiv oder auf Erteilung einer Markenlizenz an der Kollektivmarke.113 Wer Mitglied des Kollektivs werden und die Kollektivmarke nutzen kann, bestimmt der Verband in der Markensatzung nach § 102 Abs. 2 Nr. 3, 4 MarkenG selbst. Dies entspricht den Grundsätzen der Verbandsautonomie114 und dem Verständnis der Marke als Monopolrecht115. Die Marke ermöglicht es Unternehmen, ihre Waren oder Dienstleistungen am Markt nach ihrem Ursprung von Produkten anderer Unternehmen abzugrenzen, ein Markenimage aufzubauen und damit einen Absatzmarkt zu erschließen und zu sichern.116 Über Kollektivmarken können zusammengeschlossene Unternehmen auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen aus ihrem Verband hinweisen und durch den Auftritt als produktbezogene Einheit ihre Stellung am Markt stärken.117 Diesem Zweck würde der Zwang, beliebige Mitglieder in das Kollektiv aufzunehmen, widersprechen.118 Bei Gütezeichen ist die Sachlage etwas anders. Sie unterscheiden Waren und Dienstleistungen in erster Linie nicht nach ihrer Herkunft, sondern nach einer bestimmten Güte. Mit dem Gütezeichen weist das Kollektiv den Verkehr darauf hin, dass die mit dem Gütezeichen versehenen Waren oder Dienstleistungen eine Qualität haben, die sie von anderen Waren oder Dienstleistungen unterscheidet. Verweigert das Kollektiv Unternehmen, deren Waren oder Dienstleistungen die gleiche Güte aufweisen, die Nutzung des Gütezeichens, kreiert es aus Sicht des Konsumenten eine Abgrenzung, die den tatsächlichen Gegebenheiten nicht ent113 

Fezer, Markenrecht, § 97 Rn. 26; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, S. 386. Fezer, Markenrecht, § 97 Rn. 26. 115  Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, S. 386. 116  Vgl. BGH GRUR 2012, 1261 (Rn. 12) – Orion; BGH GRUR 2015, 686 (Rn. 13) – STAYER. 117  Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, S. 12. 118  Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, S. 386. 114 

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

49

spricht. Es verschafft sich damit einen wettbewerblichen Vorteil, der durch den Zweck des Gütezeichens nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Es stellt sich daher die Frage, ob sich aus Vorschriften außerhalb des Markenrechts ein Anspruch auf eine Mitgliedschaft im Kollektiv und damit verbunden auf Nutzung des Gütezeichens ergibt. Im Folgenden sollen die wichtigsten Anspruchsgrundlagen für eine Aufnahme in den Verband dargestellt werden. a)  Kartellrechtlicher Aufnahmeanspruch in die Gütezeichengemeinschaft Der Gesetzgeber hat erkannt, dass es für Unternehmen einen beachtlichen Wettbewerbsnachteil bedeuten kann, wenn sie von der Nutzung eines bestehenden Gütezeichens für ihre Waren oder Dienstleistungen ausgeschlossen sind.119 Die Qualität der Ware oder Dienstleistung ist ein wichtiges Wettbewerbsmittel und Gütezeichen können die Qualitätsvorstellungen der Kunden erheblich beeinflussen.120 Schließen sich mehrere Unternehmer zusammen, um ihre Produkte mit dem Gütezeichen zu bewerben, verschaffen sie sich einen Wettbewerbsvorsprung gegenüber dritten Unternehmern, die Waren oder Dienstleistungen gleicher Qualität nicht mit dem Zeichen versehen können.121 Gütezeichengemeinschaften kommt damit typischerweise eine besondere wirtschaftliche Machtstellung zu.122 Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber in § 20 Abs. 5 GWB ein besonderes kartellrechtliches Diskriminierungsverbot für Gütezeichengemeinschaften geschaffen.123 Danach ist es Gütezeichengemeinschaften verboten, die Aufnahme eines Unternehmens abzulehnen, wenn die Ablehnung eine sachlich nicht gerechtfertigte ungleiche Behandlung darstellen und zu einer unbilligen Benachteiligung des Unternehmens im Wettbewerb führen würde. Über §§ 33 Abs. 1, 20 Abs. 5 GWB können Unternehmen die Aufnahme in die Gütezeichengemeinschaft und damit das Recht zum Führen des Gütezeichens zivilgerichtlich erzwingen.124

119  Bechtold/Bosch, Kartellgesetz, § 20 Rn. 57; v. Dietze/Janssen, Kartellrecht in der anwaltlichen Praxis, S. 119. 120  BKartA, Brief v. 04. 08. 1967, GRUR 1968, 104 (105). 121  BKartA, Brief v. 04. 08. 1967, GRUR 1968, 104 (105); Bechtold/Bosch, Kartellgesetz, § 20 Rn. 57; Westermann, in: MüKo-Kartellrecht, Bd. 2, § 20 Rn. 94. 122  Markert, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 20 Rn. 127. 123  LG Köln WuW/E DE-R 2388 (2390) – Pressfitting; Loewenheim, in: Loewenheim/ Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, § 20 Rn. 91; Deister, in: Schulte/Just, Kartellrecht, § 20 Rn. 96. 124  Markert, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 20 Rn. 169; Nothdurft, in: Langen/ Bunte, Kartellrecht, § 20 Rn. 158.

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

aa)  Gütezeichengemeinschaft Gütezeichengemeinschaften sind auf freiwilliger Basis zustande gekommene und privatrechtlich verfasste Vereinigungen von Unternehmern, die als Träger von Gütezeichen Gütebedingungen für Waren oder Dienstleistungen aufstellen, das Recht zur Führung des Gütezeichens gewähren und die Erfüllung der Gütebedingungen überwachen.125 Der Begriff des Unternehmers ist im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen weit auszulegen und umfasst jede Betätigung im geschäftlichen Verkehr mit Waren und gewerblichen Leistungen, die nicht hoheitlich geregelt oder auf private Tätigkeiten beschränkt ist.126 Nach dieser Definition werden Verbände, die ein Gütezeichen als Kollektivmarke innehaben, regelmäßig Gütezeichengemeinschaften im Sinne von § 20 Abs. 5 GWB sein. bb)  Sachlich nicht gerechtfertigte ungleiche Behandlung Voraussetzung für den Aufnahmeanspruch ist, dass die Ablehnung eine sachlich nicht gerechtfertigte ungleiche Behandlung darstellen würde. Dies ist im Rahmen einer Abwägung der Interessen des Verbandes und des Bewerbers unter Beachtung der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Intention des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu beurteilen.127 Dabei ist das Ziel des Verbands, nur den Gütebedingungen entsprechende Waren beziehungsweise Dienstleistungen zu kennzeichnen, besonders zu berücksichtigen.128 Wichtigster Beurteilungsmaßstab ist die Satzung.129 Erfüllt das Unternehmen die Satzungsbedingungen, insbesondere weil seine Waren oder Dienstleistungen den Güteanforderungen genügen, ist seine Ablehnung grundsätzlich sachlich nicht gerechtfertigt, es sei denn, es sind ausnahmsweise außerhalb der Satzung liegende Rechtfertigungsgründe gegeben.130 Das können beispielsweise Gründe sein, die 125  LG Köln WuW/E DE-R 2388 (2390) - Pressfitting; Alexander, ZStV 2014, 121 (122); Markert, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 20 Rn. 136; Loewenheim, in: Loewenheim/ Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, § 20 Rn. 93; Nothdurft, in: Langen/Bunte, Kartellrecht, § 20 Rn. 164; Westermann, in: MüKo-Kartellrecht, Bd. 2, § 20 Rn. 94. 126  BGH WuW/E BGH 1725, 1727 – Landseer Club; Markert, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 20 Rn. 137. 127  BGH WuW 1986, 301 (303) – Schwarzbuntzüchter; Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 250; Markert, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 20 Rn. 143; Loewenheim, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, § 20 Rn. 99. 128  Markert, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 20 Rn. 159. 129  LG Köln WuW/E DE-R 2388 (2390) – Pressfitting; Bechtold/Bosch, Kartellgesetz, § 20 Rn. 59; Nothdurft, in: Langen/Bunte, Kartellrecht, § 20 Rn. 170. 130  OLG Frankfurt am Main WuW/E DE-R 2648 (2650) - Handballverband; Bechtold/ Bosch, Kartellgesetz, § 20 Rn. 59; Nothdurft, in: Langen/Bunte, Kartellrecht, § 20 Rn. 173, 174; Rinklake, Das Werberecht der Qualitätskennzeichen, S. 175; Wiebe, WRP 1993, 74 (88).

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

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mit dem Ansehen oder der Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens zusammenhängen.131 Aber auch in Fällen, in denen der Bewerber die Satzungsbedingungen nicht erfüllt, kann ein Aufnahmeanspruch bestehen, wenn die Satzungsbedingungen ihrerseits sachlich nicht gerechtfertigt sind.132 Überzogene Zertifizierungsgebühren mit dem Ziel, kleine Unternehmen von der Zertifizierung auszuschließen,133 oder die Verpflichtung, ausschließlich mit dem Gütezeichen versehene Waren anzubieten,134 können unsachliche Gründe darstellen.135 Bei der Beurteilung ist stets zu prüfen, ob die Satzungsbedingungen tatsächlich dem Zweck dienen, das von der Gütezeichengemeinschaft definierte Qualitätsniveau zu sichern.136 Kann das Qualitätsniveau ohne die vorgegebenen Kriterien nicht erreicht werden, sind diese sachlich gerechtfertigt.137 cc)  Unbillige Benachteiligung Weiter setzt der Aufnahmeanspruch voraus, dass die Ablehnung zu einer unbilligen Benachteiligung des Unternehmens im Wettbewerb führen würde. Das Tatbestandsmerkmal hat wenig praktische Relevanz, da die Auswirkungen der Benachteiligung bereits in der Interessenabwägung bei der sachlichen Rechtfertigung zu berücksichtigen sind.138 Es ist erfüllt, wenn wirtschaftliche und nicht nur immaterielle Interessen des Bewerbers beeinträchtigt werden.139 Unbillig ist die Ablehnung der Aufnahme in die Gütezeichengemeinschaft jedenfalls dann, wenn das Führen des Gütezeichens für das Kaufverhalten eines nicht ganz unerheblichen Teils der Nachfrager von Bedeutung ist.140 Dagegen wird es an einer unbilligen Benachteiligung fehlen, wenn dem Bewerber die Nutzung des Gütezeichens als Nichtmitglied gewährt wird und mit der Mit131  Alexander, ZStV 2014, 121 (123); Markert, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 20 Rn. 152. 132  BGH WuW/E BGH 947 (950) – Universitätssportclub; OLG Frankfurt am Main WuW/E DE-R 2648 (2649); Nothdurft, in: Langen/Bunte, Kartellrecht, § 20 Rn. 173. 133  BKartA, WuW 1985, 835. 134  Diese Verpflichtung würde gegen § 1 GWB verstoßen, Westermann, in: MüKoKartellrecht, Bd. 2, § 20 Rn. 101. 135 Weitere Beispiele bei Markert, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 20 Rn. 160; Dörinkel, WuW 1958, 565 (569) und Wiebe, WRP 1993, 74 (88). 136  Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 241; Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 251. 137  Nothdurft, in: Langen/Bunte, Kartellrecht, § 20 Rn. 184. 138  Westermann, in: MüKo-Kartellrecht, Bd. 2, § 20 Rn. 103, Markert, in: Immenga/ Mestmäcker, GWB, § 20 Rn. 141, 158; Loewenheim, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, § 20 Rn. 102. 139  Alexander, ZStV 2014, 121 (123). 140  BKartA, WuW 1985, 835 (837); Markert, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 20 Rn. 161.

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

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gliedschaft in der Gütezeichengemeinschaft keine weiteren wirtschaftlichen Vorteile verbunden sind.141 b)  Aufnahmeanspruch aus dem Lauterkeitsrecht Neben dem Kartellrecht kann sich ein Aufnahmeanspruch im Einzelfall auch aus dem Lauterkeitsrecht ergeben. Die Verweigerung der Mitgliedschaft im Kollektiv verstößt beispielsweise gegen Lauterkeitsrecht, wenn die Nichtaufnahme des Unternehmens zur gezielten Behinderung eines Mitbewerbers nach § 4 Nr. 4 UWG erfolgt. aa)  Mitbewerber Mitbewerber ist nach der Legaldefinition in § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG jeder Unternehmer, der mit einem oder mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis steht. Ein konkretes Wettbewerbsverhältnis besteht jedenfalls dann, wenn die betroffenen Unternehmer gleichartige Waren oder Dienstleistungen innerhalb desselben Abnehmerkreises abzusetzen versuchen.142 Setzt das betroffene Unternehmen selbst keine Waren oder Dienstleistungen ab, fördert aber den Wettbewerb fremder Unternehmer, reicht es aus, wenn ein konkretes Wettbewerbsverhältnis zwischen den geförderten Unternehmern und dem klagenden Mitbewerber besteht.143 Der Gütezeichenverband fördert mit der Gütezeichenvergabe die Belange seiner Mitglieder und den Absatz ihrer Waren und Dienstleistungen. Zwischen den zertifizierten Unternehmern und dem Bewerber, der gleichartige Waren und Dienstleistungen anbietet, besteht ein konkretes Wettbewerbsverhältnis. Der Gütezeichenverband steht daher in einem mittelbaren Wettbewerbsverhältnis mit dem Bewerber, der die Aufnahme in den Gütezeichenverband und die Zertifizierung seiner Waren oder Dienstleistungen begehrt.144 bb)  Gezielte Behinderung und Rechtsfolge Weigert sich der Verband, den Bewerber aufzunehmen und ihm die Nutzung des Gütezeichens zu gestatten, beeinträchtigt er die wettbewerbliche Entfaltungsmöglichkeit des Mitbewerbers und behindert ihn somit.145 Gezielt ist die Behinderung, wenn sie von einer Verdrängungsabsicht getragen ist oder die wettbewerb141 Vgl.

Alexander, ZStV 2014, 121 (124). BGH GRUR 2014, 1114 (Rn. 24) – nickelfrei. 143  BGH GRUR 2012, 74 (Rn. 20) – Coaching-Newsletter; BGH GRUR 2012, 1053 (Rn. 12) – Marktführer Sport; Köhler/Bornkamm/Köhler, UWG, § 2 Rn. 105. 144  Alexander, ZStV 2014, 121 (126). 145  Alexander, ZStV 2014, 121 (126). 142 

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

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liche Entfaltungsmöglichkeit des Mitbewerbers unangemessen beeinträchtigt.146 Letzteres ist im Rahmen einer umfassenden Güter- und Interessenabwägung festzustellen.147 Liegen keinerlei sachliche Gründe für die Ablehnung des Mitbewerbers vor, sondern dient diese allein dem Zweck, ihm die werblichen Vorteile des Gütezeichens vorzuenthalten, ist eine gezielte Behinderung gegeben. Der Mitbewerber kann in diesen Fällen über den Beseitigungsanspruch nach § 8 Abs. 1, 3 Nr. 1 UWG oder den Schadensersatzanspruch nach § 9 S. 1 UWG die Aufnahme in den Gütezeichenverband erzwingen.148 c)  Aufnahmeanspruch aus dem Bürgerlichen Recht Nicht zuletzt kann sich ein Aufnahmeanspruch aus dem Bürgerlichen Recht ergeben. Als Anspruchsgrundlage kommt §§ 249, 826 BGB in Betracht. Die Verweigerung der Verbandsmitgliedschaft kann eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung darstellen.149 Voraussetzung hierfür ist allerdings eine Monopolstellung beziehungsweise erhebliche wirtschaftliche oder soziale Machtstellung der Gütezeichengemeinschaft.150 Im Übrigen werden die Tatbestandsmerkmale in enger Anlehnung an § 20 Abs. 5 GWB ausgelegt, weshalb die Vorschriften in der Gerichtspraxis häufig zusammen geprüft werden.151 d)  Zwischenergebnis Die Marke ist als Monopolrecht gerade darauf ausgerichtet, andere von ihrem Schutz auszuschließen. Entsprechend sieht das Markenrecht keine Möglichkeit für Bewerber vor, den Zugang zur Nutzung eines als Kollektivmarke eingetragenen Gütezeichens zu erzwingen. Es ergeben sich jedoch aus dem Kartell-, Lauterkeits- und Bürgerlichen Recht verschiedene Anspruchsgrundlagen, um die Aufnahme in den Gütezeichenverband durchzusetzen. Dies erscheint aufgrund der wirtschaftlichen Machtstellung, die Gütezeichengemeinschaften einnehmen können, interessengerecht. Wichtigste Anspruchsgrundlage ist insofern § 20 Abs. 5 GWB, da sie auf Gütezeichengemeinschaften zugeschnitten ist und die geringsten Anforderungen stellt. Dagegen kann der Nachweis einer gezielten Be146 Köhler/Bornkamm/Köhler,

UWG, § 4 Rn. 4.9 f. UWG, § 4 Rn. 4.10. 148  Alexander, ZStV 2014, 121 (126). 149  Alexander, ZStV 2014, 121 (127). 150  Markert, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 20 Rn. 171; Nothdurft, in: Langen/ Bunte, Kartellrecht, § 20 Rn. 191; Alexander, ZStV 2014, 121 (127); Traub, WRP 1985, 591 (595). 151  BGH WuW/E BGH 2226 (2226); OLG Frankfurt am Main WuW/E DE-R 2648 (2649) – Handballverband; Markert, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 20 Rn. 171; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 102 Rn. 15; Nothdurft, in: Langen/Bunte, Kartellrecht, § 20 Rn. 166, 191. 147 Köhler/Bornkamm/Köhler,

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

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hinderung im Rahmen des § 4 Nr. 4 UWG oder der Monopolstellung beziehungsweise erheblichen wirtschaftlichen oder sozialen Machtstellung nach § 826 BGB im Einzelfall Schwierigkeiten bereiten. 3.  Freie Übertragbarkeit der Kollektivmarke Eine wesentliche Neuerung des Kollektivmarkenrechts bei der Markenrechtsreform 1995 war die Einführung der Übertragbarkeit der Kollektivmarke.152 Der Gesetzgeber hob das Übertragungsverbot aus dem Warenzeichengesetz auf, da er ein praktisches Bedürfnis für Verbände sah, Kollektivmarken auf einen anderen Verband übertragen zu können.153 Das durch die Kollektivmarke begründete Recht kann nun gemäß §§ 97 Abs. 2, 27 MarkenG durch Rechtsgeschäft übertragen werden oder kraft Gesetz übergehen. Als Rechtserwerber kommt allerdings nur in Betracht, wer den Anforderungen an einen tauglichen Inhaber nach § 98 MarkenG entspricht.154 Im Falle der rechtsgeschäftlichen Übertragung erfolgt die dingliche Verfügung nach den allgemeinen Regeln des Rechtsübergangs gemäß §§ 413, 389 ff. BGB.155 Der Rechtsübergang ist unabhängig von der Umschreibung des Markenregisters. Die Umschreibung hat keine konstitutive Funktion und nimmt das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 27 Abs. 3 MarkenG nur auf Antrag vor.156 Ihr Fehlen bringt allerdings gemäß § 28 Abs. 2 MarkenG verfahrensrechtliche Nachteile mit sich.157 a)  Die Gefahr der Beeinträchtigung der Garantiefunktion Das Warenzeichengesetz schloss nach § 20 WZG die Übertragung des Verbandszeichens noch aus. Die Vertreter der Lehre, die dem Verbandszeichen eine Garantiefunktion zuschrieben, begründeten dies damit, dass die Übertragung an einen beliebigen Dritten die Garantiefunktion gefährden würde.158 Diese Gefahr besteht nun für Gütezeichen, die als Kollektivmarken eingetragen sind. Mit dem Gütezeichen garantiert der Inhaber eine bestimmte Qualität der Waren oder

152 

Amtl. Begr. Markenrechtsreformgesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 108. Amtl. Begr. Markenrechtsreformgesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 108. 154  BeckOK MarkenR/Schoene, MarkenG, § 98 Rn. 12; Büscher/Dittmer/Schiwy/Büscher, § 98 MarkenG Rn. 7; Fezer, Markenrecht, § 97 Rn. 24; Gruber, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 98 Rn. 8; HK-MarkenR/Jansen, § 98 Rn. 11; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 98 Rn. 4; Kober-Dehm, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 98 Rn. 6. 155  BeckOK MarkenR/Taxhet, MarkenG, § 27 Rn. 19. 156  Brandi-Dohrn, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 27 Rn. 3; Fezer, Markenrecht, § 27 Rn. 61; Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 27 Rn. 24. 157  Fezer, Markenrecht, § 27 Rn. 61. 158  Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, S. 223. 153 

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

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Dienstleistungen.159 Der Verkehr verbindet damit die Erwartung der Kontrolle durch eine objektive und neutrale Stelle.160 Einem etablierten Gütezeichen bringt der Verkehr im besten Fall ein hohes Vertrauen entgegen. Kann der Inhaber das Gütezeichen frei übertragen, besteht die Gefahr, dass der Erwerber die Marke nicht mehr entsprechend der Gütebedingung des Veräußerers nutzt und der Verkehr über die Eigenschaften der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen getäuscht wird. Es stellt sich die Frage, ob das Markenrecht Mechanismen bereitstellt, dieser Gefährdung der Garantiefunktion entgegenzuwirken. b)  Keine präventive Kontrollfunktion des Deutschen Patent- und Markenamts Das Umschreibungsverfahren selbst bietet keine Möglichkeit. Da die Eintragung in das Markenregister nicht konstitutiv wirkt, erfolgt sie in der Praxis oft erst geraume Zeit nach dem materiell-rechtlichen Inhaberwechsel.161 Das Deutsche Patent- und Markenamt erhält somit vom Rechtsübergang erst nachträglich Kenntnis. Für den Antrag auf Umschreibung reicht der Nachweis des Rechtsübergangs.162 Eine umfassende materielle Prüfung kann das Deutsche Patent- und Markenamt aufgrund der Ausgestaltung des Umschreibungsverfahrens als Masseverfahren nicht leisten.163 So hatte das Deutsche Patent- und Markenamt beispielsweise im Jahr 2016 über 100.000 Markenumschreibungen zu bewältigen.164 Weitere Prüfungen sind daher nicht vorgesehen. c)  Nachträgliche Korrekturmöglichkeiten Die Übertragung von als Kollektivmarke eingetragenen Gütezeichen kann somit allenfalls einer nachträglichen Kontrolle unterliegen mit den Konsequenzen der Nichtigkeit der Übertragung oder der Löschung der Marke. aa)  Unwirksamkeit der Übertragung nach § 134 BGB i. V. m. §§ 3, 5 UWG Denkbar ist zunächst, dass die Übertragung gemäß § 134 BGB i. V. m. §§ 3, 5 UWG wegen Irreführung von Anfang an nichtig ist, beispielsweise wenn der 159 

BPatGE 28, 139 (LS, 143) – Gütezeichenverband. BPatGE 28, 139 (LS, 143) – Gütezeichenverband. 161  Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 27 Rn. 19. 162  Siehe dazu § 28 DPMAV i. V. m. der Umschreibungsrichtlinie vom 22. 11. 2001, BlPMZ 2002, 11 – 13; Fezer, Markenrecht, § 27 Rn. 63; Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 27 Rn. 28. 163  Fezer, Markenrecht, § 27 Rn. 63; Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 27 Rn. 28. 164  Statistik des DPMA für das Jahr 2016, BlPMZ 2017, 71 (90). 160 

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

Verkehr in seiner mit dem Gütezeichen verbundenen Gütevorstellung getäuscht wird.165 Der ursprüngliche Inhaber des Markenrechts kann in diesem Fall die unrichtige Änderung des Markenregisters im Rahmen einer Umschreibungsklage vor den Zivilgerichten geltend machen. Bei Vorlage des rechtskräftigen Urteils, das nach § 894 ZPO als Bewilligung zur Rückumschreibung gilt, korrigiert das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 28 Abs. 3, 7 DPMAV das Register.166 Die Unlauterkeitsverbote der §§ 3 bis 7 UWG können grundsätzlich Verbotsgesetze im Sinne von § 134 BGB sein, da sie unlautere geschäftliche Handlungen untersagen.167 Bei der Prüfung, ob durch die Übertragung einer Marke ein Verstoß gegen §§ 3 bis 7 UWG vorliegt, sind die Wertungen des Markenrechts zu berücksichtigen.168 Die darin enthaltenen gesetzgeberischen Entscheidungen dürfen durch die Anwendung der Vorschriften des Wettbewerbsrechts nicht unterlaufen werden. § 27 MarkenG gestattet die Übertragbarkeit der Marken ohne Weiteres. Die mit der Markenübertragung stets einhergehende Zuordnungsverwirrung des allgemeinen Verkehrs hinsichtlich der Inhaberschaft wird dabei hingenommen.169 Sie kann keine relevante Irreführung nach §§ 3, 5 UWG begründen, da ansonsten eine Übertragung kaum noch möglich wäre.170 Es muss über den bloßen Herkunftsirrtum hinaus eine inhaltliche Unrichtigkeit hinzutreten, die eine Täuschung des Verkehrs bewirkt.171 Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Verkehr mit der Marke eine ganz bestimmte Gütevorstellung verbindet, die von dem neuen Inhaber nicht eingehalten wird.172 Bei der Übertragung von als Kollektivmarken eingetragenen Gütezeichen kommt dementsprechend eine Irreführung nach §§ 3 Abs. 1, 5 Abs. 1 Nr. 1 UWG in Betracht, wenn der neue 165  BeckOK MarkenR/Taxhet, MarkenG, § 27 Rn. 75; Brandi-Dohrn, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 27 Rn. 12; Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 27 Rn. 51; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 27 Rn. 17. 166  BGH GRUR 1969, 43 (44) – Marpin; BPatG, Beschl. v. 02. 03. 2004 – 24 W (pat) 2/01, juris – SOLIDEAL, Rn. 21; Fezer, Markenrecht, § 27 Rn. 66; Hacker, in: Ströbele/ Hacker, MarkenG, § 27 Rn. 40. 167  BGH GRUR 2002, 703 (704 f.) – VOSSIUS & PARTNER; BGH GRUR 2009, 606 (Rn. 12) – Buchgeschenk vom Standesamt; Köhler/Bornkamm/Köhler, UWG, Einl. Rn. 7.8 f.; Köhler, JZ 2010, 767 (774). 168  Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 27 Rn. 51. 169  Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 27 Rn. 51; Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, S. 378. 170  Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 27 Rn. 17; Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 27 Rn. 51; Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, S. 378; vgl. auch EuGH, GRUR 2006, 416 (Rn. 48, 49) – ELIZABETH EMMANUEL. 171  Vgl. OLG Saarbrücken NJWE-WettbR 1999, 284 (286) zur Übertragung von Unternehmenskennzeichen. 172  Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 27 Rn. 51; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 27 Rn. 17; vgl. BGH GRUR 2002, 703 (705) – VOSSIUS & PARTNER zur Gestattung des Namensgebrauchs.

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

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Inhaber die Güte der gekennzeichneten Ware nicht mehr gewährleistet, insbesondere, wenn er keine objektive und neutrale Stelle zur Kontrolle der Einhaltung der Gütebedingungen vorhält. Zu beachten ist, dass nicht jeder Verstoß gegen ein Verbotsgesetz automatisch die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts zur Folge hat. Vielmehr tritt die Nichtigkeit nach § 134 BGB nur ein, wenn sich aus dem Verbotsgesetz nicht etwas anderes ergibt. Das Wettbewerbsrecht sieht für Verstöße gegen die Verbotsnormen in §§ 8 bis 10 UWG schuldrechtliche Sanktionen in Form von Unterlassungs-, Beseitigungs-, Schadensersatz- und Gewinnabschöpfungsansprüchen vor, die von Mitbewerben und bestimmten Verbänden geltend gemacht werden können. Zu den Folgen für das mit dem Rechtsverstoß im Zusammenhang stehende Rechtsgeschäft trifft das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb jedoch keine Aussage, weshalb die Anwendung des § 134 BGB nicht generell ausgeschlossen ist.173 Es ist nach dem Sinn und Zweck der Verbotsnorm für den Einzelfall zu entscheiden, ob eine Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts angezeigt ist.174 Das Wettbewerbsrecht dient nach § 1 UWG dem Schutz der Mitbewerber, Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen, aber auch dem Schutz der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb. Bewirkt das Rechtsgeschäft zwingend eine Täuschung der Allgemeinheit, kann davon ausgegangen werden, dass das Rechtsgeschäft keine Wirkung entfalten soll.175 Überträgt der Markeninhaber das Gütezeichen auf einen Erwerber, der eine Kontrolle durch eine unabhängige und neutrale Stelle nicht gewährleistet, wird die Allgemeinheit unweigerlich in ihrer Verkehrserwartung getäuscht und ist die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts angebracht. Nicht ausreichend ist es dagegen, wenn es nur in Einzelfällen zu einer missbräuchlichen Benutzung des Gütezeichens kommt. Hier genügen die Sanktionsmöglichkeiten des Lauterkeitsrechts. bb)  Nichtigkeit der Marke nach §§ 97 Abs. 2, 50 MarkenG Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt ein als Kollektivmarke angemeldetes Gütezeichen nicht ein, wenn der Inhaber die Kontrolle durch eine unabhängige und neutrale Stelle nicht nachweist, da der Verkehr sonst in seiner Erwartung nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG getäuscht wird.176 Es stellt sich die 173 

Köhler, JZ 2010, 767 (768). § 134 Rn. 7. 175  Vgl. BGH GRUR 2002, 703 (705) – VOSSIUS & PARTNER zur vergleichbaren Problematik bei der Gestattung des Namensgebrauchs und OLG Saarbrücken NJWE-WettbR 1999, 284 (286) zur Übertragung von Unternehmenskennzeichen; a. A. Köhler, JZ 2010, 767 (773 f.), der die Nichtigkeitsfolge für nicht strafbare Wettbewerbsverstöße generell als unverhältnismäßig ansieht. 176  Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (661). 174 Palandt/Ellenberger,

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

Frage, ob ein als Kollektivmarke eingetragenes Gütezeichen nach §§ 97 Abs. 2, 50 MarkenG (analog) nichtig ist, wenn der Inhaber die Marke an einen Erwerber übertragt, der eine solche Kontrollstelle nicht vorsieht. Nach § 50 MarkenG können Marken auf Antrag oder von Amts wegen gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG eingetragen wurden. Voraussetzung für die Löschung ist demnach, dass das Schutzhindernis im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke bestand.177 Auf die Umschreibung von Marken nach ihrer Übertragung findet die Vorschrift keine Anwendung. Die Umschreibung ist keine erneute Anmeldung. Sie hat keine konstitutive Wirkung, sondern passt das Register an die tatsächlichen Gegebenheiten an. Bei der Umschreibung prüft das Deutsche Patent- und Markenamt das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse auch nicht erneut. Eine analoge Anwendung des § 50 MarkenG scheitert am Erfordernis einer planwidrigen Regelungslücke.178 § 50 MarkenG soll ausdrücklich nur Fälle erfassen, in denen absolute Schutzhindernisse der Markeneintragung im Zeitpunkt der Anmeldung entgegenstanden.179 Die Löschungsgründe für nachträglich eintretende Umstände kodifiziert § 49 Abs. 2 MarkenG für Individualmarken abschließend.180 Für Kollektivmarken wird er um § 105 MarkenG ergänzt. cc)  Verfall der Marke nach §§ 97 Abs. 2, 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Wie sich aus den Gesetzgebungsmaterialien ergibt, sah der Gesetzgeber als Korrektiv für die freie Übertragbarkeit der Kollektivmarke vor allem die Löschung wegen Verfalls gemäß §§ 97 Abs. 2, 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an, falls die Benutzung der Marke nach der Übertragung im Einzelfall eine Irreführung bewirken sollte.181 Nach § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wird eine Marke auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn sie infolge ihrer Benutzung geeignet ist, das Publikum zu täuschen. Eine Täuschungseignung besteht, wenn die konkrete Benutzung der Marke zu ihrer inhaltlichen Unrichtigkeit führt.182 Es muss sich eine Abweichung zwischen den inhaltlichen Angaben der Marke und den tatsächlichen Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung ergeben.183 177  BGH GRUR 2013, 1143 (Rn. 12) – Aus Akten werden Fakten; BGH GRUR 2014, 483 (Rn. 22) – test; Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 50 Rn. 9. 178  Fezer, Markenrecht, § 50 Rn. 40. 179  Fezer, Markenrecht, § 50 Rn. 40. 180  BGH GRUR 2003, 1040 (1042) – Kinder; BGH GRUR 2006, 701 (Rn. 9) – Porsche 911; Fezer, Markenrecht, § 49 Rn. 31; HK-MarkenR/Hoppe, § 49 Rn. 1; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 49 Rn. 5. 181  Amtl. Begr. Markenrechtsreformgesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 108. 182  BGH GRUR 1957, 350 (351) – Raiffeisensymbol; BGH GRUR 1967, 89 (91) – Rose; Fezer, Markenrecht, § 49 Rn. 35; Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 49 Rn. 37. 183 HK-MarkenR/Hoppe, § 49 Rn. 47.

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

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Dagegen reicht es nicht aus, wenn Fehlvorstellungen des Publikums nur durch Begleitumstände, wie zum Beispiel Werbeangaben, ausgelöst werden.184 Die Unrichtigkeit kann sich auf die Art, Beschaffenheit oder geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung, aber auch auf sämtliche sonstige produkt- oder unternehmensbezogenen Angaben beziehen.185 Die Aufzählung in § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist insofern nicht abschließend.186 Enthält also das als Kollektivmarke eingetragene Gütezeichen Angaben über die Beschaffenheit oder Art der Gewinnung der Ware oder Dienstleistung, wird das Publikum getäuscht, wenn der neue Inhaber damit Waren oder Dienstleistungen kennzeichnet oder kennzeichnen lässt, die den Beschaffenheitsangaben nicht entsprechen. Dagegen fehlt es an einer für das Publikum relevanten Täuschung, wenn die Marke einmalig täuschend benutzt wird.187 Inhaltlich unrichtig ist die Marke erst, wenn die in ihr enthaltenen Angaben mit einer gewissen Nachhaltigkeit von den tatsächlichen Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung abweichen.188 Die Löschung wegen Verfalls kann nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jede Person alternativ beim Deutschen Patent- und Markenamt gemäß § 53 MarkenG beantragen oder im Klageverfahren gemäß § 55 MarkenG vor den ordentlichen Gerichten geltend machen. Es handelt sich um ein Popularverfahren beziehungsweise eine Popularklage, da die Registerbereinigung im öffentlichen Interesse liegt.189 Von Amts wegen kann das Deutsche Patent- und Markenamt eine Marke wegen Verfalls nicht löschen.190 d)  Freie Übertragbarkeit gefährdet die Garantiefunktion Es bieten sich demnach zwei Möglichkeiten gegen die Übertragung eines als Kollektivmarke eingetragenen Gütezeichens vorzugehen, wenn der neue Markeninhaber das Gütezeichen in einer die Garantiefunktion gefährdenden Weise nutzt: Ist die Übertragung wegen einer erheblichen Täuschung des Verkehrs nichtig, kommt eine Rückumschreibung des Markenregisters in Betracht. Die Um184  Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 49 Rn. 37; HK-MarkenR/Hoppe, § 49 Rn. 47. 185 HK-MarkenR/Hoppe, § 49 Rn. 48. 186  Fezer, Markenrecht, § 49 Rn. 36; HK-MarkenR/Hoppe, § 49 Rn. 48. 187  Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 49 Rn. 41; HK-MarkenR/Hoppe, § 49 Rn. 49. 188  Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 49 Rn. 41; HK-MarkenR/Hoppe, § 49 Rn. 49. 189  Fezer, Markenrecht, § 55 Rn. 4; Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 55 Rn. 20; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 55 Rn. 5. 190  Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 49 Rn. 3.

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

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schreibungsbewilligung kann jedoch nur der ursprüngliche Inhaber der Marke geltend machen.191 Dieser wird daran in den wenigsten Fällen ein Interesse haben. Daneben ist es möglich, die Marke im Popularverfahren aufgrund des Verfalls nach §§ 97 Abs. 2, 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn sie infolge der Benutzung durch den neuen Inhaber täuschungsgeeignet ist. Die damit verbundene Übertragung der nachträglichen Kontrolle auf die Allgemeinheit erscheint nicht ausreichend, um die Gütezeichen in ihrer Garantiefunktion zu schützen. Das folgt schon daraus, dass die Allgemeinheit im Zweifel erst spät von dem Rechtsübergang Kenntnis erlangt, da die Umschreibung des Registers nicht konstitutiv wirkt und darum oft erst einige Zeit nach dem tatsächlichen Rechtsübergang erfolgt.192 Wenn dann jemand die Initiative ergreift und gegen die Marke vorgeht, ist im Zweifel noch ein Klageverfahren nach § 55 MarkenG zu durchlaufen. Bis dahin kann der neue Gütezeicheninhaber geraume Zeit von dem Vertrauen, das der Verkehr dem Gütezeichen entgegenbringt, profitieren und den Qualitätserwartungen nicht entsprechende Waren oder Dienstleistungen vertreiben. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat keine Handhabe, die Wahrung der Garantiefunktion des Gütezeichens durch den neuen Inhaber vor der Umschreibung zu kontrollieren und kann im Nachhinein nicht von Amts wegen tätig werden. 4.  Zwischenergebnis Die Regelungen des Markenrechts zur Inhaberschaft und Nutzung der Kollektivmarke weisen hinsichtlich des Schutzes von Gütezeichen Defizite auf. Die fehlende Neutralität des Markeninhabers kann die Garantiefunktion gefährden. Ein Gütezeicheninhaber, der eigene wirtschaftliche Interessen an der Gütezeichenvergabe hat und seine eigenen Waren und Dienstleistungen mit dem Gütezeichen kennzeichnet, kann die Einhaltung der Gütestandards nicht mit der nötigen Objektivität gewährleisten. Rechtsprechung und Praxis versuchen dieses Defizit über das aus § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG abgeleitete Erfordernis der Einschaltung einer unabhängigen und neutralen Stelle auszugleichen, welche die Einhaltung der gewährleisteten Eigenschaften kontrolliert. Angesichts der übrigen rechtlichen Befugnisse, die der Gütezeicheninhaber hat, erscheint dies jedoch nicht ausreichend, um die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen aufgrund der Eigeninteressen des Gütezeicheninhabers auszuschließen. Ebenfalls eine Gefahr für die Garantiefunktion kann die freie Übertragbarkeit der Kollektivmarke darstellen. Es droht die Täuschung des Verkehrs in seinen mit dem Gütezeichen verbundenen Qualitätsvorstellungen, wenn der Kollektivmarkeninhaber das Gütezeichen auf jemanden überträgt, der das Gütezeichen nicht 191  192 

Fezer, Markenrecht, § 27 Rn. 66. Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 27 Rn. 19.

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

61

entsprechend den Gütebedingungen weiternutzt. Es fehlen rechtliche Möglichkeiten, die Weiterverwendung des Gütezeichens entsprechend seiner ursprünglichen Bedeutung sicherzustellen. Dem Umstand, dass Gütezeichenverbänden eine bedeutende Marktmacht zukommen kann und Wirtschaftsteilnehmer gegebenenfalls ein berechtigtes Interesse daran haben, ihre Waren oder Dienstleistungen zertifizieren zu lassen, trägt das Markengesetz keine Rechnung. Aus dem Markengesetz ergeben sich keine Ansprüche Dritter auf Nutzung des als Kollektivmarke eingetragenen Gütezeichens. Ansprüche auf Aufnahme in das Kollektiv können allenfalls aus dem Kartell-, Lauterkeits-, und Bürgerlichen Recht entstehen. Diese sind zum Teil mit hohen Voraussetzungen verbunden.

II.  Schutzhindernisse Gemäß §§ 97 Abs. 2, 41, 33 Abs. 2, 37 Abs. 1 MarkenG ist eine Kollektivmarke in das Markenregister einzutragen, wenn sie nicht aufgrund der Schutzhindernisse nach §§ 3, 8, und 10 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist. Ergänzt werden die allgemeinen Schutzhindernisse für Kollektivmarken durch § 103 MarkenG. Es sind besonders zwei Schutzhindernisse, die bei der Eintragung von Gütezeichen als Kollektivmarken Probleme bereiten können: die fehlende konkrete Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und der Ausschluss beschreibender Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). 1.  Fehlende Unterscheidungskraft Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. In ständiger Rechtsprechung definiert der Bundesgerichtshof die konkrete Unterscheidungskraft als die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet.193 Er stellt damit für die Beurteilung entscheidend auf die Hauptfunktion der Individualmarke ab, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten.194 Unter Geltung des Warenzeichengesetzes musste das Verbandszeichen dieselben Anforderungen an die konkrete Unterscheidungskraft erfüllen wie die Indi193  St. Rspr. z. B. BGH GRUR 2009, 952 (Rn. 9) – DeutschlandCard; BGH GRUR 2012, 270 (Rn. 8) – Link economy; BGH GRUR 2014, 569 (Rn. 10) – HOT; BGH GRUR 2016, 934 (Rn. 9) – OUI. 194 Ebenda.

62

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

vidualmarke, mit dem einzigen Unterschied, dass sich die Unterscheidungskraft nicht auf die betriebliche Herkunft der Waren aus einem individuellen Geschäftsbetrieb bezog, sondern auf die betriebliche Herkunft aus einem dem Verband angeschlossenen Unternehmen.195 Das Markengesetz weitet den Bezugspunkt für die Unterscheidungskraft bei Kollektivmarken aus. Nach § 97 Abs. 2 MarkenG können als Kollektivmarken alle markenfähigen Zeichen eingetragen werden, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke von denjenigen anderer Unternehmen nach ihrer betrieblichen oder geografischen Herkunft, ihrer Art, ihrer Qualität oder ihren sonstigen Eigenschaften zu unterscheiden. Der Gesetzgeber wollte damit klarstellen, „dass der Begriff der Eignung zur Unterscheidung der Kollektivmarken nicht nur auf die betriebliche Herkunft bezogen ist, sondern dass auch geografische Kollektivmarken oder Gütezeichen unter den Begriff der Kollektivmarke fallen können“.196

Entsprechend hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass die Kollektivmarke „MADEIRA“ für Weine Unterscheidungskraft hat, da sie geeignet ist, den Wein der Benutzungsberechtigten sowohl nach seiner geografischen Herkunft (von der Insel Madeira) als auch nach seiner Art (Dessertwein) oder seiner Qualität (Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über Produktbezeichnungen) von Weinen anderer Unternehmen zu unterscheiden.197 Dennoch verbleiben in der Literatur Rechtsunsicherheiten, ob bei der Prüfung der Unterscheidungskraft von Kollektivmarken gänzlich auf den Herkunftsbezug verzichtet werden kann. Es wird vertreten, das Zeichen müsse auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Produkte aus einem Unternehmenskollektiv hinweisen können, um unterscheidungskräftig zu sein.198 Der Herkunftshinweis sei stets die Grundvoraussetzung für die Eintragungsfähigkeit.199 Orientiert man sich dagegen am Wortlaut des § 97 Abs. 1 MarkenG, kommt es bei Kollektivmarken auf die Unterscheidungskraft hinsichtlich der betrieblichen Herkunft nicht zwingend an.200 Gleichberechtigt daneben steht

195 BGH

GRUR 1957, 88 (91) – Ihr Funkberater; BGH GRUR 1977, 488 (489) – DIN-GEPRÜFT; BGH GRUR 1991, 782 (784); BGH GRUR 1993, 832 (833) – Piesporter Goldtröpfchen; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, § 17 Rn. 1. 196  Amtl. Begr. Markenrechtsreformgesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 108. 197  BGH GRUR 1996, 270 (271) – MADEIRA. 198  BeckOK MarkenR/Schoene, MarkenG, § 97 Rn. 15; vgl. auch Büscher/Dittmer/ Schiwy/Büscher, § 97 MarkenG Rn. 8 sowie Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, S. 263, 387, der von einer kollektiven Herkunftsfunktion ausgeht. 199  BeckOK MarkenR/Schoene, MarkenG, § 97 Rn. 15.1. 200  Gruber, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 97 Rn. 4, 7; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 97 Rn. 12; Kober-Dehm, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 103 Rn. 2; Helm, WRP 1999, 41 (43).

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

63

die Eignung, die Ware nach ihrer Art, ihrer Qualität oder ihren sonstigen Eigenschaften zu unterscheiden.201 Der Meinungsstreit kann sich besonders bei der Eintragung von Gütezeichen als Kollektivmarken auswirken. Gütezeichen sollen auf gewisse qualitätsbestimmende Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufmerksam machen. Dementsprechend werden sie besonders häufig Sachangaben enthalten, welche die Qualität beschreiben.202 Der Bundesgerichtshof geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass der Verkehr eine rein beschreibende Sachaussage nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb begreift und ihr deshalb keine Unterscheidungskraft zukommt.203 Zeichen mit unmittelbar oder eng beschreibendem Produktbezug sind daher als Individualmarke nicht eintragungsfähig. Es stellt sich die Frage, inwiefern diese Grundsätze auf die Prüfung der Unterscheidungskraft von Kollektivmarken übertragbar sind. Denn sachbeschreibende Angaben versteht der Verkehr regelmäßig nicht als Herkunftshinweis; als Unterscheidungsmerkmal für die Art oder Qualität von Produkten kann er sie dagegen auffassen. Geht man davon aus, dass ein Herkunftshinweis bei Kollektivmarken stets erforderlich ist, kann die Eignung des Zeichens zur Qualitätsunterscheidung allein die Schutzfähigkeit nicht begründen.204 Gütezeichen würden nach dieser Ansicht häufiger Gefahr laufen, an der fehlenden Unterscheidungskraft zu scheitern, da sie gerade auf die Qualitätsaussage gerichtet sind. Diese Auffassung ist mit dem Wortlaut des Gesetzes jedoch nicht vereinbar. Der Gesetzgeber hat in § 97 Abs. 1 MarkenG die verschiedenen Bezugspunkte für die Unterscheidungskraft gleichberechtigt nebeneinander gestellt. Die Kollektivmarke muss es dem Verkehr nur ermöglichen, Waren oder Dienstleistungen, die bestimmte Eigenschaften aufweisen, von anderen Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Eine Verbindung zu einem bestimmten Unternehmerverband muss der Verkehr dagegen nicht herstellen. Folglich können auch Sachangaben Unterscheidungskraft haben, wenn sie sich auf bestimmte, hinreichend konkrete Produkteigenschaften beziehen, die andere Produkte nicht erfüllen.205 Entsprechend hat das Bundespatentgericht entschieden, dass es gerade dem Wesen einer Kollektivmarke entspricht, auch beschreibende Angaben unter Markenschutz zu stellen, die dem Individualschutz nicht zugänglich sind.206 201 

Kober-Dehm, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 97 Rn. 5. Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 231. 203  St. Rspr. z. B. BGH GRUR 2001, 1151 (1152) – marktfrisch; BGH GRUR 2013, 731 (Rn. 13) – Kaleido; BGH GRUR 2014, 569 (Rn. 14) – HOT. 204  BeckOK MarkenR/Schoene, MarkenG, § 97 Rn. 15.1. 205  Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 97 Rn. 12. 206  BPatG, Beschl. v. 17. 02. 2012 – 26 W (pat) 578/10, juris – BIOVERDE, Rn. 24; BPatG, Beschl. v. 13. 07. 2005 – 28 W (pat) 165/04, juris – OKTOBIERFEST, Rn. 22. 202 Vgl.

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

64

Die unterschiedlichen Ergebnisse, zu denen die beiden Ansichten führen, lassen sich anhand einer Marke verdeutlichen, über deren Unterscheidungskraft das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum207 (EUIPO) zu entscheiden hatte. Der Anmelder der Wortmarke „DOWNMARK“ begehrte die Eintragung als Gemeinschaftskollektivmarke nach Art. 66 GMV für verschiedene Textilien, wie Kissen, Decken und Matratzen.208 Als Gemeinschaftskollektivmarke können nach Art. 66 Abs. 1 S. 1 GMV Marken angemeldet werden, die dazu dienen, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Gemeinschaftskollektivmarke entspricht damit eher dem früheren Verbandszeichen als der deutschen Kollektivmarke und setzt für die Unterscheidungskraft zwingend die Herkunftsfunktion voraus. Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum lehnte die Eintragung mangels konkreter Unterscheidungskraft ab, da der Verkehr das Zeichen „DOWNMARK“ als Hinweis auf Produkte, die Daunenfedern einer bestimmten Qualität beinhalten, aber nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft verstehen würde.209 Der Argumentation des EUIPO folgend hätte man nach deutschem Recht dagegen die Unterscheidungskraft annehmen können, wenn man die Eignung, auf die Verwendung von Federn einer bestimmten Qualität hinzuweisen, dem Wortlaut des § 97 Abs. 1 MarkenG entsprechend ausreichen lässt. 2.  Rein beschreibende Angaben Ein weiteres für die Eintragung von Gütezeichen besonders relevantes Schutzhindernis enthält § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wonach Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, die ausschließlich aus merkmalbeschreibenden Angaben bestehen. Der Anwendungsbereich überschneidet sich häufig mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, insbesondere wenn der Marke aufgrund des beschreibenden Begriffs­ inhalts jegliche Unterscheidungskraft fehlt.210 Die Schutzhindernisse sind dennoch zu unterscheiden und getrennt voneinander zu prüfen, da sie verschiedene Regelungszwecke verfolgen.211 Während es bei der Unterscheidungskraft um die Frage geht, ob die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund des Zeichens Waren 207 

Damals noch Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM). Entsch. v. 12. 12. 2014 – R 1360/2014 – 5 – Downmark, abrufbar unter https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012099438 (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 209  HABM, Entsch. v. 12. 12. 2014 – R 1360/2014 – 5 – Downmark, Rn. 29, 33 (a. a. O. Fn. 208). 210  EuGH GRUR 2004, 674 (Rn. 67) – Postkantoor; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rn. 200. 211  EuGH GRUR 2004, 674 (Rn. 67) – Postkantoor; Fezer, Markenrecht, § 8 Rn. 48; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rn. 115, 200; v. Schultz, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 8 Rn. 19. 208 HABM,

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

65

und Dienstleistungen eines Unternehmen von solchen anderer Unternehmen unterscheiden können, dient der Ausschluss beschreibender Angaben dem berechtigten Interesse der Mitbewerber, das jeweilige Zeichen in kennzeichenmäßiger Form für ihre Waren und Dienstleistungen nutzen zu können.212 Damit soll eine Monopolisierung der in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht abschließend aufgezählten Sachangaben zugunsten eines Markeninhabers verhindert und die Freihaltung für alle Marktteilnehmer gewährleistet werden.213 Zeicheninhaber, die mit ihrem Zeichen auf eine bestimmte Beschaffenheit oder Qualität der Ware oder Dienstleistung aufmerksam machen wollen, werden besonders Gefahr laufen, beschreibende Angaben im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu verwenden. Das illustrieren zwei Entscheidungen des Gerichts der Europäischen Union aus dem Jahr 2015, in denen das Gericht Gütezeichen die Eintragung als Gemeinschaftsindividualmarke wegen ihres beschreibenden Charakters gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. c) GMV214 verweigerte. Zum einen lehnte das Gericht die Eintragung der in Zypern als Gewährleistungsmarken geschützten Wortzeichen „Halloumi“ und „XAΛΛOYMI“ mit der Begründung ab, dass diese Begriffe eine zyprische Käsespezialität unmittelbar beschrieben.215 Zum anderen beurteilte es das Bildzeichen eines kreisrunden Siegels mit den Worten „Bio organic“ für Kosmetikartikel eines Naturkosmetikherstellers als rein beschreibend für aus natürlichen Stoffen hergestellte Waren.216

Unklar ist, ob für Kollektivmarken hinsichtlich beschreibender Angaben ein anderer Prüfungsmaßstab als für Individualmarken anzulegen ist, da sie nach § 97 Abs. 1 MarkenG gerade als Unterscheidungsmittel hinsichtlich bestimmter Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung dienen können. Dagegen könnte die Systematik der Regelungen zur Kollektivmarke sprechen. In § 99 MarkenG hat der Gesetzgeber für geografische Herkunftsangaben eine ausdrückliche Abweichung vom Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorgesehen. Daraus schließt ein Teil der Lehre, dass für alle anderen Kollektivmarken gemäß § 97 212  Fezer, Markenrecht, § 8 Rn. 48; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rn. 115, 200; v. Schultz, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 8 Rn. 19. 213  Fezer, Markenrecht, § 8 Rn. 298. 214  Art. 7 Abs. 1 lit. c) GMV ist inhaltsgleich zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. 215  EuG, Urt. v. 07. 10. 2015 – T-292/14 u. T-203/14, juris – Halloumi, Rn. 20, 21. 216  EuG, Urt. v. 10. 09. 2015 – T-610/14, juris – BIO organic, Rn. 17, 18.

66

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

Abs. 2 MarkenG in Ermangelung besonderer Bestimmungen das Schutzhindernis uneingeschränkt besteht.217 Diese Meinung hat auch das Bundespatentgericht schon vertreten218, sich damit aber in Widerspruch zu anderen Entscheidungen gesetzt, in denen es konstatierte, dass es gerade dem Wesen der Kollektivmarke entspreche, auch beschreibende Angaben unter Markenschutz zu stellen, die dem Individualschutz nicht zugänglich sind219. Ein anderer Teil der Literatur nimmt an, dass sich schon aus der Natur der Kollektivmarke, wie sie in § 97 Abs. 1 MarkenG niedergelegt ist, Besonderheiten ergeben, die bei der Prüfung der Schutzhindernisse zu beachten sind.220 So soll trotz der Verwendung beschreibender Angaben im Einzelfall kein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben sein, wenn nach der Markensatzung die Mitgliedschaft im Kollektiv und zugleich die Nutzung der Marke allen potenziell interessierten Unternehmen offensteht.221 Dieser Teil der Literatur folgt damit einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs, der noch zum Verbandszeichen entschieden hat, dass ein Freihaltebedürfnis bei freiem Zugang zum Verbandszeichen nicht besteht.222 Die Frage, ob ein nach der Markensatzung offener Zugang zur Kollektivmarke das Schutzhindernis beschreibender Angaben beseitigt, ist für Gütezeichen von besonderer Relevanz, da Gütezeichen gerade darauf gerichtet sind, über die Qualität einer Ware zu informieren und daher häufiger aus Sachangaben bestehen werden. 3.  Zwischenergebnis Insgesamt ergeben sich bei der Prüfung der Unterscheidungskraft und dem Ausschluss beschreibender Angaben hinsichtlich von als Kollektivmarken angemeldeten Gütezeichen einige Rechtsunsicherheiten. Nach dem Wortlaut und der Entstehungsgeschichte des § 97 Abs. 1 MarkenG kann sich die konkrete Unterscheidungskraft der Kollektivmarke auf die betriebliche oder geografische Herkunft, aber auch auf Art, Qualität oder sonstige Eigenschaften der Ware beziehen. Dennoch vertritt ein Teil der Literatur, dass auf den Herkunftsbezug bei der Prüfung der Unterscheidungskraft nicht gänzlich verzichtet werden kann. Beson217  BeckOK MarkenR/Schoene, MarkenG, § 97 Rn. 16; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, S. 387; Helm, WRP 1999, 41 (44). 218  BPatG, Beschl. v. 08. 08. 2012 – 26 W (pat) 525/11, juris – trend check, Rn. 11. 219  BPatG, Beschl. v. 17. 02. 2012 – 26 W (pat) 578/10, juris – BIOVERDE, Rn. 24; BPatG, Beschl. v. 13. 07. 2005 – 28 W (pat) 165/04, juris – OKTOBIERFEST, Rn. 22. 220  Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 97 Rn. 16. 221  Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 97 Rn. 16; Fezer, Markenrecht, § 97 Rn. 27; Gruber, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 97 Rn. 7; wohl ebenso Kober-Dehm, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 102 Rn. 6, die aber an anderer Stelle (§ 103 Rn. 4) von einer uneingeschränkten Geltung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG spricht. 222  BGH GRUR 1993, 832 (834) – Piesporter Goldtröpfchen.

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

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ders problematisch ist in diesem Zusammenhang der Umgang mit beschreibenden Angaben bei Gütezeichen. Es stellt sich die Frage, ob die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auf Kollektivmarken übertragbar ist, nach der rein beschreibenden Angaben stets die Unterscheidungskraft fehlt, da der Verkehr sie nicht als Herkunftshinweis auffasst. Fraglich ist auch, ob das Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entfällt, wenn der Zugang zur Kollektivmarke allen Interessierten offensteht.

III.  Die Markensatzung Nach § 102 Abs. 1 MarkenG muss der Anmelder seiner Kollektivmarke eine Markensatzung beigefügen. Fehlt die Markensatzung bei der Anmeldung und reicht der Anmelder sie nicht innerhalb einer vom Amt zu setzenden Frist nach, weist das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung gemäß § 36 Abs. 4 MarkenG zurück.223 Eine Zurückweisung droht der Anmeldung gemäß § 103 MarkenG ebenfalls, wenn die Markensatzung nicht den inhaltlichen Vorgaben des § 102 MarkenG genügt oder sie gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt. 1.  Inhalt der Markensatzung Nach § 102 Abs. 2 MarkenG muss die Satzung mindestens Angaben zu Name und Sitz des Verbandes, Zweck und Vertretung des Verbandes, Voraussetzungen für die Mitgliedschaft, Benutzungsberechtigten, Benutzungsbedingungen und Rechten und Pflichten der Beteiligten im Falle von Verletzungen der Kollektivmarke enthalten. Weitere Vorgaben zur inhaltlichen Ausgestaltung der Markensatzung trifft § 102 MarkenG nicht. Zwei für Gütezeichen sehr wichtige Elemente sind damit kaum beziehungsweise gar nicht geregelt. Das sind die Gütebedingungen und die Überwachung deren Einhaltung. a)  Gütebedingungen Das Gütezeichen gewährleistet dem Verkehr das Vorliegen bestimmter Eigenschaften der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Welche Eigenschaften im Einzelnen gewährleistet sind, kann der Verkehr dem Zeichen nicht entnehmen. Wer beispielsweise dem „Fairtrade“-Siegel224 begegnet, kann daraus ableiten, dass die gekennzeichneten Produkte fair gehandelt sind. Was genau der Inhaber unter fairem Handel versteht, ist dagegen aus dem Zeichen nicht ersicht-

223  224 

Amtl. Begr. Markenrechtsreformgesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 109. Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 302011059412.

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

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lich. Gütezeichen sind insofern regelmäßig erklärungsbedürftig.225 Das Zeichen ist das Kommunikationsmittel, um den Verkehr auf die Zertifizierung aufmerksam zu machen. Den Kern der Zertifizierung bilden aber bestimmte vom Inhaber definierte Gütestandards, welche die Waren oder Dienstleistungen erfüllen müssen, um das Gütezeichen führen zu dürfen. Sie sind die Basis für die Kontrolle der Einhaltung der Güte. Fraglich ist, inwiefern der Gütezeicheninhaber diese Gütebedingungen in der Markensatzung festhalten muss. § 102 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG gibt lediglich vor, dass die Markensatzung Bedingungen für die Benutzung der Kollektivmarke enthalten soll. Nähere Vorgaben zu deren Inhalt macht das Markengesetz nicht. Die Benutzungsbedingungen sind daher grundsätzlich frei gestaltbar und können beispielsweise die Dauer der Benutzung, die Art der Waren oder Dienstleistungen oder das Gebiet, in dem die Kollektivmarke benutzt werden darf, regeln.226 In der Literatur findet sich vielfach die Aussage, die Benutzungsbedingungen seien bei Gütezeichen von besonderer Bedeutung, da sie die Bestimmungen für die Eigenschaften und Qualität der Ware oder Dienstleistungen enthielten.227 Wenig diskutiert wird dagegen die Frage, welche inhaltlichen Anforderungen an die Benutzungsbedingungen gestellt und inwieweit diese vom Deutschen Patent- und Markenamt kontrolliert werden können. § 102 MarkenG macht keine Vorgaben, ob und wie konkret die gewährleisteten Eigenschaften und die Prüfkriterien in der Satzung dargelegt sein müssen. Daraus könnte man schließen, dass die Satzung nicht zwingend Angaben zu den Gütebestimmungen enthalten muss.228 Einige Stimmen in der Literatur wollen jedoch Vorgaben für die Markensatzung aus dem Täuschungsverbot ableiten. Zum einen wird vertreten, es ergebe sich schon aus dem Verweis in § 97 Abs. 2 MarkenG auf § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, dass die Markensatzung nicht gegen das Irreführungsverbot verstoßen dürfe und insoweit einer Inhaltskontrolle durch das Deutsche Patent- und Markenamt unterliege.229 Zum anderen wird vertreten, die Markensatzung dürfe nach § 103 MarkenG nicht gegen die guten Sitten verstoßen, was je nach Einzelfall insbesondere dann gegeben wäre, wenn aufgrund der Markensatzung eine Irreführung des Verkehrs drohe.230 Eine Marke ist irreführend, wenn sie nach ihrem Inhalt beim Verkehr mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmende Vorstellungen 225 

Dröge, MarkenR 2016, 549 (554). Fezer, Markenrecht, § 102 Rn. 9; Büscher/Dittmer/Schiwy/Büscher, § 102 MarkenG Rn. 10. 227  BeckOK MarkenR/Schoene, MarkenG, § 102 Rn. 19; Fezer, Markenrecht, § 102 Rn. 9; Kober-Dehm, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 102 Rn. 6. 228 So Baldauf, Werbung mit Gütesiegeln und Testergebnissen, S. 128. 229  Gruber, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 102 Rn. 10; Kober-Dehm, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 102 Rn. 11. 230 HK-MarkenR/Jansen, § 103 Rn. 8; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 103 Rn. 2. 226 

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

69

hervorruft.231 Mit einem Gütezeichen wird der Verkehr regelmäßig die Vorstellung verbinden, dass hierfür einheitliche Gütebedingungen gelten, die verbindlich niedergelegt sind. Ohne einheitliche Standards wäre eine Gewährleistung und Kontrolle nicht möglich. Es ist dagegen fraglich, ob der Verkehr auch die Niederlegung der Gütebedingungen in der Markensatzung erwartet232 oder ob diese nicht ebenso in einem anderen Dokument wie einer Vereinssatzung oder einem Lizenzvertrag festgeschrieben sein könnten.233 Geht man davon aus, dass das Deutsche Patent- und Markenamt bei der Anmeldung eines Gütezeichens als Kollektivmarke die Festlegung der Gütebedingungen in der Markensatzung verlangen kann, stellt sich weiter die Frage, ob sich aus dem Täuschungsverbot auch Anforderungen an die nach der Markensatzung gewährleistete Qualitätshöhe ableiten lassen. Täuschungsgeeignet wäre die Markensatzung in dieser Hinsicht, wenn der Verkehr mit dem Gütezeichen eine bestimmte Qualitätshöhe verbinden würde, die sich in den Gütebedingungen nicht widerspiegelte.234 Dabei ist zu beachten, dass sich das Verständnis der Gütezeichen im Laufe der Zeit gewandelt hat. Während die RAL-Gütezeichen zunächst von der Idee geprägt waren, ein Gütezeichen pro Produktgruppe zu etablieren und damit einen gehobenen Standard der Gesamtqualität zu gewährleisten 235, finden sich heute eine Vielzahl von Gütezeichen, die sich auf die Garantie einer Teilqualität beschränken.236 Zudem existieren für viele Produktgruppen gleich mehrere Gütezeichen, wie zum Beispiel im Bereich der Bio-Lebensmittel, die unterschiedliche Qualitätsstandards verkörpern. Entsprechend kann nicht davon ausgegangen werden, der Verkehr erwarte generell von einem Gütezeichen eine bestimmte Qualitätshöhe, beispielsweise die Gewährleistung eines die Gesamtqualität umfassenden gehobenen Standards.237 Es ist vielmehr für jeden Einzelfall zu entscheiden, ob sich aus dem Gütezeichen selbst die Verkehrserwartung

231 Vgl. 232  So

Fezer, Markenrecht, § 8 Rn. 537. wohl Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt,

S. 213. 233 Siehe zur vergleichbaren Problematik für die Festschreibung von Kontroll- und Sanktionsmechanismen in der Markensatzung 1. Teil C. III. 1. b). 234 Vgl. Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 213; Büscher/Dittmer/Schiwy/Büscher, § 102 MarkenG Rn. 10. 235  Marr/Ikier, Gütesicherung – Gütezeichen, S. 16; Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 80. Teilweise ging die Literatur auch nur von einer garantierten Mindestqualität aus, so Bormann, Markenartikel 1952, 212 (214); Gleiss, Markenartikel 1952, 17 (18). 236  Siehe dazu 1. Teil B.; vgl. Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 213, der zwischen Gesamtansicht- und Wettbewerbsmodell unterscheidet. 237  Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 228.

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

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eines bestimmten Qualitätsniveaus ergibt.238 Dabei ist zu beachten, dass die prüfende Stelle aufgrund der Einschränkung in § 37 Abs. 3 MarkenG demoskopische Feststellungen zur Verkehrsauffassung nicht vornehmen kann.239 Da Gütezeichen regelmäßig erklärungsbedürftig sind240, wird sich die Verkehrsauffassung in den wenigsten Fällen auf ein Qualitätsniveau konkretisieren, aus dem sich bestimmte Anforderungen an die Gütebedingungen ableiten lassen.241 Häufig werden Gütezeichen lediglich die Erwartung auslösen, dass zumindest eine für die Güte nicht völlig unwesentliche Teileigenschaft gewährleistet ist, und die Ware oder Dienstleistung in Bezug auf diese Eigenschaft eine Qualität aufweist, die über dem Durchschnitt liegt.242 b)  Kontrolle und Sanktionsmechanismen Kein Bestandteil der Mindestinhalte der Markensatzung nach § 102 Abs. 2 MarkenG sind Angaben dazu, in welcher Art und Weise der Verband die Einhaltung der Benutzungsbedingungen kontrolliert und gegen Verstöße vorgeht.243 In der Literatur wird vertreten, es ergebe sich für Gütezeichen aus dem Täuschungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG das Erfordernis, in der Markensatzung eine Kontrollstelle vorzusehen, die mit Prüfungskompetenzen und Sanktionsmitteln ausgestattet ist.244 Unbestritten ist, dass der Verkehr die Kontrolle durch eine unabhängige und neutrale Stelle erwartet und das Deutsche Patent- und Markenamt die Marke als täuschend zurückweisen kann, wenn der Anmelder eine Kontrollstelle nicht nachweist.245 Ob der Inhaber Angaben dazu in der Markensatzung niederlegen muss oder ob die Sanktionsmechanismen nicht genauso gut auf anderer rechtlicher Grundlage wie zum Beispiel der Vereinssatzung oder Lizenzvereinbarung beruhen können,246 ist dagegen streitig. Sicher ist nur, dass der Inhaber der Kollektivmarke auf Sanktionsmechanismen nicht gänzlich verzichten darf, da andernfalls nach § 105 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG der Verfall seiner Marke droht.247 238 

Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 240. Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 8 Rn. 737. 240  Vgl. zur Unionsgewährleistungsmarke Dröge, MarkenR 2016, 549 (554). 241  Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 240. 242  Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 228; vgl. auch Wiebe, WRP 1993, 74 (83). 243 Büscher/Dittmer/Schiwy/Büscher, § 102 MarkenG Rn. 13; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 102 Rn. 12. 244  Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 229 f. 245  Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 97 Rn. 9. 246 So Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 102 Rn. 12. 247 Büscher/Dittmer/Schiwy/Büscher, § 102 MarkenG Rn. 13; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 97 Rn. 9. 239 

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

71

2.  Einsichtsrecht Gemäß § 102 Abs. 4 MarkenG steht jeder Person die Einsicht in die Markensatzung frei. Die Vorschrift erweitert das Akteneinsichtsrecht nach § 62 MarkenG aus Gründen des Allgemeininteresses für die Markensatzung.248 Diese ist der Markenanmeldung beizufügen und befindet sich daher beim Deutschen Patent- und Markenamt.249 Sie kann ohne Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses und ohne vorherige Antragsstellung eingesehen werden.250 In der Literatur wird vertreten, aus dem Täuschungsverbot ergebe sich daneben die Pflicht des Markeninhabers, dem Verbraucher die Gütebedingungen leicht zugänglich zu machen, beispielsweise durch die Bereitstellung im Internet.251 Auch wenn dies aus Verbrauchersicht wünschenswert ist, reicht nach der gesetzgeberischen Entscheidung die Einsichtsmöglichkeit beim Markenamt aus, um eine Irreführung des Verkehrs zu vermeiden. Inwiefern der Inhaber darüber hinaus die Gütebedingungen zugänglich macht, hat für die Eintragungsfähigkeit der Marke keine Bedeutung. 3.  Änderungen der Markensatzung Änderungen der Markensatzung hat der Inhaber der Kollektivmarke gemäß § 104 Abs. 1 MarkenG mitzuteilen. Diese Regelung soll dem Deutschen Patentund Markenamt eine fortlaufende Kontrolle über den Inhalt der Markensatzung ermöglichen.252 Das Markenamt prüft nach § 104 Abs. 2 MarkenG, ob die Markensatzung nach der Änderung den inhaltlichen Anforderungen gemäß §§ 102, 103 MarkenG noch genügt und weist sie im gegenteiligen Fall zurück.253 Das Unterlassen der Mitteilung ist im Markengesetz nicht sanktioniert.254 Da Dritte über das Einsichtsrecht aus § 102 Abs. 4 MarkenG nur von der ursprünglichen Version der Satzung Kenntnis erlangen können, solange der Inhaber die Änderung nicht angezeigt hat, ist die Satzungsänderung ohne Mitteilung an das Markenamt ihnen gegenüber wirkungslos.255 Das gilt auch, wenn der Dritte auf 248 

Fezer, Markenrecht, § 102 Rn. 13. Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 102 Rn. 16. 250  Fezer, Markenrecht, § 102 Rn. 13; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 102 Rn. 16. 251  Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 230. 252 HK-MarkenR/Jansen, § 104 Rn. 2; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 104 Rn. 1; KoberDehm, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 104 Rn. 1. 253  Kober-Dehm, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 104 Rn. 4. 254  Fezer, Markenrecht, § 104 Rn. 2. 255  BPatG, Beschl. v. 28. 06. 2011 – 27 W (pat) 111/10, juris – VERO CUOIO, Rn. 48; Büscher/Dittmer/ Schiwy/Büscher, § 104 MarkenG Rn. 1; Fezer, Markenrecht, § 104 Rn. 2; Gruber, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 104; Kober-Dehm, in: Ströbele/ Hacker, MarkenG, § 104 Rn. 1; a. A. BeckOK MarkenR/Schoene, MarkenG, § 104 Rn. 8. 249 

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

andere Weise Kenntnis von der Satzungsänderung erlangt hat oder hätte erlangen können.256 4.  Zwischenergebnis Insgesamt zeigen die Diskussionen in der Literatur, dass ein Bedürfnis besteht, den Mindestinhalt der Markensatzung, wie ihn § 102 Abs. 2 MarkenG vorgibt, beim Schutz von Gütezeichen zu ergänzen. Eine Möglichkeit könnte das Täuschungsverbot aus §§ 97 Abs. 2,  8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG bieten. Welche Anforderungen an die Markensatzung von als Kollektivmarken angemeldeten Gütezeichen aus ihm abgeleitet werden können, ist allerdings streitig. Unklar ist, ob der Gütezeicheninhaber verpflichtet ist, die Gütebedingungen sowie die Kontroll- und Sanktionsmechanismen in der Markensatzung festzuschreiben. Ebenfalls nicht geklärt ist, inwiefern sich aus dem Täuschungsverbot Anforderungen an die vom Gütezeicheninhaber gewährleistete Qualitätshöhe ableiten lassen. Für den Gütezeicheninhaber bergen diese Rechtsunsicherheiten ein hohes Risiko. Hält ein Gericht im Falle eines Rechtsstreits seine Markensatzung für inhaltlich unzureichend, droht der Kollektivmarke nach §§ 106, 103 MarkenG die Löschung wegen Nichtigkeit. Jedenfalls zu weit gehen dürfte es wohl, aus dem Täuschungsverbot eine Pflicht des Gütezeicheninhabers zur Veröffentlichung der Gütebedingungen im Internet abzuleiten. Nach der gesetzgeberischen Entscheidung reicht das Einsichtsrecht in die Markensatzung nach § 102 Abs. 4 MarkenG zur Information interessierter Personen aus.

IV.  Die Schutzschranke der rechtserhaltenden Benutzung Der rechtliche Schutz von Registermarken entsteht nach § 4 Abs. 1 MarkenG allein aufgrund ihrer Eintragung unabhängig von der tatsächlichen Benutzung. Die Eintragung der Marke kann jedoch nicht ausreichen, um den Kennzeichenschutz bis in alle Ewigkeit zu begründen.257 Der Ausschluss anderer Marktteilnehmer von der Zeichennutzung ist nur gerechtfertigt, wenn der Markeninhaber seine Marke im geschäftlichen Verkehr tatsächlich nutzt.258 Nach Ablauf einer fünfjährigen Benutzungsschonfrist sind daher der Fortbestand und die Durchsetzung der Rechte aus der Marke gemäß verschiedenen Regelungen des Markengesetzes (beispielsweise §§ 25, 49 Abs. 1 MarkenG) an deren rechtserhaltende

256  BPatG, Beschl. v. 28. 06. 2011 – 27 W (pat) 111/10, juris – VERO CUOIO, Rn. 48; Büscher/Dittmer/ Schiwy/Büscher, § 104 MarkenG Rn. 1; Kober-Dehm, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 104 Rn. 1; a. A. Fezer, Markenrecht, § 104 Rn. 2. 257  Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rn. 1. 258  Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rn. 5.

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

73

Benutzung geknüpft.259 Die materiell-rechtlichen Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung regelt übergreifend § 26 MarkenG.260 Danach muss die Marke von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein. 1.  Die Prüfung des § 26 MarkenG Die Prüfung des § 26 MarkenG erfolgt in zwei Schritten: es muss eine funktionsgerechte Benutzungshandlung vorliegen und die Benutzung muss ernsthaft sein.261 Das Kriterium der Ernsthaftigkeit dient dazu, Scheinbenutzungen auszuschließen und die Geltendmachung nur formaler Rechte zu verhindern.262 Besondere Probleme beim markenrechtlichen Schutz von Gütezeichen kann das Tatbestandsmerkmal der „funktionsgerechten Benutzung“ aufwerfen. Der Bundesgerichtshof hat in Anlehnung an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs263 eine Formel für die Prüfung der funktionsgerechten Benutzung einer Individualmarke entwickelt.264 Danach wirkt die Benutzung der für Waren oder Dienstleistungen eingetragenen Marke nur rechtserhaltend, wenn die Verwendung „der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden“.265

Die Marke muss in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, sodass der angesprochene Verkehr sie als Unterscheidungszeichen auffasst, was der Fall sein soll, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis für das beworbene Produkt verstanden wird.266 259  BeckOK MarkenR/Bogatz, MarkenG, § 26 Rn. 1; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rn. 1. 260  Ingerl/Rohnke, Markengesetz, §  26 Rn. 1. 261  Fezer, Markenrecht, § 26 Rn. 21; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rn. 21; HK-MarkenR/Spuhler, § 26 Rn. 8; Stuckel, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 26 Rn. 2; gegen die Aufspaltung in zwei Tatbestandsmerkmale Ströbele, in: Ströbele/ Hacker, MarkenG, § 26 Rn. 6. 262  Fezer, Markenrecht, § 26 Rn. 4. 263  EuGH GRUR 2003, 425 (Rn. 36) – Ansul/Ajax. 264  Ingerl/Rohnke, Markengesetz, §  26 Rn. 26. 265  BGH GRUR 2005, 1047 (1049) – OTTO; BGH GRUR 2009, 60 (Rn. 22) – LOTTOCARD. 266  BGH GRUR 2005, 1047 (1049) – OTTO; BGH GRUR 2009, 60 (Rn. 22) – LOTTOCARD.

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

74

Die Herkunftsfunktion der Marke spielt damit für die rechtserhaltende Benutzung, wie bei der Prüfung der Unterscheidungskraft, eine entscheidende Rolle. Rechtserhaltend wirkt nach der Auffassung des Bundesgerichtshofs nur eine Nutzung der Marke zur Herkunftsunterscheidung.267 Dieses Erfordernis kann bei Gütezeichen, die als Marken für Waren eingetragen sind, problematisch werden, wie zuletzt ein Vorlageverfahren des Oberlandesgerichts Düsseldorf vor dem Europäischen Gerichtshof gezeigt hat.268 Im Kern ging es dabei um die Frage, ob ein Gütezeichen, das als Gemeinschaftsindividualmarke für Waren eingetragen ist, durch die Anbringung auf der Ware herkunftshinweisend wirkt und damit rechtserhaltend benutzt wird.269 Da das Verfahren eine Gemeinschaftsindividualmarke betraf, wird es ausführlich im Abschnitt zur Individualmarke behandelt.270 Denn auf die Frage, ob die Nutzung einer Kollektivmarke als Gütezeichen für Waren herkunftshinweisend wirkt, kommt es nur an, wenn bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung von Kollektivmarken derselbe Beurteilungsmaßstab heranzuziehen wäre wie bei Individualmarken. Aus den besonderen Vorschriften zur Kollektivmarke könnte sich jedoch ein anderer Prüfungsmaßstab ergeben. 2.  Die Anwendung des § 26 MarkenG auf Kollektivmarken Grundsätzlich gelten die Vorgaben des § 26 MarkenG gemäß § 97 Abs. 2 MarkenG auch für Kollektivmarken, da das Gesetz keine spezielle Vorschrift zur rechtserhaltenden Benutzung von Kollektivmarken vorsieht. Eine ausdrückliche Abweichung enthält § 100 Abs. 2 MarkenG lediglich hinsichtlich des Personenkreises, der die Marke rechtserhaltend nutzen kann.271 Danach genügt zur Rechtserhaltung die Benutzung durch den Kollektivmarkeninhaber oder eine zur Benutzung berechtigte Person. Hinsichtlich der Art und Weise der Benutzung enthalten die §§ 97 bis 106 MarkenG keine besonderen Vorgaben. In der Literatur findet sich daher zur Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung von Kollektivmarken lediglich der pauschale Verweis auf die allgemeinen Prinzipien des § 26 MarkenG.272 Ebenso ist das Landgericht Mannheim in einer Entscheidung über die rechtserhaltende Benutzung einer für „Dienstleistung von Zahntechnikern“ eingetragenen Kollektivmarke durch den Innungsdachverband davon ausgegan267 

BeckOK MarkenR/Bogatz, MarkenG, § 26 Rn. 40. EuGH GRUR 2017, 816 – Internationales Baumwollzeichen. 269  EuGH GRUR 2017, 816 (1. Vorlagefrage) – Internationales Baumwollzeichen. 270  Ausführlich zur Entscheidung des EuGH und zur Problematik der rechtserhaltenden Benutzung von als Individualmarken eingetragenen Gütezeichen 1. Teil D. IV. 3. 271  Fezer, Markenrecht, § 100 Rn. 5; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, §  100 Rn. 7. 272  Gruber, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 100 Rn. 5; HK-MarkenR/ Jansen, § 100 Rn. 7; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, §  100 Rn. 7; Kober-Dehm, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 100 Rn. 8. 268 

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

75

gen, dass die für § 26 MarkenG entwickelten Grundsätze anzuwenden seien und die Kollektivmarke herkunftshinweisend verwendet werden müsse.273 Es erscheint jedoch fraglich, ob nach der Markenrechtsreform die Herkunfts­ funktion noch als Hauptfunktion der Kollektivmarke angesehen und ihre rechtserhaltende Benutzung davon abhängig gemacht werden kann. Wenn man anerkennt, dass nach § 97 Abs. 1 MarkenG die Kollektivmarke, um unterscheidungskräftig zu sein, nicht mehr zwingend auf die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung hinweisen muss, sondern es ausreicht, dass sie Waren oder Dienstleistungen nach ihrer Art, Qualität oder sonstiger Eigenschaften unterscheidet,274 kann es auch für die rechtserhaltende Benutzung nicht allein auf die Erfüllung der Herkunftsfunktion angekommen. Denn die Eintragungsfähigkeit der Kollektivmarke ist gemäß § 97 Abs. 1 MarkenG von der Herkunftsfunktion losgelöst. Dann kann ihre rechtserhaltende Benutzung aber nicht davon abhängen, dass sie die Herkunftsfunktion erfüllt. Vielmehr ist die Aufrechterhaltung des Kollektivmarkenschutzes ebenso gerechtfertigt, wenn die Kollektivmarke entsprechend ihrer anderen Funktionen, die Waren oder Dienstleistung nach ihrer geografischen Herkunft oder ihrer Art, Qualität oder sonstigen Eigenschaften von anderen Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden, genutzt wird. Auch das Bundespatentgericht scheint davon auszugehen, dass sich das Wesen der Kollektivmarke, wie es in § 97 Abs. 1 MarkenG niedergelegt ist, auf den Beurteilungsmaßstab des § 26 MarkenG auswirkt, wenn es ausführt, es entspreche dem Wesen der Kollektivmarke, beschreibende Angaben unter Markenschutz zu stellen, die dem Individualschutz nicht zugänglich sind, was bei der Frage der rechtserhaltenden Benutzung berücksichtigt werden müsse.275 Ist damit die Verwendung zur Qualitätsunterscheidung funktionsgerecht, kann ein Gütezeichen, das als Kollektivmarke für die zu zertifizierenden Waren eingetragen ist, durch das Anbringen des Zeichens auf den Waren rechtserhaltend genutzt werden. Auf die Erfüllung der Herkunftsfunktion kommt es nicht an. Es reicht aus, wenn das Gütezeichen in einer Form verwendet wird, die der Verkehr als Hinweis auf die Qualität versteht und die es ihm ermöglicht, die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von anderen Waren oder Dienstleistungen nach der Güte zu unterscheiden. 3.  Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen Die Benutzungshandlung muss für die Waren oder Dienstleistungen erfolgen, für welche die Kollektivmarke eingetragen ist.276 Für Waren wird die Marke regelmäßig, aber nicht zwingend, durch Versehen des Produkts mit der Marke ver273 

LG Mannheim, Urt. v. 05. 11. 2004 – 7 O 179/04, juris, Rn. 23. Siehe zu den umstrittenen Anforderungen an die Unterscheidungskraft 1. Teil C. II.1. 275  BPatG, Beschl. v. 13. 07. 2005 – 28 W (pat) 165/04, juris – OKTOBIERFEST, Rn. 22. 276  Fezer, Markenrecht, § 26 Rn. 44. 274 

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

wendet.277 Bei Dienstleistungsmarken ist die Verwendung in Werbematerialien, Geschäftsbriefen, Rechnungen oder auf zur Erbringung der Dienstleistung eingesetzten Gegenständen zur Rechtserhaltung geeignet.278 Dem Gütezeicheninhaber stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob er seine Kollektivmarke für die Zertifizierungsdienstleistung, für die zu zertifizierende Ware oder Dienstleistung oder für beides eintragen soll. In der Praxis finden sich alle Varianten, was zeigt, dass hier erhebliche Rechtsunsicherheiten bestehen. Sie rühren von der Besonderheit des Gütezeichens, das regelmäßig nicht vom Inhaber selbst, sondern von den Nutzungsberechtigten zur Kennzeichnung ihrer Produkte verwendet wird. Der Gütezeicheninhaber erbringt ihnen gegenüber eine Zertifizierungsdienstleistung. Sinn und Zweck des Gütezeichens ist es aber, die zertifizierten Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen. a)  Benutzung für zertifizierte Waren oder Dienstleistungen Die Eintragung des Gütezeichens für die zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen erscheint insofern sinnvoll. Die berechtigten Personen bringen das Gütezeichen auf den zertifizierten Waren an oder verwenden es bei Dienstleistungen in Werbematerialien, Geschäftsbriefen oder Rechnungen und benutzen es damit als Qualitätshinweis funktionsgerecht für die zertifizierten Produkte. Die Benutzung durch die berechtigten Personen reicht nach § 100 Abs. 2 MarkenG zur Rechtserhaltung aus. Unschädlich ist dabei auch, dass Gütezeichen regelmäßig als Zweitmarke neben der Hersteller- oder Handelsmarke verwendet werden. Die Nutzung mehrerer Marken, beispielsweise als Hauptmarke und Serienzeichen, auf einem Produkt ist weithin üblich und dem Verkehr bekannt.279 Sie ist rechtserhaltend, wenn der Verkehr beide Zeichen als selbständige Marken ansieht.280 Das wird bei Gütezeichen regelmäßig der Fall sein, da die Hersteller- oder Handelsmarke auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, das Gütezeichen dagegen auf die kontrollierte Güte hinweist. Vorsicht ist bei der Positionierung des Gütezeichens geboten. Der Verkehr ist daran gewöhnt, dass ihm Kennzeichen auffällig entgegentreten.281 Eine kleine Abbildung des Gütezeichens an völlig unauffälliger 277  Amtl. Begr. Markenrechtsreformgesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 83; BGH GRUR 2006, 150 (Rn. 9) – NORMA; Fezer, Markenrecht, § 26 Rn. 31; HK-MarkenR/Spuhler, § 26 Rn. 34. 278  BGH GRUR 2008, 616 (Rn. 13) – AKZENTA; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rn. 72. 279  BGH GRUR 1993, 972 (974) – Sana/Schosana; BGH GRUR 2007, 592 (Rn. 14 f.) – bodo Blue Night; Fezer, Markenrecht, § 26 Rn. 214; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rn. 93. 280 Ebenda. 281  BPatG GRUR 1979, 244 (245) – Herzkaffee.

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

77

Stelle auf der Rückseite der Produktverpackung wertet er gegebenenfalls nicht als zeichenmäßig.282 Dies insbesondere, wenn das Zeichen einen beschreibenden Sinngehalt hat und zwischen anderen beschreibenden Angaben positioniert ist.283 Insofern kommt es auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an.284 b)  Benutzung für die Zertifizierungsdienstleistung Teilweise tragen die Gütezeicheninhaber ihr Gütezeichen ausschließlich oder zusätzlich als Kollektivmarke für die Zertifizierungsdienstleistung unter Nizza-Klasse 42 ein. Beispielsweise ist das „DLG-Gütesiegel“ der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft in der Nizza-Klasse 42 unter anderem für die „Qualitätsprüfung, insbesondere Qualitätsbewertung von Lebensmitteln“ eingetragen.285

aa)  Benutzung im Sinne eines Herkunftshinweises Dahinter kann zum einen der Gedanke des Markeninhabers stehen, dass er die Marke nicht nur als Gütezeichen zur Kennzeichnung der zertifizierten Ware oder Dienstleistung seiner Mitglieder nutzen, sondern es gleichsam selbst als Werbezeichen verwenden möchte, um auf seine Zertifizierungsdienstleistung aufmerksam zu machen. Wie jede andere Dienstleistungsmarke nutzt der Inhaber das Gütezeichen dann rechtserhaltend, wenn er es beispielsweise in seinen Werbematerialien, Geschäftsbriefen oder Rechnungen verwendet, um auf seine Zertifizierungsdienstleistung hinzuweisen. In diesen Fällen dient das Zeichen der Herkunftsfunktion. Der Verbraucher, der das Zeichen beispielsweise in der Broschüre des Markeninhabers sieht, versteht es als Hinweis auf die Zertifizierungsdienstleistung aus dem Unternehmen des Markeninhabers. bb)  Benutzung im Sinne eines Gütezeichens Denkbar ist aber auch, dass der Markeninhaber das für Zertifizierungsdienstleistungen eingetragene Gütezeichen selbst nicht nutzt, sondern es ausschließlich 282 

BPatG GRUR 1979, 244 (245) – Herzkaffee. GRUR 1979, 244 (245) – Herzkaffee; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rn. 87; Fezer, Markenrecht, § 26 Rn. 214. 284  Fezer, Markenrecht, § 26 Rn. 214. 285  Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 302012058753. 283  BPatG

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

78

seinem Hauptzweck entsprechend den Nutzungsberechtigten zur Kennzeichnung ihrer zertifizierten Waren oder Dienstleistungen überlässt. Es stellt sich die Frage, ob die Benutzungsberechtigten die Kollektivmarke damit für die Zertifizierungsdienstleistung verwenden. In der neueren Literatur wird dies im Hinblick auf die Eintragung von Gütezeichen als Individualmarken diskutiert und teilweise bejaht.286 Der Verkehr verbinde mit dem Gütezeichen auf der Ware nicht einen Herkunftshinweis auf die Ware, sondern einen Hinweis auf die Zertifizierungsdienstleistung.287 Das Zeichen vermittle dem Verkehr, dass der Markeninhaber die Qualität der Ware oder Dienstleistung geprüft habe.288 Selbst wenn man davon ausginge, der Verbraucher entnähme dem Zeichen in erster Linie einen Hinweis auf die Produkteigenschaften, so diene es ihm doch zusätzlich zur Unterscheidung der Zertifizierungsdienstleistung eines Unternehmens von entsprechenden Dienstleistungen anderer Unternehmen.289 Ob dieser Schluss tatsächlich so einfach gezogen werden kann, bedarf einer näheren Betrachtung. Zunächst stellt sich die Problematik, ob überhaupt das Anbringen der Marke auf einer Ware als Benutzung für die Dienstleistung gelten kann. In der Rechtsprechung und Literatur ist anerkannt, dass die Kennzeichnung eines Gegenstandes mit der Marke eine Verwendung für die Dienstleistung darstellen kann, wenn der Gegenstand bei der Erbringung der Dienstleistung genutzt wird, wie es beispielsweise bei Werkzeugen, Fahrzeugen oder der Berufskleidung der Fall ist.290 Der Verkehr erkennt bei dieser Form der Verwendung, dass die Marke nicht auf die Herkunft der Ware, sondern auf die Herkunft der Dienstleistung hinweist. Anders verhält es sich dagegen beispielsweise bei Einzelhandelsmarken. Die für „Dienstleistungen eines Einzelhändlers“ eingetragene Marke soll nicht dadurch rechtserhaltend benutzt werden können, dass der Einzelhändler die von ihm vertriebenen Waren mit ihr kennzeichnet, da der Verkehr darin nur einen Herkunftshinweis in Bezug auf die Ware sehen würde.291

286 

Baldauf, Werbung mit Gütesiegeln und Testergebnissen, S. 141; Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (359); BeckOK MarkenR/Schoene, MarkenG, § 97 Rn. 9.1. 287  Baldauf, Werbung mit Gütesiegeln und Testergebnissen, S. 141; Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (359). 288  Baldauf, Werbung mit Gütesiegeln und Testergebnissen, S. 142. 289  Baldauf, Werbung mit Gütesiegeln und Testergebnissen, S. 142; Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (359). 290  BGH GRUR 2008, 616 (Rn. 13) – AKZENTA; BGH GRUR 2010, 270 (Rn. 17) – ATOZ III; HK-MarkenR/Spuhler, § 26 Rn. 35; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rn. 72; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 26 Rn. 45; Stuckel, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 26 Rn. 18. 291  Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 26 Rn. 56.

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

79

Es kommt also entscheidend darauf an, ob der Verkehr die Marke auf die damit verbundene Ware oder eine bestimmte dahinterstehende Dienstleistung bezieht.292 Gütezeichen entnimmt der Verkehr in erster Linie einen Hinweis auf eine bestimmte Produktqualität. Damit ist auch die Vorstellung verbunden, dass die Güte von einer unabhängigen Stelle kontrolliert wurde. Das auf der Ware angebrachte Gütezeichen dient ihm jedoch nicht dazu, Zertifizierungsdienstleistungen voneinander zu unterscheiden. Dem widerspricht schon die nach § 100 Abs. 2 MarkenG eröffnete Möglichkeit für den Kollektivmarkeninhaber, eigene Waren und Dienstleistungen mit der Kollektivmarke zu kennzeichnen und diese damit rechtserhaltend zu benutzen. Der Kollektivmarkeninhaber erbringt dann keine Zertifizierungsdienstleistung sich selbst gegenüber. Dienstleistungen werden für Dritte erbracht. Dementsprechend kann auch nur die Verwendung für Dienstleistungen für Dritte rechtserhaltend wirken.293 Wenn es also Fälle gibt, in denen der Kollektivmarkeninhaber keine Zertifizierungsdienstleistung erbringt, erscheint die Annahme, der Verkehr würde das Zeichen als Unterscheidungszeichen für Zertifizierungsdienstleistungen verstehen, fragwürdig. Dem Verkehr ist es bei dem Erwerb der Ware letztlich egal, wer eine Zertifizierungsdienstleistung erbracht hat. Er ist nicht auf der Suche nach einem Dienstleister, sondern nach einer Ware mit bestimmten Eigenschaften. Das Gütezeichen, das zur Kennzeichnung der zertifizierten Waren oder Dienstleistungen eingesetzt wird, dient ihm allein zu deren Unterscheidung nach einer bestimmten Güte, nicht zur Unterscheidung verschiedener Zertifizierungsdienstleistungen. 4.  Zwischenergebnis Bei der rechtserhaltenden Benutzung von als Kollektivmarken eingetragenen Gütezeichen stellt sich wie bei der konkreten Unterscheidungskraft die Frage, ob die Gütezeichen die Herkunftsfunktion erfüllen müssen. Der Wortlaut des § 97 Abs. 1 MarkenG spricht dafür, dass der von der Rechtsprechung zu § 26 MarkenG entwickelte Prüfungsmaßstab für Kollektivmarken anzupassen ist. Nicht nur eine Nutzung als Herkunftshinweis, sondern auch eine Nutzung zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen nach ihrer Art, Qualität oder sonstigen Eigenschaften rechtfertigt den Rechtserhalt. In der Praxis bestehen Rechtsunsicherheiten hinsichtlich der rechtserhaltenden Benutzung von als Kollektivmarken eingetragenen Gütezeichen, die sich daran zeigen, dass Kollektivmarken alternativ oder kumulativ für die zu zertifizierenden Waren beziehungsweise Dienstleistungen und für die Zertifizierungsdienstleistung eingetragen werden. Die rechtserhaltende Benutzung der für die Zertifizierungsdienstleistung eingetragenen Kollektivmarke durch Kennzeichnung der zertifizierten Waren erscheint prob292 Vgl. 293 

Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 26 Rn. 47. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rn. 75.

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

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lematisch. Es ist fraglich, ob der Verkehr das Gütezeichen in diesen Fällen als Hinweis auf die Herkunft der Zertifizierungsdienstleistung wahrnimmt.

V.  Die rechtsverletzende Benutzung Bei der rechtsverletzenden Benutzung von als Kollektivmarken eingetragenen Gütezeichen stellen sich insbesondere zwei Probleme. Zum einen ist fraglich, ob die Benutzung die Herkunftsfunktion beeinträchtigen muss, um rechtsverletzend zu sein. Zum anderen stellt sich die Frage, ob der Markeninhaber einer für die zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen eingetragenen Kollektivmarke gegen Wettbewerber vorgehen kann, die das Zeichen als Hinweis auf eine Zertifizierungsdienstleistung nutzen. Von besonderer Relevanz für die zur Nutzung des Gütezeichens Berechtigten ist zudem die Frage, ob sie selbst gegen Rechtsverletzungen einschreiten können. 1.  Die Bedeutung der Herkunftsfunktion Die Marke gewährt ihrem Inhaber nach § 14 Abs. 1 MarkenG ein ausschließliches Recht. Dritten ist es untersagt, die Marke in rechtsverletzender Form nach § 14 Abs. 2 MarkenG zu benutzen. Die Verletzungstatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG gewähren Identitätsschutz (Nr. 1), Verwechslungsschutz (Nr. 2) und Bekanntheitsschutz (Nr. 3). a)  Die geschützten Markenfunktionen unter § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verletzt eine registrierte Marke, wer im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen verwendet, die mit denjenigen identisch sind, für welche die Marke Schutz genießt. Der Europäische Gerichtshof hat dem Tatbestand des Identitätsschutzes ein weiteres ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal hinzugefügt.294 Danach ist die Nutzung eines identischen Zeichens nur rechtsverletzend, wenn sie eine der Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte.295 Voraussetzung ist dafür eine markenmäßige Benutzung des Zeichens.296 Der Europäische Gerichtshof hat sich in diesem Zusammenhang soweit ersichtlich bisher nur mit Individualmarken beschäftigt. Markenmäßig ist nach seiner Rechtsprechung jedenfalls eine Benutzung, welche die Hauptfunktion der Individualmarke, dem 294 

Fezer, Markenrecht, § 14 Rn. 53. GRUR 2003, 55 (Rn. 51) – Arsenal FC; EuGH GRUR 2005, 153 (Rn. 71) – Anheuser-Busch/Budvar. 296  Fezer, Markenrecht, § 14 Rn. 53. 295  EuGH,

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

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Verbraucher die Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu garantieren, betrifft.297 In seiner Entscheidung „L’Oréal“ hat er jedoch anerkannt, dass daneben auch die Beeinträchtigung weiterer Markenfunktionen rechtsverletzend sein kann, so unter anderem der Qualitäts-, der Werbe- und der Investitionsfunktion.298 Für die Inhaber von Gütezeichen ist diese Entwicklung positiv. Wollen sie gegen identische Zeichen vorgehen, die Wettbewerber für identische Waren oder Dienstleistungen nutzen, müssen sie nicht nachweisen, dass ihr Gütezeichen eine Herkunftsfunktion erfüllt, die beeinträchtigt ist. Die Beeinträchtigung einer anderen Funktion reicht aus. b)  Die geschützten Markenfunktionen unter § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Problematischer wird es, wenn der Wettbewerber ein nur ähnliches Zeichen verwendet oder das identische Zeichen für ähnliche Waren oder Dienstleistungen nutzt. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handelt rechtsverletzend, wer ein Zeichen, das mit der Marke identisch oder ähnlich ist, für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit den durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleitungen identisch oder ähnlich sind, wenn dadurch für das Publikum eine Verwechslungsgefahr besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs besteht eine Verwechslungsgefahr, wenn das Publikum glauben könnte, die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.299 Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr ist, dass die Hauptfunktion der Marke, auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, beeinträchtigt ist oder sein kann.300 Die anderen Markenfunktionen sind bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht zu berücksichtigen.301 Gütezeicheninhaber stünden hier wiederrum vor der Schwierigkeit, nachzuweisen, dass ihr Gütezeichen eine Herkunftsfunktion erfüllt, die durch das andere Zeichen beeinträchtigt wird. Wie im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung stellt sich bei der Kollektivmarke die Frage, ob der von der Rechtsprechung entwickelte Prüfungsmaßstab anzupassen ist.302 Nach dem Wortlaut des § 97 Abs. 1 MarkenG 297  EuGH, GRUR 2003, 55 (Rn. 51) – Arsenal FC; EuGH GRUR 2005, 153 (Rn. 71) – Anheuser-Busch/Budvar; EuGH GRUR 2008, 698 (Rn. 57) – O2/Hutchison. 298  EuGH GRUR 2009, 756 (Rn. 58) – L’Oréal/Bellure; siehe dazu ausführlich 1. Teil D. IV. 1. b) cc). 299  EuGH GRUR 1998, 922 (Rn. 29) – Canon; EuGH GRUR 2008, 503 (Rn. 28) – adidas/Marca Mode; EuGH GRUR 2008, 698 (Rn. 59) – O2/Hutchison; BeckOK MarkenR/ Thalmaier, MarkenG, § 14 Rn. 257; Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 9 Rn. 31. 300  EuGH GRUR 2008, 698 (Rn. 57) – O2/Hutchison. 301  Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rn. 128. 302  Siehe zur rechtserhaltenden Benutzung 1. Teil C. IV. 2.

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

und dem Willen des Gesetzgebers ist die Herkunftsfunktion nicht die einzige Funktion der Kollektivmarke. Sie kann auch dazu dienen, Waren oder Dienstleistungen nach ihrer Art, Qualität oder sonstigen Eigenschaften zu unterscheiden. Bei als Kollektivmarken eingetragenen Gütezeichen ist die Verwechslungsgefahr daher im Hinblick auf die Garantiefunktion zu bestimmen. Verwechslungsgefahr besteht, wenn das Publikum glauben könnte, die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen wiesen die mit dem Gütezeichen gewährleisteten Eigenschaften auf und wären vom Markeninhaber zertifiziert. 2.  Markenverletzung durch Hinweis auf die Zertifizierungsdienstleistung In erster Linie hat der Inhaber der Kollektivmarke ein Interesse daran, zu verhindern, dass nichtberechtigte Personen Waren oder Dienstleistungen mit seiner Marke oder einem ähnlichen Zeichen kennzeichnen. Die genannten Vorschriften bieten ihm eine Grundlage, gegen derartige Rechtsverletzungen vorzugehen. Vorstellbar ist daneben aber, dass Wettbewerber seine Marke oder ein ähnliches Zeichen verwenden, um für von ihnen angebotene Zertifizierungsdienstleistungen zu werben. Beispielsweise könnten sie in Werbematerialien unter Verwendung des Zeichens auf ihre Zertifizierungsdienstleistung hinweisen. Das wäre quasi die Vorstufe zur tatsächlichen Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen mit dem Zeichen und der Markeninhaber wird ein solches Verhalten schon in diesem Stadium unterbinden wollen. Fraglich ist, ob das Verhalten seine Rechte aus der Kollektivmarke verletzt, wenn er diese für die zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen eingetragen hat. Da die Waren und Dienstleistungen mit der Zertifizierungsdienstleistung nicht identisch sind, kommt nur eine Verwirklichung des Verwechslungstatbestandes nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht. Dazu müssten die zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen und die Zertifizierungsdienstleistung ähnlich sein. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs können Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen ähnlich sein; besondere Umstände können aber die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen begründen.303 Maßgeblich ist, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Waren und Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens.304 Das erscheint in dieser Konstellation aus zwei Gründen problematisch. Zum einen sprechen die Zeichen nicht denselben Verkehrskreis an. Der Wettbewerber, der Werbung für seine Zertifizierungsdienstleistung macht, möchte Unternehmen 303  BGH GRUR 1999, 731 (733) – Canon II; BGH GRUR 2000, 883 (884) – PAPPAGALLO. 304  BGH GRUR 2003, 152 (156) – Einzelhandelsdienstleistungen.

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

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überzeugen, ihre Waren oder Dienstleistungen zertifizieren zu lassen. Dagegen soll das Gütezeichen, wenn es die Waren oder Dienstleistungen kennzeichnet, die Verbraucher bewegen, die zertifizierten Waren oder Dienstleistungen zu erwerben. Zum anderen dienen die Zeichen nicht derselben Funktion. Die Verwendung des Zeichens in der Werbung, um auf die Zertifizierungsdienstleistung aufmerksam zu machen, erfüllt die Herkunftsfunktion. Der Benutzer weist auf die Zertifizierungsdienstleistung aus seinem Haus hin und grenzt sie von Zertifizierungsdienstleistungen anderer Anbieter ab. Das Gütezeichen, das zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, weist dagegen auf die erfolgte Zertifizierung hin und dient der Garantiefunktion. Ob die Rechtsprechung eine Verwechslungsgefahr annehmen würde, ist daher fraglich. Um sicherzugehen, müsste der Gütezeicheninhaber, der gegen die Nutzungen seines Zeichens zur Werbung für Zertifizierungsdienstleistungen vorgehen möchte, seine Marke daher zusätzlich für die Zertifizierungsdienstleistung eintragen lassen. Das könnte einer der Gründe dafür sein, dass einige Gütezeichen als Kollektivmarken für die Zertifizierungsdienstleistung eingetragen sind. 3.  Klagebefugnis der Nutzungsberechtigten Noch mehr als bei sonstigen Kollektivmarken haben Nutzungsberechtigte des Gütezeichens ein Interesse daran, selbst gegen rechtsverletzende Benutzungen des Gütezeichens vorgehen zu können. Das Gütezeichen lebt davon, dass der Verkehr ihm ein besonderes Vertrauen entgegenbringt. Nur wenn der Verkehr die durch das Gütezeichen transportierte Botschaft der Gewährleistung bestimmter Eigenschaften für glaubwürdig hält, kann das Gütezeichen seine Funktion erfüllen. Rechtsverletzende Benutzungen, die das Vertrauen der Kunden in das Gütezeichen schädigen könnten, werden die Nutzungsberechtigten daher möglichst rasch unterbinden wollen. Da die Rechte aus der Marke dem Markeninhaber zustehen, kann jedoch nur er die Marke verteidigen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.305 Das Markengesetz enthält eine besondere Regelung zur Klagebefugnis bei Kollektivmarken in § 101 Abs. 1 MarkenG. Danach kann eine nutzungsberechtigte Person Klage wegen der Verletzung der Kollektivmarke erheben. Dies gilt allerdings nur, wenn in der Markensatzung nichts anderes vorgesehen ist und wenn der Markeninhaber der Klage zustimmt. Die Nutzungsberechtigten sind daher weitgehend davon abhängig, dass der Markeninhaber gegen Rechtsverletzungen vorgeht. Dieser kann gemäß § 101 Abs. 2 MarkenG auch den Schaden geltend machen, der den Nutzungsberechtigten aus der Markenrechtsverletzung entstanden ist.

305 

Fezer, Markenrecht, § 30 Rn. 34.

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

84

4.  Zwischenergebnis Bei der rechtsverletzenden Benutzung von als Kollektivmarke eingetragenen Gütezeichen stellt sich wie im Rahmen der Unterscheidungskraft und der rechtserhaltenden Benutzung die Frage, ob auf die Herkunftsfunktion vollkommen verzichtet werden kann. Unklar ist auch, ob der Inhaber einer für die zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen eingetragenen Kollektivmarke gegen einen Dritten vorgehen kann, der das Zeichen als Hinweis auf eine Zertifizierungsdienstleistung nutzt. Problematisch erscheint, dass Nutzungsberechtigte ohne Mitwirkung des Markeninhabers keine Möglichkeit haben, Verletzungen des Gütezeichens geltend zu machen.

VI.  Verfall und Nichtigkeit der Kollektivmarke Das Markengesetz enthält in §§ 49 bis 51 Nichtigkeits- und Verfallsgründe, die gemäß § 97 Abs. 2 MarkenG auch für die Kollektivmarke gelten. Sie erlauben die Löschung der Marke, falls diese nicht (mehr) schutzwürdig ist. Hätte der Marke nie Schutz zukommen dürfen, weil ihrer Eintragung von Anfang an absolute Schutzhindernisse entgegenstanden, ist sie nach § 50 MarkenG nichtig.306 Treten Gründe erst später auf, wie beispielsweise die mangelnde Benutzung der Marke, ist sie nach § 49 MarkenG verfallen.307 Die allgemeinen Löschungsgründe werden für die Kollektivmarke um die in §§ 105, 106 MarkenG normierten besonderen Verfalls- und Löschungsgründe ergänzt. Gütezeichen haben eine besondere Funktion. Sie garantieren dem angesprochenen Verkehr die Einhaltung bestimmter Produkteigenschaften. Können sie diese Garantiefunktion nicht (mehr) erfüllen, verlieren sie ihre Schutzwürdigkeit und ihre Löschung sollte möglich sein. Das gilt insbesondere, wenn die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen nicht mehr die Eigenschaften aufweisen, die das Gütezeichen verspricht, etwa weil der Markeninhaber selbst das Gütezeichen in einer irreführenden Weise nutzt oder er die Nutzung durch berechtigte oder nichtberechtigte Personen nicht ausreichend kontrolliert oder nicht gegen missbräuchliche Verwendungen des Zeichens einschreitet. Das Markenrecht bietet Möglichkeiten, als Kollektivmarken eingetragene Gütezeichen in diesen Fällen zu löschen. Relevant sind vor allem die Verfallsgründe in § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und § 105 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

306  307 

Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 50 Rn. 1. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 49 Rn. 1.

C.  Der Schutz des Gütezeichens als Kollektivmarke

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1.  Verfall nach § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Nach § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wird eine Marke auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn sie infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Der Verfallsgrund führt quasi das absolute Eintragungshindernis aus § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG fort.308 Im Zeitpunkt der Markeneintragung kann das Deutsche Patent- und Markenamt die Täuschungseignung der Marke nur abstrakt prüfen, ohne Rücksicht auf die konkrete Benutzung.309 Wegen Täuschungseignung weist es Marken nur zurück, wenn sie ersichtlich ihrem Inhalt nach unrichtig sind.310 Denkbar täuschungsgeeignete Nutzungsmöglichkeiten der Marke bleiben unberücksichtigt.311 Stellt sich jedoch später heraus, dass die an sich inhaltlich richtige Marke gerade in einer Art und Weise benutzt wird, die geeignet ist, den Verkehr zu täuschen, greift der Verfallsgrund aus § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.312 Dafür muss die Marke eine Sachangabe enthalten, die bezogen auf die konkrete Verwendung unrichtig ist.313 Enthält ein Gütezeichen eine solche Sachangabe und kennzeichnen der Gütezeicheninhaber oder mit seiner Zustimmung die Verbandsmitglieder damit nicht nur vereinzelt Waren oder Dienstleistungen, welche die vom Gütezeichen gewährleisteten Eigenschaften nicht aufweisen, wird das Publikum getäuscht und eine Löschung nach § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist möglich. 2.  Verfall nach § 105 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 MarkenG Doch nicht immer enthält das Gütezeichen selbst eine Sachangabe, deren Miss­achtung zur Täuschungseignung führt. Manchmal ergeben sich die gewährleisteten Eigenschaften erst aus den Gütebedingungen. Es sind auch nicht nur die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung vorgenommenen Handlungen, welche die Garantiefunktion des Gütezeichens beschädigen können. Genauso schädlich können unrechtmäßige Nutzungen Dritter sein. In diesen Konstellationen greift der besondere Verfallsgrund des § 105 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 MarkenG. Danach kann eine Kollektivmarke wegen Verfalls gelöscht werden, wenn der Inhaber keine geeigneten Maßnahmen trifft, eine missbräuchliche Nutzung der Marke entgegen den Verbandszwecken oder Markensatzung zu verhindern. 308 Vgl.

Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 49 Rn. 39. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 49 Rn. 39. 310  Fezer, Markenrecht, § 8 Rn. 545. 311  Fezer, Markenrecht, § 8 Rn. 545. 312  Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 49 Rn. 39. 313  Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 49 Rn. 40. 309 

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

Missbräuchlich im Sinne der Vorschrift sind Benutzungshandlungen, die nicht nur in geringfügiger Weise gegen die Verbandszwecke oder die Markensatzung verstoßen, sondern gerade der jeweiligen Zweckbestimmung der Kollektivmarke zuwiderlaufen.314 Zweckbestimmung eines als Kollektivmarke eingetragenen Gütezeichens ist die Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen einer bestimmten Qualität. Verbandsmitglieder nutzen das Gütezeichen daher missbräuchlich, wenn sie damit Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen, die den in der Markensatzung festgelegten Qualitätsanforderungen nicht genügen.315 Ein gesetzlich ausgestaltetes Beispiel einer missbräuchlichen Benutzung enthält § 105 Abs. 2 MarkenG. Missbräuchlich ist danach eine Benutzung der Kollektiv­ marke durch Nichtberechtigte, die geeignet ist, das Publikum zu täuschen. Die Täuschungseignung bestimmt sich ähnlich wie nach § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG316 und liegt beispielsweise vor, wenn die Benutzung des Zeichens beim Publikum die unzutreffende Erwartung weckt, die Einhaltung der Gütebedingungen durch den Nichtberechtigten werde vom Verband kontrolliert. Weitere Voraussetzung für den Verfall ist, dass der Markeninhaber keine geeigneten Maßnahmen trifft, um die missbräuchliche Benutzung zu verhindern. § 105 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist damit enger als seine Vorgängerregelung in § 21 Abs. 1 Nr. 2 WZG, nach der die Duldung der missbräuchlichen Nutzung durch den Zeicheninhaber für den Verfall ausreichte. Mit der engeren Formulierung wollte der Gesetzgeber klarstellen, dass die bloße Untätigkeit des Zeicheninhabers nicht zu einer Löschung führen kann, sondern weitere Umstände die Obliegenheit des Verbandes zum Tätigwerden begründen müssen, wie beispielsweise eine vorherige Aufforderung zum Einschreiten.317 Geeignete Maßnahmen reichen aus, um den Verfall abzuwenden. Welche Maßnahmen geeignet sind, beurteilt sich nach dem Einzelfall. In Betracht kommen die Überwachung des Marktes und Kontrolle der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie ein gerichtliches Vorgehen gegen missbräuchliche Benutzungen.318 Die Einrichtung eines Prozesskostenfonds für diese Fälle, den Teile der Literatur fordern319, wird dagegen nur bei besonders missbrauchsanfälligen Marken, wie sehr bekannten und häufig kopierten Marken, vorauszusetzen sein.320 314 HK-MarkenR/Jansen, § 105 Rn. 7; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 105 Rn. 4; Kober-Dehm, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 105 Rn. 3. 315 Büscher/Dittmer/Schiwy/Büscher, § 105 MarkenG Rn. 4; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 105 Rn. 4. 316 HK-MarkenR/Jansen, § 105 Rn. 10. 317  Amtl. Begr. Markenrechtsreformgesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 110. 318 HK-MarkenR/Jansen, § 105 Rn. 9; Kober-Dehm, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 105 Rn. 3. 319  Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 105 Rn. 4. 320  Vgl. BeckOK MarkenR/Schoene, MarkenG, § 105 Rn. 5.

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

87

VII.  Zusammenfassung Die Betrachtung hat gezeigt, dass dem Gesetzgeber die Integration des Gütezeichenschutzes in die Kollektivmarke nur teilweise gelungen ist und zahlreiche Probleme verbleiben. Obwohl der Wortlaut des § 97 Abs. 1 MarkenG darauf schließen lässt, dass die Kollektivmarke Waren und Dienstleistungen auch nach anderen Kriterien als der Herkunft unterscheiden kann, gibt es Stimmen in der Literatur, welche die Erfüllung der Herkunftsfunktion auch bei Kollektivmarken zwingend fordern. Das ruft Rechtsunsicherheiten bei der Anwendung der allgemeinen Regeln des Markenrechts zur Unterscheidungskraft, rechtserhaltenden Benutzung und Rechtsverletzung hervor. Es ist unklar, inwieweit die von der Rechtsprechung zur Individualmarke entwickelten Kriterien übertragbar oder auf die Garantiefunktion des Gütezeichens anzupassen sind. Rechtsunsicherheiten bestehen auch hinsichtlich der Wahl der richtigen Warenklassen für die Eintragung der Gütezeichen. Gütezeichen werden als Kollektivmarke sowohl für die zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen als auch für die Zertifizierungsdienstleistung angemeldet. Welche Auswirkungen die Wahl auf die rechtserhaltende und rechtsverletzende Benutzung hat, ist von der Rechtsprechung noch nicht geklärt. Das gravierendste Problem beim Schutz von Gütezeichen als Kollektivmarken ist aber, dass die Garantiefunktion nicht ausreichend geschützt scheint. Das gilt insbesondere für die fehlende Unabhängigkeit des Markeninhabers, die freie Übertragbarkeit der Kollektivmarke und die fehlende Verpflichtung, Gütebedingungen und Kontrollmechanismen in der Markensatzung festzuschreiben. Die Rechtspraxis behilft sich zum Ausgleich der Defizite teilweise mit dem allgemeinen Täuschungsverbot aus § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG. Beispielsweise verlangt das Deutsche Patent- und Markenamt für die Eintragung eines Gütezeichens als Kollektivmarke einen Nachweis über das Vorhandensein einer unabhängigen Kontrollstelle. Vollständig ausgleichen lassen sich die Defizite dadurch jedoch nicht.

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke In einer Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems aus dem Jahr 2011 hat das Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht321 festgestellt, dass ein Bedürfnis privater und öffentlicher Gütezeicheninhaber besteht, Gütezeichen auf Unionsebene außerhalb einer Verbandsstruktur und in anderer Form als der Kollektivmarke schützen zu können.322 Gleiches gilt in Deutschland, wie ein Blick in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes zeigt. Dort sind zahlreiche Gütezeichen als Individualmarken registriert. 321  322 

Seit 2014 Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. Max-Planck-Studie, S. 212.

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

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Es finden sich Gütezeichen, die als Individualmarken für die zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind, wie beispielsweise das Label „Ohne Gentechnik“ für gentechnikfreie Produkte323 oder das „Fairtrade“-Logo des Fairtrade Labelling Organizations International e. V. für fair gehandelte Waren324.

Gütezeichen sind aber auch als Individualmarke für Zertifizierungsdienstleistungen eingetragen, wie zum Beispiel das Siegel „Stop climate change“ für die Bestätigung klimafreundlicher Produkte, Unternehmen und Veranstaltungen325 oder das Ökostrom-Label „Grüner Strom“ für die Zertifizierung von Ökostrom326.

Nach Einführung des Warenzeichengesetzes lehnten zahlreiche Stimmen in der Literatur die Eintragungsfähigkeit von Gütezeichen als Individualmarken generell ab.327 Oftmals geprägt von der RAL-Definition für Gütezeichen, nach der Träger der Gütezeichen Gütegemeinschaften sind, nahmen sie an, dass Einzelpersonen nicht tauglicher Inhaber von Gütezeichen sein könnten.328 Nur das Verbandszeichen ermögliche die für echte Gütezeichen notwendige Sicherstellung und Überprüfung der Einhaltung von Qualitätsbestimmungen, da der Verband die Einhaltung der Satzungsbedingungen zu überwachen habe und das Verbands-

323 

Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 302009045422. Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 302011059412. 325  Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 30716121. 326  Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 302014047502. 327  Busse/Starck: Warenzeichengesetz, § 17 Rn. 8; v. Gamm, Warenzeichengesetz, § 17 Rn. 16; Gleiss, Markenartikel 1952, 17 (17); Hamann, GRUR 1953, 517 (517); Kraft, GRUR 1980, 416 (417); Wiebe, WRP 1993, 74 (79); vgl. auch DPA (Beschwerdesenat 2b) BlPMZ 1961, 268 (268) – Qualitätssiegel; a. A. Miosga, GRUR 1968, 570 (575). 328  Gleiss, Markenartikel 1952, 17 (17). 324 

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

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zeichen bei missbräuchlicher Nutzung gelöscht werden könne.329 Auch in der neueren Literatur ist die Schutzfähigkeit von Gütezeichen als Individualmarken umstritten. Während ein Teil der Literatur die Schutzfähigkeit ohne nähere Begründung vollständig ablehnt330, plädiert ein anderer Teil unter Berücksichtigung der Problematik der rechtserhaltenden Benutzung dafür, dass zumindest für Zertifizierungsdienstleistungen eingetragene Individualmarken schutzfähig sind.331 Die Anmeldung als Individualmarke bringt dem Gütezeicheninhaber den Vorteil, dass er keinen Verband bilden und keine Satzung hinterlegen muss.332 Die weniger anspruchsvollen Eintragungsvoraussetzungen dürften der vorrangige Grund sein, aus dem eine ganze Reihe von Inhabern ihre Gütezeichen als Individualmarken eingetragen lassen. Der Schutz wirft jedoch Probleme auf, die sich zum Teil mit jenen bei der Eintragung von Gütezeichen als Kollektivmarke überschneiden. Im Folgenden soll daher nur noch auf die sich im Gegensatz zum Kollektivmarkenschutz ergebenden Besonderheiten vertieft eingegangen werden.

I.  Markeninhaber und Markennutzer Inhaber von Individualmarken können nach § 7 MarkenG natürliche oder juristische Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften sein. Die Individualmarke ist darauf gerichtet, von ihrem Inhaber benutzt zu werden.333 Der Inhaber kann sie allerdings im Wege der Lizenzierung nach § 30 MarkenG einer Mehrheit von Benutzern zur Verfügung stellen.334 Das macht die Individualmarke auch für Gütezeicheninhaber attraktiv: ohne einen Verband gründen zu müssen, hat der Inhaber die Möglichkeit, Lizenznehmern die Verwendung des Gütezeichens zur Kennzeichnung ihrer zertifizierten Produkte und Dienstleistungen zu gestatten. 1.  Neutralität des Markeninhabers keine Voraussetzung Da die Individualmarke gerade darauf gerichtet ist, von ihrem Inhaber genutzt zu werden, ist dieser noch weniger als der Kollektivmarkeninhaber geeignet, von Eigeninteressen unabhängig als neutrale Stelle die Garantiefunktion zu wahren. Der Verkehr erwartet jedoch beim Anblick eines Gütezeichens die Kontrolle der

329  Busse/Starck: Warenzeichengesetz, § 17 Rn. 8; v. Gamm, Warenzeichengesetz, § 17 Rn. 16; Hamann, GRUR 1953, 517 (517). 330 Büscher/Dittmer/Schiwy/Büscher, § 97 MarkenG Rn. 4. 331  Baldauf, Werbung mit Gütesiegeln und Testergebnissen, S. 143; Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (359); BeckOK MarkenR/Schoene, MarkenG, § 97 Rn. 9.1. 332  Vgl. HK-MarkenR/Jansen, § 97 Rn. 14. 333 HK-MarkenR/Jansen, § 97 Rn. 16. 334 HK-MarkenR/Jansen, § 97 Rn. 14.

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

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Qualität durch eine unabhängige und neutrale Stelle.335 Um einer Täuschung des Verkehrs nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG vorzubeugen, verlangt das Deutsche Patent- und Markenamt daher auch bei der Eintragung von Gütezeichen als Individualmarken den Nachweis der Kontrolle durch eine unabhängige, objektive und außerhalb des Gewinnstrebens stehenden Stelle.336 Wie bei der Kollektivmarke stellt sich im Hinblick auf die Befugnisse des Markeninhabers die rechtspolitische Frage, ob auf seine Neutralität im Fall des Gütezeichenschutzes verzichtet werden kann.337 2.  Kein Anspruch auf Nutzung der Individualmarke aus dem Markenrecht Hersteller und Anbieter zertifizierungsgeeigneter Waren oder Dienstleistungen haben aus dem Markenrecht keinen Anspruch auf Nutzung eines Gütezeichens. Der Markeninhaber entscheidet selbst, wem er nach § 30 MarkenG eine Lizenz zur Nutzung seiner Individualmarke erteilt. Als subjektives Ausschließlichkeitsrecht ist die Individualmarke gerade darauf gerichtet, andere von der Nutzung ausschließen zu können.338 Aus dem wettbewerblichen Vorteil, den die Kennzeichnung der Ware oder Dienstleistung mit dem Gütezeichen schafft, kann sich jedoch ein berechtigtes Interesse anderer Anbieter oder Produzenten ergeben, das Gütezeichen nutzen zu dürfen. Denkbar ist beispielsweise, dass der Inhaber einem Großteil der Wettbewerber die Nutzung des Gütezeichens gestattet und einzelne Wettbewerber systematisch ausgrenzt, obwohl ihre Waren oder Dienstleistungen die Gütebedingungen erfüllen.339 Es stellt sich dann die Frage, ob aus anderen Rechtsgebieten ein Anspruch auf Lizenzierung erwächst. a)  Lizenzierungsanspruch aus dem Kartellrecht Der Anspruch auf Aufnahmen in die Gütezeichengemeinschaft aus §§ 33 Abs. 1, 20 Abs. 5 GWB hilft bei Individualmarken nicht weiter, da es sich bei dem Inhaber oftmals nicht um eine Gütezeichengemeinschaft handelt und der Anspruch nicht auf Lizenzierung gerichtet ist.340 Ein Anspruch auf Lizenzierung kann sich jedoch aus den allgemeinen Missbrauchstatbeständen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ergeben, insbesondere aus dem Behinderungs335 

BPatGE 28, 139 (LS, 143) – Gütezeichenverband. BPatG Beschl. v. 09. 08. 2011 – 24 W (pat) 34/09, juris – WWW.DEUTSCHES-HYGIENEZERTIFIKAT.DE, Rn. 12. 337  Siehe dazu 1. Teil C. I. 1. 338 Vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rn. 7. 339  Gleiss, Markenartikel 1952, 17 (19). 340  Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 242. 336 

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

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und Diskriminierungsverbot nach §§ 19 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 20 Abs. 1 i. V. m. § 33 Abs. 1 GWB.341 aa)  Normadressaten Das Behinderungs- und Diskriminierungsverbot richtet sich an Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.342 Der Individualmarkeninhaber muss die Unternehmereigenschaft erfüllen, damit ein Lizenzierungsanspruch aus dem Kartellrecht entstehen kann. Besteht der Inhaber aus einem Verband mehrerer Unternehmen, die sich zur Gütezeichenvergabe zusammengeschlossen haben, handelt es sich um eine Vereinigung von Unternehmen.343 Ist das nicht der Fall, muss der Markeninhaber selbst ein Unternehmen sein, das heißt eine eigene wirtschaftliche Tätigkeit entfalten.344 Unter wirtschaftlicher Tätigkeit versteht die Rechtsprechung jede Tätigkeit, die darin besteht, Güter oder Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt anzubieten.345 Der Unternehmensbegriff ist somit ein tätigkeitsbezogener.346 Nicht die Rechtsform, Organisation oder Finanzierung, sondern die konkrete Tätigkeit ist ausschlaggebend dafür, ob es sich um ein Unternehmen handelt.347 Die Inhaber von Gütezeichen wären daher Unternehmen, wenn die Gütezeichenvergabe als wirtschaftliche Tätigkeit zu qualifizieren wäre. Teile der Literatur und Rechtsprechung lehnen dies mit der Begründung ab, der Gütezeicheninhaber trete mit der Vergabe des Gütezeichens nicht in den geschäftlichen Verkehr ein, sondern befinde sich als neutrale Stelle außerhalb des eigentlichen Marktgeschehens.348 Gütezeicheninhaber unterlägen bei der Zertifizierung somit keiner kartellrechtlichen Missbrauchs- und Diskriminierungskontrolle. Es ist allerdings nicht außer Acht zu lassen, dass Gütezeicheninhaber mit ihrer Zertifizierungsdienstleistung erheblich in den Markt eingreifen können. Sie zeichnen Waren oder Dienstleis341  Markert, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 19 Rn. 165; Westermann, in: MüKoKartellrecht, Bd. 2, § 19 Rn. 66. 342  Deister, in: Schulte/Just, Kartellrecht, § 19 Rn. 27, § 20 Rn. 6. 343  Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 242; Herrmann, in: MüKo-Kartellrecht, Bd. 1, Einl. D. I. 3 Rn. 1021; Rinklake, Das Werberecht der Qualitätskennzeichen, S. 167; Wiebe, WRP 1993, 74 (90). 344  EuGH Slg. 1991, I-1979 Rn. 21 – Höfner und Elser; Herrmann, in: MüKo-Kartellrecht, Bd. 1, Einl. D. I. 3 Rn. 1027; Grave/Nyberg, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 101 Abs. 1 AEUV Rn. 131. 345 EuGH Slg. 1998, I-3851 Rn. 36 – Kommission/Italien; EuGH Slg. 2000, I-6451 Rn. 75 – Pavlov. 346  Dreher/Kulka, Wettbewerbs- und Kartellrecht, S. 261. 347  Dreher/Kulka, Wettbewerbs- und Kartellrecht, S. 261. 348  OLG Frankfurt am Main, GRUR 1986, 184 (186) – Entziehung des Weinsiegels, LG Köln WuW/E DE-R 2388 (2394) – Pressfitting, Alexander, ZStV 2014, 121 (124).

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

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tungen ausgewählter Lizenznehmer gegen eine Gebühr mit dem Gütezeichen aus und bezwecken damit deren Absatzförderung. Bestehen für eine Produktgruppe mehrere Gütezeichen, wie beispielsweise im Bio-Bereich, treten Gütezeicheninhaber zueinander in Konkurrenz. Da es dem Inhaber eines Gütezeichens nicht verboten ist, mit der Gütezeichenvergabe Gewinne zu erzielen, kann sie für ihn ein lukratives Geschäftsmodell sein. Um Gewinne zu maximieren, kann der Inhaber verleitet sein, für besondere finanzkräftige Unternehmen, die ihm höhere Gebühren zahlen, eine Exklusivität zu schaffen und finanzschwächeren Unternehmen die Lizenzierung zu verwehren.349 Generell von einer neutralen Stellung des Gütezeicheninhabers außerhalb des Marktes auszugehen, erscheint daher nicht angebracht.350 Vielmehr ist im Einzelfall zu prüfen, ob der Inhaber die Gütezeichenvergabe tatsächlich nicht als Dienstleistung auf dem Markt in Form einer wirtschaftlichen Tätigkeit anbietet.351 bb)  Die übrigen Tatbestandsvoraussetzungen Hat der Gütezeicheninhaber eine marktbeherrschende Stellung (§§ 18, 19 GWB) oder eine relative Marktmacht (§ 20 GWB), darf er andere Unternehmen nicht unbillig behindern oder ohne sachlich gerechtfertigten Grund anders behandeln als gleichartige Unternehmen. Die Prüfung verläuft nicht identisch zu § 20 Abs. 5 GWB, da hier Behinderungsmissbrauch und Diskriminierung alternativ nebeneinanderstehen.352 Die oben dargelegten Wertungen sind jedoch übertragbar.353 Zu beachten ist, dass gewerbliche Schutzrechte wie das Markenrecht als Ausschließlichkeitsrechte ausgestaltet sind und damit ein weiter Rechtfertigungsspielraum besteht, einzelnen Unternehmen die Lizenz zu verweigern.354 Liegt aber keinerlei sachlicher Rechtfertigungsgrund für eine Ungleichbehandlung vor, ist die Lizenzverweigerung verboten. b)  Lizenzierungsansprüche aus dem Lauterkeitsrecht und dem Bürgerlichen Recht Grundlagen für den Anspruch auf Erteilung einer Lizenz zur Nutzung des Gütezeichens können außerdem das Lauterkeitsrecht und das Bürgerliche Recht 349 

Fromer, Stan. L. Rev. 69 (2017) 121 (155). Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 242; Rinklake, Das Werberecht der Qualitätskennzeichen, S. 166 f.; zweifelnd gegenüber der Annahme fehlender Unternehmenseigenschaft auch Wiebe, WRP 1993, 74 (90). 351  Rinklake, Das Werberecht der Qualitätskennzeichen, S. 167. 352  Deister, in: Schulte/Just, Kartellrecht, § 20 Rn. 100. 353 Vgl. Alexander, ZStV 2014, 121 (124). 354  Dreher/Kulka, Wettbewerbs- und Kartellrecht, S. 497; Markert, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 19 Rn. 165; Westermann, in: MüKo-Kartellrecht, Bd. 2, § 19 Rn. 66. 350 

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

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bieten. Ein Anspruch auf Lizenzierung besteht gemäß § 8 Abs. 1, 3 Nr. 1 UWG oder § 9 S. 1 UWG beispielsweise, wenn die Verweigerung eine gezielte Behinderung eines Mitbewerbers nach § 4 Abs. 4 UWG darstellt.355 Sind die Voraussetzungen für eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung erfüllt, ergibt sich ein Anspruch auf Lizenzierung aus §§ 249, 826 BGB.356 Voraussetzung hierfür ist allerdings eine Monopolstellung beziehungsweise erhebliche wirtschaftliche oder soziale Machtstellung.357 c)  Zwischenergebnis Unternehmer, die ihre Waren oder Dienstleistungen mit einem als Individualmarke eingetragenen Gütezeichen kennzeichnen wollen, können gegen den Markeninhaber einen Lizenzierungsanspruch aus dem Kartell-, Lauterkeits- oder Bürgerlichen Recht haben. Die Anforderungen sind jedoch hoch, da stets zu berücksichtigen ist, dass das Markenrecht als Ausschlussrecht ausgestaltet ist und es dem Inhaber grundsätzlich freisteht, wem er eine Lizenz erteilt. Der Aufnahmeanspruch in die Gütezeichengemeinschaft aus Art. 20 Abs. 5 GWB mit seinen geringeren Anforderungen ist nicht einschlägig, weil er keinen Anspruch auf Lizenzierung gibt. 3.  Freie Übertragbarkeit der Individualmarke Die Individualmarke ist nach § 27 MarkenG frei übertragbar. Der Rechtsübergang erfolgt durch Rechtsgeschäft oder kraft Gesetz und ist von der Umschreibung des Markenregisters unabhängig.358 Wie bei der Kollektivmarke kann die freie Übertragbarkeit bei als Individualmarken geschützten Gütezeichen deren Garantiefunktion gefährden, beispielsweise wenn der neue Markeninhaber keine objektive Kontrollstelle vorhält oder das Gütezeichen täuschend nutzt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat keine Möglichkeit, im Vorfeld gegen eine Umschreibung einzuschreiten. Die Rechtsinstrumente, nachträglich gegen diese Gefährdung vorzugehen, sind dieselben wie bei der Kollektivmarke: der ehemalige Markeninhaber kann nach § 134 BGB i. V. m. §§ 3, 5 UWG die Nichtigkeit der Übertragung geltend machen359 oder jedermann die Löschung der Marke wegen 355 

Siehe zu den Anspruchsvoraussetzungen im Einzelnen 1. Teil C. I. 2. b). Wiebe, WRP 1993, 74 (90). 357  Markert, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 20 Rn. 171; Nothdurft, in: Langen/ Bunte, Kartellrecht, § 20 Rn. 191; Alexander, ZStV 2014, 121 (127); Traub, WRP 1985, 591 (595). 358  Fezer, Markenrecht, § 27 Rn. 61. 359  BeckOK MarkenR/Taxhet, MarkenG, § 27 Rn. 75; Brandi-Dohrn, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 27 Rn. 12; Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 27 Rn. 51; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 27 Rn. 17. 356 

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

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Verfalls nach § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beantragen.360 Zum Schutz der Garantiefunktion reichen diese nachträglichen Korrekturmöglichkeiten nicht aus. 4.  Zwischenergebnis Ebenso wie bei der Kollektivmarke sind die Regelungen zur Inhaberschaft und Nutzung der Individualmarke nicht geeignet, die Garantiefunktion des Gütezeichens ausreichend zu schützen. Die fehlende Neutralität des Gütezeicheninhabers und die freie Übertragbarkeit der Individualmarke können die Garantiefunktion gefährden. Aus der Sicht potenzieller Markennutzer ist problematisch, dass sie aus dem Markenrecht keinen Anspruch auf die Nutzung des Gütezeichens haben, selbst wenn ihre Waren oder Dienstleistungen die Gütebedingungen erfüllen. Die Lizenzierungsansprüche aus dem Kartell-, Lauterkeits- und Bürgerlichen Recht sind an hohe Anforderungen gebunden.

II.  Schutzhindernisse Der Eintragung eines Gütezeichens als Individualmarke können wie bei der Kollektivmarke insbesondere zwei Schutzhindernisse entgegenstehen: die fehlende konkrete Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und der Ausschluss beschreibender Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). 1.  Fehlende Unterscheidungskraft Anders als bei der Kollektivmarke in § 97 Abs. 1 MarkenG ist der Bezugspunkt der Unterscheidungskraft bei der Individualmarke nicht näher definiert. Aus § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ergibt sich nur, dass Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Die Bestimmung, worauf sich die Unterscheidungskraft bezieht, ist schon seit der Geltung des Warenzeichengesetzes der Rechtsprechung überlassen, die sich dabei stets an der Hauptfunktion der Marke orientiert hat. a)  Maßgeblichkeit der Herkunftsfunktion Unter Geltung des Warenzeichengesetzes war in der Rechtsprechung und herrschenden Lehre ausschließlich die Herkunftsfunktion als rechtlich geschützte Funktion der Marke anerkannt.361 Andere wirtschaftliche Funktionen, wie beispielsweise die Werbe-, Kommunikations- und Qualitätsfunktion, galten als vom 360 

Siehe dazu 1. Teil C. I. 3. c). GRUR 1953, 175 (176) – Kabel-Kennzeichnung; BGH GRUR 1965, 86 (88) – Schwarzer Kater; BGH GRUR 1973, 468 (470) – Cinzano; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Einl. Rn. 18, § 4 Rn. 21; Beier/Krieger, GRUR Int. 1976, 125 (126); Fezer, 361  BGH

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

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rechtlichen Schutz nicht umfasst.362 Entsprechend war die Unterscheidungskraft ausschließlich auf die Herkunftsfunktion bezogen.363 Unterscheidungskraft bedeutete die Eignung des Zeichens, im Verkehr als zeichenmäßiger Hinweis auf die Herkunft der mit ihm gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb aufgefasst zu werden.364 Nach der Markenrechtsreform im Jahr 1995 und aufgrund der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs365 geht die Tendenz in Rechtsprechung und Lehre dahin, neben der Herkunftsfunktion weitere Markenfunktionen dem rechtlichen Schutz zu unterstellen.366 Die Diskussion wird allerdings bisher nur im Hinblick auf die rechtserhaltende und rechtsverletzende Benutzung geführt. Dagegen ist nach ganz überwiegender Meinung die Erfüllung der Herkunftsfunktion für die Unterscheidungskraft einer Marke unabdingbar.367 So definiert der Bundesgerichtshof die Unterscheidungskraft in ständiger Rechtsprechung und in Anlehnung an die Formel des Europäischen Gerichtshofs368 als die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheidet.369 Umstritten ist lediglich die Frage, welchen Raum neben der Herkunftsfunktion andere Markenfunktionen einnehmen dürfen, ohne dass sie dadurch die Unterscheidungskraft ausschließen. Es wird vertreten, die Herkunftsfunktion müsse Markenrecht, Einl. D Rn. 5; v. Gamm, Warenzeichengesetz, § 1 Rn. 2 – 4; schon damals kritisch: Heydt, GRUR Int. 1976, 339 (344); Oppenhoff, GRUR Int. 1973, 433 (435). 362  Hacker, MarkenR 2009, 333 (333). 363  Fezer, Markenrecht, § 8 Rn. 46. 364  BGH GRUR 1957, 88 (90) – Ihr Funkberater; BGH GRUR 1964, 454 (455) – Palmolive; BGH GRUR 1965, 146 (148) – Rippenstreckmetall II; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, § 4 Rn. 21; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, § 4 Rn. 18; v. Gamm, Warenzeichengesetz, § 4 Rn. 31. 365  EuGH GRUR 2009, 756 – L’Oréal/Bellure. 366  Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 18; Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, Einl. Rn. 34; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 116; Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, S. 26. 367  BeckOK MarkenR/Eichelberger, MarkenG, § 8 Rn. 138; Ekey, MarkenR 2009, 475 (475); Fezer, Markenrecht, § 8 Rn. 47; HK-MarkenR/Fuchs-Wissemann, § 8 Rn. 16; Hacker, MarkenR 2009, 333 (337 f.); Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 108; Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, S. 26; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 8 Rn. 70. 368  St. Rspr. z. B. EuGH GRUR Int. 2004, 639 (Rn. 32) – Procter & Gamble/HABM; EuGH GRUR 2010, 228 (Rn. 33) – Vorsprung durch Technik. 369  St. Rspr. z. B. BGH GRUR 2009, 952 (Rn. 9) – DeutschlandCard; BGH GRUR 2012, 270 (Rn. 8) – Link economy; BGH GRUR 2014, 569 (Rn. 10) – HOT; BGH GRUR 2016, 934 (Rn. 9) – OUI.

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

im Vordergrund stehen und die anderen Funktionen dürften daneben nur von untergeordneter Bedeutung sein.370 Diese strengere Auffassung entspricht auch einer früheren Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu Werbeslogans, in der er konstatierte, dass der Durchschnittsverbraucher gewöhnlich von Slogans nicht auf die Herkunft der Ware schließen würde, wenn die Werbefunktion nicht offensichtlich von untergeordneter Bedeutung sei.371 Nach seiner neueren Rechtsprechung darf dagegen die Unterscheidungskraft nicht allein deshalb verneint werden, weil die Marke gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird, wenn sie daneben auch die Herkunftsfunktion erfüllt.372 Dieser Auffassung hat sich ein Teil der Literatur angeschlossen.373 b)  Bedeutung für den Schutz von Gütezeichen Für Gütezeichen bedeutet das, dass sie nur als Individualmarke eingetragen werden können, wenn sie die Herkunftsfunktion erfüllen. In erster Linie dienen Gütezeichen jedoch dazu, auf bestimmte, für die Güte der Ware oder Dienstleistung wesentliche Eigenschaften hinzuweisen.374 Im Vordergrund steht die Garantiefunktion. Der Bundesgerichtshof hat im Jahr 1976 entschieden, dass dadurch die Eintragungsfähigkeit des Gütezeichens nicht ausgeschlossen ist.375 Das Bundespatentgericht hatte vorgehend die Eintragung des Wort-/Bildzeichens „DIN-GEPRÜFT“ als Verbandszeichen mit der Begründung abgelehnt, dem Gütezeichen fehle es an der für die Eintragung erforderlichen Herkunftsfunktion.376 Der Bundesgerichtshof erkannte zwar an, dass Gütezeichen in erster Linie eine Gewähr für das Vorhandensein bestimmter, vom Verkehr für die Güte und Brauchbarkeit der Ware als wesentlich erachteter Eigenschaften bieten sollen, war aber der Ansicht, dass diese Garantiefunktion die Herkunftsfunktion nicht ausschließe.377 Vielmehr verweise das Gütezeichen gleichzeitig auf die Herkunft der Ware aus einem der Gütesicherung verpflichteten und entsprechend über370 HK-MarkenR/Fuchs-Wissemann, § 8 Rn. 16; BPatG, Beschl. v. 04. 02. 2009 – 28 W (pat) 233/07, juris – MINI PLUS, Rn. 16. 371  EuGH GRUR 2004, 1027 (Rn. 35) – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT. 372  EuGH GRUR 2010, 228 (Rn. 45) – Vorsprung durch Technik, EuGH GRUR Int. 2012, 914 (Rn. 30) – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH. 373  BeckOK MarkenR/Eichelberger, MarkenG, § 8 Rn. 138; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 8 Rn. 70. 374  BGH GRUR 1977, 488 (489) – DIN-GEPRÜFT; v. Gamm, Warenzeichengesetz, § 17 Rn. 6; Fischer, WRP 2009, 408 (412); Grub, Gütezeichen de lege lata – de lege ferenda, S. 127; Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 2; Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (357); Wiebe, WRP 1993, 74 (79). 375  BGH GRUR 1977, 488 – DIN-GEPRÜFT. 376  BGH GRUR 1977, 488 (489) – DIN-GEPRÜFT. 377  BGH GRUR 1977, 488 (489) – DIN-GEPRÜFT.

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

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wachten Betrieb.378 Das Urteil wurde von der Literatur positiv aufgenommen, entsprach es doch dem praktischen Bedürfnis, Gütezeichen als Marken eintragen zu können, und der langjährigen Eintragungspraxis des Deutschen Patentamts.379 Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs betraf Verbandszeichen nach dem alten Warenzeichengesetz. Zur Eintragungsfähigkeit von Gütezeichen als Individualmarken hat er sich nicht geäußert. In der „DIN“-Entscheidung heißt es lediglich, es sei allgemein anerkannt, dass Gütezeichen „jedenfalls“ als Verbandszeichen eingetragen werden könnten.380 Der Bundesgerichtshof hat damit die Eintragungsfähigkeit von Gütezeichen als Individualmarken offengelassen.381 Da die Verbandszeichen damals ebenso die Herkunftsfunktion erfüllen mussten, wie die Individualmarken nach geltendem Recht, dürfte die Rechtsprechung aber auf Individualmarken übertragbar sein. Ein Unterschied besteht allein darin, dass die Individualmarke auf die Herkunft aus einem einzigen Unternehmen hinweisen muss, während das frühere Verbandszeichen auf die Herkunft aus einem dem Verband angeschlossenen Betrieb hinwies. Der Bezug auf „ein einziges Unternehmen“ ist allerdings nicht wörtlich zu verstehen.382 Es kann sich um den Inhaber selbst, aber auch um ein mit ihm wirtschaftlich verbundenes Unternehmen handeln.383 Wenn der Verkehr mit dem Gütezeichen die Vorstellung verbindet, die gekennzeichnete Ware stamme von einem Lizenznehmer des Inhabers und werde durch den Inhaber entsprechen überwacht, müsste daher nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch ein als Individualmarke angemeldetes Gütezeichen die für die Unterscheidungskraft nötige Herkunftsfunktion erfüllen können. Das scheint auch die Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes zu sein, da es mittlerweile zahlreiche Gütezeichen als Individualmarken eingetragen und damit deren Unterscheidungseignung anerkannt hat. Es darf allerdings nicht verkannt werden, dass die Herkunftsfunktion nicht zum Wesen des Gütezeichens gehört und einigen Gütezeichen daher mangels Unterscheidungskraft die Eintragung als Individualmarke versagt bleibt.384 Ob das 378 

BGH GRUR 1977, 488 (489) – DIN-GEPRÜFT. Heydt, Anm. zu BGH, Beschl. v. 03. 11. 1976 – I ZB 11/75 – DIN-geprüft, GRUR 1977, 488 (491); siehe auch Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, §§ 17 – 23 Rn. 5; Grub, Gütezeichen de lege lata – de lege ferenda, S. 130; Wiebe, WRP 1993, 74 (79). 380  BGH GRUR 1977, 488 (489) – DIN-GEPRÜFT. 381  Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (663). 382 Generalanwalt Wathelet, Schlussanträge v. 01. 12. 2016 – C-689/15, juris – Internationales Baumwollzeichen, Rn. 66. 383 Generalanwalt Wathelet, Schlussanträge v. 01. 12. 2016 – C-689/15, juris – Internationales Baumwollzeichen, Rn. 67; vgl. zur rechtsverletzenden Benutzung EuGH GRUR 2010, 445 (Rn. 84) – Google und Google France. 384  Grub, Gütezeichen de lege lata – de lege ferenda, S. 127 – 129; Kraft, GRUR 1980, 416 (417). 379 

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

Gütezeichen neben der Garantiefunktion auch die Herkunftsfunktion erfüllt, ist in jedem Einzelfall zu prüfen. Zu berücksichtigen ist dabei die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, nach der Bezeichnungen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen,385 und Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein eng beschreibender Bezug zu der betreffenden Ware oder Dienstleistung hergestellt wird,386 keine Unterscheidungskraft zukommt. Das kann bei Gütezeichen problematisch sein, da ihr Zweck gerade darin besteht, auf bestimmte Produkteigenschaften hinzuweisen.387 So hat beispielsweise das Bundespatentgericht die Eintragung einer Wort-Bildmarke, bestehend aus einem kreisrunden Siegel mit einem Äskulapstab und den Worten „WWW.DEUTSCHES-HYGIENEZERTIFIKAT.DE“, mit der Begründung abgelehnt, das Zeichen werde vom angesprochenen Verkehrskreis ausschließlich als Siegel eines „Deutschen Hygienezertifikats“ wahrgenommen und könne mangels Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig sein.388 Das Zeichen war unter anderem in der Warenklasse 42 für „wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, insbesondere Erarbeitung von Hygienestandards für unterschiedliche Wirtschaftsbranchen“ und „die Überprüfung und Zertifizierung von Hygienestandards“ angemeldet.389 Ein ganz ähnliches Siegel, das ebenfalls eine Abwandlung des Äskulapstabs zeigt und mit den Worten „Deutsches-Hygienetest-Zertifikat“ versehen ist, hat das Deutschen Patent- und Markenamt dagegen in das Markenregister unter anderem für die Warenklasse 42 für „wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; industrielle Analysedienstleistungen“ eingetragen.390 Das zeigt, wie schwierig in der Praxis die Beurteilung sein kann, ob ein Gütezeichen neben der Garantiefunktion auch die Herkunftsfunktion erfüllt.

385  BGH GRUR 2001, 1151 (1152) – marktfrisch; BGH GRUR 2009, 952 (Rn. 10) – DeutschlandCard. 386  BGH GRUR 2006, 850 (Rn. 19) – FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2009, 411 (Rn. 13) – STREETBALL. 387 Vgl. Engels/Grübler, Markenartikel 2017, 106 (106). 388  BPatG Beschl. v. 09. 08. 2011 – 24 W (pat) 34/09, juris – WWW.DEUTSCHES-HYGIENEZERTIFIKAT.DE, Rn. 36, 41. 389  BPatG Beschl. v. 09. 08. 2011 – 24 W (pat) 34/09, juris – WWW.DEUTSCHES-HYGIENEZERTIFIKAT.DE, Rn. 9. 390  Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 302010019742.

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

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Veränderungen in der Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamtes dürfte die jüngste Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur rechtserhaltenden Benutzung von als Unionsindividualmarken eingetragenen Gütezeichen mit sich bringen.391 Das vorlegende Oberlandesgericht Düsseldorf entschied anhand der vom Europäischen Gerichtshof zur Beurteilung der Erfüllung der Herkunftsfunktion eines Gütezeichens entwickelten Kriterien, dass dem streitgegenständlichen als Gemeinschaftsindividualmarke eingetragenen Gütezeichen schon keine Unterscheidungskraft zukäme.392 Der Verkehr sehe in dem Internationalen Baumwollzeichen nur einen Hinweis auf die Qualität des für die Herstellung verwendeten Rohstoffs Baumwolle, nicht aber einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Endprodukts.393 2.  Rein beschreibende Angaben Marken, die ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehen, sind zudem nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Für Gütezeichen gilt kein anderer Maßstabe als bei allen anderen Zeichen, die als Individualmarke eingetragen werden sollen. Da Gütezeichen gerade darauf gerichtet sind, auf bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung hinzuweisen, laufen sie besonders Gefahr, beschreibende Angaben zu enthalten, wie zuletzt die Entscheidungen „Halloumi“394 und „BIO organic“395 des Gerichts der Europäischen Union zeigten.396 3.  Zwischenergebnis Gütezeichen sind nur als Individualmarke eintragungsfähig, wenn sie gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG konkret unterscheidungskräftig sind. Dazu müssen sie neben der Garantiefunktion auch die Herkunftsfunktion erfüllen. Das ist nicht ausgeschlossen, wie die Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamtes zeigt. Ob Gütezeichen eine konkrete Unterscheidungskraft haben, ist in jedem Einzelfall besonders festzustellen. Insbesondere Gütezeichen, die beschreibende Angaben enthalten, laufen Gefahr, an der mangelnden Unterscheidungskraft oder dem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu scheitern. 391  EuGH GRUR 2017, 816 – Internationales Baumwollzeichen. Siehe dazu ausführlich 1. Teil D. IV. 3. c). 392  OLG Düsseldorf GRUR-RR 2018, 193 – Internationales Baumwollzeichen. Siehe dazu ausführlich 1. Teil D. IV. 3. d). 393  OLG Düsseldorf GRUR-RR 2018, 193 – Internationales Baumwollzeichen. Siehe dazu ausführlich 1. Teil D. IV. 3. d). 394  EuG, Urt. v. 07. 10. 2015 – T-292/14 u. T-203/14, juris – Halloumi. 395  EuG, Urt. v. 10. 09. 2015 – T-610/14, juris – BIO organic. 396  Siehe dazu 1. Teil C. II. 2.

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

III.  Gütebedingungen Für die Eintragung eines Gütezeichens als Individualmarke muss der Anmelder nachweisen, dass eine unabhängige und neutrale Kontrollstelle existiert.397 Mittelbare Voraussetzung dafür ist, dass der Gütezeicheninhaber in irgendeiner Form Gütebedingungen niedergelegt hat. Ohne die Festlegung objektiver Merkmale fehlt der Kontrollstelle ein Maßstab, anhand dessen sie eine Kontrolle durchführen kann. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung kann die Kontrollstelle daher nur ausstellen, wenn ihr Gütebedingungen vorliegen. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat dagegen keine Kontrolle über die Gütebedingungen. Anders als bei der Kollektivmarke fordert das Markengesetz für Individualmarken keine Markensatzung. Bei der Anmeldung eines Gütezeichens als Individualmarke ist der Inhaber daher völlig frei, wie er Gütebedingungen gestaltet und in welcher Form er sie festhält. Zudem kann er sie ohne Einschränkung durch das Markenrecht jederzeit ändern. Das fehlende Erfordernis der Einreichung einer Markensatzung dürfte einer der Gründe dafür sein, dass heute eine Vielzahl von Gütezeicheninhabern ihre Zeichen als Individualmarken eintragen lassen. Dem Verbraucher und potenziellen Lizenznehmern gereicht dies zum Nachteil, da sie keinen Anspruch auf Einsicht in die Gütebedingungen haben.

IV.  Die Schutzschranke der rechtserhaltenden Benutzung Ist das Gütezeichen einmal als Individualmarke eingetragen, muss es der Markeninhaber oder eine andere berechtigte Person nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist gemäß § 26 MarkenG rechtserhaltend benutzen, will der Markeninhaber seine Rechte aus der Individualmarke weiter durchsetzen können.398 Voraussetzung für die rechtserhaltende Benutzung ist neben der ernsthaften Benutzung die funktionsgerechte Benutzung der Marke.399 Das Verständnis der rechtserhaltenden Benutzung wird damit von der Funktionslehre der Marke geprägt.400 Funktionsgerecht ist eine Benutzungshandlung, die den rechtlichen Funktionen der Individualmarke entspricht.401 Es ist daher zunächst zu klären, 397 

BPatG Beschl. v. 09. 08. 2011 – 24 W (pat) 34/09, juris – WWW.DEUTSCHES-HYGIENEZERTIFIKAT.DE, Rn. 12; siehe dazu 1. Teil D. I. 1. 398  BeckOK MarkenR/Bogatz, MarkenG, § 25 Rn. 6. 399  Fezer, Markenrecht, § 26 Rn. 21; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, §  26 Rn. 21; HK-MarkenR/Spuhler, § 26 Rn. 8; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 95; Stuckel, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 26 Rn. 2; gegen die Aufspaltung in zwei Tatbestandsmerkmale Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 26 Rn. 6. 400  Fezer, Markenrecht, § 26 Rn. 24; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 95. 401  Fezer, Markenrecht, § 26 Rn. 24.

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

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welche rechtlichen Funktionen die Individualmarke hat, um anschließend beurteilen zu können, wann der Markeninhaber sein als Individualmarke eingetragenes Gütezeichen rechtserhaltend benutzt.402 1.  Die Markenfunktionen Im wirtschaftlichen Verkehr sind die Aufgaben und Funktionen der Individualmarke mannigfaltig. Sie erfahren jedoch nicht alle rechtlichen Schutz.403 a)  Die wirtschaftlichen Funktionen der Individualmarke Die zahlreichen wirtschaftlichen Funktionen der Individualmarke lassen sich nicht abschließend auflisten und voneinander abgrenzen. In der Literatur tauchen beispielsweise die Herkunfts-, Identifizierungs-, Individualisierungs-, Informations-, Kommunikations-, Namens-, Qualitäts-, Unterscheidungs-, Vertrauensund Werbefunktion auf.404 Ihre Beschreibung variiert danach, ob sie aus Sicht des Markeninhabers oder des Adressaten der Marke bestimmt werden.405 Teilweise hängt ihr Vorliegen vom Willen des Markeninhabers und der Art und Weise seines Gebrauchs ab. Deshalb kann man die wirtschaftlichen Markenfunktionen nicht allgemeingültig für alle Marken gleichermaßen festlegen, sondern muss sie nach den Umständen des Einzelfalls bestimmen.406 Am häufigsten werden als die wesentlichen407 oder klassischen408 Markenfunktionen die Herkunftsfunktion, die Qualitätsfunktion und die Werbefunktion genannt, die im Folgenden näher betrachtet werden sollen. aa)  Die Herkunftsfunktion Die Herkunftsfunktion beschreibt die Funktion der Marke, auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen aus dem Unternehmen des Markeninhabers 402  Eine ausführliche Darstellung zur funktionsgerechten Benutzung im Rahmen des Benutzungszwangs findet sich bei Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 96 – 121. 403  Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 98; Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, S. 23. 404  Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, S. 23; Sambuc, WRP 2000, 985 (985 f.). 405  Völker/Elskamp, WRP 2010, 64 (66). 406  Völker/Elskamp, WRP 2010, 64 (66); HK-MarkenR/Ekey, E2 Rn. 4. 407  Czernik, IPRB 2015, 141 (142). 408  Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 2; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 99.

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

hinzuweisen.409 Sie entwickelte sich mit dem Entstehen der Markenrechtsordnungen im 19. Jahrhundert in Europa zur zentralen Funktion der Marke.410 Mit der Abschaffung der Zünfte und der Zunftzeichen sowie der Einführung der Gewerbefreiheit wuchs das Interesse der Unternehmer, die von ihnen hergestellten Waren aus ihrem Betrieb stammend zu kennzeichnen.411 Die damals verwendeten Haus- und Firmenmarken dienten zur Kennzeichnung aller Waren eines bestimmten Unternehmens und hatten daher eine konkrete Herkunftsfunktion im Sinne eines Hinweises auf das einzelne Unternehmen.412 Im Laufe der Zeit wandelte sich diese konkrete Herkunftsfunktion zu einer abstrakten Herkunftsfunktion.413 Der Unternehmer kennzeichnete nicht mehr alle Waren seines Unternehmens mit einer Marke, sondern verwendete die Marke zur Kennzeichnung von einzelnen Produkttypen als Markenartikel. Damit nutzte er die Marke nicht mehr nur zur Abgrenzung seiner Produkte von denjenigen anderer Unternehmen, sondern auch zur Unterscheidung von seinen eigenen Produkten.414 Heute weisen Marken in den wenigsten Fällen direkt auf ein konkretes Unternehmen hin.415 Komplexe Konzernstrukturen, die Übertragbarkeit der Marke ohne den Geschäftsbetrieb, das Aufkommen von Zweitmarken zur Identifizierung einzelner Warentypen und die zunehmende Verwendung von Fantasiebezeichnungen als Marken haben zu einer Anonymisierung der Unternehmensherkunft geführt.416 Für den Verbraucher ist es in den meisten Fällen wenig relevant, aus welchem konkreten Unternehmen die Ware stammt.417 Ihm kommt es darauf an, die Waren unterscheiden zu können und zu wissen, dass dahinter eine gleichmäßige Herkunftsstätte steht.418 409  Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 99; Oppenhoff, GRUR Int. 1973, 433 (433). 410 Vgl. Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 3. 411  Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 3. 412  Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Einl. Rn. 11; Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 3; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 100. 413  Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Einl. Rn. 11; Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 3; Heydt, GRUR Int. 1976, 339 (342); Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 100. 414  Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Einl. Rn. 11; Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 3. 415  Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, S. 27. 416  Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 100; Heydt, GRUR Int. 1976, 339 (342); Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, S. 27. 417  Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Einl. Rn. 11; Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 3; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 100.

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

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bb)   Die Qualitätsfunktion 418

Eng mit der Herkunftsfunktion verbunden ist die Qualitätsfunktion der Marke, auch Garantie- oder Vertrauensfunktion genannt.419 Die Marke bietet die Gewähr dafür, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem Unternehmen stammen, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.420 Sie ermöglicht ihrem Inhaber, beim Verkehr die Erwartung einer gleichbleibenden Güte der Ware zu wecken.421 Der Kunde vertraut darauf, dass das Unternehmen im eigenen Interesse bestrebt ist, die Qualität der von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu erhalten oder zu steigern, um im Wettbewerb bestehen zu können.422 Dagegen darf die Qualitätsfunktion nicht dahingehend missverstanden werden, der Markeninhaber habe im rechtlichen Sinn für die gleichbleibende Güte des Produkts wie ein Verkäufer für Sachmängel einzustehen.423 Die Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen schlechterer Qualität hat allenfalls wirtschaftliche Folgen. cc)  Die Werbefunktion Die Werbefunktion bezeichnet die Fähigkeit der Marke, die Aufmerksamkeit des Publikums auf die Ware zu lenken und deren Absatz zu fördern.424 Als Werbemittel dient die Marke der Kundengewinnung.425 Je bekannter die Marke und je besser ihr Ruf, desto höher ist ihr Werbewert.426 Dieser beruht nicht allein auf den werblichen Maßnahmen, sondern auf der eigenen Suggestiv- und Attraktionskraft der Marke.427 Die Werbewirkung einer Marke wird besonders deutlich, wenn der Markeninhaber sie im Rahmen des Markentransfers für eine neue Produktkategorie verwendet und sie dort ihre Attraktionskraft entfaltet.428 418  Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Einl. Rn. 11; Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 3; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 100; Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, S. 27. 419  Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 101. 420  Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, S. 8. 421  Miosga, GRUR 1968, 570 (570); Völker/Elskamp, WRP 2010, 64 (67). 422  Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Einl. Rn. 22; Beier/Krieger, GRUR Int. 1976, 125 (127); Mellerowicz, Markenartikel 1969, 196 (200). 423 BGH NJW 1967, 1903 (1904); Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Einl. Rn. 22; Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 8. 424  Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, S. 9; Beier/Krieger, GRUR Int. 1976, 125 (128). 425  Beier/Krieger, GRUR Int. 1976, 125 (128). 426  Völker/Elskamp, WRP 2010, 64 (68). 427  Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Einl. Rn. 13. 428  Völker/Elskamp, WRP 2010, 64 (68).

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

b)  Die rechtlichen Funktionen der Individualmarke Die vielfältigen wirtschaftlichen Funktionen, die eine Marke erfüllen kann, sind unabhängig vom rechtlichen Schutzumfang der Marke.429 Welcher der wirtschaftlichen Funktionen der Marke rechtlicher Schutz zukommt, unterliegt der gesetzgeberischen Entscheidung.430 Der Gesetzgeber legt den rechtlich geschützten Gehalt der Individualmarke fest.431 aa)  Warenzeichengesetz Unter Geltung des Warenzeichengesetzes war in der Rechtsprechung und herrschenden Lehre ausschließlich die Herkunftsfunktion als rechtlich geschützte Funktion der Marke anerkannt.432 Andere Markenfunktionen galten nicht als selbständig geschützt, sondern waren allenfalls als Annex zur Herkunftsfunktion vom Schutz umfasst.433 Der Bundesgerichtshof leitete die Herkunftsfunktion als rechtliche Hauptfunktion des Warenzeichens aus § 1 WZG ab, wonach das Warenzeichen zur Unterscheidung der gekennzeichneten Ware von Waren anderer Herkunft diente.434 Begründet wurde sie außerdem mit der Bindung des Warenzeichens an den Geschäftsbetrieb des Zeicheninhabers nach §§ 1, 8 WZG.435 Danach konnte der Inhaber sein Warenzeichen nur für einen Geschäftsbetrieb führen und nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Geschäftsbetrieb übertragen. Die Verknüpfung der Marke mit dem Geschäftsbetrieb sollte nach Rechtsprechung und herrschender Lehre der Sicherung der Herkunftsfunktion dienen.436 429  Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 105. 430  Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Einl. Rn. 9; Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 4; Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, S. 24; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 97. 431  Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Einl. Rn. 9; Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 4; Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, S. 24. 432  BGH GRUR 1953, 175 (176) – Kabel-Kennzeichnung; BGH GRUR 1965, 86 (88) – Schwarzer Kater; BGH GRUR 1973, 468 (470) – Cinzano; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Einl. Rn. 18, § 4 Rn. 21; Beier/Krieger, GRUR Int. 1976, 125 (126); Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 5; v. Gamm, Warenzeichengesetz, § 1 Rn. 2 – 4; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 105; schon damals kritisch: Heydt, GRUR Int. 1976, 339 (344); Oppenhoff, GRUR Int. 1973, 433 (435). 433  Beier/Krieger, GRUR Int. 1976, 125 (127 f.); Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 105; zur Qualitätsfunktion BGH GRUR 1964, 372 (374) – Maja. 434  BGH GRUR 1953, 175 (176) – Kabel-Kennzeichnung; BGH GRUR 1971, 573 (574) – Nocado. 435  Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Einl. Rn. 23; v. Gamm, Warenzeichengesetz, § 1 Rn. 2. 436  Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Einl. Rn. 16.

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

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bb)  Markengesetz Dieser Argumentation entzog der Gesetzgeber die Grundlage, als er im Jahr 1992 durch § 47 des Erstreckungsgesetzes437 zur Angleichung der gewerblichen Schutzrechte im vereinigten Deutschland die Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb aufhob.438 Als 1995 dann noch das Markengesetz in Kraft trat, geriet die traditionelle Funktionslehre in die Kritik.439 Bemerkungen in der amtlichen Begründung deuteten auf eine Ausweitung der rechtlichen Funktionen hin. So hieß es in der Begründung zu § 24 MarkenG440: „Die Herkunftsfunktion, die zwar weiterhin maßgeblich ist, wird künftig durch eine Reihe weiterer Markenfunktionen ergänzt, wie insbesondere die Qualitätsfunktion und die Werbefunktion.“

Und die Begründung zu § 30 MarkenG lautete441: „Aus Absatz 2 ergibt sich ebenso wie aus verschiedenen anderen Vorschriften des neuen Markengesetzes in besonders deutlicher Weise, daß die Marke künftig nicht nur in ihrer Herkunftsfunktion, sondern auch in ihrer Qualitätsfunktion markenrechtlichen Schutz genießen soll.“

Ein Teil der Lehre entnahm dem neuen Markengesetz einen Paradigmenwechsel in den rechtlichen Funktionen der Marke.442 Die Dominanz der Herkunftsfunktion sollte gebrochen und ein Wandel hin zur Multifunktionalität der Marke erfolgt sein.443 Andere wollten im Wesentlichen an dem Vorrang der Herkunftsfunktion und der traditionellen Funktionslehre festhalten.444 Auch die Rechtsprechung kehrte nach Inkrafttreten des Markengesetzes von ihrem Verständnis der Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke nicht ab.445 Unklar blieb

437  Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten v. 23. 04. 1992, BGBl. 1992 I, S. 938. 438  BeckOK MarkenR/Kur, MarkenG, Einl. Rn. 125. 439  Hacker, MarkenR 2009, 333 (333); Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 110. 440  Amtl. Begr. Markenrechtsreformgesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 82. 441  Amtl. Begr. Markenrechtsreformgesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 86. 442  Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 18. 443  Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 18; Tilmann, ZHR 1994, 371 (387); vgl. Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, S. 23. 444  Hacker, MarkenR 2009, 333 (333); Vanzetti GRUR Int. 1999, 205 (212); v. Gamm, GRUR 1994, 775 (777). 445 Vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 922 (Rn. 28) – Canon; EuGH GRUR 2001, 1148 (Rn. 22) – Bravo; EuGH GRUR 2002, 804 (Rn.30) – Philips; EuGH GRUR 2003, 55 (Rn. 48) – Arsenal FC; BGH GRUR 2003, 332 (335) – Abschlussstück; BGH GRUR 2006, 150 (Rn. 9) – NORMA.

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

aber lange Zeit, ob daneben weiteren Markenfunktionen selbständig rechtlicher Schutz zukommen konnte.446 cc)  Die Entscheidung „L’Oréal“ des Europäischen Gerichtshofs Licht ins Dunkel brachte die Entscheidung „L’Oréal“ des Europäischen Gerichtshofs447 vom 18. Juni 2009.448 In ihr befasste sich der Europäische Gerichtshof mit der rechtsverletzenden Benutzung durch die Nennung einer Marke in einer vergleichenden Werbung. Ein Wettbewerber von L’Oréal produzierte Parfumimitate und stellte sie zu Werbezwecken in Vergleichslisten unter Verwendung der geschützten Marken den Produkten der Originalhersteller gegenüber. Das vorlegende Gericht wollte vom Europäischen Gerichtshof unter anderem wissen, ob eine rechtsverletzende Benutzung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) oder b) MRRL 1989449 auch in Betracht kommen könne, wenn die Benutzung keine Verwechslung hervorrufe oder in anderer Weise die Hauptfunktion der Marke als Hinweis auf die Herkunft beeinträchtige. In seinem Urteil erkannte der Europäische Gerichtshof erstmals neben der Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke weitere Funktionen, wie unter anderem die Qualitäts-, Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion, als selbständig rechtlich geschützt an.450 Für eine Rechtsverletzung genügt nach dem Urteil in den Fällen der Doppelidentität (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) die Beeinträchtigung einer dieser Funktionen.451 Die Herkunftsfunktion muss nicht zwingend betroffen sein.452 Dagegen soll für die Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG weiterhin die Möglichkeit der Beeinträchtigung der Hauptfunktion453 der Marke erforderlich sein.454 Aus der Formulierung des Europäischen Gerichtshofs („unter anderem“)455 geht deutlich hervor, dass die Aufzählung der Markenfunktionen nicht abschlie446 

Hacker, MarkenR 2009, 333 (333). EuGH GRUR 2009, 756 – L’Oréal/Bellure. 448  Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 115; Hacker, MarkenR 2009, 333 (334). 449  Entspricht § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. 450  EuGH GRUR 2009, 756 (Rn. 58) – L’Oréal/Bellure. 451  EuGH GRUR 2009, 756 (Rn. 65) – L’Oréal/Bellure. 452  EuGH GRUR 2009, 756 (Rn. 65) – L’Oréal/Bellure. 453  Die Formulierung in der deutschen Fassung des Urteils („die Möglichkeit der Beeinträchtigung einer Hauptfunktion der Marke“) ist insofern missverständlich. Ein Blick in die englische Originalversion zeigt, dass die Hauptfunktion gemeint ist („that the essential function of the mark may be affected“); ebenso Kreft, Anm. zu EuGH, Urt. v. 18. 06. 2009 – C-487/07 – L’Oréal/Bellure, EuZW 2009, 573 (582) und Völker/Elskamp, WRP 2010, 64 (66). 454  EuGH GRUR 2009, 756 (Rn. 59) – L’Oréal/Bellure. 455  EuGH GRUR 2009, 756 (Rn. 58) – L’Oréal/Bellure. 447 

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

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ßend ist und weitere Funktionen hinzutreten können.456 Unklar blieb, welche Funktionen unter welchen Voraussetzungen rechtlichen Schutz erfahren und wie sie im Einzelnen ausgestaltet sind, da der Europäische Gerichtshof die Funktionen in seinem Urteil nicht weiter definierte.457 Das Urteil hat in der Literatur verschiedenste Reaktionen hervorgerufen. Während es die einen als „Sternstunde der Funktionslehre im Markenrecht“ begrüßten458, kritisierten andere die damit einhergehenden Rechtsunsicherheiten und Abgrenzungsschwierigkeiten zum Lauterkeitsrecht.459 Mittlerweile hat der Europäische Gerichtshof seine Entscheidung in mehreren Urteilen bestätigt und einzelne Markenfunktionen, wie die Werbe- und die Investitionsfunktion näher erläutert.460 Der Bundesgerichtshof ist der Rechtsprechungslinie gefolgt und erkennt nunmehr ebenfalls den rechtlichen Schutz weiterer Markenfunktionen an.461 2.  Die Bedeutung der „neuen“ Markenfunktionen für die rechtserhaltende Benutzung Die Anerkennung weiterer Markenfunktionen durch den Europäischen Gerichtshof und den Bundesgerichtshof im Rahmen der rechtsverletzenden Benutzung warf die Frage auf, inwiefern diese Markenfunktionen bei der Bewertung der rechtserhaltenden Benutzung eine Rolle spielen können.462 a)  Eigenständige Auslegung der Benutzungsbegriffe Schon lange zuvor war es umstritten, in welchem Verhältnis rechtsverletzende und rechtserhaltende Benutzung zueinander stehen.463 Aufgrund der terminologi456  Hacker, MarkenR 2009, 333 (334); Völker/Elskamp, WRP 2010, 64 (66); Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 116. 457  Hacker, MarkenR 2009, 333 (334); Völker/Elskamp, WRP 2010, 64 (66). 458  Fezer, WRP 2010, 165 (178); die Ausweitung des Markenschutzes im Grundsatz ebenfalls begrüßend Keil, MarkenR 2010, 195 (200) und Völker/Elskamp, WRP 2010, 64 (72). 459  Beispielsweise fordert Keil, MarkenR 2010, 195 (200) die Festschreibung bestimmter Markenfunktionen durch den Gesetzgeber und Hacker, MarkenR 2009, 333 (337) sowie Sack, WRP 2010, 198 (203) sprechen sich für einen einheitlichen Benutzungsbegriff in allen Verletzungstatbeständen aus. 460  Siehe zur Werbefunktion EuGH GRUR 2010, 445 (Rn. 91 – 98) – Google und Google France sowie EuGH GRUR 2010, 451 (Rn. 32 – 34) – BergSpechte und zur Investitionsfunktion EuGH GRUR 2011, 1124 (Rn. 60 – 66) – Interflora. 461  BGH GRUR 2010, 726 (Rn. 16) – Opel-Blitz II. 462  Folliard-Monguiral, Anm. zu EuG, Urt. v. 16. 06. 2015 – T-660/11 – TEFLON, Propr. ind. 2015, Nr. 9, S. 39 (40); Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 117; Sosnitza, GRUR 2013, 105 (109). 463  Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 26 Rn. 20.

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

schen Übereinstimmung des Begriffs der „Benutzung“ in § 14 und § 26 MarkenG vertrat ein Teil der Lehre, dass der Benutzungsbegriff im Verletzungstatbestand und in der Schutzschranke der rechtserhaltenden Benutzung gleich auszulegen sei.464 Für eine unterschiedliche Auslegung des einheitlichen Begriffs bestünde kein Anlass.465 Notwendige Differenzierungen zwischen der rechtsverletzenden und rechtserhaltenden Benutzung würden über das Tatbestandsmerkmal der Ernsthaftigkeit in § 26 MarkenG erreicht.466 Der Bundesgerichtshof lehnt dagegen in ständiger Rechtsprechung und in Übereinstimmung mit der herrschenden Lehre eine vollständige Kongruenz zwischen rechtserhaltender und rechtsverletzender Benutzung ab.467 Grund dafür sind die unterschiedlichen Zielrichtungen, welche die Regelungen zum Benutzungszwang und zur Markenrechtsverletzung verfolgen.468 Entsprechend dem Sinn und Zweck der jeweiligen Vorschrift ist der Begriff der Benutzung eigenständig auszulegen.469 Der Benutzungszwang soll verhindern, dass Inhaber von den umfangreichen Ausschließlichkeitsrechten aus der Marke über den Ablauf der Benutzungsschonfrist hinaus profitieren, obwohl sie keinen funktionsgemäßen Gebrauch von ihrer Marke machen.470 Ungenutzte Markenzeichen sollen für die Nutzung durch interessierte Personen zur Verfügung stehen.471 Außerdem soll eine Überflutung des Markenregisters mit Defensivmarken, die allein den Zweck haben, Dritte von der Nutzung auszuschließen, verhindert werden.472 Aus diesem Grund ist der Begriff der rechtserhaltenden Benutzung tendenziell restriktiv auszulegen.473 Dage464  Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage 2003, § 26 Rn. 22; Kunz-Hallstein, GRUR 2001, 643 (645); Kunzmann, MarkenR 2008, 309 (310); noch zum WZG Schulze zur Wie­ sche, Mitt. 1970, 61 (61). 465  Kunzmann, MarkenR 2008, 309 (310). 466  Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage 2003, § 26 Rn. 22; Kunzmann, MarkenR 2008, 309 (310). 467  BGH GRUR 1978, 294 (296) – Orbicin; BGH GRUR 1980, 52 (53) – Contiflex; BGH GRUR 2000, 1038 (1039) – Kornkammer; Büscher/Dittmer/Schiwy/Schalk, § 26 MarkenG Rn. 6; Fezer, Markenrecht, § 26 Rn. 3; HK-MarkenR/Spuhler, § 26 Rn. 13; Lange, Markenund Kennzeichenrecht, S. 344; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 119; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 26 Rn. 21. 468  BGH GRUR 1978, 294 (296) – Orbicin; Büscher/Dittmer/Schiwy/Schalk, § 26 MarkenG Rn. 6; HK-MarkenR/Spuhler, § 26 Rn. 13; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, S. 344; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 26 Rn. 21. 469  BGH GRUR 1978, 294 (296) – Orbicin; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 26 Rn. 21. 470  Fezer, Markenrecht, § 26 Rn. 3. 471  BGH GRUR 2007, 321 (Rn. 30) – COHIBA; BeckOK MarkenR/Bogatz, MarkenG, § 26 Rn. 14; HK-MarkenR/Spuhler, § 26 Rn. 1. 472 Ebenda. 473 Büscher/Dittmer/Schiwy/Schalk, § 26 MarkenG Rn. 6; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 26 Rn. 21.

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

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gen dienen die Regelungen zur Markenrechtsverletzung dazu, den Markeninhaber vor der Verletzung seiner Rechte aus der Marke zu schützen.474 Das berechtigte Interesse des Markeninhabers, unrechtmäßige Benutzungen durch nichtberechtigte Personen möglichst zu unterbinden, rechtfertigt eine eher weite Auslegung des Benutzungsbegriffs in diesem Kontext.475 Aus diesen Gründen ist auch der Europäische Gerichtshof in der Rechtssache „Ansul/Ajax“ dem Vorschlag des Generalanwalts in den Schlussanträgen476 nicht gefolgt, den unbestimmten Rechtsbegriff der „Benutzung der Marke“ in beiden Fällen gleich zu behandeln.477 b)  Keine Berücksichtigung weiterer Markenfunktionen im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung Die Anerkennung weiterer Markenfunktionen im Rahmen der Doppelidentität durch den Europäischen Gerichtshof führt daher nicht automatisch dazu, dass auch im Rahmen der Prüfung der rechtserhaltenden Nutzung weitere Markenfunktionen zu berücksichtigen sind.478 Es ist nach dem Sinn und Zweck der Regelung eigenständig zu beurteilen, welche Markenfunktionen die Benutzung für einen Rechtserhalt erfüllen muss.479 Dem haben nach der „L’Oréal“-Entscheidung auch die Autoren Prof. Dr. Ingerl und Prof. Dr. Rohnke in Abkehr von ihrer vormals vertretenen These, den Benutzungsbegriff im Rahmen der Markenverletzung und der Rechtserhaltung parallel auszulegen, zugestimmt.480 Da nach ihrer Ansicht der Benutzungszwang allein auf die Herkunftsfunktion der Marke ausgerichtet ist, können sie nach der Anerkennung weitere Markenfunktionen in den Fällen der Doppelidentität von einem einheitlichen Benutzungsbegriff nicht mehr ausgehen.481 Damit stimmen sie mit der ganz herrschenden Meinung und der Rechtsprechung überein, nach der rechtserhaltend eine Benutzung ist, die der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen 474 

Fezer, Markenrecht, § 26 Rn. 3. Fezer, Markenrecht, § 26 Rn. 3; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 26 Rn. 21. 476 Generalanwalt Colomer, Schlussanträge, Slg. 2003, I-2439 Rn. 46. – Ansul/Ajax. 477  EuGH GRUR 2003, 425 (Rn. 32 – 43) – Ansul/Ajax. 478  Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 121. 479  Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 120. 480  Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 26 Rn. 34. 481  Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 26 Rn. 34. 475 

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

anderer Herkunft zu unterscheiden.482 Funktionsgerecht im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung ist danach einzig eine Nutzung der Individualmarke als Herkunftshinweis.483 Allein auf die Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Individualmarke kommt es bei der Beurteilung des Rechtserhalts an; andere Markenfunktionen spielen daneben keine Rolle.484 Der Europäische Gerichtshof und das Gericht der Europäischen Union haben zwischenzeitlich ausdrücklich klargestellt, dass die „L’Oréal“-Entscheidung daran nichts geändert hat.485 Eine Benutzung, die beispielsweise die Werbe- oder Kommunikationsfunktion der Marke erfüllt, gilt nicht als rechtserhaltend, wenn sie nicht zusätzlich der allein maßgeblichen Herkunftsfunktion genügt.486 Die Beschränkung des Rechtserhalts auf Nutzungen, die der Hauptfunktion der Individualmarke dienen, begründen Rechtsprechung und Lehre mit dem Sinn und Zweck des Benutzungszwangs, das aus der Marke entstehende Ausschließlichkeitsrecht über die Benutzungsschonfrist hinaus zu legitimieren.487 Der Schutz aus der Marke soll nicht fortbestehen, wenn ihr Inhaber sie nicht ihrer Hauptfunktion entsprechend verwendet, Waren und Dienstleistungen nach ihrer Herkunft zu unterscheiden und damit einen Absatzmarkt gegenüber anderen Unternehmern zu erschließen und zu sichern.488 Die aus der Marke erwachsende Monopolstellung des Markeninhabers und die damit verbundene Beschränkung anderer Marktteilnehmer verlieren ihre Rechtfertigung, wenn der Inhaber sie nicht als Herkunftshinweis nutzt.489 Da schon für die Erlangung des Markenschutzes die Herkunftsfunktion der Marke im Rahmen der Unterscheidungskraft entscheidend ist, muss auch für den Rechtserhalt die Erfüllung der Herkunftsfunktion die Minimalanforderung sein.490 482  EuGH GRUR 2003, 425 (Rn. 36) – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2005, 1047 (1049) – OTTO; BGH GRUR 2009, 60 (Rn. 22) – LOTTOCARD; Büscher/Dittmer/Schiwy/ Schalk, § 26 MarkenG Rn. 3; HK-MarkenR/Spuhler, § 26 Rn. 21; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, S. 343; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 26 Rn. 5. 483  Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 121; Stuckel, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 26 Rn. 2. 484 HK-MarkenR/Spuhler, § 26 Rn. 19; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 26 Rn. 5; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 26 Rn. 5. 485  EuGH GRUR 2017, 816 (Rn. 42) – Internationales Baumwollzeichen; EuG, Urt. v. 16. 06. 2015 – T-660/11, juris – TEFLON, Rn. 86. 486  EuG, Urt. v. 16. 06. 2015 – T-660/11, juris – TEFLON, Rn. 86. 487  Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 26 Rn. 5; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 119. 488 HK-MarkenR/Spuhler, § 26 Rn. 19; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 26 Rn. 6. 489 HK-MarkenR/Spuhler, § 26 Rn. 19; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 119. 490  Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 26 Rn. 7; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 119 f.

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

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3.  Die funktionsgerechte Benutzung von Gütezeichen Der Inhaber oder mit seiner Zustimmung die Nutzungsberechtigten (§ 26 Abs. 2 MarkenG) müssen das als Individualmarke eingetragene Gütezeichen daher als Herkunftshinweis verwenden, um die Rechte aus der Individualmarke zu erhalten.491 Die rechtserhaltende Benutzung muss für jede der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen erfolgen.492 Somit macht es einen Unterschied, ob die Individualmarke für die zu zertifizierende Ware oder Dienstleistung oder für die Zertifizierungsdienstleistung eingetragen ist. Die Literatur hat in jüngerer Zeit nur die Frage diskutiert, ob der Inhaber seine Individualmarke, die für Zertifizierungsdienstleistungen eingetragen ist, durch die Verwendung als Gütezeichen zur Kennzeichnung der Ware oder Dienstleistung rechtserhaltend benutzt und dies teilweise bejaht.493 Darüber hat die Rechtsprechung bisher nicht entschieden. Die Erfüllung der Herkunftsfunktion ist jedoch abzulehnen, wie bereits im Kapitel zur Kollektivmarke erläutert wurde.494 Im Folgenden soll es daher allein um die Frage gehen, ob ein Gütezeichen, das als Individualmarke für die zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist, funktionsgerecht benutzt werden kann. Die deutsche Rechtsprechung tendierte dazu, solchen Gütezeichen eine Herkunftsfunktion zuzuerkennen, während das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum die rechtserhaltende Benutzung von Gütezeichen als Gemeinschaftsindividualmarken ablehnte. Zuletzt hat der Europäische Gerichtshof im Rahmen eines Vorlageverfahrens über die Frage befunden. a)  Die Ansicht der deutschen Rechtsprechung und der Vorlagebeschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf Als unter Geltung des Warenzeichengesetzes Gütezeichen noch vorrangig als Verbandszeichen eingetragen waren, hat der Bundesgerichtshof ihnen in seiner „DIN“-Entscheidung eine Herkunftsfunktion zugesprochen.495 Er nahm an, dass Gütezeichen nicht nur auf eine bestimmte Güte der Ware, sondern gleichzeitig auf deren Herkunft aus einem der Gütesicherung verpflichteten und entsprechend überwachten Betrieb verwiesen.496 Da die Entscheidung nur zu Verbandszeichen 491  EuGH GRUR 2017, 816 (Rn. 42) – Internationales Baumwollzeichen; OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 07. 09. 2006 – 6 U 66/06, juris, Rn. 7; Baldauf, Werbung mit Gütesiegeln und Testergebnissen, S. 141. 492  Fezer, Markenrecht, § 26 Rn. 44. 493  Baldauf, Werbung mit Gütesiegeln und Testergebnissen, S. 141; Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (359); BeckOK MarkenR/Schoene, MarkenG, § 97 Rn. 9.1. 494  Siehe dazu 1. Teil C. IV. 3. b) bb). 495  BGH GRUR 1977, 488 (489) – DIN-GEPRÜFT; siehe dazu 1. Teil D. II. 1. a). 496  BGH GRUR 1977, 488 (489) – DIN-GEPRÜFT.

112

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

erging, ist ihr keine unmittelbare Aussage zur Erfüllung der Herkunftsfunktion durch als Individualmarken eingetragene Gütezeichen zu entnehmen.497 Die Argumentation ist jedoch übertragbar. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat jedenfalls auf ganz ähnliche Weise argumentiert, als es über die rechtserhaltende Benutzung eines Gütezeichens zu entscheiden hatte, das als Gemeinschaftsindividualmarke eingetragen war.498 Die Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung nach Art. 15 GMV folgt denselben Maßstäben wie die Prüfung nach § 26 MarkenG,499 sodass die Rechtsprechung übertragbar ist. Ohne die Frage dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen, befand das Oberlandesgericht, dass das Gütezeichen die herkunftshinweisende Funktion erfülle, da es bei den angesprochenen Verkehrskreisen zu der Annahme führe, zwischen Markeninhaberin und Herstellern bestehe eine geschäftliche Verbindung, die eine Kontrollfunktion der Markeninhaberin beinhalte.500 Die dem Verkehr durch das Gütezeichen vermittelte Gewährleistung der Kontrolle durch die Markeninhaberin reichte dem Oberlandesgericht als Herkunftshinweis aus.501 Ebenfalls mit der rechtserhaltenden Benutzung einer Unionsindividualmarke beschäftigte sich zuletzt das Oberlandesgericht Düsseldorf.502 In einem Rechtsverletzungsverfahren hatte es unter anderem darüber zu befinden, ob der Verein Bremer Baumwollbörse das für ihn als Unionsindividualmarke eingetragene „internationale Baumwollzeichen“ rechtserhaltend nutzte.503 Die Marke besteht aus einer stilisierten Baumwollblüte und ist insbesondere für Webstoffe und Textilwaren in der Warenklasse 24 eingetragen.504

Der Verein Bremer Baumwollbörse lizenziert die Marke an Textilunternehmen, die sich vertraglich verpflichten, damit nur Waren zu kennzeichnen, die zu mindestens 92 % aus neuen Baumwollfasern guter Qualität hergestellt sind.505 497 

Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (663). OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 07. 09. 2006 – 6 U 66/06, juris. 499  Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 26 Rn. 2. 500  OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 07. 09. 2006 – 6 U 66/06, juris, Rn. 11. 501  OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 07. 09. 2006 – 6 U 66/06, juris, Rn. 11. 502  OLG Düsseldorf, GRUR 2016, 386 – Internationales Baumwollzeichen. 503  OLG Düsseldorf, GRUR 2016, 386 – Internationales Baumwollzeichen. 504  Eingetragen beim EUIPO unter Reg.-Nr. 006029111. 498 

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

113

Außerdem müssen sie dem Verein das Recht einräumen, die Waren nach vorheriger Ankündigung auf diese Eigenschaften zu kontrollieren.506 505

Nachdem das Landgericht Düsseldorf in erster Instanz die rechtserhaltende Benutzung des Baumwollzeichens noch bejaht hatte, setzte das Oberlandesgericht Düsseldorf das Berufungsverfahren aus und legte dem Europäischen Gerichtshof die Frage vor, ob die Verwendung einer Individualmarke als Gütezeichen für Waren eine markenmäßige Benutzung im Sinne des Art. 9 Abs. 1 und des Art. 15 Abs. 1 GMV sein könne.507 In den Vorlagegründen führte es aus, dass nach seiner Auffassung die Verwendung einer Individualmarke als Gütezeichen durchaus markenmäßig sein könne, wenn der Verkehr mit diesem Zeichen die Erwartung einer Qualitätskontrolle durch den Markeninhaber verbinde.508 In seiner Argumentation verwies es auf die oben genannten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main. b)  Die Auffassung des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum Die deutsche Rechtsprechung steht damit im Widerspruch zur Auffassung der Zweiten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)509, die sich in der Entscheidung „dvc/dvb“ aus dem Jahr 2011 mit der rechtserhaltenden Benutzung eines als Internationale Marke und Gemeinschaftsindividualmarke eingetragenen Gütezeichens auseinandersetzte.510 In ihrer Entscheidung stellte die Beschwerdekammer die unterschiedlichen Funktionen von Gewährleistungsmarken und Individualmarken gegenüber.511 Während es die Hauptfunktion der Gewährleistungsmarke sei, zu zertifizieren, dass Waren oder Dienstleistungen bestimmte Standards einhielten und gewisse Eigenschaften aufwiesen, diene die Individualmarke als Herkunftsgarantie.512 Ein Zeichen, 505  § 2 Abs. 1 des Marken-Lizenzvertrags zur Nutzung des Internationalen Baumwollzeichens, abrufbar unter https://baumwollboerse.de/lizenzen/lizenzvergabe/ (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 506  § 4 Abs. 5 des Marken-Lizenzvertrags zur Nutzung des Internationalen Baumwollzeichens, abrufbar unter https://baumwollboerse.de/lizenzen/lizenzvergabe/ (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 507  OLG Düsseldorf, GRUR 2016, 386 (1. Vorlagefrage) – Internationales Baumwollzeichen. 508  OLG Düsseldorf, GRUR 2016, 386 (Rn. 12) – Internationales Baumwollzeichen. 509  Damals noch Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM). 510  HABM, Entsch. v. 16. 08. 2011 – R 87/2010 – 2 – dvc/dvb, abrufbar unter https:// euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003649373 (zuletzt abgerufen am 25. 09.  2017). 511  HABM, Entsch. v. 16. 08. 2011 – R 87/2010 – 2 – dvc/dvb, Rn. 25 f. (a. a. O. Fn. 505). 512  HABM, Entsch. v. 16. 08. 2011 – R 87/2010 – 2 – dvc/dvb, Rn. 25 f. (a. a. O. Fn. 505).

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

das Unternehmen ausschließlich verwendeten, um zu kennzeichnen, dass ihre Produkte die Standards des Markeninhabers erfüllen, sei nach Art und Funktion keine Individualmarke, sondern werde ausschließlich als Gewährleistungsmarke benutzt.513 Eine solche Benutzung könne nicht rechtserhaltend für eine Individualmarke sein.514 Die Zweite Beschwerdekammer schien der Auffassung zu sein, dass die Nutzung als Gütezeichen die Erfüllung der Herkunftsfunktion grundsätzlich ausschließt.515 Diese strenge Auffassung erstaunt, wenn man die Eintragungspraxis des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum in Bezug auf Gütezeichen bis zu diesem Zeitpunkt betrachtet. In den vom Amt im April 2008 herausgegebenen Richtlinien für die Verfahren vor dem Amt hieß es nämlich noch ohne nähere Begründung: „Gütezeichen, durch welche eine einzelne Rechtsperson einseitig Standards festlegt, denen die Waren genügen müssen, um mit der Marke versehen werden zu dürfen, können keine Gemeinschaftskollektivmarken sein, sondern müssen als Gemeinschaftsindividualmarke angemeldet werden.“516

Unter Hinweis auf diese Textpassage äußerte die Zweite Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum in der Entscheidung „BIODYNAMIC“ aus dem Jahr 2011 Bedenken, ob das streitgegenständliche Gütezeichen als Gemeinschaftskollektivmarke hätte eingetragen werden dürfen.517 Sie sah die Gefahr, dass die Marke den Verkehr nach Art. 68 Abs. 2 GMV irreführen könnte, indem sie den Eindruck erweckte, etwas anderes als eine Gemeinschaftskollektivmarke zu sein.518 Letztlich kam es auf die Frage nicht an, da die Marke im Übrigen nicht unterscheidungskräftig und rein beschreibend war.519 Nach diesen zwei Entscheidungen der Zweiten Beschwerdekammer hätten Gütezeicheninhaber keine Möglichkeit gehabt, ihre Gütezeichen auf Dauer als Gemeinschaftsmarke zu schützen. Aus den Verfahrensrichtlinien und der Entscheidung „BIODYNAMIC“ ergab sich, dass Gütezeichen nur als Gemeinschafts513 

HABM, Entsch. v. 16. 08. 2011 – R 87/2010 – 2 – dvc/dvb, Rn. 30 (a. a. O. Fn. 505). HABM, Entsch. v. 16. 08. 2011 – R 87/2010 – 2 – dvc/dvb, Rn. 32 (a. a. O. Fn. 505). 515  BeckOK UMV/Müller, Art. 18 Rn. 20; Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (664). 516  HABM, Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, April 2008, Teil B Prüfung, S. 67. 517  HABM, Entsch. v. 15. 02. 2011 – R 675/2010 – 2 – BIODYNAMIC, Rn. 21, abrufbar unter https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W00939289 (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 518  HABM, Entsch. v. 15. 02. 2011 – R 675/2010 – 2 – BIODYNAMIC, Rn. 21 (a. a. O. Fn. 512). 519  HABM, Entsch. v. 15. 02. 2011 – R 675/2010 – 2 – BIODYNAMIC, Rn. 33 f. (a. a. O. Fn. 512). 514 

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

115

individualmarken eintragungsfähig waren.520 Andererseits schied nach der Entscheidung „dvc/dvb“ der Zweiten Beschwerdekammer aus demselben Jahr die rechtserhaltende Benutzung von Gütezeichen als Gemeinschaftsindividualmarken mangels Erfüllung der Herkunftsfunktion aus. Ein gutes Jahr später wich die Zweite Beschwerdekammer allerdings, ohne auf die vorhergehenden Entscheidungen einzugehen, von ihrer Rechtsansicht ab und entschied, dass nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung die Eintragung eines Gütezeichens als Gemeinschaftskollektivmarke nicht ausgeschlossen sei.521 Die Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken aus dem Jahr 2016 enthielten dann auch keinen entsprechenden Ausschluss mehr, sondern wiesen lediglich darauf hin, dass Unionskollektivmarken nicht die Qualität der Ware garantieren müssen, auch wenn dies gelegentlich der Fall sei.522 Zur rechtserhaltenden Benutzung von als Gemeinschaftsindividualmarken eingetragenen Gütezeichen hat sich das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, soweit ersichtlich, seither nicht geäußert. c)  Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Vorlageverfahren Der Europäische Gerichtshof ist bei der Beantwortung der durch das Oberlandesgericht Düsseldorf gestellten Vorlagefrage, ob die Verwendung einer Individualmarke als Gütezeichen für Waren eine markenmäßige Benutzung sei, zu einem Ergebnis gekommen, das irgendwo in der Mitte zwischen der Auffassung der deutschen Rechtsprechung und der strengen Ansicht der Zweiten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum anzusiedeln ist. In seinem Urteil stellt der Europäische Gerichtshof zunächst klar, dass die Anbringung einer Unionsindividualmarke auf Waren als Gütezeichen keine markenmäßige Benutzung ist, die als ernsthafte Benutzung im Sinne von Art. 18 Abs. 1 UMV gilt.523 Die Nutzung der Marke in einer Weise, die dem Verbraucher allein die Zusammensetzung oder Qualität der Waren oder Dienstleistungen garantiere, könne nicht rechtserhaltend für die Individualmarke sein.524 Anders als die Zweite Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum in der Entscheidung „dvc/dvb“ geht der Europäische Gerichtshof jedoch nicht davon aus, dass die Nutzung als Gütezeichen neben der Garantiefunktion keinesfalls 520 Vgl.

Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (124 f.). HABM, Entsch. v. 10. 05. 2012 – R 1007/2011 – 2 – Flag with stars, Rn. 13, abrufbar unter https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009136714 (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 522  EUIPO, Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken, August 2016, Teil B, Abschn. 4, Kap. 15, S. 3. 523  EuGH GRUR 2017, 816 (Rn. 46) – Internationales Baumwollzeichen. 524  EuGH GRUR 2017, 816 (Rn. 46) – Internationales Baumwollzeichen. 521 

116

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

die Herkunftsfunktion erfüllen kann. So führt er aus, eine ernsthafte Benutzung des Gütezeichens als Individualmarke liege vor, wenn es den Verbrauchern auch und zugleich garantiere, dass die Ware aus einem einzigen Unternehmen stamme, unter dessen Kontrolle die Ware hergestellt würde und das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden könne.525 Nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs kann ein Gütezeichen die Herkunftsfunktion erfüllen, wenn es den Verbrauchern garantiert, dass der Markeninhaber für die Qualität im Endzustand nach Abschluss des Herstellungsprozesses verantwortlich gemacht werden kann.526 Dagegen soll es nicht ausreichen, wenn der Markeninhaber nach den Lizenzverträgen lediglich die Qualität der verwendeten Rohstoffe prüfen kann.527 Der Europäische Gerichtshof argumentiert an dieser Stelle mit der in das Unionsmarkenrecht neu eingeführten Unionsgewährleistungsmarke. Die Gewährleistung der Rohstoffqualität könne allenfalls rechtserhaltend für die neu eingeführte Unionsgewährleistungsmarke wirken.528 Denn diese erfülle nach Art. 83 UMV ihrer Funktion als Herkunftshinweis dadurch, dass sie Waren oder Dienstleistungen, für die der Markeninhaber bestimmte Eigenschaften gewährleiste, von solchen unterscheide, für die keine entsprechende Gewährleistung bestehe.529 Es ist terminologisch etwas unglücklich, dass der Europäische Gerichtshof bei der Beschreibung der Funktion der Unionsgewährleistungsmarke ebenfalls den Begriff des Herkunftshinweises verwendet, da sie gerade nicht wie die Individualmarke dem Hinweis auf die betriebliche Herkunft dient, sondern der Kennzeichnung bestimmter Eigenschaften. Der Begriff des Herkunftshinweises sollte zur Vermeidung von Missverständnissen der Beschreibung der Funktion der Individualmarke vorbehalten bleiben. Klar ist jedoch, dass nach der Auffassung des Europäischen Gerichtshofs der Verkehr den Hinweis auf eine Rohstoffqualität nicht gleichzeitig als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Endproduktes versteht. Nur wenn der Verkehr dem Gütezeichen eine umfassende Qualitätsgarantie des Gütezeicheninhabers für das Endprodukt entnimmt, soll es die Herkunftsfunktion erfüllen. Eine Verwendung in diesem Sinne stellt nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs eine rechtserhaltende Benutzung des Gütezeichens als Individualmarke dar.

525 

EuGH GRUR 2017, 816 (Rn. 46) – Internationales Baumwollzeichen. EuGH GRUR 2017, 816 (Rn. 50) – Internationales Baumwollzeichen. 527  EuGH GRUR 2017, 816 (Rn. 50) – Internationales Baumwollzeichen. 528  EuGH GRUR 2017, 816 (Rn. 50) – Internationales Baumwollzeichen. 529  EuGH GRUR 2017, 816 (Rn. 50) – Internationales Baumwollzeichen. 526 

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

117

d)  Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf Das Oberlandesgericht Düsseldorf entschied nach der Beantwortung der Vorlagefragen durch den Europäischen Gerichtshof, dass dem Internationalen Baumwollzeichen schon die Unterscheidungskraft fehle.530 Es handle sich um ein grafisches Symbol, das nur auf die Beschaffenheit der Ware hinweise.531 Der Verkehr nehme das Zeichen dahingehend wahr, dass die Ware aus Baumwolle einer bestimmten Qualität hergestellt sei und dies von einer Prüforganisation geprüft würde.532 Gemäß der Kriterien des Europäischen Gerichtshofs erfüllt nach Auffassung des Oberlandesgerichts Düsseldorf das Baumwollzeichen nicht die Herkunftsfunktion.533 Denn das Baumwollzeichen wird nach Ansicht des Gerichts nicht so verstanden, dass die Ware insgesamt unter der Kontrolle des Markeninhabers hergestellt wird.534 Nur ergänzend weist das Oberlandesgericht Düsseldorf darauf hin, dass daran nicht nur die Unterscheidungskraft, sondern auch die rechtserhaltende Benutzung des Baumwollzeichens als Unionsindividualmarke scheitere.535 e)  Die Bedeutung der Entscheidung für als Individualmarken eingetragene Gütezeichen Es bleibt abzuwarten, wie im Übrigen die nationalen Gerichte und das Deutsche Patent- und Markenamt mit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs umgehen werden. In der Praxis wird die Abgrenzung von Gütezeichen, welche die Herkunftsfunktion erfüllen, von Gütezeichen, die nur der Garantiefunktion dienen, schwierig bleiben. Der Europäische Gerichtshof gibt kaum Kriterien mit an die Hand, nach welchen Gütezeichen, die eine Herkunftsfunktion erfüllen, von anderen Gütezeichen abzugrenzen sind.536 Eine Kontrolle einzelner Rohstoffe durch den Gütezeicheninhaber reicht jedenfalls nicht aus.537 Der Verkehr muss das Gütezeichen als Hinweis darauf verstehen, dass für die Qualität der Ware oder 530  531 

chen.

OLG Düsseldorf GRUR-RR 2018, 193 – Internationales Baumwollzeichen. OLG Düsseldorf GRUR-RR 2018, 193 (Rn. 12, 14) – Internationales Baumwollzei-

532  OLG

Düsseldorf GRUR –RR 2018, 193 (Rn. 16) – Internationales Baumwollzei-

533  OLG

Düsseldorf GRUR –RR 2018, 193 (Rn. 16) – Internationales Baumwollzei-

534  OLG

Düsseldorf GRUR –RR 2018, 193 (Rn. 16) – Internationales Baumwollzei-

535  OLG

Düsseldorf GRUR –RR 2018, 193 (Rn. 18) – Internationales Baumwollzei-

chen.

chen. chen. chen.

536 Vgl. 537 

Grabrucker, jurisPR-WettbR 7/2017 Anm. 4 lit. D. Schoene, GRUR-Prax 2017, 300.

118

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

Dienstleistung im Endzustand ein einziges Unternehmen verantwortlich gemacht werden kann. Der Inhaber muss daher nach den Gütebedingungen eine Kontrolle über den gesamten Herstellungsprozess bis zum Endprodukt haben und das Gütezeichen dies dem Verkehr vermitteln. Vielen Inhabern von in Deutschland als Individualmarken eingetragenen Gütezeichen wird dieser Nachweis schwerfallen.538 Können sie die Erfüllung der Herkunftsfunktion nicht nachweisen, droht ihren Marken mangels rechtserhaltender Benutzung der Verfall. 4.  Zwischenergebnis Inhaber müssen ihre Individualmarken entsprechend ihrer Hauptfunktion als Herkunftshinweis nutzen, um ihre Rechte nach § 26 MarkenG zu erhalten. Daran hat die Anerkennung des Schutzes weiterer Markenfunktionen durch den Europäischen Gerichtshof und den Bundesgerichtshof in neuerer Zeit nichts geändert, da die Begriffe der „rechtserhaltenden Benutzung“ und der „rechtsverletzenden Benutzung“ unabhängig voneinander auszulegen sind. Als Individualmarken für die zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen eingetragene Gütezeichen müssen daher die Herkunftsfunktion erfüllen, um rechtserhaltend benutzt zu werden. Die wenigen Urteile, die in der deutschen Rechtsprechung bisher dazu ergangen sind, waren recht großzügig in der Annahme, dass Gütezeichen zugleich auf die Herkunft der Kontrolle der Waren oder Dienstleistungen durch den Markeninhaber hinweisen. Die Zweite Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum vertrat in der Entscheidung „dvc/ dvb“ eine strengere Ansicht und hielt die Herkunftsfunktion in einer solchen Konstellation für nicht erfüllt. Zur endgültigen Klärung der Frage hat wohl auch die Antwort des Europäischen Gerichtshofs auf die Vorlagefrage zum „Internationalen Baumwollzeichen“ nicht geführt. Die Anbringung eines Gütezeichens auf Waren soll nach der Ansicht des Europäischen Gerichtshofs grundsätzlich keine markenmäßige Benutzung sein. Sie soll eine rechtserhaltende Benutzung aber begründen können, wenn sie den Verbrauchern zugleich garantiert, dass die Waren aus einem einzigen Unternehmen stammen, unter dessen Kontrolle die Waren hergestellt werden und das für die Qualität verantwortlich gemacht werden kann.

V.  Die rechtsverletzende Benutzung Die Problematik der Erfüllung der Herkunftsfunktion setzt sich im Rahmen der rechtsverletzenden Benutzung fort. Zudem haben Lizenznehmer nur wenig Möglichkeit, auf die Abwehr rechtsverletzender Benutzungen hinzuwirken.

538 

Dissmann/Somboonvong, GRUR 2017, 777 (779).

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

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1.  Die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion Während der Europäische Gerichtshof zum Identitätsschutz gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in seiner „L’Oréal“-Entscheidung anerkannt hat, dass neben der Herkunftsfunktion weitere Markenfunktionen geschützt sind, kommt es für den Verwechslungsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG weiterhin allein auf die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion an.539 Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn der Verkehr durch die Benutzung des identischen oder ähnlichen Zeichens den Eindruck gewinnt, die Waren des Markeninhabers und des Zeichennutzers würden aus demselben oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.540 Das gilt auch für die Verletzung von als Individualmarken eingetragenen Gütezeichen, wie der Europäische Gerichtshof im Verfahren „Internationales Baumwollzeichen“ auf die Vorlagefrage des Oberlandesgerichts Düsseldorf klargestellt hat.541 Der Gütezeicheninhaber kann danach die Anbringung eines ähnlichen Zeichens durch einen Dritten auf identischen Waren verbieten, wenn die Herkunftsfunktion seiner Marke beeinträchtigt ist und die Anbringung für das Publikum die Gefahr von Verwechslung schafft.542 Nachzuweisen, dass ihr Gütezeichen die Herkunftsfunktion erfüllt und diese beeinträchtigt ist, dürfte viele Markeninhaber vor Schwierigkeiten stellen. 2.  Klagebefugnis der Lizenznehmer Ebenso wie die Nutzungsberechtigten des als Kollektivmarke eingetragenen Gütezeichens können die Lizenznehmer des als Individualmarke eingetragenen Gütezeichens eine Klage wegen Verletzung der Marke nur erheben, wenn der Markeninhaber gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG seine Zustimmung dazu erteilt. Die Lizenznehmer sind daher bei der Verteidigung des Gütezeichens im hohen Maße vom Tätigwerden des Markeninhabers abhängig. Erteilt der Markeninhaber seine Zustimmung, macht der Lizenznehmer in gewillkürter Prozessstandschaft das fremde Recht des Markeninhabers im eigenen Namen geltend.543

539 

EuGH GRUR 2009, 756 (Rn. 58, 59) – L’Oréal/Bellure. EuGH GRUR 1998, 922 (Rn. 29) – Canon; EuGH GRUR 2008, 503 (Rn. 28) – adidas/Marca Mode; EuGH GRUR 2008, 698 (Rn. 59) – O2/Hutchison; BeckOK MarkenR/ Thalmaier, MarkenG, § 14 Rn. 257; Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 9 Rn. 31. 541  EuGH GRUR 2017, 816 (Rn. 51) – Internationales Baumwollzeichen. 542  EuGH GRUR 2017, 816 (Rn. 51) – Internationales Baumwollzeichen. 543  Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rn. 87. 540 

120

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

VI.  Verfall und Nichtigkeit der Individualmarke Die Möglichkeiten, als Individualmarke eingetragene Gütezeichen zu löschen, wenn sie entgegen ihrer Garantiefunktion genutzt werden, sind gegenüber der Kollektivmarke beschränkt, da die §§ 105, 106 MarkenG unmittelbar nur für die Kollektivmarke gelten. Während ein als Individualmarke eingetragenes Gütezeichen, das infolge der Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung täuschungsgeeignet wird, nach § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen Verfalls gelöscht werden kann, scheint es nicht möglich, markenrechtlich gegen Gütezeichen vorzugehen, bei denen der Markeninhaber keine geeigneten Maßnahmen gegen missbräuchliche Benutzungen durch Nichtberechtigte trifft. Zu diesem Ergebnis kam im Hinblick auf die vergleichbaren Regelungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung auch der Europäische Gerichtshof in Beantwortung der zweiten Vorlagefrage des Oberlandesgerichts Düsseldorf im Verfahren „Internationales Baumwollzeichen“.544 Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte dem Europäischen Gerichtshof die Frage gestellt, ob die Gemeinschaftsindividualmarke, die als Gütezeichen benutzt wird, für verfallen zu erklären ist, wenn der Markeninhaber die Richtigkeit der mit dem Zeichen im Verkehr verbundenen Qualitätserwartungen nicht durch regelmäßige Qualitätskontrollen bei seinen Lizenznehmern gewährleistet.545 Als denkbare Rechtsgrundlagen für eine Löschung führte es Art. 52 Abs. 1 lit. a), 7 Abs. 1 lit. g) GMV und Art. 73 Abs. 1 lit. a) GMV ins Feld.546 Erstere entspricht §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG und betrifft die Nichtigkeit der Marke aufgrund ihrer Eintragung trotz Täuschungseignung. Wie das Oberlandesgericht selbst erkannte und der Europäische Gerichtshof bestätigte, ist dieser Nichtigkeitsgrund nicht dadurch erfüllt, dass der Markeninhaber keine Qualitätskontrollen vornimmt.547 Denn Art. 52 Abs. 1 lit. a), 7 Abs. 1 lit. g) GMV erfasst nur Marken, die generell und unabhängig von der konkreten Verwendung täuschungsgeeignet sind.548 Die Täuschungseignung muss im Zeitpunkt der Anmeldung vorgelegen haben. Auf die spätere Verwendung des Gütezeichens kommt es nicht an.549 Das Oberlandesgericht war jedoch der Auffassung, dass bei der Anerkennung des markenrechtlichen Schutzes von Gütezeichen auch der Verkehr in seiner 544 

EuGH GRUR 2017, 816 (Rn. 58 – 61) – Internationales Baumwollzeichen. Düsseldorf, GRUR 2016, 386 (2. Vorlagefrage) – Internationales Baumwollzeichen. 546  OLG Düsseldorf, GRUR 2016, 386 (Rn. 14, 15) – Internationales Baumwollzeichen. 547  OLG Düsseldorf, GRUR 2016, 386 (Rn. 14) – Internationales Baumwollzeichen. 548  OLG Düsseldorf, GRUR 2016, 386 (Rn. 14) – Internationales Baumwollzeichen. 549  OLG Düsseldorf, GRUR 2016, 386 (Rn. 14) – Internationales Baumwollzeichen. 545  OLG

D.  Der Schutz des Gütezeichens als Individualmarke

121

Vorstellung von einer kontrollierten Qualität geschützt werden müsse.550 Daher plädierte es dafür, Art. 73 Abs. 1 lit. a) GMV auf als Gemeinschaftsindividualmarken angemeldete Gütezeichen analog anzuwenden.551 Nach dieser Vorschrift sind Gemeinschaftskollektivmarken für verfallen zu erklären, wenn ihr Inhaber keine angemessenen Maßnahmen ergreift, um eine den Satzungsbedingungen entgegenstehende Nutzung zu verhindern. Der Europäische Gerichtshof lehnte eine entsprechende Anwendung dieser Regelung auf Gemeinschaftsindividualmarken mit der Begründung ab, dass die ausdrückliche Beschränkung des Anwendungsbereichs der Regelung auf Gemeinschaftskollektivmarken strikt zu beachten sei.552 Die Rechtsprechung ist auf das deutsche Markenrecht übertragbar. Art. 73 Abs. 1 lit. a) GMV ist vergleichbar mit § 105 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wonach eine Kollektivmarke wegen Verfalls gelöscht werden kann, wenn der Inhaber keine geeigneten Maßnahmen trifft, eine missbräuchliche Benutzung zu verhindern. Der besondere Verfallsgrund des § 105 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gilt expressis verbis nur für Kollektivmarken. Für eine analoge Anwendung fehlt es an einer planwidrigen Regelungslücke. Es ist nicht davon auszugehen, dass es sich im Zuge der Markenrechtsreform 1995 um ein gesetzgeberisches Versehen handelte, für die missbräuchliche Nutzung von als Individualmarken eingetragene Gütezeichen keinen besonderen Verfallsgrund vorzusehen. Die Diskussion, ob Gütezeichen als Individualmarken eingetragen werden können, wurde schon weit vor der Markenrechtsreform geführt.553 Faktisch waren auch schon vor 1995 Gütezeichen als Individualmarken registriert, so beispielsweise das Siegel „OEKO-TEX® Standard 100“.554 Der Gesetzgeber hat sich dennoch entschieden, allein die Kollektivmarke als Schutzinstrument für Gütezeichen auszubauen und entsprechende Regelungen vorzusehen. Eine analoge Anwendung des § 105 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt somit nicht in Betracht. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat keine Handhabe, als Individualmarken eingetragene Gütezeichen zu löschen, wenn der Inhaber die Einhaltung der Gütebedingungen nicht ausreichend kontrolliert und gegen missbräuchliche Nutzung durch Dritte nicht vorgeht.

VII.  Zusammenfassung Obwohl die Individualmarke als Herkunftszeichen konzipiert ist, sind in der Praxis zahlreiche Gütezeichen als Individualmarken eingetragen. Ein Grund dafür dürfte sein, dass Gütezeicheninhaber die höheren Eintragungsvorausset550 

OLG Düsseldorf, GRUR 2016, 386 (Rn. 15) – Internationales Baumwollzeichen. OLG Düsseldorf, GRUR 2016, 386 (Rn. 15) – Internationales Baumwollzeichen. 552  EuGH GRUR 2017, 816 (Rn. 60) – Internationales Baumwollzeichen. 553  Die Eintragungsfähigkeit bejahte beispielsweise bereits Miosga, GRUR 1968, 570 (575). 554  Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 2042618 am 18. 08. 1993. 551 

122

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

zungen der Kollektivmarke, wie die Verbandseigenschaft und die Einreichung einer Markensatzung, nicht erfüllen können oder wollen. Da die Hauptfunktion der Gütezeichen die Garantiefunktion ist, wirft der Schutz von Gütezeichen als Individualmarken erhebliche Probleme auf, wo die Herkunftsfunktion eine entscheidende Rolle spielt, so bei der Unterscheidungskraft und der rechtserhaltenden sowie rechtsverletzenden Benutzung. Die deutsche Rechtspraxis hat diesbezüglich bisher einen relativ großzügigen Maßstab angelegt und oftmals angenommen, dass Gütezeichen mit dem Hinweis auf die Kontrolle durch den Markeninhaber gleichzeitig die Herkunftsfunktion erfüllen. Nach der Entscheidung „Internationales Baumwollzeichen“ des Europäischen Gerichtshofs ist jedoch eine etwas strengere Handhabung zu erwarten. Denn der Europäische Gerichtshof hat zur rechtserhaltenden Benutzung von als Individualmarken eingetragenen Gütezeichen entschieden, dass Gütezeichen nur ausnahmsweise die Herkunftsfunktion erfüllen und zwar, wenn sie den Verbrauchern garantieren, dass der Markeninhaber für die Qualität der Ware im Endzustand nach Abschluss des Herstellungsprozesses verantwortlich gemacht werden kann. Aus Verbrauchersicht wäre ein Rückgang der Eintragung von Gütezeichen als Individualmarken eher positiv, da sie die Garantiefunktion der Gütezeichen noch weniger sichern als Kollektivmarken. Beispielsweise ist die Einreichung einer Markensatzung beim Deutschen Patent- und Markenamt für Individualmarken nicht vorgesehen und es existiert kein Verfallsgrund, der es sanktioniert, wenn der Markeninhaber keine Maßnahmen gegen missbräuchliche Nutzungen des Gütezeichens trifft.

E.  Bedürfnis nach Einführung einer Gewährleistungsmarke Jahrzehntelang haben sich Praxis und Rechtsprechung bemüht, den Schutz von Gütezeichen mit den vorhandenen Instrumenten des Markenrechts zu bewältigen. Der Gesetzgeber hat versucht, den Schutz von Gütezeichen in das Markenrechtssystem zu integrieren, ohne dafür eine besondere Markenform einführen zu müssen. Die Analyse der bestehenden Rechtspraxis hat jedoch gezeigt, dass der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen nach wie vor Schwierigkeiten bereitet. Um diese zu beseitigen, sind mehrere Optionen erwägenswert: die Anpassung der bestehenden Regelungen zur Individual- und Kollektivmarke, den Verweis der Gütezeicheninhaber auf die Unionsgewährleistungsmarke oder die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke in das Markenrecht.

I.  Anpassung der bisherigen Regelungen Denkbar ist zunächst, den vom Gesetzgeber eingeschlagenen Weg weiterzugehen und die bestehenden Regelungen zum Markenrecht so anzupassen, dass die Schwierigkeiten beim markenrechtlichen Schutz von Gütezeichen behoben

E.  Bedürfnis nach Einführung einer Gewährleistungsmarke

123

werden. Dazu müssten die Regelungen die unterschiedlichen Funktionen von gewöhnlicher Marke und Gütezeichen berücksichtigen und die Schutzinteressen in Einklang bringen. 1.  Anerkennung unterschiedlicher Markenfunktionen Probleme beim Schutz von Gütezeichen als Individual- oder Kollektivmarke entstehen insbesondere, wo die Markenfunktionen eine Rolle spielen, also vor allem bei der Unterscheidungskraft, der rechtserhaltenden Benutzung und der Rechtsverletzung. Die Marke ist ein Unterscheidungszeichen, mit dessen Hilfe der Verkehr Waren und Dienstleistungen unterscheiden kann.555 Unterscheidungszeichen haben regelmäßig einen Bezugspunkt, im Hinblick auf welchen die Unterscheidung erfolgt.556 Historisch gewachsen ist das bei Marken die Herkunft der Ware.557 Individualmarken dienen gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen. In neuerer Zeit hat sich das Verständnis von der Marke als reines Herkunftszeichen hin zur Anerkennung einer gewissen rechtlichen Multifunktionalität der Marke entwickelt.558 Nach der „L’Oréal“-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs können neben der Herkunftsfunktion weitere Funktionen der Marke rechtlich geschützt sein.559 Allerdings ist die Anerkennung der rechtlichen Bedeutung weiterer Markenfunktionen bisher auf Rechtsverletzungen im Rahmen des Identitätsschutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG beschränkt.560 Für die Schutzfähigkeit der Marke und deren Verletzung durch Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist die Erfüllung der Herkunftsfunktion beziehungsweise deren Beeinträchtigung nach ganz herrschender Meinung weiterhin unabdingbar.561 Die Herkunftsfunktion steht damit als Hauptfunktion der Marke nach wie vor im Vordergrund des Markenschutzes. Gütezeichen haben ebenfalls eine Unterscheidungsfunktion.562 Auch sie kennzeichnen Waren oder Dienstleistungen und machen sie so von anderen Waren 555 

Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 27. Hamann, GRUR 1953, 517 (519). 557  BeckOK MarkenR/Kur, MarkenG, Einl. Markenrecht Rn. 121; Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 3. 558  Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 29. 559  EuGH GRUR 2009, 756 (Rn. 58) – L’Oréal/Bellure. 560  EuGH GRUR 2009, 756 (Rn. 59) – L’Oréal/Bellure. 561 BeckOK MarkenR/Kur, MarkenG, Einl. Markenrecht Rn. 118; Ekey, MarkenR 2009, 475 (475); Fezer, GRUR 2013, 1185 (1193) und Markenrecht, Einl. D Rn. 19; Hacker, MarkenR 2009, 333 (337 f.); Ingerl/Rohnke, MarkenG, Einl. Rn. 72; Kirschneck, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 3 Rn. 9. 562  Hamann, GRUR 1953, 517 (519). 556 Vgl.

124

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

oder Dienstleistungen differenzierbar.563 Der Bezugspunkt der Unterscheidung ist jedoch ein ganz anderer als bei Individualmarken. Gütezeichen dienen in erster Linie der Unterscheidung nach bestimmten Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung, ihrer Qualität und Güte.564 Das Gütezeichen gewährleistet, dass die Ware oder Dienstleistung bestimmte im Voraus definierte Eigenschaften erfüllt.565 Diese Funktion wird als Garantie-566, Gewährleistungs-567, Güte-568 oder Qualitätsfunktion569 bezeichnet. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Qualitätsfunktion, die der Europäische Gerichtshof in seiner „L’Oréal“-Entscheidung der Individualmarke zugesprochen hat.570 Die Individualmarke bietet die Gewähr dafür, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem Unternehmen stammen, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.571 Der Kunde, der positive Erfahrung mit einem Markenprodukt gemacht hat, verbindet mit der Marke eine gewisse Qualitätsvorstellung und erwartet beim Erwerb der mit der Marke versehenen Produkte eine gleichbleibende Güte.572 Umstritten ist, ob die Qualitätsfunktion eine originäre573 oder erworbene574 Funktion der Individualmarke ist. Jedenfalls hängt sie aber eng mit der Herkunftsfunktion zusammen und beschreibt eine allgemeine Qualitätserwartung des Kunden im Vertrauen auf das hinter der Marke stehende Unternehmen.575 Dagegen ist dem Gütezeichen eine Qualitätsaussage von Anfang an inhärent.576 Es gewährleistet dem Verkehr die Einhaltung ganz bestimmter Eigenschaften, die in Standards

563 

Hamann, GRUR 1953, 517 (519). Dani, Community collective marks, S. 26; Fezer, Markenrecht, § 97, Rn. 18. 565  Dani, Community collective marks, S. 26; Fezer, Markenrecht, § 97, Rn. 18; Harte-Bavendamm, in: Taeger/Pohle, CHB, Kap. 56 Rn. 29; Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (494). 566  Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (185). 567  Bender, Die neue Unionsmarke, S. 206. 568  Miosga, GRUR 1968, 570 (573). 569  Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (123). 570  Dani, Community collective marks, S. 28; Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 29. 571  Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, S. 8. 572  Belson, Certification marks, S. 78; Dani, Community collective marks, S. 28; Gangjee, in: Trade Mark Law, S. 81; Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (357). 573  Fezer, WRP 2010, 165 (180); Völker/Elskamp, WRP 2010, 64 (71). 574  Dörinkel, WuW 1958, 565 (565); Hacker, MarkenR 2009, 333 (335); Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (357); Weiler, MarkenR 2011, 495 (495). 575 Vgl. Lambert, Recueil Dalloz 2015, 2087 (2088); Lancrenon, Propr. intell. 2004, 846 (848); Mellerowicz, Markenartikel 1969, 196 (200); Miosga, GRUR 1968, 570 (571); Sattler, Herkunfts- und Gütezeichen im Kaufentscheidungsprozeß, S. 10. 576  Mellerowicz, Markenartikel 1969, 196 (202); Miosga, GRUR 1968, 570 (571). 564 

E.  Bedürfnis nach Einführung einer Gewährleistungsmarke

125

festgehalten sind.577 Diese Funktion sollte daher in Abgrenzung zur Qualitätsfunktion der Individualmarke als Garantie- oder Gewährleistungsfunktion bezeichnet werden. Schon vor vielen Jahren hat sich in Teilen der deutschen Rechtsprechung und Lehre die Ansicht durchgesetzt, Gütezeichen könnten neben der Garantiefunktion auch die Herkunftsfunktion erfüllen.578 Sie argumentierten, das Gütezeichen erfülle die Herkunftsfunktion, da es auf die Herkunft aus einem vom Markeninhaber überwachten Betrieb hinweise.579 Diese Argumentation war in Ermangelung einer Gewährleistungsmarke erforderlich, um dem Bedürfnis der Praxis zu genügen, Gütezeichen markenrechtlich schützen zu können.580 Sie scheint jedoch eher eine juristische Hilfskonstruktion zu sein581, als mit den tatsächlichen Vorstellungen des Verkehrs übereinzustimmen. Ein Verbraucher, der ein Produkt zur Hand nimmt, das zum einen mit einer Individualmarke und zum anderen mit einem Gütezeichen versehen ist, entnimmt der Individualmarke Informationen über die Produktherkunft und dem Gütezeichen über die Produkteigenschaften. Mit der Individualmarke unterscheidet er das Produkt von denen anderer Hersteller, während ihn das Gütezeichen auf das Vorliegen bestimmter Eigenschaften hinweist. Dagegen wird er das Gütezeichen in der Regel nicht als weiteres Herkunftszeichen neben der Individualmarke verstehen. Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil zum „Internationalen Baumwollzeichen“ nicht ausgeschlossen, dass Gütezeichen unter Umständen zugleich auf die Ursprungsidentität hinweisen können.582 Er hat aber festgestellt, dass die Nutzung einer Individualmarke als Gütezeichen grundsätzlich nicht die Herkunftsfunktion erfüllt.583 Um den Gütezeichenschutz in das Markenrechtssystem umfassend zu integrieren, muss der Gesetzgeber daher die Garantiefunktion als eigenständige Funktion der Marke neben der Herkunftsfunktion etablieren. Nur so sind die Rechtsunsicherheiten im Hinblick auf den markenrechtlichen Schutz von Gütezeichen zu beseitigen.

577  Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 196; Gangjee, in: Trade Mark Law, S. 81; Lancrenon, Propr. intell. 2004, 846 (848); Slopek/ Leister, GRUR 2013, 356 (357). 578  BGH GRUR 1977, 488 (489) – DIN-GEPRÜFT, mit zustimmender Anm. Heydt, GRUR 1977, 488 (491); Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, §§ 17 – 23 Rn. 5; Busse/ Starck: Warenzeichengesetz, § 17 Rn. 3; Wiebe, WRP 1993, 74 (79). 579 Ebenda. 580 Vgl. Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (358). 581  Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (358) bezeichnen sie als „dogmatisch nicht ganz saubere […] Notlösung“. 582  EuGH GRUR 2017, 816 (Rn. 50) – Internationales Baumwollzeichen. 583  EuGH GRUR 2017, 816 (Rn. 46) – Internationales Baumwollzeichen.

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

126

Der Gesetzgeber hat das im Rahmen der Markenrechtsreform 1995 für die Kollektivmarke versucht. Nach § 97 Abs. 1 MarkenG kann die Kollektivmarke Waren oder Dienstleistungen nicht nur nach der Herkunft, sondern auch nach der Art, Qualität oder sonstigen Eigenschaften unterscheiden. Leider sind die Vorschriften zur Kollektivmarke nicht so eindeutig, dass sie keinen Raum für die Annahme ließen, der Gesetzgeber wollte sich damit nicht von der Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Kollektivmarke lösen.584 Der Wortlaut der Vorschrift und die Intention des Gesetzgebers, Gütezeicheninhabern die Eintragung ihres Zeichens als Kollektivmarke zu ermöglichen, sprechen jedoch stark dafür, dass die Garantiefunktion bei Kollektivmarken als eigenständige Funktion neben die Herkunftsfunktion tritt. Erkennt man dies an, bereiten Unterscheidungskraft, rechtserhaltende Benutzung und Rechtsverletzung von als Kollektivmarken eingetragenen Gütezeichen deutlich weniger Probleme. Die Regelung zur Kollektivmarke zeigt, dass die Funktion des Gütezeichens einer Integration seines Schutzes in das bestehende Markenrechtssystem nicht entgegenstehen muss. Da der Gesetzgeber entscheidet, welche wirtschaftlichen Funktionen der Marke rechtlichen Schutz genießen,585 kann er auch der Garantiefunktion rechtlichen Schutz einräumen. 2.  Abweichende Schutzinteressen stehen der Anpassung entgegen Allerdings bedingt die Garantiefunktion des Gütezeichens im Vergleich zur herkömmlichen Marke andere Schutzinteressen, die eine zufriedenstellende einheitliche Regelung von Herkunftszeichen und Gütezeichen ausschließen. Der Markenschutz einer herkömmlichen Marke dient ganz vorrangig ihrem Inhaber. Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist das Recht an der Marke wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, in dem Unternehmen in der Lage sein müssen, die Kundschaft durch die Qualität ihrer Erzeugnisse oder ihrer Dienstleistungen an sich zu binden.586 Das ist nur möglich, wenn es Kennzeichen gibt, mit deren Hilfe sich diese Erzeugnisse und Dienstleistungen identifizieren lassen.587 Das Markenrecht räumt dem Unternehmer ein Ausschließlichkeitsrecht ein, das es ihm erlaubt, nichtberechtigte Dritte von der Nutzung der Marke auszuschließen.588 Es schützt sein geistiges 584 

Vgl. BeckOK MarkenR/Schoene, MarkenG, § 97 Rn. 15.1. Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Einl. Rn. 9; Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 4; Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, S. 24; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 97; vgl. auch Kom., Denkschrift über die Schaffung einer EWG-Marke, GRUR Int. 1976, 481 (489). 586  EuGH GRUR Int. 1990, 960 (Rn. 13) – HAG II; EuGH GRUR Int. 1999, 438 (Rn. 62) – BMW; EuGH GRUR 2003, 604 (Rn. 48) – Libertel. 587  EuGH GRUR Int. 1990, 960 (Rn. 13) – HAG II. 588  Fezer, Markenrecht, Einl. C Rn. 8; Ingerl/Rohnke, MarkenG, Einl. Rn. 1. 585 

E.  Bedürfnis nach Einführung einer Gewährleistungsmarke

127

Eigentum vor Beeinträchtigungen durch Dritte.589 Allgemeinen Interessen dient die Marke eher weniger. Vielmehr erwächst aus dem öffentlichen Interesse das Erfordernis, das Markenrecht zu beschränken, beispielsweise weil ein Bedürfnis der Allgemeinheit an der Freihaltung von beschreibenden Begriffen besteht.590 Demgegenüber liegt die Garantiefunktion, die Gütezeichen ausüben, im Allgemeininteresse.591 Gütezeichen gewährleisten, dass die Waren oder Dienstleistungen bestimmte Eigenschaften oder Qualitätsmerkmale besitzen. Sie weisen den Verkehr auf die Einhaltung vorgegebener Standards hin und dienen ihm so als Orientierungshilfe.592 Aus Sicht des Verbrauchers machen Gütezeichen den Markt transparenter.593 Dem Unternehmen dienen sie als Mittel zur Verbraucheraufklärung.594 Mit der durch das Gütezeichen transportierten Information kann der Kunde gezielt Waren oder Dienstleistungen auswählen, die eine höhere Qualität versprechen.595 Damit wird das Gütezeichen zugleich zu einem Instrument des Qualitätswettbewerbs.596 Erfolgreiche Gütezeichen können zu einer Anhebung des Qualitätsniveaus im Markt führen, wenn Wettbewerber ihre Waren oder Dienstleistungen den Gütestandards anpassen, um durch die Zertifizierung ihrer Produkte einen Wettbewerbsnachteil zu vermeiden.597 Diese besonderen öffentlichen Interessen, die am Gütezeichen bestehen, sollten Regelungen zu seinem markenrechtlichen Schutz berücksichtigen. Insbesondere muss der Verbraucher in seinem Vertrauen, das er dem Gütezeichen entgegenbringt, besonders geschützt werden. Denn der Erfolg des Gütezeichens hängt entscheidend davon ab, dass die angesprochenen Verkehrskreise in ihm einen verlässlichen Beurteilungsmaßstab sehen. Erforderlich sind daher besondere Regelungen, welche die Erfüllung der Garantiefunktion sicherstellen. Das können beispielsweise Vorschriften zur Inhaberschaft, zum Inhalt der Gütebedingungen und zur Kontrolle deren Einhaltung sein. Derartige Spezialregelungen, insbesondere zum Verbraucherschutz, sind bei einer Marke, die in erster Linie als Her589 

Fezer, Markenrecht, Einl. C Rn. 8; Ingerl/Rohnke, MarkenG, Einl. Rn. 1. Alber, GRUR 2005, 127 (128). 591  AIPPI, Jahrbuch 1982/II, S. 40; Basire, Les fonctions de la marque, S. 459; Bertrand, Droit des marques, S. 124; Lancrenon, Propr. intell. 2004, 846 (847); Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 4; Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 30. 592  Dröge, MarkenR 2016, 549 (549); Köhne, Rationalisierung 1981, 201 (201); Miosga, GRUR 1968, 570 (571). 593  Kilmer, INTA Bulletin 2013, Bd. 68, Nr. 22, S. 6. 594  Kom., Denkschrift über die Schaffung einer EWG-Marke, GRUR Int. 1976, 481 (489). 595  Miosga, GRUR 1968, 570 (571). 596  Gruber, Verbraucherinformation durch Gütezeichen, S. 107. 597 Vgl. Rozas/Johnston, EIPR 1997, 598 (602); Schirmer, Rationalisierung 1981, 186 (188). 590 

128

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

kunftszeichen dient, nicht erforderlich und würden die Markenanmeldung aufgrund der höheren Anforderungen für Zeicheninhaber unnötig erschweren. Aus diesem Grund ist die Integration des Gütezeichenschutzes in die Individual- oder Kollektivmarke nicht sinnvoll. Mit der Einführung einer Gewährleistungsmarke kann der Gesetzgeber den Funktionen und Zielen des Gütezeichenschutzes besser gerecht werden und für den Verbraucher mehr Klarheit über die Bedeutung der Marken schaffen.598

II.  Verweis der Gütezeicheninhaber auf die Unionsgewährleistungsmarke In der Europäischen Union besteht die Besonderheit, dass Markenschutz auch auf Unionsebene erlangt werden kann. Man könnte deshalb darüber nachdenken, auf die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke in Deutschland zu verzichten und die Gütezeicheninhaber auf die Unionsgewährleistungsmarke zu verweisen. Dafür könnte auch die geringe Anzahl von Gewährleistungsmarken sprechen, die bisher in anderen Staaten angemeldet wurden. 1.  Die Anzahl und Reichweite von Gütezeichen Wo nationale Gewährleistungsmarken existieren, ist die Anzahl ihrer Eintragungen im Vergleich zu Individualmarken fast verschwindend gering. So waren beispielsweise im Juli 2017 in den Vereinigten Staaten von Amerika 4.896599 Gewährleistungsmarken gegenüber 1.894.557600 Individualmarken eingetragen. Zum selben Zeitpunkt fanden sich im Markenregister der Schweiz 206601 und in Australien 503602 registrierte Gewährleistungsmarken. In der Europäischen Union wurden in der Zeit vom Inkrafttreten der Regelungen zur Unionsgewährleistungsmarke am 01. 10. 2017 bis zum 01. 01. 2018 gerade einmal 57 Anmeldungen

598  AIPPI, Jahrbuch 1982/II, S. 41; Basire, Les fonctions de la marque, S. 459; Dani, Community collective marks, S. 28 f.; Rozas/Johnston, EIPR 1997, 598 (602); a. A. Schennen, in: Eisenführ/Schennen, GMV, Art. 66 Rn. 11; ders., in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 74a Rn. 17. 599  Freie Recherche über USPTO TESS nach „CERTIFICATION MARK“[TM] AND LIVE vom 12. 07. 2017. 600  Freie Recherche über USPTO TESS nach „TRADEMARK“[TM] AND LIVE vom 12. 07. 2017. 601  Erweiterte Suche über Swissreg nach Markenart „Garantiemarke“ und Status „aktive Marken“ vom 12. 07. 2017. 602  Erweiterte Suche über IPAustralia nach Markenart „Certification“ und Status „registered“ vom 12. 07. 2017.

E.  Bedürfnis nach Einführung einer Gewährleistungsmarke

129

von Unionsgewährleistungsmarken eingereicht.603 Die Gewährleistungsmarke nimmt im Markenrechtssystem eine funktionale Nische ein.604 Obwohl in den letzten Jahren eine Zunahme der Gütezeichen und Ökolabel im Markt zu beobachten ist,605 ist nicht zu erwarten, dass die Registrierungszahlen von Gewährleistungsmarken jemals auch nur annähernd in die Bereiche der Individualmarke kommen. Der Erfolg der Gewährleistungsmarken ist jedoch nicht an der Anzahl ihrer Eintragungen, sondern anhand ihrer Reichweite zu messen. Denn typischerweise verwendet nicht der Inhaber selbst die Gewährleistungsmarke, sondern die von ihm zertifizierten Unternehmen. Die Reichweite einer einzelnen Gewährleistungsmarke kann daher sehr groß sein, je nachdem wie viele Unternehmen die Gewährleistungsmarke nutzen. Beispielsweise hatte im Juli 2017 die bekannte „Woolmark“606 1.100 berechtigte Nutzer, die sich über alle Kontinente verteilen.607 Das staatliche deutsche Biosiegel608 verwendeten im August 2017 nach Auskunft der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 4.985 Unternehmen auf 77.342 Produkten.609 Die überschaubare Anzahl von Gewährleistungsmarken in anderen Staaten ist für sich allein daher kein Grund dafür, keine eigene Gewährleistungsmarke in Deutschland einzuführen, da ihre wirtschaftliche Bedeutung nicht zu unterschätzen ist. 2.  Unionsmarkenrechtlicher Einheitlichkeitsgrundsatz und das Prinzip der Koexistenz Dennoch ist erwägenswert, ob nicht die Schutzmöglichkeit als Unionsgewährleistungsmarke ausreicht. Seit dem 01. Oktober 2017 können Inhaber ihre Gütezeichen gemäß Art. 83 bis 93 UMV als Unionsgewährleistungsmarken anmelden. Nach dem in Art. 1 Abs. 2 UMV verankerten Prinzip der Einheitlichkeit erlangen sie mit der Eintragung ein supranationales Schutzrecht mit unionsweiter Geltung.610 Das erworbene Schutzrecht können sie in allen Mitgliedstaaten ge603  Erweiterte

Suche über das EUIPO nach Art der Marke „Unionsgewährleistungsmarke“ vom 01. 01. 2018. 604  Gangjee, in: Trade Mark Law, S. 79. 605  Fischer, WRP 2009, 408 (408); Engels/Grübler, MIP 2017, 88 (88); Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (356); Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (186). 606  Eingetragen beim EUIPO unter Reg.-Nr. 014520852. 607  Eine Liste der Lizenznehmer ist abrufbar unter http://www.woolmark.com/certification/current-woolmark-licensees/ (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 608  Eingetragen beim DPMA unter Reg.-Nr. DE 301414734. 609  Stand: 31. 08. 2017, abrufbar unter https://www.oekolandbau.de/bio-siegel/ (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 610  Schennen, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 1 Rn. 21.

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1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

gen Verletzungshandlungen durchsetzen.611 Die Wirkung der Unionsmarke ist nach Art. 38 UMV und § 125b MarkenG der nationalen Marke gleichgestellt.612 Unionsmarken haben in nationalen Verfahren die Wirkung eines älteren Rechts und können im Widerspruchsverfahren nationalen Marken entgegengehalten werden.613 Das gilt gemäß Art. 83 Abs. 3 UMV für Unionsgewährleistungsmarken gleichermaßen.614 Unabhängig davon, ob die nationalen Markenrechte Gewährleistungsmarken vorsehen, sind die Unionsgewährleistungsmarken in den Mitgliedstaaten zu beachten.615 Gütezeicheninhabern böte die Unionsgewährleistungsmarke also einen der nationalen Gewährleistungsmarke gleichwertigen Schutz. In dieser Hinsicht wäre die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke in Deutschland daher nicht unbedingt erforderlich. Bei der Erarbeitung der Gemeinschaftsmarkenverordnung in den siebziger Jahren ging die Europäische Kommission ohnehin davon aus, dass im Laufe der Zeit das europäische Markenrecht die nationalen Markenrechtsordnungen ersetzen werde.616 In einigen Mitgliedstaaten ist eine Entwicklung in diese Richtung bereits zu beobachten.617 Dort gehen die Anmeldungen nationaler Marken stark zurück.618 Die damit einhergehenden finanziellen Einbußen der Markenämter könnten langfristig deren Existenz bedrohen.619 Momentan versucht man sie durch die Umverteilung eines Teils der Einnahmen des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum auszugleichen.620 Die Abschaffung der nationalen Markensysteme steht dennoch nicht zur Debatte.621 Zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union besteht aus verschiedenen Gründen Einigkeit, dass an dem Prinzip der Koexistenz festgehalten werden soll, nach dem nationale Markenrechtssysteme und das Unions-

611 

Schennen, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 1 Rn. 28. BeckOK MarkenR/Rohlfing-Dijoux, UMV, Art. 38 Rn. 1; Schennen, in: Eisenführ/ Schennen, UMV, Art. 74a Rn. 21. 613  BeckOK MarkenR/v. Bomhard, UMV, Art. 1 Rn. 10. 614  Schennen, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 74a Rn. 21. 615  Schennen, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 74a Rn. 21. 616  Kom., Denkschrift über die Schaffung einer EWG-Marke, GRUR Int. 1976, 481 (488). 617  BeckOK MarkenR/Kur, MarkenG, Einl. Rn. 111; Knaak/Kur/Mühlendahl, GRUR Int. 2012, 197 (198). 618  BeckOK MarkenR/Kur, MarkenG, Einl. Rn. 111; Knaak/Kur/Mühlendahl, GRUR Int. 2012, 197 (198). 619  Knaak/Kur/Mühlendahl, GRUR Int. 2012, 197 (198). 620  BeckOK MarkenR/Kur, MarkenG, Einl. Rn. 113. 621  BeckOK UMV/Kochendörfer, Art. 1 Rn. 15; Knaak/Kur/Mühlendahl, GRUR Int. 2012, 197 (198). 612 

E.  Bedürfnis nach Einführung einer Gewährleistungsmarke

131

markenrecht gleichberechtigt nebeneinanderstehen.622 Diese Gründe sprechen gleichermaßen für die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke.

III.  Gründe für die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke Zu den Gründen, aus denen sich die Europäische Union und die Mitgliedstaaten für eine Beibehaltung der nationalen Markensysteme entschieden haben, gehören die Vervielfachung der Schutzhindernisse und Löschungsgründe auf Unionsebene, der größere Aufwand bei der Markenrecherche und die damit verbundenen höheren Kosten. Daneben sprechen für die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke die unterschiedlichen Marktgegebenheiten in den einzelnen Mitgliedstaaten sowie die Vereinfachung des internationalen Schutzes von Gewährleistungsmarken. 1.  Vervielfachung von Schutzhindernissen und Löschungsgründen Nach dem Prinzip der Einheitlichkeit gemäß Art. 1 Abs. 2 UMV kann die Unionsgewährleistungsmarke nur einheitlich für das gesamte Gebiet der Europäischen Union erworben werden.623 Die Folge ist, dass die Unionsgewährleistungsmarke in allen Mitgliedstaaten schutzfähig sein muss.624 Liegt nur in einem einzigen Mitgliedstaat ein absolutes oder relatives Schutzhindernis vor, hindert das die Eintragung der Gewährleistungsmarke insgesamt.625 Besteht das Gütezeichen beispielsweise aus Zeichen, die in einer der 24 Amtssprachen rein beschreibend gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. c) UMV sind, steht das gemäß Art. 83 Abs. 3, 7 Abs. 2 UMV der Eintragung der Unionsgewährleistungsmarke insgesamt entgegen, auch wenn in den übrigen 23 Amtssprachen der Begriff eine Fantasiebezeichnung ist.626 Die Eintragung des Gütezeichens hindert es nach Art. 83 Abs. 3, 8 Abs. 1, 2 UMV außerdem, wenn auch nur mit einer nationalen Marke Doppelidentität oder Verwechslungsgefahr besteht.627 Das führt insgesamt zu einer Vervielfachung der Schutzhindernisse bei Unionsmarken im Vergleich zu nationalen Marken.628 Gleiches gilt für die Nichtigkeitsgründe nach Art. 59, 622 Erwägungsgrund

S. 45.

623 

7 UMV und Erwägungsgrund 3 MRRL; Max-Planck-Studie,

Schennen, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 1 Rn. 26. Bingener, Markenrecht, S. 10. 625  BeckOK UMV/Kochendörfer, Art. 1 Rn. 24. 626  BeckOK MarkenR/Hanf, UMV, Art. 7 Rn. 174; Bingener, Markenrecht, S. 10. 627  BeckOK UMV/Büscher/Kochendörfer, Art. 8 Rn. 6. 628  BeckOK MarkenR/Kur, MarkenG, Einl. Rn. 110. 624 

132

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

60 UMV.629 Für den Gütezeicheninhaber würde es damit auf Unionsebene ungleich schwerer, ein schutzfähiges Zeichen zu finden als auf nationaler Ebene.630 Selbst wenn er seine Tätigkeit auf Deutschland beschränken wollte, könnte er Zeichen nicht nutzen, denen in anderen Mitgliedstaaten Schutzhindernisse entgegenstünden. Gerade in Bereichen, in denen schon viele Gütezeichen als nationale Gewährleistungsmarken eingetragen sind, wie dem der Biosiegel und Ökolabel, könnte er aufgrund der potenziellen Markenkonflikte mit nationalen Marken Schwierigkeiten haben, noch ein auf Unionsebene schutzfähiges Zeichen zu finden. 2.  Aufwendige Markenrecherche und fehlende Umwandlungsfähigkeit Gleichzeitig bedeutet die Eintragung einer Unionsgewährleistungsmarke für den Zeicheninhaber einen deutlich größeren Aufwand bei der Markenanmeldung und -kontrolle.631 Vor der Anmeldung muss die Bedeutung des Zeichens in allen Amtssprachen überprüft und in allen 28 Mitgliedstaaten nach entgegenstehenden Marken gesucht werden. Das Risiko, dabei ein Schutzhindernis zu übersehen, ist erheblich höher als bei nationalen Marken.632 Um dieses Risiko abzumildern, hat der Unionsgesetzgeber die Möglichkeit der Markenumwandlung in Art. 139 UMV vorgesehen.633 Danach kann der Inhaber, wenn er die Anmeldung zurücknimmt oder das Markenamt diese zurückweist oder wenn die Unionsmarke ihre Wirkung verliert, die Umwandlung in eine nationale Marke beziehungsweise Markenanmeldung beantragen. Bestehen Eintragungshindernisse nur in einem oder mehreren Mitgliedstaaten, kann der Zeicheninhaber so in den Mitgliedstaaten, in denen sein Zeichen schutzfähig ist, schneller und einfacher Markenschutz erlangen.634 Der große Vorteil der Umwandlung ist, dass der Anmeldetag beziehungsweise das Prioritätsdatum der Unionsmarke nach Art. 139 Abs. 3 UMV erhalten bleibt.635 Für Unionsgewährleistungsmarken enthält Art. 93 UMV eine Spezialregelung zur Umwandlung. Danach findet keine Umwandlung der Unionsgewährleistungsmarke oder ihrer Anmeldung statt, wenn der betreffende Mitgliedstaat die Eintragung von Garantie- oder Gewährleistungsmarken nach Art. 28 MRRL 629  630 

Vgl. BeckOK MarkenR/Kur, MarkenG, Einl. Rn. 110. Kom., Denkschrift über die Schaffung einer EWG-Marke, GRUR Int. 1976, 481

(488). 631  Bingener, Markenrecht, S. 10. 632  Bingener, Markenrecht, S. 10; Schennen, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 112 Rn. 1. 633  Schennen, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 112 Rn. 1. 634  BeckOK MarkenR/Leister, UMV, Art. 139 Rn. 1. 635  Stürmann/Humphreys, GRUR Int. 2007, 112 (113).

E.  Bedürfnis nach Einführung einer Gewährleistungsmarke

133

nicht vorsieht. Nach dem Wortlaut der Regelung kann die Unionsgewährleistungsmarke nur umgewandelt werden, wenn das nationale Recht ebenfalls die Gewährleistungsmarke als Markenform enthält.636 Hinsichtlich des deutschen Rechts könnte man sich fragen, ob eine Umwandlung nicht dennoch möglich ist, da das Markenrecht zwar keine Gewährleistungsmarke vorsieht, faktisch aber Gütezeichen über Kollektiv- und Individualmarken geschützt werden.637 Dagegen spricht nicht nur der Wortlaut des Art. 93 UMV.638 Auch der Grundsatz der Unveränderlichkeit angemeldeter Marken steht dem entgegen. Marken bilden ab dem Zeitpunkt ihrer Anmeldung eine unveränderliche Einheit.639 Änderungen, die nicht lediglich offensichtliche Unrichtigkeiten nach § 39 Abs. 2 MarkenG korrigieren, können zwischenzeitlich entstandene Rechte Dritter bedrohen und sind daher ohne Verlust des Zeitrangs der Marke nicht zulässig.640 Aus diesem Grund ist die Markenkategorie im Laufe des Eintragungsverfahrens nicht mehr veränderbar.641 Dieser Grundsatz gilt auch für die Umwandlung von Marken, da Veränderungen unter Beibehaltung des Zeitrangs hier ebenfalls Rechte Dritter bedrohen könnten.642 Daher hat das Bundespatentgericht entschieden, dass eine Unionsindividualmarke nicht in eine deutsche Kollektivmarke umgewandelt werden kann.643 Gleiches muss für die Unionsgewährleistungsmarke gelten. Die Unionsgewährleistungsmarke weist Eigenschaften auf, die der Kollektivmarke fremd sind.644 Beispielsweise können Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke natürliche Personen sein, während der Inhaber einer Kollektivmarke stets ein Verband ist.645 Die für eine natürliche Person eingetragene Unionsgewährleistungsmarke könnte daher allenfalls in eine Individualmarke umgewandelt werden, wofür sie die Herkunftsfunktion erfüllen müsste. Solche Prüfungen sind im Umwandlungsverfahren jedoch nicht vorgesehen.646 Insbesondere eingetragene Marken soll das Markenamt gemäß § 125d MarkenG ohne weitere Prüfung in das Markenregister übernehmen. Eine Prüfung müsste das Deutsche Patent- und Markenamt aber in jedem Fall bei der Umwandlung einer Unionsgewährleis636 

Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (662). Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (662). 638  Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (662). 639  BGH GRUR 1958, 185 (186) – Wyeth; BGH GRUR 1972, 180 (182) – Cheri; BGH GRUR 1975, 135 (137) – KIM-Mohr; BGH GRUR 1976, 353 (354) – COLORBOY; Fezer, Markenrecht, § 39 Rn. 10. 640  BPatG, Beschl. v. 20. 04. 2016 – 26 W (pat) 37/14, juris – De-Mail, Rn. 25. 641  BPatG, Beschl. v. 20. 04. 2016 – 26 W (pat) 37/14, juris – De-Mail, Rn. 26. 642  BPatG, Beschl. v. 20. 04. 2016 – 26 W (pat) 37/14, juris – De-Mail, Rn. 26. 643  BPatG, Beschl. v. 20. 04. 2016 – 26 W (pat) 37/14, juris – De-Mail, Rn. 16. 644  Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (662). 645  Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (662). 646  Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (662). 637 

134

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

tungsmarke in eine nationale Marke vornehmen, allein schon um festzustellen, ob die Kollektivmarke oder die Individualmarke die passende Markenform für den Schutz des konkreten Gütezeichens ist. Aus diesen Gründen ist die Umwandlung der Unionsgewährleistungsmarke in eine nationale deutsche Marke nicht möglich, solange das deutsche Recht keine Gewährleistungsmarke vorsieht.647 Anmeldern, die das Risiko verringern wollen, mit ihrer Unionsgewährleistungsmarke zu scheitern und deren Zeitrang zu verlieren, bleibt im Hinblick auf Deutschland nur die Möglichkeit, ihr Gütezeichen gleichzeitig auf nationaler Ebene als Individual- oder Kollektivmarke anzumelden, was einen doppelten Kosten- und Zeitaufwand verursacht.648 3.  Höhere Kosten der Unionsgewährleistungsmarke Doch auch wenn der Anmelder das Risiko eingeht und nur eine Unionsgewährleistungsmarke anmeldet, geht der damit verbundene größere Aufwand bei der Markenanmeldung mit höheren Kosten im Vergleich zur Anmeldung einer nationalen Marke einher.649 Regelmäßig bedarf es für die Durchführung der umfangreichen Markenrecherche auf Unionsebene im Vorfeld der Anmeldung und für den Anmeldungsprozess der Hilfe eines spezialisierten Anwalts.650 Hinzu kommt, dass die Gebühren für die Anmeldung und Verlängerung von Unionsmarken in der Regel höher sind als bei nationalen Marken. Beispielsweise beträgt die Grundgebühr für die Anmeldung einer Unionskollektiv- oder Unionsgewährleistungsmarke für eine Warenklasse 1.800 € (bei elektronischer Anmeldung 1.500 €).651 Dagegen beträgt die Gebühr für die Anmeldung einer Kollektivmarke in Deutschland inklusive dreier Warenklassen 900 €.652 Die höheren Kosten für die Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke würden vor allem finanzschwächere Gütezeicheninhaber, wie kleinere Nichtregierungsorganisationen oder Vereine benachteiligen. Die Kosten und der Aufwand für die Registrierung und Überwachung einer Unionsgewährleistungsmarke wären für sie eine besondere Herausforderung. Gleichzeitig würden sie wenig von der Unionsgewährleistungsmarke profitieren, da sie regelmäßig nur in einem begrenzten Bereich tätig sind und an einem so großen Schutzgebiet wie der Europäischen Union kein Interesse haben.

647  BeckOK MarkenR/Slopek, UMV, Art. 93 Rn. 1; Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (662); Schennen, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 74k Rn. 1. 648 Vgl. Bender, Die neue Unionsmarke, S. 357. 649 Vgl. Bingener, Markenrecht, S. 10. 650  Bingener, Markenrecht, S. 10. 651  Nr. 5 und 6 des Anhang-I zur UMV. 652  Nr. 331 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG.

E.  Bedürfnis nach Einführung einer Gewährleistungsmarke

135

4.  Unterschiedliche Marktgegebenheiten in den Mitgliedstaaten Hinzukommt, dass es Marktsegmente geben kann, in denen der Aufbau eines unionsweiten Gütezeichens keinen Sinn ergibt. Wenn ein Gütezeichen erfolgreich sein soll, müssen die gewährleisteten Standards über das gesetzlich vorgegebene Qualitätsniveau hinausgehen, dürfen jedoch nicht so hoch sein, dass kaum Unternehmen in der Lage sind, mit ihren Waren oder Dienstleistungen die Standards zu erfüllen. Um das richtige Maß zu finden, muss das Gütezeichen an den betreffenden Markt angepasst sein. Dazu ein einfaches Beispiel: In Deutschland ist im Deutschen Lebensmittelbuch in den „Leitsätzen für Fische, Krebs- und Weichtiere und Erzeugnisse daraus“ festgelegt, dass tiefgefrorene Fischerzeugnisse in Panade, wie Fischstäbchen, einen Fischanteil von mindestens 65 % enthalten müssen.653 Die Leitsätze sind keine allgemein verbindliche Rechtsnorm.654 Sie gelten in der Rechtsprechung jedoch als sogenannte antizipierte Sachverständigengutachten von besonderer Qualität und begründen als solche eine Vermutung für die Verbrauchererwartung an die beschriebenen Lebensmittel.655 In Deutschland verkaufte Fischstäbchen haben daher in der Regel einen Fischanteil von mindestens 65 %. In anderen europäischen Ländern, wo keine entsprechenden Leitsätze oder gesetzlichen Vorschriften existieren, insbesondere in den osteuropäischen Mitgliedstaaten, haben Fischstäbchen auf dem Markt dagegen regelmäßig einen geringeren Fischanteil.656 Ein Gütezeichen, das einen Fischanteil von mindestens 65 % gewährleistet, wäre in diesen Ländern daher sinnvoll, während es in Deutschland lediglich den bestehenden Standard wiedergeben würde. Wo die Qualitätsstandards der einzelnen Mitgliedstaaten noch nicht harmonisiert sind und variieren, kann deshalb der Aufbau eines nationalen Gütezeichens, welches die konkreten Marktgegebenheiten berücksichtigt, die bessere Wahl sein. 5.  Vereinfachung des internationalen Markenschutzes Die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke käme auch Gütezeicheninhabern zugute, die internationalen Markenschutz erstreben. Nach einer Umfrage der World Intellectual Property Organization (WIPO) aus dem Jahr 2009 sahen 48 von den 79 an der Umfrage teilnehmenden Staaten den Schutz von 653  B.4.a) aa) der Leitsätze für Fische, Krebs- und Weichtiere und Erzeugnisse daraus v. 27. 11. 2002, GMBl. 2003, 157, zuletzt geändert durch Bekanntmachung v. 30. 05. 2011, GMBl. 2011, 480. 654  BVerwG ZLR 1988, 556 (562); Meyer, in: Meyer/Streinz, LFGB, § 15 Rn. 8. 655  BVerwG ZLR 1988, 556 (562); Meyer, in: Meyer/Streinz, LFGB, § 15 Rn. 9, 12. 656 http://www.hr-inforadio.de/programm/themen/osteuropa-fischstaebchen-werdenzum-politikum,fischstaebchen-osteuropa-100.html (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017).

136

1. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Deutschland

Gewährleistungsmarken vor.657 Die Abweichungen in den Markenrechtssystemen hinsichtlich der Schutzfähigkeit von Gewährleistungsmarken erschweren den internationalen Schutz von Gütezeichen.658 Der Inhaber einer Gewährleistungsmarke kann deren Schutz wie bei jeder anderen Marke auf die Vertragsstaaten des Madrider Markenabkommens (MMA) beziehungsweise des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA) erstrecken. Das Madrider System vereinfacht die internationale Registrierung von Marken, in dem es erlaubt, über eine einzige Anmeldung beim Internationalen Büro der World Intellectual Property Organization Markenschutz in jedem der Vertragsstaaten zu erlangen.659 Mit der internationalen Registrierung ist das Zeichen gemäß Art. 4 MMA beziehungsweise Art. 4 PMMA in den betreffenden Vertragsstaaten wie eine nationale Marke geschützt.660 Die entstehende IR-Marke ist kein supranationales Schutzrecht wie die Unionsmarke, sondern ein Bündel nationaler Marken.661 Die nationalen Markenämter können gemäß Art. 5 Abs. 1 MMA beziehungsweise Art. 5 Abs. 1 PMMA den Schutz verweigern, wenn Schutzverweigerungsgründe nach Art. 6bis Abs. 3, Art. 6ter und Art. 6quinquies lit. B PVÜ bestehen.662 Dazu zählen in Deutschland insbesondere die absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG.663 In Markenrechtsordnungen, die keine Gewährleistungsmarke vorsehen, kann die Prüfung der absoluten Schutzhindernisse zur Schutzverweigerung führen. Würde beispielsweise eine natürliche Person ihre Gewährleistungsmarke als IR-Marke in Deutschland schützen lassen wollen, könnte diese am Erfordernis der Herkunftsfunktion scheitern. Die Einführung der Gewährleistungsmarke würde zu einer weiteren Harmonisierung mit den Rechten der Vertragsstaaten des Madrider Systems führen, die eine solche Marke vorsehen, und die internationale Registrierung der Gewährleistungsmarken mit Wirkung in Deutschland erleichtern.

IV.  Zusammenfassung Es sprechen somit gute Gründe für die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke in Deutschland. Sie würde das Bedürfnis der Praxis befriedigen, Gütezeichen markenrechtlich schützen zu können. Mit der Schaffung einer speziellen Markenform würde der Gesetzgeber dem eigenständigen Zweck der Gü657 

WIPO, SCT/23/3, S. 4. Heavner/Justus, Landslide 2010, Bd. 2, Nr. 4, S. 21 (22). 659  Ingerl/Rohnke, MarkenG, Vor §§ 107 – 125 Rn. 1. 660  Fezer, Markenrecht, § 112 Rn. 1. 661  BeckOK UMV/Kochendörfer, Art. 8 Rn. 248. 662  Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 113 Rn. 1. 663  Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 113 Rn. 1. 658 

E.  Bedürfnis nach Einführung einer Gewährleistungsmarke

137

tezeichen am besten gerecht.664 In den Regelungen könnte er die besondere Funktion der Gütezeichen berücksichtigen.665 Die klare Trennung von Individual-, Kollektiv- und Gewährleistungsmarke käme auch den Verbrauchern zugute, da sie für mehr Transparenz sorgen würde.666 Den Verbrauchern könnte die Bedeutung der einzelnen Markenformen und insbesondere der Gewährleistungsmarke besser vermittelt werden.667 Im Verhältnis zur Unionsgewährleistungsmarke steht nicht zu befürchten, dass die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland erfolglos bliebe. Anders als in einigen Mitgliedstaaten ist in Deutschland bisher kein Rückgang nationaler Markenanmeldungen zu beobachten.668 Die Anzahl registrierter Marken ist seit Jahren konstant.669 Es ist daher zu erwarten, dass auch die nationale Gewährleistungsmarke Verwendung finden würde. Gegenüber der Unionsgewährleistungsmarke hätte sie den Vorteil, dass ihre Anmeldung weniger kostenintensiv und aufwendig wäre. Davon würden vor allem kleinere und finanzschwächere Gütezeicheninhaber profitieren. Auch im internationalen Kontext wäre die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke von Vorteil. Inhaber von IR-Marken mit einer Gewährleistungsmarke als Ursprungsmarke könnten deren Schutz leichter auf Deutschland erstrecken.

664 

AIPPI, Jahrbuch 1982/II, S. 41; Basire, Les fonctions de la marque, S. 459. Dani, Community collective marks, S. 28 f.; Dröge, MarkenR 2016, 549 (549). 666  Dani, Community collective marks, S. 29; Rozas/Johnston, EIPR 1997, 598 (602). 667  Dani, Community collective marks, S. 31. 668  BeckOK MarkenR/Kur, MarkenG, Einl. Rn. 111. 669  Statistik des DPMA für das Jahr 2016, BlPMZ 2017, 71 (89). 665 

2. Teil

Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen in Frankreich und im Vereinigten Königreich 2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

Andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind schon den Schritt gegangen, nationale Gewährleistungsmarken einzuführen. Dazu zählen Frankreich1, Spanien 2, Estland3, Schweden4 und das Vereinigte Königreich5. Eine rechtsvergleichende Betrachtung der Regelungen in einem oder mehrerer dieser Mitgliedstaaten bietet sich daher an, um Anregungen für die Gestaltung der nationalen Gewährleistungsmarke in Deutschland zu gewinnen. Im Folgenden sollen die Vorschriften zur Gewährleistungsmarke in Frankreich und im Vereinigten Königreich analysiert werden, da deren Rechtsordnungen mit dem romanischen Rechtskreis und dem Rechtskreis des Common Law zwei unterschiedlichen Rechtskreisen entstammen und sie die Gewährleistungsmarke schon seit geraumer Zeit kennen.6

A.  Frankreich Das französische Recht enthält spezielle Regelungen zum Schutz von Gütezeichen seit der Markenrechtsreform im Jahr 19917. Diese nahm der französische Gesetzgeber zum Anlass, eine eigene Markenform für den Schutz von Gütezeichen zu schaffen, die „marque collective de certification“ (im Folgenden: Gewährleistungsmarke). Seit 1992 finden sich die Regelungen zur Gewährleistungsmarke in Art. L715 – 1 bis L715 – 3 des damals neu geschaffenen Code de 1  Art. L715 – 1 bis L715 – 3 Code de la propriété intellectuelle, Loi n° 92 – 597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, JORF v. 03. 07. 1992, S. 8801. 2  Art. 68 – 73 Ley de Marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Boletín Oficial del Estado v. 08. 12. 2001, Nr. 294. 3 §§ 61  – 65 Kaubamärgiseadus, Kaubamärgiseadus v. 22. 05. 2002, Riigi Teataja I 2002, 49, 308. 4  Kap. 1 § 2 Varumärkeslag, Varumärkeslag v. 09. 12. 2010, Svensk författningssamling 2010:1877. 5  § 50 i. V. m. Anhang 2 Trade Marks Act, Trade Marks Act 1994 v. 21. 07. 1994, 1994 chapter 26. 6  Siehe dazu Einleitung B. 7  Loi n°91 – 7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, JORF v. 06. 01. 1991, S. 316.

A.  Frankreich

139

la propriété intellectuelle (CPI).8 Während Art. L715 – 1 CPI die Kollektiv- und die Gewährleistungsmarke definiert, enthalten die Art. L715 – 2 und L715 – 3 CPI besondere Regelungen für die Gewährleistungsmarke. Im Übrigen verweist Art. L715 – 2 CPI auf die allgemeinen Regelungen des Markenrechts.

I.  Historische Entwicklung des Gütezeichenschutzes in Frankreich Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen war dem französischen Recht schon zuvor nicht völlig fremd. Wie in Deutschland waren es zunächst die Zeichen der Zünfte, in denen sich der Gedanke der Gütesicherung verwirklichte.9 Die Zunftzeichen wiesen darauf hin, dass der Handwerker die Ware fachgemäß nach den Regeln der Zunft hergestellt hatte und der Kontrolle durch die Zunft unterlag.10 Diese Vorgänger der Kollektivmarke verschwanden, als mit der Französischen Revolution per Gesetz vom 02. und 17. März 1791 das Zunftwesen abgeschafft und die Gewerbefreiheit eingeführt wurde.11 Zeichen, die auf eine Verbandszugehörigkeit hinwiesen, tauchten erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wieder auf, als es Produzenten und Arbeitnehmer erneut erlaubt war, sich zu Vereinigungen zusammenzuschließen.12 Die gesetzlichen Regelungen zu Verbandszeichen blieben jedoch lange Zeit fragmentarisch. Mehrere Versuche, die Kollektivmarke in das französische Markengesetz von 1857 zu integrieren, scheiterten.13 Allein auf spezialgesetzlicher Ebene entstanden staatlich regulierte Verbands- und Garantiezeichen, wie beispielsweise die Gewerkschaftsmarke (marque syndicale)14, die Handwerksmarke (marque artisanale)15 und die Marke zur Kennzeichnung der Übereinstimmung von Produk8  Loi n° 92 – 597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, JORF v. 03. 07. 1992, S. 8801. 9  Basire, Les fonctions de la marque, S. 457; Dusolier, in: Mélanges Bastian, S. 27 (30); Franceschelli, RIPIA 1965, 289 (289); Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 1; Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1091. 10 Ebenda. 11  Dusolier, in: Mélanges Bastian, S. 27 (30); Franceschelli, RIPIA 1965, 289 (290); Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 1. 12  Dusolier, in: Mélanges Bastian, S. 27 (30); Franceschelli, RIPIA 1965, 289 (291); Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 2. 13  Dusolier, in: Mélanges Bastian, S. 27 (32); Franceschelli, RIPIA 1965, 289 (294); Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 3. 14  Loi du 12 mars 1920 sur l’extension de la capacité civile des syndicats professionnels, JORF v. 14. 03. 1920, S. 4179. Die Gewerkschaftsmarke ist heute in Art. L2134 – 1 Code du travail geregelt und dient der Zertifizierung von Produktionsbedingungen. 15  Loi du 25 décembre 1937 rendant obligatoire l’apposition d’une marque nationale artisanale sur les objets, dessins et modèles fabriqués par les artisans et destinés à être vendus, JORF v. 08. 12. 1937, S. 14259.

140

2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

ten mit französischen Normen und Standards (marque nationale de conformité aux normes)16.17 1.  Das Markengesetz von 1964 Obwohl Frankreich zu den ersten Unterzeichnern der Pariser Verbandsübereinkunft am 20. März 1883 gehörte,18 setzte es die daraus entstehende Verpflichtung, Verbandszeichen einzuführen (Art. 7bis PVÜ), erst achtzig Jahre später um.19 Das Markengesetz vom 31. Dezember 196420 enthielt erstmals Regelungen zur Kollektivmarke.21 Nach Art. 16 des Markengesetzes von 1964 konnten bestimmte Vereinigungen und juristische Personen zu einem im allgemeinen Interesse liegenden Zweck industrieller, kommerzieller oder landwirtschaftlicher Art oder zur Förderung der kommerziellen oder industriellen Tätigkeit Firmenzeichen, Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen in Form von Verbandszeichen besitzen. Stimmen in der Literatur kritisierten die Regelung als unklar, unpräzise und irreführend.22 Art. 16 des Markengesetzes von 1964 enthalte zwei Arten von Kollektivmarken, die zu unterscheiden seien: die einfache Kollektivmarke („zur Förderung der kommerziellen oder industriellen Tätigkeit“) und die Gewährleistungsmarke („zu einem im allgemeinen Interesse liegenden Zweck“).23 Diese Differenzierung mache Art. 16 des Markengesetzes von 1964 nicht ausreichend deutlich, was in der Judikatur zu Fehlentscheidungen geführt habe.24 Die Kritik der Literatur bezog sich insbesondere auf zwei Berufungsgerichtsentscheidungen 25, in denen es um die richtige Qualifizierung von Marken als Individual- oder Kollektivmarken ging. In beiden Fällen hatten die Markeninhaber 16  Art. 17 des Décret n°41 – 1988 du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation, JORF v. 28. 05. 1941, S. 2225. 17  Boucourechliev, in: Les marques collectives, S. 15 (17); Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 3. 18  Ricketson, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, S. 60. 19  Franceschelli, RIPIA 1965, 289 (291, 294); Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 3. 20  Loi n° 64 – 1360 du 31 décembre 1964 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, JORF v. 01. 01. 1965, S. 3. 21  Art. 16 – 23 des Markengesetzes von 1964. 22  Mathély, Anm. zu CA Colmar, Urt. v. 11. 04. 1978, Ann. propr. ind. 1979, 6 (15). 23  AIPPI, Jahrbuch 1980/II, S. 133; Mathély, Anm. zu CA Colmar, Urt. v. 11. 04. 1978, Ann. propr. ind. 1979, 6 (15); ders., in: Mélanges Chavanne, S. 241 (242); vgl. auch Dusolier, in: Mélanges Bastian, S. 27 (28 f.). 24  Mathély, Anm. zu CA Colmar, Urt. v. 11. 04. 1978, Ann. propr. ind. 1979, 6 (15). 25  CA Aix-en-Provence JCP G 1977, Fasc. 18700; bestätigt durch Cass. com. JCP G 1977, Fasc. 18700; CA Colmar Ann. propr. ind. 1979, 6.

A.  Frankreich

141

ihre Zeichen als Individualmarke eintragen lassen.26 Die Gerichte waren jedoch der Ansicht, dass die Inhaber ihre Marken tatsächlich als Kollektivmarken nutzten und als solche hätten anmelden müssen.27 In der Folge sprachen sie den Marken jeglichen Markenschutz ab, da ihnen aufgrund der fehlerhaften Anmeldung die für die Eintragung als Kollektivmarke nach Art. 19 des Markengesetzes von 1964 notwendige Markensatzung fehlte.28 Die von einer Personenmehrzahl genutzte Marke musste nach dem Verständnis der Berufungsgerichte zwingend als Kollektivmarke angemeldet werden und die damit verbundenen Voraussetzungen erfüllen, ansonsten drohte die Löschung. Ungeklärt blieb die Frage, ob die Löschung aufgrund Nichtigkeit oder Verfalls erfolgen sollte.29 In der Literatur wurden die Entscheidungen kontrovers diskutiert. Die Teile der Lehre, die sich eng an den Gesetzeswortlaut hielten und nicht zwischen einfacher Kollektivmarke und Gewährleistungsmarke unterschieden, sahen die Entscheidungen im perfekten Einklang mit dem Gesetz und der Funktion der Kollektivmarke, welcher sie generell eine gewisse Garantie- und Verbraucherschutzfunktion zusprachen.30 Andere Teile der Lehre bemängelten die fehlende Trennung zwischen einfacher Kollektivmarke und Gewährleistungsmarke.31 Nur bei der Gewährleistungsmarke seien die speziellen Regelungen der Art. 17 ff. des Markengesetzes von 1964 zwingend anzuwenden, da diese dem öffentlichen Interesse diene.32 Die einfache Kollektivmarke habe dagegen wie die Individualmarke allein die Funktion der Unterscheidung der Produkte der angeschlossenen Unternehmen von denen anderer Unternehmen.33 Daran bestünde kein öffentliches Interesse, weshalb der Unternehmer frei entscheiden könne, ob er seine Marke als Kollektivmarke anmelde oder ob er sie als Individualmarke eintragen lasse und über Lizenzen anderen zur Nutzung zur Verfügung stelle.34 Anderenfalls wäre es kaum noch möglich, Lizenzen an Individualmarken zu vergeben, da diese Art 26 

CA Aix-en-Provence JCP G 1977, Fasc. 18700; CA Colmar Ann. propr. ind. 1979, 6

27 

CA Aix-en-Provence JCP G 1977, Fasc. 18700; CA Colmar Ann. propr. ind. 1979, 6

28 

CA Aix-en-Provence JCP G 1977, Fasc. 18700; CA Colmar Ann. propr. ind. 1979, 6

(16).

(23).

(25).

29 

Boucourechliev, in: Les marques collectives, S. 15 (20). Burst, in: Les marques collectives, S. 43 (52, 54 f.) ; ders., Anm. zu CA Aix-en-Provence, Urt. v. 24. 10. 1974, JCP G 1977, Fasc. 18700. 31  Azéma, Anm. zu CA Potiers, Urt. v. 03. 12. 1996, RTD com. 1998, 142 (143); Mathély, Anm. zu CA Colmar, Urt. v. 11. 04. 1978, Ann. propr. ind. 1979, 6 (15); Chavanne, in: Les marques collectives, S. 31 (38); Lancrenon, Propr. intell. 2004, 846 (846). 32  Mathély, Anm. zu CA Colmar, Urt. v. 11. 04. 1978, Ann. propr. ind. 1979, 6 (14). 33  Mathély, Anm. zu CA Colmar, Urt. v. 11. 04. 1978, Ann. propr. ind. 1979, 6 (14). 34  Mathély, Anm. zu CA Colmar, Urt. v. 11. 04. 1978, Ann. propr. ind. 1979, 6 (15); Chavanne, in: Les marques collectives, S. 31 (35). 30 

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

der Nutzung der Nutzung einer Kollektivmarke zwangsläufig sehr nahe komme und so immer die Gefahr der Nichtigkeit gegeben sei.35 Dieser Ansicht war auch der Cour d’appel (CA)36 von Versailles als er eine Entscheidung der Vorinstanz zur Nichtigkeit einer für eine Agrargenossenschaft eingetragenen Individualmarke mit der Begründung aufhob, die Marke werde von der Genossenschaft und ihren Mitgliedern wie eine Individualmarke als Herkunftshinweis und nicht wie eine Gewährleistungsmarke im öffentlichen Interesse genutzt und unterläge daher nicht den besonderen Anforderungen der Art. 17 ff. des Markengesetzes von 1964.37 2.  Das Markengesetz von 1991 Der Gesetzgeber nahm die nächste Markenrechtsreform zum Anlass, die Unklarheiten zu beseitigen. Mit dem Markengesetz vom 04. Januar 1991 schuf er eine klare Trennung zwischen einfacher Kollektivmarke und Gewährleistungsmarke.38 In der Gesetzesbegründung hieß es, die fehlende Unterscheidung der beiden Markenformen sei nachteilig, da sie einerseits beim Verbraucher zu Verwechslungen von Kollektivmarke und Qualitätsgarantie führte und andererseits beim Markenanmelder Unsicherheiten bezüglich der Abgrenzung hervorriefe, die in der Löschung der Marke münden könnten.39 Die Lehre nahm diese Klarstellung positiv auf.40 Danach ist es in der juristischen Literatur um die Kollektiv- und Gewährleistungsmarke ruhig geworden.41 Auch in der Praxis spielen sie keine große Rolle. So wurden in den Jahren 2005 bis 2008 weniger als 50 Kollektiv- und Gewährleistungsmarken beim französischen Markenamt (Institut National de la Propriété Industrielle, INPI) angemeldet.42 Erst in jüngerer Zeit, wohl auch verbunden mit zwei Entscheidungen des Cour d’appel von Paris aus dem Jahr 2015, sind sie wieder vermehrt Thema juristischer Diskussionen.

35 

Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 9. Cour d’appel ist die Bezeichnung für die französischen Berufungsgerichte. 37  CA Versailles, Urt. v. 29. 02. 1996 – 3463/94, JurisData 1996 – 041354. 38  Loi n°91 – 7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, JORF v. 06. 01. 1991, S. 316. 39  Ein Auszug aus der Gesetzesbegründung ist abgedruckt bei Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 11. 40  Basire, Les fonctions de la marque, S. 458; Chavanne, JCP G 1991, 189 (195); Foyer, ALD 1991, 67 (69); Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 11; Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1091. 41  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 11. 42  WIPO, SCT/23/3, S. 4 und Fn. 15. 36 

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II.  Definition und Abgrenzung von Kollektivmarke, einfacher Kollektivmarke und Gewährleistungsmarke Nach Art. L715 – 1 Abs. 1 CPI ist eine Kollektivmarke eine Marke, die von jeder Person genutzt werden kann, welche die vom Inhaber in der Markensatzung niedergelegten Nutzungsbedingungen erfüllt. Dagegen kennzeichnet die Gewährleistungsmarke nach Art. L715 – 1 Abs. 2 CPI Waren und Dienstleistungen, die hinsichtlich ihrer Art, ihrer Beschaffenheit oder ihrer Güte Eigenschaften aufweisen, die in der Markensatzung niedergelegt sind. 1.  Die Kollektivmarke als Oberbegriff Schon die französischen Bezeichnungen „marque collective“ und „marque collective de certification“ zeigen, dass Kollektivmarke und Gewährleistungsmarke nach dem französischen Recht miteinander verwandt sind. Die Gewährleistungsmarke wird als eine Unterkategorie der Kollektivmarke verstanden.43 Eine weitere Unterkategorie bildet daneben die „einfache Kollektivmarke“ („marque collective simple“)44, auch „Kollektivmarke im engeren Sinn“ („marque collective à proprement parler“)45 oder „gewöhnliche Kollektivmarke“ („marque collective ordinaire“)46 genannt. Unklar ist, ob Art. L715 – 1 Abs. 1 CPI die Kollektivmarke als Oberbegriff47 oder die einfache Kollektivmarke48 definiert. Praktische Auswirkungen hat die Beantwortung dieser Frage jedoch nicht. Denn die Vertreter der Lehre, die Art. L715 – 1 Abs. 1 CPI als Definition der Kollektivmarke im Sinne eines Oberbegriffs verstehen, definieren die einfache Kollektivmarke mit einem Umkehrschluss als jede Kollektivmarke im Sinne des Art. L715 – 1 Abs. 1 CPI, die keine Gewährleistungsmarke ist.49

43  Basire, Les fonctions de la marque, S. 457; Bertrand, Le Droit des Marques et des Signes Distinctifs, S. 216; Passa, Droit de la propriété industrielle, S. 745; ders., JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 12. 44  Passa, Droit de la propriété industrielle, S. 745; ders., JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 12. 45  Bertrand, Le Droit des Marques et des Signes Distinctifs, S. 217. 46  Basire, Les fonctions de la marque, S. 458; Chavanne, JCP G 1991, 189 (195). 47 So Passa, Droit de la propriété industrielle, S. 745; ders., JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 12; Lancrenon, Propr. intell. 2004, 846 (847). 48 So Chavanne, JCP G 1991, 189 (195); Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, S. 243. 49  Passa, Droit de la propriété industrielle, S. 745; ders., JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 12; Lancrenon, Propr. intell. 2004, 846 (847).

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

2.  Die einfache Kollektivmarke Die einfache Kollektivmarke unterscheidet sich von der Individualmarke im französischen Recht allein dadurch, dass sie darauf ausgelegt ist, von mehreren Personen genutzt zu werden, welche die vom Markeninhaber festgelegten Benutzungsbedingungen erfüllen.50 Sie ermöglicht es Unternehmern, ihre Marke als Gruppe zur Geltung zu bringen und gemeinsam für ihre Waren oder Dienstleistungen zu werben.51 Ihre rechtliche Funktion ist die Gleiche wie die der Individualmarke.52 Sie dient dazu, auf die Herkunft der Produkte hinzuweisen53 und die Waren oder Dienstleistungen der Kollektivmarkennutzer von denen anderer Unternehmer zu unterscheiden54. Insofern erstaunt es nicht, dass im Code de la propriété intellectuelle keine speziellen Regelungen für die einfache Kollektivmarke vorgesehen sind.55 Aufgrund der Verweisung in Art. L715 – 2 CPI unterliegt sie den allgemeinen Regeln des Markenrechts. Allein zwei Besonderheiten werden in der Literatur diskutiertet: die Inhaberschaft und die Markensatzung. a)  Der Markeninhaber Manche Stimmen in der Literatur werfen die Frage auf, ob auch natürliche Personen befugt sind, Kollektivmarken anzumelden.56 Unter Geltung des Markengesetzes von 1964 war das nicht denkbar, da gemäß dessen Art. 16 ausdrücklich nur juristische Personen Kollektivmarkeninhaber sein konnten. Das neue Recht unterstellt die Kollektivmarke dagegen dem allgemeinen Markenrechtsregime, nach dem gemäß Art. L711 – 1 CPI jede natürliche oder juristische Person eine Marke anmelden kann.57 Diese gesetzgeberische Entscheidung lässt keinen Raum, natürlichen Personen den Kollektivmarkenschutz zu verweigern, wenn auch einige Autoren bezweifeln, welches Interesse natürliche Personen an der Eintragung einer Kollektivmarke haben könnten.58 Die französische Kollektivmarke trägt

50 

Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1092. Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, S. 243; Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1092. 52  Alleaume, Propriété Intellectuelle, S. 146; Basire, Les fonctions de la marque, S. 458. 53  Mathély, Le nouveau droit français des marques, S. 385. 54  Lancrenon, Propr. intell. 2004, 846 (847); Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 15. 55  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 15. 56  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 16. 57  Pollak, Droit des marques, S. 24. 58  Chavanne, RTD com. 1991, 196 (210); Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 16. 51 

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ihren Namen folglich nicht, weil ihr Inhaber ein Kollektiv ist, sondern aufgrund ihres Zweckes, von mehreren Personen genutzt zu werden. b)  Die Markensatzung Gemäß Art. L715 – 1 Abs. 1 CPI ist die Kollektivmarke eine Marke, die jede Person nutzen kann, deren Waren oder Dienstleistungen die vom Inhaber in der Markensatzung niedergelegten Nutzungsbedingungen erfüllen. Ohne Nutzungsbedingungen kann es daher keine Kollektivmarke geben.59 Umstritten ist aber, ob die Markensatzung auch beim Institut National de la Propriété Industrielle eingereicht werden muss. Ein Teil der Lehre schließt das aus der Definition in Art. L715 – 1 Abs. 1 CPI.60 Dagegen spricht, dass Art. L715 – 2 Nr. 2 CPI die Einreichung der Markensatzung ausdrücklich nur für die Gewährleistungsmarke zur Voraussetzung macht.61 Eine entsprechend deutliche Regelung fehlt für die Kollektivmarke. Zudem kann man sich fragen, welches öffentliche Interesse an der Einreichung der Markensatzung bestehen soll.62 Wenn die einfache Kollektivmarke keinerlei Garantiefunktion erfüllt und die Satzung nur die Aufgabe hat, im Interesse des Markeninhabers und der Verbandsmitglieder festzulegen, wer zur Markennutzung berechtigt ist, besteht keine Notwendigkeit, den Markeninhaber zur Hinterlegung der Nutzungsbedingungen zu verpflichten.63 Im Markenregister muss auch nicht mehr vermerkt sein, ob eine Marke als Kollektivmarke eingetragen ist (vgl. Art. R715 – 1 CPI).64 Für die Öffentlichkeit ist damit nicht ersichtlich, ob es sich um eine Individual- oder Kollektivmarke handelt und ob eine Markensatzung hinterlegt ist. In diesem Sinne hat auch der Cour d’appel von Paris entschieden, dass der Markeninhaber, der seine Marke über Lizenzvergaben wie eine Kollektivmarke nutzen will, diese ebenso als Individualmarke eintragen lassen kann, ohne eine Markensatzung erarbeiten zu müssen.65 Hält man dennoch die Einreichung einer Markensatzung für eine zwingende Voraussetzung zur Eintragung einer Kollektivmarke, stellt sich weiter die Frage, welche Rechtsfolge das Fehlen der Markensatzung hat. Aus der Gesetzesbegrün59 

Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 17. Bertrand, Droit des marques, S. 124; Chavanne, JCP G 1991, 189 (195); Mathély, Le nouveau droit français des marques, S. 386. 61  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 17; Pollak, Droit des marques, S. 25; Tréfigny, Anm. zu TGI Paris, Urt. v. 21. 06. 2013, Propr. ind. 2014, Nr. 1, S. 33 (34). 62  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 17. 63  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 17. 64  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 17. 65  CA Paris, Urt. v. 12. 12. 2014 – 13/22467 (abrufbar unter doctrine.fr). 60 

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

dung zum Code de la propriété intellectuelle ergibt sich, dass der Gesetzgeber die Abgrenzungsschwierigkeit zwischen den Markenformen beheben und die Markenlöschung wegen fehlerhafter Einordnung als Individual- oder Kollektivmarke vermeiden wollte.66 Dennoch wird in der Literatur vertreten, die Rechtsprechung zum Markengesetz von 1964, nach der das Fehlen der Markensatzung zur Nichtigkeit führe,67 müsse auch für die einfache Kollektivmarke fortgelten.68 Das Problem der korrekten Einordnung von Individual- und Kollektivmarke wäre damit entgegen der Absichten des Gesetzgebers nicht behoben. Offen lässt diese Literaturmeinung, auf welcher rechtlichen Grundlage die Nichtigkeit eintreten soll. Art. L715 – 3 CPI, aus dem die Nichtigkeit der Gewährleistungsmarke bei fehlender Markensatzung folgt, gilt ausdrücklich nicht für die einfache Kollektiv­ marke. Mangels Rechtsgrundlage kann die Anmeldung als Individualmarke bei anschließender Nutzung als einfache Kollektivmarke daher nicht zur Löschung der Marke wegen fehlender Markensatzung führen.69 3.  Die Gewährleistungsmarke Die Gewährleistungsmarke weist nach Art. L715 – 1 Abs. 2 CPI darauf hin, dass die gekennzeichneten Produkte hinsichtlich ihrer Art, Beschaffenheit oder Güte besondere Eigenschaften aufweisen. Anders als bei der einfachen Kollektiv­ marke, ist ihre vorrangige Funktion nicht die Herkunfts- oder Unterscheidungsfunktion, sondern die Garantiefunktion.70 Sie gewährleistet die Einhaltung und Kontrolle bestimmter Eigenschaften im allgemeinen Interesse.71 Um diese besondere Funktion zu schützen, ist die Gewährleistungsmarke einigen speziellen Regelungen unterstellt, die sich in Art. L715 – 2, L715 – 3 und L716 – 11 CPI finden.72 Im Übrigen unterliegt die Gewährleistungsmarke den allgemeinen Regelungen des Markenrechts. Die meisten Gewährleistungsmarken melden Personen des Privatrechts an. Es existieren aber auch gesetzlich regulierte Gütezeichen, die für staatliche Stellen 66  Ein Auszug aus der Gesetzesbegründung ist abgedruckt bei Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 11. 67  Siehe dazu 2. Teil A. I. 1. 68  Das befürwortet Bertrand, Droit des marques, S. 124. 69 Vgl. Tréfigny, Anm. zu TGI Paris, Urt. v. 15. 05. 2014, Propr. ind. 2014, Nr. 11, S. 32 (33). 70  Bertrand, Droit des marques, S. 124; Dehaut/Pacaud, Propr. ind. 2007, Nr. 6, S. 2 (2); Galloux, Droit de la propriété industrielle, S. 525; Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, S. 244; Lancrenon, Propr. intell. 2004, 846 (847); Mathély, Le nouveau droit français des marques, S. 387; Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 30. 71 Ebenda. 72  Galloux, Droit de la propriété industrielle, S. 526; Mathély, Le nouveau droit français des marques, S. 388; Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 31.

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als Gewährleistungsmarken eingetragen sind. Ein Beispiel ist das „Label Rouge“, das der französische Staat als Gewährleistungsmarke angemeldet hat.73 Es dient der Kennzeichnung von Lebensmitteln und unverarbeiteten Agrarprodukten und attestiert ihnen eine überdurchschnittliche Gesamtqualität aufgrund besonderer Eigenschaften, die in einem Pflichtenheft festgehalten sind (Art. L641 – 1 Code rural). Die Zulassung zur Zeichennutzung erteilt gemäß Art. R641 – 1 Code rural das nationale Institut für Herkunft und Qualität (Institut national de l’origine et de la qualité, INAO).74 Ein weiteres gesetzliches Gütezeichen ist das Bio-Siegel „AB“ (Agriculture Biologique), dessen Inhaber ebenfalls der französische Staat ist.75 Es bescheinigt die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau und ist damit dem deutschen Bio-Siegel vergleichbar.

4.  Das Verhältnis der Markenformen Das Verhältnis der Markenformen zueinander ist im französischen Markenrecht nicht ausdrücklich geregelt. Die französische Rechtspraxis ist jedoch relativ streng, wenn es um die Wahl der passenden Markenform für den Schutz von Gütezeichen geht. Die Tendenz geht dahin, die Gewährleistungsmarke als exklusives Instrument für den Schutz von Gütezeichen zu etablieren. So weist das Institut National de la Propriété Industrielle Markenanmeldungen wegen Täuschungsgefahr aufgrund des allgemeinen Täuschungsverbots nach Art. L711 – 3 lit. c) CPI zurück, wenn die Zeichen den Anschein einer Gewährleistungsmarke erwecken, die Voraussetzungen für die Eintragung als Gewährleistungsmarke jedoch nicht erfüllen.76 Ist eine Marke als Individual- oder Kollektivmarke registriert, nutzt der Inhaber sie aber anschließend wie eine Gewährleistungsmarke, droht ihr nach der Rechtsprechung einiger Instanzgerichte wegen fehlender Markensatzung gemäß Art. L715 – 3 CPI die Nichtigkeit.77 73  Eingetragen beim EUIPO unter Reg.-Nr. 13390133. Die Regelungen zum Label Rouge finden sich in Art. L432 – 1 f. Code de la consommation und Art. L641 – 1 bis L641 – 4 Code rural. 74 Ausführlich zum Label Rouge: Mathey, JCl. Conc.-Cons., Fasc. 990, Nr. 55 – 65; Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1099 – 1102. 75  Eingetragen beim INPI unter Reg.-Nr. 97697491. Die Regelungen zum Biosiegel finden sich in Art. L432 – 5 f. Code de la consommation und Art. L641 – 13 Code rural. 76  INPI, Procédure d’enregistrement, Directives Marques, Dezember 2006, S. 90. 77  Siehe dazu 2. Teil A. V. 4.

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

III.  Markeninhaber und Markennutzer Inhaber einer Gewährleistungsmarke kann in Frankreich nach Art. L715 – 2 Nr. 1 CPI eine „personne morale“ sein. Der Begriff ist weiter als der Begriff der „juristischen Person“ in Deutschland und umfasst jede rechtsfähige Personenmehrheit oder Einrichtung.78 Gesetzlich ist er nicht definiert.79 Nach der Rechtsprechung fällt darunter jede Personengruppe, die in der Lage ist, einen kollektiven Willen zu äußern, um gemeinsame Interessen zu verteidigen, die des gesetzlichen Schutzes würdig sind.80 Eine ausdrückliche Zuerkennung der Rechtsfähigkeit im Gesetz ist daher nicht zwingend erforderlich. Zu den „personnes morales“ gehören neben Kapitalgesellschaften beispielsweise auch Personengesellschaften und Gewerkschaften.81 Nur natürliche Personen können nicht Inhaber einer Gewährleistungsmarke sein. Die Regelungen zur Inhaberschaft an der Gewährleistungsmarke und zur Nutzungsberechtigung sind stark an der Garantiefunktion ausgerichtet und weichen deshalb in weiten Teilen von den allgemeinen Vorschriften des Markenrechts ab. 1.  Neutralität des Markeninhabers Markeninhaber kann nach Art. L715 – 2 Nr. 1 CPI nur eine „personne morale“ sein, die weder Hersteller noch Importeur oder Verkäufer der Waren oder Dienstleistungen ist. Die Aufzählung ist bezüglich der Dienstleistungen nicht sehr treffend gewählt.82 Sie darf insofern nicht als abschließend verstanden werden, sondern soll zum Ausdruck bringen, dass der Inhaber der Gewährleistungsmarke rechtlich unabhängig sein muss.83 Ziel der Regelung ist es, Interessenkonflikte zu vermeiden.84 Der Markeninhaber legt die Nutzungsbedingungen für die Gewährleistungsmarke fest und kontrolliert ihre Einhaltung.85 Das französische Recht geht davon aus, dass nur ein Markeninhaber, der nicht gleichzeitig Nutzer der Gewährleistungsmarke ist, diese Aufgabe erfüllen kann.86 Nur mit einem unab78 

Goubeaux/Voirin, Droit civil, S. 101; Mercadal, Droit commercial, S. 52. dem 01. 10. 2016 ist der Begriff im Code civil zumindest rechtlich existent, da der Gesetzgeber in Art. 1145 Abs. 2 Code civil eine Regelung zum Umfang der Rechtsfähigkeit der „personne morale“ aufgenommen hat. Mercadal, Droit commercial, S. 52. 80  Cass. civ. D. 1954, 217 (217); Cass. soc. Rev. sociétés 1990, 144 (144). 81  Goubeaux/Voirin, Droit civil, S. 103; Mercadal, Droit commercial, S. 53 f. 82  Foyer, ALD 1991, 67 (69). 83  Foyer, ALD 1991, 67 (70). 84  Basire, Les fonctions de la marque, S. 459. 85  Passa, Droit de la propriété industrielle, S. 748; ders., JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 33. 86  Passa, Droit de la propriété industrielle, S. 748; ders., JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 33; Basire, Les fonctions de la marque, S. 460. 79  Seit

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hängigen und objektiven Markeninhaber ist die Garantiefunktion geschützt und das Vertrauen der Verbraucher in die Marke gerechtfertigt.87 Markeninhaber und potenzielle Markennutzer müssen daher nach Art. L715 – 2 Nr. 1 CPI rechtlich voneinander getrennte Einheiten sein. Dagegen macht die Vorschrift keine Vorgaben zur wirtschaftlichen oder finanziellen Unabhängigkeit des Markeninhabers, obwohl diese für die Sicherung der Garantiefunktion ebenso wichtig sein kann, wie seine juristische Unabhängigkeit.88 2.  Akkreditierung Die Regelung in Art. L715 – 2 Nr. 1 CPI könnte zu dem Schluss verleiten, jede neutrale juristische Person sei ohne Weiteres berechtigt, eine Gewährleistungsmarke für sich eintragen zu lassen.89 Man darf jedoch nicht Art. L715 – 2 Nr. 5 CPI außer Acht lassen, aus dem sich weitere Anforderungen an den Markeninhaber ergeben können. Dieser sieht vor, dass das Institut National de la Propriété Industrielle die Anmeldung zurückweist, wenn sie nicht den Vorschriften über die Zertifizierung entspricht. Die auf den ersten Blick recht unscheinbare Regelung hat weitreichende Auswirkungen auf den markenrechtlichen Schutz von Gütezeichen, verweist sie doch auf ein komplexes System gesetzlich regulierter Zertifizierungen.90 Die wichtigsten unter ihnen sind das Konformitätszertifikat für landwirtschaftliche Produkte und Lebensmittel („certification de conformité des produits agricoles et des denrées alimentaires“) und das Konformitätszertifikat für Dienstleistungen und Produkte, die keine Lebensmittel sind und nicht der Land- oder Forstwirtschaft oder dem Meer entstammen („certification de conformité des services et produits autres qu’agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer“). a)  Das Konformitätszertifikat für landwirtschaftliche Produkte und Lebensmittel Regelungen zum Konformitätszertifikat für landwirtschaftliche Produkte und Lebensmittel finden sich in Art. L433 – 1 f. Code de la consommation i. V. m. Art. L641 – 20 bis L641 – 24 und R651 – 58 bis R641 – 68 Code rural. Das Konformitätszertifikat können gemäß Art. R641 – 58 f. Code rural Marktteilnehmer erlangen, deren Lebensmittel und unverarbeitete Agrarerzeugnisse bestimmten Anforderungen an Produktion, Verarbeitung oder Verpackung entsprechen. Die 87  Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, S. 244; Passa, Droit de la propriété industrielle, S. 748; ders., JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 33; Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1094; Basire, Les fonctions de la marque, S. 460. 88  Penneau, JCl. Environnement, Fasc. 5300, Nr. 25. 89  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 34. 90  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 34.

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

Anforderungen legen der Agrarminister und der Verbraucherschutzminister in Abstimmung mit Berufsverbänden, Zertifizierungsstellen und sonstigen interessierten Personen zuvor für das Produkt oder die Produktfamilie mittels ministeriellem Erlass fest. Außerdem müssen die Marktteilnehmer aus einer Liste mindestens zwei besondere Eigenschaften auswählen, die ihr Produkt erfüllt und die sie gegenüber dem Verbraucher hervorheben wollen (Art. R641 – 58 Code rural). Bei Fleischprodukten kann das beispielsweise die Ernährung der Tiere (zum Beispiel 75 % Getreide oder 100 % pflanzlich), ihre Lebensdauer oder die Ausstattung der Ställe (zum Beispiel Aufzucht auf Stroh) sein.91 Erfolgreich abgeschlossene Zertifizierungsverfahren veröffentlicht das Landwirtschaftsministerium regelmäßig im französischen Amtsblatt („Journal Officiel de la République française“).92 Das Konformitätszertifikat dient, anders als das Label Rouge, nicht dazu, eine hohe Gesamtqualität des Produkts auszuweisen, sondern kennzeichnet die kontrollierte Einhaltung bestehender Standards und das Vorhandensein zwei oder mehrerer besonderer Eigenschaften.93 Das Qualitätsniveau kann dabei stark variieren, je nachdem welche und wie viele Eigenschaften zertifiziert werden. Dem Inhaber soll die Zertifizierung ermöglichen, sich über die hervorgehobenen Eigenschaften von den anderen Marktteilnehmern im Bereich der Agrarindustrie abzuheben.94 Dazu müssen die zertifizierten Eigenschaften wesentlich, objektiv und messbar sein.95 Die Zertifizierung beantragen die Marktteilnehmer nach Art. R641 – 60 Code rural bei Zertifizierungsstellen, die von der staatlich anerkannten Akkreditierungsstelle COFRAC96 zugelassen sind. Um von der COFRAC akkreditiert zu werden, muss die Zertifizierungsstelle nachweisen, dass sie unabhängig, unparteiisch und kompetent ist und wirksame Kontrollen durchführen kann.97 Die Zertifizierungsstellen haben die Aufgabe, das Zertifizierungsverfahren durchzuführen, die einzureichenden Unterlagen zu prüfen und erfolgrei91  Arrêté du 22 février 2017 portant modification de la liste des certifications de conformité enregistrées, JORF v. 07. 03. 2017, Nr. 56, Texte 32. 92 Die Listen sind auf der Internetseite des Landwirtschaftsministeriums einsehbar unter http://agriculture.gouv.fr/certification-de-conformite-des-denrees-alimentaires-certifications-enregistrees (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 93  Nguyan Thanh-Bourgeais, CCC 1998, Nr. 1, S. 4 (5); Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1102; Rochard, JCl. Conc.-Cons., Fasc. 20, Nr. 21. 94  Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Panorama 2014, 70 (80). 95 Ebenda. 96  COFRAC ist die einzige nationale Akkreditierungsstelle Frankreichs gemäß Art. 4 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates, AblEU Nr. L 218 v. 13. 08. 2008, S. 30 – 47. 97  Art. L641 – 24, L640 – 3 Code rural i. V. m. Art. 17 Décret n° 2002 – 631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l’agriculture raisonnée.

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che Verfahren beim Agrarminister anzuzeigen, der gemäß Art. R641 – 63 Code rural der Zertifizierung innerhalb von zwei Monaten widersprechen kann. b)  Das Konformitätszertifikat nach den Vorschriften des Code de la consommation Vergleichbare Regelungen zum Konformitätszertifikat enthalten die Art. L433 – 3 bis L433 – 11 und R433 – 1 f. des Code de la consommation für Dienstleistungen und Produkte, die keine Lebensmittel sind und nicht der Landoder Forstwirtschaft oder dem Meer entstammen. Das Konformitätszertifikat kennzeichnet nach Art. L433 – 3 Code de la consommation Produkte, die einem von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle in Zusammenarbeit mit interessierten Parteien erstellten Standard entsprechen und einer regelmäßigen Kontrolle unterliegen. Ziel des Konformitätszertifikats ist es nicht, eine insgesamt höhere Gesamtqualität der Waren oder Dienstleistungen zu bescheinigen, sondern den Verbraucher über das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften zu informieren, die für die Waren oder Dienstleistungen von Bedeutung und in einem Standard festgeschrieben sind.98 Da die Regelungen des Code de la consommation keine Vorgaben zu einem Qualitätsminimum machen, kann es vorkommen, dass Standards eher banale Eigenschaften des Produktes festschreiben.99 Diese müssen aber jedenfalls klar definiert und nachprüfbar sein, damit die Zertifizierung die Informationsfunktion erfüllen kann.100 Des Weiteren muss jede werbliche Bezugnahme auf die Zertifizierung von der Information begleitet sein, wo der Verbraucher Einsicht in den Standard nehmen kann.101 Insgesamt ist die Zertifizierung der Industrieprodukte und Dienstleistungen nach dem Code de la consommation weniger reguliert als die Zertifizierung von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Produkten, da nicht die öffentliche Verwaltung, sondern die Zertifizierungsstelle selbst die Standards erarbeitet. Die Zertifizierungsstelle darf nach Art. L433 – 3 Code de la consommation weder Hersteller noch Importeur, Verkäufer, Anbieter oder Abnehmer der Ware oder Dienstleistung sein und muss nach Art. L433 – 4 Code de la consommation von der nationalen Akkreditierungsstelle COFRAC zugelassen werden. Die Anforderungen für die Akkreditierung ergeben sich insbesondere aus den ISO-Normen der Reihe 17000.102 Sie setzen unter anderem voraus, dass die Zertifizie98  Azéma/Galloux, Droit de la propriété industrielle, S. 970 f.; Mathey, JCl. Conc.Cons., Fasc. 990, Nr. 16; Nguyan Thanh-Bourgeais, CCC 1996, Nr. 7, S. 1 (3); Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1107. 99  Mathey, JCl. Conc.-Cons., Fasc. 990, Nr. 17. 100  Nguyan Thanh-Bourgeais, CCC 1996, Nr. 7, S. 1 (1). 101  Mathey, JCl. Conc.-Cons., Fasc. 990, Nr. 19. 102  Penneau, JCl. Environnement, Fasc. 5300, Nr. 33.

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rungsstelle unabhängig, kompetent und unparteilich ist.103 Ein Beispiel für eine akkreditierte Zertifizierungsstelle ist Ecocert. Im Jahr 2003 hat Ecocert einen Standard für biologische Naturkosmetik erarbeitet.104 Seither zertifiziert Ecocert Naturkosmetikprodukte, die anschließend das als Gewährleistungsmarke eingetragene Siegel „Ecocert“ tragen können.105

c)  Verhältnis von Gewährleistungsmarken und Konformitätszertifikaten Das Verhältnis von Gewährleistungsmarken und Konformitätszertifikaten ist durch gegenseitige Verweisungen in den anwendbaren Gesetzen bestimmt. aa)  Eintragung der Konformitätskennzeichen als Gewährleistungsmarke Möchte eine Zertifizierungsstelle eine nach Art. L433 – 3 Code de la consommation zertifizierte Ware oder Dienstleistung mit einem unterscheidungskräftigen Zeichen kennzeichnen, muss sie nach Art. L433 – 7 Code de la consommation dieses Zeichen als Gewährleistungsmarke eintragen lassen. Die Kennzeichnung der Zertifizierung mittels einer Marke ist allerdings nicht obligatorisch. Das zertifizierte Unternehmen kann auch auf die werbliche Nutzung der Zertifizierung verzichten oder lediglich einen schriftlichen Hinweis verwenden, wie zum Beispiel: „Die Zertifizierungsstelle XY bescheinigt, dass die Ware/ Dienstleistung diese oder jene Eigenschaft aufweist“.106 Wenn das Unternehmen jedoch mittels eines Zeichens auf die Zertifizierung aufmerksam machen will, muss dieses zwingend als Gewährleistungsmarke eingetragen sein.107 Für die Zertifizierung von landwirtschaftlichen Produkten und Lebensmitteln fehlt eine vergleichbare Regelung im Code rural.108 Art. R641 – 66 Code rural 103 

Mathey, JCl. Conc.-Cons., Fasc. 990, Nr. 28. „Cosmétique écologique et biologique“ v. 01. 07. 2012, abrufbar unter http://www.ecocert.com/sites/default/files/u3/Referentiel-Ecocert.pdf (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 105  Eingetragen beim INPI unter Reg.-Nr. 3604361. 106  Nguyan Thanh-Bourgeais, CCC 1996, Nr. 7, S. 1 (3); Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 37. 107 Ebenda. 108  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 37. 104  Référentiel

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sieht lediglich vor, dass Marktteilnehmer, die auf die Zertifizierung ihrer Produkte hinweisen wollen, ein vom Agrarminister zugelassenes Logo verwenden können. Ein solches Logo existiert erst seit der Agrarminister mit Verordnung vom 30. Juni 2008 das Logo „CQ-Produit certifié als Siegel gemäß Art. R641 – 66 Code rural zur Kennzeichnung der Zertifikation anerkannt hat.109 Das Zeichen ist als Gewährleistungsmarke für drei privatrechtliche Vereinigungen aus dem Agrarbereich (ADCCPA, CEPRAL, und INTERBEV) eingetragen. 110

Neben dem Logo muss der Lizenznehmer auf der Produktverpackung die zertifizierende Stelle und die ausgewählten Eigenschaften angeben.111 Nach dem Code de la consommation oder dem Code rural zertifizierte Unternehmen müssen also Gewährleistungsmarken nutzen, wenn sie mittels eines Kennzeichens auf die Zertifizierung ihrer Waren oder Dienstleistungen aufmerksam machen wollen. bb)  Beachtung der Vorschriften zur Zertifizierung bei der Eintragung einer Gewährleistungsmarke Andersherum bestimmt Art. L715 – 2 Nr. 5 CPI, dass bei der Eintragung einer Gewährleistungsmarke die Vorschriften über die Zertifizierung zu beachten sind. Das Institut National de la Propriété Industrielle trägt daher eine Marke, die den Zertifizierungsvorschriften des Code rural und des Code de la consommation unterfällt, nur ein, wenn der Anmelder nachweist, dass er als Zertifizierungsstelle akkreditiert ist.112 Daher muss er im Formular für die Markenanmeldung das Datum seiner Akkreditierung angeben.113 109 

Arrêté du 30 juin 2008 portant approbation du logo d’identification de la certification de conformité d’un produit, JORF v. 16. 07. 2008, S. 11353. 110  Eingetragen beim INPI unter Reg.-Nr. 3584862. 111  http://www.produitcertifie.fr/index.php/ccp/etiquette (zuletzt abgerufen am 25. 09.  2017). 112 INPI, Procédure d’enregistrement, Directives Marques, Dezember 2006, S. 90; Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 38; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 749. 113 Das Anmeldeformular ist auf der Internetseite des INPI abrufbar unter https:// www.inpi.fr/sites/default/files/demande_d_enregistrement_marque.pdf (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017).

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

Der Anwendungsbereich der Zertifizierungsvorschriften ist sehr weit. Von den Regelungen im Code rural sind alle Lebensmittel und unverarbeiteten Agrarprodukte erfasst. Die Konformitätszertifizierung nach Art. L433 – 3 ff. Code de la consommation betrifft bis auf wenige Ausnahmen in Art. L433 – 8 Code de la consommation alle sonstigen Produkte. Streitig ist, ob die Regelungen des Code de la consommation auch im Verhältnis zwischen Unternehmern Anwendung finden. Aus der Verortung der Regelungen im Verbrauchergesetz schließt ein Teil der Lehre, dass sie nicht anwendbar sind, wenn sich die Zertifizierung ausschließlich an andere Unternehmer und nicht an Verbraucher richtet.114 Allerdings enthält der Code de la consommation keine ausdrückliche Normierung seines Anwendungsbereichs. Auch aus den Vorschriften zur Zertifizierung ergibt sich nichts Derartiges. Insofern lässt der Ort der Kodifizierung nicht unbedingt Rückschlüsse auf den Anwendungsbereich des kodifizierten Rechts zu.115 In der Praxis dürfte es zudem schwierig sein, zu unterscheiden, ob ein Produkt ausschließlich Unternehmer oder ebenso Verbraucher anspricht.116 Für die Anwendung im Verhältnis zwischen Unternehmern spricht außerdem, dass diese ein vergleichbares Interesse an Produktinformationen haben dürften wie Verbraucher. 117 Aufgrund des weiten Anwendungsbereichs der Zertifizierungsvorschriften ist der Nachweis der Akkreditierung in den allermeisten Fällen erforderlich. Sind die Vorschriften zur Zertifizierung ausnahmsweise nicht einschlägig, kann jede unabhängige juristische Person im Sinne des Art. L715 – 2 CPI die Gewährleistungsmarke anmelden.118 3.  Nutzungsberechtigung Zur Nutzung der Gewährleistungsmarke ist gemäß Art. L715 – 2 Nr. 3 CPI jede Person berechtigt, deren Waren oder Dienstleistungen den Anforderungen aus den Benutzungsbedingungen entsprechen. Die Benutzung der Gewährleistungsmarke ist damit grundsätzlich für alle Personen, ausgenommen den Markeninhaber, offen.119 Dem Markeninhaber ist es nicht gestattet, das Nutzungsrecht an der Gewährleistungsmarke von vornherein auf einen bestimmten Personenkreis zu beschränken. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Unternehmen gleichermaßen auf die Gewährleistungsmarke zugreifen können, wenn ihre Waren oder Dienstleistungen die Anforderungen erfüllen, und nicht Gruppen von Unternehmern 114 

Penneau, JCl. Environnement, Fasc. 5300, Nr. 33. Mathey, JCl. Conc.-Cons., Fasc. 990, Nr. 12. 116  Mathey, JCl. Conc.-Cons., Fasc. 990, Nr. 12. 117  Mathey, JCl. Conc.-Cons., Fasc. 990, Nr. 12. 118  Mathey, JCl. Conc.-Cons., Fasc. 990, Nr. 12. 119  Mathély, Le nouveau droit français des marques, S. 388. 115 

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die Gewährleistungsmarke nutzen, um einen Qualitätsvorsprung zu suggerieren, wo tatsächlich keiner besteht.120 Eine Entscheidung des Cour de cassation121 aus dem Jahr 2008122 hat Veranlassung zur Frage gegeben, ob der Markeninhaber die Benutzung der Gewährleistungsmarke von seiner Einwilligung abhängig machen kann, um die Konformität der Waren oder Dienstleistungen mit den Nutzungsbedingungen zu kontrollieren. In der Entscheidung ging es um zwei Marken zur Kennzeichnung von HalalFleisch.123

Der Markeninhaber hatte seine Zeichen als Individualmarken angemeldet. Das Berufungsgericht ging jedoch davon aus, dass es sich um eine Gewährleistungsmarke handelte, da der Markeninhaber nicht selbst Halal-Fleisch produzierte, sondern Produkte anderer Hersteller mit seinen Zeichen zertifizierte.124 Im Revisionsurteil bemängelte der Cour de cassation, das Berufungsgericht wäre nicht ausreichend auf das Vorbringen des Markeninhabers eingegangen, wonach die Nutzung der Marke von einem Bewilligungsvertrag abhängig und damit nicht offen für alle Personen sei, was die Einordnung des Zeichens als Gewährleistungsmarke ausschließe.125 Er scheint der Ansicht zu sein, dass ein Zeichen nur dann eine Gewährleistungsmarke ist, wenn der Markeninhaber alle Personen, deren Waren oder Dienstleistungen die Anforderungen erfüllen, ohne Weiteres zur Nutzung zulässt.126 Sobald der Markeninhaber weitere Voraussetzungen für die Nutzung der Marke aufstellt, wie die Einholung seiner Einwilligung, liegt keine Gewährleistungsmarke vor. Diese Auffassung haben in der Literatur mehrere Autoren kritisiert, die davon ausgehen, der Markeninhaber könne und solle die Nutzung der Marke von seiner Einwilligung abhängig machen, um kontrollieren zu können, ob die Waren oder 120  Foyer, ALD 1991, 67 (70) spricht insofern von der Gleichheit vor der Marke („égalité devant la marque“). 121  Der Cour de cassation ist das oberste französische Zivilgericht. 122  Cass. com. PIBD 2008, Nr. 881, III, 532. 123  Eingetragen beim INPI unter Reg.-Nr. 3213611 und 3203391. 124  Cass. com. PIBD 2008, Nr. 881, III, 532 (532). 125  Cass. com. PIBD 2008, Nr. 881, III, 532 (532). 126  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 53; Penneau, JCl. Environnement, Fasc. 5300, Nr. 39.

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

Dienstleistungen tatsächlich seinen Anforderungen genügen.127 Das Markengesetz von 1964 enthielt in Art. 17 noch eine ausdrückliche Regelung dazu, wer die Kollektivmarke auf der Ware anbringen durfte: entweder der Markeninhaber selbst oder unter seiner Kontrolle der Markennutzer.128 Faktisch war eine Markennutzung damit nur nach Einwilligung des Markeninhabers möglich. Im Code de la propriété intellectuelle findet sich keine vergleichbare Regelung mehr. Die Gesamtheit der Vorschriften zur Gewährleistungsmarke ist aber darauf ausgerichtet, dass es dem Markeninhaber obliegt, die Einhaltung der Nutzungsbedingungen zu kontrollieren.129 Er stellt die Markensatzung auf (Art. L715 – 2 Nr. 2 CPI) und besitzt als neutrale Person (Art. L715 – 2 Nr. 1 CPI) die nötige Objektivität. Um die Einhaltung der Produktqualität gewährleisten zu können, muss es ihm von Beginn an möglich sein, eine Kontrolle über die Markennutzung auszuüben.130 Das ist nur durchführbar, wenn der Markeninhaber die Verwendung der Marke von seiner Zustimmung abhängig machen kann. Die Schlussfolgerung des Cour de cassation ist vom Gesetz nicht geboten. Art. L715 – 2 Nr. 3 CPI ist nicht Teil der Definition der Gewährleistungsmarke. Definiert ist die Gewährleistungsmarke in Art. L715 – 1 Abs. 2 CPI. Anstatt das Erfordernis der Nutzungsmöglichkeit für alle Personen als Voraussetzung für das Vorliegen einer Gewährleistungsmarke zu verstehen, kann man es daher auch als zwingende Folge der Gewährleistungsmarke auslegen. Wer eine Marke als Garantiehinweis für fremde Waren und Dienstleistungen gestaltet, muss sämtlichen Unternehmen, deren Waren und Dienstleistungen dieselben Anforderungen erfüllen, die Nutzung gestatten.131 Für dieses Verständnis der Regelung spricht, dass damit eine Umgehung der Spezialvorschriften zur Gewährleistungsmarke verhindert würde. Wertet man den freien Zugang zur Marke als Voraussetzung für das Vorliegen einer Gewährleistungsmarke, können Markenanmelder durch die bloße Beschränkung des zuzulassenden Personenkreises die Einordnung als Gewährleistungsmarke verhindern, auch wenn der Verkehr das Zeichen als Garantie für eine bestimmte Produktqualität versteht und das Zeichen im Übrigen alle Kriterien der Gewährleistungsmarke erfüllt.132

127  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 52; Basire, Les fonctions de la marque, S. 463. 128  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 53. 129  Passa, Droit de la propriété industrielle, S. 756. 130 Vgl. Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 53; Basire, Les fonc­ tions de la marque, S. 463. 131  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 52. 132  So wohl Cass. com. PIBD 2008, Nr. 881, III, 532 (533).

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4.  Eingeschränkte Übertragbarkeit Die Übertragbarkeit der Gewährleistungsmarke ist im Gegensatz zur Individualmarke stark eingeschränkt. Während die Individualmarke nach Art. L714 – 1 Abs. 1 CPI frei übertragbar ist, kann die Gewährleistungsmarke gemäß Art. L715 – 2 Nr. 4 CPI weder übertragen noch verpfändet oder zum Gegenstand einer Zwangsvollstreckung gemacht werden. Diese Restriktion hat ihren Grund in der Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke.133 Der Wert der Gewährleistungsmarke ist eng mit der Qualität der Kontrolle durch den Markeninhaber und dem Vertrauen, das die Konsumenten ihr entgegenbringen, verbunden.134 Um die Garantiefunktion zu schützen und eine kontinuierliche Kontrolle zu gewährleisten, darf die Gewährleistungsmarke nach dem Verständnis des französischen Rechts möglichst nicht auf einen anderen Inhaber übergehen, insbesondere nicht im Rahmen von Verpfändungen oder Zwangsvollstreckungen.135 Eine einzige Ausnahme sieht das französische Recht vor für den Fall der Auflösung der juristischen Person, die Markeninhaberin ist. In diesem Fall darf die Markeninhaberin ihre Gewährleistungsmarke nach Art. L715 – 2 Nr. 4 i. V. m. Art. R715 – 2 Abs. 2 CPI auf eine Zertifizierungsstelle oder eine juristische Person, die mehrheitlich eine Zertifizierungsstelle besitzt und dieser eine ausschließliche Lizenz an der Marke einräumt, übertragen. Ist die Gewährleistungsmarke für Dienstleistungen oder Waren, die keine Nahrungsmittel sind, eingetragen, bedarf es zur Übertragung zudem eines Erlasses des Ministers für Industrie.136 Der Begriff der Zertifizierungsstelle kommt aus dem Verbraucher- und Landwirtschaftsrecht und bezeichnet die Organisationen, die nach Art. L433 – 4 Code de la consommation und Art. L641 – 23 Code rural zur Ausstellung von Konformitätszertifikaten berechtigt sind.137 Die Ausnahme soll verhindern, dass juristische Personen, die häufig Umstrukturierungen unterliegen, ihre Gewährleistungsmarken allein aufgrund der Umstrukturierung verlieren.138 5.  Zwischenergebnis Der französische Gesetzgeber hat für den Inhaber und die Nutzer der Gewährleistungsmarke einige vom allgemeinen Markenrecht abweichende Regelungen vorgesehen, die der besonderen Funktion der Gewährleistungsmarke gerecht werden sollen. Da der Gewährleistungsmarkeninhaber die Einhaltung bestimm133 

Basire, Les fonctions de la marque, S. 462. Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 47; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 753; Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1094. 135 Ebenda. 136  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 47. 137  Siehe dazu 2. Teil A. III. 2. 138  Dehaut/Pacaud, Propr. ind. 2007, Nr. 6, S. 2 (2). 134 

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

ter Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung gewährleisten soll, muss er rechtlich unabhängig sein und darf gemäß Art. L715 – 2 Nr. 1 CPI kein Gewerbe mit den zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen betreiben. In den meisten Fällen bedarf er zudem nach den Akkreditierungsvorschriften des Code rural und des Code de la consommation einer Zulassung durch die nationale Akkreditierungsstelle COFRAC, welche voraussetzt, dass der Gewährleistungsmarkeninhaber unabhängig, unparteiisch und kompetent ist. Die Übertragung der Gewährleistungsmarke ist nach Art. L715 – 1 Nr. 4 CPI weitgehend ausgeschlossen, um den Verkehr vor Irreführungen zu bewahren. Der Ausschluss einzelner Unternehmen von der Nutzung der Gewährleistungsmarke ist dem Gewährleistungsmarkeninhaber nicht gestattet. Nach Art. L715 – 2 Nr. 3 CPI dürfen alle Personen die Gewährleistungsmarke nutzen, deren Waren oder Dienstleistungen die Gütebedingungen erfüllen. Der Cour de cassation geht sogar so weit, dass schon das Erfordernis der Einwilligung durch den Markeninhaber vor der Nutzung der Marke deren Rechtsnatur als Gewährleistungsmarke beseitigt.

IV.  Schutzhindernisse Mangels besonderer Regelungen gelten für die Gewährleistungsmarken gemäß Art. L 715 – 2 CPI die allgemeinen Schutzhindernisse des Markenrechts.139 Nicht als Gewährleistungsmarke eingetragen werden können daher insbesondere Zeichen, die nicht unterscheidungskräftig oder rein beschreibend sind.140 Ein besonderes Schutzhindernis enthält Art. L715 – 2 Nr. 6 CPI. 1.  Fehlende Unterscheidungskraft Ein Zeichen, das keine Unterscheidungskraft besitzt, ist von der Eintragung als Marke ausgeschlossen. So sieht es Art. 3 Abs. 1 lit. b) MRRL 2008 vor und so bestimmte es schon inhaltsgleich die Vorgängerregelung der Markenrechtrichtlinie von 1989. In der Markenrechtsrichtlinie sind die Eintragungshindernisse für die Marke vollharmonisiert; die Mitgliedstaaten dürfen bei der Umsetzung nicht davon abweichen.141 Dennoch normiert das französische Markenrecht die konkrete Unterscheidungskraft nicht als selbständige Eintragungsvoraussetzung.142 In Art. L711 – 2 139  Basire, Les fonctions de la marque, S. 461; Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 43; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 751. 140 Vgl. Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 43. 141  Passa, Droit de la propriété industrielle, S. 125. 142  Basire, Les fonctions de la marque, S. 64; Passa, Droit de la propriété industrielle, S. 128; Tréfigny-Goy/ Folliard-Monguiral, Anm. zu CA Paris, Urt. v. 27. 06. 2008, Propr. ind. 2008, Nr. 12, S. 30 (30 f.).

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CPI ist zwar von der Unterscheidungskraft die Rede. Sie wird allerdings nur negativ definiert.143 Danach soll Zeichen die Unterscheidungskraft fehlen, wenn sie einer der drei folgenden Fallgruppen zuzuordnen sind: gewöhnliche Produktbezeichnungen, rein beschreibende Angaben oder vorgegebene Formen. Ist keine der drei abschließend aufgeführten Fallgruppen einschlägig, liegt nach der Regelung die Unterscheidungskraft automatisch vor.144 Als der französische Gesetzgeber die Vorschrift im Jahr 1991 formulierte, ging er offensichtlich davon aus, dass das Tatbestandsmerkmal der Unterscheidungskraft in Art. 3 Abs. 1 lit. b) MRRL 1989 keine eigenständige Bedeutung hätte und darauf verzichtet werden könnte.145 Diese Annahme erwies sich als falsch. Der Europäische Gerichtshof hat in mehreren Urteilen klargestellt, dass die Eintragungshindernisse in Art. 3 Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie voneinander unabhängig und separat zu prüfen sind.146 Seither stellt sich in Frankreich die Frage, wie die Regelungen des Markenrechts richtlinienkonform ausgelegt werden können. Als eines der ersten Gerichte hatte sich im Jahr 2008 das Berufungsgericht in Paris mit der Problematik zu beschäftigen.147 Die streitgegenständliche Marke „Film’vitres TM“ unterfiel keiner der Fallgruppen des Art. L711 – 2 Abs. 2 lit. a) bis lit. c) CPI.148 Das Berufungsgericht sprach ihr dennoch die Unterscheidungskraft ab und urteilte, dass eine richtlinienkonforme Auslegung des Art. L711 – 2 CPI nötig sei, nach der auch unabhängig von den aufgezählten Fallgruppen einer Marke die Unterscheidungskraft fehlen könne.149 Die Lösung ist juristisch nicht ganz sauber, da die Aufzählung in Art. L711 – 2 CPI abschließend ist und somit keinen Raum für eine Auslegung lässt.150 In der Literatur findet sich deshalb auch die Auffassung, das autonome Eintragungserfordernis der Unterscheidungskraft sei aus Art. L711 – 1 Abs. 1 CPI abzuleiten.151 Dieser definiert die Marke als ein Zeichen, das grafisch darstellbar und geeignet 143  144 

Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 750. Passa, Droit de la propriété industrielle, S. 126; Basire, Les fonctions de la marque,

S. 64. 145  Passa, Droit de la propriété industrielle, S. 125; Basire, Les fonctions de la marque, S. 64. 146 Z. B. EuGH GRUR 2004, 674 (Rn. 67) – Postkantoor; EuGH GRUR 2003, 514 (Rn. 67) – Linde. 147  Tréfigny-Goy/Folliard-Monguiral, Anm. zu CA Paris, Urt. v. 27. 06. 2008, Propr. ind. 2008, Nr. 12, S. 30 (30). 148  CA Paris Propr. ind. 2008, Nr. 12, S. 30 (30). 149  CA Paris Propr. ind. 2008, Nr. 12, S. 30 (30); ebenso CA Paris, PIBD 2009, Nr. 896, III, 1053 (1054). 150  Passa, Droit de la propriété industrielle, S. 128. 151  Passa, Droit de la propriété industrielle, S. 128.

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

ist, Waren oder Dienstleistungen einer natürlichen oder juristischen Person zu unterscheiden. Allerdings setzt diese Regelung Art. 2 MRRL 2008 um. Gemeint ist daher die abstrakte Unterscheidungskraft der Marke, also die Eignung, für irgendeine Ware oder Dienstleistung als Unterscheidungsmerkmal zu dienen, und nicht die konkrete Unterscheidungskraft hinsichtlich der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen. Überzeugen kann daher auch diese Lösung nicht vollständig. Es besteht jedoch Einigkeit, dass auf die eine oder andere Weise das Eintragungshindernis der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft im französischen Recht Berücksichtigung finden muss. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der sich der Cour de cassation angeschlossen hat, besitzt ein Zeichen konkrete Unterscheidungskraft, wenn es den angesprochenen Verkehrskreisen ermöglicht, die mit ihm bezeichneten Waren oder Dienstleistungen ihrer betrieblichen Herkunft nach zu unterscheiden.152 Fraglich ist, ob sich die Unterscheidungskraft auch bei Gewährleistungsmarken auf die Herkunft beziehen muss oder ob bei diesen ein anderer Maßstab anzuwenden ist. Die Problematik scheint bisher weder Gegenstand der Rechtsprechung noch von Diskussionen in der juristischen Literatur gewesen zu sein. Aus dem Fehlen besonderer Bestimmungen in Art. L715 – 1 bis L715 – 3 CPI könnte geschlossen werden, dass die Unterscheidungskraft wie bei allen anderen Markenformen zu bestimmen ist.153 Andererseits geht aus Art. L715 – 1 Abs. 2 CPI hervor, dass die Gewährleistungsmarke eine andere Funktion erfüllt als die Individual- oder einfache Kollektivmarke.154 Sie dient nicht in erster Linie als Herkunftshinweis, sondern hat eine Garantiefunktion.155 Es ist auch nicht, wie bei der Individualmarke, in erster Linie der Markeninhaber, der die Gewährleistungsmarke nutzt, sondern es sind eine Vielzahl von verschiedenen Betrieben, deren Waren oder Dienstleistungen den Anforderungen aus der Markensatzung entsprechen und die der Kontrolle durch den Markeninhaber unterliegen. Sinnvoll wäre es daher, die Unterscheidungskraft nicht nach der Herkunftsfunktion zu beurteilen, sondern danach, ob das Zeichen geeignet ist, die vom Markeninhaber zertifizierten und kontrollierten Waren und Dienstleistungen von anderen zu unterscheiden.156

152  EuGH GRUR 2003, 514 (Rn. 40) – Linde; Cass. com. PIBD 2015, Nr. 1022, III, 152 (154); CA Paris PIBD 2015, Nr. 1025, III, 279 (280). 153  So wohl CA Paris, PIBD 2015, Nr. 1025, III, 279 (280), das aber auf die Problematik nicht näher eingeht und letztlich auf den rein beschreibenden Charakter der Marke abstellt. 154 Vgl. Basire, Les fonctions de la marque, S. 484. 155 Vgl. Basire, Les fonctions de la marque, S. 484. 156  So wohl auch Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 43.

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2.  Rein beschreibende Angaben Von den Fallgruppen des Art. L711 – 2 CPI, nach denen der Marke die Unterscheidungskraft fehlt, ist sicherlich die der rein beschreibenden Angaben für Gewährleistungsmarken die relevanteste. Die wenigen Gerichtsentscheidungen, die zur Unterscheidungskraft von Gewährleistungsmarken ergangen sind,157 behandeln meist diese Fallgruppe. Nach Art. L711 – 2 Abs. 2 lit. b) CPI sind Zeichen nicht unterscheidungskräftig, wenn sie zur Beschreibung einer Eigenschaft der Ware oder Dienstleistung dienen können, insbesondere hinsichtlich ihrer Art oder Qualität, ihres Bestimmungsortes, ihres Wertes, ihrer geografischen Herkunft oder ihrer Herstellungszeit. Die Regelung soll verhindern, dass Markeninhaber Begriffe monopolisieren, die andere Marktteilnehmer zur Beschreibung ihrer Waren und Dienstleistungen benötigen.158 Da die Inhaber von Gewährleistungsmarken den Verbraucher gerade auf bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufmerksam machen wollen, sind sie besonders gefährdet, rein beschreibende Angaben zu verwenden. So hat der Tribunal de Grande Instance (TGI)159 Bordeaux die Marke „Cru Bourgeois“, eingetragen für einen Weinbauverband, als rein beschreibend beurteilt.160 Die Bezeichnung „Cru Bourgeois“ hat ihren Ursprung im Mittelalter.161 Bourgeois wurden damals die Bürger des Städtchens (frz. „bourg“) Bordeaux genannt.162 Sie besaßen im 15. Jahrhundert Weinberge in den besten Lagen der Region, die sie „Crus Bourgeois“ tauften.163 Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Begriff „Cru Bourgeois“ zur Bezeichnung einer Klasse von Qualitätsweinen aus Bordeaux.164 Deshalb war das TGI Bordeaux der Ansicht, die Bezeichnung sei rein beschreibend für eine Weinqualität und dürfe nicht zugunsten eines Weinverbandes und seiner Mitglieder als Marke monopolisiert werden. Es erklärte die Marke dementsprechend für nichtig.165

157 

Basire, Les fonctions de la marque, S. 462. Passa, Droit de la propriété industrielle, S. 99; Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 756. 159  Tribunal de Grande Instance ist die Bezeichnung für französische Zivilgerichte erster Instanz, vergleichbar dem deutschen Landgericht. 160  TGI Bordeaux PIBD 1993, Nr. 556, III, 718. 161  http://www.crus-bourgeois.com/#historique-5?lang=fr (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 162 Ebenda. 163 Ebenda. 164  TGI Bordeaux PIBD 1993, Nr. 556, III, 718 (719). 165  TGI Bordeaux PIBD 1993, Nr. 556, III, 718 (720). 158 

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

Der Cour d’appel Paris hatte im Rahmen eines Markenverletzungsverfahrens über die Unterscheidungskraft einer Gewährleistungsmarke zu entscheiden.166 Der Inhaber der Gewährleistungsmarke, die aus einem grafischen Teil und den Worten „Laguiole Origine Garantie“ bestand und für die Waren der Klasse 8, insbesondere Messer, eingetragen war, ging gegen die Anmeldung mehrere Marken vor, die den Begriff „Laguiole“ beinhalteten und zum Teil ebenfalls für die Waren Klasse 8 angemeldet waren.167 „Laguiole“ ist zum einen der Name einer Gemeinde in der Region Aubrac und zum anderen ein stehender Begriff für ein Messer mit einer bestimmten Form.168 Das Berufungsgericht ging davon aus, dass die Worte „Laguiole Origine Garantie“ unter dem Logo der Gewährleistungsmarke rein beschreibend für die zertifizierte Qualität und Herkunft der Waren entsprechend den Anforderungen aus der Markensatzung sei und die Verwendung des rein beschreibenden Wortes „Laguiole“ in den angegriffenen Marken die Gewährleistungsmarke daher nicht verletzen könne.169 Die Entscheidungen zeigen, dass französische Gerichte bei der Beurteilung von rein beschreibenden Angaben in Gewährleistungsmarken keinen anderen Maßstab anlegen, als bei sonstigen Marken.170 In der Argumentation der Gerichte spielt es keine Rolle, dass die Markeninhaber von Gewährleistungsmarken eher beschreibender Begriffe bedürfen, um die garantierten Eigenschaften ihrer Waren oder Dienstleistungen gegenüber dem Verbraucher kenntlich zu machen, oder dass die Gewährleistungsmarken nach Art. L715 – 2 Nr. 3 CPI allen Marktteilnehmern offen steht und damit das Bedürfnis nach Freihaltung der Begriffe geringer sein könnte. Auch in der Lehre geht die Meinung dahin, dass beschreibende Angaben bei Gewährleistungsmarken gleichermaßen ausgeschlossen sein müssen.171 Der Ausschluss sei logisch, da auch die Gewährleistungsmarke eine Marke sei, die der Unterscheidung diene, und es jedem Unternehmer möglich bleiben müsse, die Güte seiner Produkte zu beschreiben.172 Die Bezeichnung einer besonderen Eigenschaft dürfe nicht einem einzigen Markeninhaber vorbehalten sein, auch wenn es sich dabei um eine Zertifizierungsstelle handele.173 166 

CA Paris Ann. propr. ind. 2000, 115. CA Paris Ann. propr. ind. 2000, 115 (118). 168  Lakits-Josse, Anm. zu CA Paris, Urt. v. 03. 11. 1999, Ann. propr. ind. 2000, 115 (117). 169  CA Paris Ann. propr. ind. 2000, 115 (120 f.). 170  Siehe auch CA Paris PIBD 2015, Nr. 1025, III, 279 (280 f.). 171  AIPPI, Jahrbuch 1980/II, S. 135; Basire, Les fonctions de la marque, S. 461; Martial-Braz, Dalloz IP/IT 2016, 45 (46); Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 43; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 751; Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1094. 172  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 43; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 751. 173 Ebenda. 167 

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3.  Eintragungssperre Ein besonderes Schutzhindernis zur Abwehr der Täuschungsgefahr enthält Art. L715 – 2 Nr. 6 CPI. Danach kann eine Gewährleistungsmarke, die benutzt wurde und ihren Schutz verloren hat, vor Ablauf einer Frist von zehn Jahren nicht erneut angemeldet oder genutzt werden. Das Eintragungshindernis besteht für sämtliche Markenformen und unabhängig davon, ob die Marke ihren Schutz wegen Nichtigkeit, Verfalls oder Ablaufs der Schutzfrist verloren hat.174 Zweck der Regelung ist es, eine Täuschung des Verbrauchers zu verhindern.175 Der Verbraucher, dem eine Gewährleistungsmarke bekannt ist, und der mit dieser bestimmte Qualitätsvorstellungen verbindet, würde irregeleitet, wenn das Zeichen auf einmal als Individualmarke ohne Garantiefunktion oder als Gewährleistungsmarke für völlig andere Eigenschaften verwendet würde.176 Darum gilt die Eintragungssperre auch lediglich für benutzte Marken.177 Eine Gewährleistungsmarke, die mangels Benutzung den Verbrauchern unbekannt ist, kann keine Täuschung hervorrufen. Fraglich ist, ob die Eintragungssperre nur für die Warenklassen gilt, für welche die Gewährleistungsmarke eingetragen war, oder ob sie sämtliche Warenklassen betrifft.178 Aus dem Gesetz geht keine Einschränkung hervor. Nach dem Sinn und Zweck erscheint es nicht abwegig, die Eintragungssperre für sämtliche Warenklassen anzunehmen, da der Verbraucher das Garantieversprechen gegebenenfalls auf andere Waren überträgt und somit einer Täuschung unterliegt.179 Allerdings ist zu beachten, dass selbst die eingetragene Gewährleistungsmarke nicht gegen die Eintragung einer identischen Marke für andere Waren oder Dienstleistungen schützt, wenn diese nicht den eingetragenen Waren oder Dienstleistungen ähnlich sind und keine Verwechslungsgefahr vorliegt (Art. L713 – 3 CPI).180 Die Eintragungssperre kann nicht weiter reichen als der Schutzumfang der bestehen-

174  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 50; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 755; Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1095. 175  Basire, Les fonctions de la marque, S. 463; Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 50; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 755; Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1095. 176 Ebenda. 177  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 50; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 755. 178  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 50; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 755. 179  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 50; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 755. 180  Azéma/Galloux, Droit de la propriété industrielle, S. 875; Marino, Droit de la propriété industrielle, S. 103.

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

den Marke. Das Schutzhindernis betrifft daher nur die Marken, die für dieselben oder vergleichbare Waren oder Dienstleistungen angemeldet werden.181 Die Eintragungssperre beträgt zehn Jahre. Danach soll der Verkehr die Gewährleistungsmarke vergessen haben und eine Täuschungsgefahr nicht mehr bestehen.182 In der französischen Literatur wird diskutiert, ob die lange Eintragungssperre richtlinienkonform ist.183 Nach Art. 4 Abs. 4 lit. d) MRRL 2008 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, die mit einer älteren Kollektivmarke identisch oder dieser ähnlich sind, die ein Recht verliehen hat, das längstens drei Jahre vor der Anmeldung erloschen ist. Gemäß Art. 4 Abs. 4 lit. e) MRRL 2008 können Marken von der Eintragung ausgeschlossen werden, die mit einer älteren Garantie- oder Gewährleistungsmarke identisch oder dieser ähnlich sind, die ein Recht verliehen hat, das in einem vom Mitgliedstaat festzulegenden Zeitraum vor der Anmeldung erloschen ist. Da die Gewährleistungsmarke nach französischem Verständnis eine Unterkategorie der Kollektivmarke ist, ist in der Literatur die Frage aufgetaucht, welche Regelung anzuwenden ist.184 Nach dem Grundsatz der Spezialität kann die Antwort nur „Art. 4 Abs. 4 lit. e) MRRL 2008“ lauten. Die speziell auf Gewährleistungsmarken zugeschnittene Vorschrift überlässt es den Mitgliedstaaten, die Dauer der Sperrfrist festzulegen. An der Unionsrechtskonformität der Eintragungssperre von zehn Jahren kann deshalb kein Zweifel bestehen.185 4.  Zwischenergebnis Für Gewährleistungsmarken gelten grundsätzlich nach Art. L715 – 2 CPI die allgemeinen Eintragungshindernisse. Das wirft insbesondere bei den Schutzhindernissen der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft und des Ausschlusses beschreibender Angaben die Frage auf, inwieweit die besondere Funktion der Gewährleistungsmarke bei der Prüfung der Schutzhindernisse zu beachten ist. Rechtsprechung ist dazu bisher kaum ergangen. Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft wäre wohl statt auf die Fähigkeit, Waren oder Dienstleistungen nach der Herkunft zu unterscheiden, auf die Unterscheidungseignung hinsichtlich der 181 

Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 50; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 755. 182 Vgl. Foyer, ALD 1991, 67 (70). 183  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 51; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 755; Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1095. 184  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 51; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 755. 185  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 51; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 755, a. A. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1095, der allerdings ohne nähere Begründung davon ausgeht, auch nach Art. 4 Abs. 4 lit. e) MRRL 2008 betrage die Maximalfrist drei Jahre.

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gewährleisteten Eigenschaften abzustellen. Beim Ausschluss beschreibender Angaben legen die französischen Gerichte, soweit ersichtlich, keinen anderen Maßstab bei Gewährleistungsmarken an. Ein besonderes Schutzhindernis für Gewährleistungsmarken ist die Eintragungssperre nach Art. L715 – 2 Nr. 6 CPI. Um den Verkehr vor Irrtümern über den Aussagegehalt einer Marke zu schützen, dürfen Gewährleistungsmarken, die benutzt wurden und ihren Schutz verloren haben, vor Ablauf einer Frist von zehn Jahren nicht erneut angemeldet oder genutzt werden.

V.  Die Markensatzung Jeder Anmeldung einer Gewährleistungsmarke muss nach Art. L715 – 2 Nr. 2 CPI eine Markensatzung beigefügt sein, welche die Bedingungen für die Nutzung der Marke enthält. Dieses Eintragungserfordernis ist eine unmittelbare Folge der Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke.186 Um bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung garantieren zu können, muss der Markeninhaber die Anforderung zuvor eindeutig und präzise festgelegt haben.187 Die Markensatzung ist für ihn eine Art Pflichtenheft, an dessen Bedingungen die Waren oder Dienstleistungen zu messen sind, bevor sie die Gewährleistungsmarke tragen dürfen.188 Dem Verbraucher dient die Markensatzung als Informationsquelle.189 Da er der Gewährleistungsmarke selbst nicht entnehmen kann, welche Eigenschaften im Einzelnen garantiert sind, bedarf er der Einsichtsmöglichkeit in die Gütebedingungen.190 Auch die anderen Marktteilnehmer haben ein Informationsinteresse, insbesondere um herauszufinden, welchen Anforderungen ihre Waren und Dienstleistungen genügen müssen, damit sie die Gewährleistungsmarke führen dürfen.191 1.  Inhalt der Markensatzung Trotz der erheblichen Bedeutung, welche die Markensatzung für die Zwecke der Gewährleistungsmarke hat, enthält das Gesetz keine speziellen Regelungen 186  Basire, Les fonctions de la marque, S. 461; Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 39; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 749; Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1093. 187  Basire, Les fonctions de la marque, S. 461; Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 39; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 749. 188  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 39; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 749. 189  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 39; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 749. 190  Basire, Les fonctions de la marque, S. 461; Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 39; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 750. 191  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 39; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 750.

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

zu ihrem Inhalt.192 Aus Art. L715 – 2 Nr. 2 i. V. m. Art. L715 – 1 Abs. 2 CPI ergibt sich lediglich, dass die Satzung die Nutzungsbedingungen enthält und sich diese auf bestimmte Eigenschaften hinsichtlich Art, Beschaffenheit oder Güte der Ware oder Dienstleistung beziehen müssen.193 Auch bei der Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen sind allerdings nach Art. L715 – 2 Nr. 5 CPI die Zertifizierungsvorschriften zu beachten.194 Der Code rural bestimmt für die Konformitätszertifizierung von Lebensmitteln und unverarbeiteten landwirtschaftlichen Produkten in Art. R641 – 59, dass die Produktanforderungen und Überprüfungsmodalitäten durch ministeriellen Erlass festgelegt werden. Da die Zertifizierungsvorschriften zu beachten sind, muss die Markensatzung mit den Anforderungen aus dem ministeriellen Erlass übereinstimmen, entweder indem sie auf diesen Bezug nimmt oder die wesentlichen Bestimmungen aus dem Erlass übernimmt.195 Die Konformitätszertifizierung für sonstige Produkte und Dienstleistungen setzt nach Art. L433 – 3 Code de la consommation voraus, dass die Zertifizierungsstelle in Abstimmung mit den interessierten Kreisen ein Regelwerk erarbeitet, welches die zu zertifizierenden Eigenschaften und die Überprüfungsmodalitäten wiedergibt. Regelwerk und Markensatzung dürfen sich nicht widersprechen, damit die Zertifizierungsvorschriften nicht unterlaufen werden.196 Präzise Vorschriften, welche Angaben das Regelwerk enthalten muss, enthält der Code de la consommation allerdings nicht. Insofern ist es weitgehend den Akkreditierungsstellen, dem Institut National de la Propriété Industrielle und den Gerichten überlassen, die Anforderungen an die Markensatzung zu konkretisieren. Rechtsprechung gibt es dazu bisher kaum. Der Tribunal de Grande Instance Paris hat aus Art. L715 – 2 Nr. 3 CPI abgeleitet, dass die in der Markensatzung festgelegten Kriterien für die Vergabe der Gewährleistungsmarke objektiv sein müssen.197 Da nach dieser Vorschrift die Nutzung der Kollektivmarke allen Personen gestattet sei, deren Produkte und Dienstleistungen die Anforderungen aus den Gütebedingungen erfüllten, dürfe die Markensatzung keinen intransparenten Vergabeprozess vorsehen, an dessen Ende die Entscheidung einer parteiischen Jury stehe.198 192  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 39; ders., propriété industrielle, S. 750. 193  Mathély, Le nouveau droit français des marques, S. 388. 194  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 39; ders., propriété industrielle, S. 750; Basire, Les fonctions de la marque, S. 461. 195  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 39; ders., propriété industrielle, S. 750; Basire, Les fonctions de la marque, S. 461. 196  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 39; ders., propriété industrielle, S. 751; Basire, Les fonctions de la marque, S. 461. 197  TGI Paris PIBD 2013, Nr. 994, III, 1568 (1570). 198  TGI Paris PIBD 2013, Nr. 994, III, 1568 (1570).

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2.  Veröffentlichung der Markensatzung Aus dem Code de la propriété intellectuelle geht nicht hervor, ob der Gewährleistungsmarkeninhaber die Nutzungsbedingungen in irgendeiner Form veröffentlichen muss. Er muss sie jedenfalls beim Institut National de la Propriété Industrielle mit der Markenanmeldung gemäß Art. L715 – 2 Nr. 2 i. V. m. Art. R712 – 3 Nr. 2 lit. d) CPI einreichen. Die Markensatzungen sind daher beim Institut National de la Propriété Industrielle hinterlegt, werden aber nicht zusammen mit der registrierten Marke in den „Bulletins officiels de la propriété industrielle“ (BOPI) veröffentlicht. Soweit die Vorschriften zur Konformitätszertifizierung greifen, ergeben sich daraus allerdings wieder Besonderheiten. Die Anforderungen für die Zertifizierung von landwirtschaftlichen Produkten und Lebensmitteln werden nach Art. R641 – 58 Code rural durch ministeriellen Erlass festgelegt und im französischen Amtsblatt veröffentlicht.199 Für die Konformitätszertifizierung von Dienstleistungen und nicht-landwirtschaftlichen Produkten sieht Art. L433 – 6 Code de la consommation vor, dass jede Bezugnahme auf die Zertifizierung von einem Hinweis begleitet sein muss, wo Nutzer und Verbraucher einfachen Zugang zu den Nutzungsbedingungen haben können, und dass jedermann die Nutzungsbedingungen kostenlos in den Räumen der Zertifizierungsstelle einsehen beziehungsweise sich von dieser gegen eine Gebühr zusenden lassen kann. 3.  Änderungen der Markensatzung Änderungen der Markensatzung steht der Code de la propriété intellectuelle nicht entgegen. Wenn die Marke durch die Satzungsänderungen nicht mehr den Anforderungen der Art. L715 – 1 und L715 – 2 CPI genügt, droht ihr allerdings gemäß Art- L715 – 3 Abs. 1 CPI die Nichtigerklärung. Das bedeutet insbesondere, dass Änderungen nicht gegen die Vorschriften zur Konformitätszertifizierung verstoßen dürfen (Art. L715 – 2 Nr. 5 CPI). Bei Gewährleistungsmarken, die Lebensmittel und unverarbeitete landwirtschaftliche Produkte zertifizieren, dürfte eine Satzungsänderung damit kaum möglich sein, da die Satzung mit den Anforderungen aus dem ministeriellen Erlass übereinstimmen muss. Bei Gewährleistungsmarken, für welche die Regelungen zur Konformitätszertifizierung von Dienstleistungen und anderen als landwirtschaftlichen Produkten gelten, muss die Markensatzung mit dem Regelwerk nach Art. L433 – 3 Code de la consommation übereinstimmen. Der Code de la consommation enthält keine Angaben dazu, ob die Zertifizierungsstelle das Regelwerk nachträglich ändern kann. Jedenfalls müsste wohl das Verfah-

199  Z. B. Arrêté du 15 juillet 2010 fixant les exigences et recommandations en matière de certification de conformité des œufs, JORF v. 27. 07. 2010, S. 13866.

2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

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ren nach Art. L433 – 3 Code de la consommation eingehalten und die interessierten Parteien an der Erarbeitung der Änderungen beteiligt werden. 4.  Konsequenz der fehlenden oder mangelhaften Markensatzung Erfüllt die Markensatzung die genannten Erfordernisse nicht oder fehlt sie komplett, ist die Gewährleistungsmarke gemäß Art. L715 – 3 CPI nichtig, da sie nicht den Vorschriften in Art. L715 – 1 und L715 – 2 CPI genügt. Das gilt nach Ansicht einiger Instanzgerichte nicht nur, wenn eine Gewährleistungsmarke ohne oder mit fehlerhafter Markensatzung eingetragen ist, sondern auch, wenn der Inhaber sein Zeichen als Individual- oder Kollektivmarke angemeldet hat, es aber wie eine Gewährleistungsmarke nutzt. 200 Anmelder müssen daher größte Vorsicht bei der richtigen Einordnung ihrer Marke walten lassen. Melden sie ihre Marke ohne Markensatzung als Individual- oder Kollektivmarke an, nutzen sie dann aber wie eine Gewährleistungsmarke, droht die Löschung ihrer Marke.201 Ein hohes Risiko, das durch die Abgrenzungsschwierigkeit zwischen den Markenformen noch verstärkt wird, wie einige Gerichtsentscheidungen aus neuerer Zeit zeigen. a)  Die Entscheidung „Palace“ des Cour d’appel Paris vom 13. Januar 2015 In der Entscheidung des Cour d‘appel Paris vom 13. Januar 2015 ging es um eine von der staatlichen Tourismusagentur GIE Atout France als einfache Kollektivmarke eingetragene Wort-Bildmarke „Palace“.202

Die Marke gab die Bezeichnung einer neuen Hotelkategorie wieder, die der Tourismusminister zuvor per Erlass zur Auszeichnung von Hotels über der Fünf-Sterne-Kategorie eingeführt hatte.203 Nachdem die The Ritz Hôtel Ltd. mit ihrem Antrag auf Auszeichnung gescheitert war, machte sie die Nichtigkeit der Kollektivmarke geltend. Der Tribunal de Grande Instance Paris gab ihr in erster Instanz Recht.204 Er ordnete die Marke „Palace“ aus mehreren Gründen als Gewährleistungsmarke, 200 

Cass. com. PIBD 2008, Nr. 881, III, 532 (532). Cass. com. PIBD 2008, Nr. 881, III, 532 (532). 202  CA Paris PIBD 2015, Nr. 1025, III, 279. 203  Eingetragen beim INPI unter Reg.-Nr. 3780003. 204  TGI Paris PIBD 2013, Nr. 994, III, 1568. 201 

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nicht als einfache Kollektivmarke ein. Zum einen sei die Tourismusagentur eine staatliche Einrichtung, die unter der Kontrolle des Ministers für Tourismus stünde und den öffentlichen Zweck verfolge, die Qualität der Tourismusangebote zu fördern.205 Zum anderen diene die Marke „Palace“ nicht der Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen nach ihrer Herkunft, sondern als Qualitätshinweis im allgemeinen Interesse.206 Dies gehe auch aus den Vergabebedingungen hervor, in denen genau aufgelistet sei, welche Eigenschaften die Hotels aufweisen müssten, um die Auszeichnung zu erhalten.207 Damit stand für den TGI Paris fest, dass die Tourismusagentur die Marke als Gewährleistungsmarke nutzte. Diese erklärte er mangels rechtzeitiger Einreichung der Markensatzung für nichtig.208 Die Tourismusagentur hatte zwar einen Monat nach der Markenanmeldung eine Markensatzung beim Institut National de la Propriété Industrielle hinterlegt. Das reichte dem TGI Paris aber nicht aus, da die Markensatzung nach Art. L715 – 2 Nr. 2 CPI mit der Anmeldung einzureichen ist.209 Der Cour d‘appel Paris hob diese Entscheidung in Teilen wieder auf. Das Berufungsgericht betrachtete die Marke hinsichtlich der einzelnen Warenklassen differenziert und entschied, dass bezüglich der Warenklasse 43 „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ die Marke schon nicht unterscheidungskräftig und aus diesem Grund nichtig sei.210 Der Begriff „Palace“ werde als Bezeichnung für Grand Hotels verwendet und sei daher für Hoteldienstleistungen von einer hohen Qualität rein beschreibend.211 Hinsichtlich der übrigen Warenklassen 35, 39, 41 und 44, die nicht mit dem Hotelgewerbe in Verbindung stehen, hielt es hingegen keinen Nichtigkeitsgrund für gegeben.212 Die Marke sei für die dort genannten Dienstleistungen unterscheidungskräftig und könne in Bezug auf diese keine Gewährleistungsmarke sein, da mit ihr nach der Satzung nur Hotels und nicht die in den Warenklassen bezeichneten Dienstleistungen ausgezeichnet würden.213

205 

TGI Paris PIBD 2013, Nr. 994, III, 1568 (1570). TGI Paris PIBD 2013, Nr. 994, III, 1568 (1570). 207  TGI Paris PIBD 2013, Nr. 994, III, 1568 (1570). 208  TGI Paris PIBD 2013, Nr. 994, III, 1568 (1570). 209  TGI Paris PIBD 2013, Nr. 994, III, 1568 (1570); a. A. Azéma, Anm. zu TGI Paris, Urt. v. 21. 06. 2013, RTD. com. 2014, 358 (360), der die gleichzeitige Einreichung der Markensatzung nicht für zwingend erforderlich hält. 210  CA Paris PIBD 2015, Nr. 1025, III, 279 (281). 211  CA Paris PIBD 2015, Nr. 1025, III, 279 (281). 212  CA Paris PIBD 2015, Nr. 1025, III, 279 (281). 213  CA Paris PIBD 2015, Nr. 1025, III, 279 (281). 206 

2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

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b)  Die Entscheidung „Logis“ des Cour d’appel Paris vom 13. März 2015 Nur zwei Monate später befasste sich der Cour d‘appel Paris erneut mit der Abgrenzung von einfacher Kollektivmarke und Gewährleistungsmarke.214 Gegenstand waren zwei Bildmarken eines Verbands zur Förderung von Hotels und Restaurants, die jeweils einen Kamin zeigten, einmal in schwarz-weiß und einmal in grüner Farbe auf braunem Grund.215 Die Markeninhaberin stellte die Bildmarken ihren Mitgliedern – Hoteliers und Gastwirten, die bestimmte Bedingungen erfüllten – als Werbemittel für ihre Betriebe zur Verfügung.

Der TGI Paris hielt die farbige Marke für eine Gewährleistungsmarke und erklärte sie mangels Markensatzung für nichtig.216 Die andere Marke bewertete es dagegen als reine Kollektivmarke.217 Bei der Abgrenzung komme es darauf an, ob die Marke nur genutzt würde, um auf die Mitgliedschaft des Nutzers im Verband hinzuweisen.218 In diesem Fall handele es sich um eine einfache Kollektivmarke.219 Diene die Marke dagegen wie die farbige Marke zur Einteilung der Betriebe in verschiedene Klassen nach Qualitätskriterien, handele es sich um eine Gewährleistungsmarke, die zum Ziel habe, die Verbraucher über die Güte der angebotenen Dienstleistungen zu informieren.220 Der Cour d‘appel Paris sah das anders. Der Berufungskläger hätte überzeugend dargelegt, dass die farbige Bildmarke nicht zu dem Zweck genutzt werde, im allgemeinen Interesse die Übereinstimmung der Waren oder Dienstleistungen mit bestimmten Eigenschaften zu garantieren, sondern allein dazu diene, die Verbandsmitglieder von ihren Konkurrenten zu unterscheiden.221 Es handele sich somit um eine einfache Kollektivmarke, deren Anmeldung die Hinterlegung einer Markensatzung nicht erfordere.222 214 

CA Paris, Urt. v. 13. 03. 2015 – RG Nr. 14/12664 (abrufbar unter doctrine.fr). Eingetragen beim INPI unter Reg.-Nr. 3539385 und 3539387. 216  TGI Paris PIBD 2014, Nr. 1014, III, 780 (782). 217  TGI Paris PIBD 2014, Nr. 1014, III, 780 (782). 218  TGI Paris PIBD 2014, Nr. 1014, III, 780 (782). 219  TGI Paris PIBD 2014, Nr. 1014, III, 780 (782). 220  TGI Paris PIBD 2014, Nr. 1014, III, 780 (782). 221  CA Paris, Urt. v. 13. 03. 2015 – RG Nr. 14/12664 (abrufbar unter doctrine.fr). 222  CA Paris, Urt. v. 13. 03. 2015 – RG Nr. 14/12664 (abrufbar unter doctrine.fr). 215 

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c)  Die Problematik der Abgrenzung der Markenformen Die Urteile zeigen, dass nach dem Verständnis der Gerichte Individual-, Kollektiv- und Gewährleistungsmarken in einem Ausschlussverhältnis stehen. Es hängt nicht von der Wahl des Inhabers ab, mit welcher Markenform er sein Gütezeichen schützt. Sobald er das Zeichen wie eine Gewährleistungsmarke nutzt, muss dieses auch die Anforderungen an die Gewährleistungsmarke erfüllen, also insbesondere eine Markensatzung aufweisen. Wie schwierig allerdings für den Anmelder die Abgrenzung der Markenformen, insbesondere der einfachen Kollektivmarke zur Gewährleistungsmarke, sein kann, verdeutlichen die Gerichtsverfahren. In beiden Fällen sind die Gerichte erster Instanz und die Berufungsgerichte bei der Prüfung zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Eine einheitliche Linie lässt die Rechtsprechung noch nicht erkennen, einige Kriterien zur Abgrenzung lassen sich den Urteilen aber schon entnehmen. Entscheidend ist, welche Funktion die Marke erfüllt. Ist sie darauf ausgerichtet, auf die Gruppenzugehörigkeit ihrer Mitglieder hinzuweisen und deren wirtschaftliche Entwicklung beispielsweise über gemeinsame Werbemaßnahmen zu fördern, handelt es sich um eine einfache Kollektivmarke.223 Dient sie dagegen dazu, im allgemeinen Interesse bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung zu garantieren, handelt es sich eine Gewährleistungsmarke.224 Bei der Bewertung, ob die Marke eher die Herkunftsfunktion oder die Garantiefunktion erfüllt, kann nach der Rechtsprechung der Wille des Markeninhabers berücksichtigt werden; er allein ist aber nicht ausschlaggebend.225 Es kommt vor allem darauf an, wie die Marke tatsächlich benutzt wird und welche Befugnisse ihr Inhaber hat.226 Der Wille des Markeninhabers, das Zeichen als Individualmarke oder einfache Kollektivmarke zu benutzen, spielt keine Rolle, wenn die Marke tatsächlich die Garantiefunktion im allgemeinen Interesse erfüllt.227 Besonders kompliziert wird es, wenn der Anmelder seine Marke für mehrere Warenklassen eingetragen hat. Dann ist nach der Rechtsprechung des Cour d‘appel Paris für jede Warenklasse einzeln zu bestimmen, ob es sich um eine Gewährleistungsmarke handelt.228 Ein und dasselbe Zeichen kann daher gleichzeitig einfache Kol223  Cass. com. PIBD 2008, Nr. 881, III, 532 (533); TGI Paris PIBD 2013, Nr. 994, III, 1568 (1570); TGI Paris PIBD 2014, Nr. 1014, III, 780 (782); Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 14. 224 Ebenda. 225  TGI Paris PIBD 2013, Nr. 994, III, 1568 (1570). 226  TGI Paris PIBD 2013, Nr. 994, III, 1568 (1570); Azéma, Anm. zu TGI Paris, Urt. v. 21. 06. 2013, RTD. com. 2014, 358 (359); Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 14; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 750. 227  Cass. com. PIBD 2008, Nr. 881, III, 532 (532). 228  CA Paris PIBD 2015, Nr. 1025, III, 279 (281).

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

lektivmarke und Gewährleistungsmarke sein. Die falsche Einordnung hat für den Markenanmelder weitreichende Konsequenzen, wenn er mangels Einreichung einer Markensatzung seine Marke verliert. 5.  Zwischenergebnis Der Code de la propriété intellectuelle enthält kaum Angaben zur Markensatzung. Aus Art. L715 – 2 Nr. 2 i. V. m. Art. L715 – 1 Abs. 2 CPI ergibt sich lediglich, dass der Anmelder seiner Gewährleistungsmarke eine Satzung beifügen muss, welche die Nutzungsbedingungen enthält, die sich auf bestimmte Eigenschaften hinsichtlich Art, Beschaffenheit oder Güte der Ware oder Dienstleistung beziehen müssen. Zusätzliche Anforderungen an die Markensatzung ergeben sich jedoch aus den Vorschriften zur Konformitätszertifizierung hinsichtlich ihres Inhalts und der Befugnis zur Änderung der Markensatzung. Aus ihnen folgt auch die Pflicht zur Veröffentlichung der Markensatzung. Die Anforderungen für die Zertifizierung von landwirtschaftlichen Produkten und Lebensmitteln werden nach Art. R641 – 58 Code rural im Amtsblatt veröffentlicht. Im Fall der Konformitätszertifizierung nach dem Code de la consommation muss gemäß Art. L433 – 6 Code de la consommation jede Bezugnahme auf die Zertifizierung von einem Hinweis begleitet sein, wo Nutzer und Verbraucher einfachen Zugang zu den Nutzungsbedingungen haben können. Genügt die Markensatzung den Anforderungen aus Art. L715 – 2 Nr. 2 und Nr. 5 CPI nicht oder fehlt sie komplett, ist die Gewährleistungsmarke nach Art. L715 – 3 CPI nichtig. Einige französische Instanzgerichte wenden den Nichtigkeitsgrund auch auf Kollektivmarken an, wenn diese wie Gewährleistungsmarken genutzt werden.

VI.  Die Schutzschranke der rechtserhaltenden Benutzung Der Gewährleistungsmarke droht wie jeder anderen Marke gemäß Art. L714 – 5 CPI der Verfall, wenn sie nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Anmeldung ernsthaft benutzt wird. Der Cour de cassation hat sich in einem Urteil aus dem Jahr 2004 der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs angeschlossen und entschieden, dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn die Benutzung der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren.229 Die Herkunftsfunktion spielt also für die rechtserhaltende Benutzung der Individualmarke die entscheidende Rolle.230 229 Cass. com. PIBD 2005, Nr. 802, III, 117 (119); ebenso Cass. com. PIBD 2008, Nr. 885, III, 656 (656). 230  Basire, Les fonctions de la marque, S. 68; Passa, Droit de la propriété industrielle, S. 243.

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1.  Anforderungen an die ernsthafte Benutzung bei Gewährleistungsmarken In der französischen Literatur wurde daher die Frage aufgeworfen, ob diese Maßstäbe auch auf die rechtserhaltende Benutzung von Gewährleistungsmarken anzuwenden sind.231 Man könnte dies meinen, da die Art. L715 – 2 und L715 – 3 CPI keine abweichenden Regelungen zur rechtserhaltenden Benutzung der Kollektivmarke vorsehen und somit die allgemeinen Vorschriften des Markenrechts gelten. Die französische Rechtsprechung hat sich mit dieser Problematik, soweit ersichtlich, noch nicht auseinandergesetzt. Auch in der Literatur wird die Frage nicht weiter diskutiert. Mit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Internationalen Bauwollzeichen 232 dürfte die Frage jedoch beantwortet sein. Dort hat der Europäische Gerichtshof zur Unionsgewährleistungsmarke ausgeführt, dass die Nutzung eines Zeichens als Hinweis auf eine Gewährleistung rechtserhaltend für die Unionsgewährleistungsmarke wirken könne.233 Gleiches muss dann für die französische Gewährleistungsmarke gelten, da auch ihre Hauptfunktion nach allgemeiner Ansicht die Garantiefunktion ist.234 Eine Benutzung, die dieser Garantiefunktion dient, rechtfertigt die Rechtserhaltung der Gewährleistungsmarke. 2.  Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen Die rechtserhaltende Benutzung ist für jede der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen gesondert festzustellen.235 Dem Inhaber steht es frei, für welche Waren oder Dienstleistungen er seine Gewährleistungsmarke anmeldet. Der Code de la propriété intellectuelle macht dazu keine besonderen Vorgaben. Auch nach französischem Recht steht der Anmelder daher vor der Frage, ob er seine Gewährleistungsmarke für die zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen oder für die Zertifizierungsdienstleistung selbst registrieren lässt. Bekannte staatliche Gütezeichen, wie das Label Rouge oder das Biosiegel AB Agriculture Bio-

231 

Folliard-Monguiral, Anm. zu EuG, Urt. v. 16. 06. 2015 – T-660/11 – TEFLON, Propr. ind. 2015, Nr. 9, S. 39 (40). 232  EuGH GRUR 2017, 816 – Internationales Baumwollzeichen. 233  EuGH GRUR 2017, 816 (Rn. 50) – Internationales Baumwollzeichen. 234  Cass. com. PIBD 2008, Nr. 881, III, 532 (533); CA Paris, Urt. v. 13. 03. 2015 – RG Nr. 14/12664 (abrufbar unter doctrine.fr); Bertrand, Droit des marques, S. 124; Galloux, Droit de la propriété industrielle, S. 525; Lancrenon, Propr. intell. 2004, 846 (847); Mathély, Le nouveau droit français des marques, S. 387; Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 30. 235  Cass. com. PIBD 2006, Nr. 827, III, 258 (259); Cass. com. PIBD 2013, Nr. 983, III, 1162 (1162).

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

logique236 sind für die zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen eingetragen; ebenso viele der privaten Gütezeichen wie IMPRIM‘VERT237 oder Fairtrade Max Havelaar238. Es finden sich aber auch Gewährleistungsmarken, die sowohl für die zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen als auch für die Zertifizierungsdienstleistung an sich eingetragen sind, so beispielsweise Ecocert239 oder NF Environnement240. Diesbezüglich scheint also eine gewisse Rechtsunsicherheit zu bestehen. Die Definition der Gewährleistungsmarke in Art L715 – 1 Abs. 2 CPI, nach der die Gewährleistungsmarke auf den betreffenden Waren oder Dienstleistungen angebracht wird („La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service …“) deutet darauf hin, dass die Gewährleistungsmarke für die zu zertifizierende Ware oder Dienstleistung einzutragen ist. Wenn die Gewährleistungsmarke darauf ausgerichtet ist, die Ware oder Dienstleistung zu kennzeichnen und von anderen aufgrund der zertifizierten Eigenschaften unterscheidbar zu machen, scheint es sinnvoll, sie für diese Waren und Dienstleistungen einzutragen. Die nach Art. L715 – 2 Nr. 2 CPI zur Nutzung berechtigten Personen nutzen sie dann rechtserhaltend, wenn sie das Gütezeichen zur Kennzeichnung dieser Waren oder Dienstleistungen verwenden. Ob dadurch auch eine rechtshaltende Benutzung für die Zertifizierungsdienstleistung eintritt, ist dagegen fraglich241 und von der französischen Rechtsprechung, soweit ersichtlich, noch nicht entschieden. 3.  Rechtsfolge mangelnder Benutzung Einer Marke, die nicht rechtserhaltend benutzt wird, droht nach Art. L714 – 5 Abs. 1 CPI der Verfall. Gerichtlich geltend machen kann den Verfall jede interessierte Person im Sinne des Art. 31 Code de procédure civile. In der Praxis wird jedoch kaum ein Interesse daran bestehen, ein Löschungsverfahren anzustrengen, da die Gewährleistungsmarke nach ihrer Löschung gemäß Art. L715 – 2 Nr. 6 CPI für zehn Jahre gesperrt ist, sollte sie in der Vergangenheit einmal genutzt worden sein.242 Relevant kann der Verfallsgrund dagegen im Verletzungsverfahren werden, wenn der Beklagte den Verfall der angeblich verletzten Gewährleistungsmarke zu seiner Verteidigung geltend macht. 236 

Eingetragen beim INPI unter Reg.-Nr. 97697491. Eingetragen beim INPI unter Reg.-Nr. 3656219. 238  Eingetragen beim INPI unter Reg.-Nr. 4339726. 239  Eingetragen beim INPI unter Reg.-Nr. 3604361. 240  Eingetragen beim INPI unter Reg.-Nr. 3804116. 241  Siehe zum deutschen Recht 1. Teil C. IV. 3. b) bb). 242  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 49. 237 

A.  Frankreich

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4.  Zwischenergebnis Das französische Markenrecht enthält keine besonderen Vorgaben zur rechtserhaltenden Benutzung der Gewährleistungsmarke. Es ist zudem keine Rechtsprechung veröffentlicht, die sich mit der Anwendung der allgemeinen Regelungen auf die Gewährleistungsmarke beschäftigt. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, nach der rechtserhaltend eine funktionsgerechte Benutzung der Individualmarke im Sinne ihrer Hauptfunktion als Herkunftshinweis wirkt, müsste für die Gewährleistungsmarke angepasst werden. Rechtserhaltend dürfte jede Nutzung im Sinne der Garantiefunktion wirken. Eine Besonderheit hinsichtlich der Geltendmachung des Verfalls einer Gewährleistungsmarke ergibt sich aus der Eintragungssperre. Da die Nutzung oder erneute Eintragung einer Gewährleistungsmarke nach ihrer Löschung für zehn Jahre gesperrt ist, wird das Interesse in der Praxis gering sein, die Löschung der Gewährleistungsmarke wegen mangelnder Benutzung geltend zu machen.

VII.  Die rechtsverletzende Benutzung Das zivilrechtliche Vorgehen gegen rechtsverletzende Benutzungen der Gewährleistungsmarke erfährt im französischen Recht keine besondere Regelung. Es existieren jedoch spezielle Straftatbestände, die rechtsverletzendes Verhalten sanktionieren. 1.  Die zivilrechtlichen Verletzungstatbestände und die Beeinträchtigung der Garantiefunktion Ebenso wie bei der rechtserhaltenden Benutzung ist auch bei der rechtsverletzenden Benutzung die von der Individualmarke abweichende Funktion der Gewährleistungsmarke zu berücksichtigen. Das französische Markenrecht macht dazu keine Vorgaben. Es gelten für die Gewährleistungsmarke die allgemeinen Vorschriften zur rechtsverletzenden Benutzung in Art. L713 – 2 und L713 – 3 CPI.243 Insbesondere bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nach Art. L713 – 3 lit. b) CPI ist jedoch zu beachten, dass die Gewährleistungsmarke in erster Linie dazu dient, besondere Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen hinsichtlich Art, Beschaffenheit oder Qualität zu kennzeichnen. Der Cour de cassation hat daher in einer Entscheidung aus dem Jahr 2010 die rechtsverletzende Benutzung nicht anhand der Herkunftsfunktion, sondern anhand der Zertifizierungsfunktion geprüft.244 In dem Verfahren ging es um die Gewährleistungsmarke 243  Basire, Les fonctions de la marque, S. 464; Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 55. 244  Cass. com. PIBD 2010, Nr. 921, III, 437.

2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

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NF245. NF steht für Norme Française und ist das Gütezeichen des französischen Normungsinstituts Association française de normalisation (AFNOR), vergleichbar dem DIN Deutsches Institut für Normung. Die Association française de normalisation wollte es einer Gesellschaft unter anderem untersagen, die Marke NF in Hinweisen wie beispielsweise „mit den Bestimmungen der Norm NF P90 – 307 konform“ zu benutzen. Der Cour de cassation lehnte die rechtsverletzende Benutzung mit der Begründung ab, der Verkehr könne keinem Irrtum über den Ursprung der Zertifizierung unterliegen.246 Die Beklagte nutze die Wortbestandteile der Marke rein beschreibend und nicht als Hinweis auf eine Zertifizierung, sodass eine Rechtsverletzung ausscheide.247 2.  Klagebefugnis der Nutzungsberechtigten Das Markengesetz von 1964 enthielt in Art. 22 eine Regelung, nach der die Nutzungsberechtigten der Kollektivmarke die Rechte aus der Marke unter bestimmten Umständen selbst geltend machen konnten, wenn der Markeninhaber untätig blieb.248 Im Code de la propriété intellectuelle ist keine vergleichbare Regelung zur einfachen Kollektiv- oder zur Gewährleistungsmarke vorgesehen.249 Es gilt daher die allgemeine Regel in Art. L716 – 5 Abs. 1 CPI, nach der das zivilrechtliche Rechtsverletzungsverfahren vom Markeninhaber betrieben wird. Daneben sind nur Lizenznehmer mit einer ausschließlichen Lizenz berechtigt, Klage zu erheben, wenn der Lizenzvertrag nichts anderes vorsieht und sie den Markeninhaber erfolglos zur Klageerhebung aufgefordert haben. Da die Nutzer der Gewährleistungsmarke keine Lizenznehmer sind, haben sie keine Klagebefugnis.250 3.  Die speziellen Straftatbestände für die Gewährleistungsmarke Das französische Markenrecht enthält neben den allgemeinen Straftatbeständen auch drei spezielle Straftatbestände für die Gewährleistungsmarke in Art.  L716 – 11 CPI.251 Sie sollen der Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke Rechnung tragen.252 Die ersten beiden Straftatbestände sollen die satzungswidri245 

Eingetragen beim INPI unter Reg.-Nr. 1588821. Cass. com. PIBD 2010, Nr. 921, III, 437 (438). 247  Cass. com. PIBD 2010, Nr. 921, III, 437 (438). 248  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 56. 249  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 56. 250  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 56. 251  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 54 ; Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1094. 252  Basire, Les fonctions de la marque, S. 463. 246 

A.  Frankreich

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ge Nutzung der Gewährleistungsmarke verhindern. Strafbar macht sich, wer vorsätzlich eine registrierte Gewährleistungsmarke auf eine Weise nutzt, die gegen die Markensatzung verstößt. Ebenfalls strafbar macht sich, wer vorsätzlich ein Produkt verkauft oder zum Verkauf anbietet, das unrechtmäßig mit einer Gewährleistungsmarke versehen ist. Der dritte Straftatbestand betrifft die Eintragungssperre aus Art. L715 – 2 Nr. 6 CPI. Wer innerhalb der zehnjährigen Eintragungssperre vorsätzlich eine Gewährleistungsmarke nutzt, die mit der gesperrten Gewährleistungsmarke identisch oder ähnlich ist, oder Waren beziehungsweise Dienstleistungen unter dieser Gewährleistungsmarke verkauft, zum Verkauf anbietet, liefert oder zu liefern anbietet, macht sich strafbar. 4.  Zwischenergebnis Bei der Anwendung der allgemeinen Verletzungstatbestände auf die Gewährleistungsmarke stellt sich wie bei der rechtserhaltenden Benutzung die Frage, inwiefern die vom Europäischen Gerichtshof erarbeiteten Prüfungsmaßstäbe auf die Gewährleistungsmarke anzupassen sind. Die Garantiefunktion spielt im Rahmen des Verwechslungstatbestandes des Art. L713 – 3 lit. b) CPI statt der Herkunftsfunktion die entscheidende Rolle. Das französische Recht enthält spezielle Straftatbestände in Art. L716 – 11 CPI, welche die Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke besonders schützen sollen. Sie stellen missbräuchliche Verwendungen der Gewährleistungsmarke unter Strafe.

VIII.  Verfall und Nichtigkeit der Gewährleistungsmarke Eine besondere Nichtigkeitsvorschrift für Gewährleistungsmarken enthält Art. L715 – 3 CPI. Danach ist die Eintragung einer Gewährleistungsmarke nichtig, wenn die Marke einer der besonderen Anforderungen aus Art. L715 – 1 und L715 – 2 CPI nicht entspricht. Ein Nichtigkeitsgrund besteht beispielsweise, wenn der Gewährleistungsmarke bei der Anmeldung keine Markensatzung beigefügt war oder wenn sie den Vorschriften zur Konformitätszertifizierung nicht genügt.253 Anders als nach dem deutschen Verständnis scheint die Nichtigkeit nach dem französischen Markenrecht nicht auf Gründe beschränkt, die im Zeitpunkt der Eintragung bestanden haben. Zumindest ist es nach dem Wortlaut der Vorschrift nicht ausgeschlossen, dass eine spätere Veränderung zur Löschung führen kann. Die Gewährleistungsmarke könnte daher auch gelöscht werden, wenn sie nicht mehr die Anforderungen zur Konformitätszertifizierung erfüllt254 oder 253  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 48; ders., Droit de la propriété industrielle, S.754. 254  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 48; ders., Droit de la propriété industrielle, S.754.

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

wenn der Inhaber von ihm hergestellte oder angebotene Waren oder Dienstleistungen mit der Gewährleistungsmarke versieht. Daneben gelten die allgemeinen Nichtigkeits- und Verfallstatbestände aus Art. L714 – 3 bis L714 – 6 CPI. Anders als noch das Markengesetz von 1964 in Art. 21 enthält der Code de la propriété intellectuelle keine besonderen Verfallsgründe für die Kollektiv- und Gewährleistungsmarke.255 Insbesondere der Verfallsgrund aus Art. 21 Nr. 3 des Markengesetzes von 1964, nach dem die Kollektivmarke verfiel, wenn der Markeninhaber sie entgegen der Vorschriften aus der Markensatzung nutzte oder nutzen ließ, hat keinen Eingang in das neue Markenrecht gefunden. Es stellt sich daher die Frage, ob solche missbräuchlichen Nutzungen sanktionslos bleiben. Soweit aufgrund dieser Nutzung die Gefahr der Verkehrstäuschung entsteht, hilft der allgemeine Verfallsgrund in Art. L714 – 6 lit. b) CPI, wonach eine Marke verfällt, wenn sie aus Gründen, die in der Verantwortung des Markeninhabers liegen, täuschungsgeeignet geworden ist.256 Ist die Marke nicht aufgrund der missbräuchlichen Nutzung insgesamt täuschungsgeeignet, ist eine Löschung wegen Verfalls nicht möglich.

IX.  Zusammenfassung Die französische Rechtspraxis diskutiert über Marken, die im Allgemeininteresse eine Garantiefunktion erfüllen, schon seit Einführung des Markengesetzes von 1964. Ausdrücklich rechtlich geregelt sind Gewährleistungsmarken jedoch erst seit ihrer Einführung in den Code de la propriété intellectuelle im Jahr 1992. Die Regelungen zur Gewährleistungsmarke finden sich in Art. L715 – 1 bis L715 – 3 CPI. Sie sind als ein Unterfall zur Kollektivmarke ausgestaltet. Das Verhältnis der Gewährleistungsmarke zur Individualmarke und einfachen Kollektivmarke ist im Gesetz nicht klar geregelt. Die Tendenz in der Rechtspraxis geht dahin, die Gewährleistungsmarke als exklusives Instrument für den Schutz von Gütezeichen zu etablieren. Das Institut National de la Propriété Industrielle weist Markenanmeldungen wegen Täuschungsgefahr aufgrund des allgemeinen Täuschungsverbots nach Art. L711 – 3 lit. c) CPI zurück, wenn die Zeichen den Anschein einer Gewährleistungsmarke erwecken, die Voraussetzungen für die Eintragung als Gewährleistungsmarke jedoch nicht erfüllen. Ist eine Marke als Kollektivmarke registriert, nutzt der Inhaber sie aber anschließend wie eine Gewährleistungsmarke, droht ihr nach der Rechtsprechung einiger Instanzgerichte wegen fehlender Markensatzung gemäß Art. L715 – 3 CPI die Nichtigkeit. 255  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 49; ders., Droit de la propriété industrielle, S.754. 256  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 49; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 754.

A.  Frankreich

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Die besonderen Regelungen zur Gewährleistungsmarke sind von der Garantiefunktion bestimmt. Das ist ein wesentlicher Unterschied zum Schutz von Gütezeichen in Deutschland über Kollektiv- und Individualmarken. Während bei Kollektivmarken nach § 97 Abs. 1 MarkenG nicht ganz klar ist, ob sie neben der Herkunftsfunktion auch der Garantiefunktion dienen können, ist bei Individualmarken eindeutig die Herkunftsfunktion Hauptfunktion der Marke. In Frankreich sollen die Vorschriften zur Gewährleistungsmarke die Öffentlichkeit in ihrem Vertrauen in das Gütezeichen schützen. Gleichzeitig sind in den meisten Fällen die Regelungen zur Konformitätszertifizierung nach dem Code de la consommation und dem Code rural einschlägig. Diese sind bei der Eintragung von Gewährleistungsmarken gemäß Art. L711 – 2 Nr. 5 CPI zu beachten. Sie wirken sich insbesondere auf den Inhaber der Gewährleistungsmarke und auf die Erstellung der Gewährleistungsmarkensatzung aus. Inhaber der Gewährleistungsmarke kann nach Art. L715 – 2 Nr. 1 CPI nur eine „personne morale“ sein, die weder Hersteller noch Importeur oder Verkäufer der Waren oder Dienstleistungen ist. Das französische Recht geht davon aus, dass nur ein unabhängiger und objektiver Markeninhaber die Garantiefunktion schützen kann. Sind die Regelungen zur Konformitätszertifizierung einschlägig, muss der Anmelder zudem von der staatlichen Akkreditierungsstelle COFRAC als Zertifizierungsstelle zugelassen sein und dafür unter anderem seine Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Kompetenz nachweisen. Die Regelungen verkörpern das für den Schutz von Gütezeichen bedeutsame Neutralitätsprinzip. In Deutschland ist die Neutralität des Inhabers von Kollektiv- oder Individualmarken nicht vorgesehen. Die Rechtspraxis versucht das Defizit über das Täuschungsverbot aus § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG auszugleichen, indem sie den Nachweis einer unabhängigen Kontrollstelle bei der Anmeldung von Gütezeichen als Marken fordert. Ob dies ausreicht, um das Vertrauen des Verkehrs in das Gütezeichen zu schützen, ist fraglich. Nicht dem Schutz der Verbraucher, sondern dem Schutz der Marktteilnehmer dient Art. L715 – 2 Nr. 3 CPI. Um Wettbewerbsnachteile zu verhindern, muss der Inhaber danach allen Unternehmen, deren Waren oder Dienstleistungen die Gütebedingungen erfüllen, die Nutzung der Gewährleistungsmarke gestatten. Streitig ist, ob er die Nutzung von seiner Einwilligung abhängig machen darf. Der Inhaber deutscher Kollektiv- oder Individualmarken kann grundsätzlich frei entscheiden, wer seine Marke nutzen darf. Eine Verpflichtung des Gütezeicheninhabers, Wettbewerbern die Nutzung des Gütezeichens zu gestatten, kann sich allenfalls aus dem Kartell-, Lauterkeits- und Bürgerlichen Recht ergeben. Die Anforderungen sind jedoch besonders bei Individualmarken hoch. Die Übertragung der Gewährleistungsmarke ist nach Art. L715 – 1 Nr. 4 CPI weitgehend ausgeschlossen. Auch diese Norm ist ein Ausfluss der Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke und hat das Ziel, den Verkehr vor Irreführungen

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

zu bewahren. Diese Gefahr besteht in Deutschland, wo als Kollektiv- oder Individualmarken geschützte Gütezeichen frei übertragbar sind. Ein Erwerber könnte daher beispielsweise die Marke nach der Übertragung nicht mehr als Gütezeichen verwenden oder unter ganz anderen Gütebedingungen, ohne dass der Verkehr über den Wechsel der Inhaberschaft informiert wäre. Hinsichtlich der Eintragungshindernisse weist das französische Markenrecht kaum Besonderheiten in Bezug auf die Gewährleistungsmarke auf. Die allgemeinen Schutzhindernisse sind nach Art. L715 – 2 CPI anwendbar. Die wenigen bisher zur Eintragungsfähigkeit von Gewährleistungsmarken veröffentlichten Urteile behandeln den Ausschluss rein beschreibender Angaben und lassen keine Besonderheiten bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit von Gewährleistungsmarken erkennen. Die Verwendung beschreibender Angaben wird nicht deshalb zugelassen, weil der Zugang zur Nutzung der Gewährleistungsmarke allen Interessierten offensteht, wie es in der deutschen Lehre in Bezug auf als Kollektivmarken eingetragene Gütezeichen diskutiert wird. Ein spezielles Eintragungshindernis enthält Art. L715 – 2 Nr. 6 CPI, wonach eine zehnjährige Eintragungs- und Nutzungssperre für erloschene Gewährleistungsmarken gilt. Auch diese Norm soll das Vertrauen des Verkehrs in das Gütezeichen schützen und findet in Deutschland kein Pendant. Der Markensatzung wird in der französischen Literatur als unmittelbare Folge der Garantiefunktion eine wichtige Rolle zugesprochen. Dieses Kernstück der Gewährleistungsmarke fehlt in Deutschland beim Schutz von Gütezeichen als Individualmarken komplett. Nach der französischen Literatur soll der Markeninhaber in der Markensatzung die Zertifizierungsanforderungen an die Ware oder Dienstleistung eindeutig festlegen. Potenziellen Markennutzern soll sie als Informationsquelle dienen. Das Gesetz enthält allerdings kaum Vorgaben zur Markensatzung. Aus Art. L715 – 2 Nr. 2 i. V. m. Art. L715 – 1 Abs. 2 CPI ergibt sich lediglich, dass der Anmeldung der Gewährleistungsmarke eine Markensatzung beizufügen ist, welche die Nutzungsbedingungen enthält, die sich auf bestimmte Eigenschaften hinsichtlich Art, Beschaffenheit oder Güte der Ware oder Dienstleistung beziehen müssen. Präzisere Vorgaben enthalten wiederrum die Vorschriften zur Konformitätszertifizierung. Aus ihnen ergibt sich auch eine Pflicht zur Veröffentlichung der Gütebedingungen. Zur rechtserhaltenden und rechtsverletzenden Benutzung von Gewährleistungsmarken enthält der Code de la propriété intellectuelle keine speziellen Regelungen und existiert kaum Rechtsprechung. Die vom Europäischen Gerichtshof zur Individualmarke entwickelten Prüfungsmaßstäbe, welche sich stark an der Herkunftsfunktion orientieren, müssen auf die Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke angepasst werden. Dagegen muss in Deutschland die Nutzung der Individualmarke die Herkunftsfunktion erfüllen, um rechtserhaltend zu wirken. Das führt bei als Individualmarken eingetragenen Gütezeichen zu Schwierigkeiten.

B.  Vereinigtes Königreich

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Die Löschung der Gewährleistungsmarke droht nach Art. L715 – 3 CPI, wenn die besonderen Vorgaben aus Art. L715 – 1 und L715 – 2 CPI nicht eingehalten sind. Der Nichtigkeitsgrund greift auch, wenn die Vorgaben erst aufgrund von Änderungen nach der Eintragung verletzt werden. Daneben gelten die allgemeinen Nichtigkeits- und Verfallstatbestände aus Art. L714 – 3 bis L714 – 6 CPI. Ein besonderer Verfallsgrund für den Fall der missbräuchlichen Nutzung der Gewährleistungsmarke, wie er im Markengesetz von 1964 noch enthalten war und wie ihn das deutsche Recht für Kollektivmarken nach § 105 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorsieht, findet sich im Code de la propriété intellectuelle nicht mehr.

B.  Vereinigtes Königreich Seit deutlich längerer Zeit als in Frankreich ist das Rechtsinstitut der Gewährleistungsmarke im Markenrecht des Vereinigten Königreichs verankert. Aktuell finden sich Regelungen zur „certification mark“ in § 50 i. V. m. Anhang 2 des Trade Marks Act 1994 (TMA).

I.  Historische Entwicklung des Gütezeichenschutzes im Vereinigten Königreich Erste Vorläufer der Gewährleistungsmarke waren auch im Vereinigten Königreich die Zunftzeichen.257 Das Handwerk im Mittelalter prägten die Zünfte, die selbst keine Waren herstellten, aber Qualitätsanforderungen für die Handwerksprodukte ihrer Mitglieder festlegten und deren Einhaltung kontrollierten.258 Häufig waren die mittelalterlichen Waren daher mit zwei Symbolen versehen: einerseits dem Zeichen der Zunft, das auf die Übereinstimmung der Ware mit den Qualitätsstandards der Zunft hinwies, und andererseits dem individuellen Kennzeichen des herstellenden Handwerkers.259 Letzteres sollte allerdings nicht den Kunden über die Herkunft des Produktes informieren, sondern diente vorrangig der Zunft als Identifikationsmittel.260 Diese fahndete nach mangelhaften, nicht den Regeln der Zunft entsprechenden Waren und nutzte das Zeichen, um den betreffenden Handwerker ausfindig zu machen und vor die zunfteigenen Gerichte zu stellen.261 257 

Belson, Certification marks, S. 5.; Gangjee, in: Trade Mark Law, S. 79. Schechter, The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks, S. 40. 259  Belson, Certification marks, S. 7; Schechter, The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks, S. 44. 260  Belson, Certification marks, S. 8; Schechter, The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks, S. 47. 261  Belson, Certification marks, S. 6; Bently/Sherman, Intellectual Property Law, S. 810; Schechter, The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks, S. 47. 258 

182

2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

Dementsprechend bestanden die Zeichen oftmals aus einfachen Symbolen und unterschieden sich gerade so weit voneinander, dass sie den Zünften eine Zuordnung zu dem einzelnen Handwerker möglich machten.262 Ein Marketinginstrument für den Handwerker in Bezug auf seine Kunden waren sie dagegen nicht. Ab dem 16. Jahrhundert schwand die Macht der Zünfte und der Staat ersetzte Zunftregeln durch staatliches Ordnungsrecht.263 Erst mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert bildete sich das Markenrecht als Teil des Zivilrechts heraus.264 1.  Passing Off Mit der Liberalisierung des Marktes nahm die Bedeutung von Kennzeichen als Hinweis auf die Produktherkunft und als Werbemittel zu.265 Die Unternehmer suchten vor den Gerichten Schutz gegen Wettbewerber, die ihre Zeichen nutzten und damit über die Herkunft der Waren täuschten. Um gegen derartige Kennzeichenrechtsverletzungen vorzugehen, entwickelten die Gerichte den Rechtsbehelf des „Passing Off“. Der Begriff tauchte erstmals in der Rechtssache „Perry v Truefitt“266 aus dem Jahr 1842 auf.267 Die Ursprünge des Rechtsbehelfs gehen jedoch weiter zurück.268 Nach den Grundsätzen des Passing Off begeht eine unerlaubte Handlung, wer den mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen verbundenen guten Ruf (Goodwill) eines Unternehmens schädigt, indem er durch täuschungsgeeignete Handlungen beim Verbraucher die irrige Vorstellung hervorruft, seine Waren oder Dienstleistungen stammten von diesem Unternehmen oder stünden mit diesem in Verbindung.269 Im Laufe der Zeit haben die Gerichte den Rechtsbehelf weiterentwickelt und seinen Anwendungsbereich ausgeweitet.270 So spielt er heute noch eine wichtige Rolle zur Regulierung von Handelspraktiken.271 Auch dem Schutz von Gütezeichen kann er dienen, insbesondere wenn Gütezeichen nicht als Marke registriert sind.272 Denn nach § 2 Abs. 2 TMA lässt der Trade Marks Act den Rechtsbehelf des Passing-Off unberührt. Der Rechtsbehelf hat eine andere Schutzrichtung als das Markenrecht. Er zielt nicht auf den Schutz der Marke oder eines Kennzeichens als geistiges Eigentum 262 

Beispiele für solche Handwerkerzeichen bei Belson, Certification marks, S. 129 f. Belson, Certification marks, S. 9. 264  Belson, Certification marks, S. 9. 265  Bently/Sherman, Intellectual Property Law, S. 810. 266  Perry v Truefitt (1842) 6 Beav 66, Court of Chancery. 267  Drysdale/Silverleaf, Passing off, S. 8; Wadlow, The law of passing off, S. 24. 268  Drysdale/Silverleaf, Passing off, S. 8; Wadlow, The law of passing off, S. 20. 269  Bently/Sherman, Intellectual Property Law, S. 828. 270  Bently/Sherman, Intellectual Property Law, S. 827. 271 Ebenda. 272  Firth/Lea/Cornford, Trade Marks, S. 278; Gangjee, in: Trade Mark Law, S. 80. 263 

B.  Vereinigtes Königreich

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ab, sondern auf den Schutz des guten Rufs des Unternehmens.273 Dahinter steht der Gedanke, dass ein Unternehmen mit der Zeit ein Ansehen erwirbt, das auf Kunden eine gewisse Attraktion ausübt, die einen eigenen Firmenwert darstellt und damit etablierte Unternehmen von neuen unterscheidet.274 Der Nachweis dieses Goodwill ist die erste Voraussetzung einer erfolgreichen Passing-Off-Klage.275 Weiter muss der Kläger beweisen, dass der Beklagte das Publikum getäuscht hat und seinem Unternehmen aufgrund dieser Täuschung ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.276 Die täuschende Handlung wird häufig darin bestehen, dass der Beklagte die Marke des Klägers unrechtmäßig nutzt; Voraussetzung ist dies aber nicht.277 Der Rechtsbehelf kann eingreifen, wo Gütezeichen keinen markenrechtlichen Schutz erlangen können, etwa bei beschreibenden Angaben. So klagten die Produzenten und Händler des Getränks „Advoocat“, einer Art Eierlikör, der nach einer bestimmten Rezeptur zubereitet wird, erfolgreich mit der Passing-Off-Klage gegen Anbieter, die ein ähnliches Getränk mit veränderter Rezeptur unter demselben Namen anboten.278 Das Berufungsgericht hatte das stattgebende Urteil noch mit der Begründung aufgehoben, gegen die fälschliche Nutzung einer beschreibenden Angabe könne nicht im Wege des Passing Off vorgegangen werden.279 Das House of Lords sah das in der Revision anders und urteilte, wenn ein Produkt mit bestimmten Eigenschaften unter einem beschreibenden Namen vermarktet würde und einen gewissen Ruf erlangt hätte, seien die Produzenten der entsprechenden Produkte gegenüber Herstellern, die abweichende Produkte unter demselben Namen vertrieben, schutzwürdig.280 Andere Fälle zeigen aber auch die Grenzen des Rechtsbehelfs hinsichtlich des Schutzes von Kollektiv- und Gütezeichen auf.281 Probleme bereitet insbesondere die Eigenart der Kollektiv- und Gütezeichen, oftmals nicht durch die Händler selbst, sondern durch die dahinterstehende Vereinigung verteidigt zu werden. So konnte im Fall „Parma Ham“ die italienische Vereinigung zum Schutz des Parmaschinkens nach den Prozessregeln des Common Law nicht als Vertreterin für

273 

Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 335. Bently/Sherman, Intellectual Property Law, S. 829; Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 333. 275 Reckitt & Colman Products Ltd v Borden [1990] R.P.C. 341 (405), HL; Bently/ Sherman, Intellectual Property Law, S. 828. 276 Reckitt & Colman Products Ltd v Borden [1990] R.P.C. 341 (405), HL; Bently/ Sherman, Intellectual Property Law, S. 828. 277  Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 335. 278  Erven Warnink v Townend [1979] A. C. 731, HL. 279  Wadlow, The law of passing off, S. 478. 280  Erven Warnink v Townend [1979] A. C. 731 (745, 754), HL. 281  Kerly, S. 401. 274 

184

2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

ihre Mitglieder die Passing-Off-Klage erheben.282 Und in der Rechtssache „Food Ireland“ scheiterte die klagende Vereinigung daran, nachzuweisen, dass das streitgegenständliche Logo dem Verkehr in Verbindung mit ihren Geschäften bekannt war und nicht nur als Zeichen für irische Lebensmittel aufgefasst wurde.283 2.  Die Einführung der Registermarke und die „standardization trade mark“ Den Goodwill nachzuweisen stellt allerdings nicht nur in diesen besonderen Konstellationen eine Herausforderung dar, sondern kann auch dem Inhaber eines Individualzeichens Schwierigkeiten bereiten.284 Erleichterung brachte daher der Trade Marks Registration Act im Jahr 1875, der die Registermarke in das Recht des Vereinigten Königreichs einführte.285 Seitdem ist der rechtliche Schutz der Marke als Immaterialgut anerkannt. Die gesetzlichen Regelungen zur Registermarke traten neben das Rechtsinstitut „Passing Off“ des Common Law und verdrängten dieses nicht.286 Spezielle Vorschriften zum Schutz von Gütezeichen enthielt erstmals der­ Trade Marks Act 1905 (TMA 1905).287 Nach § 62 TMA 1905 konnten Vereinigungen oder Personen, die Waren in Bezug auf Herkunft, Material, Herstellungsverfahren, Qualität, Güte oder andere Eigenschaften untersuchten und entsprechend zertifizierten, die dafür verwendete Marke als sogenannte „standardization trade mark“ eintragen lassen. Die Kompetenzen im Registrierungsprozess teilten sich zu dieser Zeit der Registrator und das Board of Trade.288 Das Board of Trade prüfte nach § 62 TMA 1905 unter anderem, ob die Registrierung des Gütezeichens dem öffentlichen Nutzen diente, andernfalls wies es die Anmeldung zurück.289 Unter Berufung auf das öffentliche Interesse schloss es schon damals Gütezeichen von der Anmeldung aus, wenn der Anmelder selbst die zu zertifizierenden Waren produzierte, obwohl das Gesetz dieses Schutzhindernis nicht vorsah.290 282 

Dawson, EIPR 1991, 487 (488). Bord Tráchtala v Waterford Foods Plc [1994] F.S.R. 316 (323), High Court of Ireland. 284  Belson, Certification marks, S. 11; Bently/Sherman, Intellectual Property Law, S. 812. 285  Belson, Certification marks, S. 11; Bently/Sherman, Intellectual Property Law, S. 811. 286  Bently/Sherman, Intellectual Property Law, S. 812. 287  Abgedruckt in Scots Statutes 1905, S. 15. 288  § 53 und § 58 TMA 1905. 289  Kerly, S. 406. 290  Belson, Certification marks, S. 16. 283  An

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3.  Der Trade Marks Act 1938 Mit dem Trade Marks Act 1938 (TMA 1938) wurde die „standardization trade mark“ in „certification trade mark“ umbenannt und in § 37 i. V. m. Anhang 1 TMA 1938 deutlich ausführlicher geregelt.291 Nach § 37 Abs. 1 TMA 1938 konnte als Gewährleistungsmarke jedes Zeichen eingetragen werden, das geeignet war, im Hinblick auf Herkunft, Material, Herstellungsverfahren, Qualität, Güte oder andere Eigenschaften zertifizierte Waren von nicht zertifizierten Waren zu unterscheiden. Eine Eintragung für Dienstleistungen war nicht vorgesehen.292 Der TMA 1938 kodifizierte einige Eintragungsvoraussetzungen für die Gewährleistungsmarke, die zuvor schon das Board of Trade und die Rechtsprechung in der Praxis entwickelt hatten. So durfte beispielsweise nach § 37 Abs. 1 TMA 1938 keine Gewährleistungsmarke anmelden, wer selbst ein Gewerbe mit den zertifizierten Waren betrieb. Außerdem musste das Board of Trade nach § 1 Abs. 5 lit. a) TMA 1938 überzeugt sein, dass der Markenanmelder die nötige Kompetenz zur Zertifizierung der Waren aufwies; eine Voraussetzung, die der Court of Appeal bereits in der Rechtssache „Union Nationale Inter-Syndicale des Marques Collectives’ Application“293 zum Trade Marks Act 1905 diskutierte.294 Neu hinzukamen dagegen unter anderem ausführliche Regelungen zur rechtsverletzenden Nutzung der Gewährleistungsmarke in § 37 Abs. 5 TMA 1938.295 4.  Der Trade Marks Act 1994 Mit der letzten großen Markenrechtsreform schuf der Gesetzgeber den Trade Marks Act 1994 (TMA), in dem sich viele der Regelungen zur Gewährleistungsmarke aus dem Trade Marks Act 1938 wiederfinden.296 Die wichtigste Neuerung hinsichtlich der Gewährleistungsmarken war sicherlich die Zulassung der Eintragung für Dienstleistungen.297 Außerdem wurden die Kompetenzen des Registrators und des Board of Trades wieder vereint und dem Intellectual Property Office (IPO) übertragen, wodurch sich die Dauer des Registrierungsprozesses 291 

Turner, The law of trade marks, S. 59. Morcom/Roughton/Quintin, The Modern Law of Trade Marks, S. 343. 293 Union Nationale Inter-Syndicale des Marques Collectives’ Application (1922) 2 Ch. 653 (664), EWCA (Civ). 294  Annand/Norman, Blackstone’s Guide to the Trade Marks Act 1994, S. 229; Moses, Trade mark practice at the patent office, S. 74. 295  Annand/Norman, Blackstone’s Guide to the Trade Marks Act 1994, S. 229. 296  Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den Regelungen zur Gewährleistungsmarke im TMA 1938 und im TMA 1994 erläutern Annand/Norman, Blackstone’s Guide to the Trade Marks Act 1994, S. 225 ff. 297  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 3. 292 

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

für Gewährleistungsmarken deutlich reduzierte.298 Zuvor konnte die Anmeldung einer Gewährleistungsmarke aufgrund der geteilten Zuständigkeiten bis zu zehn Jahre dauern.299 Nicht mehr Voraussetzung für ihre Eintragung ist, dass die Gewährleistungsmarke einen öffentlichen Nutzen hat. Obwohl die Gewährleistungsmarke schon lange im Recht des Vereinigten Königreichs etabliert ist, führt sie eher ein Nischendasein.300 So waren im März 2016 im Markenregister des Vereinigten Königreichs 402 Gewährleistungsmarken eingetragen.301 In den Jahren 2005 bis 2015 hat das Intellectual Property Office jährlich im Schnitt 45 Gewährleistungsmarken registriert, wobei in den letzten Jahren ein deutlicher Zuwachs an Registrierungen zu erkennen ist: von 14 Eintragungen im Jahr 2005 zu 60 Eintragungen im Jahr 2015.302 Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2015 56.319 Individualmarken registriert.303 Entsprechend gering sind auch die Rechtsstreitigkeiten, die sich um Gewährleistungsmarken drehen.304 Aus der Zeit der Geltung des Trade Marks Act 1938 sind nur zwei Fälle dokumentiert, die Gewährleistungsmarken betreffen.305

II.  Definition und Abgrenzung von Individualmarke, Kollektivmarke und Gewährleistungsmarke Der Trade Marks Act behandelt Gewährleistungsmarken und Kollektivmarken nicht wie das französische Markenrecht als miteinander verwandte Rechtsinstitute, sondern getrennt voneinander. Während die Gewährleistungsmarke schon seit 1905 im Markenrecht enthalten ist, hat die Kollektivmarke erst mit der Reform 1994 Eingang in das Markenrecht gefunden.306 1.  Die Kollektivmarke Das Vereinigte Königreich ist der Pariser Verbandsübereinkunft bereits im Jahr 1884 beigetreten.307 Die daraus seit 1911 gemäß Art. 7bis PVÜ entstehende Verpflichtung, Kollektivmarken einzuführen, um Vereinigungen ein Schutzinstrument für ihre Kennzeichen zur Verfügung zu stellen, sah es durch die Bereit298 

Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 4. Annand/Norman, Blackstone’s Guide to the Trade Marks Act 1994, S. 228. 300  Phillips, Trade mark law, S. 621. 301  IPO, FOI Release vom 14. 03. 2016, S. 1. 302  IPO, FOI Release vom 14. 03. 2016, S. 1 f. 303  Thol/Vaze/Ritchie, Trade Mark Demand, S. 1. 304  Kerly, S. 407. 305  Kerly, S. 407. 306  Annand/Norman, Blackstone’s Guide to the Trade Marks Act 1994, S. 231. 307  Ricketson, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, S. 61. 299 

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stellung der Gewährleistungsmarke zunächst in § 62 TMA 1905 und später in § 37 i. V. m. Anhang 1 TMA 1938 sowie durch die Möglichkeit der Passing-Off-Klage des Common Law als erfüllt an.308 Erst im Rahmen der Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie 89/104/EWG durch den Trade Marks Act 1994 entschied sich der Gesetzgeber dafür, Kollektivmarken in das Markenrecht zu integrieren und es in diesem Punkt mit dem Recht der anderen Mitgliedstaaten, die schon länger Kollektivmarken anerkannten, zu harmonisieren.309 Regelungen zur Kollektivmarke finden sich in Art. 49 i. V. m. Anhang 1 TMA. Strukturell sind sie wie die Regelungen zur Gewährleistungsmarke aufgebaut.310 Soweit die recht ausführlichen Spezialregelungen nicht eingreifen, gilt gemäß § 49 Abs. 2 TMA das allgemeine Markenrecht. Nach Art. 49 Abs. 1 TMA ist eine Kollektivmarke eine Marke, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder einer Vereinigung, die Inhaberin der Marke ist, von denjenigen anderer Unternehmer unterscheidet. Sie hat die Funktion, auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen von einem Mitglied der Vereinigung hinzuweisen.311 Der Begriff der Vereinigung („association“) ist vom Gesetz nicht näher definiert und wird vom Intellectual Property Office weit ausgelegt.312 Entsprechend der Funktion der Kollektivmarke als Kennzeichen einer Mitgliedschaft313 akzeptiert das Intellectual Property Office als Inhaber jedes Kollektiv, das in irgendeiner Form mitgliedschaftlich organisiert ist.314 Das Kollektiv muss der Anmeldung gemäß Anhang 1 § 5 TMA eine Markensatzung beifügen, aus der hervorgeht, wer zur Markennutzung berechtigt ist, welchen Bedingungen die Mitgliedschaft unterliegt und, sofern existent, welche Bestimmungen für die Nutzung der Marke gelten und wie Verstöße hiergegen sanktioniert werden. Aufgrund der im Gegensatz zur Gewährleistungsmarke geringeren Eintragungsvoraussetzungen und der Möglichkeit, den Nutzerkreis zu beschränken, wurde der Kollektivmarke bei ihrer Einführung eine größere Popularität vorausgesagt.315 Tatsächlich waren im März 2016 im Markenregister des Vereinigten 308  AIPPI, Jahrbuch 1980/II, S. 146; Annand/Norman, Blackstone’s Guide to the Trade Marks Act 1994, S. 225; Belson, Certification marks, S. 11; Joseph, EIPR 1979, 160 (160); Morcom/Roughton/Quintin, The Modern Law of Trade Marks, S. 348. 309  Isaacs, Law of Trade Marks, S. 83; Kitchin/Mellor: Trade Marks Act 1994, S.  26 – 98. 310  Einen Überblick über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Regelungen bietet Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 6 bis 113 – 10. 311  Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 25; Gangjee, in: Trade Mark Law, S. 86; IPO, Trade Marks Manual, S. 301. 312  Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 26. 313  Gangjee, in: Trade Mark Law, S. 86; IPO, Trade Marks Manual, S. 301. 314  IPO, Trade Marks Manual, S. 310. 315  Groom u. a., UK Trade Marks Act 1994, S. 134.

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

Königreichs lediglich 330 Kollektivmarken eingetragen und damit noch weniger als Gewährleistungsmarken.316 2.  Die Gewährleistungsmarke Die Gewährleistungsmarke ist in § 50 Abs. 1 TMA definiert als eine Marke, die darauf hinweist, dass die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von ihrem Inhaber hinsichtlich Herkunft, Material, Art der Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen, Beschaffenheit, Güte oder anderer Eigenschaften zertifiziert sind. Anders als die Individualmarke, deren vorrangige Funktion der Herkunftshinweis ist, dient die Gewährleistungsmarke dazu, auf bestimmte Eigenschaften beziehungsweise die Einhaltung eines gewissen Standards hinzuweisen.317 Aufgrund dieser abweichenden Funktion ist sie in § 50 i. V. m. Anhang 1 TMA besonderen Regelungen unterstellt.318 Nur soweit diese nicht greifen, sind nach § 50 Abs. 2 und Anhang 2 § 1 TMA die allgemeinen Regelungen des Markenrechts anwendbar. Beispiele für bekannte Gewährleistungsmarken sind die „Stilton certification mark“319 für einen besonderen Blauschimmelkäse, die Wortmarke „Woolmark“320 für Wolle und Wollprodukte einer bestimmten Qualität oder das Bio­siegel „Organic Farmers & Growers“321. Auch für die öffentliche Hand sind Gewährleistungsmarken eingetragen, wie beispielsweise das Gütezeichen „THR“322 für pflanzliche Heilmittel.

3.  Verhältnis von Gewährleistungsmarke und Kollektivmarke In welchem Verhältnis Gewährleistungs- und Kollektivmarke zueinander stehen, macht das Gesetz nicht ganz deutlich.323 Die Kollektivmarke dient in erster 316 

IPO, FOI Release vom 14. 03. 2016, S. 1. Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 26; Jacob/ Alexander/Fisher, Guidebook to Intellectual Property, S. 120. 318  Waelde u. a., Contemporary Intellectual Property, S.  640. 319  Eingetragen beim IPO unter Reg.-Nr. 831407. 320  Eingetragen beim IPO unter Reg.-Nr. 885755. 321  Eingetragen beim IPO unter Reg.-Nr. 2324328. 322  Eingetragen beim IPO unter Reg.-Nr. 2482961 für die Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. 323  Gangjee, in: Trade Mark Law, S. 88. 317 

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Linie dazu, auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen von einem Mitglied der Vereinigung hinzuweisen.324 Nach einigen Stimmen in der Lehre kann sie daneben aber auch die Zertifizierungsfunktion erfüllen, wenn die Vereinigung Standards aufstellt, denen die Waren oder Dienstleistungen ihrer Mitglieder genügen müssen, um die Kollektivmarke führen zu dürfen.325 In der Praxis dürfte danach oftmals für die Eintragung von Gütezeichen die Kollektivmarke eine Option sein.326 Einige Autoren empfehlen in diesen Fällen die Wahl der Kollektivmarke aufgrund ihrer geringeren Eintragungsvoraussetzungen327 und den größeren Handlungsspielräumen ihres Inhabers, beispielsweise selbst mit den zertifizierten Waren oder Dienstleistungen ein Gewerbe zu betreiben oder den Kreis der Nutzer zu beschränken.328 Aus Verbrauchersicht wäre die vermehrte Eintragung von Gütezeichen als Kollektivmarken eine nachteilige Entwicklung, da die strengeren Regelungen zur Gewährleistungsmarke ihrem Schutz dienen329. Es ist auch fraglich, ob die Austauschbarkeit von Kollektiv- und Gewährleistungsmarke vom Gesetzgeber gewollt ist. Immerhin sehen Anhang 1 § 4 Abs. 1 TMA und Anhang 2 § 5 Abs. 1 TMA Sondertatbestände der Täuschungsgefahr vor, wonach das Intellectual Property Office eine Kollektivmarke beziehungsweise Gewährleistungsmarke nicht eintragen soll, wenn sie geeignet ist, das Publikum über ihre Eigenschaften oder Bedeutung zu täuschen, insbesondere wenn sie für etwas anderes als eine Kollektivmarke beziehungsweise Gewährleistungsmarke gehalten werden kann. Erfüllt die Kollektivmarke gleichzeitig die Zertifizierungsfunktion, kann die Gefahr bestehen, dass der Verkehr sie für eine Gewährleistungsmarke hält. Allerdings lehnt das Intellectual Property Office in diesen Fällen die Eintragung nicht komplett ab. Stattdessen verlangt es in Übereinstimmung mit Anhang 1 § 4 Abs. 2 TMA beziehungsweise Anhang 2 § 5 Abs. 1 TMA, dass die täuschungsgeeignete Marke einen klarstellenden Hinweis auf ihren Charakter enthält, indem in ihr die Worte „collective mark“ beziehungsweise „certification mark“ vorkommen oder ihre Satzung vorsieht, dass Nutzer die Marke nur mit dem Hinweis, dass es sich um eine Kollektivmarke beziehungsweise Gewährleistungsmarke handelt, nutzen dürfen.330

324 

Kerly, S. 408. Belson, Certification marks, S. 22; Gangjee, in: Trade Mark Law, S. 88. 326 Vgl. Kerly, S. 408. 327  Gangjee, in: Trade Mark Law, S. 88. 328  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 10 f. 329  Kerly, S. 408. 330  IPO, Trade Marks Manual, S. 308; Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 29; Kerly, S. 77. 325 

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

4.  Verhältnis von Gewährleistungsmarke und Individualmarke Auch das Verhältnis von Gewährleistungsmarke und Individualmarke ist nicht ganz unproblematisch. Hier stellen sich die Fragen, ob der Inhaber gleichzeitig eine Gewährleistungsmarke und eine Individualmarke registrieren kann und ob er eine Individualmarke wie eine Gewährleistungsmarke nutzen kann. a)  Die Eintragung von Gewährleistungsmarke und Individualmarke für einen Inhaber Hinsichtlich der ersten Frage hat sich die Praxis des Intellectual Property Office im Laufe der Zeit gewandelt. Zunächst ging es davon aus, dass die Individualmarke, die Kollektivmarke und die Gewährleistungsmarke drei unterschiedliche Funktionen erfüllten und die gleichzeitige Anmeldung zweier Markenformen für einen Inhaber bezüglich derselben Waren und Dienstleistungen als Anscheinsbeweis gelte, dass die Marke eine der im Gesetz vorgesehenen Funktionen nicht wahrnehmen könne.331 Gegen die Eintragung der später angemeldeten Marke wandte es die Schutzhindernisse des § 3 Abs. 1 lit. a) und § 3 Abs. 3 TMA ein.332 Nach § 3 Abs. 1 lit. a) TMA sind Zeichen nicht als Marke eintragungsfähig, wenn sie die Anforderungen nach § 1 Abs. 1 TMA nicht erfüllen, das heißt sie nicht geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmers von solchen anderer Unternehmer zu unterscheiden. Das Erfordernis der Unterscheidungskraft nach § 1 Abs. 1 TMA wird durch die speziellen Regelungen zur Kollektiv- und Gewährleistungsmarke dahingehend modifiziert, dass Kollektivmarken geeignet sein müssen, Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder eines Kollektivs von denen anderer Unternehmer zu unterscheiden (Anhang 1 § 2 TMA) und Gewährleistungsmarken geeignet sein müssen, zertifizierte Waren oder Dienstleistungen von nicht zertifizierten zu unterscheiden (Anhang 2 § 2 TMA). Das Intellectual Property Office nahm an, dass ein Zeichen, das unterscheidungskräftig nach § 1 Abs. 1 TMA war, nicht gleichzeitig unterscheidungskräftig nach den Spezialregelungen zur Kollektiv- und Gewährleistungsmarke sein könnte und die spätere Anmeldung am Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft scheitern müsste.333 Daneben konnte eine doppelte Eintragung aus Sicht des Intellectual Property Office auch gemäß § 3 Abs. 3 lit. a) TMA gegen die öffentliche Ordnung verstoßen oder gemäß § 3 Abs. 3 lit. b) TMA täuschungsgeeignet sein.334 In der Praxis trug es daher für einen Markeninhaber nicht dasselbe Zeichen für 331 

IPO, PAN 2/01. IPO, PAN 2/01. 333  IPO, PAN 2/01. 334  IPO, PAN 2/01. 332 

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identische Waren oder Dienstleistung in zwei Markenformen ein.335 Eine Eintragung lediglich ähnlicher Marken für denselben Inhaber oder derselben Marke für lediglich ähnliche Waren oder Dienstleistung prüfte es dagegen allenfalls unter den Schutzhindernissen des § 3 Abs. 3 TMA.336 Mit der Herausgabe des „Trade Marks Manual“ im Jahr 2016 hat das Intellectual Property Office seine strenge Auffassung teilweise revidiert.337 Grund dafür ist ein verändertes Verständnis der Schutzhindernisse des § 3 TMA.338 Das Intellectual Property Office geht nun davon aus, dass diese Schutzhindernisse in der Marke als solche bestehen müssen und sich nicht aus deren Nutzung ergeben dürfen.339 Gegen die Eintragung eines Zeichens als Individualmarke und Kollektiv- bzw. Gewährleistungsmarke für einen Inhaber in Bezug auf dieselben Waren oder Dienstleistungen macht das Intellectual Property Office diese Einwendungen daher nicht mehr geltend.340 Der gleichzeitigen Eintragung von Kollektivund Individualmarke steht damit kein Eintragungshindernis entgegen.341 Bei Gewährleistungsmarken ist dagegen zu berücksichtigen, dass ihr Inhaber gemäß Anhang 2 § 4 TMA kein Gewerbe mit den zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen betreiben darf. Ist für den Anmelder der Gewährleistungsmarke bereits eine Individualmarke bezüglich derselben Waren oder Dienstleistungen eingetragen, nimmt das Intellectual Property Office dies als Anscheinsbeweis dafür, dass der Anmelder ein entsprechendes Gewerbe betreibt.342 Den Anschein kann der Anmelder recht einfach dadurch überwinden, dass er gegenüber dem Intellectual Property Office die Erklärung abgibt, kein solches Gewerbe auszuüben.343 Eine Rücknahme der Individualmarke ist nicht nötig.344 Im umgekehrten Fall, wenn also der Anmelder bereits Inhaber einer Gewährleistungsmarke ist und zusätzlich eine Individualmarke eintragen lassen will, hält das Intellectual Property Office der Eintragung keine Schutzhindernisse entgegen.345 Sollte der Inhaber der Gewährleistungsmarke aber tatsächlich ein Gewerbe mit den zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen aufnehmen,

335 

IPO, PAN 2/01. IPO, PAN 2/01. 337  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 11. 338  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 11. 339  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 11. 340  IPO, Trade Marks Manual, S. 307. 341  IPO, Trade Marks Manual, S. 307. 342  IPO, Trade Marks Manual, S. 307. 343  IPO, Trade Marks Manual, S. 307. 344  IPO, Trade Marks Manual, S. 307. 345  IPO, Trade Marks Manual, S. 307. 336 

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kann seine Gewährleistungsmarke dem Verfall oder der Nichtigkeit ausgesetzt sein.346 b)  Die Nutzung der Individualmarke wie eine Gewährleistungsmarke Anfang der zweitausender Jahre fielen dem Intellectual Property Office vermehrt Anmeldungen von Individualmarken für „Zertifizierungsdienstleistungen“ in der Warenklasse 42 auf.347 Grundsätzlich steht der Eintragung einer Individualmarke für Zertifizierungsdienstleistungen nichts entgegen.348 Diese Anmeldungen erweckten jedoch den Anschein, ihre Inhaber wollten sie wie Gewährleistungsmarken nutzen.349 Es war anzunehmen, durch die Registrierung als Individualmarke wollten sie die strengeren Eintragungsvoraussetzungen für die Gewährleistungsmarke umgehen.350 Da für Individualmarken kein dem Anhang 1 § 4 Abs. 1 TMA und Anhang 2 § 5 Abs. 1 TMA vergleichbarer Sondertatbestand der Täuschungsgefahr besteht, konnte das Intellectual Property Office solche Eintragungen nicht als irreführend zurückweisen, weil die Individualmarken den Eindruck erweckten, Gewährleistungsmarken zu sein. Aus Sicht des Intellectual Property Office kann die wissentliche Eintragung eines Zeichens als Individualmarke, wenn es eigentlich als Gewährleistungsmarke genutzt werden soll, jedoch gegen Treu und Glauben verstoßen.351 Darauf wies das Intellectual Property Office in seiner Mitteilung aus dem Jahr 2002 hin und kündigte an, dass es zukünftig solche Markenanmeldungen einer genauen Prüfung unterziehen würde.352 Stellt sich bei der Prüfung heraus, dass der Anmelder die Marke fälschlich als Individualmarke klassifiziert hat, lässt das Intellectual Property Office ihm die Wahl, die Anmeldung in eine Gewährleistungsmarke zu ändern oder schriftlich zu erklären, dass er die Individualmarke entsprechend ihrer Funktion als Herkunftshinweis verwenden werde.353 5.  Zwischenergebnis Individualmarke, Kollektivmarke und Gewährleistungsmarke erfüllen unterschiedliche Funktionen. Während die Individualmarke in erster Linie auf eine einzelne Herkunftsquelle hinweist, dient die Kollektivmarke als Hinweis auf die 346 

IPO, Trade Marks Manual, S. 307. IPO, PAN 12/02. 348  IPO, PAN 12/02; Firth/Lea/Cornford, Trade Marks, S. 279. 349  IPO, PAN 12/02. 350  Firth/Lea/Cornford, Trade Marks, S. 279. 351  IPO, PAN 12/02. 352  IPO, PAN 12/02. 353  IPO, PAN 12/02; vgl. auch IPO, Trade Marks Manual, S. 3. 347 

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Herkunft von einem Mitglied einer Vereinigung und die Gewährleistungsmarke als Hinweis auf die Zertifizierung der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Die Übergänge zwischen den Markenformen sind jedoch fließend, was eine Abgrenzung schwierig macht. Um die strengen Voraussetzungen der Gewährleistungsmarke zu umgehen, nutzen manche Markenanmelder daher die Kollektivmarke als Zertifizierungszeichen oder tragen Individualmarken für Zertifizierungsdienstleistungen ein. Das Gesetz bietet Möglichkeiten, die Umgehungen zu verhindern. Letztlich ist es aber eine Auslegungsfrage und die Durchsetzung hängt davon ab, ob Intellectual Property Office und Gerichte die Gewährleistungsmarke als ausschließliches Instrument für den Schutz von Gütezeichen verstehen oder gleichzeitig die Nutzung von Kollektiv- und Individualmarken als Zertifizierungshinweis erlauben.

III.  Markeninhaber und Markennutzer Der Trade Marks Act 1994 enthält keine speziellen Regelungen dazu, wer eine Gewährleistungsmarke anmelden darf.354 Grundsätzlich kann daher jede Rechtsperson Inhaber einer Gewährleistungsmarke sein.355 Juristische Personen können die Gewährleistungsmarke im eigenen Namen anmelden.356 Personengesellschaften müssen als Inhaber ihren gesetzlichen Vertreter bezeichnen, allerdings nicht namentlich, sondern durch die Nennung seines Amtes.357 Selbst natürliche Personen sind von der Anmeldung einer Gewährleistungsmarke nicht ausgeschlossen, wenn sie die übrigen Voraussetzungen erfüllen.358 1.  Neutralität des Markeninhabers Um die Objektivität im Zertifizierungsprozess sicherzustellen, sieht Anhang 2 § 4 TMA vor, dass der Anmelder der Gewährleistungsmarke kein Gewerbe mit den zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen betreiben darf.359 Dahinter steht der Gedanke, dass es unangebracht wäre, würde der Inhaber als Händler die Waren seiner Wettbewerber zertifizieren.360 Seine Funktion, im öffentlichen Interesse bestimmte Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen zu gewähr354  355 

IPO, Trade Marks Manual, S. 309. Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 17; IPO, Trade Marks Manual,

S. 309. 356  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 17. 357  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 17. 358  Annand/Norman, Blackstone’s Guide to the Trade Marks Act 1994, S. 229; Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 1. 359  Gangjee, in: Trade Mark Law, S. 884. 360  Firth/Lea/Cornford, Trade Marks, S. 275.

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leisten, würde dadurch unterminiert.361 Aufgrund dieser Einschränkung sind Anmelder von Gewährleistungsmarken häufig Handels-, Berufs- oder Unternehmensverbände, die ein Interesse daran haben, in ihrem Geschäftsfeld gewisse Standards aufrechtzuerhalten und zu überwachen.362 Das Intellectual Property Office prüft ohne Anlass nicht weiter nach, welche Rolle der Anmelder einer Gewährleistungsmarke im Markt innehat.363 Aufkommende Einwände, beispielsweise weil der Anmelder für identische Waren oder Dienstleistungen eine Individualmarke registriert hat364, kann der Anmelder durch die Erklärung beseitigen, dass die einzutragenden Waren oder Dienstleistungen nur von autorisierten Nutzern und nicht von ihm selbst gehandelt werden.365 Übt der Anmelder dennoch ein entsprechendes Gewerbe aus oder nimmt ein solches nach der Eintragung auf, setzt er seine Gewährleistungsmarke allerdings der Gefahr der Nichtigkeit nach Anhang 2 § 16 TMA oder des Verfalls nach Anhang 2 § 15 lit. a) TMA aus.366 2.  Kompetenz zur Zertifizierung Nach Anhang 2 § 7 Abs. 1 lit. b) TMA soll das Intellectual Property Office die Gewährleistungsmarke nur eintragen, wenn der Anmelder kompetent ist, die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu zertifizieren. Das Erfordernis der Zertifizierungskompetenz ist seit dem Jahr 1919 im Trade Marks Act 1905 und den folgenden Trade Marks Acts enthalten. Damals strich der Gesetzgeber aus der Regelungen zur „standardization trade mark“ die Formulierung, nach welcher der Markeninhaber die Waren vor der Zertifizierung untersuchen musste („Where any association or person undertakes the examination of any goods […] and certfies the result …“) und fügte statt dessen als Voraussetzung die Kompetenz zur Zertifizierung ein. Diese Gesetzgebungshistorie hat das damals zuständige Board of Trade viele Jahre später in dem Löschungsverfahren „Sea Island Cotton“ zur Auslegung des Begriffs der „Zertifizierungskompetenz“ herangezogen.367 Die Antragstellerin argumentierte, die Antragsgegnerin besäße nicht die ausreichende Kompetenz zur Zertifizierung, da sie die Waren tatsächlich nicht untersuchen würde.368 361 

Belson, Certification marks, S. 32. IPO, Trade Marks Manual, S. 312; Jacob/Alexander/Fisher, Guidebook to Intellectual Property, S. 121. 363  IPO, Trade Marks Manual, S. 312. 364  Siehe dazu 2. Teil B. II. 4. a). 365  Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 29. 366  IPO, Trade Marks Manual, S. 312; Belson, Certification marks, S. 32. 367  Sea Island Cotton Certification Trade Marks [1989] R.P.C 87 (101), Board of Trade. 368  Sea Island Cotton Certification Trade Marks [1989] R.P.C 87 (100), Board of Trade. 362 

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Das Board of Trade wies jedoch darauf hin, dass die im Jahr 1919 gestrichene Verpflichtung zur Warenkontrolle nicht über das Tatbestandsmerkmal der Zertifizierungskompetenz wieder zur Voraussetzung der Gewährleistungsmarke gemacht werden dürfe.369 Vielmehr sei die Zertifizierungskompetenz immer dann gegeben, wenn der Inhaber willens und fähig sei, den berechtigten Personen die Markennutzung einzuräumen und ungeeignete Waren von der Kennzeichnung auszuschließen.370 Nicht auf die aktive Kontrolle sämtlicher Waren käme es an, sondern auf die rechtliche und praktische Fähigkeit zur Zertifizierung.371 Allerdings räumt das Board of Trade in seiner Begründung ein, könne die Abwesenheit jeglicher Kontrollen ein starkes Indiz dafür sein, dass die praktische Fähigkeit zur Zertifizierung fehle.372 Der Anmelder muss seine Zertifizierungskompetenz im Laufe des Registrierungsverfahrens in geeigneter Weise nachweisen.373 Eine bestimmte Form ist dafür nicht erforderlich.374 In den meisten Fällen reicht dem Intellectual Property Office eine Erklärung über die Erfahrungen und bisherige Tätigkeit im betreffenden Geschäftsfeld aus.375 Unter Umständen sind weitere Informationen darüber einzureichen, dass der Anmelder über die nötige technische Expertise, die Ressourcen und die Verwaltungseinrichtungen zur Zertifizierung verfügt.376 Von etablierten Handelsverbänden und Ministerien verlangt das Intellectual Property Office regelmäßig keinen Kompetenznachweis.377 3.  Nutzungsberechtigung Die Gewährleistungsmarke ist darauf ausgerichtet, von einem mehr oder weniger großen Kreis berechtigter Nutzer verwendet zu werden.378 Da der Inhaber der Gewährleistungsmarke nach Anhang 2 § 4 TMA kein Gewerbe mit den zertifizierten Waren oder Dienstleistung betreiben darf, ist er selbst von der Nutzung der Gewährleistungsmarke für entsprechende Waren oder Dienstleistungen ausgeschlossen.379 Er kann das Kennzeichen lediglich zu Werbezwecken ver369  Sea Island Cotton Certification Trade Marks [1989] R.P.C 87 (101, 103), Board of Trade. 370  Sea Island Cotton Certification Trade Marks [1989] R.P.C 87 (102), Board of Trade. 371  Sea Island Cotton Certification Trade Marks [1989] R.P.C 87 (102), Board of Trade. 372  Sea Island Cotton Certification Trade Marks [1989] R.P.C 87 (104), Board of Trade. 373  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 16. 374  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 16. 375  IPO, Trade Marks Manual, S. 312. 376  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 16. 377  IPO, Trade Marks Manual, S. 312. 378  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 7. 379  Belson, Certification marks, S. 32.

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

wenden, um auf seine Zertifizierungsdienstleistungen aufmerksam zu machen, beispielsweise auf Flyern oder in seinem Briefkopf.380 Zum Kreis der nutzungsberechtigten Personen enthält der Trade Marks Act 1994 wie seine Vorgängerversionen keine spezifischen Vorschriften.381 Anhang 2 § 6 Abs. 2 TMA 1994 sieht lediglich vor, dass die Markensatzung Angaben dazu enthalten muss, wer zur Nutzung der Marke berechtigt ist. Gemeint ist damit nicht die namentliche Nennung der einzelnen Nutzer, sondern die abstrakte Charakterisierung der zugelassenen Nutzergruppen.382 Schon unter Geltung des Trade Marks Act 1938 hat das Board of Trade jedoch verlangt, dass der Markeninhaber allen Personen, deren Waren oder Dienstleistungen die Gütebedingungen erfüllen, die Nutzung der Gewährleistungsmarke gestattet und dies in der Markensatzung festhält.383 Diese Praxis führt das Intellectual Property Office unter Geltung des Trade Marks Act 1994 fort.384 Die Satzung soll eine Regelung enthalten, nach der allen Personen, deren Waren oder Dienstleistungen die erforderlichen Eigenschaften aufweisen, die Zertifizierung offen steht.385 Nur wenn aufgrund des Charakters der zertifizierten Waren oder Dienstleistungen der Markennutzer eine bestimmte Qualifikation aufweisen muss, sind Einschränkungen des Nutzerkreises möglich.386 Beispielsweise kann der Inhaber die Zertifizierung von Rechtsdienstleistungen auf praktizierende Anwälte beschränken.387 Diskriminierende Beschränkungen des Zugangs zur Gewährleistungsmarke lässt das Intellectual Property Office nicht zu. Der Markeninhaber kann die Nutzung der Gewährleistungsmarke von seiner vorherigen Einwilligung oder von der Mitgliedschaft in einer Vereinigung abhängig machen.388 Er darf die Bedingungen für die Erlangung der Mitgliedschaft jedoch nicht diskriminierend ausgestalten oder an unangemessene Hürden wie beispielsweise überhöhte Gebühren knüpfen.389 Lange Zeit war das Intellectual Property Office der Ansicht, das Zertifizierungsmodell dürfe nicht gewinnorientiert sein.390 Von dieser strengen Auffas380 

Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 7. Annand/Norman, Blackstone’s Guide to the Trade Marks Act 1994, S. 228; Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 9. 382  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 19. 383  Annand/Norman, Blackstone’s Guide to the Trade Marks Act 1994, S. 228; Belson, Certification marks, S. 32. 384  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 9; Belson, Certification marks, S. 32 f. 385  IPO, Trade Marks Manual, S. 312. 386  IPO, Trade Marks Manual, S. 312. 387  IPO, Trade Marks Manual, S. 312. 388  Firth/Lea/Cornford, Trade Marks, S. 281. 389  Firth/Lea/Cornford, Trade Marks, S. 281. 390  Belson, Certification marks, S. 33; Firth/Lea/Cornford, Trade Marks, S. 281. 381 

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sung ist das Intellectual Property Office zwischenzeitlich abgerückt.391 Nun steht nicht mehr die Profitabilität des Zertifizierungsmodells im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern die Belastung des potenziellen Markennutzers durch die Gebühren.392 Der Markeninhaber darf mit der Zertifizierung Gewinne erzielen. Die Gebühren müssen aber angemessen sein und dürfen kleinere und mittlere Unternehmen nicht überbelasten.393 Darauf hat das Intellectual Property Office besonders ein Auge, wo das Gütezeichen praktisch Standard für die betreffende Waren- oder Dienstleistungsgruppe geworden ist.394 Die Gebühren müssen nach Anhang 2 § 6 Abs. 2 TMA in der Markensatzung aufgeführt sein. 4.  Übertragbarkeit Aufgrund des öffentlichen Interesses, dem die Gewährleistungsmarke dient, unterliegt sie strengeren Kontrollen durch das Intellectual Property Office als die Individual- oder Kollektivmarke.395 Das zeigt sich auch bei der Übertragung der Gewährleistungsmarke. Während Individual- und Kollektivmarken ohne Weiteres per Abtretung, durch Testament oder kraft Gesetzes auf einen neuen Inhaber übergehen können, ist nach Anhang 2 § 12 TMA die Abtretung oder anderweitige Übertragung der Gewährleistungsmarke ohne die Zustimmung des Registrators nicht möglich. Mit dieser Regelung will der Gesetzgeber sicherstellen, dass der neue Inhaber alle gesetzlichen Anforderungen an den Inhaber einer Gewährleistungsmarke erfüllt, also insbesondere kein Gewerbe mit den zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen betreibt und die nötige Kompetenz zur Zertifizierung aufweist.396 Eine Übertragung ohne die Zustimmung des Intellectual Property Office ist unwirksam.397 Neben der Zustimmung des Registrators in die Übertragung der Gewährleistungsmarke ist die Änderung der Satzung herbeizuführen.398 Der neue Inhaber muss in der Satzung bezeichnet und sonstige mit der Übertragung einhergehende Veränderungen der Nutzungsbedingungen müssen in die Satzung aufgenommen werden399. Dies erfordert einen gesonderten Antrag nach Anhang 2 § 11 Abs. 1 391 

IPO, Trade Marks Manual, S. 313. Belson, Certification marks, S. 33. 393  IPO, Trade Marks Manual, S. 313; Belson, Certification marks, S. 33; Caddick/ Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 31. 394  IPO, Trade Marks Manual, S. 313. 395 Vgl. Gangjee, in: Trade Mark Law, S. 85. 396  IPO, Trade Marks Manual, S. 314. 397  Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 32. 398  IPO, Trade Marks Manual, S. 315; Barker, in: The Trade Mark Handbook, S.  113 – 21. 399 Ebenda. 392 

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

TMA und ebenfalls die Zustimmung des Registerführers.400 Das Intellectual Property Office hat durch diese Regelungen die Möglichkeit, über die Kontinuität der Gewährleistungsmarke nach einem Inhaberwechsel zu wachen, was für den Schutz des Verbrauchers von großem Wert ist.401 Es stellt sicher, dass die Gewährleistungsmarke nach dem Inhaberwechsel ihre Bedeutung beibehält.402 5.  Zwischenergebnis Geprägt von der Garantiefunktion, welche die Gewährleistungsmarke innehat, sind Markeninhaberschaft und -nutzung abweichend von den allgemeinen Vorschriften zur Individualmarke geregelt. Markeninhaber kann nur sein, wer kein Gewerbe mit den zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen betreibt und die nötige Zertifizierungskompetenz nachweisen kann. Eine Übertragung der Gewährleistungsmarke ist zur Sicherung dieser Voraussetzungen nur nach Zustimmung des Intellectual Property Office möglich. Um Diskriminierungen von Wettbewerbern zu verhindern, soll die Nutzung der Marke grundsätzlich allen Unternehmern offenstehen, deren Waren oder Dienstleistungen die Nutzungsbedingungen erfüllen.

IV.  Schutzhindernisse Wie die Individualmarke trägt das Intellectual Property Office die Gewährleistungsmarke nicht in das Markenregister ein, wenn ihr ein absolutes Schutzhindernis nach § 3 TMA entgegensteht. Aufgrund der Verweise in § 50 Abs. 2 und Anhang 2 § 1 TMA gelten insoweit die allgemeinen Vorschriften des Markenrechts mit wenigen Besonderheiten. 1.  Fehlende Unterscheidungskraft Nicht eintragungsfähig sind nach § 3 Abs. 1 lit. b) TMA Zeichen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Übereinstimmend mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs bestimmt das Intellectual Property Office den Begriff der Unterscheidungskraft anhand der Funktion der Marke, wie sie in § 1 Abs. 1 TMA niedergelegt ist.403 Dementsprechend trägt es eine Individualmarke nicht ein, wenn sie nicht dazu geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.404 400 

IPO, Trade Marks Manual, S. 315. Belson, Certification marks, S. 35; Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 21. 402  Belson, Certification marks, S. 35; Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 21. 403  IPO, Trade Marks Manual, S. 93. 404  IPO, Trade Marks Manual, S. 93. 401 

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Diese Hauptfunktion der Individualmarke, auf die Herkunft hinzuweisen, substituiert das Gesetz für die Gewährleistungsmarke ausdrücklich durch die Garantiefunktion.405 Gewährleistungsmarken müssen gemäß § 50 Abs. 1 und Anhang 2 § 2 TMA dazu geeignet sein, zertifizierte Waren oder Dienstleistungen von solchen ohne Zertifizierung zu unterscheiden.406 Die Unterscheidungskraft der Gewährleistungsmarke ist allein im Hinblick auf diese Funktion zu bestimmen; als Herkunftshinweis muss die Gewährleistungsmarke nicht dienen. Die Berücksichtigung dieser unterschiedlichen Funktionen kann dazu führen, dass ein Zeichen als Individualmarke mangels ausreichender Unterscheidungskraft nicht eintragungsfähig ist, als Gewährleistungsmarke jedoch schon.407 Das Intellectual Property Office liefert in seinem Trade Marks Manual ein Beispiel.408 Die nachfolgend eingeblendete Wort-/Bildmarke wäre wohl als Individualmarke nicht eintragungsfähig, da der Verkehr sie nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunftsquelle verstehen würde.409

Zur Unterscheidung von zertifiziertem Rindfleisch von solchem ohne Zertifikat könnte das Zeichen dem Verkehr dagegen dienen.410 Als Gewährleistungsmarke wäre es daher eintragungsfähig. In der Literatur wird diskutiert, ob darüber hinaus an den Grad der Unterscheidungskraft bei der Gewährleistungsmarke niedrigerer Anforderungen zu stellen sind als bei der Individualmarke.411 Intellectual Property Office und Gerichte haben dies unter Geltung der vorgehenden Trade Marks Acts ohne nähere Begründung teilweise angenommen.412 So hat in einer Entscheidung aus dem 405 

Gangjee, in: Trade Mark Law, S. 84. Bainbridge, Intellectual property, S. 753; Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 28; IPO, Trade Marks Manual, S. 302. 407  IPO, Trade Marks Manual, S. 302. 408  IPO, Trade Marks Manual, S. 302. 409  IPO, Trade Marks Manual, S. 302. 410  IPO, Trade Marks Manual, S. 302. 411  Belson, Certification marks, S. 30; Barker, in: The Trade Mark Handbook, S.  113 – 17. 412  Belson, Certification marks, S. 31. 406 

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

Jahr 1923 über die Eintragung einer standardization trade mark unter § 62 TMA 1905 der Präsident des Intellectual Property Office ausgeführt, die Gewährleistungsmarke müsse offensichtlich nicht denselben Grad an Unterscheidungskraft aufweisen wie die Individualmarke.413 Nähere Angaben, woraus das Gericht diesen geringeren Maßstab ableitet und wie genau dieser zu bestimmen ist, enthält die Entscheidung nicht. Aus dem Gesetz selbst ergibt sich lediglich ein anderer Bezugspunkt der Unterscheidungskraft; nicht jedoch ein anderer Maßstab.414 Da kaum Entscheidungen zur Gewährleistungsmarke ergehen, ist schwer feststellbar, ob das Intellectual Property Office auch unter dem Trade Marks Act 1994 ein geringeres Level an Unterscheidungskraft für Gewährleistungsmarken fordert. In einer jüngeren Entscheidung, in der es um die Erlangung von Unterscheidungskraft durch die Nutzung einer Gewährleistungsmarke für Rechtsdienstleistungen ging, taucht diese Argumentation jedenfalls nicht mehr auf.415 2.  Rein beschreibende Angaben Vergleicht man die Formulierung des Schutzhindernisses der rein beschreibenden Angaben und die Definition der Gewährleistungsmarke im Trade Marks Act 1994, scheint dieses Schutzhindernis für Gewährleistungsmarken auf den ersten Blick besonders problematisch.416 Wie in der Markenrechtsrichtlinie 2008/95/EG vorgeschrieben, sind nach § 3 Abs. 1 lit. c) TMA Marken nicht eintragungsfähig, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können. Gewährleistungsmarken sind in § 50 Abs. 1 TMA definiert als Marken, die darauf hinweisen, dass die damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vom Markeninhaber im Hinblick auf Herkunft, Material, Art der Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen, Beschaffenheit, Güte oder anderer Eigenschaften zertifiziert sind. Die Gewährleistungsmarke soll also auf die Zertifizierung bestimmter Eigenschaften hinweisen, ohne ausschließlich beschreibende Angaben dafür zu verwenden. Man könnte meinen, an diesem Widerspruch würde die Eintragung einiger Gewährleistungsmarken scheitern.417 Den Konflikt löst das Gesetz nur bei 413  Motor

IPO.

414 

Cycle Manufacturers’ and Traders’ Union Limited [1923] R.P.C. 226 (229),

Belson, Certification marks, S. 30 f. Entsch. v. 27. 01. 2000 zu Reg.-Nr. 2114581 – LEGAL AID, abrufbar unter lexisnexis. 416 Vgl. Kitchin/Mellor, Trade Marks Act 1994, S. 26 – 100. 417  Siehe bezogen auf Ökolabel Belson, JIPLP 2012, 96 (101). 415  IPO,

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Herkunftsangaben ausdrücklich auf.418 Gemäß Anhang 2 § 3 Abs. 1 TMA darf die Gewährleistungsmarke aus rein beschreibenden Herkunftsangaben bestehen. Bei anderen Angaben, wie beispielsweise bezüglich der Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen, ist das Gesetz weniger klar.419 Das Verhältnis der Funktion der Gewährleistungsmarke und dem Schutzhindernis der beschreibenden Angaben hat bei einer Lesung des Gesetzentwurfs zum Trade Marks Act 1994 im House of Lords für Diskussion gesorgt.420 Der Earl of Harrowby äußerte Bedenken, dass der Ausschluss beschreibender Angaben die Eintragung von Gewährleistungsmarken hindern könnte, und beantragte, Gewährleistungsmarken von diesem Schutzhindernis auszunehmen.421 Die Regierung versicherte jedoch, dass aus dem Schutzhindernis für die Eintragung von Gewährleistungsmarken keine besonderen Schwierigkeiten erwachsen würden und lehnte den Antrag ab.422 Das Schutzhindernis beabsichtige nur den Ausschluss solcher Angaben, die direkt beschreibend wären, beispielsweise hinsichtlich der Beschaffenheit die Worte „Best“ und „High Grade“.423 Bereits eingetragene Gewährleistungsmarken wie „Stilton“ und „Woolmark“ seien auch nach dem neuen Markenrecht eintragungsfähig.424 Aus dem Gesetzeswortlaut geht die Einschränkung auf direkt beschreibende Angaben so nicht hervor.425 Die Regierung hat sich bei der Auslegung wahrscheinlich an der Vorgängerregelung in § 9 Abs. 1 lit. d) TMA 1938 orientiert, wonach Marken, um eintragungsfähig zu sein, mindestens ein Wort enthalten sollten, das nicht direkt auf die Eigenschaften oder Beschaffenheit der Waren Bezug nimmt.426 Als Grundlage für die von der Regierung gewählte Auslegung kann im neuen Gesetzestext allerdings das Wort „ausschließlich“ herangezogen werden.427 Ausgeschlossen von der Eintragung sind nach § 3 Abs. 1 lit. c) TMA nur Marken, die ausschließlich („exclusively“) aus beschreibenden Angaben bestehen. Gewährleistungsmarken können daher auf bestimmte Eigenschaften verweisen, wenn sie daneben nicht beschreibende Bestandteile enthalten. Das Intellectual Property Office gibt in seinem „Trade Marks Manual“ ein Beispiel zur Abgrenzung eintragungsfähiger und nicht eintragungsfähiger Gewährleis418 

Kitchin/Mellor, Trade Marks Act 1994, S. 26 – 100. Kitchin/Mellor, Trade Marks Act 1994, S. 26 – 100. 420  Hansard (House of Lords), Debatte v. 24. 02. 1994, Bd. 552, Nr. 46, Rn. 728 – 730. 421  Hansard (House of Lords), Debatte v. 24. 02. 1994, Bd. 552, Nr. 46, Rn. 729. 422  Hansard (House of Lords), Debatte v. 24. 02. 1994, Bd. 552, Nr. 46, Rn. 730. 423  Hansard (House of Lords), Debatte v. 24. 02. 1994, Bd. 552, Nr. 46, Rn. 730. 424  Hansard (House of Lords), Debatte v. 24. 02. 1994, Bd. 552, Nr. 46, Rn. 730. 425  Kitchin/Mellor, Trade Marks Act 1994, S. 26 – 100. 426  Kitchin/Mellor, Trade Marks Act 1994, S. 26 – 100. 427  Kitchin/Mellor, Trade Marks Act 1994, S. 26 – 100. 419 

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

tungsmarken. So soll die Wortmarke „GUARANTEED 100 % COTTON“ für T-Shirts aus Baumwolle in Warenklasse 25 nicht eintragungsfähig sein, da die Angabe rein beschreibend sei und vom Verkehr nicht als Hinweis auf einen Zertifizierungsprozess verstanden würde.428 Dagegen wäre die Wortmarke „COTTONMARK 100 % COTTON“ für dieselben Waren eintragungsfähig, da sie mit dem Wort „Cottonmark“ einen nicht rein beschreibenden Inhalt hätte, der die Unterscheidung von zertifizierten und nicht zertifizierten Waren ermögliche.429 3.  Zwischenergebnis Der Trade Marks Act enthält bezüglich Gewährleistungsmarken keine besonderen Vorschriften zu den Schutzhindernissen. Es ergeben sich aber aus der Natur der Gewährleistungsmarke Besonderheiten bei der Anwendung der allgemeinen Vorschriften. So steht bei der Bewertung der Unterscheidungskraft gemäß § 50 Abs. 1 und Anhang 2 § 2 TMA die Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke im Mittelpunkt der Prüfung, was dazu führen kann, dass Zeichen als Gewährleistungsmarken eintragungsfähig sind, die als Individualmarke nicht unterscheidungskräftig wären. Ob im Übrigen geringere Anforderungen an den Grad der Unterscheidungskraft bei Gewährleistungsmarken zu stellen sind, ist nicht abschließend geklärt. Für das Schutzhindernis der beschreibenden Angaben hat der Gesetzgeber eine mildere Beurteilung von Gewährleistungsmarken abgelehnt.

V.  Markensatzung Die genaue Bedeutung der Gewährleistungsmarke, welche Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung sie zertifiziert, lässt sich meist dem Markenzeichen selbst nicht entnehmen, sondern ergibt sich aus der Markensatzung.430 Für die Erfüllung ihrer Funktion sind die Nutzungsbedingungen der Gewährleistungsmarke daher essenziell. Ihrer Bedeutung entsprechend ausführlich sind sie im Trade Marks Act geregelt. Nach Anhang 2 § 6 Abs. 1 TMA i. V. m. § 29 Trade Marks Rules 2008 (TMR) setzt das Intellectual Property Office jedem Anmelder einer Gewährleistungsmarke nach dem Eingang der Anmeldung eine nicht weniger als drei Monate betragende Frist, in der jener die Satzung zu seiner Gewährleistungsmarke einreichen muss. Hält der Anmelder diese Frist nicht ein und beantragt keine Verlängerung431, gilt seine Anmeldung nach Anhang 2 § 8 428 

IPO, Trade Marks Manual, S. 303. IPO, Trade Marks Manual, S. 303. 430  Firth/Lea/Cornford, Trade Marks, S. 279; Hansard (House of Lords), Debatte v. 24. 02. 1994, Bd. 552, Nr. 46, Rn. 730. 431  IPO, Trade Marks Manual, S. 310. 429 

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Abs. 7 S. 2 TMA als widerrufen.432 Hat das Intellectual Property Office Einwände hinsichtlich des Inhalts der Markensatzung, gibt es dem Anmelder die Möglichkeit zur Korrektur.433 1.  Inhalt der Markensatzung Den Mindestinhalt der Markensatzung legt Anhang 2 § 6 Abs. 2 TMA fest. Danach soll die Markensatzung Regelungen dazu enthalten, wer die Marke nutzen darf434, welche Eigenschaften die Marke zertifiziert, wie die Zertifizierungsstelle die Eigenschaften prüft und die Nutzung der Marke kontrolliert, ob und welche Gebühren im Zusammenhang mit der Zertifizierung zu bezahlen sind435 sowie ein Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten vorsehen. Das Kernstück der Markensatzung ist die Beschreibung der gewährleisteten Eigenschaften.436 Diese muss klar und präzise sein, sodass jeder Leser erkennen kann, welche Beschaffenheit die zertifizierten Waren oder Dienstleistungen aufweisen.437 Nur dann ist für den Unternehmer ersichtlich, ob seine Waren oder Dienstleistungen die Anforderungen erfüllen, und der Verbraucher kann eine fundierte Kaufentscheidung treffen.438 Zudem erleichtert eine exakte Definition der gewährleisteten Eigenschaften eine gegebenenfalls erforderliche Streit­ schlichtung.439 Streitigkeiten entstehen meist über die Berechtigung zur Nutzung der Marke.440 Für diese Fälle soll die Markensatzung eine unabhängige Stelle, wie einen Schiedsrichter oder ein Gericht, zur Lösung des Konflikts benennen.441 Die geforderten Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen müssen des Weiteren objektiv sein, damit eine Kontrolle möglich ist.442 Beispielsweise wäre die Anforderung an Käse, einen „intensiven Geschmack“ aufzuweisen nicht überprüfbar, da sie dem subjektiven Empfinden eines jeden Testers unterliegt. Zu benennen wären stattdessen die Herstellungsschritte, aus denen der intensive Geschmack resultiert, wie zum Beispiel eine bestimmte Reifezeit. 432 

Morcom/Roughton/Quintin, The Modern Law of Trade Marks, S. 345. Morcom/Roughton/Quintin, The Modern Law of Trade Marks, S. 346. 434  Siehe zum Kreis der Nutzungsberechtigten 2. Teil B. II. 2. c). 435  Siehe zu den Gebühren 2. Teil B. II. 2. c). 436  IPO, Trade Marks Manual, S. 313. 437  IPO, Trade Marks Manual, S. 313; Barker, in: The Trade Mark Handbook, S.  113 – 12. 438  IPO, Trade Marks Manual, S. 309; Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 31. 439  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 14. 440  IPO, Trade Marks Manual, S. 314. 441  IPO, Trade Marks Manual, S. 314. 442  Firth/Lea/Cornford, Trade Marks, S. 279. 433 

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

Gewährleistungsmarken lösen beim Verkehr die Erwartung aus, dass die gekennzeichneten Produkte einer gewissen Kontrolle unterliegen.443 Der Registerführer muss daher überzeugt sein, dass die vom Inhaber in der Markensatzung vorgesehenen Kontrollmechanismen das Vertrauen des Verkehrs in die Gewährleistungsmarke rechtfertigen.444 Dafür sollte der Inhaber zum einen ein Zulassungsverfahren für die Nutzungsberechtigung einrichten und zum anderen eine fortlaufende Überprüfung der Markennutzung installieren.445 Das Gesetz verlangt nicht, dass der Markeninhaber die Kontrollen selbst vornimmt.446 Wenn er die Überwachung auf einen Dritten überträgt, muss er in der Markensatzung angeben, wer das ist und wie dieser die Zertifizierung überprüft.447 Insgesamt dürfen die Regelungen in der Markensatzung nicht gegen die öffentliche Ordnung verstoßen (Anhang 2 § 7 Abs. 1 lit. a TMA), diskriminieren oder wettbewerbswidrig sein.448 Da Gewährleistungsmarken neue Standards für die betreffenden Warengruppen setzen können, dürfen sie keine unverhältnismäßig hohen Anforderungen stellen, um einzelne Unternehmen von der Nutzung der Marke auszuschließen, wie beispielsweise überhöhte Gebühren.449 2.  Einsichtsrecht Gemäß Anhang 2 § 10 i. V. m. § 63 Abs. 3 TMA und §§ 50, 51 TMR kann jedermann die Markensatzung entweder in den Räumen des Intellectual Property Office einsehen oder sich eine Kopie gegen Bezahlung einer Gebühr zusenden lassen.450 Die Zugänglichkeit der Markensatzung ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Einerseits ermöglicht sie den Marktteilnehmern, herauszufinden, ob ihre Waren oder Dienstleistungen die Anforderungen erfüllen, um sie zertifizieren zu lassen.451 Das ist die Grundlage dafür, dass sie ihren Anspruch auf Zertifizierung durchsetzen können. Andererseits dient sie den Verbrauchern als Informationsquelle über den Inhalt der Gewährleistung und die Eigenschaften der Waren oder

443 

IPO, Trade Marks Manual, S. 313. IPO, Trade Marks Manual, S. 313. 445  Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 31. 446  IPO, Trade Marks Manual, S. 313; Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 31. 447 Ebenda. 448 Vgl. IPO, Trade Marks Manual, S. 309. 449  IPO, Trade Marks Manual, S. 309; Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 30. 450  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 16. 451 Vgl. IPO, Trade Marks Manual, S. 309; Caddick/Longstaff, A User’s Guide to ­Trade Marks and Passing Off, S. 31. 444 

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Dienstleistungen.452 Gerade im Hinblick auf die Verbraucher lässt sich allerdings bezweifeln, ob die Zugangsmöglichkeiten zu den Markensatzungen ausreichen. Nur die wenigsten werden die Kosten für die Zusendung oder den Weg zum Intellectual Property Office aus reinem Interesse an den Zertifizierungsbedingungen auf sich nehmen. Soweit möglich, werden sie ihre Informationen über die Gütezeichen aus dem Internet oder den Werbemaßnahmen der Zertifizierungsstelle beziehungsweise der zertifizierten Unternehmen beziehen. Sofern dort Informationen überhaupt zur Verfügung stehen, unterliegen diese jedoch nicht der Kontrolle des Intellectual Property Office, sodass die Gefahr unrichtiger, verkürzter oder geschönter Wiedergaben der gewährleisteten Eigenschaften besteht. 3.  Änderungen der Markensatzung Änderungen der Markensatzung sind gemäß Anhang 2 § 11 Abs. 1 TMA ohne die Zustimmung des Registerführers unwirksam. Das soll die Beständigkeit des Gehalts der Gewährleistungsmarke sicherstellen. Der Registerführer prüft die geänderte Satzung wie bei jeder neu beantragten Gewährleistungsmarke.453 Sofern der Änderungsantrag nicht nur unbedeutende Formalien betrifft, veröffentlicht das Intellectual Property Office die geänderte Satzung.454 Dritte können diese einsehen und bei Bedarf Einspruch gegen die Änderungen einlegen.455 Substanzielle Änderungen der gewährleisteten Eigenschaften sowie die Hinzufügung neuer oder die Streichung bisher zertifizierter Eigenschaften lehnt das Intellectual Property Office regelmäßig ab.456 4.  Konsequenzen bei fehlender oder mangelhafter Markensatzung Nach Anhang 2 §§ 16, 7 Abs. 1 lit. a) TMA ist eine Gewährleistungsmarke nichtig, die das Intellectual Property Office eingetragen hat, obwohl ihre Markensatzung nicht den nach Anhang 2 § 6 Abs. 2 TMA geforderten Mindestinhalt aufweist. Die Regelung betrifft nur Zeichen, die als Gewährleistungsmarken angemeldet wurden. Eine Rechtsprechung wie in Frankreich, nach der Individualoder Kollektivmarke mangels Markensatzung nichtig sind, wenn sie wie Gewährleistungsmarke genutzt werden457, existiert im Vereinigten Königreich nicht. Sie 452 Vgl.

Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 31. IPO, Trade Marks Manual, S. 314. 454  IPO, Trade Marks Manual, S. 314; Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 32. 455  IPO, Trade Marks Manual, S. 314; Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 32. 456  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 21. 457  Siehe dazu 2. Teil A. V. 4. 453 

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

ist auch nicht denkbar, da nach dem Trade Marks Act Marken nur nichtig sind, wenn die Gründe im Zeitpunkt der Eintragung bestanden. Die spätere Nutzung der Marke kann nicht zur Nichtigkeit führen. 5.  Zwischenergebnis Die Anforderungen an die Markensatzung sind in Anhang 2 § 6 Abs. 1 TMA i. V. m. § 29 TMR sehr ausführlich geregelt. Das Intellectual Property Office achtet besonders darauf, dass die Beschreibung der gewährleisteten Eigenschaften klar und präzise ist und der Anmelder ausreichend Kontrollmechanismen zur Überprüfung der Qualität vorsieht. Der Verkehr soll sich aus der Markensatzung über die Eigenschaften der zertifizierten Waren oder Dienstleistungen ein Bild machen und auf das Vorliegen dieser Eigenschaften vertrauen können. Gemäß Anhang 2 § 10 i. V. m. § 63 Abs. 3 TMA und §§ 50, 51 TMR kann jedermann die Markensatzung entweder in den Räumen des Intellectual Property Office einsehen oder sich eine Kopie gegen Bezahlung einer Gebühr zusenden lassen. Änderungen der Markensatzung sind gemäß Anhang 2 § 11 Abs. 1 TMA nur mit Zustimmung des Intellectual Property Office wirksam. Substanzielle Änderungen der Gütebedingungen lehnt es regelmäßig ab, um Irreführungen des Verkehrs zu vermeiden.

VI.  Die Schutzschranke der rechtserhaltenden Benutzung Bei mangelnder Benutzung über einen Zeitraum von fünf Jahren droht der Marke nach § 46 Abs. 1 lit. a), b) TMA, wie von der Markenrechtsrichtlinie vorgegeben, der Verfall. Der Trade Marks Act 1994 enthält für die Gewährleistungsmarke hinsichtlich der rechtserhaltenden Benutzung keine besonderen Vorschriften, sodass nach § 50 Abs. 2 und Anhang 2 § 1 TMA die allgemeinen Regelungen des Markenrechts gelten. 1.  Anforderungen an die ernsthafte Benutzung bei Gewährleistungsmarken Die Auslegung des Tatbestandsmerkmals der „ernsthaften Benutzung“ („genuine use“) ist geprägt von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Danach ist eine ernsthafte Benutzung eine „Benutzung, die der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden“.458 458  EuGH GRUR 2003, 425 (Rn. 36) – Ansul/Ajax, EuGH, Slg. 2004, I-1159 Rn. 27 – La Mer.

B.  Vereinigtes Königreich

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Da der Europäische Gerichtshof die Grundsätze zur rechtserhaltenden Benutzung im Hinblick auf Individualmarken entwickelt hat, ist seine Rechtsprechung auf Gewährleistungsmarken nicht ohne Weiteres übertragbar. Ihr kann jedoch entnommen werden, dass rechtserhaltend nur eine funktionsgerechte Benutzung wirken kann.459 Welche die Hauptfunktion der Gewährleistungsmarke ist, geht aus § 50 Abs. 1 und Anhang 2 § 2 TMA klar hervor. Ihre Funktion ist nicht der Herkunftshinweis, sondern die Unterscheidung von zertifizierten Waren oder Dienstleistungen von solchen ohne Zertifizierung.460 Jede Nutzung der Marke, die der Zertifizierungsfunktion dient, wirkt daher rechtserhaltend für die Gewährleistungsmarke. In erster Linie wird das die Kennzeichnung der zertifizierten Waren oder Dienstleistungen mit der Gewährleistungsmarke sein. Ihr Inhaber kann die Marke nicht auf diese Weise nutzen, da er gemäß Anhang 2 § 4 TMA kein Gewerbe mit den zertifizierten Waren oder Dienstleistungen betreiben darf. Nach § 46 Abs. 1 lit. a) TMA gilt jedoch auch jede Nutzung mit der Zustimmung des Markeninhabers als rechtserhaltend, sodass die Verwendung der Gewährleistungsmarke durch die berechtigten Personen ihren Verfall hindert.461 2.  Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen Die Gewährleistungsmarke muss im Hinblick auf all die Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend genutzt werden, für die sie eingetragen ist.462 Der Anmelder einer Gewährleistungsmarke könnte sich in diesem Zusammenhang die Frage stellen, ob er die Gewährleistungsmarke für die Waren oder Dienstleistungen eintragen lässt, die er später zertifizieren will oder für seine Zertifizierungsdienstleistung. Das Intellectual Property Office empfiehlt, bei der Anmeldung die Waren oder Dienstleistungen anzugeben, deren Eigenschaften später zertifiziert werden sollen.463 Davon geht auch das Gesetz aus. Schließlich ist die Gewährleistungsmarke gemäß § 50 Abs. 1 und Anhang 2 § 2 TMA darauf ausgerichtet, zertifizierte Waren oder Dienstleistungen von solchen ohne Zertifizierung zu unterscheiden und nicht dazu bestimmt, als Unterscheidungsmittel für verschiedene Zertifizierungsdienstleistungen zu dienen. Meldet der Inhaber die Gewährleistungsmarke für die zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen an, wird sie durch die berechtigten Personen über die Kennzeichnung ihrer Waren oder Dienstleistungen mit der Marke rechtserhaltend benutzt. Dagegen weist das Intellectual Property Office darauf hin, dass die Kennzeichnung der zerti459 

BeckOK MarkenR/Bogatz, MarkenG, § 26 Rn. 40. Belson, in: Phillips/Simon, Trade Mark Use, S. 148, 154. 461  Belson, in: Phillips/Simon, Trade Mark Use, S. 160. 462  Kerly, S. 354. 463  IPO, Trade Marks Manual, S. 309. 460 

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

fizierten Waren oder Dienstleistungen mit der Gewährleistungsmarke kaum als rechtserhaltend für die eingetragene Zertifizierungsdienstleistung gelten wird.464 Anscheinend geht es davon aus, dass der Verkehr die Marke in diesen Fällen nicht als Hinweis auf eine Zertifizierungsdienstleistung versteht.

VII.  Die rechtsverletzende Benutzung Die durch die Markenrechtsrichtlinie harmonisierten Regelungen zur rechtsverletzenden Benutzung der Marke finden sich in § 10 TMA. Sie sind auf Gewährleistungsmarken gleichermaßen anwendbar, da Anhang 2 TMA insoweit keine Spezialvorschriften enthält.465 1.  Die Beeinträchtigung der Garantiefunktion Da es kaum Rechtsprechung zur Gewährleistungsmarke im Vereinigten Königreich gibt, ist nicht ersichtlich, wie die Gerichte die allgemeine Regelung in § 10 TMA auf Gewährleistungsmarken anwenden werden. Auch in der Literatur gibt es dazu keine Diskussion. Dabei ist die Anwendung nicht unproblematisch. Die von der Individualmarke abweichende Funktion der Gewährleistungsmarke wäre zu beachten. Wo es bei der Prüfung der Tatbestände des § 10 TMA darauf ankommt, dass die Markenfunktionen beeinträchtigt sind, wäre auf die Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke abzustellen und nicht auf die Herkunftsfunktion. So dürfte beispielsweise Verwechslungsgefahr bestehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise glauben könnten, die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen wären vom Markeninhaber zertifiziert. 2.  Klagebefugnis der Nutzungsberechtigten Anders als bei der Kollektivmarke, deren Verletzung jeder berechtigte Nutzer gemäß Anhang 1 § 12 Abs. 3 TMA in eigenem Namen gerichtlich geltend machen kann, wenn er den Inhaber zuvor erfolglos zur Klageerhebung aufgefordert hat, kann bei der Gewährleistungsmarke nur der Inhaber gerichtlich gegen Rechtsverletzungen vorgehen.466 Eine dem Anhang 1 § 12 Abs. 3 TMA vergleichbare Regelung zur Gewährleistungsmarke im Gesetzentwurf zum Trade Marks Act 1994 wurde im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens gestrichen.467 Die Nutzer der Gewährleistungsmarke sind daher hinsichtlich der Bekämpfung von Rechtsverlet464 

IPO, Trade Marks Manual, S. 316. Firth/Lea/Cornford, Trade Marks, S. 164; IPO, Trade Marks Manual, S. 316. 466  Firth/Lea/Cornford, Trade Marks, S. 282. 467  Hansard (House of Lords), Debatte v. 24. 02. 1994, Band 552, Nr. 46, Rn. 748; Firth/ Lea/Cornford, Trade Marks, S. 282. 465 

B.  Vereinigtes Königreich

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zungen ganz auf den Markeninhaber angewiesen, der den Ersatz ihnen entstandener Schäden gemäß Anhang 2 § 14 TMA gerichtlich geltend machen kann.468 Bleibt der Markeninhaber untätig, bietet ihm der Trade Marks Act 1994 keine juristische Handhabe. Einzige Handlungsmöglichkeit kann ein Vorgehen im Wege der Passing-Off-Klage sein, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen.469

VIII.  Verfall und Nichtigkeit der Gewährleistungsmarke Der Trade Marks Act enthält in Anhang 2 § 15 und § 16 ausführliche Regelungen zum Verfall und zur Nichtigkeit von Gewährleistungsmarken, welche die allgemeinen Regelungen in §§ 46, 47 TMA ergänzen.470 Nach Anhang 2 § 15 TMA verfällt eine Gewährleistungsmarke, wenn der Markeninhaber entgegen Anhang 2 § 4 TMA ein Gewerbe aufgenommen hat (lit. a), wenn die Marke aufgrund der Nutzung durch den Inhaber täuschungsgeeignet im Sinne von Anhang 2 § 5 TMA geworden ist (lit. b), wenn der Inhaber die Einhaltung der Markensatzung nicht ausreichend überwacht hat (lit. c), bei rechtswidrigen Änderungen der Markensatzung (lit. d) und wenn der Inhaber seine Zertifizierungskompetenz verloren hat (lit. e). Nichtig sind nach Anhang 2 § 16 TMA Gewährleistungsmarken, die das Intellectual Property Office eingetragen hat, obwohl der Markeninhaber ein Gewerbe betrieb, obwohl die Marke täuschungsgeeignet war oder obwohl die Anforderungen an die Markensatzung nicht erfüllt waren. Die umfassenden Verfalls- und Nichtigkeitsgründe sichern die Einhaltung der die Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke schützenden Vorschriften. Markeninhaber, die sich nicht ausreichend um die Verteidigung der Garantiefunktion bemühen oder diese durch eigene Handlungen beeinträchtigen, drohen ihre Gewährleistungsmarke durch Löschung zu verlieren.

IX.  Zusammenfassung Im Markenrecht des Vereinigten Königreichs sind Gewährleistungsmarken schon seit dem Jahr 1905 vorgesehen. Die Regelungen wurden im Laufe der Zeit immer detaillierter. Heute ist die Gewährleistungsmarke ausführlich in § 50 i. V. m. Anhang 2 des Trade Marks Act von 1994 geregelt. Dagegen hat die Kollektivmarke erst mit der Reform im Jahr 1994 Eingang in das Markenrecht gefunden.

468  Kerly, S. 476; Morcom/Roughton/Quintin, The Modern Law of Trade Marks, S. 347. 469  Firth/Lea/Cornford, Trade Marks, S. 282 Fn. 72. 470  IPO, Trade Marks Manual, S. 315; Barker, in: The Trade Mark Handbook, S.  113 – 22.

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

Anders als nach dem französischen Markenrecht sind nach dem Trade Marks Act Kollektiv- und Gewährleistungsmarke zwei voneinander unabhängige Markenformen. Das Verhältnis der Individual-, Kollektiv- und Gewährleistungsmarke zueinander ist allerdings wie im französischen Recht nicht ganz klar. In der Literatur wird vertreten, dass auch die Kollektivmarke die Garantiefunktion erfüllen darf. Nach Anhang 1 § 4 Abs. 1 TMA und Anhang 2 § 5 Abs. 1 TMA soll das Intellectual Property Office eine Kollektivmarke beziehungsweise Gewährleistungsmarke jedoch nicht eintragen, wenn sie für etwas anderes als eine Kollektivmarke beziehungsweise Gewährleistungsmarke gehalten werden kann. In der Praxis verlangt das Intellectual Property Office in Fällen der Täuschungsgefahr zumeist nur einen klarstellenden Hinweis im Markenzeichen oder bei seiner Nutzung, aus dem hervorgeht, um welche Markenform es sich handelt. Die Eintragung einer Individualmarke für Zertifizierungsdienstleistungen, wenn sie eigentlich als Gewährleistungsmarke genutzt werden soll, lehnt das Intellectual Property Office wegen eines Verstoßes gegen Treu und Glauben ab. Strenger geht das Institut National de la Propriété Industrielle vor. Obwohl der Code de la propriété intellectuelle kein spezielles Irreführungsverbot wie in Anhang 1 § 4 Abs. 1 TMA und Anhang 2 § 5 Abs. 1 TMA enthält, weist das Institut National de la Propriété Industrielle Markenanmeldungen aufgrund des allgemeinen Täuschungsverbots nach Art. L711 – 3 lit. c) CPI zurück, wenn das Zeichen den Anschein einer Gewährleistungsmarke erweckt. Inhaber der Gewährleistungsmarke kann jede Rechtsperson sein. Sie darf nach Anhang 2 § 4 TMA jedoch kein Gewerbe mit den zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen betreiben. Es gilt wie in Frankreich das Neutralitätsprinzip. Außerdem muss der Anmelder wie in Frankreich im Rahmen der Konformitätszertifizierung gemäß Anhang 2 § 7 Abs. 1 lit. b) TMA nachweisen, dass er kompetent ist, die Waren oder Dienstleistungen zu zertifizieren. Das für den Schutz der Garantiefunktion wesentliche Neutralitätsprinzip fehlt im deutschen Recht und kann durch den vom Deutschen Patent- und Markenamt geforderten Nachweis einer unabhängigen Stelle zur Kontrolle der Einhaltung der Gütebedingungen nicht vollständig ausgeglichen werden. Um sicherzustellen, dass die Anforderungen an den Inhaber auch nach einem Inhaberwechsel noch vorliegen, sieht Anhang 2 § 12 TMA vor, dass die Abtretung oder anderweitige Übertragung der Gewährleistungsmarke ohne die Zustimmung des Intellectual Property Office unwirksam ist. Eine so weitreichende Beschränkung der Übertragbarkeit der Gewährleistungsmarke wie in Frankreich nach Art. L715 – 1 Nr. 4 CPI enthält der Trade Marks Act also nicht. Anders als in Deutschland ist aber sichergestellt, dass das Gütezeichen nicht auf einen untauglichen Gütezeicheninhaber übertragen wird. Obwohl der Trade Marks Act keine Regelungen dazu enthält, wer zur Nutzung der Gewährleistungsmarke berechtigt ist, verlangt das Intellectual Property Of-

B.  Vereinigtes Königreich

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fice, dass der Anmelder einer Gewährleistungsmarke in der Markensatzung allen Unternehmen die Nutzung gestattet, deren Waren oder Dienstleistungen die Nutzungsbedingungen erfüllen. Damit steht die Nutzung der Gewährleistungsmarke wie in Frankreich nach Art. L715 – 2 Nr. 3 CPI grundsätzlich allen Unternehmen offen. In Deutschland entscheidet dagegen in erster Linie der Markeninhaber, wer zur Nutzung des als Individual- oder Kollektivmarke eingetragenen Gütezeichens berechtigt ist. Der Trade Marks Act macht wie der Code de la propriété intellectuelle für Gewährleistungsmarken keine besonderen Vorgaben zu den Schutzhindernissen. Aus der Regelung in § 50 Abs. 1 und Anhang 2 § 2 TMA, wonach die Gewährleistungsmarke der Unterscheidung von zertifizierten Waren oder Dienstleistungen von solchen ohne Zertifizierung dient, folgt aber, dass es für die konkrete Unterscheidungskraft nicht auf die Erfüllung der Herkunftsfunktion, sondern auf die Erfüllung der Garantiefunktion ankommt. Für das Eintragungshindernis der beschreibenden Angaben hat der Gesetzgeber eine mildere Beurteilung von Gewährleistungsmarken abgelehnt. Es gelten insofern die allgemeinen Maßstäbe. Die Markensatzung ist als Kernstück der Gewährleistungsmarke in Anhang 2 § 6 Abs. 1 TMA i. V. m. § 29 TMR deutlich ausführlicher geregelt als im Code de la propriété intellectuelle. Da aus der Markensatzung hervorgeht, welche Eigenschaften der Gewährleistungsmarkeninhaber im Einzelnen gewährleistet, legt das Intellectual Property Office Wert darauf, dass diese klar und präzise aufgeführt sind. Außerdem muss die Markensatzung Angaben zu den Mechanismen beinhalten, mit welchen der Markeninhaber die Einhaltung der Gütebedingungen kontrolliert. Damit sich die Verbraucher und potenzielle Markennutzer über den Inhalt der Gewährleistung informieren können, haben sie gemäß Anhang 2 § 10 i. V. m. § 63 Abs. 3 TMA und §§ 50, 51 TMR die Möglichkeit, Einsicht in die Markensatzung zu nehmen. Zum Schutz des Verkehrs vor Irreführungen sind Änderungen der Markensatzung nur nach Zustimmung des Intellectual Property Office wirksam, welches substanzielle Änderungen der Gütebedingungen regelmäßig ablehnt. Der Trade Marks Act ist diesbezüglich deutlich strenger als der Code de la proriété intellectuelle, der Satzungsänderungen grundsätzlich nicht entgegensteht. In Deutschland, wo die Einreichung einer Satzung nur für Kollektivmarken vorgesehen ist, kontrolliert das Deutsche Patent- und Markenamt Satzungsänderungen nach § 104 MarkenG. Zur rechtserhaltenden Benutzung der Gewährleistungsmarke trifft der Trade Marks Act wie der Code de la propriété intellectuelle keine besonderen Regelungen. Da die Hauptfunktion der Gewährleistungsmarke die Garantiefunktion ist, muss die vom Europäischen Gerichtshof zur rechtserhaltenden Benutzung von Individualmarken entwickelte Formel dahingehend angepasst werden, dass eine Nutzung der Gewährleistungsmarke als Garantiehinweis rechtserhaltend wirkt. Probleme wie bei der rechtserhaltenden Benutzung von als Individualmarken an-

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2. Teil: Der markenrechtliche Schutz von Gütezeichen

gemeldeten Gütezeichen in Deutschland, stellen sich dann nicht. Das Intellectual Property Office befürwortet die Eintragung der Gewährleistungsmarke für die zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen und ist der Ansicht, dass eine Kennzeichnung dieser Waren oder Dienstleistungen mit der Gewährleistungsmarke rechtserhaltend wirkt. Dagegen geht es nicht davon aus, dass eine solche Nutzung auch rechtserhaltend für die Zertifizierungsdienstleistung wirken kann. Auch hinsichtlich der rechtsverletzenden Benutzung wären die vom Europäischen Gerichtshof entwickelten Prüfungsmaßstäbe wohl auf die Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke anzupassen. Rechtsprechung dazu ist im Vereinigten Königreich bisher nicht veröffentlicht. Die Verteidigung der Gewährleistungsmarke gegen Rechtsverletzungen liegt ganz in den Händen ihres Inhabers. Markennutzer haben nach dem Trade Marks Act 1994 wie in Frankreich nach Art. L716 – 5 Abs. 1 CPI kein eigenes Klagerecht. Umfassende Verfalls- und Nichtigkeitsgründe in Anhang 2 § 15 und § 16 TMA schützen die Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke. Insbesondere enthält der Trade Marks Act anders als der Code de la propriété intellectuelle einen besonderen Verfallsgrund, wonach Markeninhaber, die ihre Gewährleistungsmarke nicht gegen missbräuchliche Nutzungen verteidigen oder diese durch eigene Handlungen beeinträchtigen, ihre Gewährleistungsmarke durch Löschung zu verlieren drohen.

3. Teil

Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland 3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

Die anstehende Umsetzung der neuen Markenrechtsrichtlinie bis zum 14. Januar 2019 ist ein passender Anlass, auch in Deutschland eine Gewährleistungsmarke einzuführen. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat Anfang Februar 2017 einen ersten Referentenentwurf zur Reform des Markenrechts veröffentlicht. Der Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marke – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)1 enthält in §§ 106a bis 106h Vorschriften zur Gewährleistungsmarke. Im Folgenden soll betrachtet werden, wie Regelungen zur Gewährleistungsmarke aussehen müssten, um die bestehenden Probleme beim Schutz von Gütezeichen in Deutschland möglichst zu beseitigen und wo im Referentenentwurf gegebenenfalls noch Nachbesserungsbedarf besteht. Bevor die notwendigen Inhalte der Regelungen im Einzelnen dargestellt werden, sind zunächst die Grundlagen für die Erarbeitung solcher Regelungen zu beleuchten.

A.  Grundlagen für die Erarbeitung der Vorschriften zur Gewährleistungsmarke Damit die Gewährleistungsmarke ein effizientes Instrument zum Schutz von Gütezeichen werden kann, müssen die Vorschriften die Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke und die damit verbundene Schutzbedürftigkeit des Verkehrs berücksichtigen. Gleichzeitig darf der unionsrechtliche Kontext nicht außer Acht gelassen werden.

1  Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marke – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) v. 31.  01.  2017, abrufbar unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzge bungsverfahren/Dokumente/RefE_MaMoG.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017).

214

3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

I.  Die Garantiefunktion und die Verortung des Gütezeichenschutzes im Markenrecht Die Betrachtung der derzeitigen Schutzmöglichkeiten für Gütezeichen im deutschen Markenrecht hat gezeigt, dass sich Gütezeichen mit ihrer Garantiefunktion nur schwer in das Schutzsystem herkömmlicher Marken einfügen lassen 2. In dem an der Marke als Herkunftszeichen ausgerichteten System ist die Garantiefunktion ein Fremdkörper. Für den Erfolg der Gewährleistungsmarke ist von entscheidender Bedeutung, dass sich die Vorschriften an der Garantiefunktion ausrichten. Aus der Garantiefunktion, der die Gewährleistungsmarke im Allgemeininteresse dient, ergeben sich besondere Anforderungen an die Ausgestaltung ihrer Regelungen. Die Gewährleistungsmarke garantiert das Vorliegen bestimmter Eigenschaften der Ware oder Dienstleistungen. Sie macht dem Verbraucher ein Versprechen, auf dessen Einhaltung dieser vertraut. In seinem Vertrauen ist der Verbraucher besonders zu schützen. Die Gewährleistungsmarke kann nur Erfolg haben, wenn der Verkehr sie als verlässliches Kennzeichen für die Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung anerkennt. Daher müssen die Vorschriften die Erfüllung der Garantiefunktion sicherstellen und eine Irreführung der Verbraucher ausschließen. Drei Merkmale muss die Gewährleistungsmarke dafür insbesondere erfüllen: Unabhängigkeit, Kontrolle und Transparenz.3 Das Gütezeichen suggeriert eine besondere Qualität der Ware oder Dienstleistung. Aus dem Zeichen selbst lässt sich jedoch nicht entnehmen, welche Eigenschaften das Gütezeichen im Einzelnen gewährleistet.4 Um den Verkehr vor Irrtümern zu schützen, müssen die gewährleisteten Eigenschaften transparent sein.5 Des Weiteren weckt das Gütezeichen beim Verkehr die Erwartung, dass es von einer unabhängigen Partei vergeben wird und dass eine Kontrolle der Einhaltung der Gütebedingungen stattfindet.6 Die Regelungen zur Gewährleistungsmarke müssen so ausgestaltet sein, dass die Gewährleistungsmarke diese Verkehrserwartung nicht enttäuscht. Die Garantiefunktion und die damit einhergehenden Verbraucherschutzinteressen sind dem Markenrecht in seiner ursprünglichen Gestalt fremd.7 Es ist als Schutz von Herkunftskennzeichen konzipiert8 und dient ganz vorrangig den Markeninhabern. Man könnte sich daher fragen, ob der Gütezeichenschutz 2 

Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (356). Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (186 f.); Begründung zum RefE MaMoG, S. 93 (a. a. O. Fn. 1). 4  Dröge, MarkenR 2016, 549 (554). 5  Dröge, MarkenR 2016, 549 (554). 6  BPatGE 28, 139 (LS, 143) – Gütezeichenverband. 7  Dröge, MarkenR 2016, 549 (549). 8  Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (494). 3 Vgl.

A.  Grundlagen für die Erarbeitung der Vorschriften zur Gewährleistungsmarke 215

im Markenrecht überhaupt richtig verortet ist oder ob dafür nicht ein eigener Schutzmechanismus außerhalb des Markenrechts kreiert werden müsste.9 Bei allen Unterschieden verbleiben jedoch ausreichend Gemeinsamkeiten zwischen Gewährleistungsmarke und herkömmlichen Marken, die eine Integration in das Markenrecht rechtfertigen.10 Sowohl Gewährleistungsmarken als auch Individualmarken dienen dem Zeichenschutz. Sie sind gleichermaßen Unterscheidungszeichen und Kommunikationsmittel11, wenn auch mit anderem Bezugspunkt. Die regelungsbedürftigen Gegenstände überschneiden sich soweit, dass sich der Gütezeichenschutz in die Strukturen des Markenrechts einfügt und an einigen Stellen auf die Vorschriften des allgemeinen Markenrechts verwiesen werden kann.

II.  Der Rechtsvergleich als Erkenntnisquelle Dass sich der Gütezeichenschutz in das Markenrecht einfügen lässt, zeigen auch die Markengesetze in Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Ein Vergleich der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der dort getroffenen Regelungen und deren Anwendung in der jeweiligen Rechtspraxis können als Erkenntnisquelle und Inspiration für die Gestaltung der Regelungen in Deutschland dienen.12 Dabei verbietet sich jedoch eine unreflektierte Übernahme fremder Modelle, da sie einem anderen Rechtssystem und Kulturkreis erwachsen und die dort gefundenen Lösungen nicht unbedingt passend für das deutsche Recht sind.13 Sofern eine Rezeption von Regelungen aus Frankreich und dem Vereinigten Königreich eine sachdienliche und zweckmäßige Lösung für das deutsche Recht bietet, muss vor einer Übernahme in das deutsche Recht jedoch nicht zurückgeschreckt werden. Der markenrechtliche Harmonisierungsprozess in der Europäischen Union führt ohnehin zu einer immer weitergehenden Angleichung der nationalen Markenrechte. Sie bedeutet für den Rechtsanwender im internationalen Rechtsverkehr eine Erleichterung.

III.  Die Markenrechtsrichtlinie als Rahmen Einen Rahmen für die Gestaltung der Vorschriften zur Gewährleistungsmarke bildet die neue Markenrechtsrichtlinie. Wie die Markenrechtsrichtlinie 2008/95/ 9 IRPI/Level, Le nouveau droit des marques en France, S.129; Gröschler, GRUR 1950, 61 (64). 10 Vgl. Fromer, Stan. L. Rev. 69 (2017) 121 (199). 11  Fromer, Stan. L. Rev. 69 (2017) 121 (199). 12  Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 14; Kischel, Rechtsvergleichung, S. 60. 13  Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 16; Kischel, Rechtsvergleichung, S. 60.

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3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

EG stellt sie es nach Art. 28 Abs. 1 MRRL den Mitgliedstaaten frei, Gewährleistungsmarken vorzusehen. Die in Art. 27 lit. a) und Art. 28 MRRL getroffenen Vorgaben zum Inhalt sind aber etwas detaillierter als die der Vorgängerregelung in Art. 15 MRRL 2008. Die Markenrechtsrichtlinie enthält in Art. 27 lit. a) erstmals eine umfassende Definition der Gewährleistungsmarke. In Art. 28 Abs. 2 UAbs. 1 und Abs. 5 MRRL finden sich zwingende Vorschriften zur Person des Inhabers und zur rechtserhaltenden Benutzung durch benutzungsberechtigte Personen. Daneben enthält Art. 28 MRRL einige fakultative Vorgaben. Nach Art. 28 Abs. 2 UAbs. 2 MRRL können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass der Anmelder der Gewährleistungsmarke seine Befähigung zur Gewährleistung nachweisen muss. Nach Art. 28 Abs. 3 MRRL können sie besondere Schutzhindernisse und Löschungsgründe für die Gewährleistungsmarke einführen, soweit es deren Funktion erfordert. Und nach Art. 28 Abs. 4 MRRL können die Mitgliedstaaten den Schutz geografischer Herkunftsangaben als Gewährleistungsmarken zulassen. Fraglich ist, ob der Unionsgesetzgeber die Regelungen zur Gewährleistungsmarke damit vollständig harmonisieren wollte oder ob die Mitgliedstaaten über die in der Richtlinie benannten Wahlmöglichkeiten hinaus eigene Regelungen zur Gewährleistungsmarke schaffen dürfen. Die Frage stellt sich beispielsweise im Hinblick auf das Erfordernis einer Markensatzung. Anders als im Rahmen der Regelungen zur Kollektivmarke in Art. 30 MRRL sieht die Richtlinie für die Eintragung einer Gewährleistungsmarke nicht die Einreichung einer Markensatzung vor. Wären die Vorgaben zur Gewährleistungsmarke abschließend, dürften die Mitgliedstaaten die Einreichung einer Markensatzung nicht für die Eintragung einer Gewährleistungsmarke zur Voraussetzung machen. Ob der Unionsgesetzgeber eine abschließende Regelung gewollt hat oder den Mitgliedstaaten ein Gestaltungsspielraum verbleibt, ist durch Auslegung unter Berücksichtigung des Wortlauts, der Systematik und der Zielsetzung der Richtlinie zu ermitteln.14 Nach Erwägungsgrund 8 soll die Richtlinie über die beschränkte Rechtsangleichung durch ihre Vorgängerin hinaus im Interesse eines gut funktionierenden Binnenmarkts sowie eines einfacheren Erwerbs und Schutzes von Marken in der Union eine weitere Angleichung des materiellen Markenrechts erreichen. Es soll nach Erwägungsgrund 10 gewährleistet sein, dass eingetragene Marken im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz genießen. Voraussetzung dafür ist nach Erwägungsgrund 12, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten. Diese Erwägungen deuten darauf hin, dass die Vorgaben 14  Leible/Schröder, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 114 AEUV Rn. 26; vgl. z. B. EuGH, Slg. 1987, I-4069 Rn. 16 f. – Kommission/Dänemark; EuGH GRUR 1998, 919 (Rn. 21 – 31) – Silhouette.

A.  Grundlagen für die Erarbeitung der Vorschriften zur Gewährleistungsmarke 217

der Richtlinie grundsätzlich abschließend sein sollen.15 Andererseits hat der Unionsgesetzgeber einzelne Vorgaben der Markenrechtsrichtlinie ausdrücklich als abschließend deklariert. So sollen nach Erwägungsgrund 14 die Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgründe in der Richtlinie erschöpfend aufgeführt sein. Daraus lässt sich im Umkehrschluss folgern, dass die Richtlinie auch Vorgaben enthält, die nicht abschließend sind. Zu den Regelungen in Bezug auf die Gewährleistungsmarke findet sich kein entsprechender Hinweis in den Erwägungsgründen. Ein Blick auf die Vorgaben der Richtlinie zur Kollektivmarke spricht dafür, dass der Unionsgesetzgeber die Gewährleistungsmarke nicht abschließend regeln wollte. Die Vorgaben der Richtlinie zur Kollektivmarke in Art. 29 bis 36 MRRL sind um ein Vielfaches detaillierter als jene zur Gewährleistungsmarke. Deren Regelungsgegenstand ist jedoch nicht weniger komplex. Von einer umfassenden Vorschrift auszugehen, stünde auch im Widerspruch zu dem Bestreben des Unionsgesetzgebers, die nationalen Markensysteme und das Unionsmarkenrecht möglichst einheitlich und kohärent zu gestalten.16 Dieses Ziel wäre im Hinblick auf die Markensatzung nicht erreicht, wenn der nationale Gesetzgeber keine Einreichung für die Gewährleistungsmarke fordern dürfte. Denn nach Art. 84 Abs. 1 UMV ist der Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke eine Markensatzung beizufügen. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der Unionsgesetzgeber die Gewährleistungsmarke nicht abschließend regeln wollte. Dem nationalen Gesetzgeber verbleibt damit ein Gestaltungsspielraum.17

IV.  Die Unionsmarkenverordnung Nicht außer Acht zu lassen sind die Regelungen zur Unionsgewährleistungsmarke. Auch wenn es sich bei den nationalen Markenrechten und dem Unionsmarkenrecht um zwei unabhängige Systeme handelt, ist es aus Sicht des Rechtsanwenders vorteilhaft, wenn die Schutzinstrumente vergleichbar gestaltet sind. Das erleichtert die Umwandlung und die Entscheidung für die passende Markenform. Außerdem entspricht es dem Streben des Unionsgesetzgebers, Diskrepanzen zwischen den Markensystemen zu verringern.18 Insofern ergibt es Sinn, sich bei der Gestaltung der Regelungen zur Gewährleistungsmarke an der Unionsgewährleistungsmarke zu orientieren.19 Zwingend ist dies aber nicht. Wo die Regelungen zur Unionsgewährleistungsmarke nicht überzeugen, kann sich der 15 

Siehe auch Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, Einl. Rn. 18. Siehe dazu die Erwägungsgründe 3, 5, 34, 36, 37 zur MRRL. 17  Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (187). 18  Erwägungsgrund 5 MRRL. 19  Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (187). 16 

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3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

deutsche Gesetzgeber die Freiheit nehmen, andere Wege zu gehen, und Abstriche in der Harmonisierung in Kauf nehmen.

V.  Zusammenfassung Die Vorschriften zur nationalen Gewährleistungsmarke sollten auf die Garantiefunktion als deren Hauptfunktion abgestimmt sein. Es ist zu beachten, dass die Gewährleistungsmarke mit dem Versprechen des Vorliegens bestimmter Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung von Natur aus ein größeres Vertrauen des Verkehrs in Anspruch nimmt, als die Individual- oder Kollektivmarke, die vorrangig als Herkunftshinweis dienen. Die Regelungen zur Gewährleistungsmarke sollten daher besondere Vorschriften zum Schutz des Verkehrs vor Irreführungen beinhalten. Anregungen für die Ausgestaltung der Regelungen können den Markengesetzen Frankreichs und des Vereinigten Königreichs entnommen werden. Eine unreflektierte Übernahme verbietet sich aber, da die Regelungen einem anderen Rechtssystem und Kulturkreis entstammen und die dort gefundenen Lösungen nicht unbedingt passend für das deutsche Recht sind. Den Rahmen für die Gestaltung der Vorschriften zur Gewährleistungsmarke bilden die Art. 27 lit. a) und Art. 28 MRRL. Sie lassen den Mitgliedstaaten allerdings einen relativ großen Gestaltungsspielraum. Im Blick zu behalten sind auch die Regelungen zur Unionsgewährleistungsmarke in Art. 83 bis 93 UMV. Der Gleichlauf der Rechtssysteme ist zwar nicht zwingend, aus Sicht des Rechtsanwenders aber vorteilhaft.

B.  Die Regelungen im Einzelnen Im Folgenden wird untersucht, welche Regelungen zur Ausgestaltung der Gewährleistungsmarke sinnvoll wären, um die Schwierigkeiten beim Gütezeichenschutz zu beseitigen. Der Rechtsvergleich mit den Markenrechten Frankreichs und des Vereinigten Königreichs soll dafür Anregungen liefern und auf Problempunkte aufmerksam machen. Da sich die Gewährleistungsmarke in das bestehende Markenrecht einfügen soll, sind Regelungen nur erforderlich, soweit Abweichungen von den allgemeinen Vorschriften notwendig sind. Der Aufbau orientiert sich daher weitgehend an der Struktur des Markenrechts. Zu jedem regelungsbedürftigen Punkt wird außerdem betrachtet, wie der Referentenentwurf damit umgeht und ob gegebenenfalls noch Nachbesserungsbedarf besteht.

B.  Die Regelungen im Einzelnen

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I.  Definition der Gewährleistungsmarke und Abgrenzung zu den anderen Markenformen Ein erster wichtiger Schritt bei der Erarbeitung neuer Regelungen für die Gewährleistungsmarke ist, diese zu definieren und ihr Verhältnis zu den anderen Markenformen zu klären. Zu regeln ist zudem, was mit den bisher als Individualoder Kollektivmarke eingetragenen Gütezeichen passiert. 1.  Definition der Gewährleistungsmarke Die Einführung einer eigenen Markenform für den Schutz von Gütezeichen hat den Vorteil, dass die Regelungen zu diesem Schutzinstrument präzise auf die Funktion dieses Kennzeichens abgestimmt werden können. Eine Vermischung verschiedener Kennzeichenfunktionen in einer Markenform, wie es bisher bei der Kollektivmarke in Deutschland der Fall war, ist nicht mehr nötig. Das Ergebnis sollte mehr Rechtsklarheit und -sicherheit sein. Grundlage dafür ist, dass sich aus der Definition der Gewährleistungsmarke eindeutig ergibt, welche Hauptfunktion sie erfüllt. An der Definition der Gewährleistungsmarke, ihrem Sinn und Zweck, wird sich die Auslegung sämtlicher anderer Regelungen zur Gewährleistungsmarke orientieren. In den Markengesetzen Frankreichs und des Vereinigten Königreichs ist die Funktion der Gewährleistungsmarke klar festgelegt. Nach Art. L715 – 1 Abs. 2 CPI wird die Gewährleistungsmarke auf Waren oder Dienstleistungen angebracht, die insbesondere hinsichtlich ihrer Beschaffenheit, Art oder Qualität Eigenschaften aufweisen, die in der Markensatzung niedergelegt sind. Noch präziser ist § 50 Abs. 1 TMA. Danach ist die Gewährleistungsmarke eine Marke, die darauf hinweist, dass die mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von ihrem Inhaber hinsichtlich Herkunft, Material, Art der Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen, Qualität, Genauigkeit oder anderer Eigenschaften zertifiziert sind. Sinn und Zweck der Gewährleistungsmarke ist es, auf das Vorliegen bestimmter Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung hinzuweisen, deren Einhaltung der Markeninhaber gewährleistet.20 Sie ist ein Unterscheidungszeichen, das Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber das Vorliegen der Eigenschaften gewährleistet, von solchen unterscheidet, bei denen keine entsprechende Gewährleistung besteht.21 Ihre Hauptfunktion ist die Garantiefunktion und nicht 20 Vgl. Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (657); Engels/Grübler, MIP 2017, 88 (91); Fezer, Markenrecht, § 97 Rn. 16; Leister/Romeike, GRUR Int. 2016, 122 (123); Medina González, JIPLP 2012, 251 (252). 21  Dröge, GRUR 2017, 1198 (1199); Herrmann, IPRB 2017, 63 (63); Thünken, GRURPrax 2016, 494 (494).

220

3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

die Herkunftsfunktion. Damit es beim Verweis auf allgemeine Vorschriften des Markenrechts nicht wie bisher bei der Kollektivmarke zu Diskussionen kommt, ob die Gewährleistungsmarke nicht neben der Garantiefunktion doch die Herkunftsfunktion erfüllen muss, ist der Bezugspunkt der Unterscheidung in den Regelungen zur Gewährleistungsmarke klar herauszustellen. Ob das in der Definition direkt erfolgt oder in einer besonderen Regelung, ist nicht relevant. In Frankreich fehlt eine ausdrückliche Regelung. Im Vereinigten Königreich hat sich der Gesetzgeber entschieden, in einer gesonderten Vorschrift in Anhang 2 § 2 TMA klarzustellen, dass die Unterscheidungseignung der Gewährleistungsmarke vorliegt, wenn sie geeignet ist, zertifizierte Waren von solchen ohne Zertifizierung zu unterscheiden. Die Klarheit der Regelung im Trade Marks Act 1994 dürfte der Grund dafür sein, dass sich die Definition der Gewährleistungsmarke in § 27 lit. a) MRRL sehr stark an deren Wortlaut anlehnt. Sehr ähnlich ist auch die Begriffsbestimmung in § 106a Abs. 1 RefE MaMoG formuliert. Allerdings ist im Referentenentwurf im Gegensatz zur Richtlinie der Hinweis auf den Bezugspunkt der Unterscheidungskraft in die Definition der Gewährleistungsmarke integriert. Dort heißt es: „Der Inhaber der Gewährleistungsmarke gewährleistet bei ihrer Anmeldung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet wird, eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften: das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der geografischen Herkunft. Die Marke muss geeignet sein, Waren und Dienstleistungen, für die die Gewährleistung besteht, von solchen Marken zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht.“

Die Definition enthält die zwei wichtigen Elemente: Garantiefunktion und Bezugspunkt der Unterscheidungskraft. Der andere Bezugspunkt der Unterscheidungskraft ist schon bei der Prüfung der abstrakten Unterscheidungskraft zu berücksichtigen.22 Ein Zeichen, das in keinem Zusammenhang geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen nach ihren Eigenschaften zu unterscheiden, ist als Gewährleistungsmarke nicht markenfähig.23 Die fehlende Unterscheidungseignung kann nicht durch den Erwerb von Verkehrsdurchsetzung überwunden werden.24 In zwei Punkten ist allerdings eine Nachbesserung der Formulierung notwendig. Erstens besteht die Gewährleistung natürlich nicht nur „bei ihrer Anmeldung“, sondern bei jeder folgenden Nutzung. Der Inhaber hat das Vorliegen der Eigenschaften dauerhaft zu kontrollieren. Zweitens dient die Gewährleistungsmarke nicht dazu, Waren und Dienstleistungen von „Marken zu unterscheiden“. 22 

Fezer, GRUR 2017, 1188 (1195); vgl. Dröge, GRUR 2017, 1198 (1198). Fezer, GRUR 2017, 1188 (1195). 24  Fezer, GRUR 2017, 1188 (1195). 23 

B.  Die Regelungen im Einzelnen

221

Ihre Funktion ist es, Waren und Dienstleistungen, für deren Eigenschaften der Inhaber eine Gewährleistung übernimmt, von solchen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, für die keine Gewährleistung besteht. 2.  Verbindlichkeit der Markenform Eine bedeutsame Frage, die das Gesetz im Sinne der Rechtssicherheit eindeutig regeln sollte, ist, ob die Gewährleistungsmarke das exklusive Rechtsinstrument zum Schutz von Gütezeichen sein soll oder ob der Anmelder die Wahl zwischen den Markenformen hat. Der Gesetzgeber sollte sich klar positionieren, ob er die Gewährleistungsmarke als eine weitere Option für den Gütezeicheninhaber einführen möchte, statt derer dieser auch die Individual- oder Kollektivmarke als Schutzinstrument für sein Gütezeichen wählen kann, oder ob der Gütezeicheninhaber die Gewährleistungsmarke wählen muss, da anderenfalls Sanktionen drohen. Eine eindeutige Regelung lassen die Markengesetze Frankreichs und des Vereinigten Königreichs vermissen, was Diskussionen aufwirft. In Frankreich geht die Tendenz dahin, die Gewährleistungsmarke als exklusive Markenform für den Schutz von Gütezeichen zu etablieren. Das Institut National de la Propriété Industrielle weist Markenanmeldungen wegen Täuschungsgefahr nach Art. L711 – 3 lit. c) CPI zurück, wenn die Zeichen den Anschein einer Gewährleistungsmarke erwecken, die Voraussetzungen für die Eintragung als Gewährleistungsmarke jedoch nicht erfüllen.25 Zudem behandeln einige Instanzgerichte Marken unabhängig von der Markenform ihrer Anmeldung als Gewährleistungsmarken, wenn sie wie eine solche benutzt werden.26 Sind sie als Individual- oder Kollektivmarke angemeldet, erklären die Gerichte sie mangels Markensatzung gemäß Art. L715 – 3 CPI für nichtig.27 Auf den Willen des Markeninhabers kommt es nicht an. Dazu etwas in Widerspruch steht allerdings eine Entscheidung des Cour de cassation, in der das oberste Zivilgericht Frankreichs hat anklingen lassen, dass keine Gewährleistungsmarke vorliegt, wenn der Inhaber die Nutzung der Marke von seiner Einwilligung abhängig macht, auch wenn die Marke im Übrigen wie eine Gewährleistungsmarke genutzt wird.28 Der Markeninhaber könnte danach durch die Einschränkung des Nutzerkreises die Markenform beeinflussen, sodass hier doch sein Wille entscheidend wäre.

25 

INPI, Procédure d’enregistrement, Directives Marques, Dezember 2006, S. 90. Siehe dazu 2. Teil A. V. 4. 27  TGI Paris PIBD 2013, Nr. 994, III, 1568 (1570); CA Paris PIBD 2015, Nr. 1025, III, 279 (281); TGI Paris PIBD 2014, Nr. 1014, III, 780 (782); CA Paris, Urt. v. 13. 03. 2015 – RG Nr. 14/12664 (abrufbar unter doctrine.fr). 28  Cass. com. PIBD 2008, Nr. 881, III, 532 (532). 26 

222

3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

Im Vereinigten Königreich ist vor allem das Verhältnis der Gewährleistungsmarke zur Kollektivmarke unklar.29 Einige Stimmen in der Literatur empfehlen die Kollektivmarke als Alternative zur Gewährleistungsmarke, da sie weniger strenge Voraussetzungen hat und aus ihrer Sicht ebenfalls die Garantiefunktion erfüllen kann.30 Andererseits enthalten Anhang 1 § 4 und Anhang 2 § 5 TMA besondere Irreführungsverbote, nach denen Kollektiv- und Gewährleistungsmarken nicht den Eindruck erwecken dürfen, etwas anderes als eine Kollektivmarke beziehungsweise Gewährleistungsmarke zu sein. Das könnte dafür sprechen, dass der Gesetzgeber ein Exklusivitätsverhältnis angestrebt hat. Zudem bewertet das Intellectual Property Office Anmeldungen von Individualmarken für Zertifizierungsdienstleistungen als Verstoß gegen Treu und Glauben, wenn sie eigentlich als Gewährleistungsmarke genutzt werden sollen.31 Derartige Rechtsunsicherheiten können für den Markeninhaber weitreichende Folgen haben, insbesondere wenn sich erst nach einiger Zeit der Nutzung herausstellt, dass er seine Marke in der falschen Form angemeldet hat und ihr die Löschung droht. Der Gesetzgeber sollte daher klar festlegen, ob die Gewährleistungsmarke optional oder die zwingende Form für den Gütezeichenschutz ist. Letzteres wäre vorzuziehen, da die Gewährleistungsmarke nicht nur dem Markeninhaber, sondern auch den Allgemeininteressen und dem Verbraucherschutz dient. Solange Anmeldern die Individual- oder Kollektivmarke zur Eintragung eines Gütezeichens zur Verfügung steht, werden sich einige für den leichteren Weg der Markenanmeldung entscheiden, selbst wenn der Schutz an einigen Stellen problematisch ist.32 Die strengeren Regelungen zur Gewährleistungsmarke, die auch dem Verbraucherschutz dienen, sollten jedoch nicht durch die Wahl einer anderen Markenform umgangen werden können. Nur wenn für den Schutz des Gütezeichens die Gewährleistungsmarke verpflichtend ist, kann sie Erfolg haben. 3.  Maßnahmen zur Abgrenzung der Markenformen und deren Durchsetzung Mehrere Maßnahmen sind erforderlich, um die Gewährleistungsmarke als exklusives Rechtsinstrument für den Gütezeichenschutz zu etablieren. Zum einen muss der Gesetzgeber die verschiedenen Markenformen im Gesetz so deutlich voneinander abgrenzen, dass der Anmelder die für seine Zwecke passende Mar29 

Siehe dazu 2. Teil B. II. 3. Gangjee, in: Trade Mark Law, S. 88; Barker, in: The Trade Mark Handbook, S.  113 – 10. 31  IPO, PAN 12/02. 32  Vgl. die Empfehlung von Schennen, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 74c Rn. 9, Unionsgewährleistungsmarken weiterhin als Unionsindividualmarken anzumelden. 30 

B.  Die Regelungen im Einzelnen

223

kenform erkennen kann. Zum anderen sollten Eintragungshindernisse fälschliche Eintragungen möglichst vermeiden und Löschungsgründe bereitstehen für den Fall, dass der Inhaber seine Individual- oder Kollektivmarke nach der Eintragung wie eine Gewährleistungsmarke nutzt. a)  Abgrenzung der Markenformen Die Eintragung des Zeichens in einer bestimmten Markenform kann man vom Anmelder nur verlangen, wenn sich die Markenformen klar voneinander unterscheiden lassen. Dazu müssen die Funktionen erkennbar sein, welche die einzelnen Markenformen erfüllen. Bei der Individualmarke ist das relativ eindeutig. Sie dient gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen. Zwar kann sie nach neuerer Rechtsprechung rechtlich mehrere Funktionen schützen.33 Ihr Zweck ist aber nicht, die Einhaltung bestimmter Eigenschaften zu gewährleisten.34 Allenfalls erfüllt sie eine Qualitätsfunktion dahingehend, dass der Verkehr beim Anblick der Marke auf eine gleichbleibende Qualität vertraut.35 Weitaus schwieriger ist nach der jetzigen Rechtslage in Deutschland die Abgrenzung von Kollektiv- und Gewährleistungsmarke. Bei der Schaffung des Markengesetzes hatte der Gesetzgeber das Ziel, die Definition der Kollektivmarke in § 97 MarkenG so auszuweiten, dass sie auch den Schutz von Gütezeichen umfasst.36 Die Kollektivmarke kann nach dem Gesetzeswortlaut verschiedensten Funktionen dienen, von der Herkunftsfunktion bis zur Garantiefunktion.37 In den Ländern, die eine Gewährleistungsmarke kennen, ist die Funktion der Kollektivmarke deutlich enger gefasst. Sie unterscheidet in der Regel die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder eines Kollektivs von denjenigen anderer Unternehmen.38 Nach den Markengesetzen Frankreichs und des Vereinigten Königreichs erfüllt die Kollektivmarke wie die Individualmarke die Herkunftsfunktion, nur dass sie nicht auf die Herkunft aus einem Unternehmen, sondern aus einer Mehrzahl von Unternehmen hinweist.39 Ein ähnliches Verständnis liegt auch der Unionsmarkenverordnung und der Markenrechtsrichtlinie zugrunde. In Art. 74 33 

EuGH GRUR 2009, 756 (Rn. 58) – L’Oréal/Bellure. Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, S. 320. 35  Völker/Elskamp, WRP 2010, 64 (667). 36  Amtl. Begr. Markenrechtsreformgesetz, BT-Drucks. 12/6581, S.108. 37  Helm, WRP 1999, 41 (43); HK-MarkenR/Jansen, § 97 Rn. 12. 38  Dani, Community collective marks, S. 29. 39  Zu Art- L715 – 1 Abs. 1 CPI: Alleaume, Propriété Intellectuelle, S. 146; Basire, Les fonctions de la marque, S. 458; Mathély, Le nouveau droit français des marques, S. 385. Zu § 49 Abs. 1 TMA: Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 25; Gangjee, in: Trade Mark Law, S. 86; IPO, Trade Marks Manual, S. 301. 34 

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3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

Abs. 1 S. 1 UMV und Art. 27 Abs. 2 MRRL sind Unionskollektivmarke und Kollektivmarke fast wortgleich definiert als Marken, die geeignet sind, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Ihre primäre Funktion ist die Herkunftsfunktion, nicht die Gewährleistung bestimmter Eigenschaften.40 Das grenzt sie von der (Unions-)Gewährleistungsmarke ab.41 Im Hinblick auf die zur Individualmarke recht ähnliche Funktion der Kollektivmarke und angesichts der Möglichkeit, Individualmarken zu lizenzieren, wird gelegentlich die im Rahmen dieser Arbeit nicht zu beantwortende Frage aufgeworfen, ob es der Kollektivmarke überhaupt noch bedarf.42 Um der Verpflichtung aus Art. 7bis PVÜ und aus Art. 29 Abs. 1 MRRL zu genügen, muss das deutsche Recht eine solche jedenfalls vorsehen. Mit der Einführung der Gewährleistungsmarke in das Markengesetz sollte der Gesetzgeber die Kollektivmarke aber entsprechend der Vorgaben aus Art. 27 Abs. 2 MRRL auf die Herkunftsfunktion reduzieren. Die Beibehaltung der aktuellen Definition in § 97 Abs. 1 MarkenG, wie sie nach dem Referentenentwurf geplant ist, würde zu größten Rechtsunsicherheiten führen. Es wäre nicht ersichtlich, ob die Gewährleistungsmarke oder die Kollektivmarke oder beide parallel dem Schutz von Gütezeichen dienen sollen. b)  Kennzeichnung der Gewährleistungsmarke Im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Markenformen ist es erwägenswert, eine besondere Kennzeichnung für Gewährleistungsmarken einzuführen. Denkbar ist eine symbolische Hervorhebung vergleichbar zu dem „®“ für registrierte Marken43 oder ein begrifflicher Hinweis durch die Nennung des Wortes „Gewährleistungsmarke“ in Verbindung mit dem Zeichen. Das Intellectual Property Office verlangt nach Anhang 2 § 5 Abs. 1 TMA die begriffliche Kennzeichnung der Gewährleistungsmarke, wenn der Verkehr das Zeichen sonst für eine Individual- oder Kollektivmarke halten könnte.44 Die Unionsmarkenverordnung und der Referentenentwurf zum Markenrechtsmodernisierungsgesetz enthalten keine vergleichbare Regelung.45 Die Kennzeichnung hätte jedoch den 40  BeckOK MarkenR/Miosga, UMV, Art. 74 Rn. 1; Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (657); Herrmann, IPRB 2017, 63 (63). 41  Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (657); Herrmann, IPRB 2017, 63 (63). 42  Lancrenon, Propr. intell. 2004, 846 (849); Mathély, Le nouveau droit français des marques, S. 385; Nordemann u. a., Wettbewerbsrecht Markenrecht, S. 733; Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 25. 43  Delpy, IP kompakt, März 2016, 2 (6). 44  IPO, Trade Marks Manual, S. 308; Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 29; Kerly, S. 77. 45  Dröge, GRUR 2017, 1198 (1198); Fezer, GRUR 2017, 1188 (1193).

B.  Die Regelungen im Einzelnen

225

Vorteil, dass der Verkehr Sicherheit über die Markenform erhält.46 Für den Verbraucher wäre auf den ersten Blick ersichtlich, ob die Marke eine Garantiefunktion hat. Gleichzeitig könnte die Kennzeichnung dazu beitragen, die Bekanntheit der Gewährleistungsmarke als neue Markenform in der Bevölkerung zu steigern. c)  Besondere Schutzhindernisse Neben einer klaren Abgrenzbarkeit der einzelnen Markenformen muss das Gesetz Mechanismen bereitstellen, die einer Eintragung in der unpassenden Markenform entgegenwirken. Das Markenamt sollte eine Möglichkeit haben, die Registrierung von Gütezeichen als Individual- und Kollektivmarken abzulehnen. Dabei sollten die Schutzhindernisse so klar formuliert sein, dass der Rechtsanwender die Folgen einer fälschlichen Eintragung absehen kann. Rechtliche Konstruktionen, wie in Frankreich die Löschung von als Gewährleistungsmarken genutzten Individual- oder Kollektivmarken wegen fehlender Markensatzung, sind für den Rechtsanwender schwer vorhersehbar. Im Markenrecht des Vereinigten Königreichs sind in Anhang 1 § 4 und Anhang 2 § 5 TMA besondere Irreführungsverbote vorgesehen, nach denen Kollektiv- und Gewährleistungsmarken nicht den Eindruck erwecken dürfen, etwas anderes als eine Kollektiv- beziehungsweise Gewährleistungsmarke zu sein. Wenn beispielsweise bei der Anmeldung eine Kollektivmarke aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder der Nutzungsbedingungen den Eindruck erweckt, eine Gewährleistungsmarke zu sein, kann das Intellectual Property Office gemäß Anhang 1 § 4 Abs. 1 TMA die Registrierung ablehnen. Vergleichbare Irreführungsverbote hat der Unionsgesetzgeber für die Unionskollektiv- und Unionsgewährleistungsmarke in Art. 76 Abs. 2, 85 Abs. 2 UMV und als Vorgabe für die nationale Kollektivmarke in Art. 31 Abs. 2 MRRL vorgesehen. Sie können ein probates Mittel sein, um die Eintragung in der für die Zwecke des Zeichens passenden Markenform zu erwirken und den Verkehr vor Täuschungen über den Charakter der Marke zu schützen. Dafür müsste ein Irreführungsverbot allerdings für alle Markenformen normiert sein. Ebenso wie Kollektivmarken können Individualmarken den Eindruck erwecken, Gewährleistungsmarken zu sein. Schließlich sind derzeit in Deutschland einige Gütezeichen als Individualmarken eingetragen und werden wie Gewährleistungsmarken benutzt. Für Individualmarken sehen jedoch weder die Unionsmarkenverordnung noch die Markenrechtsrichtlinie ein vergleichbares Irreführungsverbot vor. Auch im Referentenentwurf zum Markenrechtsmodernisierungsgesetz finden sich die besonderen Irreführungsverbote nur für Kollektivmarken (§ 103 Abs. 2 RefE MaMoG) und Gewährleistungsmarken (§ 106e Abs. 2 RefE MaMoG). Da nach Erwägungsgrund 14 der Markenrechtsrichtlinie die Eintragungshindernisse be46 Vgl.

Fezer, GRUR 2017, 1188 (1193).

226

3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

treffend die Marke selbst erschöpfend aufgeführt sein sollen, scheinen dem deutschen Gesetzgeber in dieser Hinsicht die Hände gebunden. Man könnte allerdings argumentieren, dass ein solches Irreführungsverbot nur eine besondere Ausprägung des allgemeinen Täuschungsverbots in Art. 4 Abs. 1 lit. g) MRRL ist47 und eine entsprechende Regelung des besonderen Irreführungsverbotes für die Individualmarke nur eine klarstellende Funktion hätte48. Auf Grundlage des allgemeinen Täuschungsverbots lehnt auch das Institut National de la Propriété Industrielle in Frankreich Zeichen ab, die den Anschein einer Gewährleistungsmarke erwecken, die Voraussetzungen für die Eintragung als Gewährleistungsmarke jedoch nicht erfüllen.49 Nach Art. 4 Abs. 1 lit. g) MRRL sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen. Auf den ersten Blick mag man aufgrund des Wortlautes annehmen, von der Vorschrift wären nur Täuschungen über die Ware oder Dienstleistung erfasst und nicht solche über den Charakter der Marke. Das würde erklären, warum der Unionsgesetzgeber für Unionskollektiv- und Unionsgewährleistungsmarken die speziellen Irreführungsverbote aufgenommen hat. Die Täuschung über den Charakter der Marke ist aber gleichzeitig eine Täuschung über die Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung, wenn der Verkehr annimmt, es handele sich um eine Gewährleistungsmarke und bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistungen wären aufgrund der Vorschriften zur Gewährleistungsmarke kontrolliert, obwohl dies in Wahrheit nicht der Fall ist. Insofern kann das Markenamt auch ohne die speziellen Irreführungsverbote Individual- und Kollektivmarken ablehnen, die den Anschein erwecken, Gewährleistungsmarken zu sein. Die ausdrückliche Normierung als besonderes Irreführungsverbot auch für Individualmarken hätte eine klarstellende Funktion und den Vorteil, dass sie dem Rechtsanwender deutlich macht, dass die Anmeldung einer Gewährleistungsmarke für Gütezeichen nicht nur eine Option ist. Eine hier nur am Rande zu behandelnde Frage ist, ob die besonderen Irreführungsverbote auch für die Abgrenzung von Individual- und Kollektivmarke gelten müssen. Eine Abgrenzung von Individual- und Kollektivmarke zur Gewährleistungsmarke ist geboten, da sie mit Herkunftsfunktion und Garantiefunktion unterschiedliche Schutzgegenstände haben, die für den Verkehr erkennbar sein müssen.50 Wenn der Gesetzgeber, wie hier vorgeschlagen, die Kollektivmarke auf die Herkunftsfunktion reduziert, dürfte es für den Verkehr dagegen 47 Vgl.

Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (187). Fezer, GRUR 2017, 1188 (1197). 49  INPI, Procédure d’enregistrement, Directives Marques, Dezember 2006, S. 90. 50 Stellungnahme der Finanzgruppe Deutscher Sparkassen- und Giroverband v. 24. 02. 2017 zum RefE MaMoG, S. 5, abrufbar unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/ Gesetzgebungsverfahren/DE/MaMoG.html (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 48 Vgl.

B.  Die Regelungen im Einzelnen

227

wenig relevant sein, ob er eine Individual- oder eine Kollektivmarke vor sich hat.51 Individualmarken, die der Inhaber über Lizenzen anderen Nutzern zur Verfügung stellt, weisen in der Art der Nutzung eine so große Ähnlichkeit zu Kollektivmarken auf, dass ein Irrtum über die Markenform keine Auswirkung auf die Kaufentscheidung haben dürfte.52 Es ist daher denkbar, in die Irreführungsverbote einen klarstellenden Hinweis aufzunehmen, dass eine Täuschung ausscheidet, wenn der Verkehr eine Kollektivmarke für eine Individualmarke hält oder andersherum.53 d)  Verfallsgründe Komplementär zu den Schutzhindernissen bedarf es Löschungsgründe für den Fall, dass die Individual- oder Kollektivmarke dem Verkehr erst aufgrund der Nutzung wie eine Gewährleistungsmarke erscheint oder er andersherum die Gewährleistungsmarke für einen reinen Herkunftshinweis hält. Im Trade Marks Act finden sich solche Verfallsgründe in Anhang 1 § 13 lit. a) und Anhang 2 § 15 b), wonach Kollektiv- beziehungsweise Gewährleistungsmarken verfallen, wenn sie aufgrund der Nutzung täuschend im Sinne der besonderen Irreführungsverbote geworden sind. Ähnliche Verfallsgründe enthalten die Unionsmarkenverordnung für Unionskollektivmarken in Art. 81 lit. b) und für Unionsgewährleistungsmarken in Art. 91 lit. c) sowie die Markenrechtsrichtlinie für Kollektivmarken in Art. 35 lit. b). Auch der Referentenentwurf zum Markenrechtsmodernisierungsgesetz sieht vor, dass Kollektiv- und Gewährleistungsmarken verfallen, wenn die berechtigten Personen sie so benutzen, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum über ihren Charakter irregeführt wird (§§ 105 Abs. 1 Nr. 3, 106g Abs. 1 Nr. 3 RefE MaMoG). Wie bei den Eintragungshindernissen existiert kein entsprechender Verfallsgrund für Individualmarken. Die Nutzung einer Individualmarke wie eine Gewährleistungsmarke ist für den Verkehr jedoch nicht weniger täuschend als die Nutzung einer Kollektivmarke wie eine Gewährleistungsmarke. Es erscheint nicht logisch, Kollektiv- und Gewährleistungsmarken zu löschen, wenn der Verkehr sie infolge ihrer Nutzung für Individualmarken hält, aber im umgekehrten Fall Individualmarken vor der Löschung zu bewahren. Um die Umgehung der Vorschriften zur Gewährleistungsmarke zu verhindern, bedarf es eines besonderen Verfallsgrundes auch für Individualmarken. Die Markenrechtsrichtlinie sieht einen solchen nicht vor. Als besondere Ausprägung des Verfallsgrun51  Ebenda; vgl. auch Mathély, Anm. zu CA Colmar, Urt. v. 11. 04. 1978, Ann. propr. ind. 1979, 6 (15); Chavanne, in: Les marques collectives, S. 31 (35). 52 Stellungnahme der Finanzgruppe Deutscher Sparkassen- und Giroverband v. 24. 02. 2017 zum RefE MaMoG, S. 5 (a. a. O. Fn. 31); vgl. auch Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 9. 53 Stellungnahme der Finanzgruppe Deutscher Sparkassen- und Giroverband v. 24. 02. 2017 zum RefE MaMoG, S. 5 (a. a. O. Fn. 31).

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3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

des wegen Täuschungseignung aus Art. 20 lit. b) MRRL dürfte seine Einführung aber richtlinienkonform sein. 4.  Umgang mit eingetragenen Gütezeichen Völlig offen lassen die Unionsmarkenverordnung und der Referentenentwurf zum Markenrechtsmodernisierungsgesetz, was mit den bisher als (Gemeinschafts-)Individual- und Kollektivmarken eingetragenen Gütezeichen passieren soll.54 Insbesondere Kollektivmarken könnten nach § 105 Abs. 1 Nr. 3 RefE MaMoG verfallen, wenn ihre Nutzung als Gütezeichen über den Charakter der Marke irrezuführen droht. Gleiches würde für als Individualmarken eingetragene Gütezeichen gelten, falls ein vergleichbarer Verfallsgrund für diese eingeführt würde. Wenn man es mit der Abgrenzung der Markenformen ernst meint, muss man die Umschreibung der als Individual- und Kollektivmarken eingetragenen Gütezeichen verlangen. Dafür wäre eine angemessene Übergangsfrist einzuräumen,55 in welcher der Verfall nach § 105 Abs. 1 Nr. 3 RefE MaMoG ausgeschlossen ist. Für einige Gütezeicheninhaber dürfte die Umschreibung mit einem gewissen Aufwand verbunden sein, beispielsweise wenn sie erst eine Markensatzung erarbeiten müssen, die den gesetzlichen Anforderungen genügt. 5.  Gleichzeitige Eintragung von Gewährleistungsmarke und Kollektiv- oder Individualmarke Zuletzt ist zum Verhältnis der Markenformen zu klären, ob es dem Inhaber gestattet sein darf, sein Zeichen neben der Gewährleistungsmarke als Individual- oder Kollektivmarke zu registrieren. Zur Unionsgewährleistungsmarke gehen die Meinungen in diesem Punkt auseinander. Es wird vertreten, die gleichzeitige Eintragung von Unionsgewährleistungsmarke und Unionsmarke müsse möglich sein.56 Die Eintragung einer Unionsmarke für Zertifizierungsdienstleistungen könne dem Gewährleistungsmarkeninhaber nicht verwehrt werden, da sie den Kern seiner wirtschaftlichen Tätigkeit abbilde.57 Auch an einem auf die zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen gerichteten Individualmarkenschutz bestünde ein natürliches Interesse.58 Auch das EUIPO geht davon aus, dass Inhaber einer Unionsmarke und Unionskollektivmarke diese gleichzeitig als Uni54 Stellungnahme des Deutschen Industrie- und Handelskammertags v. 23. 02. 2017 zum RefE MaMoG, S. 4, abrufbar unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/MaMoG.html (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 55 Ebenda. 56  Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (495). 57  Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (495). 58  Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (496).

B.  Die Regelungen im Einzelnen

229

onsgewährleistungsmarke anmelden können.59 Nach anderer Ansicht ist die gleichzeitige Eintragung der verschiedenen Markenformen zumindest für dieselben Waren und Dienstleistungen mit ihren unterschiedlichen Zwecken nicht vereinbar.60 Sie würde zu einer Irreführung des Verkehrs führen, die Art. 85 Abs. 2 UMV gerade unterbinden wolle.61 Letztere Ansicht entspricht der früheren Rechtspraxis im Vereinigten Königreich. Auch dort war das Intellectual Property Office der Meinung, dass die verschiedenen Schutzrichtungen der Markenformen einer gleichzeitigen Eintragung von Gewährleistungsmarke und Individualmarke entgegenstünden.62 In jüngerer Zeit ist das Intellectual Property Office von dieser Ansicht jedoch mangels passender Rechtsgrundlage abgekommen.63 Inhaber können ihre Zeichen parallel als Individual- und Gewährleistungsmarke eintragen, wenn sie nicht ein Gewerbe mit den zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen betreiben.64 Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass ein erhebliches Irreführungspotenzial besteht, wenn der Inhaber ein Zeichen gleichzeitig als Garantie- und als Herkunftshinweis nutzt. Es müsste daher schon ein erhebliches Bedürfnis des Inhabers für die gleichzeitige Eintragung bestehen, um eine Gestattung zu rechtfertigen. Wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke kein eigenes Gewerbe mit den zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen betreiben darf,65 kann er an der Eintragung einer gewöhnlichen Marke für dieselben Waren oder Dienstleistungen nur ein Interesse haben, um Rechtsverletzungen seines Gütezeichens zu verhindern. Erlaubt es ihm die Gewährleistungsmarke, umfassend gegen Rechtsverletzungen vorzugehen, insbesondere auch gegen Individualund Kollektivmarken, welche die Garantiefunktion seiner Marke beeinträchtigen, besteht kein Grund, ihm die gleichzeitige Eintragung einer gewöhnlichen Marke zu gestatten. Statt dem Gewährleistungsmarkeninhaber die Eintragung seines Gütezeichens in mehreren Markenformen zu ermöglichen, sollten daher die Regelungen zur Markenrechtsverletzung so ausgestaltet sein, dass für ihn dafür kein Grund besteht.66 Auch für Waren und Dienstleistungen, für welche die Gewährleistungsmarke nicht eingetragen ist, sollte dem Inhaber die gleich59 EUIPO, Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken v. 01. 10. 2017, Teil B, Abschn. 4, Kap. 16, S. 6 und Teil B, Abschn. 4, Kap. 15, S. 3. 60  Dröge, GRUR 2017, 1198 (1201); ders., MarkenR 2016, 549 (556) damals noch für ein generelles Verbot der Eintragung einer Unionsgewährleistungsmarke als Unionsmarke in sämtlichen Warengruppen. 61  Dröge, GRUR 2017, 1198 (1201); ders., MarkenR 2016, 549 (556). 62  IPO, PAN 2/01. 63  Siehe dazu 2. Teil B. II. 4. a). 64  IPO, Trade Marks Manual, S. 307. 65  Siehe dazu 3. Teil B. II. 2. a). 66  Siehe dazu 3. Teil B. VI. 1.

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3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

zeitige Eintragung einer Individual- oder Kollektivmarke untersagt sein, soweit nicht ausgeschlossen ist, dass der Verkehr einer Irreführung über den Charakter des Zeichens unterliegt. Eine gleichzeitige Eintragung sollte nur gestattet sein, wenn die Waren oder Dienstleistungen so weit voneinander entfernt sind, dass der Verkehr die Individualmarke gedanklich nicht mit einer Zertifizierung in Verbindung bringt. Damit es nicht wie im Rahmen der Unionsmarkenverordnung und im Vereinigten Königreich zu Diskussionen kommt, sollte der deutsche Gesetzgeber ausdrücklich klarstellen, dass die gleichzeitige Eintragung eines Gütezeichens als Gewährleistungsmarke und gewöhnliche Marke nur zulässig ist, wenn eine Täuschung des Verkehrs ausgeschlossen ist.

II.  Markeninhaber und Markennutzer Äußerst relevant für die Verwirklichung der Garantiefunktion sind die Regelungen zu Inhaber und Nutzern der Gewährleistungsmarke. Sie sind die Personen, die hinter der Gewährleistungsmarke stehen, ihren Gehalt definieren und sie verwenden. Ihnen müssen Schranken gesetzt werden, damit sie die Gewährleistungsmarke nicht zur Täuschung des Verbrauchers und reinen Gewinnmaximierung einsetzen. 1.  Person des Markeninhabers Dazu ist zunächst zu klären, wer eine Gewährleistungsmarke anmelden darf. Es stellt sich die Frage, ob die Garantiefunktion eine Eingrenzung der möglichen Markeninhaber im Vergleich zur allgemeinen Regelung in § 7 MarkenG nötig macht. Nach § 7 MarkenG können Inhaber von Individualmarken natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften sein. Bei letzteren ist fraglich, ob sie nach der Markenrechtsrichtlinie als Inhaber einer Gewährleistungsmarke zugelassen werden dürfen. a)  Keine Verbandsstruktur erforderlich In Deutschland können bisher über Kollektivmarken Verbände und über Individualmarken natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften Gütezeichen eintragen lassen. Die Vielzahl der Anmeldungen von Gütezeichen als Individualmarken zeigt, dass ein Bedürfnis besteht, Gütezeichen außerhalb der Verbandsstruktur schützen zu können.67 Historisch war der Schutz von Gütezeichen den Verbandszeichen vorbehalten.68 Es herrschte die Ansicht, dass nur Verbände taugliche Inhaber von Gütezeichen sein könn67  68 

Vgl. Max-Planck-Studie, S. 212. Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 63.

B.  Die Regelungen im Einzelnen

231

ten.69 Träger von RAL-Gütezeichen sind bis heute Gütegemeinschaften, die aus Zusammenschlüssen von Herstellern und Anbietern bestehen.70 In der Literatur wurde die Beschränkung auf Verbände damit begründet, dass die Zulassung von Gütezeichen für Einzelunternehmen zu einer Gütezeicheninflation führen könnte.71 Der Zweck des Gütezeichens, den Markt transparenter zu machen, wäre nicht mehr erfüllt, wenn innerhalb einer Warengruppe eine Vielzahl von Gütezeichen unterschiedlicher Unternehmer existierten.72 Um die Anzahl der Gütezeichen natürlich zu beschränken, müssten sich die beteiligten Unternehmen zu einem Verband zusammenschließen und ein gemeinsames Gütezeichen erarbeiten.73 Die Vorstellung von einem Gütezeichen pro Produktgruppe, das insgesamt eine gehobene Qualität der Ware anzeigt, entspricht heute nicht mehr vollständig den Verbraucherinteressen. In vielen Bereichen ist die Produktqualität generell recht hoch, da die Produkte staatlichen Normen und Sicherheitsvorschriften genügen müssen. Für die Kaufentscheidung des Verbrauchers sind häufig spezifische Eigenschaften des Produktes relevant, wie beispielsweise die Produktionsbedingungen, das verwendete Material oder die Ökobilanz. Taugliche Zertifizierer für solche Eigenschaften sind nicht zwingend Herstellerverbände, sondern können beispielsweise auch unabhängige Vereine oder Nichtregierungsorganisationen sein. Die Beschränkung der Inhaberschaft auf Verbände ist für die Zwecke der Gewährleistungsmarke nicht erforderlich und entspricht nicht den praktischen Interessen. Einer Inflation von Gütezeichen kann auf anderem Weg entgegengewirkt werden, beispielsweise durch eine Öffnung der Gütezeichen für alle Waren und Dienstleistungen, welche die Gütebedingungen erfüllen. Darauf wird noch zurückzukommen sein.74 Frankreich und das Vereinigte Königreich haben ebenfalls keine Notwendigkeit gesehen, die Inhaberschaft von Gewährleistungsmarken auf Verbände zu beschränken. Im Vereinigten Königreich kann jede Rechtsperson eine Gewährleistungsmarke anmelden.75 Nach französischem Recht sind nur natürliche Personen von der Anmeldung ausgeschlossen. Auch für den Ausschluss natürlicher Personen besteht aber kein ersichtlicher Grund. Ob eine natürliche Person 69  Grub, Gütezeichen de lege lata – de lege ferenda, S. 185; Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 63. 70  RAL Broschüre, Grundsätze für Gütezeichen, S. 3. 71  Grub, Gütezeichen de lege lata – de lege ferenda, S. 185; Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 62. 72  Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 62. 73  Grub, Gütezeichen de lege lata – de lege ferenda, S. 185. 74  Siehe dazu 3. Teil B. II. 4. 75  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 17; IPO, Trade Marks Manual, S. 309.

232

3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

eine Gewährleistungsmarke anmeldet oder dafür beispielsweise eine Ein-MannGmbH gründet, macht für die Zwecke der Gewährleistungsmarke keinen Unterschied. Entscheidend ist letztlich, ob der Inhaber in der Lage ist, die Einhaltung der Gütebedingungen zu gewährleisten. Die Festlegung der Rechtsnatur des Inhabers ist kein taugliches Mittel, um dies sicherzustellen. b)  Vorgaben der Markenrechtsrichtlinie Insofern bestehen keine Bedenken, hinsichtlich der Inhaberschaft an der Gewährleistungsmarke auf § 7 MarkenG zu verweisen und alle dort genannten Rechtspersonen und Personengesellschaften als Träger von Gewährleistungsmarken zuzulassen. Dem könnte allerdings die Markenrechtsrichtlinie entgegenstehen. Nach Art. 28 Abs. 2 MRRL sind taugliche Inhaber von Gewährleistungsmarken natürliche und juristische Personen einschließlich Einrichtungen, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts. Rechtsfähige Personengesellschaften sind nicht genannt. Als taugliche Inhaber der Gewährleistungsmarke könnte der deutsche Gesetzgeber sie daher nur aufnehmen, wenn sie vom unionsrechtlichen Begriff der juristischen Person umfasst wären. Soweit ersichtlich, ist auf Unionsebene bisher nicht definiert, was unter einer juristischen Person zu verstehen ist.76 In den nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten geht das Verständnis stark auseinander. Viele kennen die Unterscheidung zwischen juristischen Personen und rechtsfähigen Personengesellschaften nicht.77 Beispielsweise wären nach dem französischen Recht von dem in der französischen Fassung der Richtlinie verwendeten Begriff „personne morale“ auch rechtsfähige Personengesellschaften erfasst.78 Bei der Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie79 hat der deutsche Gesetzgeber in die Definition des Unternehmerbegriffs in § 14 Abs. 1 BGB rechtsfähige Personengesellschaften aufgenommen, obwohl in Art. 2 der Richtlinie nur von natürlichen und juristischen Personen die Rede ist. Rechtsfähige Personengesellschaften vom Unternehmerbegriff auszunehmen, obwohl diese regelmäßig zu gewerblichen Zwecken tätig werden, hätte dem Ziel der Richtlinie widersprochen. Mit der Aufnahme der rechtsfähigen Personengesellschaften hat der Gesetzgeber den Unternehmerbegriff daher nicht unionsrechtswidrig ausgeweitet.80 76 

Micklitz/Purnhagen, in: MüKo-BGB, Bd. 1, § 14 Rn. 6. BeckOK BGB/Bamberger, BGB, § 14 Rn. 7. 78  Goubeaux/Voirin, Droit civil, S. 103; Mercadal, Droit commercial, S. 54. 79  Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, AblEU Nr. L 304 v. 22. 11. 2011, S. 64 – 88. 80  BeckOK BGB/Bamberger, BGB, § 14 Rn. 7. 77 

B.  Die Regelungen im Einzelnen

233

Anhand der Ziele der Markenrechtsrichtlinie lässt sich nicht feststellen, ob der Unionsgesetzgeber rechtsfähige Personengesellschaften erfassen wollte. Ein Vergleich mit der Unionsmarkenverordnung spricht eher dagegen. Wie nach Art. 28 Abs. 2 MRRL können gemäß Art. 83 Abs. 2 UMV natürliche und juristische Personen einschließlich Einrichtungen, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts eine Unionsgewährleistungsmarke anmelden. Allerdings ist in Art. 3 UMV ausdrücklich klargestellt, dass für die Anwendung der Verordnung rechtsfähige Personengesellschaften juristischen Personen gleichgestellt sind. Das könnte darauf hindeuten, dass nach unionsrechtlichem Verständnis der Begriff der juristischen Person rechtsfähige Personengesellschaften grundsätzlich nicht erfasst und mangels eines entsprechenden Hinweises in der Markenrechtsrichtlinie rechtsfähige Personengesellschaften nicht Inhaber von nationalen Gewährleistungsmarken sein sollen. Diese Auslegung würde allerdings dem Bestreben des Unionsgesetzgebers widersprechen, nationale Markenrechte und Unionsmarkenrecht möglichst in Einklang zu bringen81. Die Unterschiede in der Inhaberschaft würden bei der Umwandlung nach Art. 93 UMV Probleme bereiten. Außerdem wären so gerade kleinere und mittlere Unternehmen, die viel häufiger die Rechtsform einer rechtsfähigen Personengesellschaft wählen als große Unternehmen, gezwungen, auf die teurere Unionsgewährleistungsmarke auszuweichen. Insbesondere deren Schutz soll aber die Koexistenz der Markensysteme dienen.82 Es ist auch kein Grund ersichtlich, rechtsfähigen Personengesellschaften die Eintragung von Gewährleistungsmarken zu verwehren. Daher sollte der deutsche Gesetzgeber rechtsfähige Personengesellschaften als Inhaber von Gewährleistungsmarken zulassen. § 106b Abs. 1 RefE MaMoG, der entsprechend dem Wortlaut der Richtlinie nur natürliche und juristische Personen als Inhaber der Gewährleistungsmarke normiert, sollte dahingehend angepasst werden. 2.  Neutralität und Unabhängigkeit Ein zentrales Thema bei der Gewährleistungsmarke ist die Neutralität und Unabhängigkeit der Gütezeichenvergabe.83 Es folgt unmittelbar aus der Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke, dass die Vergabe des Gütezeichens nicht von den eigenen wirtschaftlichen Interessen des Markeninhabers überlagert sein darf. Andernfalls wäre die durch das Zeichen kommunizierte Gewährleistung nicht vertrauenswürdig. Regelungen zur Gewährleistungsmarke sollten daher sicherstellen, dass die Gütezeichenvergabe möglichst objektiv erfolgt. Das höchste Maß an Objektivität wäre zu erreichen, wenn der Staat selbst die Gütebedingun81 

Siehe dazu die Erwägungsgründe 3, 5, 34, 36, 37 zur MRRL. Vgl. Erwägungsgrund 8 zur UMV. 83 Vgl. Fezer, GRUR 2017, 1188 (1192). 82 

234

3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

gen festlegen und die Waren oder Dienstleistungen zertifizieren würde.84 Wirtschaftlich und personell ist der Staat jedoch nicht in der Lage, für alle Bereiche Gütezeichen einzuführen.85 Zudem wird es an vielen Stellen an der nötigen Expertise fehlen. Staatliche Gütezeichen sind deshalb auf die Bereiche beschränkt, in denen wichtige Allgemeininteressen betroffen sind und die Selbstregulierung des Marktes versagt,86 wie beispielsweise im Bereich der Zertifizierung biologischer Lebensmittel. Im Übrigen ist die Erarbeitung von Gütezeichen der Privatwirtschaft überlassen. Der Rechtsvergleich zeigt, dass in den einzelnen Ländern teils ähnliche, teils unterschiedliche Regelungen bestehen, um für die nötige Objektivität zu sorgen. Sowohl in Frankreich als auch im Vereinigten Königreich ist es dem Markeninhaber untersagt, selbst ein Gewerbe mit den zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen zu betreiben. Daneben ist in Frankreich in vielen Fällen ein Akkreditierungsverfahren zu durchlaufen, in dem die Zertifizierungsstelle ihre Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Neutralität nachweisen muss. Dagegen sollen in Deutschland bisher unabhängige Kontrollstellen die Einhaltung der Gütebedingungen garantieren. Die Markenrechtsrichtlinie lässt dem deutschen Gesetzgeber keinen Gestaltungsspielraum im Hinblick auf die Neutralität des Gewährleistungsmarkeninhabers. In der englischen Fassung fast wortgleich wie die Regelung in Anhang 2 § 4 TMA sieht Art. 28 Abs. 2 UAbs. 1 MRRL vor, dass der Anmelder der Gewährleistungsmarke keine Tätigkeit ausüben darf, welche die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen umfasst, für die eine Gewährleistung besteht. Der Wortlaut der Markenrechtsrichtlinie ist damit eng an Art. 83 Abs. 2 UMV angelehnt, mit dem einzigen Unterschied, dass letztere von „gewerblicher Tätigkeit“ statt nur von „Tätigkeit“ spricht. Aufgrund der Tatsache, dass der Unionsgesetzgeber Unionsmarkenrecht und nationale Markenrechte möglichst einheitlich gestalten wollte, ist jedoch nicht davon auszugehen, dass er damit eine inhaltliche Unterscheidung beabsichtigte. Im Folgenden soll betrachtet werden, ob die Regelung die Objektivität der Gütezeichenvergabe ausreichend sicherstellt und wie sie im Einzelnen auszulegen ist. a)  Ausschluss der gewerblichen Tätigkeit des Gewährleistungsmarkeninhabers Die Trennung von Inhaberschaft und Nutzung der Gewährleistungsmarke, wie sie Art. 28 Abs. 2 UAbs. 1 MRRL vorgibt, findet sich regelmäßig in den 84 

Gleiss, Markenartikel 1952, 17 (20). Gleiss, Markenartikel 1952, 17 (20); Fromer, Stan. L. Rev. 69 (2017) 121 (175). 86  Gleiss, Markenartikel 1952, 17 (20). 85 

B.  Die Regelungen im Einzelnen

235

Rechtsordnungen, die Gewährleistungsmarken kennen.87 Sie ist zum Schutz der Garantiefunktion sinnvoll.88 Der Inhaber hat die Rechte und Pflichten aus der Marke. Er erstellt die Gütebedingungen, kontrolliert deren Einhaltung und entscheidet, wer die Gewährleistungsmarke führen darf. Auch wenn man an der einen oder anderen Stelle eine unabhängige Kontrollinstanz einbaut, verbleiben immer Punkte, an denen der Markeninhaber unsachgemäße Entscheidungen treffen könnte, beispielsweise um unliebsame Konkurrenten von den Vorteilen des Gütezeichens auszuschließen oder seine eigenen Interessen zu fördern. Dieses Risiko kann minimiert werden, wenn man dem Gewährleistungsmarkeninhaber die gewerbliche Tätigkeit mit den zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen untersagt. Dann besteht mit den Nutzungsberechtigten kein Konkurrenzverhältnis und die wirtschaftlichen Eigeninteressen sind reduziert. b)  Umfang des Ausschlusses der gewerblichen Tätigkeit Die Frage ist daher weniger, ob eine Trennung zwischen Inhaberschaft und Zeichennutzung bestehen, sondern wie umfassend diese sein sollte. Zu klären ist, ob eine rechtliche Trennung ausreicht oder ob auch eine wirtschaftliche Verbundenheit von Gewährleistungsmarkeninhaber und -nutzer ausgeschlossen sein muss. Außerdem ist zu untersuchen, welche Arten der gewerblichen Tätigkeit dem Gewährleistungsmarkeninhaber untersagt sein sollten und ob eine Gewinnerzielung mit der Gewährleistungsmarke der Garantiefunktion entgegensteht. aa)  Rechtliche oder wirtschaftliche Trennung Nach dem Wortlaut der Markenrechtsrichtlinie reicht eine rechtliche Trennung von Gewährleistungsmarkeninhaber und -nutzern aus. Gemäß Art. 28 Abs. 2 UAbs. 1 MRRL, der sich fast wortgleich in § 106b Abs. 1 RefE MaMoG wiederfindet, darf der Inhaber der Gewährleistungsmarke keine Tätigkeit ausüben, welche die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen umfasst, für die eine Gewährleistung besteht. Dagegen scheint es nicht ausgeschlossen, dass beispielsweise die Mitglieder des Markeninhabers eine gewerbliche Tätigkeit in diesem Bereich ausüben. Dieses Verständnis herrscht auch in Frankreich und dem Vereinigten Königreich zu den vergleichbaren nationalen Regelungen.89 Auf den 87  Belson, Certification Marks, S. 32; Dani, Community collective marks, S. 27; Medina González, JIPLP 2012, 251 (253). 88  AIPPI, Jahrbuch 1982/II, S. 42; Basire, Les fonctions de la marque, S. 460; Dani, Community collective marks, S. 27; Dröge, MarkenR 2016, 549 (551); Passa, Droit de la propriété industrielle, S. 748. 89  Penneau, JCl. Environnement, Fasc. 5300, Nr. 25; Barker, in: The Trade Mark Handbook, S.  113 – 8; IPO, Trade Marks Manual, S. 312; Jacob/Alexander/Fisher, Guidebook to Intellectual Property, S. 121.

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3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

ersten Blick könnte man dies bemängeln. Wirtschaftliche oder finanzielle Abhängigkeiten können die Entscheidungen des Markeninhabers ebenso beeinflussen wie rechtliche.90 Andererseits darf man den Kreis der potenziellen Gewährleistungsmarkeninhaber nicht soweit beschränken, dass sich in der Praxis keine Anmelder für Gewährleistungsmarken mehr finden. (1) Verbände Das zeigt sich besonders an den Verbänden. Wenn die Trennung zwischen Markeninhaber und -nutzern nur eine rechtliche ist, dürfen Handels- und Unternehmerverbände Gewährleistungsmarken anmelden.91 Darin hätten die Oberlandesgerichte Hamburg und Düsseldorf im Jahr 1985 wohl noch eine Gefährdung der Garantiefunktion gesehen. Nach ihrer Ansicht konnte es der durch das Gütezeichen ausgelösten Verkehrserwartung, dass eine Kontrolle durch eine unabhängige und neutrale Stelle erfolgt, nicht genügen, wenn ein Verein das Gütezeichen vergab, der sich ausschließlich aus den Unternehmen zusammensetzte, die anschließend von dem Gütezeichen profitierten.92 Wäre es allerdings Unternehmen nicht gestatten, sich zusammenzuschließen, um in ihrem Bereich gemeinsame Standards zu definieren und deren Einhaltung über Gütezeichen zu zertifizieren, dürften sich kaum noch Anmelder von Gewährleistungsmarken finden.93 In der Praxis sind es vor allem die Hersteller der Waren beziehungsweise die Erbringer der Dienstleistungen, die ein Interesse an der Einführung neuer Gütezeichen haben.94 Zudem haben sie die nötige Expertise, um Standards zu erarbeiten. Gerade im technischen Bereich ist es für Außenstehende schwierig, ohne Beteiligung der Unternehmen Gütebedingungen aufzustellen. Komplett unabhängigen Parteien fehlen in der Regel der Anreiz und die notwendigen Kenntnisse, um Gütezeichen einzuführen. Verbände sollten daher Inhaber von Gewährleistungsmarken sein dürfen.95 (2) Wirtschaftlich verbundene Unternehmen Die Begrenzung der Unabhängigkeit des Gewährleistungsmarkeninhabers auf eine rechtliche Unabhängigkeit birgt allerdings die Gefahr, dass Unternehmen Konstruktionen finden, in denen sie auf die Gütezeichenvergabe Einfluss neh90 

Penneau, JCl. Environnement, Fasc. 5300, Nr. 25. ִ Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 8; IPO, Trade Marks Manual, S. 312; Jacob/Alexander/Fisher, Guidebook to Intellectual Property, S. 121. 92  OLG Düsseldorf, BB 1985, 2191 (2192); OLG Hamburg, BB 1985, 2193 (2193). 93  Gleiss, Markenartikel 1952, 17 (20). 94  Gleiss, Markenartikel 1952, 17 (20). 95  AIPPI, Jahrbuch 1982/I, S. 9. 91 

B.  Die Regelungen im Einzelnen

237

men können.96 Denkbar ist beispielsweise, dass ein Unternehmen eine separate Gesellschaft gründet, damit diese eine Gewährleistungsmarke für die Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens anmeldet.97 Andersherum könnte ein Gewährleistungsmarkeninhaber eine Gesellschaft gründen, um selbst zertifizierte Waren oder Dienstleistungen herzustellen oder anzubieten.98 Mit dem Wortlaut des Art. 28 Abs. 2 MRRL wäre ein solches Vorgehen vereinbar.99 Es würde jedoch dem Sinn und Zweck der Vorschrift widersprechen.100 Der Sinn der Trennung von Inhaberschaft und Markennutzung besteht darin, dass der Inhaber als unabhängiges Kontrollorgan die Einhaltung bestimmter Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung gewährleistet.101 Wenn Inhaber und Markennutzer wirtschaftlich so eng verflochten sind, dass die Unabhängigkeit nur noch auf dem Papier besteht, kann der Inhaber diese Aufgabe nicht mehr objektiv erfüllen. Eine Klarstellung hätte der Unionsgesetzgeber erreichen können, wenn er in Art. 28 Abs. 2 UAbs. 1 MRRL aufgenommen hätte, dass auch solche natürlichen und juristischen Personen keine Gewährleistungsmarke anmelden dürfen, die wirtschaftlich eng mit Unternehmen verbunden sind, die eine Tätigkeit ausüben, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen umfasst, für die eine Gewährleistung besteht. Eine ähnliche Regelung hat die Schweiz getroffen. Nach Art. 21 Abs. 2 des schweizerischen Markenschutzgesetzes (MSchG) darf die Garantiemarke nicht für Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers oder eines mit ihm wirtschaftlich eng verbundenen Unternehmens gebraucht werden.102 Der ausdrückliche Ausschluss eng verbundener Unternehmen hätte den Vorteil, dass nicht darüber gestritten werden müsste, wann die Grenze der Umgehung des Art. 28 Abs. 2 UAbs. 1 MRRL erreicht ist.103 Gleichzeitig lässt der Begriff „wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen“ ausreichend Auslegungsspielraum, um im Einzelfall zu entscheiden, ob sich Unternehmen und Anmelder so nahestehen, dass eine neutrale Entscheidung des Gewährleistungsmarkeninhabers nicht erwartet werden kann.104 Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum legt die zu Art. 28 Abs. 2 UAbs. 1 MRRL wortgleiche Regelung in Art. 83 Abs. 2 UMV über den 96 

Herrmann, IPRB 2017, 63 (64); BeckOK UMV/Bartos, Art. 83 Rn. 9.1. Herrmann, IPRB 2017, 63 (64). 98  Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (494); BeckOK UMV/Bartos, Art. 83 Rn. 9.1. 99  Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (494). 100  Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (494); BeckOK MarkenR/Slopek, UMV, Art. 83 Rn. 17. 101  Herrmann, IPRB 2017, 63 (64); Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (494). 102  Siehe dazu Dröge, MarkenR 2016, 549 (551); Thomann, SJZ 92 (1996), 325 (327). 103 Vgl. Herrmann, IPRB 2017, 63 (64). 104  Thomann, SJZ 92 (1996), 325 (327). 97 

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3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

Wortlaut hinaus sehr umfassend aus.105 Die Neutralitätspflicht soll nach seiner Ansicht nicht gewahrt sein, wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke mit dem Hersteller der Waren oder Dienstleistungen wirtschaftlich verbunden ist.106 Ausgeschlossen von der Eintragung sollen sämtliche Markeninhaber sein, die ein eigenes wirtschaftliches Interesse auf dem betreffenden Markt haben.107 Fraglich bleibt, ob damit auch sämtliche Unternehmensverbände von der Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke ausgeschlossen sein sollen. bb)  Art der gewerblichen Tätigkeit Damit die Neutralität und Unabhängigkeit der Gütezeichenvergabe gesichert ist, sollte der Gewährleistungsmarkeninhaber so weit von eigenen gewerblichen Tätigkeiten ausgeschlossen sein, dass er kein eigenes Interesse daran hat, welche Unternehmen die Gewährleistungsmarke führen dürfen, solange sie die Gütebedingungen erfüllen. Der Inhaber darf aufgrund seiner Tätigkeiten nicht im Wettbewerb mit den zertifizierten Unternehmen stehen. Das ist erreicht, wenn der Inhaber kein Gewerbe mit Waren oder Dienstleistungen betreibt, die für eine Zertifizierung in Betracht kämen. Ihm gewerbliche Tätigkeiten generell zu untersagen, ist nicht erforderlich. Nach Art. 28 Abs. 2 UAbs. 1 MRRL und § 106b Abs. 1 RefE MaMoG darf der Inhaber keine Tätigkeit ausüben, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen umfasst, für die eine Gewährleistung besteht. Der Begriff der Lieferung ist nicht definiert. Nach dem Sprachgebrauch des Bürgerlichen Gesetzbuches ist darunter die Verschaffung von Eigentum und Besitz zu verstehen.108 Dieses Begriffsverständnis kann der Richtlinie jedoch nicht zugrunde liegen, da Eigentum und Besitz an Dienstleistungen nicht verschafft werden kann. Aus dem Zweck der Regelung, die Unabhängigkeit des Inhabers sicherzustellen, folgt, dass der Begriff der Lieferung weit auszulegen ist. Er umfasst jede gewerbliche Tätigkeit in Verbindung mit den betreffenden Waren oder Dienstleistungen, so beispielsweise das Herstellen, das Anbieten, den Verkauf, den Import und die Vermarktung. Wenn in der Literatur vertreten wird, wer als Inhaber ausgeschlossen ist, sei am Hauptzweck der anmeldenden Organisation festzumachen,109 ist dem nicht beizupflichten. Auch ein Automobilclub, der hauptsächlich Dienstleistungen für 105  EUIPO, Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken v. 01. 10. 2017, Teil B, Abschn. 4, Kap. 16, S. 6. 106  EUIPO, Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken v. 01. 10. 2017, Teil B, Abschn. 4, Kap. 16, S. 6. 107  EUIPO, Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken v. 01. 10. 2017, Teil B, Abschn. 4, Kap. 16, S. 6. 108  BeckOK BGB/Voit, BGB, § 651 Rn. 8. 109  Dröge, MarkenR 2016, 549 (551).

B.  Die Regelungen im Einzelnen

239

seine Mitglieder erbringt und Produkte Dritter mit einer Gewährleistungsmarke zertifiziert, die er gleichzeitig im Nebengeschäft an seine Mitglieder vertreibt,110 ist hinsichtlich der Zertifizierung dieser Produkte nicht neutral. Sobald der Gewährleistungsmarkeninhaber eigene wirtschaftliche Interessen an dem Vertrieb der Ware entwickelt, kann sich dies auf seine Entscheidungen hinsichtlich der Gütezeichenvergabe auswirken. Der Inhaber darf daher keinerlei Gewerbe mit den zertifizierten Waren oder Dienstleistungen betreiben, auch wenn die Tätigkeit nur im Nebengewerbe erfolgt. Schwieriger zu bewerten ist die Sachlage, wenn die gewerbliche Tätigkeit des Anmelders nur mittelbar die Waren oder Dienstleistungen betrifft, für die er die Gewährleistungsmarke registrieren lassen möchte. Denkbar ist beispielsweise, dass ein Hersteller eines chemischen Mittels, das den gewünschten Effekt nur bei Einhaltung eines ganz bestimmten Anwendungsverfahrens hat, Betriebe zertifizieren möchte, die dieses Verfahren beherrschen.111 Nach den Vorgaben des Art. 28 Abs. 2 UAbs. 1 MRRL könnte das Markenamt den Hersteller als Inhaber der Gewährleistungsmarke zulassen, wenn diese nicht für das Produkt, sondern nur für das Anwendungsverfahren eingetragen ist und der Inhaber das Verfahren selbst nicht durchführt. Dann liefert er die gewährleistete Dienstleistung nicht und steht mit den zertifizierten Unternehmen in keinem Wettbewerbsverhältnis, das ihn zu unsachgemäßen Entscheidungen veranlassen könnte. Einen Ausschluss sämtlicher gewerblicher Tätigkeiten auch hinsichtlich von Waren oder Dienstleistungen, die mit den zu zertifizierenden unähnlich sind, gibt der Wortlaut der Richtlinie nicht her und ist nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift nicht geboten.112 Ebenfalls unschädlich sind alle Tätigkeiten, die mit der Zertifizierungsdienstleistung als solche zusammenhängen, wie beispielsweise die Werbung für die Gewährleistungsmarke.113 c)  Verbot der Gewinnorientierung Zusätzlich zum Ausschluss der eigenen gewerblichen Tätigkeit mit den zertifizierbaren Waren oder Dienstleistungen durch den Markeninhaber könnte es der Sicherung der Garantiefunktion dienen, wenn ihm eine Gewinnerzielung mit dem Zertifizierungsmodell untersagt wäre. Das Intellectual Property Office des Vereinigten Königreichs hat früher die Eintragung von Gewährleistungsmarken abgelehnt, wenn das Zertifizierungsmodell gewinnorientiert war.114 Heute ist es 110 

Dröge, MarkenR 2016, 549 (551). Spiess, GRUR 1948, 277 (278) mit Beispielen. 112  A. A. Schennen, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 74a Rn. 15 zur vergleichbaren Regelung in Art. 83 Abs. 2 UMV. 113  Schennen, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 74a Rn. 15. 114  Belson, Certification marks, S. 33; Firth/Lea/Cornford, Trade Marks, S. 281. 111 

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3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

davon abgekommen.115 Der Gedanke ist aber nicht uninteressant. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Streben nach möglichst hohen Gewinnen den Gewährleistungsmarkeninhaber zu unsachlichen Entscheidungen verleitet. Denkbar ist zum Beispiel, dass bei einem nach der Größe der Unternehmen gestaffelten Gebührenmodell der Gewährleistungsmarkeninhaber große Unternehmen bevorzugt, weil sie höhere Gebühren bezahlen.116 Er könnte versucht sein, eine Exklusivität für solche Unternehmen zu schaffen, beispielsweise indem er Gütebedingungen kreiert, die für kleinere und mittlere Unternehmen schwerer erfüllbar sind oder die Gewährleistungsmarke für diese unattraktiv machen, um so seine Gewinne zu maximieren.117 Die Zertifizierungsgebühren auf ein kostendeckendes Niveau zu begrenzen, würde die Gefahr derart fehlgeleiteter Motivationen eindämmen und gleichzeitig für eine angemessene Gebührenstruktur sorgen. Nicht erforderlich ist dagegen, den Gewährleistungsmarkeninhaber insgesamt zur Gemeinnützigkeit zu verpflichten. Seine Objektivität hinsichtlich der Gütezeichenvergabe ist nicht gefährdet, wenn er mit gewerblichen Tätigkeiten, die nicht mit der Zertifizierung zusammenhängen, Gewinne macht. Die Markenrechtsrichtlinie enthält keine Vorgaben zu den Gebühren, die Gewährleistungsmarkeninhaber erheben dürfen. Der Ausschluss der Gewinnerzielung steht mit den Zielen der Art. 27, 28 MRRL im Einklang, da er der Objektivität der Gütezeichenvergabe im Allgemeininteresse dient. Er unterliegt daher der mitgliedstaatlichen Gestaltungsfreiheit und könnte beispielsweise als Eintragungshindernis im Sinne von Art. 28 Abs. 3 MRRL in das Markengesetz aufgenommen werden. Der Referentenentwurf sieht bisher keine Begrenzung der Gebühren vor. d)  Absicherung der Neutralität und Unabhängigkeit Damit die Neutralität des Gewährleistungsmarkeninhabers nicht nur im Zeitpunkt der Eintragung der Marke vorliegt, bedarf es Mechanismen, die in der Folgezeit die Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit durch den Gewährleistungsmarkeninhaber unterbinden. In Frankreich und dem Vereinigten Königreich besteht in diesen Fällen ein Löschungsgrund. Nach französischem Recht ist die Gewährleistungsmarke gemäß Art. L715 – 3 CPI nichtig. Nach dem Recht des Vereinigten Königreichs ist sie gemäß Anhang 2 § 15 lit. a) TMA verfallen. Einen solchen Löschungsgrund sollte auch der deutsche Gesetzgeber vorsehen. Da nach der deutschen Rechtssystematik Marken verfallen, wenn Gründe nach der Eintragung entstehen, bietet es sich an, gemäß Art. 28 Abs. 3 MRRL einen besonderen Verfallsgrund zu normieren, der zur Löschung der Marke berechtigt, wenn der Gewährleistungsmarkeninhaber die Voraussetzungen für die Inhaberschaft nicht 115 

IPO, Trade Marks Manual, S. 313. Fromer, Stan. L. Rev. 69 (2017) 121 (155). 117  Fromer, Stan. L. Rev. 69 (2017) 121 (155). 116 

B.  Die Regelungen im Einzelnen

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mehr erfüllt. Der Referentenentwurf sieht in § 106g Abs. 1 Nr. 1 einen entsprechenden Verfallsgrund vor. 3.  Kompetenz zur Zertifizierung Nach Art. 28 Abs. 2 UAbs. 2 MRRL können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass die Gewährleistungsmarke nur dann eingetragen werden darf, wenn der Anmelder die Befähigung zur Gewährleistung der Waren oder Dienstleistungen hat, für die die Marke eingetragen werden soll. Die Formulierung „Gewährleistung der Waren oder Dienstleistungen“ ist in der deutschen Übersetzung etwas missglückt. Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung können gewährleistet werden, nicht aber die Produkte selbst. In der englischen und französischen Version der Richtlinie heißt es treffender „to certify the goods or services“ beziehungsweise „pour certifier les produits ou les services“. Inhaltlich geht es jedenfalls darum, dass der Inhaber der Gewährleistungsmarke in der Lage ist, die Gütebedingungen durchzusetzen. Im Markenrecht des Vereinigten Königreichs ist diese Eintragungsvoraussetzung schon lange etabliert.118 Das französische Markenrecht enthält keine vergleichbare Regelung. Allerdings müssen sich dort die meisten Markeninhaber als Zertifizierungsstellen nach den Vorschriften des Code de la consommation und des Code rural akkreditieren lassen, wobei ihre Zertifizierungskompetenz ebenfalls geprüft wird.119 Die Eintragungsvoraussetzung liefert dem Markenamt die Rechtsgrundlage, im Anmeldeverfahren Personen die Registrierung einer Gewährleistungsmarke zu verweigern, bei denen von vorneherein feststeht, dass sie die Aufgabe der Gewährleistung nicht erfüllen können. Der Begriff „Befähigung“ ist auslegungsbedürftig und lässt eine Entscheidung im Einzelfall zu. Da die Gewährleistungsmarke unterschiedlichste Eigenschaften aller möglichen Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen kann, sind die Anforderungen an die Befähigung des Anmelders nicht allgemein spezifizierbar, sondern müssen für jeden Einzelfall bestimmt werden. Der Anmelder muss nachweisen, dass er rechtlich und tatsächlich in der Lage ist, die Einhaltung der zertifizierten Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung zu gewährleisten.120 Er muss sich in den Gütebedingungen das Recht vorbehalten, die Waren oder Dienstleistungen der Markennutzer zu kontrollieren und praktisch zur Kontrolle fähig sein. Letzteres setzt voraus, dass der Markeninhaber über die nötigen Kenntnisse verfügt und die Personal- und Sachmittel besitzt, um die Kontrollen durchzuführen. 118 

Anhang 2 § 7 Abs. 1 lit. b) TMA. Art. L641 – 24, L640 – 3 Code rural i. V. m. Art. 17 Décret n° 2002 – 631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l’agriculture raisonnée; Mathey, JCl. Conc.-Cons., Fasc. 990, Nr. 28. 120  Vgl. Board of Trade, Entsch. v. 21. 04. 1988, [1989] R.P.C 87 (102). 119 

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3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

Zur Frage, wie das Markenamt die Kompetenz des Markeninhabers prüfen soll,121 kann die Praxis im Vereinigten Königreich als Beispiel dienen. Dort muss der Inhaber eine Erklärung über seine Erfahrungen und bisherige Tätigkeit im betreffenden Geschäftsfeld abgeben, wenn es sich nicht um einen etablierten Handelsverband oder ein Ministerium handelt, bei denen das Intellectual Property Office vom Vorliegen der Kompetenz ausgeht.122 Je nach Einzelfall verlangt das Intellectual Property Office darüber hinaus weitere Nachweise zur technischen Expertise oder den Ressourcen des Anmelders für die Kontrolle.123 Die Prüfung der Kompetenz wäre für die Markenämter eine zusätzliche Belastung und würde das Anmeldeverfahren verlängern.124 Das dürfte einer der Gründe dafür sein, warum der Unionsgesetzgeber das Eintragungserfordernis entgegen der früheren Entwürfe letztlich aus der Unionsmarkenverordnung gestrichen hat.125 Der deutsche Gesetzgeber sollte von der Option in Art. 28 Abs. 2 UAbs. 2 MRRL dennoch Gebrauch machen. Die Prüfung der Befähigung des Gewährleistungsmarkeninhabers bei der Anmeldung verhindert, dass Gewährleistungsmarken auf den Markt kommen, die ihr Garantiversprechen mangels ausreichender Kontrollen nicht halten und den Verkehr dadurch in die Irre führen. Die Alternative wäre, dem Markt die Beurteilung der Qualifikation des Markenanmelders zu überlassen126 und darauf zu hoffen, dass sich Gewährleistungsmarken, bei denen keine ausreichende Kontrolle besteht, nicht etablieren oder gelöscht werden. Das Vertrauen des Verkehrs in Gewährleistungsmarken könnte jedoch erheblich leiden, wenn Gewährleistungsmarken bis zum Abschluss eines Löschungsverfahrens monate- oder jahrelang Waren beziehungsweise Dienstleistungen kennzeichneten, ohne dass der Inhaber in der Lage wäre, die Einhaltung der Gütebedingungen durchzusetzen. 4.  Nutzungsberechtigung Die Markenrechtsrichtlinie macht keine Vorgaben hinsichtlich der Berechtigung zur Nutzung der Gewährleistungsmarke. Würde der deutsche Gesetzgeber hier auf eine Regelung verzichten, wäre wie bisher nach dem Kartell-, Lauterkeits- und Bürgerlichen Recht zu bestimmen, ob ein Anspruch auf Nutzung der Gewährleistungsmarke besteht. Die Anforderungen wären recht hoch, insbe121 

Dani, Community collective marks, S. 31. IPO, Trade Marks Manual, S. 312. 123  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 16. 124  BeckOK MarkenR/Slopek, UMV, Art. 83 Rn. 18. 125  Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke, Kom. (2013) 161 final, S. 27 Art. 74b Abs. 2 lit. b). 126  Das befürwortet BeckOK MarkenR/Slopek, UMV, Art. 83 Rn. 18. 122 

B.  Die Regelungen im Einzelnen

243

sondere wenn die Voraussetzungen des § 20 Abs. 5 GWB nicht erfüllt sind.127 Grundsätzlich bliebe es dem Gewährleistungsmarkeninhaber überlassen, wem er die Nutzung der Gewährleistungsmarke gestattet. Frankreich und das Vereinigte Königreich haben einen anderen Weg gewählt. In Art. L715 – 2 Nr. 3 CPI ist ausdrücklich normiert, dass die Nutzung der Gewährleistungsmarke allen offensteht, deren Waren oder Dienstleistungen den Gütebedingungen genügen. Eine vergleichbare Regelung fehlt im Trade Marks Act 1994 des Vereinigten Königreichs. Dennoch verlangt das Intellectual Property Office in langjähriger Praxis, dass der Inhaber grundsätzlich allen Unternehmen, deren Waren oder Dienstleistungen die Gütebedingungen erfüllen, die Nutzung gestattet und dies in der Markensatzung festschreibt.128 Nur wenn die zertifizierten Eigenschaften eine bestimmte Qualifikation des Markennutzers erfordern, darf er den Nutzerkreises beschränken.129 Die Öffnung der Gewährleistungsmarke für alle tauglichen Nutzer entspricht ihrer besonderen Funktion und bietet einige Vorteile. Die Gewährleistungsmarke soll es Unternehmen ermöglichen, besondere Eigenschaften ihrer Waren oder Dienstleistungen hervorzuheben und sie damit von anderen Produkten, welche die Eigenschaften nicht erfüllen, zu unterscheiden.130 Der Verbraucher greift zu den gekennzeichneten Produkten in der Annahme, dass die anderen Produkte diese spezifischen Eigenschaften nicht aufweisen oder weil er sich dessen zumindest nicht sicher sein kann. Wenn es aber dem Willen des Markeninhabers überlassen ist, wem er die Nutzung der Gewährleistungsmarke gestattet, können Unternehmen ausgeschlossen sein, obwohl ihre Waren oder Dienstleistungen den Gütebedingungen genügen. Aus Verbrauchersicht würde damit eine Scheinüberlegenheit der gekennzeichneten Produkte kreiert, die den tatsächlichen Gegebenheiten nicht entspricht. Derartigen Wettbewerbsverzerrungen würde die Zulassung aller tauglichen Waren oder Dienstleistungen zur Kennzeichnung entgegenwirken. Gleichzeitig hätte sie den positiven Effekt, die Anzahl der Gewährleistungsmarken auf dem Markt einzudämmen. Wenn Unternehmen die Möglichkeit haben, bestehenden Zertifizierungssystemen zu nutzen, sind sie weniger verleitet, zur Einführung neuer Gewährleistungsmarken beizutragen, die einen ganz ähnlichen Aussagegehalt wie bestehende Gewährleistungsmarken haben. Zusätzlich wäre die Öffnung der Gewährleistungsmarke für alle tauglichen Nutzer ein Anreiz für die Gewähr127 

Siehe dazu 1. Teil C. I. 2. Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 9; Belson, Certification marks, S. 32 f.; IPO, Trade Marks Manual, S. 312. 129  IPO, Trade Marks Manual, S. 312; Caddick/Longstaff, A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, S. 31. 130 Vgl. Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (657). 128 

3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

244

leistungsmarkeninhaber, nicht nur ganz banale Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen zu zertifizieren. Wenn der Inhaber den Kreis der Nutzer selbst bestimmt, kann er durch die Zulassung weniger ausgewählter Unternehmen eine Exklusivität der Gewährleistungsmarke schaffen, die den Verbrauchern den Eindruck vermittelt, die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen wären von gehobener Güte, selbst wenn die Marke tatsächlich Eigenschaften kennzeichnet, die eine Mehrheit der Produkte auf dem Markt aufweisen. Können dagegen alle Unternehmen die Gewährleistungsmarke nutzen, deren Waren oder Dienstleistungen die Gütebedingungen erfüllen, ist der Inhaber gehalten, besondere Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung hervorzuheben, die eine Abgrenzung von anderen Produkten erlaubt. Anderenfalls liefe er Gefahr, dass sämtliche Wettbewerber die Marke verwendeten und die absatzfördernde Wirkung der Gewährleistungsmarke verpuffte. Der Nachteil der Nutzungsberechtigung für alle tauglichen Waren oder Dienstleistungen wäre, dass der Gewährleistungsmarkeninhaber keine Kontrolle über die Anzahl der Nutzer hätte. Wenn in kurzer Zeit sehr viele Nutzer hinzukämen, könnte das zu einer Überforderung des Inhabers hinsichtlich der Überprüfung der Einhaltung der Gütebedingungen führen. Das könnte einer der Gründe sein, warum der Unionsgesetzgeber keine entsprechende Regelung zur Unionsgewährleistungsmarke vorgesehen hat. Angesichts der Vorteile, die eine solche Regelung hätte, ist diese Gefahr jedoch in Kauf zu nehmen. Sie kann dadurch minimiert werden, dass man schon im Rahmen der Kompetenzprüfung solche Anmelder ausschließt, die nicht in der Lage wären, eine größere Anzahl an Gewährleistungsmarkennutzern wirksam zu kontrollieren. Je nachdem, wie viele Unternehmen potenziell als Nutzer der konkreten Marke in Betracht kämen, müsste der Anmelder nachweisen, dass er über die nötigen Ressourcen zur Überprüfung der Nutzer verfügt. Aufgrund der positiven Wirkungen in Bezug auf den Wettbewerb und die Funktion der Gewährleistungsmarke, sollte der deutsche Gesetzgeber die Zulassung aller Unternehmen zur Nutzung der Gewährleistungsmarke anordnen, deren Waren oder Dienstleistungen die Gütebedingungen erfüllen.131 Einschränkungen des Nutzerkreises sollten nur gestattet sein, soweit die Zwecke der Gewährleistungsmarke eine besondere Qualifikation der Nutzer unbedingt erfordern, beispielsweise bei der Zertifizierung von rechtlichen oder medizinischen Dienstleistungen von Anwälten oder Ärzten132. Dabei sollte die Nutzung der Gewährleistungsmarke stets von der Einwilligung des Markeninhabers abhängig sein, sodass dieser den Überblick über die Nutzer behalten und überprüfen

131 Vgl. 132 

Rozas/Johnston, EIPR 1997, 598 (602). Dröge, MarkenR 2016, 549 (554).

B.  Die Regelungen im Einzelnen

245

kann, ob sie die Gütebedingungen tatsächlich erfüllen.133 Der Inhaber sollte aber verpflichtet sein, die Nutzung zu gestatten, wenn dies der Fall ist. Der Referentenentwurf sieht bisher keine entsprechende Regelung vor. Nach § 106d Abs. 2 Nr. 7 RefE MaMoG kann der Inhaber den Kreis der zur Benutzung der Gewährleistungsmarke befugten Personen in der Gewährleistungsmarkensatzung frei bestimmen. 5.  Übertragbarkeit, dingliche Rechte und Zwangsvollstreckung Die Betrachtung des bisherigen Gütezeichenschutzes in Deutschland hat gezeigt, dass die freie Übertragbarkeit der Marke die Garantiefunktion gefährden kann.134 Ist die Gewährleistungsmarke unbeschränkt übertragbar, kann sie auf einen Erwerber übergehen, der die Anforderungen an die Inhaberschaft nicht erfüllt, also beispielsweise nicht kompetent ist oder ein eigenes Gewerbe mit den zertifizierten Waren oder Dienstleistungen betreibt. Ebenso könnte es sein, dass der Erwerber die Gewährleistungsmarke nicht mehr entsprechend der Gütebedingungen des vorherigen Inhabers vergibt, sondern andere Maßstäbe einführt. Aus Sicht des Verbrauchers liegt darin ein hohes Irreführungspotenzial, da er in der Regel von dem Rechtsübergang keine Kenntnis hat. Gleichermaßen kann die Garantiefunktion gefährdet sein, wenn die Marke Gegenstand dinglicher Rechte oder der Zwangsvollstreckung ist. Es bedarf daher Mechanismen, welche die Kontinuität der Gewährleistungsmarke sicherstellen. a)  Einschränkung der Übertragbarkeit Das französische Markenrecht ist hinsichtlich der Übertragbarkeit der Gewährleistungsmarke aus diesen Gründen sehr restriktiv. Eine Übertragung ist gemäß Art. L715 – 2 Nr. 4 CPI i. V. m. Art. R715 – 2 Abs. 2 CPI nur ausnahmsweise möglich, wenn sich der ursprüngliche Inhaber auflöst.135 In allen anderen Fällen ist sie untersagt. Im Vereinigten Königreich sind die Regelungen großzügiger. Gemäß Anhang 2 § 12 TMA ist die Übertragung zulässig, wenn das Intellectual Property Office zustimmt. Das Intellectual Property Office erteilt seine Zustimmung nur, wenn der Erwerber die Voraussetzungen für die Inhaberschaft an einer Gewährleistungsmarke erfüllt.136 Eine vergleichbare Einschränkung der Übertragbarkeit findet sich auch in der Unionsmarkenverordnung hinsichtlich der Unionsgewährleistungsmarke. Nach Art. 89 UMV kann eine Unionsgewährleistungsmarke nur 133  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 52; Basire, Les fonctions de la marque, S. 463. 134  Siehe dazu 1. Teil C. I. 3. 135  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 47; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 753; Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1094. 136  IPO, Trade Marks Manual, S. 314.

246

3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

auf eine Person übertragen werden, welche die Anforderungen aus Art. 83 Abs. 2 UMV erfüllt, also keine gewerbliche Tätigkeit mit den betreffenden Waren oder Dienstleistungen ausübt.137 Der deutsche Gesetzgeber sollte ähnliche Regeln einführen, um die Kontinuität der Gewährleistungsmarke zu bewahren und den Verbraucher vor Täuschungen zu schützen. Da die Markenrechtsrichtlinie diesbezüglich keine Vorgaben enthält, ist er in der Gestaltung frei. Art. 22 Abs. 3 MRRL verpflichtet die Mitgliedstaaten lediglich hinsichtlich der Marken im Allgemeinen, Verfahren für die Erfassung von Rechtsübergängen in ihren Registern vorzusehen. Ein kompletter Ausschluss der Übertragung wie nach französischem Recht erscheint für die Wahrung der Kontinuität der Gewährleistungsmarke nicht erforderlich. Für den Verbraucher ist relevant, dass sich die Eigenschaften, welche die Gewährleistungsmarke kennzeichnet, nicht willkürlich ändern. Damit er keiner Täuschung unterliegt, dürfen die Gütebedingungen nicht unvermittelt in wesentlichen Punkten abweichen, ohne dass dies nach außen erkennbar ist. Das betrifft jedoch alle Gewährleistungsmarken unabhängig von einem Inhaberwechsel und ist eher eine Frage der Zulässigkeit von Satzungsänderungen138 als der Übertragbarkeit. Eine Übertragung sollte möglich sein, wenn der Erwerber alle Anforderungen an die Inhaberschaft der Gewährleistungsmarke erfüllt. Er muss nachweisen, dass er kompetent ist, die Waren und Dienstleistungen wie sein Vorgänger zu zertifizieren, und darf keine gewerbliche Tätigkeit mit den betreffenden Waren oder Dienstleistungen ausüben. Damit das Markenamt die Möglichkeit hat, die Tauglichkeit des Erwerbers zu überprüfen, muss die Eintragung der Übertragung der Gewährleistungsmarke in das Markenregister im Gegensatz zu den anderen Marken konstitutiv wirken. Erst, wenn das Markenamt der Übertragung zugestimmt hat, weil keine Gründe entgegenstehen, sollte die Übertragung wirksam sein. Der Referentenentwurf enthält zur Übertragung von Gewährleistungsmarken gar keine Vorgaben. Da es nach § 27 RefE MaMoG auch weiterhin zum Rechtsübergang der Beteiligung des Markenamtes nicht bedarf, könnten Inhaber ihre Gewährleistungsmarken unkontrolliert übertragen. Bei einer Übertragung auf einen ungeeigneten Inhaber, der die Erfordernisse des § 106b RefE MaMoG nicht erfüllt, wäre die Gewährleistungsmarke lediglich gemäß § 106g Abs. 1 Nr. 1 RefE MaMoG dem Verfall ausgesetzt. Damit es zu einer Löschung kommt, muss den Verfall jedoch erst einmal jemand geltend machen. Bis dahin könnte ein untauglicher Inhaber die Gewährleistungsmarke einige Zeit gebraucht und den Verkehr getäuscht haben. Diese nachträgliche Sanktionierung reicht zum Schutz der Garantiefunktion daher nicht aus. Der Referentenentwurf sollte in diesem Punkt angepasst werden. 137  138 

Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (658). Siehe dazu 3. Teil B. IV. 3.

B.  Die Regelungen im Einzelnen

247

b)  Ausschluss dinglicher Rechte und der Zwangsvollstreckung Gemäß § 29 Abs. 1 MarkenG, der nach dem Referentenentwurf keine inhaltliche Änderung erfährt, kann die Marke verpfändet werden oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sowie der Zwangsvollstreckung sein. Da es sich bei der Marke um ein absolutes Recht und nicht um eine Forderung handelt, kommt als sonstiges dingliches Recht nur der Nießbrauch in Betracht.139 Ohne spezielle Regelung würde selbiges auch für die Gewährleistungsmarke gelten. Verpfändung und Zwangsvollstreckung könnten jedoch die Garantiefunktion gefährden, insbesondere wenn im Rahmen der Verwertung die Gewährleistungsmarke an einen untauglichen Markeninhaber überginge. Doch selbst wenn man vorschreiben würde, dass die Verwertung nur durch Veräußerung an einen tauglichen Erwerber erfolgen dürfte, könnte die Garantiefunktion beeinträchtigt sein. In der Zeit zwischen der Pfändung der Gewährleistungsmarke und ihrer Verwertung wird der Inhaber kein großes Interesse an der Kontrolle der Einhaltung der Gütebedingungen mehr haben. Der Pfandgläubiger hat dafür nicht die nötigen Befugnisse, da es sich bei dem Pfändungspfandrecht um ein reines Sicherungsrecht handelt.140 Auch die Einräumung eines Nießbrauchrechts kann der Garantiefunktion schaden. Der Nießbraucher erwirbt nach §§ 1068 Abs. 2, 1030 Abs. 1 BGB das Recht, die Nutzungen aus dem Markenrecht zu ziehen.141 Eine Eintragung in das Markenregister ist dafür nicht erforderlich.142 Übergibt der Inhaber die Kontrolle über die Gewährleistungsmarke an den Nießbraucher, der die Anforderungen an den Gewährleistungsmarkeninhaber nicht erfüllt, könnte er damit die Vorschriften an die Inhaberschaft der Gewährleistungsmarke leicht umgehen. Im Allgemeininteresse, dem die Gewährleistungsmarke dient, und zum Schutz der Garantiefunktion sollten die Zwangsvollstreckung und die Einräumung dinglicher Rechte für die Gewährleistungsmarke wie nach dem französischen Markenrecht in Art. L715 – 2 Nr. 4 CPI daher generell ausgeschlossen werden. Damit die Rechtsübertragung dennoch möglich bleibt, muss eine Ausnahme von § 400 BGB formuliert werden, nach dem eine Forderung nicht abtretbar ist, wenn sie nicht der Pfändung unterliegt.

III.  Schutzhindernisse Die mit der Eintragung einer Gewährleistungsmarke verbundene Verleihung eines ausschließlichen Rechts an den Markeninhaber darf die Interessen der an139 BeckOK MarkenR/Grüger, MarkenG, § 29 Rn. 3; Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 29 Rn. 8. 140  Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 29 Rn. 5, 16. 141  Fezer, Markenrecht, § 29 Rn. 13. 142  Fezer, Markenrecht, § 29 Rn. 13.

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3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

deren Marktteilnehmer nicht übermäßig beeinträchtigen.143 Sie ist nur gerechtfertigt, wenn das Zeichen die Zwecke der Gewährleistungsmarke tatsächlich erfüllt.144 Dem Ausgleich der Interessen der Marktteilnehmer und dem Schutz des unverfälschten Wettbewerbs dienen die absoluten Eintragungshindernisse.145 Viele Erwägungen gelten dabei für Gewährleistungsmarken wie Individualmarken gleichermaßen. So sollten beispielsweise auch Gewährleistungsmarken das Publikum nicht täuschen (§ 8 Abs. 2 Nr.4 MarkenG), nicht gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG), keine staatlichen Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG) oder amtlichen Prüf- und Gewährzeichen enthalten (§ 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG) oder bösgläubig angemeldet sein (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG). Insofern kann für Gewährleistungsmarken auf die absoluten Schutzhindernisse des § 8 MarkenG verwiesen werden, die durch die neue Markenrechtsrichtlinie keine gravierenden Änderungen erfahren. Zwei der allgemeinen Schutzhindernisse bedürfen im Folgenden einer näheren Betrachtung, da sie bei Gewährleistungsmarken besondere Probleme aufwerfen können. Das sind die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft und der rein beschreibenden Angaben. Außerdem ist darüber nachzudenken, ob es als besonderes Schutzhindernis einer Eintragungssperre nach dem Untergang einer Gewährleistungsmarke bedarf. 1.  Fehlende Unterscheidungskraft Wie jede andere Marke muss die Gewährleistungsmarke unterscheidungskräftig sein. Etwas kenntlich zu machen und von Gleichartigem zu unterscheiden, ist die ureigenste Funktion eines Kennzeichens.146 Ein Zeichen, das diese Aufgabe nicht erfüllt, verdient keinen kennzeichenrechtlichen Schutz. Im Abschnitt zur Definition der Gewährleistungsmarke wurde bereits dargestellt, dass der Bezugspunkt der Unterscheidungskraft bei der Gewährleistungsmarke ein anderer ist als bei der Individual- oder Kollektivmarke.147 Die Gewährleistungsmarke unterscheidet Waren oder Dienstleistungen nicht nach der Herkunft, sondern nach dem Vorliegen bestimmter Eigenschaften. Dies muss aus dem Gesetz deutlich hervorgehen und ist bei der Prüfung des Schutzhindernisses zu beachten. Gelegentlich taucht in diesem Zusammenhang die Frage auf, ob an die Unterscheidungskraft bei Gewährleistungsmarken geringere Anforderungen zu stellen 143 

Eisenführ, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 7 Rn. 1. Eisenführ, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 7 Rn. 1. 145  Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, S. 158. 146  Der Duden definiert ein Kennzeichen als ein „beigegebendes, zugeteiltes, an etwas angebrachtes Zeichen, das dazu dient, etwas kenntlich zu machen und von Gleichartigem zu unterscheiden“. 147  Siehe dazu 3. Teil B. I.1. 144 

B.  Die Regelungen im Einzelnen

249

sind als bei der Individualmarke. Im Vereinigten Königreich hat der Registrator dies schon in einer Entscheidung aus dem Jahr 1923 angenommen.148 Ob Intellectual Property Office und Gerichte in neuerer Zeit daran festhalten, ist nicht ersichtlich; in der Literatur wird darüber vereinzelt diskutiert.149 Neuere Rechtsprechung gibt es dagegen in der Schweiz, wo die Garantiemarke seit der Markenrechtsreform im Jahr 1992 existiert.150 Das Schweizerische Bundesgericht hat mehrmals in Urteilen festgestellt, dass bei Garantiemarken weniger strenge Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen sind als bei Individualmarken.151 Leider verbleibt es in der Rechtsprechung und Literatur der genannten Länder meist bei dieser Aussage, ohne dass näher erläutert würde, wie genau die Unterscheidungskraft bei Gewährleistungsmarken nach dem veränderten Maßstab zu bestimmen sein soll. Schließlich reicht nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs auch bei Individualmarken ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft152 beziehungsweise jede noch so geringe Unterscheidungskraft153 zur Eintragungsfähigkeit aus. Der Maßstab zur Feststellung des erforderlichen Grads der Unterscheidungskraft ist also generell sehr großzügig.154 Eine weitere Abweichung nach unten für Gewährleistungsmarken scheint kaum möglich. Die Frage der geringeren Anforderungen bei Gewährleistungsmarken taucht vor allem auf, wo es um die Unterscheidungskraft von Sachangaben geht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Individualmarke fehlt beschreibenden Angaben die Unterscheidungskraft, da sie ungeeignet sind, dem Verkehr als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen zu dienen.155 Die Übertragung dieser Rechtsprechung auf Gewährleistungsmarken würde Anmelder vor das Dilemma stellen, dass ihre Marke einerseits auf die Einhaltung bestimmter Eigenschaften hinweisen, andererseits aber unterschei148  Motor

IPO.

Cycle Manufacturers’ and Traders’ Union Limited [1923] R.C.P. 226 (229),

149  Belson, Certification marks, S. 30; Barker, in: The Trade Mark Handbook, S.  113 – 17. 150  Art. 21 – 27 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG); Thomann, SJZ 92 (1996), 325 (326). 151  BGer BGE 131 III 495 E. 5 S. 403 f.; BGer BGE 137 III 77 E. 2.3 S. 81. 152  St. Rspr. z. B. EuGH GRUR 2010, 228 (Rn. 39) – Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR Int. 2012, 914 (Rn. 28) – Smart Technologies. 153  St. Rspr. z. B. BGH GRUR 2009, 952 (Rn. 9) – DeutschlandCard; BGH GRUR 2012, 1143 (Rn. 7) – Starsat; BGH GRUR 2013, 731 (Rn. 11) – Kaleido. 154  Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 119; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 8 Rn. 156. 155 St. Rspr. z. B. EuGH GRUR Int. 2004, 124 (Rn. 30) – DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 680 (Rn. 19) – BIOMILD; EuGH GRUR 2011, 1035 (Rn. 33) – 1000.

250

3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

dungskräftig im Sinn der Rechtsprechung sein soll.156 Ein Ausweg aus diesem Dilemma bietet sich, wenn man den Bezugspunkt der Unterscheidungskraft der Gewährleistungsmarke im Auge behält. Eine Sachangabe, die der Verkehr nicht als Herkunftshinweis versteht, kann dennoch geeignet sein, Produkte nach ihren Eigenschaften zu unterscheiden, zum Beispiel wenn sie sich auf hinreichend konkrete Produkteigenschaften bezieht, die Produkte anderer Hersteller nicht aufweisen.157 Für Gewährleistungsmarken kann an der bisher vom Europäischen Gerichtshof vertretenen Ansicht, dass beschreibenden Angaben im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG automatisch die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, nicht festgehalten werden. Die Eintragungshindernisse haben unterschiedliche Schutzzwecke.158 Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sollen Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen werden, deren Schutz nicht gerechtfertigt ist, da sie nicht die wesentliche Funktion der Marke erfüllen, Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden. Dagegen dient § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel, beschreibende Angaben für die Verwendung durch jedermann freizuhalten.159 Bei Gewährleistungsmarken ist es denkbar, dass Sachangaben die Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen mit gewährleisteten Eigenschaften von solchen ohne diese Eigenschaften ermöglichen und dennoch ein Freihaltebedürfnis an den Begriffen besteht. Die beiden Schutzhindernisse sind daher getrennt und unabhängig voneinander zu prüfen. Insofern könnte man wohl im Hinblick auf beschreibende Angaben von geringeren Anforderungen an die Unterscheidungskraft bei der Gewährleistungsmarke sprechen. Tatsächlich handelt es sich aber nicht um geringere, sondern um andere Anforderungen unter Berücksichtigung des abweichenden Bezugspunkts der Unterscheidungskraft. 2.  Rein beschreibende Angaben Beim Ausschluss merkmalbeschreibender Angaben setzt sich das Dilemma des Anmelders einer Gewährleistungsmarke fort.160 Vereinzelt wurde deshalb gefordert, Gewährleistungsmarken generell von dem Schutzhindernis auszunehmen, da sie gerade zum Ausdruck bringen sollten, welche Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung gewährleistet sind.161 Aus Sicht des Markeninhabers wäre das sicherlich vorteilhaft. Es ist aber nicht außer Acht zu lassen, dass das 156 

Schennen, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 74a Rn. 19. Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 97 Rn. 12. 158 Vgl. Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 8 Rn. 76. 159  Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 8 Rn. 76. 160  Schennen, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 74a Rn. 18. 161  AIPPI, Jahrbuch 1982/I, S. 8; vgl. auch zum Recht des Vereinigten Königreichs: Hansard (House of Lords), Debatte v. 24. 02. 1994, Bd. 552, Nr. 46, Rn. 729. 157 

B.  Die Regelungen im Einzelnen

251

Schutzhindernis dem Allgemeininteresse dient.162 Merkmalbeschreibende Angaben sind nicht schutzfähig, da es allen Marktteilnehmern gestattet sein muss, ihre Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, ohne dass sie damit Schutzrechte verletzen.163 Die Monopolisierung von Sachangaben zugunsten eines Inhabers könnte andere Wirtschaftsteilnehmer erheblich beeinträchtigen.164 Die Freihaltung dieser Begriffe schützt den freien Wettbewerb.165 Zu Kollektivmarken vertreten einige Stimmen in der deutschen Literatur, dass das Freihaltebedürfnis reduziert beziehungsweise komplett beseitigt sein kann, wenn allen potenziell interessierten Unternehmen die Mitgliedschaft im Verband offen steht.166 Dieser Argumentation folgend, wäre es denkbar, auf das Schutzhindernis bei Gewährleistungsmarken komplett zu verzichten, wenn der Gewährleistungsmarkeninhaber verpflichtet wäre, allen Unternehmen die Nutzung der Marke zu gestatten, deren Waren oder Dienstleistungen die Gütebedingungen erfüllen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass durch die freie Nutzungsmöglichkeit das Freihaltebedürfnis aller anderen Marktteilnehmer nicht beseitigt ist.167 Wer eine Gewährleistungsmarke verwenden möchte, muss ganz spezifische Gütebedingungen erfüllen. In den seltensten Fällen wird dabei die Markensatzung genau das erfassen, was der Verkehr unter dem beschreibenden Begriff ohnehin versteht und von einer damit gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung erwartet. Beschreibende Angaben sind immer auslegungsfähig. Ein Unternehmer kann deshalb ein Interesse an der Nutzung einer Sachangabe für seine Ware oder Dienstleistung haben, ohne die in der Markensatzung niedergelegten Gütebedingungen erfüllen zu wollen. Das Schutzhindernis aus § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG muss daher im Allgemeininteresse grundsätzlich auch für Gewährleistungsmarken gelten.168 Allenfalls im Einzelfall, wenn sicher ist, dass Unternehmen kein Interesse an einer anderen Verwendung des Begriffs haben können, als in der Markensatzung vorgesehen, kann das Freihaltebedürfnis entfallen. 162  EuGH GRUR 2004, 428 (Rn. 41) – Henkel; EuGH GRUR 2006, 233 (Rn. 62) – Deutsche SiSi-Werke; Fezer, Markenrecht, § 8 Rn. 299; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 198; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 8 Rn. 337. 163  Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 8 Rn. 337. 164  Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 198. 165  Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 198. 166  Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 97 Rn. 16; Fezer, Markenrecht, § 97 Rn. 27; Gruber, in: v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 97 Rn. 7; wohl ebenso Kober-Dehm, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, § 102 Rn. 6, die aber an anderer Stelle (§ 103 Rn. 4) von einer uneingeschränkten Geltung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG spricht. 167  Vgl. zur schweizerischen Garantiemarke BGer BGE 137 III 77 E. 3.4 S. 84. 168  Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 43; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 751.

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3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

Aus den genannten Gründen machen auch die Rechtsordnungen in Frankreich und dem Vereinigten Königreich für Gewährleistungsmarken keine Ausnahme von dem Schutzhindernis.169 Gewährleistungsmarkeninhaber müssen die beschreibenden Inhalte ihrer Marke mit schutzfähigen Bestandteilen verbinden, damit diese eintragungsfähig ist.170 Entscheidend ist der Gesamteindruck der Marke.171 Nur wenn das Zeichen ausschließlich aus beschreibenden Angaben besteht, scheidet die Eintragung aus.172 Dem Gewährleistungsmarkeninhaber verbleiben dadurch ausreichend Möglichkeiten, auf die Beschaffenheit der zertifizierten Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, und dennoch ein schutzfähiges Zeichen zu kreieren.173 3.  Eintragungssperre In der deutschen Literatur ist umstritten, ob untergegangene Marken einer Neuanmeldung identischer oder ähnlicher Zeichen entgegenstehen können. Es wird vertreten, eine Marke könne nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG täuschungsgeeignet sein, wenn sie mit einer erloschenen Marke identisch sei, die beim Verkehr noch bestimmte Herkunfts- oder Gütevorstellungen hervorriefe.174 Andere meinen, eine freigegebene Marke sei jederzeit wieder zur Anmeldung fähig, ohne dass eine Täuschungsgefahr in Bezug auf eine Marke geprüft werden dürfe, welche ihr Inhaber aufgegeben habe.175 Letztere Ansicht dürfte wohl eher mit den Grundsätzen des Markengesetzes in Einklang stehen. Die unbeschränkte Übertragbarkeit der Marke und ihre Löschung bei fehlender Benutzung, um sie für den Verkehr freizugeben, sprechen dafür, dass der Gesetzgeber keine Gefahr in Änderungen der Inhaberschaft sah. Bei gewöhnlichen Marken ist der Streit von nicht allzu großer Relevanz. In der Regel hat der Verkehr heute keine konkrete Vorstellung mehr, welches Unternehmen eine Marke innehat.176 Ihm reicht das Wissen aus, dass hinter der Marke ein Inhaber steht, der gegebenenfalls identifizierbar wäre.177 Auch spezifizierte Gütevorstellungen sind mit einer Marke eher selten verbunden. Der Verkehr ist 169 

Siehe dazu 2. Teil A. IV. 2. und 2. Teil B. IV. 2. Hansard (House of Lords), Debatte v. 24. 02. 1994, Bd. 552, Nr. 46, Rn. 730. 171  Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 207. 172  Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 207. 173  Siehe dazu die Beispiele, in: IPO, Trade Marks Manual, S. 303. 174  Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, S. 316. 175  BeckOK MarkenR/Albrecht, MarkenG, § 8 Rn. 798.2. 176  Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 100. 177  Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 100; Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, S. 27. 170 

B.  Die Regelungen im Einzelnen

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sich bewusst, dass Marken frei übertragbar sind und sich die Qualität der Produkte verändern kann.178 Gewährleistungsmarken vermitteln dagegen die Gewährleistung ganz bestimmter Eigenschaften. Die Verkehrskreise, die sich für die gewährleisteten Eigenschaften interessieren, werden sich mit der Botschaft der Gewährleistungsmarke auseinandersetzen und gegebenenfalls die Gütebedingungen konsultieren. Ziel der Gewährleistungsmarkeninhaber ist es, beim Verbraucher konkrete Gütevorstellungen hinsichtlich der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen hervorzurufen. Die Gefahr, dass der Verkehr bei der Neuanmeldung einer untergegangenen Gewährleistungsmarke in gewachsenen Gütevorstellungen getäuscht wird, ist daher ungleich größer. Das gilt besonders, wenn das Gütezeichen ohne Anmeldung weitergenutzt oder als Kollektiv- beziehungsweise Individualmarke ohne Garantiefunktion eingetragen wird.179 Der Verkehr wäre über den Untergang der Gewährleistungsmarke nicht informiert und liefe Gefahr, mit dem Zeichen bestimmte Eigenschaften zu verbinden, deren Einhaltung niemand mehr gewährleistet.180 Der französische Gesetzgeber sah darin ein hohes Risiko und hat ein spezielles Schutzhindernis eingeführt, nach dem eine Gewährleistungsmarke, die benutzt wurde und ihren Schutz verloren hat, vor Ablauf einer Frist von 10 Jahren nicht erneut angemeldet oder genutzt werden darf (Art. L715 – 2 Nr. 6 CPI).181 Damit hat Frankreich im Gegensatz zum Vereinigten Königreich von der fakultativen Vorgabe in Art. 4 IV lit. e) MRRL 2008 Gebrauch gemacht. Die Mitgliedstaaten können danach vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigkeitserklärung unterliegt, wenn und soweit die Marke mit einer älteren Garantie- oder Gewährleistungsmarke identisch ist oder dieser ähnlich ist, die ein Recht verliehen hat, das in einem vom Mitgliedstaat festzulegenden Zeitraum vor der Anmeldung erloschen ist. Der Unionsgesetzgeber hat also ebenfalls die Gefahr gesehen, die für den Verkehr von der Neuanmeldung untergegangener Gewährleistungsmarken ausgehen kann. Zum Schutz der Allgemeinheit vor Täuschungen wäre es sinnvoll, im deutschen Recht eine vergleichbare Eintragungs- und Nutzungssperre zu verankern. Die Neuanmeldung und Nutzung einer untergegangenen Gewährleistungsmarke, egal in welcher Markenform, sollte für eine gewisse Zeit ausgeschlossen sein. Dabei sollte auch der Umfang des Ausschlusses klar definiert sein, damit es nicht

178 Vgl.

Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, S. 320. Basire, Les fonctions de la marque, S. 463. 180  Basire, Les fonctions de la marque, S. 463; Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 50; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 755. 181  Basire, Les fonctions de la marque, S. 463; Passa, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Nr. 50; ders., Droit de la propriété industrielle, S. 755; Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, S. 1095. 179 

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3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

wie in Frankreich zur Diskussion kommt, welche Warenklassen er umfasst.182 Als tauglicher Maßstab könnte auf die Grundsätze zur Rechtsverletzung zurückgegriffen werden. Wann immer eine Marke die Rechte des Inhabers aus der Gewährleistungsmarke verletzt hätte, weil wegen der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr bestanden hätte, ist auch davon auszugehen, dass die Marke den Verkehr irreleiten könnte, weil er mit ihr die Gütevorstellungen aus der untergegangenen Gewährleistungsmarke verbindet. Der Einführung einer Eintragungs- und Nutzungssperre könnte allerdings die neue Markenrechtsrichtlinie entgegenstehen. Dort findet sich keine dem Art. 4 IV lit. e) MRRL 2008 entsprechende Vorgabe mehr. In Art. 4 MRRL, der nach Erwägungsgrund 14 die absoluten Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgründe erschöpfend aufführt, ist kein derartiges Schutzhindernis enthalten. Als einzige Grundlage für die Einführung einer Eintragungssperre käme daher Art. 28 Abs. 3 MRRL in Betracht, der es den Mitgliedstaaten gestattet, für Garantie- und Gewährleistungsmarken weitere Eintragungshindernisse und Löschungsgründe vorzusehen, soweit es deren Funktion erfordert. Nach dem Wortlaut dürfen die Eintragungshindernisse und Löschungsgründe jedoch nur die Gewährleistungsmarke betreffen. Dafür spricht auch Erwägungsgrund 14. Das ist sehr bedauerlich. Um den Verkehr effektiv vor Täuschungen zu schützen, dürfte eine Eintragungssperre nach dem Untergang nicht auf Gewährleistungsmarken beschränkt sein, sondern müsste vor allem Individual- und Kollektivmarken betreffen. Denn von der Nutzung eines vormals als Gewährleistungsmarke eingetragenen Zeichens als gewöhnliche Marke ohne Garantiefunktion geht die weitaus größere Irreführungsgefahr aus. Der Unionsgesetzgeber scheint darin keine Problematik gesehen zu haben. Auch in der Unionsmarkenverordnung ist keine entsprechende Eintragungssperre für Unionsgewährleistungsmarken vorhanden. Zum Schutz der Verbraucherinteressen wäre eine Anpassung auf Unionsebene wünschenswert. Welche Folgen eine unkontrollierte Übertragung und Nutzung einer Gewährleistungsmarke haben kann, zeigt anschaulich die Geschichte des Internationalen Baumwollzeichens.183 Das Zeichen hat ursprünglich das International Institute for Cotton (IIC) nach seinen Richtlinien lizenziert. Nach der Auflösung des Instituts im Jahr 1989 war das Zeichen rechtlich noch geschützt, faktisch fand eine Überwachung und Lizenzierung aber nicht mehr statt. Als es im Jahr 1997 auch noch zur Schließung des deutschen Ablegers des Instituts kam, wurde das Zeichen jahrelang ungeschützt und unkontrolliert genutzt und vereinzelt für Produkte aus Mischgewebe missbraucht. Erst als sich die Bremer 182 

Siehe dazu 2. Teil A. IV. 3. Geschichte ist nachlesbar unter https://baumwollboerse.de/lizenzen/ (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). 183 Die

B.  Die Regelungen im Einzelnen

255

Baumwollbörse im Jahr 2004 zu einer Neuregistrierung entschloss, war eine kontrollierte Nutzung entsprechend den Gütebedingungen wieder sichergestellt.

IV.  Die Markensatzung Das Kernstück der Gewährleistungsmarke ist sowohl nach den Markengesetzen Frankreichs und des Vereinigten Königreichs als auch nach der Unionsmarkenverordnung die Markensatzung. Aus ihr ergibt sich erst im Detail, welche Eigenschaften die Marke gewährleistet. Umso erstaunlicher ist es, dass die Markenrechtsrichtlinie keinerlei Vorgaben zur Markensatzung macht. In Art. 28 MRRL ist nicht einmal vorgesehen, dass der Inhaber der Gewährleistungsmarke überhaupt eine Markensatzung erstellen muss. Da die Gewährleistungsmarke ein erklärungsbedürftiges Zeichen ist, sollte der deutsche Gesetzgeber die Einreichung einer Markensatzung als zwingendes Eintragungserfordernis unbedingt vorsehen. Der Referentenentwurf verpflichtet in § 106d Abs. 1 RefE MaMoG den Anmelder der Gewährleistungsmarke zur Beifügung einer Markensatzung. Ihre Aufgabe ist es, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, welche Standards die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen einhalten, und potenzielle Nutzer über die Nutzungsbedingungen aufzuklären. 1.  Inhalt der Markensatzung Damit sie diese Aufgabe erfüllen kann, muss das Gesetz präzise Vorgaben zu dem erforderlichen Inhalt der Satzung machen. Die Satzung muss alle Angaben enthalten, die der Verbraucher benötigt, um zu entscheiden, ob er mit der Gewährleistungsmarke versehene Waren oder Dienstleistungen erwirbt. Gleichzeitig muss sie den potenziellen Nutzer darüber informieren, ob sich seine Waren oder Dienstleistungen zur Zertifizierung eignen. Da das französische Recht nur wenige Vorgaben zum Inhalt der Markensatzung macht, können daraus kaum Anregungen zu den regelungsbedürftigen Punkten entnommen werden. Deutlich ausführlicher ist die Regelung in Anhang 2 § 6 Abs. 2 TMA, deren Inhalt sich weitgehend mit Art. 84 Abs. 2 UMV deckt. Danach sollte die Satzung Regelungen zu den Nutzungsberechtigten, den gewährleisteten Eigenschaften und der Art und Weise der Kontrolle enthalten. Nicht in Art. 84 Abs. 2 UMV enthalten sind die Erfordernisse aus dem Recht des Vereinigten Königreiches, in der Markensatzung Angaben zu den erhobenen Gebühren und einem Streitschlichtungsmechanismus zu machen. Dafür soll die Markensatzung nach der gemäß Art. 84 Abs. 3 UMV erlassenen Durchführungsverordnung184 außerdem Angaben zum

184 Art. 17 der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431 v. 18. 05. 2017; ABlEU L 205 v. 08. 08. 2017, S.  39 – 58.

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3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

Anmelder und zu den eingetragenen Waren und Dienstleistungen enthalten und die Unionsgewährleistungsmarke wiedergeben. a)  Angaben zum Markeninhaber und zur Gewährleistungsmarke Name und Adresse des Markeninhabers, die Wiedergabe der Gewährleistungsmarke und die Angabe der Waren und Dienstleistungen, für welche die Gewährleistung besteht, ergeben sich zwar aus dem Markenregister. Es dient aber der Öffentlichkeit zur leichteren Information, wenn sich diese Angaben zur Klarstellung auch in der Markensatzung nochmals finden. Eine Erklärung des Inhabers, dass er selbst keine gewerbliche Tätigkeit mit den zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen betreibt, verdeutlicht ihm und der Öffentlichkeit seine Neutralität, entbindet das Markenamt aber nicht davon, weitere Nachforschungen anzustrengen, wenn an der Wahrhaftigkeit dieser Erklärung Zweifel bestehen. Der Referentenentwurf orientiert sich bei den Vorschriften zum Inhalt der Markensatzung stark an Art. 83 Abs. 2 UMV und der Durchführungsverordnung und fordert die genannten Angaben nach § 106 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 4 RefE MaMoG. b)  Nutzungsberechtigte Da nach hier vertretener Ansicht die Nutzung der Gewährleistungsmarke allen Personen gestattet sein sollte, deren Waren oder Dienstleistungen die Gütebedingungen erfüllen,185 muss die Markensatzung Angaben zum Kreis der nutzungsberechtigten Personen nur enthalten, soweit die Zwecke der Gewährleistungsmarke eine besondere Qualifikation der Nutzungsberechtigten erfordern. Im Übrigen wäre ein klarstellender Hinweis auf die freie Nutzbarkeit ausreichend. Ebenfalls sollte die Markensatzung darauf hinweisen, dass die Nutzung der Gewährleistungsmarke erst nach Einwilligung des Markeninhabers zulässig ist, damit der Inhaber kontrollieren kann, ob die zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen tatsächlich die Gütebedingungen erfüllen. Der Referentenentwurf überlässt die Festlegung des Nutzerkreises dem Markeninhaber. Nach § 106d Abs. 2 Nr. 7 RefE MaMoG soll die Satzung Angaben über den Kreis der zur Nutzung befugten Personen enthalten. Der Markeninhaber hat dadurch einen breiten Gestaltungsspielraum.186 Er kann selbst entscheiden, ob er die Nutzung der Marke allen Personen gestattet oder einer bestimmte Kategorie von Personen. Unklar ist, ob er die Nutzungsberechtigten konkret benennen muss, oder ob deren Bestimmbarkeit nach objektiven Merkmalen ausreicht. Eine explizite Benennung der Personen wäre impraktikabel, da bei jedem neu zugelassenen Nutzer eine Satzungsänderung notwendig wäre. Es besteht auch kein 185  186 

Siehe dazu 3. Teil B. II. 4. Herrmann, IPRB 2017, 63 (64).

B.  Die Regelungen im Einzelnen

257

Grund für eine konkrete Benennung. Die Satzung dient der Transparenz. Für potenzielle Nutzer der Gewährleistungsmarke reicht es aber aus, wenn sie aufgrund der objektiven Kriterien beurteilen können, ob sie zur Nutzung der Marke berechtigt sind. Auch für den Kunden ist die explizite Nennung der Nutzungsberechtigten nicht entscheidend. Für ihn ist relevant, welche Kriterien Nutzungsberechtigte erfüllen müssen, um die Gewährleistungsmarke führen zu dürfen. Es sollte daher ausreichen, dass der Gewährleistungsmarkeninhaber in die Satzung Kriterien aufnimmt, welche die zur Nutzung befugten Personen bestimmbar machen.187 Auch das EUIPO fordert in seinen Leitlinien zur vergleichbaren Regelung in Art. 84 Abs. 2 S. 1 UMV lediglich, dass der Gewährleistungsmarkeninhaber in der Satzung klar objektive Kriterien darlegt, anhand derer beurteilt wird, ob eine Person berechtigter Benutzer der Unionsgewährleistungsmarke sein kann.188 c)  Die gewährleisteten Eigenschaften Das Herz der Markensatzung ist die Beschreibung der gewährleisteten Eigenschaften.189 Sie muss so ausgestaltet sein, dass potenzielle Nutzer beurteilen können, ob ihre Waren oder Dienstleistungen die Eigenschaften erfüllen und sich die Öffentlichkeit über den Inhalt der Gewährleistung informieren kann. Vom Inhaber ist zu verlangen, die Eigenschaften möglichst konkret, klar und präzise zu definieren.190 Je flexibler und vager die Gütestandards gestaltet sind, desto größer ist die Gefahr einer missbräuchlichen Nutzung durch den Inhaber, um Waren oder Dienstleistungen bestimmter Unternehmen in wettbewerbsschädigender Weise von der Zertifizierung auszuschließen.191 Der Inhaber muss daher die Merkmale, welche die Waren oder Dienstleistungen erfüllen sollen, detailliert darlegen. Schwammige Begriffe wie „gute Qualität“ sind dabei zu vermeiden.192 Stattdessen muss der Inhaber die Kriterien, die zu einer guten Qualität führen, genau definieren. Das sollte das Markengesetz vom Inhaber fordern. Der Referentenentwurf ist in dieser Hinsicht recht vage. § 106d Abs. 2 Nr. 5 RefE MaMoG sieht nur vor, dass die Markensatzung Angaben darüber enthalten muss, welche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen von der Gewährleistung umfasst werden.

187  Dröge, GRUR 2017, 1198 (1200); ders., MarkenR 2016, 549 (555); Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (495). 188  EUIPO, Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken v. 01. 10. 2017, Teil B, Abschn. 4, Kap. 16, S. 9. 189  Dröge, MarkenR 2016, 549 (555); IPO, Trade Marks Manual, S. 313. 190  Schennen, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 74a Rn. 1. 191  Fromer, Stan. L. Rev. 69 (2017) 121 (158). 192  Dröge, GRUR 2017, 1198 (1200).

258

3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

Offen lässt die Regelung damit auch, inwiefern die Eigenschaften objektivierbar sein müssen.193 Die Gewährleistungsmarke ist ein Mittel, um die Einhaltung konkreter Eigenschaften zu kennzeichnen. Der Inhaber kann aber nur Eigenschaften kontrollieren und gewährleisten, die objektiv vorliegen. Dürften subjektive Erwägungen für die Vergabe der Gewährleistungsmarke ausschlaggebend sein, wären Streitigkeiten über die Nutzungsberechtigung und die missbräuchliche Verwendung vorprogrammiert. Gegenstand der Markensatzung können daher nur objektive Eigenschaften sein.194 Qualitätszeichen, denen rein subjektive Kriterien zugrunde liegen, sollte die Eintragung als Gewährleistungsmarke verwehrt sein. Das kann zum Beispiel Weinsiegel betreffen, die nicht nach objektiven Kriterien wie der Art der Anbaufläche, der Lagerdauer, dem Mostgewicht und dem Ernteertrag, sondern allein nach dem subjektiven Geschmacksempfinden einer Jury vergeben werden. Im Hinblick auf die gewährleisteten Eigenschaften stellt sich zuletzt noch die Frage, ob der Gesetzgeber ein bestimmtes Qualitätsniveau fordern sollte. Denkbar wäre zum Beispiel vorzugeben, dass aus der Markensatzung eine gehobene, über dem Durchschnitt liegende Qualität hervorgehen muss.195 Aus Sicht des Verbrauchers ist es sicherlich unerfreulich, wenn Gewährleistungsmarken völlig banale Eigenschaften kennzeichnen, die sowieso alle Produkte in dem betreffenden Marktsegment aufweisen. In der Praxis dürfte es allerdings für das Deutsche Patent- und Markenamt schwer nachprüfbar sein, ob die in der Markensatzung niedergelegten Eigenschaften ein gehobenes Qualitätsniveau darstellen. Es wäre kaum abstrakt zu definieren, wann die Schwelle zu einer gehobenen Qualität überschritten ist. Ein gewisses Qualitätsniveau zu fordern, würde zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen. Über andere Vorschriften lässt sich Gewährleistungsmarken, die nur eine niedrige Güte kennzeichnen, in gewissem Maße ebenfalls entgegenwirken. Zum einen dürfen Gewährleistungsmarken nicht gegen das Täuschungsverbot aus § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG verstoßen. Sofern das Zeichen beim Verkehr eine bestimmte Qualitätserwartung auslöst, muss sich diese auch in der Markensatzung widerspiegeln. Zum anderen würde ein Nutzungsrecht für alle Unternehmen dafür sorgen, dass sich Gewährleistungsmarken als Absatzinstrument nicht lohnen, deren Gütestandard alle Waren oder Dienstleistungen der Wettbewerber erfüllen. Zuletzt ermöglichten weitreichende Einsichtsrechte in die Markensatzung dem Verkehr, sich über die gewährleisteten Eigenschaften und das Qualitätsniveau zu informieren.196 193 

Thünken, GRUR-Prax 2016, 494 (495). Firth/Lea/Cornford, Trade Marks, S. 279; TGI Paris PIBD 2013, Nr. 994, III, 1568 (1570). 195  Nicklisch, Das Gütezeichen, S. 68. 196  Siehe dazu 3. Teil B. IV. 2. 194 Vgl.

B.  Die Regelungen im Einzelnen

259

d)  Kontrolle und Sanktionsmechanismen Fast genauso wichtig wie die Darlegung der gewährleisteten Eigenschaften sind Angaben in der Markensatzung dazu, auf welche Art und Weise der Markeninhaber die Einhaltung dieser Eigenschaften kontrolliert und Verstöße sanktioniert. Wirksame Kontrollmechanismen und Sanktionen, wie zum Beispiel der Entzug des Nutzungsrechts oder die Verwirkung einer Vertragsstrafe,197 müssen in der Satzung niedergelegt sein. Der Referentenentwurf verlangt dies in § 106d Abs. 2 Nr. 8 und 9 RefE MaMoG. Unklar ist, ob nach dem Referentenentwurf der Markeninhaber seine Überwachungspflichten auf eine Kontrollstelle übertragen dürfte. Der von Art. 84 Abs. 2 UMV abweichende Wortlaut könnte dagegen sprechen. Nach Art. 84 Abs. 2 UMV ist in der Unionsgewährleistungsmarkensatzung die Art und Weise anzugeben, wie die „betreffende Stelle“ die Eigenschaften prüft. Die Formulierung lässt darauf schließen, dass nicht der Inhaber selbst die Eigenschaften prüfen muss, sondern die Überwachung delegieren kann.198 Nach § 106d Abs. 2 Nr. 8 RefE MaMoG ist dagegen die Art und Weise anzugeben, in der der „Inhaber“ die Eigenschaften prüft. Eine Delegation scheint damit ausgeschlossen. Grundsätzlich spricht jedoch nichts dagegen, dem Inhaber die Beauftragung einer Kontrollstelle zu gestatten, wenn es sich dabei um eine objektive und unabhängige Stelle handelt und die Letztverantwortung beim Inhaber verbleibt. Der Referentenentwurf sollte insofern an die Unionsmarkenverordnung angeglichen werden. In der Markensatzung wäre dann anzugeben, wie die Kontrollstelle die Einhaltung der Gütebedingungen kontrolliert und wie der Inhaber die Kontrollstelle überwacht.199 e)  Gebühren Weder nach der Unionsmarkenverordnung noch nach dem Referentenentwurf zum Markenrechtsmodernisierungsgesetz ist in der Markensatzung die Höhe der Gebühren für die Zertifizierung anzugeben. Die Angabe der Gebührenhöhe sollte jedoch verpflichtend sein, damit potenzielle Nutzer sich darauf einstellen können und der Inhaber gehindert ist, unbemerkt von den einzelnen Nutzer grundlos Gebühren in unterschiedlicher Höhe zu fordern. Außerdem muss das Deutsche Patent- und Markenamt Kenntnis von der Höhe der Gebühren haben, wenn es, wie hier vertreten, kontrollieren soll, dass die Gebühren angemessen sind 200.

197 

Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (187). Dröge, GRUR 2017, 1198 (1200); ders., MarkenR 2016, 549 (555); Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (187); EUIPO, Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken v. 01. 10. 2017, Teil B, Abschn. 4, Kap. 16, S. 9. 199  Dröge, GRUR 2017, 1198 (1200); ders., MarkenR 2016, 549 (555). 200  Siehe dazu 3. Teil B. II. 2. c). 198 

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3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

f)  Streitschlichtungsmechanismus Anders als nach dem Recht des Vereinigten Königreichs muss die Markensatzung nach § 106d RefE MaMoG keinen Mechanismus zur Schlichtung von Streitigkeiten im Hinblick auf die Gewährleistungsmarke vorsehen. Ein solcher ist auch nicht zwingend erforderlich, da den Beteiligten der Rechtsweg offen steht. 2.  Veröffentlichung der Markensatzung Damit die Öffentlichkeit und potenzielle Nutzer von den in der Markensatzung enthaltenen Informationen tatsächlich profitieren, müssen sie Einsichtsmöglichkeiten in die Gewährleistungsmarkensatzung haben. Satzungen von Kollektivmarken kann bisher jedermann nach § 102 Abs. 4 MarkenG ohne Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses einsehen. Die Akteneinsicht erfolgt nach § 22 Abs. 2 DPMAV in den Räumen des Deutschen Patent- und Markenamtes oder gegen Übernahme der Kopierkosten durch Zusendung von Kopien. Eine Gebühr ist für die Akteneinsicht nicht fällig.201 Für die Zukunft ist die elektronische Aktenführung der Markenakten geplant.202 Nach § 62 Abs. 3 MarkenG kann das Markenamt die Akteneinsicht dann auch über das Internet gewähren. Ein entsprechendes Einsichtsrecht sieht § 106d IV RefE MaMoG für die Satzung der Gewährleistungsmarke vor. Vergleichbare Regelungen finden sich im Vereinigten Königreich und in Frankreich für Konformitätszertifikate nach dem Code de la consommation. Dort sind die Satzungen in den Räumen des Markenamtes beziehungsweise der Zertifizierungsstelle oder über Zusendung von Kopien einsehbar.203 Für potenzielle Nutzer mögen diese Einsichtsrechte ausreichend sein. Ein Unternehmer, der an der Zertifizierung seiner Waren oder Dienstleistungen interessiert ist, wird nicht davor zurückschrecken, eine Anfrage beim Markenamt zu stellen und die Bearbeitungszeit in Kauf nehmen, bis er Einsicht in die Markensatzung erhält. Dagegen kann nicht erwartet werden, dass der durchschnittliche Verbraucher aus reinem Informationsinteresse diese Mühe auf sich nimmt.204 Wer im Laden oder beim Stöbern im Internet auf eine Gewährleistungsmarke stößt und sich für ihre Bedeutung interessiert, muss zeitnah eine Zugriffsmöglichkeit auf die Markensatzung haben. Anderenfalls wird er dem Inhalt der Gewährleistungsmarke nicht weiter nachgehen. Es muss für Verbraucher daher eine 201 

BeckOK MarkenR/Sallmann, MarkenG, § 62 Rn. 10. BeckOK MarkenR/Sallmann, MarkenG, § 62 Rn. 10. 203  Anhang 2 § 10 i. V. m. § 63 Abs. 3 TMA und §§ 50,51 TM sowie Art. L433 – 6 Code de la consommation. 204  Köhne, Rationalisierung 1981, 201 (202); Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, S. 230. 202 

B.  Die Regelungen im Einzelnen

261

einfachere Möglichkeit bestehen, Einsicht in die Markensatzung zu nehmen. Wenn man anerkennt, dass die Gewährleistungsmarke erklärungsbedürftig205 und nicht aus sich heraus ohne Weiteres verständlich ist, muss man dem Verkehr einen praktikablen Informationskanal zur Verfügung stellen. Die kostengünstigste und schnellste Methode ist dafür die Veröffentlichung im Internet.206 Ein Großteil der Bevölkerung informiert sich heutzutage im Internet über Waren und Dienstleistungen. Wer dabei eine Gewährleistungsmarke sieht und mehr über ihre Bedeutung erfahren möchte, wird versuchen, im Internet mehr über die Gewährleistungsmarke herauszufinden. Doch auch beim analogen Einkaufen ist für viele der Griff zum Smartphone nicht weit, wenn sie mehr Informationen über die angebotenen Produkte wünschen. Das Deutsche Patent- und Markenamt sollte daher die Gewährleistungsmarkensatzungen auf seiner Internetseite zum Abruf bereitstellen.207 So hat es die Kontrolle, dass die Markensatzungen in der eingereichten Form im Internet zugänglich sind und der Verkehr hat eine zentrale Anlaufstelle. Zudem sollten der Gewährleistungsmarkeninhaber und die Markennutzer, soweit sie Internetseiten führen, verpflichtet sein, die Markensatzungen dort zu veröffentlichen oder zumindest einen Hinweis auf die Abrufbarkeit auf der Internetseite des Deutschen Patent- und Markenamtes vorzusehen. Denn Verbraucher werden oftmals zunächst bei den Verwendern der Gewährleistungsmarke weitere Informationen über das Zeichen suchen. Der fehlende Hinweis auf die Markensatzung sollte ein Bußgeld nach sich ziehen. 3.  Änderungen der Markensatzung Ist das Publikum einmal mit der Bedeutung einer Gewährleistungsmarke vertraut, verlässt es sich darauf, dass sich die gewährleisteten Eigenschaften nicht plötzlich ändern. Es wird nicht ständig die Markensatzung zu Rate ziehen, um zu prüfen, ob der Aussagegehalt der Gewährleistungsmarke gleich geblieben ist. Gleichermaßen verlassen sich die Nutzer der Gewährleistungsmarke darauf, dass sie nicht durch willkürliche Änderungen der Markensatzung von der Nutzung ausgeschlossen werden. Unkontrollierte Änderungen der Markensatzung kann der Gesetzgeber zum Schutz der Allgemeininteressen daher nicht zulassen. Das hat der deutsche Gesetzgeber schon im Hinblick auf Kollektivmarken so gesehen und Satzungsänderungen nach § 104 MarkenG der Kontrolle durch das Deutsche Patent- und Markenamt unterstellt. Im Vereinigten Königreich sind Änderungen der Gewährleistungsmarkensatzung ohne Zustimmung des Intellectual Property

205 

Dröge, MarkenR 2016, 549 (554). Bock, Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt,

206 Vgl.

S. 230. 207  Dröge, MarkenR 2016, 549 (554).

262

3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

Office nach Anhang 2 § 11 Abs. 1 TMA ebenfalls unwirksam.208 Nur im französischen Markenrecht ist die Satzungsänderung nicht ausdrücklich geregelt.209 Sie ist aber durch die Vorschriften zur Konformitätszertifizierung eingeschränkt. Eine Regelung ist im Hinblick auf die öffentlichen Interessen unbedingt erforderlich. Sie sollte eine Meldepflicht für Satzungsänderungen an das Deutsche Patent- und Markenamt enthalten und anders als § 104 MarkenG ausdrücklich normieren, dass die Wirksamkeit der Satzungsänderung von der Eintragung in das Markenregister abhängt. Inhaltlich muss das Markenamt kontrollieren können, ob die Markensatzung nach der Änderung noch den gesetzlichen Anforderungen genügt. Das allein reicht jedoch nicht aus. Da die Gewährleistungsmarke in der Öffentlichkeit schon bekannt ist, muss das Markenamt außerdem Änderungen ablehnen können, die sich wesentlich auf den Inhalt der Gewährleistung auswirken. Wenn die Gewährleistungsmarke plötzlich andere Eigenschaften gewährleistet oder weniger hohe Qualitätsanforderungen stellt, droht der Verkehr über die Bedeutung der Gewährleistungsmarke zu irren. Aus diesem Grund lehnt das Intellectual Property Office des Vereinigten Königreichs substanzielle Änderungen der Gewährleistungsmarkensatzung regelmäßig ab.210 Der Referentenentwurf ist bezüglich der Regelungen zur Satzungsänderung sehr nah an Art. 88 UMV angelehnt und sieht in § 106f Abs. 1 RefE MaMoG eine Mitteilungspflicht für Satzungsänderungen vor, um dem Markenamt eine fortlaufende Kontrolle über den Inhalt der Markensatzung zu ermöglichen.211 Wirksam werden die Änderungen nach § 106f Abs. 3 RefE MaMoG erst mit der Eintragung in das Markenregister und Dritte können nach § 106f Abs. 4 RefE MaMoG Bemerkungen zu den Satzungsänderungen einreichen. Inhaltlich prüft das Markenamt gemäß § 106f Abs. 2 RefE MaMoG, ob die Markensatzung nach der Änderung noch alle von § 106d Abs. 2 RefE MaMoG vorgeschriebenen Angaben enthält und ob sie nach § 106e Abs. 1 RefE MaMoG gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt. Außerdem darf gemäß § 106e Abs. 2 RefE MaMoG nicht die Gefahr bestehen, dass nach der Satzungsänderung das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregeführt wird. Das ist die Rechtsgrundlage, um zu weitgehende Satzungsänderungen auszuschließen. Wenn die Gewährleistungsmarke nach der Satzungsänderung andere Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung zertifiziert als zuvor, droht regelmäßig die Gefahr, dass sich das Publikum über die Bedeutung der Marke täuscht.

208 

Siehe dazu 2. Teil B. V. 3. Siehe dazu 2. Teil A. V. 3. 210  Barker, in: The Trade Mark Handbook, S. 113 – 21. 211  BeckOK MarkenR/Slopek, UMV, Art. 88 Rn. 1. 209 

B.  Die Regelungen im Einzelnen

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V.  Die Schutzschranke der rechtserhaltenden Benutzung Ein wesentliches Ziel bei der Einführung der Gewährleistungsmarke in das deutsche Markenrecht sollte die Beseitigung der Rechtsunsicherheiten hinsichtlich der rechtserhaltenden Benutzung von als Marken eingetragenen Gütezeichen sein.212 1.  Die funktionsgerechte Benutzung der Gewährleistungsmarke Da nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nur eine funktionsgerechte Benutzung rechtserhaltend wirkt,213 ist dafür zunächst erforderlich, dass aus der gesetzlichen Definition der Gewährleistungsmarke ihre Funktion klar hervorgeht. Die Funktion der Gewährleistungsmarke ist es, Waren und Dienstleistungen, für die der Inhaber bestimmte Eigenschaften gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht. § 106a Abs. 1 RefE MaMoG macht dies deutlich. Die Erhaltung der Rechte aus der Gewährleistungsmarke ist daher gerechtfertigt, wenn sie in einer Art und Weise benutzt wird, die diese Garantiefunktion erfüllt.214 Typischerweise wird das die Kennzeichnung der zertifizierten Waren oder Dienstleistungen mit der Gewährleistungsmarke sein.215 Da der Gewährleistungsmarkeninhaber kein Gewerbe mit den zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen betreiben darf, ist er selbst von dieser Art der Nutzung ausgeschlossen.216 Anders als in § 26 Abs. 2 MarkenG vorgesehen, kann es daher nicht der Inhaber sein, der die Marke rechtserhaltend nutzt. Art. 28 Abs. 5 MRRL stellt diesbezüglich klar, dass die ernsthafte Benutzung der Gewährleistungsmarke durch eine zur Benutzung berechtigte Person rechtserhaltend wirkt. Diese Regelung findet sich in § 106b Abs. 2 RefE MaMoG wieder. 2.  Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen Sowohl in Frankreich als auch im Vereinigten Königreich existieren Gewährleistungsmarken, die nicht nur für die zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen, sondern auch für die Zertifizierungsdienstleistung als solche eingetragen sind. Zu Recht weist das Intellectual Property Office des Vereinigten Königreichs jedoch darauf hin, dass der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung für die 212 

Vgl. Begründung zum RefE MaMoG, S. 92. GRUR 2003, 425 (Rn. 36) – Ansul/Ajax, EuGH, Slg. 2004, I-1159 Rn. 27 – La Mer. 214  Fezer, GRUR 2017, 1188 (1197); vgl. BeckOK UMV/Bartos, Art. 87 Rn. 2. 215  Fezer, GRUR 2017, 1188 (1196). 216  Schennen, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Art. 74e Rn. 1. 213  EuGH

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3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

Zertifizierungsdienstleistung in diesen Fällen Schwierigkeiten bereiten kann.217 Die Gewährleistungsmarke dient dazu, zertifizierte Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen und auf deren besondere Eigenschaften hinzuweisen. Das Ziel ist die Unterscheidung von bestimmten Waren oder Dienstleistungen, nicht die Unterscheidung von Zertifizierungsdienstleistungen. Die Gewährleistungsmarke ist daher für die Waren und Dienstleistungen einzutragen, für deren Eigenschaften eine Gewährleistung erfolgt. Das sollte aus dem Gesetz klar hervorgehen. § 106a Abs. 1 S. 1 MarkenG macht dies deutlich, wenn es dort heißt: „Der Inhaber der Gewährleistungsmarke gewährleistet bei ihrer Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet wird, eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften […].“

Der Inhaber übernimmt die Gewährleistung für die Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen. Die Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen mit der Gewährleistungsmarke wirkt für diese rechtserhaltend. Dagegen übernimmt der Markeninhaber keine Gewährleistung für die Zertifizierungsdienstleistung. Selbst wenn man mit Teilen der deutschen Lehre davon ausgehen würde, dass der Verkehr die auf der Ware angebrachte Gewährleistungsmarke als Hinweis auf die hinter der Gewährleistung stehende Zertifizierungsdienstleistung verstünde218, wäre das keine Nutzung im Sinne der Garantiefunktion. Der Verkehr sähe in dem Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft der Zertifizierungsdienstleistung. Diese Art der Nutzung wäre damit allenfalls funktionsgerecht für eine Individualmarke. Rechtserhaltend für die Zertifizierungsdienstleistung nutzt der Inhaber die Gewährleistungsmarke mit der Kennzeichnung der zertifizierten Waren oder Dienstleistungen indessen nicht. Auch die Nutzung der Gewährleistungsmarke in Geschäftsbriefen oder der Werbung, um auf die Zertifizierungsdienstleistung aufmerksam zu machen, erfüllt nicht die Funktion der Gewährleistungsmarke. Der Inhaber nutzt das Zeichen in diesen Fällen als Herkunftshinweis auf seine Zertifizierungsdienstleistung. Das wäre funktionsgerecht für eine Individualmarke, jedoch nicht rechtserhaltend für eine Gewährleistungsmarke.

VI.  Die rechtsverletzende Benutzung Die Gewährleistungsmarke als Ausschließlichkeitsrecht sollte einen wirksamen Schutz gegen Rechtsverletzungen bieten. Sofern die allgemeinen Regelungen des Markenrechts dafür nicht ausreichen, müssten besondere Vorschriften geschaffen werden. Zu klären ist außerdem, wer befugt sein soll, gegen Rechtsverletzungen vorzugehen. 217 

IPO, Trade Marks Manual, S. 316. Baldauf, Werbung mit Gütesiegeln und Testergebnissen, S. 141; Slopek/Leister, GRUR 2013, 356 (359); BeckOK MarkenR/Schoene, MarkenG, § 97 Rn. 9.1. 218 

B.  Die Regelungen im Einzelnen

265

1.  Die Beeinträchtigung der Garantiefunktion Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs setzt die Rechtsverletzung eine markenmäßige Benutzung des mit der Marke identischen oder ähnlichen Zeichens voraus.219 Die Benutzung muss im Fall des Identitätsschutzes (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) eine der Markenfunktionen und im Falle des Verwechslungsschutzes (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) die Hauptfunktion der Marke beeinträchtigen oder beeinträchtigen können.220 Anders als bei der Individualmarke kann es bei der Gewährleistungsmarke nicht auf die Verletzung der Herkunftsfunktion ankommen. Die Hauptfunktion der Gewährleistungsmarke ist die Garantiefunktion, wie sich aus der Definition in Art. 27 lit. a) MRRL ergibt. Die Beeinträchtigung dieser Funktion ist für die Rechtsverletzung entscheidend.221 In diesem Zusammenhang könnte man sich fragen, inwieweit die Gewährleistungsmarke dann Schutz gegen identische oder übereinstimmende Individualoder Kollektivmarken bietet, die in erster Linie als Herkunftshinweis dienen.222 Der Gewährleistungsmarkeninhaber muss auch gegen solche Zeichen vorgehen können, wenn sie die Garantiefunktion seiner Marke gefährden. Wann immer ein Zeichen fälschlich den Eindruck erwecken könnte, die Eigenschaften der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen wären vom Gewährleistungsmarkeninhaber zertifiziert, liegt eine Beeinträchtigung der Garantiefunktion vor.223 Diese Fälle lassen sich über die allgemeinen Verletzungstatbestände des Markengesetzes lösen. Im Hinblick auf das besondere Vertrauen, das der Verkehr den Gewährleistungsmarken entgegenbringt, ist eine strenge Anwendung erforderlich. Weniger leicht zu lösen ist das zur rechtsverletzenden Benutzung von Kollektiv­marken geschilderte Problem, ob die Nutzung eines der Gewährleistungsmarke identischen oder ähnlichen Zeichens als Hinweis auf eine Zertifizierungsdienstleistung die Garantiefunktion beeinträchtigt.224 Die Anwendung der allgemeinen Rechtsverletzungstatbestände bietet hiergegen wohl keinen ausreichenden Schutz, da das Zeichen in diesem Fall nicht als Hinweis auf die Gewährleistung bestimmter Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung, sondern als Herkunftshinweis dient und einen anderen Verkehrskreis anspricht. Dennoch dürfte der Inhaber der Gewährleistungsmarke ein erhebliches Interesse daran haben, schon gegen die Werbung für die Zertifizierungsdienstleistung einschreiten zu können und nicht abwarten zu müssen, bis tatsächlich eine Zertifizierung erfolgt. In das 219 

Fezer, Markenrecht, § 14 Rn. 53. EuGH GRUR 2008, 698 (Rn. 57) – O2/Hutchison. 221  Fezer, GRUR 2017, 1188 (1197). 222  Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.  V., Stellungnahme v. 23. 02. 2017 zum RefE MaMoG, GRUR 2017, 366 (367). 223  Dröge, MarkenR 2016, 549 (557). 224  Siehe dazu 1. Teil C. V. 2. 220 

266

3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

reformierte Markengesetz sollte daher ein besonderer Rechtsverletzungstatbestand aufgenommen werden, der es Dritten untersagt, ein mit der Gewährleistungsmarke identisches oder ähnliches Zeichen als Hinweis auf eine Zertifizierungsdienstleistung zu verwenden. 2.  Klagebefugnis der Nutzungsberechtigten Der Erfolg einer Gewährleistungsmarke ist in besonderem Maße vom Vertrauen abhängig, das der Verkehr ihr entgegenbringt. Rechtsverletzungen können dieses erheblich beschädigen, wenn der Verkehr Produkte fälschlich als vom Gewährleistungsmarkeninhaber zertifiziert wahrnimmt und anschließend feststellt, dass sie nicht die gewährleisteten Eigenschaften aufweisen. Die konsequente Verfolgung der Rechtsverletzungen ist daher von großer Bedeutung für das Ansehen der Gewährleistungsmarke. Daran haben vor allem auch die Markennutzer ein Interesse. Das Markengesetz weist die Verfolgung von Rechtsverletzungen in erster Linie dem Markeninhaber als Inhaber der Rechte zu (§ 14 Abs. 5, 6 MarkenG). Da bei Gewährleistungsmarken die Besonderheit besteht, dass sie nicht der Inhaber, sondern die Nutzungsberechtigten verwenden, stellt sich allerdings die Frage, ob diesen nicht ebenfalls die Verteidigung der Markenrechte gestattet werden sollte. Bisher können in Deutschland Nutzungsberechtigte von als Kollektiv- oder Individualmarken eingetragenen Gütezeichen eine Klage wegen Verletzung der Marke nach § 101 Abs. 1 MarkenG und § 30 Abs. 3 MarkenG nur mit Zustimmung des Inhabers erheben. Ebenso räumen die Markengesetze Frankreichs und des Vereinigten Königreichs den Nutzern von Gewährleistungsmarken kein eigenes Klagerecht ein. Dass auch eine andere Lösung denkbar ist, zeigt die neue Regelung in Art. 25 Abs. 3 S. 2 MRRL. Danach kann der exklusive Lizenznehmer eine Verletzungsklage erheben, wenn der Markeninhaber nach förmlicher Aufforderung untätig bleibt. Der Referentenentwurf geht in § 30 Abs. 3 lit. a) RefE MaMoG darüber noch hinaus und gestattet allen Lizenznehmern in diesen Fällen die Erhebung der Verletzungsklage. Ob es sich dabei um ein redaktionelles Versehen handelt225 oder der deutsche Gesetzgeber tatsächlich auch Inhabern einer nicht ausschließlichen Lizenz das Klagerecht einräumen will, wird sich im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens noch herausstellen. Eine vergleichbare Regelung für die Nutzungsberechtigten der Gewährleistungsmarke wäre jedenfalls wünschenswert, damit sie bei Rechtsverletzungen der Gewährleistungsmarke nicht völlig schutzlos sind, wenn der Inhaber untätig bleibt. Schließlich ist der Absatz

225  So die Vermutung der INTA in ihrer Stellungnahme v. 24. 02. 2017 zum RefE MaMoG, S. 2, abrufbar unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/ DE/MaMoG.html (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017).

B.  Die Regelungen im Einzelnen

267

ihrer Waren oder Dienstleistungen betroffen, wenn die Gewährleistungsmarke Schaden nimmt. Der Referentenentwurf zum Markenrechtsmodernisierungsgesetz sieht eine Klagebefugnis der Nutzungsberechtigten nach § 106c Abs. 1 RefE MaMoG nur mit Zustimmung des Gewährleistungsmarkeninhabers vor. Dahinter könnte die Befürchtung stehen, dass eine Klagebefugnis aller Nutzungsberechtigten in Fällen der Untätigkeit des Inhabers zu unkoordinierten Klageeinreichungen und Verwirrungen führen könnte.226 Sicher ist ein vom Inhaber gesteuertes Vorgehen vorzugswürdig. Wenn dieser aber untätig bleibt, sollten die Nutzungsberechtigten eine eigene Handlungsmöglichkeit haben. Dem Verletzer droht dadurch kein größerer Nachteil. Ein gegen ihn durch einen der Nutzungsberechtigten erwirktes Unterlassungsurteil ist grundsätzlich geeignet, auch gegenüber anderen Nutzungsberechtigten die Wiederholungsgefahr zu beseitigen.227 Schadensersatz können die Nutzungsberechtigten nur geltend machen, soweit jeweils bei ihnen ein Schaden entstanden ist. Sofern der Gewährleistungsmarkeninhaber die Verletzungsklage erhebt, kann er gemäß § 106c Abs. 2 RefE MaMoG auch Ersatz des Schadens verlangen, der den Nutzungsberechtigten entstanden ist. Offen ist, ob der Inhaber den Schadensersatz im eigenen Namen oder für die Nutzungsberechtigten geltend macht.228 Hier sollte im Gleichklang mit Art. 90 Abs. 2 UMV eine Klarstellung erfolgen, wonach der Inhaber den Schaden im Namen der Nutzungsberechtigten verlangt. 3.  Spezielle Straftatbestände Das Markengesetz enthält in § 143 Straftatbestände, die den Schutz der Kennzeichenrechte vervollständigen und vor Markenrechtsverletzungen abschrecken sollen.229 Strafbar macht sich insbesondere, wer im geschäftlichen Verkehr widerrechtlich Kennzeichenrechtsverletzungen im Sinne der §§ 14, 15 MarkenG begeht.230 Für Gewährleistungsmarken könnte die Einführung spezieller Straftatbestände sinnvoll sein. Der französische Gesetzgeber hat dies für erforderlich gehalten, um die Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke abzusichern.231 Die Markenrechtsrichtlinie hindert die Einführung nicht, da sie generell keine Vorgaben zu Straftatbeständen macht. Die besonderen Straftatbestände in 226 Vgl.

INTA, Stellungnahme v. 24. 02. 2017 zum RefE MaMoG, S. 2 (a. a. O. Fn. 206). Vgl. zu Wettbewerbsverstößen, BGH GRUR 2003, 450 (452). 228  Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.  V., Stellungnahme v. 23. 02. 2017 zum RefE MaMoG, GRUR 2017, 366 (367). 229 BeckOK MarkenR/Eckhartt, MarkenG, § 143 Rn. 1; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 143 Rn. 1. 230  Fezer, Markenrecht, § 143 Rn. 17. 231  Siehe dazu 2. Teil A. VII. 3. 227 

268

3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

Art. L716 – 11 CPI könnten dem deutschen Gesetzgeber als Vorbild dienen. Sie sanktionieren zum einen satzungswidrige Nutzungen der Marke und bilden damit eine zusätzliche Abschreckung, die über die zivilrechtliche Verfolgung von missbräuchlichen Nutzungen durch den Gewährleistungsmarkeninhaber hinausgeht. Ein striktes Vorgehen gegen einen Missbrauch von Gewährleistungsmarken im geschäftlichen Verkehr ist sinnvoll, da missbräuchliche Nutzungen dem Vertrauen des Verkehrs in das Rechtsinstitut der Gewährleistungsmarke insgesamt schaden können. Zum anderen enthält das französische Recht einen Straftatbestand zur Absicherung der Eintragungssperre. Da es bei Zeichen, die der Eintragungssperre unterliegen, keinen Inhaber mehr gibt, der gegen Verwendungen gleicher oder ähnlicher Zeichen vorgehen kann, ist ein Straftatbestand nötig, der Verletzungen der Eintragungssperre sanktioniert. Um die Eintragungssperre in der Praxis durchzusetzen, muss die Nutzung von Zeichen, die der gesperrten Gewährleistungsmarke identisch oder ähnlich sind, geahndet werden, wenn die Nutzung im Fall des Fortbestehens der Gewährleistungsmarke eine Rechtsverletzung bedeuten würde.

VII.  Verfall und Nichtigkeit Sowohl die bisherigen Regelungen zur Kollektivmarke in Deutschland als auch die Markengesetze Frankreichs und des Vereinigten Königreis zur Gewährleistungsmarke sehen besondere Verfalls- oder Nichtigkeitsgründe für diese vor. 1.  Zweck der besonderen Löschungstatbestände Die Löschungstatbestände bieten dem Gütezeicheninhaber den Anreiz, für die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen Sorge zu tragen.232 Ohne Sanktionsmöglichkeiten könnten Inhaber mit der Gewährleistungsmarke nach ihrer Eintragung nach Belieben verfahren. Löschungstatbestände vorzusehen, ist eine effektive Methode, den Vorschriften zur Gewährleistungsmarke zur Geltung zu verhelfen. Der Inhaber hat ein Interesse daran, seine Gewährleistungsmarke nicht zu verlieren, und ist daher angehalten, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durchzusetzen.233 Falls er dafür dennoch keine geeigneten Maßnahmen ergreift oder selbst gegen die gesetzlichen Vorgaben verstößt, ist der Verkehr durch die Löschung vor irreführenden Gewährleistungsmarken geschützt. Wenn man jedermann die Geltendmachung der Verfalls- und Nichtigkeitsgründe gestattet, wie nach §§ 106 Abs. 3, 53 Abs. 2 RefE MaMoG vorgesehen, ist zudem das Deutsche Patent- und Markenamt entlastet, da es nicht selbst die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen dauernd überprüfen, sondern erst auf Antrag tätig 232  233 

Herrmann, IPRB 2017, 63 (65). Herrmann, IPRB 2017, 63 (65).

B.  Die Regelungen im Einzelnen

269

werden muss.234 Die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften zur Gewährleistungsmarke ist damit dem Markt überlassen. 2.  Inhalt der besonderen Löschungstatbestände Aus den genannten Erwägungen ergibt sich auch der Umfang, den spezielle Verfalls- und Nichtigkeitsgründe für Gewährleistungsmarken haben müssen. Sie sollten den Verstoß gegen alle gesetzlichen Anforderungen betreffen, welche die Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke sichern. Das französische Recht kann dafür nur bedingt als Vorbild dienen, da es die dem deutschen Markenrecht vertraute Unterscheidung von Verfallsgründen, die nach der Eintragung auftretende Umstände betreffen, und Nichtigkeitsgründen, die im Zeitpunkt der Eintragung vorlagen, nicht enthält.235 Der Trade Marks Act 1994 des Vereinigten Königreichs ist in dieser Hinsicht eher als Vorbild geeignet. Die in Anhang 2 §§ 15, 16 TMA vorgesehenen Verfalls- und Nichtigkeitsgründe finden sich fast alle in ähnlicher Form auch in Art. 91, 92 UMV und §§ 106g, 106h RefE MaMoG wieder. Nach § 106g Abs. 1 Nr. 1 RefE MaMoG verfällt die Gewährleistungsmarke, wenn der Inhaber die Erfordernisse aus § 106b nicht mehr erfüllt. Die Vorschrift soll verhindern, dass der Inhaber nach der Eintragung ein Gewerbe mit den zertifizierten Waren oder Dienstleistungen aufnimmt.236 Wenn, wie hier vertreten, auch die Zertifizierungskompetenz des Gewährleistungsmarkeninhabers ein Eintragungserfordernis sein soll,237 müsste der nachträgliche Verlust dieser Kompetenz entsprechend Anhang 2 § 15 lit. e) TMA ebenfalls zum Verfall führen. § 106g Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 RefE MaMoG soll den Inhaber dazu anhalten, missbräuchliche Nutzungen der Gewährleistungsmarke zu unterbinden. Die Vorschrift ist eng an § 105 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 MarkenG angelehnt. Ohne sie wäre es in der Praxis kaum durchzusetzen, dass sich der Gewährleistungsmarkeninhaber um die Einhaltung der Gütebedingungen kümmert und Verletzungen sanktioniert.238 Das hat sich in der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum „Internationalen Baumwollzeichen“ gezeigt, in der es um die analoge Anwendung der Verfallsgründe für die Gemeinschaftskollektivmarke auf als Gemeinschaftsindividualmarken eingetragene Gütezeichen ging, weil für diese ein entsprechender Löschungsgrund fehlte.239 234 

Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (187). Siehe dazu 2. Teil A. VIII. 236  Dröge, MarkenR 2016, 549 (557). 237  Siehe dazu 3. Teil B. II. 3. 238 Vgl. Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657 (659). 239 EuGH GRUR 2017, 816 (Rn. 52 – 61) – Internationales Baumwollzeichen.; siehe dazu 1. Teil D. VI. 235 

270

3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

Gewährleistungsmarken, die von berechtigten Personen so benutzt worden sind, dass die Gefahr besteht, das Publikum werde über ihren Charakter oder ihre Bedeutung irregeführt, können nach § 106g Abs. 1 Nr. 3 RefE MaMoG für verfallen erklärt werden. Der Verfallsgrund greift das Eintragungshindernis nach § 106e Abs.2 RefE MaMoG auf und dient der Abgrenzung der Markenformen.240 Ebenfalls zum Verfall können unrechtsmäßige Satzungsänderungen führen, wenn der Gewährleistungsmarkeninhaber die Satzung nicht nach § 106g Abs. 1 Nr. 4 RefE MaMoG korrigiert. Die Verfallsgründe decken damit alle Verstöße gegen die für die Gewährleistungsmarke relevanten Vorgaben ab. Zudem ist die Löschung wegen Nichtigkeit nach § 106h RefE MaMoG vorgesehen, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt die Gewährleistungsmarke entgegen der besonderen Schutzhindernisse eingetragen hat.

VIII.  Zusammenfassung Eine besondere Stellung im Rahmen der Regelungen zur Gewährleistungsmarke nimmt deren Definition ein. Aus ihr ergibt sich die Hauptfunktion der Gewährleistungsmarke, welche für die Abgrenzung zu den anderen Markenformen und die Auslegung aller weiteren Regelungen relevant ist. Die Hauptfunktion der Gewährleistungsmarke und der Bezugspunkt ihrer Unterscheidung sollten daher aus der Definition klar hervorgehen. Ihre Hauptfunktion ist die Garantiefunktion. Sie kennzeichnet die Gewährleistung bestimmter Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen durch den Inhaber. Die Gewährleistungsmarke dient der Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, von solchen ohne Gewährleistung. In der Definition in § 106a Abs. 1 RefE MaMoG sind diese wichtigen Elemente enthalten. Sprachlich bedarf sie jedoch an zwei Stellen der Anpassung, um Missverständnisse zu vermeiden. Erstens darf die Formulierung nicht darauf beschränkt sein, dass der Inhaber die Gewährleistung nur bei der Anmeldung übernimmt und zweitens muss sie dahin angepasst werden, dass die Gewährleistungsmarke Waren oder Dienstleistungen voneinander unterscheidet und nicht Waren oder Dienstleistungen von Marken. Da die Gewährleistungsmarke dem Allgemeininteresse dient und ihre Regelung besondere Vorschriften zum Schutz des Verkehrs enthält, sollte sie als verbindliche Markenform für die Eintragung von Gütezeichen ausgestaltet sein, um eine Umgehung der Schutzvorschriften durch die Anmeldung der Gütezeichen als Individual- oder Kollektivmarken zu vermeiden. Voraussetzung dafür ist zunächst, dass sich die Markenformen klar voneinander abgrenzen lassen. Dazu ist 240 

Siehe dazu 3. Teil B. I. 3. c).

B.  Die Regelungen im Einzelnen

271

die weite Definition der Kollektivmarke in § 97 Abs. 1 MarkenG, die nach dem Willen des Gesetzgebers den Schutz von Gütezeichen erfassen sollte, auf die Herkunftsfunktion zu reduzieren. Besondere Irreführungsverbote nach dem Vorbild von Anhang 1 § 4 und Anhang 2 § 5 TMA sollten dem Deutschen Patent- und Markenamt die Ablehnung der Eintragung von Individual- oder Kollektivmarken erlauben, die den Anschein einer Gewährleistungsmarke erwecken. Gleichzeitig sollten entsprechende Verfallsgründe die Nutzung einer Individualmarke- oder Kollektivmarke wie eine Gewährleistungsmarke sanktionieren. Für Gütezeichen, die nach bisher geltendem Recht als Individual- oder Kollektivmarke eingetragen sind, sollte eine Übergangsfrist zur Umschreibung eingeräumt werden, in der den Marken keine Löschung wegen Verfalls droht. Die gleichzeitige Eintragung eines Gütezeichens als Gewährleistungsmarke und Individual- beziehungsweise Kollektivmarke sollte ausgeschlossen sein. Inhaber einer Gewährleistungsmarke sollten sämtliche Rechtspersonen und Personengesellschaften nach § 7 MarkenG sein können. Eine Begrenzung der Inhaberschaft auf natürliche und juristische Personen, wie sie § 106b Abs. 1 RefE MaMoG vorsieht, ist zum Schutz der Garantiefunktion nicht erforderlich und von der Markenrechtsrichtlinie nicht geboten. Der in Art. 28 Abs. 2 UAbs. 1 MRRL vorgegebene Ausschluss der gewerblichen Tätigkeit des Inhabers mit den zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen ist zum Schutz der Garantiefunktion zu begrüßen. Er sollte auf Anmelder erstreckt werden, die mit einem Unternehmen wirtschaftlich eng verbunden sind, das ein Gewerbe mit den zu zertifizierenden Waren oder Dienstleistungen betreibt. Auch ein Verbot der Gewinnorientierung des Zertifizierungsmodells würde der Garantiefunktion dienen. Um sicherzustellen, dass keine Gewährleistungsmarken auf den Markt kommen, die ihr Garantieversprechen mangels ausreichender Kontrollen nicht halten und den Verkehr dadurch in die Irre führen, sollte der deutsche Gesetzgeber von der Option in Art. 28 Abs. 2 UAbs. 2 MRRL Gebrauch machen, bei der Anmeldung der Gewährleistungsmarke den Nachweis der Zertifizierungskompetenz des Anmelders zu fordern. Damit gewährleistet ist, dass nach einer Übertragung der Gewährleistungsmarke auch der neue Inhaber die genannten Anforderungen erfüllt, muss die Übertragung der Gewährleistungsmarke von der Zustimmung des Deutschen Patent- und Markenamtes abhängig sein. Anders als bisher nach dem Referentenentwurf vorgesehen, sollte für den Übergang der Gewährleistungsmarke die Eintragung in das Markenregister daher konstitutiv wirken. Die Zwangsvollstreckung in die Gewährleistungsmarke und die Einräumung dinglicher Rechte sollte nach dem Vorbild Frankreichs generell unzulässig sein. Der Inhaber der Gewährleistungsmarke sollte wie in Frankreich und im Vereinigten Königreich verpflichtet sein, allen Unternehmern, deren Waren oder Dienstleistungen die Gütebedingungen erfüllen, die Nutzung der Gewährleistungsmarke zu gestatten. Das hätte den Vorteil, dass weniger gleichartige Ge-

272

3. Teil: Die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland

währleistungsmarken auf den Markt kommen und Gewährleistungsmarkeninhaber nicht den Anschein einer Produktüberlegenheit kreieren können, wo tatsächlich keine besteht. Dennoch sollte die Nutzung der Gewährleistungsmarke immer von der Einwilligung ihres Inhabers abhängig sein, damit dieser den Überblick über die Nutzungsberechtigten behält und die Produkte auf die Erfüllung der Gütebedingungen kontrollieren kann. Hinsichtlich der absoluten Schutzhindernisse des § 8 MarkenG sind für die Gewährleistungsmarke nur wenige Anpassungen erforderlich. Aus der Definition der Gewährleistungsmarke in § 106a Abs. 1 RefE MaMoG geht hervor, dass für die Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft die Erfüllung der Garantiefunktion und nicht die Herkunftsfunktion entscheidend ist. Zeichen, die aus rein beschreibenden Angaben bestehen, müssen auch vom Schutz als Gewährleistungsmarke ausgenommen sein, da die Allgemeinheit ein Interesse an der freien Verwendung dieser Begriffe hat. Wünschenswert wäre eine zeitlich begrenzte Eintragungs- und Nutzungssperre für erloschene Gewährleistungsmarken nach dem Vorbild des französischen Rechts. Um effektiv zu sein, müsste diese auch für die Eintragung als Individualmarke gelten. Dem steht allerdings die Markenrechtsrichtlinie entgegen, da die abschließend aufgeführten Eintragungshindernisse keine entsprechende Regelung vorsehen. Obwohl die Markensatzung das Kernstück der erklärungsbedürftigen Gewährleistungsmarke ist, da sich aus ihr erst ergibt, welche Eigenschaften der Markeninhaber im Einzelnen gewährleistet, sieht die Markenrechtsrichtlinie für die Gewährleistungsmarke das Erfordernis der Erstellung einer Markensatzung nicht vor. Der Referentenentwurf verpflichtet in § 106d Abs. 1 RefE MaMoG den Anmelder der Gewährleistungsmarke dennoch zur Beifügung einer Markensatzung und regelt deren Inhalt in § 106d Abs. 2 RefE MaMoG recht ausführlich. Klarstellen sollte der Gesetzgeber noch, dass die gewährleisteten Eigenschaften in der Markensatzung klar und präzise dargestellt werden und objektiv sein müssen. Außerdem sollte dem Gewährleistungsmarkeninhaber die Benennung einer unabhängigen Stelle zur Kontrolle der Einhaltung der Gütebedingung in der Markensatzung gestattet sein. Die Höhe der Zertifizierungsgebühren sollte sich ebenfalls verpflichtend in der Markensatzung wiederfinden. Damit sich der Verkehr auf einfache Weise über den Inhalt der Markensatzung informieren kann, muss der Markeninhaber verpflichtet sein, diese auf andere Weise als nur über das Akteneinsichtsrecht nach § 106d IV RefE MaMoG zugänglich zu machen. Sinnvoll erscheint eine Veröffentlichung im Internet, sodass sich der Verkehr überall schnell über den Inhalt des erklärungsbedürftigen Zeichens informieren kann. Satzungsänderungen sind gemäß § 106f Abs. 3 RefE MaMoG erst mit der Eintragung eines Hinweises auf die Änderung im Register wirksam. Substanzielle Änderungen der Gütebedingungen sollte das Deutsche Patent- und Markenamt wegen der Irreführungsgefahr gemäß §§ 106f Abs. 2,

B.  Die Regelungen im Einzelnen

273

106e Abs. 2 RefE MaMoG wie das Intellectual Property Office des Vereinigten Königreichs generell ablehnen. Die rechtserhaltende Benutzung der Gewährleistungsmarke bestimmt sich nach den allgemeinen Vorschriften. Bei ihrer Anwendung ist jedoch darauf zu achten, dass die Gewährleistungsmarke nach § 106a Abs. 1 RefE MaMoG nicht der Herkunftsfunktion, sondern der Garantiefunktion dient. Die Rechtsunsicherheiten, die bisher in Deutschland bestanden, ob Gütezeichen für die zu zertifizierenden Waren und Dienstleistungen oder für die Zertifizierungsdienstleistung anzumelden sind, und die sich auch in Frankreich und dem Vereinigten Königreich zur Gewährleistungsmarke zeigen, sollte die Formulierung in § 106a Abs. 1 RefE MaMoG beseitigen. Danach wird die Gewährleistungsmarke für die Waren oder Dienstleistungen angemeldet. Die Verwendung der Marke durch die Nutzungsberechtigten zur Kennzeichnung der zertifizierten Produkte gilt nach § 106b Abs. 2 RefE MaMoG als rechtserhaltende Benutzung. Hinsichtlich der rechtsverletzenden Benutzung von Gewährleistungsmarken sind ebenfalls keine großen Abweichungen zu den allgemeinen Vorschriften erforderlich. Bei der Prüfung der Verletzungstatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG muss jedoch die Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke im Mittelpunkt stehen. Keinen ausreichenden Schutz bieten die Verletzungstatbestände, wenn eine Person ein der Gewährleistungsmarke identisches oder ähnliches Zeichen als Herkunftshinweis auf eine Zertifizierungsdienstleistung benutzt. Für diese Fälle sollte ein besonderer Rechtsverletzungstatbestand vorgesehen werden. Sinnvoll ist auch die Einführung besonderer Straftatbestände für die Gewährleistungsmarke nach französischem Vorbild, welche missbräuchliche Nutzungen der Gewährleistungsmarke und Verstöße gegen die Nutzungssperre sanktionieren. Die in §§ 106g, 106f RefE MaMoG vorgesehenen Verfalls- und Nichtigkeitsgründe sind denen aus dem Recht des Vereinigten Königreichs sehr ähnlich und sanktionieren alle Verstöße gegen die dem Schutz der Garantiefunktion dienenden Vorschriften. Sollte der deutsche Gesetzgeber den Nachweis der Zertifizierungskompetenz als Eintragungsvoraussetzung aufnehmen, müsste er für den Verlust der Kompetenz einen entsprechenden Verfallsgrund normieren.

Zusammenfassung Zusammenfassung

Kennzeichen, die auf bestimmte Eigenschaften einer Ware oder Dienstleistung hinweisen, erfahren auf dem deutschen Markt eine zunehmende Bedeutung. Die Zahl dieser sogenannten Gütezeichen ist in den letzten Jahren gestiegen. Gütezeicheninhaber suchen nach Möglichkeiten, ihre Gütezeichen rechtlich zu schützen. Da ihnen das Markengesetz dafür keine besondere Markenform bietet, melden sie ihre Gütezeichen als Individual- oder Kollektivmarke an. Der deutsche Gesetzgeber hat sich bei der Markenrechtsreform Anfang der neunziger Jahre dagegen entschieden, von der in Art. 15 Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie 89/104/EWG enthaltenen Option Gebrauch zu machen, zum Schutz der Gütezeichen eine Garantie- oder Gewährleistungsmarke einzuführen. Stattdessen versuchte er, den Schutz von Gütezeichen in die Kollektivmarke zu integrieren, indem er in § 97 Abs. 1 MarkenG klarstellte, dass Kollektivmarken nicht nur der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen nach ihrer betrieblichen oder geografischen Herkunft, sondern auch nach ihrer Art, ihrer Qualität oder ihren sonstigen Eigenschaften dienen kann. Die Integration ist jedoch nur teilweise gelungen. Trotz der gesetzlichen Klarstellung verbleiben Rechtsunsicherheiten, ob und wie die von der Rechtsprechung zur Prüfung der Unterscheidungskraft, der rechtserhaltenden und der rechtsverletzenden Benutzung von Individualmarken entwickelten Prüfungsmaßstäbe auf die Kollektivmarke zu übertragen sind. Insbesondere ist in der Literatur streitig, ob auf die Herkunftsfunktion vollständig verzichtet werden kann. Rechtsunsicherheiten bestehen auch, ob Gütezeichen als Kollektivmarken für die zu zertifizierenden Waren beziehungsweise Dienstleistungen oder für die Zertifizierungsdienstleistung anzumelden sind. In der Praxis finden sich alle Varianten. Die Auswahl kann Auswirkungen auf die rechtserhaltende und die rechtsverletzende Benutzung haben. Aus Sicht des Verkehrs besonders problematisch ist, dass die Regelungen zur Kollektivmarke nicht ausreichend auf die Garantiefunktion des Gütezeichens abgestimmt sind. Da Gütezeichen die Einhaltung bestimmter Eigenschaften gewährleisten, bringt der Verkehr ihnen ein besonderes Vertrauen entgegen. Das Markengesetz schützt dieses nur unzureichend. Beispielsweise muss der Kollektivmarkeninhaber nicht unabhängig sein und kann die Kollektivmarke frei übertragen. Zum Ausgleich behilft sich die Rechtspraxis teilweise mit dem allgemeinen Täuschungsverbot aus § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, zum Beispiel indem das Deutsche Patent- und Markenamt für die Eintragung eines Gütezeichens als Kollektivmarke einen Nachweis über das Vorhandensein einer unabhängigen Kontrollstelle verlangt.

Zusammenfassung

275

Dass die Integration des Gütezeichenschutzes in die Kollektivmarke nicht ganz geglückt ist, zeigt sich auch daran, dass heute zahlreiche Gütezeichen in Deutschland als Individualmarke eingetragen sind. Es besteht ein Bedürfnis, Gütezeichen außerhalb der Verbandsstruktur schützen zu können. Zudem scheuen manche Gütezeicheninhaber die aufwendigeren Eintragungsvoraussetzungen für die Kollektivmarke, insbesondere die Erstellung einer Markensatzung. Da der Gesetzgeber die Individualmarke nicht zum Schutz von Gütezeichen vorgesehen hat, enthält sie keine besonderen Vorschriften zum Schutz der Garantiefunktion. Die Einreichung einer Markensatzung ist nicht erforderlich und besondere Löschungsgründe für den Fall der missbräuchlichen Nutzung des Gütezeichens existieren nicht. Die größten Probleme beim Schutz von Gütezeichen als Individualmarke bereitet aber die Herkunftsfunktion. Sie muss die Individualmarke für die konkrete Unterscheidungskraft und die rechtserhaltenden Benutzung erfüllen und sie muss im Rahmen des Verwechslungsschutzes beeinträchtigt sein. Der Europäische Gerichtshof hat im Juni 2017 allerdings zur rechtserhaltenden Benutzung von als Individualmarken eingetragenen Gütezeichen entschieden, dass Gütezeichen nur ausnahmsweise die Herkunftsfunktion erfüllen und zwar, wenn sie den Verbrauchern garantieren, dass der Markeninhaber für die Qualität der Ware im Endzustand nach Abschluss des Herstellungsprozesses verantwortlich gemacht werden kann. Das nachzuweisen dürfte einigen Gütezeicheninhabern Schwierigkeiten bereiten. Um ihnen den Schutz ihrer Gütezeichen zu erleichtern, bietet sich die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke im Rahmen der anstehenden Umsetzung der neuen Markenrechtsrichtlinie 2015/2436/EU an. Die Markenrechtsrichtlinie stellt es in Art. 28 Abs. 1 den Mitgliedstaaten frei, eine solche vorzusehen. Die Einführung würde es dem Gesetzgeber erlauben, die Regelungen auf die Garantiefunktion der Gütezeichen abzustimmen. Sie käme allen Gütezeicheninhabern zugute, die ihr Gütezeichen nicht unionsweit als Unionsgewährleistungsmarke gemäß Art. 83 bis 93 UMV anmelden können oder wollen, wie es seit dem 01. Oktober 2017 möglich ist. Als Anregung für die Gestaltung der nationalen Gewährleistungsmarke in Deutschland und als Erkenntnisquelle für praktische Probleme können die Markengesetze und die Rechtspraxis in Frankreich und dem Vereinigten Königreich dienen, die schon seit geraumer Zeit nationale Gewährleistungsmarken vorsehen. In Frankreich ist die Gewährleistungsmarke seit dem Jahr 1992 in Art. L715 – 1 bis L715 – 3 CPI als Unterfall der Kollektivmarke normiert. Besondere Probleme bereitet dort die Abgrenzung von einfacher Kollektivmarke und Gewährleistungsmarke. Die Rechtspraxis ist hinsichtlich der Auswahl der richtigen Markenform zum Schutz der Gütezeichen recht streng. Ist eine Marke als Kollektivmarke eingetragen, nutzt der Inhaber sie aber anschließend wie eine Gewährleistungsmarke, droht ihr die Löschung gemäß Art. L715 – 3 CPI. Die Vorschriften zur

276

Zusammenfassung

Gewährleistungsmarke sind an der Garantiefunktion ausgerichtet. Sie sind nicht sehr ausführlich, werden aber in den meisten Fällen gemäß Art. L715 – 2 Nr. 6 CPI durch die Regelungen zur Konformitätszertifizierung nach dem Code de la consommation und dem Code rural ergänzt. Wichtige Grundsätze der Gewährleistungsmarke sind die Neutralität des Markeninhabers (Art. L715 – 2 Nr. 1 CPI), das Nutzungsrecht für alle Personen, deren Waren oder Dienstleistungen die Gütebedingungen erfüllen (Art. L715 – 2 Nr. 3 CPI) und die Transparenz der gewährleisten Eigenschaften durch Niederlegung in der Markensatzung (Art. L715 – 2 Nr. 2 CPI). Zum Schutz des Verkehrs vor Irreführungen darf die Gewährleistungsmarke gemäß Art. L715 – 2 Nr. 4 CPI nur ausnahmsweise übertragen und das Zeichen nach ihrem Erlöschen gemäß Art. L715 – 2 Nr. 6 CPI für zehn Jahre nicht genutzt oder erneut eingetragen werden. Zur rechtserhaltenden und rechtsverletzenden Benutzung der Gewährleistungsmarke macht das Gesetz keine besonderen Vorgaben und existiert kaum Rechtsprechung. Besondere Straftatbestände in Art. L716 – 11 CPI sollen der missbräuchlichen Nutzung von Gewährleistungsmarken entgegenwirken. Das Markenrecht des Vereinigten Königreichs enthält schon seit dem Jahr 1905 eine spezielle Markenform zum Schutz von Gütezeichen. Aktuell ist die Gewährleistungsmarke sehr ausführlich in § 50 i. V. m. Anhang 2 TMA geregelt. Das Verhältnis der Gewährleistungsmarke zur Kollektiv- und Individualmarke ist auch im Vereinigten Königreich nicht ganz klar. Die gleichzeitige Eintragung eines Zeichens in mehreren Markenformen lehnte das Intellectual Property Office früher ab, ist heute aber weitgehend möglich. Nach Anhang 1 § 4 Abs. 1 TMA und Anhang 2 § 5 Abs. 1 TMA soll das Intellectual Property Office eine Kollektivmarke beziehungsweise Gewährleistungsmarke nicht eintragen, wenn sie für etwas anderes als eine Kollektivmarke beziehungsweise Gewährleistungsmarke gehalten werden kann. In der Praxis verlangt das Intellectual Property Office für die Eintragung einer derart täuschungsgeeigneten Marke jedoch meist nur die Verwendung eines klarstellenden Hinweises auf die Markenform. Auch im Vereinigten Königreich muss der Markeninhaber neutral sein (Anhang 2 § 4 TMA) und zudem seine Zertifizierungskompetenz nachweisen (Anhang 2 § 7 Abs. 1 lit. b) TMA). Ein Nutzungsrecht für alle tauglichen Waren oder Dienstleistungen sieht der Trade Marks Act 1994 zwar nicht vor, verlangt das Intellectual Property Office für die Eintragung aber dennoch. Übertragbar sind die Gewährleistungsmarken gemäß Anhang 2 § 12 TMA nur mit Zustimmung des Intellectual Property Office, das über ihre Kontinuität wacht. Das gilt auch für Änderungen der Markensatzung, deren Inhalt in Anhang 2 § 6 Abs. 1 TMA i. V. m. § 29 TMR recht ausführlich geregelt ist. Umfassende Verfalls- und Nichtigkeitsgründe in Anhang 2 § 15 und § 16 TMA schützen die Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke. Markeninhaber, die ihre Gewährleistungsmarke nicht gegen missbräuchliche Nutzungen verteidigen oder diese durch

Zusammenfassung

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eigene Handlungen beeinträchtigen, drohen ihre Gewährleistungsmarke durch Löschung zu verlieren. Vorschriften zur Gewährleistungsmarke in Deutschland sollten wie die Regelungen in Frankreich und im Vereinigten Königreich auf die Garantiefunktion abgestimmt werden und den Verkehr vor Irreführungen schützen. Die Vorgaben in Art. 27 lit. a), 28 MRRL lassen dem Gesetzgeber einen recht großen Gestaltungsspielraum. Im Blick zu behalten sind bei der Umsetzung die Regelungen zur Unionsgewährleistungsmarke in Art. 83 bis 93 UMV, da ein Gleichlauf der Rechtssysteme aus Sicht des Rechtsanwenders vorteilhaft ist. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat Anfang Februar 2017 einen ersten Referentenentwurf zur Modernisierung des Markenrechts veröffentlicht, der die Vorgaben der neuen Markenrechtsrichtlinie umsetzt und in §§ 106a bis 106h Vorschriften zur Gewährleistungsmarke vorsieht, allerdings an der ein oder anderen Stelle noch der Nachbesserung bedarf. Die Definition der Gewährleistungsmarke in § 106a Abs. 1 RefE MaMoG ist durch Art. 27 lit. a) MRRL weitgehend vorgegeben und macht die Garantiefunktion der Gewährleistungsmarke sowie den Bezugspunkt ihrer Unterscheidungskraft deutlich. Sprachlich ist sie an zwei Stellen noch etwas ungenau. Zudem werden sich die Schwierigkeiten, die in Frankreich und dem Vereinigten Königreich hinsichtlich der Abgrenzung der verschiedenen Markenformen existieren, in Deutschland nach der bisherigen Fassung des Referentenentwurfs fortsetzen. Es ist nicht eindeutig erkennbar, ob der Gesetzgeber die Gewährleistungsmarke als exklusives Instrument zum Schutz von Gütezeichen etablieren will oder ob die Eintragung in einer anderen Markenform möglich bleibt. Insbesondere die Kollektivmarke käme dazu in Betracht, da der Referentenentwurf die weite Definition in § 97 Abs. 1 MarkenG beibehält. Der Gesetzgeber sollte sich in dieser Hinsicht klar positionieren. Vorzugswürdig ist, die Gewährleistungsmarke als einzige Markenform zum Schutz von Gütezeichen auszugestalten und besondere Vorschriften vorzusehen, die das Vertrauen des Verkehrs in die Garantie schützen. Dazu gehören wie in Frankreich und dem Vereinigten Königreich die Neutralität des Markeninhabers (§ 106b Abs. 1 RefE MaMoG), die Niederlegung der Gütebedingungen und Kontrollmechanismen in der Markensatzung (§ 106d RefE MaMoG) und die Pflicht des Markeninhabers zur Kontrolle (§ 106g Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 RefE MaMoG). Daneben sollte der Gesetzgeber von der Möglichkeit in Art. 28 Abs. 2 UAbs. 2 MRRL Gebrauch machen, die Zertifizierungskompetenz des Gewährleistungsmarkeninhabers zu fordern. Zum Schutz des Verkehrs vor Irreführungen sollte weiterhin die Übertragung der Gewährleistungsmarke wie in Frankreich und im Vereinigten Königreich von der Zustimmung des Deutschen Patent- und Markenamtes abhängig sein und wie in Frankreich eine Eintragungssperre für erloschene Gewährleistungsmarken gelten. Letzteres dürfte

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Zusammenfassung

allerdings in Bezug auf Individualmarken an den Vorgaben der Markenrechtsrichtlinie scheitern. Zur Anmeldung der Gewährleistungsmarke sollten alle nach § 7 MarkenG tauglichen Inhaber zugelassen werden. Der Ausschluss von rechtsfähigen Personengesellschaften, wie er sich aus § 106b Abs. 1 RefE MaMoG ergibt, ist zum Schutz der Garantiefunktion nicht erforderlich und von der Markenrechtsrichtlinie nicht geboten. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, sollte der Gesetzgeber den Markeninhaber verpflichten, allen Unternehmern, deren Waren oder Dienstleistungen die Gütebedingungen erfüllen, die Nutzung der Gewährleistungsmarke zu gestatten. Außerdem sollte er das Deutsche Patent- und Markenamt sowie die Markeninhaber verpflichten, die Markensatzungen im Internet zu veröffentlichen, damit sich interessierte Personen auf einfachem Weg über den Inhalt der erklärungsbedürftigen Gütezeichen informieren können. Die rechtserhaltende und rechtsverletzende Benutzung bestimmt sich bei Gewährleistungsmarken anhand der Garantiefunktion. Das folgt schon aus der Definition in § 106a Abs. 1 RefE MaMoG und bedarf keiner weiteren Regelung. Allerdings sollte der Gesetzgeber einen besonderen Rechtsverletzungstatbestand aufnehmen für den Fall, dass eine Person ein der Gewährleistungsmarke identisches oder ähnliches Zeichen als Herkunftshinweis auf eine Zertifizierungsdienstleistung benutzt. Zudem sollten besondere Straftatbestände nach französischem Vorbild die missbräuchliche Nutzungen der Gewährleistungsmarke und Verstöße gegen die Nutzungssperre sanktionieren.

Literaturverzeichnis Literaturverzeichnis

AIPPI: Jahrbuch 1980/II, hrsg. v. Wey, Hans-Heinrich, Freiburg im Breisgau 1980, abrufbar unter http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/08/Annuaire-1980_II1.pdf (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). AIPPI: Jahrbuch 1982/I, hrsg. v. Hans-Heinrich, Freiburg im Breisgau 1982, abrufbar unter http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/08/Annuaire-1982_I.pdf (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). AIPPI: Jahrbuch 1982/II, hrsg. v. Wey, Hans-Heinrich, Freiburg im Breisgau 1982, abrufbar unter http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/08/Annuaire-1982_II.pdf (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). AIPPI: Jahrbuch 1982/III, hrsg. v. Wey, Hans-Heinrich, Freiburg im Breisgau 1982, abrufbar unter http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/08/Annuaire-1982_III.pdf (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). Alber, Siegbert: Das Allgemeininteresse in der markenrechtlichen Entscheidungspraxis des EuGH, GRUR 2005, S. 127 – 131. Alexander, Christian: Die unberechtigte Verweigerung der Aufnahme in einen Wirtschaftsverband aus kartellrechtlicher, lauterkeitsrechtlicher und bürgerlichrechtlicher Sicht, ZStV 2014, S. 121 – 128. Alleaume, Christophe: Propriété Intellectuelle, Paris 2010. Annand, Ruth E./Norman, Helen E.: Blackstone’s Guide to the Trade Marks Act 1994, London 1994. Azéma, Jacques: Anmerkung zu CA Poitiers, Urt. v. 03. 12. 1996, RTD com. 1998, S.  142 – 143. – Anmerkung zu TGI Paris, Urt. v. 21. 06. 2013, RTD com. 2014, S. 358 – 360. Azéma, Jacques/Galloux, Jean-Christophe: Droit de la propriété industrielle, 7. Auflage, Paris 2012. Bainbridge, David: Intellectual property, 9. Auflage, Harlow u. a. 2012. Baldauf, Sarah: Werbung mit Gütesiegeln und Testergebnissen, Aachen 2011. Baumbach, Adolf/Hefermehl, Wolfgang: Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht, Kommentar, 12. Auflage, München 1985. Basire, Yann: Les fonctions de la marque, Paris 2014. Bechtold, Rainer/Bosch, Wolfgang: Kartellgesetz, Kommentar, 8. Auflage, München 2015. Beck’scher Online-Kommentar BGB, hrsg. v. Bamberger, Heinz Georg/Roth, Herbert, 43. Edition, Stand 15. 06. 2017, München 2017 (zitiert: BeckOK BGB/Bearbeiter).

280

Literaturverzeichnis

Beck‘scher Online-Kommentar Markenrecht, hrsg. v. Kur, Annette/Bomhard, Verena von/Albrecht, Friedrich, 11. Edition, Stand 01. 10. 2017, München 2017 (zitiert: BeckOK MarkenR/Bearbeiter). Beck’scher Online-Kommentar UMV, hrsg. v. Büscher, Wolfgang/Kochendörfer, Mathias, 7. Edition, Stand 26. 10. 2017, München 2017 (zitiert: BeckOK UMV/Bearbeiter). Beier, Friedrich-Karl/Krieger, Ulrich: Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke (68) – Bericht erstattet im Namen der Landesgruppe der Bundesrepublik Deutschland, GRUR Int 1976, S. 125 – 128. Belson, Jeffrey: Certification marks, London 2002. – Ecolabels: ownership, use, and the public interest, JIPLP 2012, S. 96 – 106. – Use, Certification and Collective Marks, in: Trade Mark Use, hrsg. v. Phillips, Jeremy/ Simon, Ilanah, Oxford und New York 2005. Bender, Achim: Die neue Unionsmarke, 2. Auflage, Köln 2017. Benkendorff: Gütezeichenrecht, GRUR 1952, S. 3 – 5. Bently, L./Sherman, B.: Intellectual Property Law, 4. Auflage, Oxford 2014. Berg, Günter: Vom Verbandszeichen zur Kollektivmarke, in: Festschrift für Ralf Vieregge zum siebzigsten Geburtstag, hrsg. v. Bauer, Jürgen F., Berlin 1995, S. 61 – 68. Bertrand, André R.: Droit des marques, 2. Auflage, Paris 2005. – Le Droit des Marques et des Signes Distinctifs, Paris 2000. Bingener, Senta: Markenrecht, 2. Auflage, München 2012. Bock, Andreas: Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt, Darmstadt 2000. – Verbraucherschutz durch elektronische Agenten?, CR 2001, S. 249 – 259. Bormann, H. H.: Wiederbelebung der Gütezeichen?, Markenartikel 1952, S. 212 – 218. Bormann, Ingrid/Hurth, Joachim: Hersteller- und Handelsmarketing, Herne 2014. Boucourechliev, Jeanne: Présentation de la marque collective, in: Les marques collectives, hrsg. v. Centre Paul Roubier, Lyon 1979, S. 15 – 24. Bruhn, Manfred (Hrsg.): Handbuch Markenführung, Band 1, 2. Auflage, Wiesbaden 2004. Burst, Jean-Jacques: Anmerkung zu CA Aix-en-Provence, Urt. v. 24. 10. 1974, JCP G 1977, Fasc. 18700. – Caractère facultatif ou obligatoire de la marque collective, in: Les marques collectives, hrsg. v. Centre Paul Roubier, Lyon 1979, S. 43 – 57. Büscher, Wolfgang/Dittmer, Stefan/Schiwy, Peter (Hrsg.): Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, Kommentar, 3. Auflage, Köln 2014 (zitiert: Büscher/Dittmer/Schiwy/Bearbeiter). Busse, Rudolf/Starck, Joachim: Warenzeichengesetz, Kommentar, 6. Auflage, Berlin und New York 1990. Bußmann, Kurt: Güteschutz als Individualleistung oder Gemeinschaftsaufgabe, Markenartikel 1950, S. 33 – 38.

Literaturverzeichnis

281

Caddick, Nicholas/Longstaff, Ben: A User’s Guide to Trade Marks and Passing Off, 4. Auflage, West Sussex 2015. Chavanne, Albert: Caractère facultatif ou obligatoire de la marque collective, in: Les marques collectives, hrsg. v. Centre Paul Roubier, Lyon 1979, S. 31 – 41. – La loi du 4 janvier 1991 sur les marques de fabrique, JCP G 1991, S. 189 – 196. – Propriété industrielle, RTD com. 1991, S. 196 – 216. Czernik, Ilja: Die dekorative Verwendung von Marken im Textilbereich, IPRB 2015, S.  141 – 145. Dani, Kalliopi: Community Collective Marks: Status, Scope and Rivals in the European Signs Landscape, Baden-Baden 2014. Dawson, Norma: The Parma Ham Case: trade descriptions and passing off – shortcomings of English law?, EIPR 1991, S. 487 – 490. Dehaut, Martine/Pacaud, Nathalie: Les marques de certification: apports du décret du 1er mars 2007 modifiant le Code de la propriété intellectuelle, Propr. ind. 2007, Nr. 6, S.  2 – 3. Delpy, Laura: Markenrechtsreformpaket (Teil 2), IP kompakt, März 2016, S. 2 – 6. Dietze, Phillip von/Janssen, Helmut: Kartellrecht in der anwaltlichen Praxis, 5. Auflage, München 2015. Dissmann, Richard/Somboonvong, Sarah: Die Unionsgewährleistungsmarke, GRUR 2016, S.  657 – 664. – Rechtserhaltende Benutzung von Individualmarken als Gütezeichen, GRUR 2017, S.  777 – 779. Dörinkel, Wolfram: Gütezeichen und Kartellrecht, WuW 1958, S. 565 – 570. Dreher, Meinrad/Kulka, Michael: Wettbewerbs- und Kartellrecht, 9. Auflage, Heidelberg 2016. Dröge, Alexander: Die Gewährleistungsmarke – Überlegungen und Vergleiche zur Auslegung der neuen Regelungen, MarkenR 2016, S. 549 – 560. – Die Gewährleistungsmarke und ihre Praxisrelevanz, GRUR 2017, S. 1198 – 1202. Drysdale, John/Silverleaf, Michael: Passing off, 2. Auflage, London u. a. 1995. Dück, Hermann: Geographische Herkunftsangaben auf dem Weg zum Kennzeichenrecht? – Dargestellt am Beispiel von „Made in Germany“, WRP 2011, S. 1107 – 1116. Dusolier, Raymond: Les marques collectives et les marques de qualité dans l’ancien droit et dans le droit moderne, in: Mélanges en l’honneur de Daniel Bastian, hrsg. v. Waline, Jean, Paris 1974, S. 27 – 38. Eisenführ, Günther/Schennen, Detlef (Hrsg.): Unionsmarkenverordnung, Kommentar, 5. Auflage, Köln 2017 (zitiert Bearbeiter in Eisenführ/Schennen, UMV). – Gemeinschaftsmarkenverordnung, Kommentar, 4. Auflage, Köln 2014 (zitiert: Bearbeiter in Eisenführ/Schennen, GMV). Ekey, Friedrich L.: Der markenrechtliche Gebrauch im Spannungsfeld der Rechtsprechung des EuGH nach L’Oréal, MarkenR 2009, S. 475 – 476.

282

Literaturverzeichnis

Elster, Alexander: Urheber- und Erfinder-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht, 2. Auflage, Berlin und Leipzig 1928. Engels, Gabriele/Grübler, Ulrike: Nachhaltig geschützt, Markenartikel 2017, S. 106 – 107. – Sustainable brands, eco-labels and the new EU certification mark, MIP 2017, S. 88 – 91. Esch, Franz-Rudolf: Strategie und Technik der Markenführung, 8. Auflage, München 2014. Europäische Kommission: Denkschrift über die Schaffung einer EWG-Marke, GRUR Int. 1976, S.  481 – 499. – Spezial Eurobarometer 389 (durchgeführt von TNS Opinion & Social), Die Einstellung der Europäer zur Ernährungssicherheit, Nahrungsmittelqualität und zur Landschaft, Juli 2012. Fassbender, Kurt/Herbrich, Tilman: Geografische Herkunftsangaben im Spannungsfeld von nationalem und europäischem Recht, GRUR Int. 2014, S. 765 – 775. Fezer, Karl-Heinz: Markenrecht, Kommentar, 4. Auflage, München 2009. – Rechtsnatur und Rechtssystematik der unionsrechtlichen Konzeption einer Gewährleistungsmarke, GRUR 2017, S. 1188 – 1197. – Der Wettbewerb der Markensysteme, GRUR 2013, S. 1185 – 1195. – Markenschutzfähigkeit der Kommunikationszeichen (§§ 3 und 8 MarkenG) und Kommunikationsschutz der Marken (§§ 14 und 23 MarkenG), WRP 2010, S. 165 – 181. Figge, Jutta/Techert, Jan: Die Weiterentwicklung des europäischen Markensystems, MarkenR 2016, S. 181 – 189. Firth, Alison/Lea, Gary/Cornford, Peter: Trade Marks: Law and Practice, 4. Auflage, Bristol 2016. Fischer, Thomas: Irreführung durch Werbung mit Prüfzeichen, Gütesiegeln und Gütezeichen, WRP 2009, S. 408 – 412. Folliard-Monguiral, Arnaud: Anm. zu EuG, Urt. v. 16. 06. 2015 – T-660/11, Propr. ind. 2015, Nr. 9, S. 39 – 40. Foyer, Jean: Commentaire de la loi du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, ALD 1991, S. 57 – 66 und S. 67 – 73. Franceschelli, R.: Les marques collectives, RIPIA 1965, S. 289 – 308. Fromer, Jeanne C.: The Unregulated Certification Mark(et), Stan. L. Rev. 69 (2017) S.  121 – 200. Galloux, Jean-Christophe: Droit de la propriété industrielle, 2. Auflage, Paris 2003. Gamm, Otto-Friedrich Freiherr von: Warenzeichengesetz, Kommentar, München und Berlin 1965. – Schwerpunkte des neuen Markenrechts – Referat anläßlich der GRUR-Jahrestagung am 3. 6. 1994, GRUR 1994, S. 775 – 781. Gangjee, Dev: The business end of collective and certification marks, in: Trade Mark Law and Sharing Names, hrsg. v. Simon Fhima, Ilanah, Cheltenham und Northampton 2009.

Literaturverzeichnis

283

Gaumont-Prat: Droit de la propriété industrielle, 3. Auflage, Paris 2013. Gleiss, A.: Gütezeichen und Dekartellierungsrecht, Markenartikel 1952, S. 17 – 23. Goubeaux, Gilles/Voirin, Pierre: Droit civil, Band 1 Introduction au droit, personnes, famille, personnes protégées, biens, obligations, sûretés, 37. Auflage, Issy-les-Moulineaux 2017. Grabrucker, Marianne: Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 08. 06. 2017 – C-689/15, jurisPR-WettbR 7/2017 Anm. 4. Groom, John/Abnett, Richard/Pennant, Jeremy/Spencer, Adrian Y.: UK Trade Marks Act 1994: A Practical Guide, Glasgow 1994. Gröschler, A.: Deutsche Gütezeichen, GRUR 1950, S. 61 – 64. Grub, Volker: Gütezeichen de lege lata – de lege ferenda, Stuttgart 1972. Gruber, Stephan: Verbraucherinformation durch Gütezeichen, Köln u. a. 1986. Hacker, Franz: Funktionslehre und Benutzungsbegriff nach „L’Oréal“, MarkenR, S. 333 – 338. Haenraets, Ulya/Ingwald, Julia/Haselhoff, Vanessa: Gütezeichen und ihre Wirkungsbeziehungen – ein Literaturüberblick, der markt 2012, S. 147 – 163. Hamann, Siegfried: Die Gütezeichen und ihre Funktionen, GRUR 1953, S. 517 – 522. Harte-Bavendamm, Henning/Henning-Bodewig, Frauke (Hrsg.): Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Kommentar, 4. Auflage, München 2016 (zitiert: Bearbeiter in Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig). Heavner, B. Brett/Justus, Michael R.: Worldwide Certification-Mark Registration, Landslide 2010, Band 2, Nr. 4, S. 21 – 22. Heidelberger Kommentar: Markenrecht, hrsg. v. Ekey, Friedrich L./Bender, Achim/ Fuchs-Wissemann, Georg, Band 1 Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten, 3. Auflage, Heidelberg u. a. 2014. (zitiert: HK-MarkenR/Bearbeiter). Helm, Horst: Die Unterscheidungsfunktion der Kollektivmarke, WRP 1999, S. 41 – 45. Hemker, Anna: Missbrauch von Gütezeichen, Hamburg 2016. Herrmann, Volker: Neuer Schutz für Gütezeichen – Die Unionsgewährleistungsmarke kommt, IPRB 2017, S. 63 – 66. Heydt, Ludwig: Zur Funktion der Marke, GRUR Int 1976, S. 339 – 345. – Anmerkung zu BGH, Beschl. v. 03. 11. 1976 – I ZB 11/75 – DIN-geprüft, GRUR 1977, S.  488 – 491. Huffmann, Cynthia/Kahn, Barbara E.: Variety for Sale: Mass Customization or Mass Confusion?, Journal of Retailing 1998, S. 491 – 513. Immenga, Ulrich/Mestmäcker, Ernst-Joachim (Hrsg.) unter Mitwirkung von Körber, Torsten: Wettbewerbsrecht, Band 2 GWB Kommentar zum deutschen Kartellrecht, 5. Auflage, München 2014 (zitiert: Bearbeiter in Immenga/Mestmäcker). Ingerl, Reinhard/Rohnke, Christian: Markengesetz, Kommentar, 3. Auflage, München 2010.

284

Literaturverzeichnis

– Markengesetz, Kommentar, 2. Auflage, München 2003. Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois/Comité national français/ Chambre de commerce internationale/Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique: Le nouveau droit des marque en France, Bericht zum Kolloquium am 03./04. Juni 1991 in Paris, Paris 1991 (zitiert: IRPI/Sprecher, Le nouveau droit des marques en France). Institut National de la Propriété Industrielle: Procédure d’enregistrement, Directives marques, Dezember 2016, abrufbar unter https://www.inpi.fr/sites/default/files/inpi_ dir_marques_enregistrement_20161214_0.pdf (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). Intellectual Property Office: FOI Release – Information released under the Freedom of Information Act vom 14. März 2016, abrufbar unter https://www.gov.uk/government/ uploads/system/uploads/attachment_data/file/544980/ipo-foi-2016 – 471-certification-marks.pdf (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). – Trade Marks Manual, Newport 2016. Isaacs, Nicola: The Law of Trade Marks, Birmingham 1996. Iyengar, Sheena S./Lepper, Mark R.: When Choice is Demotivation: Can One D ­ esire Too Much of a Good Thing?, Journal of Personality and Social Psychology 2000, S.  995 – 1006. Jacob, Robin/Alexander, Daniel/Fisher, Matthew: Guidebook to Intellectual Property, 6. Auflage, Oxford und Portland, Oregon 2013. Joseph, Julius: Certification Marks, Collective Marks or Guarantee Marks, EIPR 1979, S.  160 – 166. Keil, Ulrich: Das Ende der markenmäßigen Benutzung?, MarkenR 2010, S. 195 – 200. Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, bearb. v. Mellor, James/LLewelyn, David/ Moody-Stuart, Thomas/Keeling, David/Berkeley, Iona, 15. Auflage, London 2011 (zitiert: Kerly). Kilmer, Paul F.: Certification Marks: Time to Harmonize? Nonexistent and Inconsistent National Treatment May Suggest Need for Treaty Protection, INTA Bulletin 2013, Band 68, Nr. 22, S. 6 – 8. Kischel, Uwe: Rechtsvergleichung, München 2015. Kitchin, David/Mellor, James: Trade Marks Act 1994, London 1995. Knaak, Roland/Kur, Annette/Mühlendahl, Alexander von: Die Studie des Max-Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zum Funktionieren des europäischen Markensystems, GRUR Int. 2012, S. 197 – 208. Koch, Harald/Magnus, Ulrich/Winkler von Mohrenfels, Peter: IPR und Rechtsvergleichung, 4. Auflage, München 2010. Köhler, Helmut: Wettbewerbsverstoß und Vertragsnichtigkeit, JZ 2010, S. 767 – 774. Köhler, Helmut/Bornkamm, Joachim/Feddersen, Jörn: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommentar, 35. Auflage, München 2017 (zitiert: Köhler/Bornkamm/Bearbeiter).

Literaturverzeichnis

285

Köhne, Anne-Lore: Gütezeichen und Verbraucher, Rationalisierung 1981, S. 201 – 203. Koppe, Christina/Zagouras, Georgios: Rechtsprobleme der Testwerbung, WRP 2008, S.  1035 – 1045. Kraft, Alfons: Verbraucherschutz im Markenrecht, GRUR 1980, S. 416 – 420. Kreft, Wojciech: Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 18. 06. 2009 – C-487/07 – L’Oréal/Bellure, EuZW 2009, S. 573 – 582. Kroeber-Riel, Werner/Gröppel-Klein, Andrea: Konsumentenverhalten, 10. Auflage, München 2013. Kunz-Hallstein, Hans Peter: Zur „Benutzungslast“ im Markenrecht, GRUR 2001, S.  643 – 647. Kunzmann, Jens: Zwei ausgewählte Probleme der rechtserhaltenden Benutzung, MarkenR 2008, S.  309 – 314. Kuß, Alfred/Tomczak, Torsten: Käuferverhalten, 3. Auflage, Stuttgart 2004. Lakits-Josse, Anne: Anmerkung zu CA Paris, Urt. v. 03. 11. 1999, Ann. propr. ind. 2000, S.  115 – 123. Lambert, Thierry: La marque, garantie de qualité, Recueil Dalloz 2015, S. 2087 – 2093. Lancrenon, Thibault: Ballade dans la brume des marques collectives, Propr. intell. 2004, S.  846 – 852. Lange, Paul: Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Auflage, München 2012. Langen/Bunte: Kartellrecht, Kommentar, hrsg. v. Bunte, Hermann-Josef, Band 1 Deutsches Kartellrecht, 12. Auflage, Köln 2014 (zitiert: Bearbeiter in Langen/Bunte). Lenk, Andreas: Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, Berlin 2013. Loewenheim, Ulrich/Meessen, Karl/Riesenkampff, Alexander/Kersting, Christian/ Meyer-Lindemann, Hans Jürgen (Hrsg.): Kartellrecht, Kommentar, 3. Auflage, München 2016 (zitiert: Bearbeiter in Loewenheim/Meessen/Riesenkampff). Loschelder, Michael: Geografische Herkunftsangaben – Absatzförderung oder erzwungene Transparenz?, GRUR 2016, S. 339 – 346. Marino, Laure: Droit de la propriété industrielle, 8. Auflage, Paris 2013. Marr, Fritz/Ikier, Paul: Gütesicherung – Gütezeichen, in: Handbuch der Rationalisierung, hrsg. v. Hotz, Edgar/Knott, Carl/Mommsen, Ernst Wolf/Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft (RKW), Schriftenreihe Nr. 15, Heidelberg 1968. Martial-Braz, Nathalie: En attendant la marque européenne de certification …, Dalloz IP/ IT 2016, S. 45 – 46. Marx, Claudius: Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, 2. Auflage, Köln 2007. Mathély, Paul: Anmerkung zu CA Colmar, Urt. v. 11. 04. 1978, Ann. propr. ind. 1979, S.  6 – 27. – Le nouveau droit français des marques, Vélizy 1994.

286

Literaturverzeichnis

Mathey, Nicolas: Valorisation des produits et des services. – Certification et labellisation, JCl. Conc.-Cons., Fasc. 990, Stand 2011. Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht: Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, München 2011 (zitiert: Max-PlanckStudie). Medina, González/Miguel, Ángel: Collective, guarantee and certification marks and GIs: connections and dissimilarities, JIPLP 2012, S. 251 – 263. Mellerowicz, Konrad: Marke und Gütezeichen als Mittel der Gütesicherung, Markenartikel 1969, S. 196 – 204. Mercadal, Barthélemy M.: Droit commercial, 25. Auflage, Levallois 2016. Meyer, Alfred Hagen/Streinz, Rudolf: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Basis-Verordnung (EG) Nr. 178/2002, Health ClaimVO 1924/2006, Kommentar, 2. Auflage, München 2012 (zitiert: Bearbeiter in Meyer/Streinz). Michel, Wolf-Friedrich: Der Schutz geografischer Herkunftsangaben durch das Markenrecht und certification marks, Berlin 1995. Ministère de l‘agriculture, de l‘agroalimentaire et de la forêt: Les modes officiels de valorisation des produits agroalimentaires, Panorama 2014, S. 70 – 80, abrufbar unter http:// agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/Les_modes_officiels_de_valorisation_des_produits_agroalimentaires_cle099ea1.pdf (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). Miosga, Willy: Gütesicherung und Zeichenschutz, GRUR 1968, S. 570 – 579. Morcom, Christopher/Roughton, Ashley/St. Quintin, Thomas: The Modern Law of Trade Marks, 5. Auflage, London 2016. Moses, Irene G. R.: Trade marks practice at the Patent Office, London 1946. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, hrsg. v. Säcker, Franz Jürgen/ Rixecker, Roland/Oetker, Hartmut/Limperg, Bettina, Band 1: §§ 1 – 240 BGB, ProstG, AGG, 7. Auflage, München 2015 (zitiert: Bearbeiter in MüKo-BGB). Münchener Kommentar zum Europäischen und Deutschen Wettbewerbsrecht (Kartellrecht), hrsg. v. Bornkamm, Joachim/Montag, Frank/Säcker, Franz Jürgen – Band 1: Europäisches Wettbewerbsrecht, 2. Auflage, München 2015 (zitiert: Bearbeiter in MüKo-Kartellrecht, Bd. 1) – Band 2: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) §§ 1 – 96, 130, 131, 2. Auflage, München 2015 (zitiert: Bearbeiter in MüKo-Kartellrecht, Bd. 2). Nguyen Thanh-Bourgeais, Denise: La certification des produits industriels et des services, Contr. conc. cons., 1996, Nr. 7, S. 1 – 4. – La certification de qualité des produits agro-alimentaires, Contr. conc. cons., 1998, Nr. 1, S. 4 – 8. Nicklisch, Fritz: Das Gütezeichen, Stuttgart 1969. Nordemann, Axel/Nordemann, Jan Bernd/Nordemann-Schiffel, Anke: Wettbewerbsrecht Markenrecht, 11. Auflage, Baden-Baden 2012. Omsels, Hermann-Josef: Geografische Herkunftsangaben, Köln u. a. 2007.

Literaturverzeichnis

287

Oppenhoff, Walter: Wandel der Markenrechtskonzeption?, GRUR Int. 1973, S. 433 – 436. Palandt: Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar, bearb. v. Brudermüller, Gerd/Ellenberger, Jürgen/Götz, Isabell u. a., 76. Auflage, München 2017 (zitiert: Palandt/Bearbeiter). Passa, Jérôme: Droit de la propriété industrielle, Band 1 Marques et autres signes distinctifs, Dessins et modèles, 2. Auflage, Paris 2009. – Marques collectives, JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7450, Stand 2015. Peifer, Karl-Nikolaus: Die Zukunft der irreführenden Geschäftspraktiken, WRP 2008, S.  556 – 563. Penneau, Anne: La certification, JCl. Environnement et Développement durable, Fasc. 5300, Stand 2013. Pepels, Werner: Käuferverhalten, 2. Auflage, Berlin 2013. Phillips. Jeremy: Trade mark law: a practical anatomy, Oxford 2003. Pollak, Nadège: Droit des marques, Levallois-Perret 2013. Pollaud-Dulian, Frédéric: La propriété industrielle, 2. Auflage, Paris 2011. RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.: Grundsätze für Gütezeichen, Broschüre, 21. Auflage, Sankt Augustin 2014, abrufbar unter https://www. ral-guetezeichen.de/publikation/ral-broschuere-grundsaetze-fuer-guetezeichen/ (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). Reimer, Eduard: Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Kommentar, 2. Auflage, Berlin 1947. – Konzernzeichen, Mitt. 1928, S. 125 – 133. Reinhart, Andreas: Der Wandel einer geographischen Herkunftsangabe zur Gattungsbezeichnung und zurück am Beispiel der „Nürnberger Rost-/Bratwürste“ – oder: „Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei“, WRP 2003, S. 1313 – 1320. Ricketson, Sam: The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Oxford 2015. Riemenschneider, Michael: Der Wert von Produktvielfalt, Wiesbaden 2006. Rinklake, Kai Uwe: Das Werberecht der Qualitätskennzeichen, Berlin 2010. Rochard, Denis: Qualité des produits. – Labels et certifications de conformité, JCl. Conc.Cons., Fasc. 20, Stand 2017. Roland Berger Strategy Consultants: Mastering Product Complexity, Düsseldorf 2012. Rozas, Roberto/Johnston, Herbert: Impact of certification marks on innovation and the global market place, EIPR 1997, S. 598 – 602. Sacco, Rodolfo/Rossi, Piercarlo: Einführung in die Rechtsvergleichung, 3. Auflage, Baden-Baden 2017. Sack, Rolf: Vom Erfordernis der markenmäßigen Benutzung zu den Markenfunktionen bei der Haftung für Markenverletzungen, WRP 2010, S. 198 – 211. Sambuc, Thomas: Was soll das Markenrecht? Ein Beitrag zur Funktionslehre, WRP 2000, S.  985 – 991.

288

Literaturverzeichnis

Sattler, Henrik: Herkunfts- und Gütezeichen im Kaufentscheidungsprozess, Stuttgart 1991. Schechter, Frank Isaac: The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks, New York 1925. Schirmer, Wolfgang: Die öffentlichen Aufgaben der Gütesicherung, Rationalisierung 1981, S.  186 – 189. Schoene, Volker: Benutzung von Individual-Warenmarke als reines Gütezeichen nicht rechtserhaltend, GRUR-Prax 2017, S. 200. Schröter, Stefan Jonas: Der Schutz geographischer Herkunftsangaben nach Marken-, Wettbewerbs- und Registerrecht in Deutschland und der Schweiz, Jena 2011. Schulte, Josef L./Just, Christoph (Hrsg.): Kartellrecht, Kommentar, 2. Auflage, Köln 2016 (zitiert: Bearbeiter in Schulte/Just). Schultz, Detlef von (Hrsg.): Kommentar zum Markenrecht, 3. Auflage, Frankfurt am Main 2012 (zitiert: Bearbeiter in v. Schultz). Schulze zur Wiesche, Jörg: Probleme der warenzeichen- und firmenmäßigen Benutzung im Rahmen des Benutzungszwangs, Mitt. 1970, S. 61 – 63. Siems, Mathias: Comparative Law, Cambridge 2014. Slopek, David E. F./Leister, Alexander: Bio-Siegel & Co. – die markenrechtliche Einordnung von Gütezeichen, GRUR 2013, S. 356 – 360. Sosnitza, Olaf: Erwerb und Erhalt von Gemeinschaftsmarken, GRUR 2013, S. 105 – 112. Spiess, Franz: Dienstleistungs- und Gütezeichen im neuen amerikanischen Warenzeichengesetz, GRUR 1948, S. 277 – 279. Streinz, Rudolf: EUV/AEUV, Kommentar, 2. Auflage, München 2012 (zitiert: Bearbeiter in Streinz). Ströbele, Paul/Hacker, Franz (Hrsg.): Markengesetz, Kommentar, 11. Auflage, Köln 2014 (zitiert: Bearbeiter in Ströbele/Hacker). Stürmann, Sven/Humphreys, Gordon: Umwandlung von Marken im Gemeinschaftsmarkenrecht, GRUR Int. 2007, S. 112 – 121. Taeger, Jürgen/Pohle, Jan (Hrsg.): Computerrechts-Handbuch, 33. Ergänzungslieferung, München 2017 (zitiert: Bearbeiter in Taeger/Pohle, CHB). The Trade Mark Handbook, hrsg. v. Chartered Institute of Patent Agents/Institute of Trade Mark Attorneys/Hiddleston, Mark/Johnson, Terry/Joshi, Manish: 52. Ergänzungslieferung, Stand Juni 2017, London (zitiert: Bearbeiter in The Trade Mark Handbook). Thol, Carolin/Vaze, Prabhat/Ritchie, Felix: Trade Mark Demand: An Analysis, hrsg. v. Intellectual Property Office, Newport 2017, abrufbar unter https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596936/UK-trade-mark-demand. pdf (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). Thomann, Martin: Zur Garantiemarke nach schweizerischem Recht, SJZ 92 (1996), S.  325 – 332 und S.  352 – 354.

Literaturverzeichnis

289

Thünken, Alexander: Die Unionsgewährleistungsmarke: Sinnvolle Ergänzung eines Markenportfolios?, GRUR-Prax 2016, S. 494 – 496. Tilmann, Winfried: Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktion, ZHR 1994, S.  371 – 389. Traub, Fritz: Verbandsautonomie und Diskriminierung, WRP 1985, S. 591 – 599. Tréfigny, Pascale: Anmerkung zu TGI Paris, Urt. v. 21. 06. 2013, Propr. ind. 2014, Nr. 1, S.  33 – 34. – Anmerkung zu TGI Paris, Urt. v. 15. 05. 2014, Propr. ind. 2014, Nr. 11, S. 32 – 33. Tréfigny-Goy, Pascale/Folliard-Monguiral, Arnaud: Anmerkung zu CA Paris, Urt. v. 27. 06. 2008, Propr. ind. 2008, Nr. 12, S. 30 – 31. Turner, Harold Keynes: The law of trade marks, London 1938. Tversky, Amos/Shafir, Eldar: Choice under Conflict: The Dynamics of Deferred Decision, Psychological Science 1992, S. 358 – 361. Van den Bergh, Roger/Lehmann, Michael: Informationsökonomie und Verbraucherschutz im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, GRUR Int. 1992, S. 588 – 599. Vanzetti, Adriano: Die Funktion der Marke in einem System der freien Übertragbarkeit, GRUR Int. 1999, S. 205 – 212. Völcker, Frank-Christian: Das deutsch Gütezeichen, Hamburg 1965. Völker, Stefan/Elskamp, Gregor: Die neuen Markenfunktionen des EuGH, WRP 2010, S.  64 – 72. Wadlow, Christopher: The law of passing off, 5. Auflage, London 2016. Waelde, Charlotte/Brown, Abbe/Kheria, Smita/Cornwell, Jane: Contemporary Intellectual Property, 4. Auflage, Oxford 2016. Weidert, Stefan: In „Bio“ we trust: Werbung mit Genehmigungen, Gütesiegeln und anderen Qualitätskennzeichen, GRUR-Prax 2010, S. 351 – 355. Weiler, Frank: AdWords, Markenfunktionen und der Schutz bekannter Marken, MarkenR 2011, S.  495 – 501. Wiebe, Andreas: Wettbewerbs- und zivilrechtliche Rahmenbedingungen der Vergabe und Verwendung von Gütezeichen, WRP 1993, S. 74 – 90 (Teil 1) und S. 156 – 167 (Teil 2). Winkler, Sabine: Der Aufbau von Qualitätssignalen durch Werbung, Lohmar und Köln 2000. WIPO Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, Bericht vom 15. 02. 2010 – SCT/23/3, abrufbar unter http://www.wipo.int/ edocs/mdocs/sct/en/sct_23/sct_23_3.pdf (zuletzt abgerufen am 25. 09. 2017). Zweigert, Konrad/Kötz, Hein: Einführung in die Rechtsvergleichung, 3. Auflage, Tübingen 1996.

Sachwortregister Sachwortregister

Akkreditierung  149

– Gewährleistungsmarke  214, 219, 263

Beschreibende Angaben – Certification mark 

– Gewährleistungsmarke  – Individualmarke 

– Marque collective de certification  146, 171

200 250

– Verbandszeichen 

99

– Kollektivmarke  64 – Marque collective de certification  161 Certification mark 

181

33

Garantiemarke siehe Gewährleistungsmarke Geografische Herkunftsangaben 

Gewährleistungsmarke

– Begriff  188 – Beschreibende Angaben  – Gewinnerzielung 

– Abgrenzung  222

200

– Bedeutung  129

196

– Historische Entwicklung 

– Begriff  43, 219

181

– Irreführungsverbote  189

– Beschreibende Angaben 

– Löschungsgründe 

– Eintragungssperre  252

209

– Markeninhaber  193

– Funktion  214, 219

– Markennutzer 

– Gewinnerzielung 

– Markensatzung 

195

– Nutzungsanspruch 

239

197

– Kennzeichnung  206

– Rechtsverletzende Benutzung  – Unterscheidungskraft 

135

– Irreführungsverbote  225

196

– Rechtserhaltende Benutzung 

208

198

224

– Löschungsgründe 

227, 268

– Markeninhaber  230 – Markennutzer 

242

– Markenrechtsrichtlinie  89/104/ EWG  38

COFRAC  150 Collective mark  186 Eintragungssperre – Gewährleistungsmarke 

252

– Marque collective de certification  163 46, 96, 122, 124

– Certification mark 

250

– Internationaler Markenschutz 

202

– Markenübertragung 

Garantiefunktion 

29

Gewährleistungsfunktion siehe Garantiefunktion

188, 199, 207

– Markenrechtsrichtlinie 2015/2436/EU  215 – Markensatzung 

255

– Markenübertragung  – Nutzungsanspruch 

245 242

– Rechtserhaltende Benutzung  – Rechtsverletzende Benutzung 

263 264

Sachwortregister

291

– Markeninhaber  89

– Straftatbestände  267 – Unterscheidungskraft 

248

– Markennutzer 

89

– Vorteile  122, 131

– Markenübertragung 

Gewährleistungsmarke Frankreich siehe Marque collective de certification

– Nutzungsanspruch 

Gewährleistungsmarke Vereinigtes Königreich siehe Certification mark

– Rechtsverletzende Benutzung 

Gewinnerzielung – Certification mark  Gütebedingungen 

68, 100

– Begriff  39

225

Klagebefugnis – Certification mark  – Individualmarke 

– Funktion  26, 123

208

36, 39

– Individualmarke 

Kollektivmarke 

32

87

37 35

95, 101, 105

– Rechtserhaltende Benutzung  73, 110 – Rechtsverletzende Benutzung  119 – Unterscheidungskraft  62, 94 34

120

67

– Nutzungsanspruch 

99

54 48

– Rechtserhaltende Benutzung 

80,

– Unterscheidungskraft 

73 80

61

Kollektivmarke Frankreich siehe Marque collective Kollektivmarke Vereinigtes Königreich siehe Collective mark Label Rouge 

87

– Löschungsgründe 

45

Konformitätszertifikat 

104

– Beschreibende Angaben 

– Markennutzer 

– Rechtsverletzende Benutzung 

– Kollektivmarke  75, 82

– Verbandszeichen 

84

– Markeninhaber  44

– Markenübertragung 

74, 96, 111, 116, 125

– Warenzeichengesetz 

– Löschungsgründe 

– Markensatzung 

Herkunftsfunktion – Individualmarke 

64

– Funktion  223

– Marque collective de certification  138 Gütezeichenverordnung 

44

– Beschreibende Angaben 

– Kollektivmarke  44

– Verbandszeichen 

119

– Marque collective de certification  176

181

– Historische Entwicklung 

266

– Kollektivmarke  83

Gütezeichenschutz – Certification mark 

118

189

– Gewährleistungsmarke 

– RAL-Gütezeichen 

100

94

– Gewährleistungsmarke 

Gütezeichen

Individualmarke 

– Unterscheidungskraft  – Certification mark 

239

Gütefunktion siehe Garantiefunktion

– Gütezeichen 

90

– Rechtserhaltende Benutzung 

Irreführungsverbote

196

– Gewährleistungsmarke 

93

149

147, 150

Löschungsgründe – Certification mark 

209

Sachwortregister

292

– Gewährleistungsmarke  227, 268

Markenübertragung

– Individualmarke 

– Certification mark 

120

197

– Kollektivmarke  84

– Gewährleistungsmarke 

– Marque collective de certification  177

– Individualmarke  93

Markenfunktionen 

– Marque collective de certification  157

25

– Certification mark 

188

– Gewährleistungsmarke  214, 219 – Individualmarke 

94, 101, 105, 123

– Kollektivmarke  62, 75, 81, 126 – Marque collective 

144

– Marque collective de certification  146, 171 Markeninhaber – Certification mark  – Individualmarke 

– Kollektivmarke  54

Marque collective 

140, 143

– Markeninhaber  144 – Markensatzung 

145

Marque collective de certification  138 – Begriff  143 – Beschreibende Angaben 

230

89

– Historische Entwicklung  – Löschungsgründe 

– Marque collective de certification  148

– Markeninhaber  148 – Markennutzer 

Markennutzer

– Markensatzung 

– Gewährleistungsmarke  – Individualmarke 

177

154 165

– Markenübertragung 

195 242

139

– Konformitätszertifizierung  152

– Kollektivmarke  44

– Certification mark 

161

– Eintragungssperre  163 – Funktion  146

193

– Gewährleistungsmarke 

245

– Nutzungsanspruch 

157 154

– Rechtserhaltende Benutzung 

89

– Kollektivmarke  45

– Rechtsverletzende Benutzung 

– Marque collective de certification  154

– Straftatbestände  176

Markenrechtsmodernisierungsgesetz  28, 213 Markensatzung – Änderung 

71, 167, 205, 261

– Certification mark 

202

– Gewährleistungsmarke  – Inhalt 

255

67, 166, 203, 255

– Kollektivmarke  67 – Marque collective de certification  165 – Veröffentlichung 

71, 167, 204, 260

– Unterscheidungskraft 

172 175

158

Neutralität – Certification mark 

193

– Gewährleistungsmarke  – Individualmarke 

233

89

– Kollektivmarke  45 – Marque collective de certification  148 – Unbedenklichkeitsbescheinigung  47 – Verbandszeichen 

45

Nichtigkeit siehe Löschungsgründe

Sachwortregister

293

– Bürgerliches Recht 

53, 92

– Marque collective de certification  175

– Certification mark 

196

Schlüsselinformation  25, 26

Nutzungsanspruch

– Gewährleistungsmarke  – Individualmarke  – Kartellrecht 

242

Schutzhindernisse

90

– Certification mark 

49, 90

– Gewährleistungsmarke  225, 247

– Kollektivmarke  48 – Lauterkeitsrecht 

198

– Individualmarke 

52, 92

– Marque collective de certification  154

94

– Kollektivmarke  61 – Marque collective de certification  158

Passing Off  182

Standardization trade mark 

Produktvielfalt  23

Testsiegel 

Qualitätsfunktion  RAL 

103, 124

– Certification mark 

– Kollektivmarke  36 – Unbedenklichkeitsbescheinigung  36, 37, 47 36

Rechtserhaltende Benutzung – Certification mark 

198

– Gewährleistungsmarke 

37

– Verbandszeichen 

– Individualmarke 

– Marque collective de certification  158 – Verbandszeichen 

206

Verbandszeichen 

– Individualmarke 

– Übertragbarkeit 

100

248

94

– Kollektivmarke  61

– Gewährleistungsmarke  263

61

33 54

– Kollektivmarke  73

– Unterscheidungskraft 

– Marque collective de certification  172

Verfall siehe Löschungsgründe

– Zertifizierte Waren  76, 111, 173, 207, 263 – Zertifizierungsdienstleistung  111, 174, 207, 264 Rechtsvergleichung  218

77,

30, 31, 138, 215,

Zertifizierungskompetenz – Certification mark 

194

– Gewährleistungsmarke 

Zunftzeichen – Deutschland 

32

– Gewährleistungsmarke  264

– Frankreich 

– Individualmarke 

– Vereinigtes Königreich 

118

241

– Marque collective de certification  179

– Certification mark 

208

61

Werbefunktion  103

Rechtsverletzende Benutzung

– Kollektivmarke  80

28, 128,

Unterscheidungskraft

35, 39

– Monopolstellung 

43

Unionsgewährleistungsmarke  129, 217

34, 35

– Gütezeichen 

184

139 181