Tratado de Direito Privado, Tomo XVII - Direito das coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos), propriedade industrial (sinais distintivos) [17, 4ª ed.] 9788520345801

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42 M672 2012 Vol.17

TRATADO DE DIREITO PRIVADO

T R A T A D O D E DIREITO

P R I V A D O

Diretora Responsável GISELLE DE MELLO BRAGA TAPAI

Diretora de Operações Editoriais ORIENE PAVAN

Coordenadora Editorial DANIELLE CÂNDIDO DE OLIVEIRA

Analistas Documentais. Aline Aparecida David do Carmo, Ariene Cristina Almeida do Nascimento, Bruna Shiindwein Zeni, Bruno Martins Costa, Cristiane Gonzalez Basile de Faria, Douglas Elmauer, Henderson Fiirst de Oliveira, ítalo Façanha Costa, Iviê Adolfo de Macedo Loureiro Gomes, Mário Henrique Castanho Prado de Oliveira e Rodrigo Domiciano de Oliveira. Editoração Eletrônica Coordenadora ROSEU CAMPOS DE CARYAÍHO

Equipe de Editoração: Adriana Medeiros Chaves Martins, Ana Paula Lopes Corrêa, Carolina do Prado Fatel, Gabriel Bratti Costa, Ladislau Francisco de Lima Neto, Luciana Pereira dos Santos, Luiz Fernando Romeu, Marcelo de Oliveira Silva e Vera Lúcia Cirino.

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Produção gráfica: Caio Henrique Andrade.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) • Miranda, Pontes de, 1892-1979 Direito das coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos), propriedade industrial (sinais distintivos) / Pontes de Miranda; atualizado por Carlos Henrique de Carvalho Fróes. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.- (Coleção tratado de direito privado: parte especial; 17) Bibliografia ISBN 978-85-203-4580-1 1. Direto civil - Brasil 2. Direito das coisas - Brasil 3. Direitos reais Brasil -1. Fróes, Carlos Henrique de Carvalho, II.Título. III. Série. 12-13543

CDU-347.2(81)

índices para catálogo sistemático: 1. Brasil: Direito das coisas: Direito civil 347.2(81) 2. Brasil: Direitos reais: Direito civil 347.2(81)

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^ V' Pontes de Miranda TRATADO DE DIREITO PRIVADO PARTE ESPECIAL

TOMO XVII Direito das coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos) Atualizado por

Carlos Henrique de Carvalho Fróes

EDITORA U ^D [ f 1 0 0 a n o s REVISTA DOS TRIBUNAIS

TRATADO DE DIREITO

PRIVADO

P O N T E S DE M I R A N D A PARTE ESPECIAL TOMO XVII Direito das coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos) CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO FRÓES Atitalizador KATIA BRAGA DE MAGALHÃES HENDERSON FIIKST DE OLIVEIRA DANIELLE CÂNDIDO DE OLIVEIRA MÁRIO HENRIQUE CASTANHO PRADO OLIVEIRA Colaboradores © Originais do Tratado de Direito Privado - 60 Tomos: PONTES DE MIRANDA

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© Desta Atualização [2013]: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.

ACNCN

GISELLE DE MELLO BRAGA TAPAI Diretora responsável Rua do Bosque, S20 - Barra Funda Tel. 11 3613-8400-Fax 11 3613-S450 CEP 01136-000 - São Paulo, SP. Brasil TODOS os DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, inicrofilinicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou arecuperaçãototal ou parcial, bem como a inclusão de qualquer paite desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime [art. 184 e parágrafos, do Código Penal), com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais). CENTRAL DE RELACIONAMENTO R T

(atendimento, em dias úteis, das 8 às 17 horas) Tel. 0800-702-2433 e-mail de atendimento ao consumidor: [email protected] Visite nosso site: www.rtconi.br Impresso no Brasil [12.2012] Profissional Fechamento desta edição [07.12.2012]

EDRROKA AJ11UDA

ISBN 978-85-203-4580-1 ISBN da Coleção 978-85-203-4321-0

.4 AMNHRIS e. ò FRÂNCTS.

amor e gratidão de seu marido e de seu pai.

ÍNDICE GERAL DO TOMO XVII

APRESENTAÇÃO, 9 APRESENTAÇÃO DO ATUALIZADOR E DOS COLABORADORES, 1 1 PREFÁCIO À L.A EDIÇÃO, 1 3 SOBRE O AUTOR, 2 7 OBRAS PRINCIPAIS DO A U T O R , 3 1 SOBRE O ATUALIZADOR, 3 5 SOBRE OS COLABORADORES, 3 7 PLANO GERAL DA COLEÇÃO, 4 1 TÁBUA SISTEMÁTICA DAS MATÉRIAS, 4 5 BIBLIOGRAFIA DO TOMO X V I I , 5 8 5 ÍNDICES

Alfabético dos Autores citados, 595 Cronológico da Legislação, 599 Cronológico da Jurisprudência, 628 Alfabético das Matérias, 635

APRESENTAÇÃO

A Editora Revista dos Tribunais - RT tem a honra de oferecer ao público leitor esta nova edição do Tratado de Direito Privado, de Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, reconhecidamente um dos mais ilustres juristas brasileiros, senão o maior. Para nós, da Editora, a republicação desta obra tem importância única: ao se consubstanciar num marco científico e editorial, pela contribuição que há tantas décadas traz à ciência do Direito e, especificamente, ao Direito Privado. Essas fundamentais características se compõem com as comemorações do primeiro centenário desta Casa Editorial e com a evocação dos 120 anos de nascimento do grande tratadista. O respeito ao texto original, também publicado por esta Editora em 1983, foi um dos maiores cuidados que nos determinamos a tomar, desde a estrutura e organização do texto, passando por alguns recursos usados pelo Autor, até a ortografia da época, com exceção do trema nas semivogais. O Direito, porém, como todas as ciências, vem sofrendo grandes transformações nas últimas décadas. Por isso, com o intuito de inserir a obra no contexto presente, notas atualizadoras foram elaboradas por juristas convidados entre os mais renomados do País. Inseridas ao final de cada tópico (§), encontram-se devidamente destacadas do texto original, apresentando a seguinte disposição: Panorama Atual:

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§ x: A - Legislação: indicação das alterações legislativas incidentes no instituto estudado § x: B - Doutrina: observações sobre as tendências atuais na interpretação doutrinária do instituto estudado § x: C - Jurisprudência: anotações sobre o posicionamento atual dos Tribunais a respeito do instituto estudado

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Neste século de existência, a Editora Revista dos Tribunais se manteve líder e pioneira na promoção do conhecimento, procurando fornecer soluções especializadas e qualificadas aos constantes e novos problemas jurídicos da sociedade, à prática judiciária e à normatização. Nas páginas que publicou, encontra-se o Direito sendo estudado e divulgado ao longo de cinco Constituições republicanas, duas guerras mundiais e diversos regimes políticos e contextos internacionais. Mais recentemente, a revolução tecnológica, a era digital, e a globalização do conhecimento trouxeram desafios ainda mais complexos, e para acompanhar tudo isso, a Editora passou a compor, desde 2010, o grupo Thomson Reuters, incrementando substancialmente nossas condições de oferta de soluções ao mundo jurídico. Inovar, porém, não significa apenas "trazer novidades", mas também "renovar" e "restaurar". A obra de Pontes de Miranda permite tantas leituras, tamanha sua extensão e profundidade, que não se esgotam seu interesse e sua importância. E por isso, também - para inovar republicamos seu Tratado de Direito Privado. Não podemos deixar de registrar, ainda, nossos mais profundos agradecimentos à família Pontes de Miranda, pela participação que fez possível a realização de um sonho. EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS

APRESENTAÇÃO DOS ATUALIZABORES E DOS COLABORADORES

O tomo XVII, que o leitor ora tem em mãos, versa sobre Propriedade Industrial, tema que teve significativas alterações legislativas desde a última edição do Tratado de Direito Privado, tais como a Lei de Propriedade Industrial, o Código Civil de 2002, o Código de Processo Civil de 1973, o Código de Defesa do Consumidor e o TRTPs - Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Não obstante, o desenvolvimento tecnológico e a globalização trouxeram novos temas e desafios ao direito de propriedade industrial, especialmente no que diz respeito às biotecnologiás e à informática. Diante da honra do convite feito pela Thomson Reuters/Revista dos Tribunais para atualizarmos o tomo em questão, a opção metodológica adotada foi pela demonstração do suporte normativo em vigor e os modos de sua interpretação pela doutrina e jurisprudência, especialmente face às alterações mencionadas. Tal opção se deu porque a precisão e o raciocínio jurídico que Pontes de Miranda empregou ao analisar a propriedade industrial permanecem, sendo imprescindíveis tanto ao leitor de nosso tempo como do vindouro. Assim, a leitura do tomo XVII revela a mesma genialidade pontiana que percorre todo o Tratado de Direito Privado, enriquecido, ainda, pela virtude da cultura do seu autor nos inúmeros exemplos utilizados. Esta atualização buscou trazer para os dias de hoje o aspecto normativo vigente, bem como a visão de doutrinadores contemporâneos, e, ainda, a visão atual dos tribunais acerca da propriedade industrial, sem qualquer pretensão de se substituir ao insuperável legado doutrinário de Pontes de Miranda. Para tanto, os atualizadores dividiram o trabalho do seguinte modo: §§ 2.007 a 2.013 e §§ 2.067 a 2.138, Professores Cai-los Henrique de Carvalho Fróes e Katia Braga de Magalhães; e §§ 2.014 a §§

2.066, Professores Danielle Cândido de Oliveira, Mario Henrique C. Prado de Oliveira, e Henderson Fiirst de Oliveira. Por esta oportunidade, agradecemos à Editora pelo convite a participar deste projeto que celebra seu magnífico centenário, bem como à família Pontes de Miranda, por ter gentilmente autorizado a republicação da principal obra de Direito Privado da cultura pátria com tais notas de contextualização. Rio de Janeiro e São Paulo, novembro de 2012 Atualizador e Colaboradores

P R E F Á C I O À 1.' E D I Ç Ã O

1. Os sistemas jurídicos são sistemas lógicos, compostos de proposições que se referem a situações da vida, criadas pelos interesses mais diversos. Essas proposições, regras jurídicas, prevêem (ou vêem) que tais situações ocorrem, e incidem sôbre elas, como se as marcassem. Em verdade, para quem está no mundo em que elas operam, as regras jurídicas marcam, dizem o que se há de considerar jurídico e, por exclusão, o que se não há de considerar jurídico. Donde ser útil pensar-se em têrmos de topologia: o que entra e o que não entra no mundo jurídico. Mediante essas regras, consegue o homem diminuir, de muito, o arbitrário da vida social, a desordem dos interesses, o tumultuário dos movimentos humanos à cata do que deseja, ou do que lhe satisfaz algum apetite. As proposições jurídicas não são diferentes das outras proposições: empregam-se conceitos, para que se possa assegurar que, ocorrendo a, se terá a V Seria impossível chegar-se até aí, sem que aos conceitos jurídicos não correspondessem fatos cia vida, ainda quando esses fatos da vida sejam criados pelo pensamento humano. No fundo, a função social do direito é dar valores a interêsses, a bens da vida, e regular-lhes a distribuição entre os homens. Sofre o influxo de outros processos sociais mais estabilizadores do que êle, e é movido por processos sociais mais renovadores; de modo que desempenha, no campo da ação social, papel semelhante ao da ciência, no campo do pensamento. Esse ponto é da maior importância. Para que se saiba qual a regra jurídica que incidiu, que incide, ou que incidirá, é preciso que se saiba o que é que se diz nela. Tal determinação do conteúdo da regra jurídica é função do intérprete, isto é, do juiz ou de alguém, jurista ou não, a que interêsse a regra jurídica. O jurista é apenas, nesse plano, o especialista em conhecimentos das regras jurídicas e da interpretação delas, se bem que, para chegar a essa especialização e ser fecunda, leal, exata, a sua função, precise de conhecer o passado do sistema jurídico e, pois, de cada regra jurídica, e o sistema jurídico do seu tempo, no momento em que pensa, ou pensa e fala ou escreve.

Diz-se que interpretar é, em grande parte, estender a regra jurídica a fatos não previstos por ela com o que se ultrapassa o conceito técnico de analogia. Estaria tal missão compreendida no poder do juiz e, pois, do intérprete. Diz-se mais: pode o juiz, pois que deve proferir a sententia quae rei gerendae aptior est, encher as lacunas, ainda se falta a regra jurídica que se pudesse estender, pela analogia, ou outro processo interpretativo, aos fatos não previstos. Ainda mais: se a regra jurídica não é acertada, há de buscar-se, contra legem, a regra jurídica acertada. Nota-se em tudo isso que se pretendem contrapor a investigação do sistema jurídico, em toda a sua riqueza, dogmática e histórica, e a letra da lei. Exatamente o que se há de procurar é a conciliação das três, no que é possível; portanto, o sentido - dogmática e historicamente - mais adequado às relações humanas, sem se dar ensejo ao arbítrio do juiz. A separação dos poderes, legislativo e judiciário, esteia-se em discriminação das funções sociais (política, direito); e a história do princípio, a sua revelação através de milênios, a sua defesa como princípio constitucional, apenas traduz a evolução social. O êrro do legislador pode ser de expressão: prevalece, então, o pensamento que se tentou exprimir, se êsse pensamento é captável no sistema jurídico; não se desce ao chamado espírito, ou à vontade do legislador, porque seria atravessar a linha distintiva do político e do jurídico; não se contraria o princípio de que a lei é para ser entendida pelo povo, no grau de cultura jurídica em que se acham os seus técnicos, e não para ser decifrada. Por outro lado, as circunstâncias sociais podem ter mudado: o envelhecimento da regra jurídica participa mais do julgamento do povo do que do decorrer do tempo; o problema torna-se mais de mecânica social do que de fontes e de interpretação das leis. 2. O sistema jurídico contém regras jurídicas; e essas se formulam com os conceitos jurídicos. Tem-se de estudar o fáctico, isto é, as relações humanas e os fatos, a que elas se referem, para se saber qual o suporte fáctico, isto é, aquilo sobre que elas incidem, apontado por elas. Aí é que se exerce a função esclarecedora, discriminativa, crítica, retocadora, da pesquisa jurídica. O conceito de suporte fáctico tem de ser guardado pelos que querem entender as leis e as operações de interpretação e de julgamento. A regra jurídica 'Todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil" (Código Civil, art. 1.°) é regra jurídica de suporte fáctico simplicíssimo: "Homem". Se há um ser humano, se nasceu e vive um homem, a regra jurídica do art. 1.° incide. Incide, portanto, sôbre cada homem. Cada ho-

mem pode invocá-la a seu favor; o juiz tem dever de aplicá-la. Porém nem todos os suportes fácticos são tão simples. "São incapazes relativamente, os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos" (art. 6.°, I). Suporte fáctico: ser humano, dezesseis anos feitos. "Cessando a confusão, para logo se restabelecer, com todos os acessórios, a obrigação anterior" (art. 1.052). Suporte fáctico: A devedor a B, A sucessor do direito de B, mas a sucessão é temporária, qualquer que seja a causa. É fácil compreender-se qual a importância que têm a exatidão e a precisão dos conceitos, a boa escolha e a nitidez deles, bem como o rigor na concepção e formulação das regras jurídicas e no raciocinar-se com elas. Seja como fôr, há sempre dúvidas, que exsurgem, a respeito de fatos, que se têm, ou não, de meter nas categorias, e da categoria em que, no caso afirmativo, se haveriam de colocar. Outras, ainda, a propósito dos próprios conceitos e das regras jurídicas, que têm de ser entendidas e interpretadas. A missão principal do jurista é dominar o assoberbante material legislativo e jurisprudencial, que constitui o ramo do direito, sôbre que disserta, sem deixar de ver e de aprofundar o que provém dos outros ramos e como que perpassa por aquêle, a cada momento, e o traspassa, em vários sentidos. Mal dá êle por começada essa tarefa, impõe-se-lhe o estudo de cada uma das instituições jurídicas. Somente quando vai longe a sua investigação, horizontal e verticalmente, apanhando o sobredireito e o direito substancial, é que pode tratar a regra jurídica e o suporte fáctico, sôbre que ela incide, avançando, então, através dos efeitos de tal entrada do suporte fáctico no mundo jurídico. O direito privado apanha as relações dos indivíduos entre si, e cria-as entre eles; mas a técnica legislativa tem de levar em conta que alguns dêsses indivíduos são Estados, Estados-membros, Municípios, pessoas jurídicas de direito público, que também podem ser sujeitos de direitos privados. Interpretar leis é lê-las, entender-lhes e criticar-lhes o texto e revelar-lhes o conteúdo. Pode ela chocar-se com outras leis, ou consigo mesma. Tais choques têm de ser reduzidos, eliminados; nenhuma contradição há de conter a lei. O sistema jurídico, que é sistema lógico, há de ser entendido em tôda a sua pureza. ^ Se, por um lado, há tôda a razão em se repelir o método de interpretação conceptuaKstico (que se concentrava na consideração dos conceitos, esquecendo-lhe as regras jurídicas em seu todo e, até, o sistema jurídico), método que nunca foi o dos velhos juristas portuguêses nem o dos brasileiros, temos de nos livrar dos métodos que não atendem a que as regras

jurídicas se fazem com os conceitos e êsses tem a sua fixação histórica e hão de ser precisados. Principalmente, tem-se de levar em conta que a regra jurídica, a lei, viveu e vive lá fora, - foi para ser ouvida e lida pelos que hão de observá-la e é para ser lida, hoje, por êles. Nem o que estava na psique dos que a criaram, nem o que está na psique dos que hoje a criam, têm outro valor além do que serve à explicitação do que é que foi ouvido e lido por aqueles a que foi dirigida, ou o é por aqueles a quem hoje se dirige. O elemento histórico, que se há de reverenciar, é mais exterior, social, do que interior e psicológico. Se assim se afasta a pesquisa da vontade do legislador, no passado e no presente, o subjetivismo e o voluntarismo que - há mais de trinta e dois anos - combatemos (nosso Subjektivismus und Voluntarismus im Recht, Archiv für Rechts und Wirtschaftsphilosophie, 16, 5 2 2 - 5 4 3 ) , há de evitar-se passar-se a outro subjetivismo e a outro voluntarismo, - o da indagação da vontade da lei. Ratio legis não é voluntas legis; lei não quer; lei regra, lei enuncia. O sentido é o que está na lei, conforme o sistema jurídico, e não o que se atribui ao legislador ter querido, nem à lei querer agora. Nem o que E. R . BIERLING (Juristische Prizipienlehre, IV, 2 3 0 e 2 5 6 s.), nem o que K . BINDING (Handbuch, I , 4 6 5 ) e J . KOHLER (Über die Interpretation der Gesetzen, Grünhuts Zeitschrift, 13, 1 s.) sustentavam. Interpretar é revelar as regras jurídicas que fazem parte do sistema jurídico, - pode ter sido escrita e pode não estar escrita, mas existir no sistema, pode estar escrita e facilmente entender-se e apresentar certas dificuldades para ser entendida. Nas monocracias, os trabalhos preparatórios ficavam mais ocultos, raramente se publicavam com propósito de servir à interpretação, e quase sempre se perdiam, ao passo que a interpretação autêntica tinha todo o prestígio de lei, uma vez que não existia o princípio constitucional de irretroatividade da lei. Nas democracias, com o princípio da irretroatividade da lei, a interpretação autêntica ou é nova lei, ou não tem outro prestígio que o de seu valor intrínseco, se o tem; é interpretação como qualquer outra, sem qualquer peso a mais que lhe possa vir da procedência: o corpo legislativo somente pode, hoje, fazer lei para o futuro; não, para trás, ainda a pretexto de interpretar lei feita. O tribunal ou juiz que consultasse o Congresso Nacional cairia no ridículo, se bem que isso já tenha ocorrido na Europa. Se o legislador A ou os legisladores A, A' e A", quiseram a e todos os outros legisladores quiseram b, mas o que foi aprovado e publicado foi c, cê que é a regra jurídica. Bem assim, se todos quiseram a, e foi aprovado e publicado c. Os trabalhos preparatórios são, portanto, elemento de valor mínimo. O que foi publicado é a letra da lei, com as suas palavras e frases. Tem-se de interpretar, primeiro, gramatical-

mente, mas já aí as palavras podem revelar sentido que não coincide com o do dicionário vulgar (pode lá estar rescisão, e tratar-se de resolução; pode lá estar condição, e não ser de condido que se há de cogitar; pode falar-se de êrro, e só se dever entender o êrro de fato, e não o de direito). O sentido literal é o sentido literal da ciência do direito, tendo-se em vista que o próprio redator da lei ao redigi-la, exercia função da dimensão política, e não da dimensão jurídica, pode não ser jurista ou ser mau jurista, ou falso jurista, o que é pior. Demais, estava êle a redigir regra jurídica, ou regras jurídicas, que se vão embutir no sistema jurídico e tal inserção não é sem conseqüências para o conteúdo das regras jurídicas, nem sem conseqüências para o sistema jurídico. Jurisprudência contra a lei é jurisprudência contra êsse resultado. Por isso, regra jurídica não escrita pode dilatar ou diminuir o conteúdo da regra jurídica nova. Daí, quando se lê a lei, em verdade se ter na mente o sistema jurídico, em que ela entra, e se ler na história, no texto e na exposição sistemática. Os êrros de expressão da lei são corrigidos facilmente porque o texto fica entre êsses dois componentes do material para a fixação do verdadeiro sentido. Na revelação de regra jurídica não escrita é que se nota maior liberdade do juiz. Nota-se; mas £há essa liberdade? Revelar a regra jurídica, se não está escrita, lendo-se na história e no sistema lógico, não é operação diferente de se ler na história, no texto e no sistema lógico. Não se cria a regra jurídica não escrita, como não se cria a regra jurídica escrita; ambas são reveladas, razão por que falar-se em lacuna do direito somente tem sentido se se critica o sistema jurídico, isto é, se se fala de iure condendo, ou se se alude a visão de primeiro exame, a algo que não se viu à primeira vista. Lacuna preenchida não é lacuna; lacuna que não é preenchível é lacuna de iure condendo. Analogia só se justifica se a ratio legis é a mesma (Ubi eadem ratio, idem ius); só se admite se, com ela, se revela, sem se substituir o juiz ao legislador: onde ela revela regra jurídica não-escrita, é analogia iuris, provém de explicitação do sistema jurídico e ainda é apenas reveladora, e não criadora. (A) Quando se revela por analogia legal, analogia legis, o que em verdade se faz é explicitar que a) a regra legal exprimiu, no texto, princípio particular, e b) há princípio mais geral em que êle se contém. (B) Quando se revela por analogia iuris, explicita-se regra jurídica que se há de ter como a), pois já existe, não escrita, no sistema jurídico. Fora de (A) e de (B), a chamada analogia é edicção de regra jurídica, contra o princípio da separação dos poderes.

3. A atividade mais relevante da ciência do direito consiste, portanto, em apontar quais os têrmos, com que se compuseram e com que se hão de compor as proposições ou enunciados, a que se dá o nome de regras jurídicas, e quais as regras jurídicas que, através dos tempos, foram adotadas e aplicadas. A sucessão histórica dessas regras obedece a leis sociológicas. Outra atividade, que não é menos inestimável do que aquela, está no interpretar o conteúdo das regras de cada momento e tirar delas certas normas ainda mais gerais, de modo a se ter em quase completa plenitude o sistema jurídico. Desde mais de dois milênios, porém principalmente nos últimos séculos, longo esforço de investigação, servido, aqui e ali, pela aparição de alguns espíritos geniais, conseguiu cristalizar a obra comum em enunciados sôbre os próprios enunciados e sôbre os têrmos, tornando cada vez "menos imperfeitas" a linguagem e a lógica do direito. A primeira necessidade da ciência jurídica passou a ser a mais rigorosa exatidão possível no delimitar os conceitos ( E . I . B E K K E R , System, I X ) . Os decênios passados puderam contemplar a obra imensa do século XIX, perceber o que não obtivera, até agora, "precisão"; e preparar-nos para a continuação criadora, que nunca seria possível sem a mole dos resultados anteriores e a depuração incessante de êrros. O valor do método etnológico assenta em que precisamos conhecer as instituições jurídicas em seu berço, mesmo em seus nascedouros, ou para distinguirmos dos outros processos sociais de adaptação o direito, ou para podermos escalonar, no tempo, as formas que o direito foi assumindo. Só assim poderemos datar o que apareceu no momento próprio e o que apareceu em momento impróprio (regressões, prematuridade legislativas). Com o método etnológico e o histórico-comparativo, podemos alcançar a discriminação das fases, na evolução social (método sociológico científico ou faseológico, que foi sempre o seguido em nossas obras, quer de sociologia, quer de dogmática jurídica). O valor dos estudos históricos para o conhecimento do direito vigente assenta em que não se pode conhecer o presente, sem se conhecer o passado, não se pode conhecer o que é, sem se conhecer o que foi. Não se poderia situar, no tempo, na evolução jurídica, cada enunciado do sistema lógico; nem se colheria o que estava na psique dos elaboradores da lei, porque estava no ambiente social (e continuou de estar), e se supôs incluso nos textos, ou entre os textos; nem se poderiam fixar certos conceitos, nem se determinariam certas categorias, que têm os seus l i m i t e s marcados

pelos fios históricos. Ainda onde o direito mudou muito, muito se há de inquirir do que não mudou. O direito muda muito onde em muito deixou de ser o que era. 4. A noção fundamental do direito é a de fato jurídico-, depois, a de relação jurídica-, não a de direito subjetivo, que é já noção do plano dos efeitos; nem a de sujeito de direito, que é apenas têrmo da relação jurídica. Só há direitos subjetivos porque há sujeitos de direito; e só há sujeitos de direito porque há relações jurídicas. O grande trabalho da ciência jurídica tem sido o de examinar o que é que verdadeiramente se passa entre homens, quando se dizem credores, titulares ou sujeitos passivos de obrigações, autores e réus, proprietários, excipientes, etc. O esforço de dois milênios conseguiu precisar conceitos, dar forma sistemática à exposição, pôr êsses conhecimentos à disposição dos elaboradores de leis novas e aprimorar o senso crítico de algumas dezenas de gerações, até que, recentemente, se elevou a investigação ao nível da investigação das outras ciências, para maior precisão da linguagem e dos raciocínios. A subordinação dela à metodologia que resultou da lógica contemporânea, inclusive no que concerne à estrutura dos sistemas, é o último degrau a que se atingiu. Aliás, "ter direito" é, no falar diário, ambíguo, se não equívoco; Goethe tinha direito de escrever o que quisesse e, ainda naquele tempo, poderíamos ver no escrever o exercício de (direito de) liberdade de trabalho intelectual; A tem direito de se zangar com B, por B ter sido grosseiro, e vê-se bem que se está no mundo fáctico, a falar-se de direito, em sentido amplíssimo, que não é o sociológico, nem o técnico. Toda conveniência há em se evitar êsse sentido, extremamente largo, do falar comum; porém os juristas mesmos pecam em não verem que o direito abrange maior campo do que aquele que costumam, na rotina do ensino, da judicatura, ou da elaboração das leis, apontar ou pesquisar. Se A toma banho na praia, exerce direito de que êle não cogita, e é direito como os outros; se B vai ao cabeleireiro, com a filha, e diz que deseja as tranças do cabelo cortado, exerce direito. Onde quer que se distribuam bens da vida, inclusive os que se ligam à própria pessoa, aí está o sistema jurídico. Quem diz "aí está o sistema jurídico" diz há elementos fácticos sôbre os quais incidiu regra jurídica. Tal regra pode ser escrita, ou não escrita; em ambos os casos, faz parte do sistema jurídico, que é um cálculo lógico. A cada momento surgem problemas que somente podem ser resolvidos se se obedece a indicações e raciocínios exatos.

A incidência da regra jurídica é que torna jurídicos os bens da vida. Muitas vêzes, porém, a incógnita é a regra jurídica; outras vêzes, o conjunto de fatos, o suporte fáctico, em que a regra jurídica incide. Ali, responde-se às perguntas - '^Há a regra jurídica e qual é?"; aqui, a duas outras "lQuais os elementos que compõem o suporte fáctico; e qual a natureza de cada um dêles?" Tais questões são inconfundíveis com as da irradiação de efeitos dessa impressão da norma jurídica no suporte fáctico. Por onde se vê que não é de admitir-se, em ciência, que se comece a exposição, a falar-se dos efeitos, da eficácia (direitos, deveres ou dívidas; pretensões, obrigações; ações e exceções), antes de se descrever como os elementos do mundo fáctico penetram no mundo jurídico. O direito dos nossos tempos, depois de se haver o homem libertado do direito do clã e da tribo, bem como do privatismo oligárquico da Idade Média, é baseado em que cada um tem campo de autonomia em que pode rumar, como entenda, a sua vida. Supõe-se em cada uma aptidão biológica, social e psico-individual para alcançar fins autônomos, escolhendo os fins e, ainda, criando fins seus. A intervenção do Estado é excepcional, pôsto que, na elaboração das leis, se adotem - para os indivíduos e para o Estado - regras que não podem ser alteradas pela vontade de cada um. Algumas criam direitos; outras, deveres; outras, pretensões, obrigações e ações, ou só pretensões e obrigações. Outras criam direitos sem os subjetivar, de modo que o efeito, a que então se chama direito, é reflexo da norma jurídica que incidiu, sem ser, pois, o seu efeito adequado ou, sequer, anexo. Nem sempre o efeito reflexo cria direito sem subjetivação; o interêsse é protegido sem a criação de direito subjetivo, ou, sequer, direito. Todavia, guardemo-nos de reduzir a essa categoria alguns fatos do mundo jurídico, que ofereceram dificuldades às gerações anteriores ao terem de os classificar {e. g., a lesão da propriedade, ou da pessoa); e mais ainda nos havemos de precatar contra discriminações concretas entre direito e interêsses protegidos que corresponderam a momentos já passados, a momentos em que eram verdadeiras (hoje não mais o são), tanto mais quanto tais discriminações podem ter resultado de deficiência do direito público de povos grandemente progredidos no direito privado. A afirmativa, por exemplo, de que não há no sistema jurídico regra que proíba, em geral, causar dano à pessoa ou ao patrimônio alheio (e. g., A. VON TUHR, Der Allgemeine Teil, I, 5 6 ) é falha: primeiro, d e s a t e n d e - s e a que essa regra jurídica pode ser não-escrita e a que as r e g r a s jurídicas de sanções supõem a regra jurídica que se há de ter violado; segundo, não se vê que, noutro ramo do direito, que é o direito público, às vêzes no direito constitucional, a regra jurídica, que se supõe, vem, de ordinário, escrita.

5. Quando se trata de direito privado contemporâneo, poucos são os que se dão conta de que há mais de dois mil anos se vem elaborando toda a doutrina de que desfrutamos. Em verdade, foi como se, através desses milênios, estivesse o homem a descobrir o que seria melhor - ou é melhor - para regular as relações inter-humanas. "Descobrir" é o termo; pouco se criou: revelou-se, nos livros de doutrina, nas elaborações de regras jurídicas e nas críticas, o que se presta a resolver os problemas do interêsse humano. Às vêzes por muitos séculos se procurou solução. No final, o direito, ainda o direito não-costumeiro, é a obra de milhares e milhares de inteligências. Daí ter-se de colher, aqui e ali, a verdade. Fácil é assim imaginar-se o que representa de esforço intelectual, de pesquisa, a Parte Geral do Direito Privado. 6. A respeito de conter, ou não, o Código Civil regras jurídicas de direito administrativo (portanto, heterotópicas), e de poder alguma regra de direito civil ser invocada como subsidiária do direito público, especialmente administrativo, tem havido graves confusões, provenientes de leitura apressadas de livros estrangeiros. No art. 1.°, diz-se que o Código Civil regula "os direitos e obrigações de ordem privada", de modo que é o fundo comum para o direito civil e o comercial; porém não para o direito público: para esse, a regra jurídica de direito privado somente pode ser invocada se é elemento do suporte fáctico de alguma regra jurídica publicística o fato jurídico privatístico, ou se - o que é causa das maiores confusões nos inexpertos - a regra jurídica privatística revela, no plano do direito privado, a existência de princípio geral de direito que também se há de revelar no direito público. Exemplo de discussão imprecisa por ocasião dos acórdãos do Supremo Tribunal Federal, a 23 de junho de 1943, 5 de junho de 1944 e 5 de agosto de 1949 (R. dos T., 148, 777; R. de D. A., II, 560; R. F„ 129, 120). Em voto no acórdão da 2.a Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a 23 de fevereiro de 1948 (R. dos T., 184, 351), procurou-se critério distintivo, dizendo-se que, em direito privado, se permite o que não é proibido, ao passo que, no direito público, só se pode fazer o que é permitido; mas isso é fácil dito, sem qualquer apoio em princípios, - tanto há regras jurídicas permissivas e proibitivas no direito privado quanto no público e o campo da liberdade, no direito público, é ainda mais vasto do que no direito privado. 7. A Parte Geral do Direito é um dos ramos do Direito. Todo sistema jurídico é sistema lógico. Cada ramo também o é. Não é contemplação,

nem doutrina teleológica. Há de formar sistema lógico; ou, melhor, há de ser apanhado do que é geral e comum no sistema lógico, ou geral e comum nos sistemas lógicos de que se trata. O sistema jurídico pode ser o do Estado A, ou um dos sistemas jurídicos (o direito civil, por exemplo) do Estado A; ou o dos Estados A, B, C, ou um dos sistemas dos Estados A, B, C. Ou se restrinja a definições, ou explicite princípios ou regras, ou é sistema lógico ou é parte de sistema. Embora seja possível pensar-se em Parte Geral do Direito em algum sistema hipotético (imaginário) X, ou X, Y, Z, a Parte Geral do Direito, ou do Direito Penal, ou do Direito Privado, ou a que fôr, é a de direito existente, ou de sistemas jurídicos existentes, ou de ramo do direito existente ou de ramo de sistemas jurídicos existentes. O seu programa não pode ser o de filosofia do direito, nem o de sociologia do direito; menos ainda o de história ou etnologia do direito; nem o dela pode suprir, ou eliminar os programas dessas disciplinas, nem o de qualquer delas, nem os de todas o suprem, ou eliminam. Alguns conceitos, é de notar-se, são sôbre os sistemas lógicos a que se dá a qualificação de jurídicos; por exigência prática, foram incluídos na Parte Geral do Direito, para se não recorrer a remissões. Outros são conceitos de que se precisa e, pois, subentendidos, o que os faz definições. A Parte Geral do Direito Privado tem, necessariamente, de trabalhar com, os conceitos que são comuns a todos os ramos do direito e a todos os ramos do direito privado; e com os conceitos que somente são comuns aos ramos do direito civil, ou ao direito comercial, ou a outro ramo. 8. À doutrina pandectista do século XIX deve-se a elaboração da Parte Geral do direito civil a ponto de se haver imposto, no século XX, às codificações mais autorizadas, exceto, o que é lamentar-se, à codificação italiana. As categorias jurídicas foram classificadas; os seus conteúdos discutidos e aclarados; e não há negar-se que, aos primeiros decênios do século corrente, a tal ponto havia chegado a sistematização, que os esforços, a partir desses anos, foram em profundidade e no sentido de classificação de toda a teoria geral do direito, em irradiações do que se conseguira na Parte Geral do direito civil. Exatamente por isso, a obra, que verse, no meio do século XX, matéria que se acrisolou com tantas investigações e controvérsias, exige-se pôr-se em dia com o que deixaram os últimos grandes civilistas das três primeiras décadas e o que as duas últimas conseguiram corrigir e aperfeiçoar. Seria, porém, incompleto o pôr-se em dia, se não se atendesse ao que se irradiava, em compensação fecunda, dos outros ramos

do direito. Daí a razão de se reputar da mais alta responsabilidade empreendimento tão complexo, a despeito de caber a matéria, nos códigos, em duas centenas de artigos (§§ 1-240 do Código Civil alemão; arts. l.°-179 do Código Civil brasileiro). 9. A divisão das matérias da Parte Geral aparece, nesta obra, pela primeira vez, em ordem lógico-cientííica. Primeiro, expusemos o que concerne ao plano da existência; depois, o que se refere ao plano da validade; finalmente, o que somente pertence ao plano da eficácia. O fato jurídico, primeiro, é; se é, e somente se é, pode ser válido, nulo, anulável, rescindível, resolúvel, etc.; se é, e somente se é, pode irradiar efeitos, posto que haja fatos jurídicos que não os irradiam, ou ainda não os irradiam. No Plano I, a regra jurídica e o suporte fáctico sôbre que ela incide são o de que de início nos incumbimos tratar; depois da incidência, que torna fato jurídico o suporte fáctico, versa-se o que define os fatos jurídicos e os classifica. A personalidade e a capacidade entram no estudo do suporte fáctico, porque de tais conceitos precisamos desde logo. No Plano II, o assunto já supõe a existência dos fatos jurídicos; mais precisamente, dos atos jurídicos (negócios jurídicos e atos jurídicos stricto sensu), fora os fatos jurídicos stricto sensu. São a validade, a nulidade e a anulabilidade o que mais longamente nos ocupa. No Plano III, cogitamos da eficácia, que supõe existência e, de ordinário, pelo menos, não ser nulo o ato jurídico. Respectivamente, Tomos I-III, IV e V-VI. A diferença entre o mundo fáctico e o mundo jurídico vê-se bem entre o passeio que alguém faz à casa do amigo e a entrega da carta com a oferta de contrato, entre o ato de cercar, interiormente, o terreno que lhe pertence e o de invadir o terreno do vizinho, entre a avulsão interior ao terreno de A e a avulsão entre o terreno de A e o de B. Duas pessoas que se divertem jogando cartas, sem parar qualquer valor (somente fichas de osso ou de matéria plástica, que voltam ao dono), mantêm-se no mundo fáctico; e duas que fizeram paradas de dinheiro, fizeram entrar no mundo jurídico, desde o momento em que acordaram em tal jogo, o negócio jurídico dos arts. 1.4771.479 do Código Civil. A diferença entre o plano da existência e o plano da eficácia percebe-se claramente quando se considera o fato jurídico e o direito, o dever, a pretensão, a obrigação, a ação e a exceção, que são efeitos, ou a condição e o têrmo, que só operam no plano da eficácia, e o distraio, a resolução sem ser por advento de condição ou têrnio, a própria resilição e a denúncia, que se passam no plano da existência. O distrato desfaz o ato

jurídico; a resolução resolve o ato jurídico, a resilição resile-o; a denúncia atinge o ato jurídico. A condição e o têrmo somente apanham efeitos. 10. A fonte mais extensa do direito civil brasileiro é o Código Civil, que teve a data de 1.° de janeiro de 1916 e entrou em vigor um ano depois. "Este Código" disse o art. 1.°, "regula os direitos e obrigações de ordem privada concernentes às pessoas, aos bens e às suas relações". Em têrmos científicos, evitadas as elipses: o Código Civil regula os fatos de que resultam direitos e obrigações de ordem privada, quer de natureza pessoal, quer de natureza real. Como toda codificação, o Código Civil não foi exaustivo senão por algum tempo (= até a aparição de alguma regra jurídica derrogativa, ou a latere) e ainda assim não foi perfeita a sua exaustividade: somente onde se regulou alguma matéria foi, excluído o direito anterior (art. 1.807: "Ficam revogadas as Ordenações, Alvarás, Leis, Decretos, Resoluções, Usos e Costumes concernentes às matérias de direito civil reguladas neste Código"). No art. 1.806, estatuíra-se: "O Código Civil entrará em vigor no dia 1.° de janeiro de 1917". A fonte mais extensa do Código Comercial é o Código do Comércio (Lei n. 556, de 25 de junho de 1850). Os que não vivem atentos à história dos diferentes sistemas jurídicos dificilmente podem apreciar, com profundidade, a grande vantagem, que teve o Brasil, em receber o direito português e a doutrina jurídica dos séculos XV em diante, sem que direito estrangeiro fôsse imposto por invasores ou em imitações apressadas, como aconteceu a muitos dos povos hispano-americanos, em relação ao Código Civil francês. O Esboço de TEIXEIRA DE FREITAS, que nos teria dado o melhor Código Civil do século X I X , prestou-nos, não se transformando em Código Civil, o serviço de pôr-nos em dia como que ele genialmente entrevia e permitiu-nos sorrir dos imitadores do Código Civil francês, enquanto Portugal, imitando-o, deixou que a sua história jurídica se fizesse mais nossa do que dêle. O Código Civil brasileiro é bem, como disse L . ENNECCERUS, a mais independente das codificações latino-americanas. Para quem observa, isentamente, o que se passou com o direito comercial, nota a artificialidade com que se quis arrancar do direito privado o todo suficiente para aparecer, como autônomo, ramo de direito privado que apenas consistia em algumas leis especiais e algumas r e g r a s jurídicas concernentes aos comerciantes. Algumas leis foram soldadas ao direito comercial sem se justificar tal soldagem deliberada e violenta.

11. A obra obedece a programa rigorosamente científico: a distinção entre mundo fáctico e mundo jurídico, que é o do sistema jurídico, vem à frente, e concorre imensamente para clarear os assuntos e para a solução de problemas delicados que perturbavam a ciência européia; depois, a distinção entre o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia, sem a qual em tantas confusões incorrem os juristas, baralhando "ser", "valer" e "ter efeito", como se fossem equivalentes "ser", "ser válido", "ser eficaz", ou "não ser", "não ser válido", "ser ineficaz". A ciência do direito, colhendo das regras jurídicas, da sistemática e da prática os conceitos, obedece às diferenças; os juristas, aqui e ali, perdem-nas de vista. Tudo aconselha a que se ordenem as matérias com toda a precisão conceptual. Já TEIXEIRA DE FREITAS percebera que a parte do direito concernente à eficácia ("dos efeitos civis", dizia êle) havia de ser todo um livro, após as causas, as pessoas, os bens e os fatos jurídicos. Somente depois se trataria - no plano do direito civil - dos direitos pessoais e dos direitos reais. O Código Comercial fundir-se-ia, unificando-se o direito privado. Foi isso o que êle propôs em ofício de 20 de setembro de 1867, antes do Código suíço das Obrigações, - e a mediocridade circundante rejeitou. Há certo fio de coerência histórica e espiritual em realizarmos, já no plano da sistematização, com o material do direito vigente, complexo e de diferentes datas, versado lealmente, o que, no plano da técnica legislativa, fôra o sonho do jurista brasileiro, há quase um século. Serve isso para mostrar, mais uma vez, que o Brasil tem um destino, que lhe traçaram o universalismo português e as circunstâncias jurídico-morais da sua história de mais de quatro séculos. É Ele, e não apenas nós (o civilista do século XIX e o autor desta obra), que planeja e executa. Somos apenas os instrumentos da sua avançada na dimensão do Tempo, a serviço da ordem jurídica e da ciência, na América e no mundo. De nossa parte, outrem poderia levar a cabo esta obra, melhor e mais eficientemente; as circunstâncias trabalharam a nosso favor, de modo que cedo percebemos que sem elas não poderíamos, nem outrem qualquer poderia enfrentá-la. Também aí não se leve a conta de mérito excepcional do autor o que foi resultado, tão-só, da convergência, extremamente feliz, de múltiplos fatores, de ordem psíquica e de ordem material. Uma das circunstâncias foi a prática do direito, durante mais de quarenta anos; outra, a formação inicial, lógico-matemática; outra, a possibilidade de estar a par da ciência européia, especialmente alemã e austríaca, à custa de grandes sacrifícios. Porém não pesou menos o ter podido, materialmente,

realizar a obra, através de trinta anos de organização minudente e de disciplina estrita. A ciência precisa, para ser verdadeiramente prática, não se limitar ao prático (R. VON J H E R I N G , Jahrbücher für die Dogmatik, I, 18: "Die Wissenschaft darf, um wahrhaft praktisch zu sein, sich nicht auf das Praktische beschranken"). Êsse pensamento nos voltou à memória, várias vêzes ao revermos as provas deste livro. A falta de precisão de conceitos e de enunciados é o maior mal na justiça, que é obrigada a aplicar o direito, e dos escritores de direito, que não são obrigados a aplicá-lo, pois deliberam êles-mesmos escrever. O direito que está à base da civilização ocidental só se revestirá do seu prestígio se lhe restituirmos a antiga pujança, acrescida do que a investigação científica haja revelado. Não pode ser justo, aplicando o direito, quem não no sabe. A ciência há de preceder ao fazer-se justiça e ao falar-se sôbre direitos, pretensões, ações e exceções. Para honestamente se versar, hoje, o direito privado brasileiro, precisa-se de preparação de alguns decênios, quer pela necessidade de se meditarem milhares de obras, quer pela assoberbante jurisprudência que se amontoou. Por outro lado, não se pode impor ao público a exposição sistemática, sem críticas, do direito privado. Tem-se de apontar o que se diz e está errado; e chamar-se atenção para os que, com o seu gênio, descobriram, ou, com o valor das suas convicções, sustentaram a verdade. Rio de Janeiro, 15 de março de 1954. Rua Prudente de Morais, 1356.

SOBRE O AUTOR

FRANCISCO CAVALCANTI PONTES DE MIRANDA

Nasceu em Maceió, Estado de Alagoas, em 23 de abril de 1892. Faleceu no Rio de Janeiro, em 22 de dezembro de 1979. Foi um dos maiores juristas brasileiros. Também filósofo, matemático, sociólogo, deixou obras não só no campo do Direito, mas também da Filosofia, Sociologia, Matemática, Política e Literatura (poesia e prosa). Escreveu-as em português, francês, inglês, alemão e italiano. - Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade de Recife, em 1911. - Membro do Instituto dos Advogados do Brasil, em 1918. - Membro Correspondente da Ordem dos Advogados de São Paulo, 16 de dezembro de 1919. - Conselheiro da Delegação Brasileira à V Conferência Internacional Americana, 1923. - Prêmio de Erudição da Academia Brasileira de Letras, 1924, pelo livro Introdução à Sociologia Geral - Juiz de Órfãos, 1924. - Prêmio Único da Academia Brasileira de Letras, 1925, pelo livro A Sabedoria dos Instintos. - Prêmio Pedro Lessa, da Academia de Letras, 1925. - Professor Honoris Causa da Universidade Nacional do Rio de Janeiro, 1928. - Delegado do Brasil à V Conferência Internacional de Navegação Aérea, 1930. - Conferencista na Kaiser Wilhelm-Stiftung, em Berlim, 1931.

- Membro da Comissão de Reforma Universitária do Brasil, em 1931. - Membro da Comissão de Constituição, em 1932. - Chefe da Delegação do Brasil na Conferência Internacional de Navegação Aérea, em Haia, 1932. Professor de Direito Internacional Privado na Académie de Droit International de la Haye, 1932. Juiz dos Testamentos (Provedoria e Resíduos). Desembargador do Tribunal de Apelação e Presidente das Câmaras de Apelação até 1939. Ministro Plenipotenciário de l. a classe, em 1939. Embaixador em comissão, 3 de novembro de 1939, sendo designado para Colômbia de 1940 a 1941. Chefe da Delegação do Governo Brasileiro na XXVI Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, em Nova Iorque, 25 de setembro de 1941. ~ Representante do Brasil no Conselho Administrativo da Repartição Internacional do Trabalho, em Montreal, 29 de agosto de 1941; no posto de 15 de setembro de 1941 a março de 1943. Professor Honoris Causa da Universidade Federal do Recife, 1955. Ordem do Tesouro Sagrado do Império do Japão, Primeiro Grau, 1958. Medalha Comemorativa do Centenário do nascimento de Clóvis Beviláqua, 4 de outubro de 1959. Prêmio Teixeira de Freitas, pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, 1961. Ordem do Mérito Jurídico Militar, pelo Superior Tribunal Militar, 1966. Medalha Monumento Nacional ao Imigrante, Caxias do Sul, 1966. Professor Honoris Causa da Universidade Federal de São Paulo, 1966. - Comenda de Jurista Eminente, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, 1969.

- Professor Honorário da Faculdade de Direito de Caruaru, 26 de maio de 1969. - Grã-Cruz do Mérito da Única Ordem da República Federal da Alemanha, 1970. - Professor Honoris Causa da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 8 de agosto dei970. - Professor Honoris Causa da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 11 de agosto de 1970. - Titular Fundador da Legião de Honra do Marechal Rondon, 5 de maio de 1970. - Sumo Título de Mestre do Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 19 de setembro de 1970. - Professor Honoris Causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1971. - Prêmio Munis Freire de Pernambuco outorgado pela Associação dos Magistrados do Espírito Santo, 12 de agosto de 1974. - Prêmio Medalha Osvaldo Vergara outorgado pela OAB, Seção do Rio Grande do Sul, 6 de novembro del974. - Professor Emérito da Faculdade de Direito de Olinda, 15 de maio de 1977. - Prêmio Medalha do Mérito Visconde de S. Leopoldo, Olinda, 15 de maio de 1977. - Professor Honoris Causa da Universidade Federal de Alagoas, 1978. - Prêmio Medalha do Mérito Artur Ramos outorgado pelo Governador de Alagoas, março de 1978. - Imortal da Academia Brasileira de Letras, 8 de março de 1979. - Membro Benemérito do Diretório Acadêmico Rui Barbosa. - Membro Efetivo do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. - Sócio Honorário do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. - Membro da Ordem dos Advogados do Brasil. - Membro da Academia Brasileira de Arte.

- Honra ao Mérito, Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Grau de Grã-Cruz (Ordem Albatroz) Museu de História, Sociedade Cultural Tradicionalista. Membro àa Association ofSymbolic Logic. Membro da Academia Carioca de Letras. . Membro da Academia de Artes. Membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Membro da Academia Brasileira de Letras. Cidadão Honorário de Minas Gerais.

OBRAS PRINCIPAIS DO AUTOR

JURÍDICAS

Sistema de Ciência Positiva do Direito (1922), 2 Tomos; 2. ed., 1972,4 Tomos. Os Fundamentos atuais do Direito Constitucional (1932). Tratado do Direito Internacional Privado, 2 Tomos (1935). Tratado das Ações, I-VII (1971-1978). Tratado de Direito Privado, Tomos I-LX, 3. ed. Comentários à Constituição da República dos E. U. do Brasil (1934), Tomos I e IH. Comentários à Constituição de 10 de novembro de 1937, 1.° e 3.° Tomos. Comentários à Constituição de 1946, 3. ed., Tomos I-VIE. Comentários à Constituição de 1967, Tomos I-VI; 2. ed., com Emenda n. 1. La Conception du Droit internacional privé d'après la doctrine et la pratique au Brésil, Recueil des Cours de 1'Académie de Droit Internacional de La Haye, T. 39, 1932. La Création et la Personalité des personnes juridiques en Droit international Mélanges Streit, Athènes, 1939.

privé,

Nacionalidade e Naturalização no Direito brasileiro (1936). Â Margem do Direito (1912). História e Prática do Habeas Corpus (1916); 7. ed. (1972), 2 Tomos. Tratado de Direito de Família, 3. ed., 3 Tomos (1947). Da Promessa de Recompensa (1927). Das Obrigações por Atos Ilícitos, 2 Tomos (1927). Dos Títulos ao Portador (1921); 2. ed., 2 Tomos. Fontes e Evolução do Direito Civil Brasileiro, história, lacunas e incorreções do Código Civil (1928). Tratado dos Testamentos, 5 Tomos (1930).

Tratado do Direito Cambiário: I. Letra de Câmbio. II. Nota Promissória. III. Duplicata Mercantil. IV. Cheque, 2. ed., 4 Tomos (1954-1955). Tratado de Direito Predial (1953); 5 Tomos, 2. ed. Comentários ao Código de Processo Civil (1939), 2. ed., Tomos I-IX. Comentários ao Código de Processo Civil (de 1973), Tomos I-XYII. Embargos, Prejulgados e Revista no Direito processual brasileiro (1937). Tratado da Ação Rescisória (1973), 5. ed. História e Prática do Arresto ou Embargo (1937). Conceito e Importância da "unitas actus" (1939). Die Zivilgesetz der Gegenwart, Band EI, Brasilien (Einleitung von Dr. Pontes de Miranda), unter Mitwirkung von Dr. Pontes de Miranda u. Dr. Fritz Gericke, herausgegeben von Dr. Karl Heinscheimer (1928). Rechtsgefühl und Begriffdes Rechts (1922). Begriffdes Wertes und soziále Anpassung (1922). Brasilien, Rechtsvergleichendes Handwórterbuch, do Prof. Dr. Franz Schlegelberger, em colaboração (1929). Questões Forenses, 8 Tomos (1953). Princípio da relatividade gnosiológica e objetiva (1961). Dez anos de Pareceres, 1-10 (1974-1977).

D E FILOSOFIA O Problema Fundamental do Conhecimento (1937), 2.ed. (1972). Garra, Mão e Dedo (1953). Vorstellung von Raune, Alti dei V Congresso Internazionale di Filosofia (1924), Napoli, 1925.

SOCIOLÓGICAS Introdução à Sociologia Geral (1926), 1.° prêmio da Academia Brasileira de Letras. A Moral do Futuro (1913). Democracia, Liberdade, Igualdade, os três caminhos (1945).

Introdução à Política Científica (1924). Método de Análise Sociopsicológica (1925). O Novos Direitos do Homem (1933). Direito à Subsistência e Direito ao Trabalho (1935). Direito à Educação (1933). Anarquismo, Comunismo, Socialismo (1933). Los Princípios y Leis de Simetria en la Sociologia General, Madrid, 1925.

LITERÁRIAS

Poèmes et chansons (1969). Obras Literárias (1960), 2 Tomos. A Sabedoria dos Instintos (1921), 1.° prêmio da Academia de Letras, 2. ed., 1924. A Sabedoria da Inteligência (1923). O Sábio e o Artista, edição de luxo (1929). Penetração, poemas, edição de luxo (1930). Inscrições da Esteia Interior, poemas, edição de luxo (1930). Epiküre der Weisheit, München, 2. ed. (1973).

SOBRE O ATUALIZABOR

CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO FRÓES

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da PUC-RJ (1952). Professor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro Emerj; nos cursos promovidos pela Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - Abapi, no Rio de Janeiro e em São Paulo; no curso de Pós-graduação lato sensu em Direito da Propriedade Industrial, no âmbito do convênio entre o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - Cefet/RJ e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Inpi; nos cursos de Pós-graduação em Direito da UERJ e no curso de Pós-graduação em Direito da Economia e da Empresa da Fundação Getúlio Vargas. Autor de palestras e conferências sobre temas jurídicos diversos, entre os quais os ligados ao Direito da Propriedade Industrial, Direito Autoral, Responsabilidade Civil, Direito das Obrigações, Direito Internacional Público e Arbitragem e autor de diversas obras voltadas ao estudo da Propriedade Industrial. Advogado militante no Estado do Rio de Janeiro, no Estado de São Paulo e perante o STF e o STJ em Brasília. Sócio do escritório Fróes, Luna & Advogados. Atua como advogado e parecerista, bem como árbitro, em questões ligadas à propriedade industrial, direitos autorais, responsabilidade civil e contratos. Membro fundador da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, tendo sido seu Secretário, Vice-Presidente e hoje integrante de seu Conselho Diretor e membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, tendo sido seu Secretário Geral, 1.° Vice-Presidente e, finalmente, Presidente no biênio 1988-1989; da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - Abapi; do Comitê Brasileiro da Câmara de Comércio Internacional, sendo atualmente seu Vice-Presidente e do Conselho Deliberativo do Instituto Brasil-Estados Unidos.

Exerceu as funções de juiz efetivo do TER-RJ, na classe de jurista; de Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça; de Vice-Presidente da Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, ' com sede em Paris; de Presidente da Aliança Francesa do Rio de Janeiro; de membro do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Rio de Janeiro. Palestrante, na qualidade de conferencista convidado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de Seminários sobre a nova Lei da Propriedade Industrial realizados nas cidades de Belém, S. Luis, Fortaleza, Recife, Vitória, Goiânia, Florianópolis e Porto Alegre (1996 e 1997). Portador do Colar do Mérito Judiciário, conferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, "em razão dos relevantes serviços prestados à cultura jurídica e ao Judiciário fluminense" (1997). Portador da Medalha de Honra conferida pela Société d'Encouragement au Progrès, da França, por serviços prestados na área da educação (1999).

S O B R E M O S

C O L A B O R À B O R E S

KATIA BRAGA DE MAGALHÃES ..

Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pós-graduada em Direito do Consumidor e da Concorrência pela Fundação Getúlio Vargas - FGV/RJ. Atuou como advogada, no Rio de Janeiro, em grandes escritórios, com foco nas áreas de propriedade intelectual e de seguros. Autora de artigos publicados na Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual e na Revista da Emerj - Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Dedica-se atualmente à prestação de serviços de consultoria.

HENDERSON FIIRST DE OLIVEIRA

Mestrando em Bioética pelo Centro Universitário São Camilo, com bolsa para pesquisa no Kennedy Institute of Ethics, da Georgetown University. Bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista - Unesp. Pesquisador do Núcleo de Estudos Processuais Avançados da Unesp. Monitor da Pós-graduação em Direito Empresarial da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Editor da Thomson Reuters/ Revista dos Tribunais e Advogado.

BÀNEEEXE CÂNDIDO DE OLIVEIRA

Doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP. Mestre em Direito pela Universidade Católica de Santos - Unisantos. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP. Foi bolsista de Doutorado no programa de Pósgraduação da Universidade de São Paulo pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ. Participou do programa de formação complementar da Delegação brasileira junto à ONU de mais organizações internacionais em Genebra (2010). Professora pesquisadora da Universidade Anhanguera.

MÁRIO HENRIQUE CASTANHO PRADO OLIVEIRA

Mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Universidade Estadual Paulista - Unesp. Foi bolsista na categoria de iniciação científica pela Fapesp. Atuou como assistente acadêmico dos Profs. Drs. José Fernando Simão, na Graduação da Faculdade de Direito da USP, e Artur Marques da Silva Filho na Graduação da Faculdade de Direito da Unesp. Analista jurídico sênior na Editora Revista dos Tribunais - Thomson Reuters. Advogado em São Paulo.

PLANO GERAL DA

PARTE

COLEÇÃO

GERAL

Tomo I - Introdução. Pessoas físicas e jurídicas. Tomo II - Bens. Fatos Jurídicos. Tomo III - Negócios Jurídicos. Representação. Conteúdo. Forma. Prova. Tomo IV - Validade. Nulidade. Anulabilidade. Tomo V - Eficácia jurídica. Determinações inexas e anexas. Direitos. Pretensões. Ações. Tomo VI - Exceções. Direitos mutilados. Exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções. Prescrição.

PARTE

ESPECIAL

Tomo VII - Direito de personalidade. Direito de família: direito matrimonial (Existência e validade do casamento). TomoVEI - Dissolução da sociedade conjugai. Eficácia jurídica do casamento. Tomo IX - Direito de Família: Direito Parental. Direito Protetivo. Tomo X - Direito das Coisas: Posse. Tomo XI - Direito das Coisas: Propriedade. Aquisição da propriedade imobiliária. Tomo XII - Direito das Coisas: Condomínio. Edifício de apartamentos. Compáscuo. Terras devolutas. Terras de silvícolas. Tomo X m - Direito das Coisas: Loteamento. Direitos de vizinhança. Tomo XIV - Direito das Coisas: Pretensões e ações imobiliárias dominicais. Perda da propriedade imobiliária. Tomo XV - Propriedade mobiliária (bens corpóreos).

Tomo XVI - Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial. Tomo XVn - Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos). Tomo XVHI - Direito das Coisas: Direitos reais limitados. Enfiteuse. Servidões. Tomo XIX - Direito das Coisas: Usufruto. Uso. Habitação. Renda sobre o imóvel. Tomo XX - Direito das Coisas: Direitos reais de garantia. Hipoteca. Penhor. Anticrese. Tomo XXI - Direito das Coisas: Penhor rural. Penhor industrial. Penhor mercantil. Anticrese. Cédulas rurais pignoratícias, hipotecárias e mistas. Transmissões em garantia. Tomo XXH - Direito das Obrigações: Obrigações e suas espécies. Fontes e espécies de obrigações. Tomo X X m - Direito das Obrigações: Auto-regramento da vontade e lei. Alteração das relações jurídicas obrigacionais. Transferência de créditos. Assunção de dívida alheia. Transferência da posição subjetiva nos negócios jurídicos. Tomo XXTV — Direito das Obrigações: Efeitos das dívidas e das obrigações. Juros. Extinção das dívidas e obrigações. Adimplemento. Arras. Liquidação. Depósito em consignação para adimplemento. Alienação para liberação. Adimplemento com sub-rogação. Imputação. Compensação. Tomo XXV - Direito das Obrigações: Extinção das dívidas e obrigações. Dação em soluto. Confusão. Remissão de dívidas. Novação. Transação. Outros modos de extinção. Tomo XXVT - Direito das Obrigações: Conseqüências do inadimplemento. Exceções de contrato não adimplido, ou adimplido insatisfatòriamente, e de inseguridade. Enriquecimento injustificado. Estipulação a favor de terceiro. Eficácia protectiva de terceiro. Mudanças de circunstâncias. Compromisso. Tomo XXVII - Concurso de credores em geral. Privilégios. Concurso de credores civil. Tomo XXVIH - Direito das Obrigações: Falência. Caracterização da falência e decretação da falência. Efeitos jurídicos da decretação da falência. Declaração de ineficiência relativa de atos do falido. Ação revocatória falencial. Tomo XXIX - Direito das Obrigações: Administração da massa falencial. Restituições e vindicações. Verificação de créditos. Classificação de créditos. Inquérito judicial. Liquidação. Extinção das obrigações.

Tomo XXX - Direito das Obrigações: Concordatas. Crimes falenciais. Liquidações administrativas voluntárias e coativas. Tomo XXXI - Direito das Obrigações: Negócios jurídicos unilaterais. Denúncia. Revogação. Reconhecimento. Promessas unilaterais. Traspasso bancário. Promessa de recompensa. Concurso. Tomo XXXII - Direito das Obrigações: Negócios jurídicos unilaterais. Títulos ao portador. Tomo XXXIII - Direito das Obrigações: Títulos ao portador (continuação). Títulos nominativos. Títulos endossáveis. Tomo XXXFV - Direito das Obrigações: Negócios jurídicos unilaterais. Direito cambiário. Letra de Câmbio. Tomo XXXV - Direito das Obrigações: Negócios jurídicos unilaterais. Direito cambiário. Letra de Câmbio. Nota promissória. Tomo XXXVI - Direito das Obrigações: Negócios jurídicos unilaterais Direito cambiariforme. Duplicata mercantil. Outros títulos cambiariformes. Tomo XXXVII - Direito das Obrigações: Negócios Jurídicos unilaterais. Direito cambiariforme. Cheque. Direito extracambiário e extracambiariforme. Direito internacional cambiário e cambiariforme. Tomo XXXVni - Direito das Obrigações: Negócios jurídicos bilaterais e negócios jurídicos plurilarerais. Pressupostos. Vícios de direito. Vícios do objeto. Evicção. Redibição. Espécies de negócios jurídicos bilaterais e de negócios jurídicos plurilaterais. TomoXXXIX - Direito das Obrigações: Compra-e-venda. Troca. Contrato estimatório. Tomo XL - Direito das Obrigações: Locação de coisas. Locação de uso. Locação de uso e fruição. Tomo XLI - Direito das Obrigações: Locação de coisas. Renovação de contrato de locação. Fretamento. Tomo XLII - Direito das Obrigações: Mútuo. Mútuo a risco. Contrato de conta corrente. Abertura de crédito. Assinação e Acreditivo. Depósito. Tomo XLIH - Direito das Obrigações: Mandato. Gestão de negócios alheios sem outorga. Mediação. Comissão. Corretagem. Tomo XLIV - Direito das Obrigações: Expedição. Contrato de agência. Representação de emprêsa. Fiança. Mandato de crédito. Constituição de renda. Promessa de dívida. Reconhecimento de dívida. Comunidade. Edição. Representação teatral, musical e de cinema. Empreitada.

Tomo XLV - Direito das Obrigações: Contrato de transporte. Contrato de parceria. Jôgo e aposta. Contrato de seguro. Seguros terrestres, marítimos, fluviais, lacustres e aeronáuticos. Tomo XLVI - Direito das Obrigações: Contrato de Seguro (continuação). Seguro de vida. Seguros de acidentes pessoais. Seguro de responsabilidade. Seguro de crédito. Seguros de riscos especiais e de universalidade. Seguros mútuos. Resseguro. Contrato de comodato. Contrato de doação. Contrato de hospedagem. Tomo XLVn - Direito das Obrigações: Contrato de locação de serviços. Contrato de trabalho. Tomo XLVm - Direito das Obrigações: Contrato coletivo do trabalho. Contratos especiais de trabalho. Preposição comercial. Ações. Acordos em dissídios coletivos e individuais. Contrato de trabalho rural. Tomo XLIX - Contrato de sociedade. Sociedades de pessoas. Tomo L - Direito das Obrigações: Sociedade por ações. Tomo LI - Direito das Obrigações: Sociedade por ações (continuação). Sociedade em comandita por ações, Controle das sociedades. Sociedades de investimento, de crédito e de financiamento. Tomo LU - Direito das Obrigações: Negócios jurídicos bancários e de Bolsa. Corretagem de seguros. Transferência de propriedade mobiliária, em segurança. Subscrição, distribuição e colocação de títulos e valores mobiliários. Tomo LEU - Direito das Obrigações: Fatos ilícitos absolutos. Atos-fatos ilícitos absolutos. Atos ilícitos absolutos. Responsabilidade. Danos causados por animais. Coisas inanimadas e danos. Estado e servidores. Profissionais. Tomo LIV - Direito das Obrigações: Responsabilidade das emprêsas de transporte. Exercício ilícito na Justiça. Danos à pessoa. Acidentes do trabalho. Pretensão e ação. Dever de exibição. Liquidação das obrigações. Cominação. Tomo LV - Direito das Sucessões: Sucessão em Geral. Sucessão legítima. TomoLVI - Direito das Sucessões: Sucessão testamentária. Testamento em geral. Disposições testamentárias em geral. Herança e legados. Tomo LVH - Direito das Sucessões: Sucessão testamentária. Disposições testamentárias em geral. Herança e legados. Tomo LVin - Direito das Sucessões: Sucessão testamentária. Disposições testamentárias em geral. Formas ordinárias do testamento. Tomo LIX - Direito das Sucessões: Sucessão testamentária. Testamentos. Codicilo. Revogação. Tomo LX - Direito das Sucessões: Testamenteiro. Inventário e Partilha.

TÁBUA SISTEMÁTICA DAS MATÉRIAS

PARTE III SINAIS DISTINTIVOS CAPÍTULO I GENERALIDADES

§ 2.007. CONCEITO DE SINAL DISTINTIVO

65

1. O que é sinal distintivo. 2. Sinais distintivos na Antigüidade e na Idade Média. 3. Sinais distintivos facultativos e sinais distintivos obrigatórios § 2.008. SINAIS DISTINTIVOS E DIREITOS

70

1. Direito autoral de personalidade e sinais distintivos. 2. Direito autoral de nominação. 3. Direito formativo gerador e sinal distintivo. 4. Direito de propriedade CAPÍTULO II MARCAS DE E DE

INDÚSTRIA

COMÉRCIO SEÇÃO I

MARCAS, CONCEITO, E TUTELA

DIREITOS

JURÍDICA

§2.009. CONCEITO E TUTELA JURÍDICA.....

75

1. Conceito de marca de indústria e de comércio. 2. Tutela jurídica. 3. Novidade e veracidade § 2.010. MARCAS DE INDÚSTRIA E DE COMÉRCIO E DIREITOS..

82

1. Direito autoral de personalidade. 2. Direito autoral de nominação. 3. Direito formativo gerador e marcas de indústria e de comércio. 4. Direito real sôbre a marca de indústria e comércio § 2.011. LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA O REGISTO 1. Concepção e uso. 2. Legitimados ativos

88

S E Ç Ã O II REGISTABILIDADE E DAS

IRREGISTABILIDADE

MARCAS

§ 2.012. MARCAS REGISTÁVEIS 1. Elementos da marca e marca. 2. Aposição da marca

92

§ 2.013. MARCAS IRREGISTÁVEIS 1. O Decreto-lei n. 7.903, art. 95, e a análise das espécies enumeradas. 2. Envoltórios, invólucros e recipientes. 3. Marcas já usadas por outrem. 4. Marcas de produtos nacionais

101

§ 2.014. MARCAS COLETIVAS

131

1. Conceito. 2. Transferência. 3. Marcas nacionais § 2.015. MARCAS ESTRANGEIRAS

134

1. Marcas registadas no estrangeiro. 2. Requisitos. 3. Pedido no estrangeiro S E Ç Ã O III PEDIDO DE E

REGISTO

REGISTO

§ 2.016. PEDIDO DO REGISTO DA MARCA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

138

1. Natureza do pedido. 2. Pedido e exigências legais §2.017. TÊRMO DE DEPÓSITO

!

144

1. Depósito e têrmo de depósito. 2. Publicação. 3. Prazo preclusivo de sessenta dias. 4. Oposição. 5. Exame prévio. 6. Despacho favorável e despacho desfavorável. 7. Recursos § 2.018. EFICÁCIA DO REGISTO

155

1. Pedido, depósito e publicidade. 2. Atos ofensivos anteriores ao depósito. 3. Início da eficácia. 4. Extensão do direito real de propriedade industrial. 5. Posse da marca § 2.019. CERTIFICADO DE REGISTO DAS MARCAS DE INDÚSTRIA E DE COMÉRCIO 1. Ato de depósito e têrmo de depósito; ato de registo e certidão de registo. 2. Início de eficácia da marca registada e prioridade. 3. Uso da marca e registo

164

§ 2.020. DURAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO REGISTO 1. Duração. 2. Prorrogação. 3. Oposições e recursos. 4. Modificação dos elementos característicos. 5. Processo SEÇÃO IV ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS;

DIREITOS

§ 2.021. ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE MARCAS DE INDÚSTRIA EDE COMÉRCIO 1. Titularidade do direito real sôbre as marcas. 2. Transferência dividente. 3. Anotação da transferência e da renúncia. 4. Transmissão em branco. 5. Ato interestatal de Londres (1934). 6. Transferência fiduciária e transferência sob condição ou a têrmo § 2.022. TRANSFERÊNCIA DO USO 1. Transferência do uso ou licença. 2. Decreto n. 7.903, art. 147 § 2.023. ANOTAÇÕES E CANCELAMENTOS 1. Anotações e o que se anota. 2. Cancelamentos. 3. Recursos SEÇÃO V NUL1DADES;

EXTINÇÃO

DO DIREITO

REAL

§ 2.024. NULIDADE DO REGISTO 1. Invalidade do registo. 2. Convalescença. 3. Legitimação subjetiva para as ações de nulidade. 4. Competência e recursos. 5. Eficácia da sentença de nulidade. 6. Cumulação das ações de nulidade e de indenização § 2.025. EXTINÇÃO DO DIREITO REAL 1. Registo e cessação de eficácia. 2. Renúncia. 3. Caducidade. 4. Eficácia das decisões. 5. Cessação do exercício da indústria ou do comércio, extinção da pessoa jurídica e falência. 6. Execução forçada e marca CAPÍTULO III TÍTULOS DE

ESTABELECIMENTO,

INSÍGNIAS COMERCIAIS

E

PROFISSIONAIS

§ 2.026. CONCEITO DE TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E DE INSÍGNIA 1. Sinais distintivos de estabelecimento. 2. Precisão do texto legal quanto à dicotomia. 3. Pertinencialidade. 4. Legitimação ativa

§ 2.027. DIREITOS A RESPEITO DO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO OU DA INSÍGNIA

224

1. Direito autoral de personalidade e de nominação. 2. Direito formativo gerador. 3. Direito real sôbre o título do estabelecimento e sobre a insígnia. 4. Bem incorpóreo e bem corpóreo do título de estabelecimento, ou da insígnia. 5. Exclusividade espacialmente limitada § 2.028. REGISTABILIDADE DOS TÍTULOS DE ESTABELECIMENTO E DAS INSÍGNIAS

228

1. Sinal distintivo e estabelecimento. 2. Emprego do título de estabelecimento ou da insígnia § 2.029. IRREGISTABILIDADE DOS TÍTULOS DE ESTABELECIMENTO E DAS INSÍGNIAS

234

1. Irregistabilidade e suas conseqüências. 2. Decreto-lei n. 7.903, art. 120 § 2.030. PEDIDO DE REGISTO E PROCESSO

238

1. Decreto-lei n. 7.903, art. 126. 2. Remissão § 2.031. TRANSMISSÃO E RENÚNCIA

238

1. Transmissão entre vivos e a causa de morte. 2. Renúncia § 2.032. LICENCIAMENTO

~

239

1. Permissão de licenciamento. 2. Licenciamentos. 3. Direitos reais. 4. •Medidas constritivas cautelares e penhora § 2.033. NULIDADE

240

1. Causas de nulidade. 2. Prazo preclusivo § 2.034. EXTINÇÃO DO DIREITO SÔBRE O TÍTULO DE ESTABELECIMENTO OU SÔBRE A INSÍGNIA

240

1. Expiração do prazo. 2. Remissão CAPÍTULO I V EXPRESSÕES

E SINAIS DE

PROPAGANDA

§ 2.035. CONCEITO 1. Definição. 2. Legitimação ativa. 3. Lugar do emprego. 4. Marcas de indústria e de comércio empregadas como sinal de propaganda

243

§2.036. REGISTABILIDADE

..;

248

1. Expressões e sinais registáveis. 2. Remissão § 2.037. IRREGISTABILIDADE DA EXPRESSÃO OU SINAL DE PROPAGANDA

251

1. O texto legal. 2. Espécies de expressões e sinais irregistáveis § 2.038. REGISTO DAS EXPRESSÕES E SINAIS DE PROPAGANDA

257

1. Pedido. 2. Processo e recursos. 3. Nulidade § 2.039. TRANSFERÊNCIA E RENÚNCIA DA PROPRIEDADE DA EXPRESSÃO OU SINAL DE PROPAGANDA

258

1. Entre vivos e à causa de morte. 2. Remissão § 2.040. DURAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE ORIUNDA DO REGISTO

259

1. Duração. 2. Expressão ou sinal de propaganda, pertença do estabelecimento. §2.041. LICENCIAMENTO

261

1. Licenciabilidade. 2. Licença simples e licença exclusiva § 2.042. EXTINÇÃO DO DIREITO SÔBRE EXPRESSÃO OU SINAL DE PROPAGANDA

262

1. Prazo e indefinida prorrogabilidade. 2. Renúncia. 3. Caducidade CAPÍTULO V N E RECOMPENSAS

INDUSTRIAIS

§ 2.043. CONCEITO

265

1. Recompensa industrial. 2. Decreto-lei n. 7.903, art. 158 § 2.044. DIREITOS ORIUNDOS DAS RECOMPENSAS INDUSTRIAIS

266

1. Antes do registo. 2. Depois do registo. 3. Comunhão e medalhas idênticas § 2.045. REGISTABILIDADE 1. Recompensas industriais registáveis. 2. Análise do art. 159 do Decreto-lei n. 7.903 Nota do Editorial: Numeração conforme conteúdo da obra original.

269

§ 2.046. PEDIDO E PROCESSO DO REGISTO 1. Pedido. 2. Processo. 3. Registo e certidão

271

§ 2.047. EMPRÊGO DAS RECOMPENSAS INDUSTRIAIS

272

1. Produtos, mercadorias, obras, serviços. 2. Eficácia do registo § 2.048. TRANSMISSÃO, RENÚNCIA E LICENCIAMENTO 1. Decreto-lei n. 7.903, art. 167. 2. Interpretação. 3. Eficácia. 4. Licenciamento

273

§ 2.049. NULIDADE DO REGISTO

274

1. Irregistabilidade e pressupostos. 2. Duração da ação de nulidade § 2.050. EXTINÇÃO DO DIREITO SÔBRE A RECOMPENSA INDUSTRIAL

274

1. Duração do registo. 2. Causas de extinção CAPÍTULO V N E ATOS PROCESSUAIS

E

PROCEDIMENTO

COMUNS ÀS PATENTES E AOS

REGISTOS

§ 2.051. REGRAS JURÍDICAS COMUNS A PEDIDOS DE PATENTES E DE REGISTO E AO PROCESSO

277

1. Pedidos de patentes. 2. Pedidos de registo § 2.052. PRAZOS E PUBLICAÇÃO DOS DESPACHOS

278

1. Patenteação e registamento. 2. Prazos. 3. Eficácia dos despachos e decisões. 4. Exigência e pagamento de taxa. 5. Sêlo e taxafiscal.6. Notificação § 2.053. OPOSIÇÕES E RECURSOS

281

1. Oponibilidade. 2. Recursos. 3. Expressões desrespeitosas § 2.054. RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHOS

284

1. Reconsideração. 2. Em grau de recurso § 2.055. ARQUIVAMENTO E RESTAURAÇÃO DOS PROCESSOS (DESARQUTVAMENTO)

1. Arquivamento. 2. Exigências legais ou regulamentares e pagamento de taxas. 3. Pedido de desarquivamento. 4. Recursos. 5. Sinais Nota do Editorial: Numeração conforme conteúdo da obra original.

286

distintivos e certificado de registo. 6. Despacho de deferimento de registo § 2.056. ANUIDADES E RESTAURAÇÃO DE PATENTES

288

1. Patentes. 2. Recursos § 2.057. CERTIDÕES E CÓPIAS FOTOSTÁTICAS

289

1. Registo e publicidade. 2. Fé pública § 2.058. CLASSIFICAÇÃO DAS CRIAÇÕES INDUSTRIAIS E DOS SINAIS DISTINTIVOS

290

1. Fins da classificação. 2. Criações industriais. 3. Sinais distintivos § 2.059. INSCRIÇÃO DE PROCURAÇÕES

295

1. Podêres de representação. 2. Domiciliados no estrangeiro e outorga de podêres § 2.060. DELEGAÇÃO DE PODÊRES

296

1. Constituição de 1946, Art. 36, § 2.°. 2. Regulamentação § 2.061. TAXAS, ANUIDADES E SELOS

297

1. Direito privado. 2. Tabela CAPÍTULO V I INDICAÇÕES DE

PROVENIÊNCIA

§ 2.062. CONCEITO E NATUREZA

299

1. Produção e fabricação. 2. Natureza e caracteres jurídicos da indicação de proveniência. 3. Elemento de fixação § 2.063. TITULARIDADE

306

1. Comunidade de produtores e fabricantes e titularidade do direito à indicação de proveniência. 2. Cessação da titularidade § 2.064. INDICAÇÃO DE PROVENIÊNCIA E DIREITO PENAL

311

1. Decreto-lei n. 7.903, art. 178, IV. 2. Convenção internacional de Paris (1883) § 2.065. FALSA INDICAÇÃO DE PROVENIÊNCIA 1. Pressupostos da falsidade. 2. Pretensão e ação

313

§ 2.066. REGRAS DE SOBREDIREITO QUANTO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL.... : 1. Direito intertemporal. 2. Direito internacional privado e importação de

314

eficácia. 3. Igualdade de tratamento. 4. Incidência do Decreto-lei n. 7.903

PARTE

IV

PRETENSÕES E AÇÕES CAPÍTULO I PRETENSÕES

E AÇÕES

ÀS CRIAÇÕES

RELATIVAS

INDUSTRIAIS

E A O S SINAIS DISTINTIVOS, DO DIREITO

FORA

INDUSTRIAL

§ 2.067. AÇÕES CONCERNENTES A O DIREITO AUTORAL D E PERSONA-

LIDADE

319

1. Direito de personalidade. 2. Ações proponíveis § 2.068. AÇÕES CONCERNENTES AO DlRÈITO AUTORAL DE NOMTNAÇAO

321

1. Espécies em que há direito autoral de nominação. 2. Espécies em que não há direito autoral de nominação CAPÍTULO II AÇÕES ORIUNDAS DO DE PROPRIEDADE

DIREITO

INDUSTRIAL

§ 2.069. AÇÃO DECLARATÓRIA

323

1. Ação declaratória e patente. 2. Ação declaratória e registo. 3. Indicação de proveniência e ação declaratória. 4. Ação negatória § 2.070.. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO

327

1. Ação de restituição e patentes de criações industriais. 2. Ação de restituição e sinais distintivos. 3. Ação de restituição e indicação de proveniência §2.071. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO

~

--•••

1. Ação de reivindicação e criações industriais. 2. Ação de reivindicação e sinais distintivos. 3. Ação de reivindicação e indicação de proveniência

330

§ 2.072. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 1. Ação de indenização e criações industriais. 2. Ação de indenização e sinais distintivos. 3. Ação de indenização e indicação de proveniência

333

§ 2.073. AÇÃO DE ABSTENÇÃO E PRECEITO COMINATÓRIO 1. Ação de abstenção ou de preceito cominatório e patente de invenção. 2. Ação de abstenção ou de preceito cominatório e sinais distintivos. 3. Ação de abstenção ou de preceito cominatório e indicações de proveniência

335

§ 2.074. AÇÕES POSSESSÓRIAS 1. Ações possessórias e criações industriais. 2. Ações possessórias e sinais distintivos. 3. Ações possessórias e indicações de proveniência

339

§ 2.075. AÇÕES ESPECÍFICAS

340

1. Criações industriais patenteadas e sinais distintivos registados. 2. Indicações de proveniência § 2.076. MEDIDAS CAUTELARES

341

1. Criações industriais e sinais distintivos. 2. Indicações de proveniência § 2.077. EFICÁCIA SENTENCIAL

342

1. Coisa julgada. 2. Fôrça da sentença § 2.078. AÇÕES PENAIS

343

1. Sanção penal. 2. Três conceitos § 2.079. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS ORIUNDOS DE PATENTES DE INVENÇÃO

345

1. Decreto-lei n. 7.903, art. 169. 2. Conteúdo do art. 169 do Decreto-lei n. 7.903. 3. Existência e validade da patente. 4. Eficácia da patente. 5. Ofensa ao direto de propriedade. 6. Dano. 7. Extensão da ofensa. 8. Objeto da ofensa. 9. Dolo. 10. Tentativa § 2.080. FABRICAÇÃO CONTRÁRIA A DIREITO

354

1. Patente de produto. 2. Fato da fabricação § 2.081. USO DE MEIO OU PROCESSO PATENTEADO 1. Meio e processo. 2. Novas aplicações de meios conhecidos e combinações

356

§ 2.082. IMPORTAÇÃO, VENDA, EXPOSIÇÃO À VENDA, OCULTAÇÃO E

RECEPTAÇÃO

357

1. Importação. 2. Venda. 3. Exposição à venda. 4. Ocultação e receptação. 5. Dolo § 2.083. MODELOS DE UTILIDADE 1. Remissão às regras jurídicas sôbre invenção. 2. Crime contra o direito oriundo da patente. 3. Fabricação. 4. Importação, venda, exposição à venda, ocultação e receptação

359

§ 2.084. DESENHOS E MODELOS INDUSTRIAIS 1. Regras jurídicas penais. 2. Reprodução. 3. Exploração. 4. Importação, venda, exposição a venda, ocultação e receptação

361

§ 2.085. MAJORAÇÃO DAS PENAS

362

1. Texto legal. 2. Crime continuado e cumulação de penas § 2.086. USURPAÇÃO DA QUALIDADE DE PATENTE

!

365

1. Texto legal. 2. Titular da patente e usurpação. 3. Publicidade. 4. Decreto-lei n. 7.903, art. 174 § 2.087. CRIMES CONTRA MARCAS DE INDÚSTRIA E DE COMÉRCIO...

367

1. Propriedade industrial de sinais distintivos. 2. Marcas de indústria e de comércio; ofensas ao direito de propriedade. 3. Reprodução e imitação. 4. Uso da marca infracional. 5. Uso criminoso de marca legítima. 6. Venda, exposição à venda e simples depósito. 7. Registo da marca. 8. Dano. 9. Dolo. 10. Crime continuado, cumulação de crimes e reincidência. 11. Circunstâncias agravantes. 12. Tentativa § 2.088. CRIMES COMETIDOS CONTRA NOME COMERCIAL, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E INSÍGNIA

378

1. Nome comercial. 2. Crimes contra os direitos patrimoniais decorrentes do nome comercial. 3. Usurpação de nome comercial, no plano econômico (patrimonial). 4. Venda, exposição à venda e depósito. 5. Ação de modificação de nome comercial. 6. Título de estabelecimento e insígnia § 2.089. CRIMES CONTRA EXPRESSÃO OU SINAL DE PROPAGANDA 1. Texto legal. 2. Início do direito real. 3. Crimes do art. 177 do Decreto-lein. 7.903

389

§ 2.090. CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE SINAIS DISTINTIVOS 1. Conceito dos crimes dos arts. 179 e 180 do Decreto-lei n. 7.903. 2. Indicação falsa de proveniência. 3. Nome comercial

391

§ 2.091. RECOMPENSAS INDUSTRIAIS 1. Registo e eficácia. 2. Crimes

393

§ 2.092. INDICAÇÕES DE PROVENIÊNCIA

394

1. Indicação de proveniência. 2. Crimes

PARTE

V

CONCORRÊNCIA ILÍCITA E CONCORRÊNCIA DESLEAL CAPÍTULO I ECONOMIA

LIVRE

E CONCORRÊNCIA

DESLEAL

§ 2.093. CONCEITOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E DE CONCORRÊNCIA ILÍCITA

399

1. Os dois conceitos. 2. A expressão "concorrência desleal". 3. Origem da expressão "concorrência desleal". 4. Atitude do sistema jurídico brasileiro § 2.094. OBJETO DA PROTEÇÃO

403

1. Elemento moral e técnica legislativa. 2. Direito de personalidade e concorrência desleal. 3. Clientela e concorrência desleal. 4. Fundo de emprêsa e concorrência desleal. 5. "Relationship" e concorrência desleal. 6. Direitos reais sôbre bens incorpóreos e concorrência desleal § 2.095. CLASSIFICAÇÃO DOS ATOS ILÍCITOS DE CONCORRÊNCIA

410

1. Exame dos atos de concorrência leal. 2. Leis antitrustes. 3. Espécies de concorrência ilícita. 4. Definição de ato de concorrência desleal §2.096. "DE IURE CONDENDO" E "DE IURE CONDITO" 1. Técnica legislativa sôbre atos de concorrência desleal. 2. Crítica às soluções de técnica legislativa. 3. Propriedade intelectual, propriedade industrial e concorrência desleal

413

§ 2.097. FUNDAMENTO DA REPRESSÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL 1. Soluções apresentadas. 2. Interesse geral. 3. Representação

418

CAPÍTULO II CRIMES DE C O N C O R R Ê N C I A

DESLEAL

§ 2.098. CONCORRÊNCIA DESLEAL E DIREITO PENAL

423

1. Textos do Decreto-lei n. 7.903, de 27 de agôsto de 1945. 2. Suporte fáctico do crime do art. 178, inciso I, do Decreto-lei n. 7.903. 3. Suporte fáctico do crime do art. 178, inciso II. 4. Suporte fáctico do crime do art. 178, inciso IH. 5. Suporte fáctico do art. 178, inciso IV. 6. Suporte fáctico do art. 178, inciso V. 7. Suporte fáctico do art. 178, VI. 8. Suporte fáctico do art. 178, VII. 9. Suporte fáctico do art. 178, inciso VD3.10. Suporte fáctico do art. 178, inciso IX. 11. Suporte fáctico do art. 178, inciso X. 12. Suporte fáctico do art. 178, inciso XI. 13. Suporte fáctico do art. 178, inciso XII. 14. Ação penal e processo § 2.099. SUPORTE FÁCTICO DO ART. 178, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEIN. 7.903 ...:.....

440

1. Dizeres da regra jurídica. 2. Tendência dos atos CAPÍTULO III AÇÕES

CONTRA

A CONCORRÊNCIA

DESLEAL

§ 2.100. AÇÕES CONTRA A CONCORRÊNCIA DESLEAL 1. Direito penal e direito privado. 2. Ações de abstenção, de preceito cominatório e de condenação. 3. Ação declaratória e ação de condenação. 4. Ação de indenização (dolo e culpa). 5. Exceção de mãos-sujas. 6. Legitimação ativa. 7. Nome comercial e concorrência desleal. 8. Ação contra concorrência desleal, em se tratando de criações industriais e de sinais distintivos. 9. Indicações de proveniência e concorrência desleal CAPÍTULO I V CONCORRÊNCIA NEGOCIALMENTE

PROIBIDA

§ 2.101. PROIBIÇÃO NEGOCIAL DE CONCORRÊNCIA 1. Premissas. 2. Atos a dupla ilicitude

445

§ 2.102. CONCORRÊNCIA ANTICONTRÀTUAL E CLÁUSULAS DE NÃO-CONCORRER

455

1. Cláusulas de não-concorrer. 2. Ação por inadimplemento de obrigação de não-concorrer § 2.103. ESPÉCIES DELICADAS E SUTIS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL 1. Extensão do campo da concorrência e concorrência desleal. 2. Atos de detrimento. 3. Indicações profissionais no pretérito. 4. Substituição de produtos e mercadorias. 5. Atos de incursão na vida interna das empresas. 6. Supressão da publicidade do concorrente. 7. Alterações desleais na distribuição. 8. Publicidade mentirosa a respeito do próprio agente. 9. Cláusula de não-comprar ou de não-vender produtos ou mercadorias de algum concorrente. 10. Vendas abaixo do preço mínimo. 11. Vendas acima do preço máximo. 12. Corrução de órgãos e de representantes

458

CAPÍTULO V CONSIDERAÇÕES

GERAIS

CONCORRÊNCIA

SÔBRE

DESLEAL

§ 2.104. DECLARAÇÃO CONTRÁRIA À AFIRMAÇÃO FALSA OU À INFORMAÇÃO FALSA

477

1. Atos de concorrência leal, consistentes em publicação de afirmação falsa ou de prestação ou divulgação de informação falsa. 2. Áto ilícito absoluto do respondente. 3. Ação de declaração contrária § 2.105. CONSIDERAÇÕES FINAIS SÔBRE A NATUREZA DAS AÇÕES CONTRA A CONCORRÊNCIA DESLEAL

481

1. Natureza das ações. 2. Carga de eficácia sentenciai na ação contra a concorrência desleal. 3. Medidas decretáveis § 2.106. DIREITO INTERESTATAL

485

1. De 1883 a 1934.2. Conteúdo do art. 10 "bis" da Convenção interestatal

PARTE VI REGRAS JURÍDICAS PROCESSUAIS CAPÍTULO I AÇÃO PENAL E MEDIDAS

PRELIMINARES

§ 2.107. AÇÃO PENAL 1. Importância da matéria penalística. 2. Sistemática e infrações penais das patentes e sinais distintivos

493

§ 2.108. LEGITIMAÇÃO ATIVA

494

1. Generalidades. 2. Patentes. 3. Sinais distintivos. 4. Concorrência desleal § 2.109. PRESCRIÇÃO 1. Crimes do art. 169 do Decreto-lei n. 7.903. 2. Crimes do art. 170 do Decreto-lei n. 7.903. 3. Crimes do art. 171 do Decreto-lei n. 7.903. 4. Crimes dos arts. 172-174 do Decreto-lei n. 7.903. 5. Crimes do art. 175 do Decreto-lei n. 7.903

497

§2.110. LEGITIMAÇÃO PASSIVA

500

:

1. Generalidades. 2. Patentes e sinais distintivos § 2.111. COMPETÊNCIA

501

1. Regras jurídicas gerais. 2. Crimes de ação privada. 3. Direito processual internacional §2.112. QUEIXA E DENÚNCIA

503

1. Representação para o processo. 2. Pretensão à tutela jurídica penal e pretensão à punição. 3. Vestígios. 4. Preclusão. 5. Aditamento. 6. Denúncia §2.113. DEFESA

:

504

1. Patentes e sinais distintivos. 2. Alegação de nulidade § 2.114. MEDIDAS PRELIMINARES

.".

.

510

1. Exame pericial necessário. 2. Outras diligências preliminares. 3. Responsabilidade do requerente § 2.115. DESTINO DOS PRODUTOS E INSTRUMENTOS DO CRIME

513

1. Código Penal, art. 74. 2. Destino do produto da infração e dos instrumentos CAPÍTULO II EFICÁCIA DAS

DECISÕES

ADMINISTRATIVAS

§ 2.116. EFICÁCIA DOS DESPACHOS, DECISÕES E PRAZOS

517

1. Publicação. 2. Prazos. 3. Conselho de Recursos da Propriedade Industrial. 4. Desentrainhamento e restituição § 2.117. RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHOS 1. Reexame de ofício. 2. Reconsideração após interposição de recurso

520

§ 2.118. DESARQUIVAMENTO E RESTAURAÇÃO 1. Criações industriais e arquivamento dos processos. 2. Sinais distintivos e restauração processual. 3. Criações industriais e restauração processual

521

§ 2.119. CERTIDÕES E CÓPIAS FOTOSTÁTICAS

523

1. Certidões. 2. Cópias fotostáticas § 2.120. CLASSIFICAÇÕES 1. Criações industriais. 2. Sinais distintos. 3. Pagamento de taxas, anuidades e contribuições

524

§ 2.121. ADVOGADOS E AGENTES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

525

1. Inscrição da outorga de podêres. 2. Representado, domiciliado no estrangeiro § 2.122. DELEGAÇÃO INTERNA DE PODÊRES

526

1. Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial e delegação de poder. 2. Regulamentação CAPÍTULO III REGRAS DE

SOBREDIREITO

§2.123. DIREITO INTERTEMPORAL

529

1. Legislação anterior. 2. Incidência do Decreto-lei n. 7.903 § 2.124. DIREITO INTERNO, INTERESTATAL E DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO

532

1. Sinais distintivos. 2. Princípio de isonomia, no campo interestatal

PARTE VII CONCLUSÕES SISTEMÁTICAS DOS TOMOS XVI E XVII CAPÍTULO I CONSIDERAÇÕES

FINAIS

SÔBREBENSINCORPÓREOS

§ 2.125. DIREITO REAL SÔBRE BEM INCORPÓREO 1. "Res corporalis", "res incorporalis". 2. Bem incorpóreo intelectual e bem incorpóreo industrial

535

§ 2.126. NATUREZA DO DIREITO REAL SOBRE BENS INCORPÓREOS 1. Propriedade intelectual. 2. Natureza dos atos de patenteação e de registo. 3. Direito formativo gerador

537

§ 2.127. PROBLEMA DO BEM INCORPÓREO DEPENDENTE 1. Novidade ou melhoramento. 2. Usabilidade e incorporeidade

542

§ 2.12S. NATUREZA DO ATO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA 1. Força da decisão da autoridade administrativa. 2. Análise do elemento constitutivo

545

CAPÍTULO II DIREITOS REAIS

SÔBRE

BENSINCORPÓREOS

§ 2.129. CONTEÚDO E EFICÁCIA DO ATO ADMINISTRATIVO DE PATENTEAÇÃO E DE REGISTO

553

1. Prestação jurisdicional. 2. Propriedade industrial independente de ato estatal constitutivo. 3. Problema da eficácia da patente ou do registo § 2.130. BEM INCORPÓREO E SUA COMPOSIÇÃO

556

1. Elementos do bem incorpóreo. 2. "Res nullius" e "res communis omnium" CAPÍTULO III E X A M E DA

TÉCNICA

LEGISLATIVA, N O À PROPRIEDADE E À PROPRIEDADE

TOCANTE

INTELECTUAL INDUSTRIAL

§ 2.131. PROPRIEDADE INTELECTUAL

565

1. Literatura, arte e ciência. 2. Objeto idêntico da propriedade intelectual e da propriedade industrial. § 2.132. CRIAÇÕES INDUSTRIAIS

566

1. Invenção. 2. Modelos de utilidade. 3. Desenhos e modelos industriais. 4. Variedades de animais e de plantas. § 2.133. SINAIS DISTINTIVOS 1. Traços comuns. 2. Marcas de indústria e comércio. 3. Títulos de estabelecimento e insígnias. 4. Expressões e sinais de propaganda. 5. Recompensas industriais. 6. Indicações de proveniência

570

§ 2.134. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E EMPRESA 1. Propriedade intelectual, propriedade industrial e emprêsa. 2. Relação entre o objeto da propriedade industrial e os elementos patrimoniais da emprêsa. 3. Momento da reinstalação

573

CAPÍTULO I V NÚMERO CLAUSO DOS REAIS SÔBRE

BENS

DIREITOS

INCORPÓREOS

§ 2.135. CONCEPÇÃO DOS DIREITOS REAIS COMO DIREITOS DE SENHORIA E COMO DIREITOS LIMITADOS 1. Direitos dominicais e direitos reais limitados. 2. Bens incorpóreos e direito de propriedade § 2.136. NÚMERO CLAUSO

577

579

1. Direitos reais e bens incorpóreos. 2. Direitos reais limitados sôbre bens incorpóreos CAPÍTULO V CONCORRÊNCIA E TÉCNICA

DESLEAL

LEGISLATIVA

§ 2.137. PROBLEMÁTICA

581

1. Surgimento do problema. 2. Soluções ocorridas no século passado. 3. Soluções da primeira metade do século XX § 2.138. PERSPECTIVAS LEGISLATIVAS 1. O elemento "deslealdade". 2. Sugestão "de iure condendo"

582

.PÀRTE.IO SINAIS

DISTINTIVOS

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

§ 2.007. C O N C E I T O D E S I N A L D I S T I N T I V O

1. O QUE É SINAL DISTINTIVO. - Sinal distintivo é, aqui, apenas o sinal distintivo de bem industrial ou comercial, do estabelecimento, ou do produto ou mercadoria. Tem-se, pois, de raciocinar, atento cada um à elipse: sinal distintivo, isto é, de estabelecimento ou produto ou mercadoria. O nome da pessoa física ou jurídica a que pertence o fundo de empresa é nome de pessoa, e não nome de coisa, e não entra na classe dos sinais distintivos, se não no que, designando a pessoa física ou jurídica, confere ao estabelecimento ou produto ou mercadoria valor a mais ou desprestígio. Esse plus, aliás eventual, é que pode ser tratado como bem incorpóreo. Os sinais distintivos ou individualizam o estabelecimento mesmo (título de estabelecimento ou insígnia, Decreto-lei n. 7.903, arts. 114-120), ou os produtos (marcas de indústria e de comércio, arts. 88-99), ou classificam a esses, pela proveniência (indicações de proveniência, arts. 100-103), ou apenas servem à propaganda (arts. 121-125). O nome comercial é nome de pessoa, e não sinal distintivo de coisas ou mercadorias. 2. SINAIS DISTINTIVOS NA ANTIGÜIDADE E NA IDADE MÉDIA. - Muito se discute se o uso dos sinais distintivos precedera ou sucedera, no direito, à atribuição da autoria das criações literárias e artísticas. É de crer-se que os sinais distintivos apenas indicassem a titularidade dos bens corpóreos (vasos, esculturas, pinturas), como, hoje, as marcas do gado (Ubi nomen meum invenio, meum est). No mundo do direito grego, romano ou chinês, não se encontra prova de que tais sinais servissem a direito de autor ou a direito de inventor (cp. J . KOHLER, Warenzeichenrecht, 4 s.).

Na Idade Média, os artesãos e demais criadores punham os seus sinais. BÁRTOLO DE SAXOFERRATO e BALDO DEGLI UBALDI, aquêle no Tractatus de Insigniis etArmis, § 12, e esse no Tractatus de duobus fratribus (Opera omnia, Pars XI, 12), atestam que o ato-fato jurídico existia (= o ato de assinalar entrava no mundo jurídico), estabelecendo a prioridade ("qui primo coepit habere illud signum, ille debet esse in perpetua possessione", "melior est condicio occupantis"). Com as corporações e os corpos de ofícios, tomou maior impulso o uso dos sinais distintivos, havendo, às vezes, ao lado ou abaixo da marca coletiva, a marca individual, que E. LEVASSEUR (Histoire des Classes ouvrières en France, II, 358) reputava obrigatória. Havia, portanto, o signum collegii e o signum privatum, usados juntamente: "signum collegii signo privati distinctum est, sed coniungitur", em quase-conúbio entre o mestre e o nôvo estado assumido. O que BALDO DEGLI UBALDI e outros ensinavam propagou-se pela Europa, fundamentando a pretensão contra a usurpação (e. g., B DE CHASSENEUZ, Catalogus gloriae mundi, 14). Já no século XVI se fala de "contrefaçon", mas os textos franceses são textos para determinada indústria ou fabricação, sem qualquer generalidade (cp. E. POUILLET, Traité des Marques de fabrique, 9), situação que não se modificou muito, até a segunda metade do século XIX.

Todo rigor havemos de ter na caracterização dos sinais distintivos, para que - no desespero da investigação de qualidades, que deturpam as indicações de proveniência - não tenhamos de cair no controle estatal em que desde 1935 resvalou a França, a ponto de criar o "Instituí National des Appellations d'origine", preparador incessante de decretos e de demandas judiciárias (cf. J. CAPUS, UCEuvre du Comitê national des Appellations d'origine, 1 s.; F. COULET, Le Comitê national des Appellations d'origine, 64), aliás..., somente para vinhos e aguardentes. 3 . SINAIS DISTINTIVOS FACULTATIVOS E SINAIS DISTINTIVOS OBRIGATÓRIOS. - De regra, o sinal distintivo é facultativo. Tem-se entendido que a

facultatividade da marca de indústria e de comércio atende à necessidade de se saber que foi o produtor ou comerciante que ligou a marca ao produto, para afirmação ao público do valor dêle. De jeito que o bom êxito ou mau êxito recairia sôbre o próprio produtor ou comerciante. Os consumidores confiam nas marcas até que se lhes esvai o prestígio. Outros juristas e economistas sustentam que a marca de indústria e de comércio deveria

ser obrigatória. Mas, para isso, se precisaria de volver ao corporativismo, ou de se ensaiar estatalismo quase onipresente. No direito brasileiro, o Dec.-lei 7.903, art. 88, pôs a regra geral da facultatividade; logo após, no parágrafo único, a da permissão legal da marca obrigatória de indústria ou de comércio. "Será garantido", diz o art. 88, "o uso exclusivo de marca de indústria ou de comércio ao industrial ou comerciante que obtiver o registo de acordo com o presente Código". No parágrafo único, estabeleceu-se: "O Govêrno poderá, excepcionalmente, e por motivo de ordem pública, tornar obrigatório o registo de marca em relação a produtos determinados".

Panorama atual pelos Atualizadores § 2.007. A - Legislação Merece especial referência o art. 5.° da CF/1988, relativo aos direitos e garantias fundamentais, cujo inc. XXIX estipula: "A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua atualização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país". Vigorava em 1956, quando foi editado o volume 17, ora atualizado, o Dec.-lei 7.903/1945, que foi revogado pelo Dec.-lei 254/1967 e, em seguida, pelo Dec.-lei 1.005/1969, ambos de curta duração, porque em 1971 foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei 5.772, que vigorou durante 15 anos, até que foi promulgada a Lei 9.279/1996, cuja vigência começou, segundo o art. 243, um ano após sua publicação no Diário Oficial, com exceções relacionadas com patentes, casos em que a lei entrou em vigor na data de sua publicação. É esta a lei que rege a propriedade industrial no Brasil.

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Existem ainda outras leis que se aplicam à propriedade industrial, as quais serão objeto de referência específica em outros parágrafos, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

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Além da Constituição Federal e das leis brasileiras devem ser destacados os diversos tratados internacionais em vigor no Brasil, a saber:

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1) A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 1883, que vigora aqui segundo o texto de Estocolmo, nos termos do Dec. 635/1992 e do Dec. 1.263/1994;

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2) O Acordo de Madri, de 1891, relativo à repressão das falsas indicações de procedência sobre as mercadorias, objeto do Dec. 19.056/1929;

3) A Convenção de Havana (Código de Bustamante ou Código de Direito Internacional Privado) para as Américas, de 1928, em vigor no Brasil por força do Dec. 18.871/1929; e 4) O Acordo Trips, sigla em língua inglesa, que abrevia o título Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, resultante da rodada Uruguai da Organização Mundial do Comércio, promulgado pelo Dec. 1.355/1994. Esse acordo é identificado em países de língua espanhola pela sigla ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio). Como observa, com acerto, a Profa. Maristela Basso, a Convenção de Paris, e a de Berna, para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 1886, representam os tipos mais bem acabados na determinação da natureza jurídica dos chamados tratados-leis ou tratados normativos, isto é, regras de direito objetivamente válidas e nas quais os Estados figuram como legisladores (O direito internacional da propriedade intelectual, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 111).

§ 2.007. B - Doutrina No Direito Brasileiro continua sendo facultativo o registro de marca, tal como dispunha o art. 88 do Dec.-lei 7.903/1945. O registro, em outras palavras, não é obrigatório, mas conveniente, conforme a lição de Francisco Campos: "O direito de registro é, tão somente, a simplificação do direito mais complexo de concorrência". E, adiante: "O direito de registro tem por fim exclusivo tornar previamente isentos de dúvida ou questão certos dados de fato, de maneira que mais certa ou mais segura venha a ser a proteção jurídica dispensada aos bens imateriais. Certos elementos de fato que, segundo o rigor do direito da concorrência, teriam de ser apurados na forma judiciária adequada, passam a ser predeterminados pelo direito de registro" (Pareceres. 2." série. Rio de Janeiro: José Olímpio Ed., 1936. p. 35). No mesmo sentido o verbete "Registro de Marca", de autoria do atualizador da matéria (Repertório enciclopédico do direito brasileiro, Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. vol. 47, p. 259-266, especialmente a p. 263): "9 - Proteção à marca sem registro - A marca de indústria e de comércio ou de serviço, uma vez sendo usada, de modo efetivo, é protegida contra reproduções e imitações, mesmo que seu pedido de registro não tenha sido formulado ou não se tenha completado no órgão administrativo. Essa proteção se exerce quer na esfera penal, quer na esfera cível, baseando-se na teoria da repressão aos atos de concorrência desleal, particularmente o de desvio de clientela (art. 178, III, do Dec.-lei 7.903/1945 [revogado - atual art. 195, III, da Lei 9.279/1996], que continua em vigor, em sua parte penal, como assinalado). É esse o entendimento dos melhores autores, a começar por Nelson Hungria, para quem é fraude, visando ao desvio de clientela, 'usar os sinais distintivos não registrados do concorrente' {Comentários ao Código Penal, Rio dè Janeiro: Forense, vol. VII, p. 375)."

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Não diverge Pontes de Miranda: a marca não registrada, sobre a qual haja poder tático, é protegível até por via dos interditos possessórios (Tratado de direito privado, 1.17, § 2.018). No mesmo diapasão Gama Cerqueira, que considera como desvio de clientela, modalidade do delito de concorrência desleal, o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes aos de outro fabricante, ainda quando não estejam registrados, aplicando o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto gráfico do produto ou a forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, recipientes etc.), desde que não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público. Afirma, também, Sampaio de Lacerda que, se alguém faz o emprego indevido da marca já usada por outrem, mesmo sem registro, caberá a reparação pelos danos, nos termos do art. 159 do CC/1916 [revogado - atual art. 186 do CC/2002]" (Lições de direito comercial terrestre. Rio de Janeiro: Forense, 1970. p. 179). Posteriormente, o saudoso jurista Celso Delmanto, em comentário feito a respeito do art. 178, III, do Dec.-lei 7.903/1945 [revogado - atual art. 195, III, da Lei 9.279/1996], sustentou, com apoio na lição de Nelson Hungria, que o uso de sinais distintivos não registrados do concorrente constituía meio fraudulento de desvio de clientela (Crimes de concorrência desleal. São Paulo: José Bushatsky Ed., 1975. p. 82). Já na vigência da atual Lei da Propriedade Industrial, Lucas Rocha Furtado, hoje Procurador do Tribunal de Contas da União, que atuou como Assessor Parlamentar da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que apreciou o projeto de lei que tramitou no Congresso Nacional entre os anos de 1991 e 1996, e redundou, afinal, na lei acima referida, teve a oportunidade de demonstrar, ao focalizar o tema da proteção a marcas não registradas, que a repressão à concorrência desleal é princípio norteador de toda a atividade econômica, conforme o art. 170 da CF/1988, além de constar, expressamente, da Lei da Propriedade Industrial, uma vez que o art. 195, III, da Lei 9.279/1996 tipifica como crime de concorrência desleal o emprego de meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem (Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 1996. p. 137).

§ 2.007. C - Jurisprudência Dentre as decisões judiciais sobre a matéria, merece destaque a do STF, publicada na Revista Trimestral de Jurisprudência 41/834-838, em que foi assentada a tese da defesa de marca, ainda não registrada, mas comprovadamente em uso, nos termos do voto do relator, o Min. Luiz Gallotti (STF, RE 58.710/SP, 3.a T., j. 18.05.1967, rei. Min. Luiz Gallotti, DJ 27.06.1967). í í

Existem, também, diversos julgados noTJSP no sentido de assegurar proteção a marcas usadas, mas não registradas, de que são exemplos expressivos: "É possível a defesa de marca de comércio ainda não registrada (TJSP, Ap 193.058, 6.a Câm. Civ., rei. Des. Euler Bueno, AT433/84-86); e: "Comprovada

a anterioridade do uso de marca comercial, realidade que não pode ser desconhecida no mundo jurídico, irrelevante se torna a ausência de registro para possibilitar a propositura de açãò visando a impedir a comercialização e fabricação dos produtos por outras empresas. A tolerância quanto ao indiscriminado uso por outrem-importaria aproveitamento do sucesso angariado através do trabalho alheio" (TJSP, Ap 58.1 Óè-1, 8.a Câm. Civ., j. 15.08.1985, rei. Des. Arthur de Godoy, RT 609/90).

§ 2.008. SINAIS DISTINTIVOS E DIREITOS 1. DIREITO AUTORAL DE PERSONALIDADE E SINAIS DISTINTIVOS. - Para que se possa falar de direito de personalidade a propósito de sinais distintivos, é preciso que se tenha, no sinal distintivo, obra literária, artística ou científica: o direito há de ser direito autoral de personalidade. Tal direito preexiste a qualquer requerimento de registo e ao registo. Não há pensar-se em direito de personalidade tratando-se de indicações de proveniência.

2. DIREITO AUTORAL DE NOMINAÇÃO. - O autor do sinal distintivo tem o direito autoral de nominação se o sinal distintivo se pode considerar bem incorpóreo intelectual. Então, os princípios são os que se expressaram a respeito da obra literária, artística ou científica e das criações industriais. 3. D I R E I T O FORMATIVO GERADOR E SINAL DISTINTIVO. - A aposição de sinal distintivo não é exercício de direito se não tem por fito o registo. Se tem por fito o registo, a aposição dêle é ato-fato jurídico, que supõe já ter nascido direito formativo gerador ao registo. Tal direito formativo gerador existe ainda que haja obrigatoriedade da marcação ou assinalamento (sinais distintivos obrigatórios). A obrigatoriedade nada altera à estrutura e à natureza da aposição de sinais distintivos. Teriam razão os que só vêem no sinal distintivo facultativo "garantia ao público" se não fosse comum aos sinais distintivos facultativos e obrigatórios a exigência de verdade. A lei não pode mandar que se lance sinal distintivo se a distinção não corresponde à realidade. Assim, poder-se-iam tornar obrigatórios todos os sinais distintivos sem que se alterasse o s i s t e m a jurídico, a respeito dêles. Quanto às indicações de proveniência, não há direito formativo gerador, porque não há exigência de registo. Há direito formado.

4 . DIREITO DE PROPRIEDADE. - O direito de propriedade preexiste ao registo se tal propriedade é a intelectual, ou se em sentido lato se fala de propriedade (= direito patrimonial). No plano do direito industrial, há o direito (patrimonial) formativo gerador, que é o direito ao registo, e o direito real, que resulta do registo. Aliás, convém observar-se (e o assunto já foi tratado) que as indicações de proveniência não se registam: há propriedade delas desde que os pressupostos se satisfazem. O direito real nasce imediatamente, à semelhança do que se passa com a propriedade intelectual; apenas, no tocante às indicações de proveniência, o bem incorpóreo é res communis de todos os que tenham produtos da mesma proveniência.

Panorama atual pelos Atualizadores § 2.008. A - Legislação A matéria é regida pela Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade industrial), nos arts. 122 e ss., e pela Lei 10.406/2002 (Código Civil), que trata do nome empresarial (ou nome de empresa, conforme a Constituição Federal), nos arts. 1.155 a 1.168 do CC/2002. Aplicam-se, igualmente, ao nome empresarial as seguintes normas: a) o art. 8.° da Convenção de Paris, que garante proteção ao nome comercial, independentemente de qualquer registro; b) o vetusto Dec. 916/1891, na parte substantiva das firmas e denominação sociais; c) os arts. 33 e ss. da Lei 8.934/1994, relativa ao Registro do Comércio; d) os arts. 3.°, 267,1, e 281 da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas); e) o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), na parte alusiva à denominação das sociedades de advogados; e f) a LC 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte). A proteção ao nome empresarial, que, segundo a jurisprudência do STJ, alcançava todo o território nacional, passou a ficar limitada ao estado em que a empresa tem sua sede, podendo ser estendida a todo o país, se registrado na forma da lei especial. Pior, ainda, foi a solução dada pelo legislador ao problema do prazo da ação destinada à modificação de nome empresarial feito com violação da lei. Como a legislação anterior ao Código Civil de 2002 não era clara a esse respeito, havia julgados dos tribunais, segundo os quais o prazo seria de 5 anos, de 10 anos ou de 20 anos. Pois bem, o legislador optou por uma solução absolutamente inaceitável: tornou a ação imprescritível!

Não há dispositivo algum na Lei da Propriedade Industrial que permita o registro do título de estabelecimento e da expressão de propaganda, ambos mencionados no art. 195, IV e V, da Lei 9.279/1996, relativos aos crimes de concorrência desleal, aplicando-se aqui, por analogia, os comentários feitos na atualização do parágrafo anterior a respeito da proteção às marcas em uso, ainda que não registradas. Não há, igualmente, por óbvio, referência alguma na obra ora atualizada a outro importante sinal distintivo, inexistente na metade do século XX: o nome de domínio.

§ 2.008. B - Doutrina O art. 93 do Dec.-lei 7.903/1945 continha uma extensa lista, a título exemplificativo, do que era suscetível de registro como marca de indústria ou de comércio, tais como nomes, palavras, conjunto de letras, algarismos, figuras etc. A LPI adotou no art. 122 uma forma mais simples, estipulando serem suscetíveis de registro, como marca, os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial interpreta a expressão "visualmente perceptíveis" no sentido de que apenas as marcas verbais, figurativas e mistas são protegíveis, mas não as chamadas marcas não tradicionais, dentre as quais as marcas sonoras e as marcas olfativas. No entanto, em outros países já são protegidas as marcas sonoras, como é o caso dos Estados Unidos, desde meados do Século XX, conforme o art. 45 do Lanham Act, e também da França, nos termos do art. 1 d a lei de 1991, como informa Luiz Guilherme A. V. Loureiro. Por seu turno, o Escritório Europeu de Marcas - OHIM tem aceito, desde 1996, o registro de marcas dessa natureza, como salientou o talentoso jurista José Antônio B. L. Faria Corrêa, em excelente artigo intitulado "A Dimensão Plurissensorial das Marcas: a Proteção da Marca Sonora na Lei Brasileira", publicado na Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (n. 69, p. 17-22), defendendo a tese de que o Inpi "deveria aceitar, como forma de fixação do sinal sonoro registrando, qualquer representação gráfica que seja suficientemente clara, completa, duradoura, objetiva e facilmente acessível, incluindo - como nos Estados Unidos - a descrição de sons que sejam inequívocos" (p. 22). E dá como exemplos, entre outros, o balido de ovelhas, o mio de um gato e o acoo de um cão. Outro exemplo expressivo é o do "plim-plim" da Rede Globo de Televisão, suscetível de fixação em pauta musical. O ilustre jurista, que já exerceu a presidência da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, defende, de modo convincente, uma interpretação mais ampla do art. 122 da LPI, no sentido da lei francesa, que considera-protegível "un signe susceptible d'une représentation graphiqué'. A conhecida instituição, antes denominada United States Trademark Association - USTA, agora International Trademark Association - Inta, tem enfrentado o

tema das marcas não convencionais em vários congressos, havendo organizado no Brasil, no ano de 1991, uma mesa redonda internacional para discutir o problema dos sinais sonoros e olfativos, mas o Instituto Nacional da Propriedade Industrial não se afastou da interpretação literal do art. 122, não aceitando qualquer das marcas não tradicionais, ainda que suscetíveis de representação gráfica, o que as torna visualmente perceptíveis. Quanto ao nome empresarial cumpre dizer que as modificações introduzidas pelo Código Civil (Lei 10.406/2002) são, para dizer o menos, lamentáveis, representando um inexplicável retrocesso em relação à jurisprudência do STJ, como demonstrou o também talentoso jurista Gabriel Francisco Lednardos no artigo intitulado "Crítica à regulamentação do nome de empresa no novo Código Civil Brasileiro", publicado na Revista da ABPI (n. 61, p. 20-26), profligando, sobretudo, o art. 1.166 do CC/2002, nos seguintes termos: "O dispositivo é equivocado, porque o nome de empresa pode ser protegido dentro de limites geográficos maiores ou menores, conforme exigido por cada caso concreto, sempre de acordo com as regras que reprimem a concorrência desleal e parasitária. Esse âmbito geográfico, variando com a distintividade do nome e o grau de conhecimento do mesmo pelo público consumidor, pode ser inferior ao do município, abranger vários estados ou todo o território nacional e, inclusive, ser internacional, de acordo com o art. 8.° da Convenção da União de Paris - CUP (que tem força de lei no Brasil). A proteção nacional, bem como a internacional, do nome comercial, já foi reconhecida em diversos julgados do STJ, a partir do leading case de 1991, que foi o caso Reset, acima mencionado". Sobre o nome comercial, hoje nome empresarial, o atualizador desta matéria teve a oportunidade de escrever, há mais de 30 anos: "Se o nome comercial é tutelado, independentemente de qualquer registro, em todos os países da União de Paris, com muito maior razão deve sê-lo em todo o território brasileiro, pois, do contrário, as empresas nacionais ficariam em situação menos vantajosa que as empresas estrangeiras no Brasil. De fato, estas teriam o direito de impedir que seus nomes comerciais fossem usurpados ou imitados, mas aquelas não teriam tal direito se a usurpação ou imitação partisse de outras empresas nacionais, localizadas em estados diferentes da federação! Seria, assim, um contrassenso que o art. 8° da Convenção de Paris protegesse o nome comercial de estrangeiros no Brasil e não protegesse o de sociedade brasileira no mesmo país" (Enciclopédia Saraiva do direito. São Paulo: Saraiva. vol.54, p. 318). É importante consignar que a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI aprovou, através de sua Res. ABPI 24, a modificação integra! do capítulo do Código Civil relativo ao nome empresarial, propondo, inclusive, que o art. 1.167 do CC/2002 passe a ter a seguinte redação: "Art. 1.167. Prescreve em 10 (dez) anos, contados da data da publicação oficial do registro, a ação para a modificação de nome empresarial e a reparação dos danos causados, salvo nos casos de má-fé, quando a ação poderá ser ajuizada a qualquer tempo.

A justificação da proposta é irretocável: "Em prol da segurança jurídica que há de imperar nas relações sociais, a imprescritibilidade deve limitar-se aos casos de má-fé. É o que dispõem a Resolução Q-23 da AIPPI - Association Internationale pourla Protection úe Ia Propriété Intellectueile, o art. 6, bis, item 3, da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e o art. 54 da Lei 9.784/1999. O prazo prescricional aplicável às demais hipóteses deve ser de 10 (dez) anos. Justifica-se uma alusão expressa a tal prazo, para afastar as dificuldades de interpretação com o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3.°, V, do CC/2002. Por fim, o artigo ressalta a necessidade da concessão do registro ser efetivamente publicada, o que atende ao princípio da publicidade e contribui para uma maior segurança jurídica quanto ao início do cômputo do prazo". As sugestões feitas pela ABPI foram aprovadas pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, nos termos de parecer do Deputado João Castelo, que apresentou anteprojeto de lei modificando diversos dispositivos referentes ao nome empresarial, cujo texto foi publicado na Revista da ABPI (vol. 60, p. 62-65). Se o Congresso Nacional vier a aprovar essa e outras sugestões feitas pela ABPI, dará um passo decisivo no sentido do aperfeiçoamento do Código Civil e de sua harmonia com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

§ 2.008. C - Jurisprudência Merece menção o acórdão da 4. a T. do STJ no REsp 826.818/RJ (caso FNAC), de que foi relator o Min. Fernando Gonçalves, de cuja ementa constam as seguintes passagens: "1. A prescrição incidente sobre as ações de abstenção do uso de nome empresarial é das mais controvertidas. Duas correntes preponderam, uma defendendo a incidência da prescrição qüinqüenal do art. 178, § 10, IX, do CC/1916 e outra, da prescrição decenal relativa aos direitos reais - art. 177 do CC/1916. 2. A incidência do prazo decenal parece a que melhor soluciona a questão ante a omissão legislativa quanto ao tema. 3. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que arquivado o contrato social na Junta Comercial. Precedente" (STJ, REsp 826.818/RJ, 4. a T., j. 15.12.2009, rei. Min. Fernando Gonçalves, DJe 08.03.2010). Por sua vez, a 3.a T. do mesmo tribunal, ao apreciar o REsp 1,204.488/RS, relatora a Min. Nancy Andrighi, aplicou o art. 1.166 do CC/2002, entendendo que "a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional, se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais" (STJ, REsp 1.204.488/RS, j. 22.02.2011, 3.a T„ rei. Min. Nancy Andrighi, DJe 02.03.2011).

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CAPÍTULO II MARCAS DE E DE

INDÚSTRIA

COMÉRCIO

SEÇÃO I MARCAS, CONCEITO, DIREITOS E TUTELA JURÍDICA

§ 2.009. C O N C E I T O E T U T E L A J U R Í D I C A

1. CONCEITO DE MARCA DE INDÚSTRIA E DE COMÉRCIO. - A marca de indústria e de comércio é o mais relevante dos sinais distintivos de produtos e mercadorias. Marca de indústria ou de comércio é marca que se apõe em produtos ou mercadorias para servir de indicação da sua qualidade, algumas vêzes também da quantidade. É o mais típico sinal distintivo de produto ou de mercadoria. Na Idade Média, já as corporações marcavam os produtos, no propósito de lhes assegurar a qualidade. No regime da livre concorrência, a marca de indústria e de comércio procura afirmar à clientela que se mantém a qualidade do produto ou mercadoria enquanto se mantém a marca. A marca tem de distinguir. Se não distingue, não é sinal distintivo, não "assinala" o produto (Decreto-lei n. 7.903, art. 89, parágrafo único), não se lhe podem mencionar "elementos característicos" (art. 126, IV). Confundir-se-ia com as outras marcas registadas, ou apenas em uso, antes ou após ela. A distinção da marca há de ser em relação às marcas registadas ou em uso, e em si-mesma; porque há marcas a que falta qualquer elemento característico, marcas que são vulgaridades notórias.

Era verdade, a proteção das marcas é mais a favor dos produtores e comerciantes do que dos adquirentes ou consumidores. Falta ao sistema jurídico a exigência de ser a marca estritamente correspondente a certo produto. No art. 126, § 1.°, do Decreto-lei n. 7.903 diz-se que o pedido há de referir-se a uma única marca, "correspondendo a produtos ou artigos de uma só classe". Mas o produtor pode entender de variar a qualidade do produto, sem que, com isso, viole a marca. Agrada ver-se que o direito dos Estados Unidos da América vai até aí (W. J. DERENBERG, Trade-mark Protection and Unfair Trading, 645); mas o direito brasileiro, como o de tantos outros Estados, não enveredou por êsse caminho, que eqüivaleria à tentativa de pesagem de interêsses. A marca enriquece-se com o favor público, que o produto conseguiu. Se o produto é resultado de invenção, patenteada, ou não, a identificação da marca com o produto atinge alto grau. Ao lançar qualquer produto, é de interesse do industrial ou do comerciante escolher marca e obter exclusividade: o público, adquirindo pela indicação da marca, adquire o produto que prefere, exatamente porque, tendo, a princípio, adquirido diferentes produtos para saber qual o que mais lhe agrada, o individualizou pela marca. Diz o art. 89 do Decreto-lei n. 7.903: "As marcas registadas, de acôrdo com este Código, terão garantido o seu uso exclusivo para distinguir produtos ou mercadorias, de outros idênticos ou semelhantes, de procedência diversa". E o art. 89, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903: "Considera-se marca de indústria aquela que fôr usada pelo fabricante, industrial, agricultor ou artífice, para assinalar os seus produtos, e marca de comércio, aquela que usa o comerciante para assinalar as mercadorias do seu negócio, fabricadas ou produzidas por outrem". Temos, assim, dois conceitos legais. Na Convenção Internacional Americana de Buenos Aires (1910), art. TV, definiu-se marca: "Considera-se marca de comércio ou de fábrica todo sinal, emblema ou nome especial que os comerciantes ou industriais adotarem ou aplicarem nos seus artigos ou produtos, para os distinguir dos de outros industriais ou comerciantes que fabricarem ou negociarem em artigos da mesma espécie". A marca do agricultor é a marca de procedência, de origem; a do industrial, também, mas já permite que aluda a composição de produtos de proveniências diferentes; a marca do comerciante pode ser apenas de ponto de mediação.

- A marca de indústria e de comércio pode ser objeto de propriedade intelectual, e o original pode ser propriedade de outrem, que, então, é dono apenas do bem corpóreo; e torna-se propriedade industrial, em senso estrito, desde que se regista. Antes do registo, desde que se destina algum sinal distintivo a ser marca e êle se presta a isso, nasce à pessoa legitimada o direito formativo gerador, mediante cujo exercício exsurge o direito real sôbre a marca: é o direito ao registo. Depois, só se pode falar de direito oriundo do registo. O art. 88 do Decreto-lei n. 7.903 tratou desse direito exclusivo; e o parágrafo único referiu-se ao registo obrigatório, que é excepcional. O que constitui a marca plenamente é protegível como marca se houve o registo. O requerimento e o depósito fixam o início de tal proteção se o registo vem a ser feito. (Também aqui, como a respeito das invenções e demais criações intelectuais, cumpre atentar-se na patrimonialidade do direito formativo gerador ao registo e do direito formado, mediante o registo, que é direito real. Como à palavra "propriedade" às vêzes se atribui significado idêntico a patrimonialidade, aqui e ali se alude, em alguns escritores, à propriedade ou ao direito de propriedade lato sensu, o que tornaria direito de propriedade o direito formativo gerador. Não é, todavia, o sentido de "propriedade" no direito das coisas, e tôda confusão se há de evitar, a fim de se manter em sua pureza conceptual e lógica o sistema jurídico. O direito formativo gerador, de que se trata, no tocante às criações industriais e aos sinais distintivos, nasce no direito das coisas, é direito patrimonial, não é, porém, direito real, - é direito à formação de direito real.) 2. TUTELA JURÍDICA.

3. Novidade E VERACIDADE. - (a) "As marcas", dizia o Conselho do Tribunal Civil e Criminal do Distrito Federal, a 30 de julho de 1903 (O D., 92, 609 s.), "devem consistir em concepção nova ou serem formadas de elementos já combinados, contanto que a nova combinação seja diferente, ou aplicada em produtos que nenhuma analogia tenham entre si". A 2.a Câmara da Corte de Apelação do Distrito Federal, a 19 de julho de 1907 {R. de D., VI, 655 s.), entendeu que se pode, sem originalidade, empregar o que é do domínio comum. Certo, não se requer que haja criação artística, literária ou científica, nem que haja invenção, ou novidade, como se requere aos modelos de utilidade, ou desenhos ou modelos industriais; mas a lei não permitia nem permite a ilação da 2.a Câmara. As designações genéricas, ou sua representação gráfica, as expressões empregadas comumente

para designar gênero, espe'cie, natureza, origem, procedência, destino, pêso e medida, valor e qualidade podem ser elementos de marca, se verídicos e se revestidos de suficiente forma distintiva-, bem assim, as cores. As palavras e as denominações necessárias, usuais e vulgares, as letras, os algarismos, as figuras e relevos, os rótulos e outros sinais são inapropriáveis, salvo se distintivos de atividade industrial, agrícola ou civil. Marca que não é nova é marca que se tornou res communis omnium, ou outrem usa, legitimamente. Se outrem a usa, mas um dos prazos do art. 96 do Decreto-lei n. 7.903 preclui, o óbice à registabilidade desaparece. (b) A veracidade somente pode referir-se a elementos da marca que sejam enunciados, ainda figurativos, de fatos. Se algum elemento da marca, ou tôda ela, induz o público a êrro sôbre procedência, qualidade, ou quantidade, destino, valor, pêso, natureza, espécie, ou gênero, é eivada de inveracidade e o registo nulo (Decreto-lei n. 7.903, arts. 95, inciso 5.°, verbis "salvo quando figurarem nas marcas como elementos verídicos", e 156). Por exemplo: se figura na marca nome comercial, título de estabelecimento, ou insígnia que corresponde a pessoa física ou jurídica diversa da que é titular da marca, ou se, embora corresponda ao titular da marca, se quebra, com isso, a exigência da distintividade da marca em relação a outra marca anteriormente registada ou em uso (oposição pelo utente). Já assim o Tribunal de Justiça de São Paulo, a 3 de novembro de 1913 (R. dos 73, VIU, 94 s.). O produtor ou comerciante não precisa inserir na marca o nome comercial, nem o título do estabelecimento, nem a insígnia; mas, se o faz, tem de ser verdadeira a proposição implícita: "esta marca corresponde a essa firma (ou título de estabelecimento, ou insígnia)". Assim, o Supremo Tribunal Federal, a 1.° de outubro de 1904 e a 18 de janeiro de 1905 (O D., 98, 515 s.), e a 2.a Câmara da Corte de Apelação do Distrito Federal, a 28 de janeiro de 1916 (R. de D., 40, 163 s.) e a 29 de dezembro de 1914. Se o nome civil, ou o nome de família, já foi registado como elemento de marca e outra pessoa, de igual nome civil ou de família, o emprega, à marca falta distinguibilidade, pois que se presta a confusão (cf. Tribunal de Justiça de São Paulo, 3 de novembro de 1913, R. dos T., VIU, 93). A respeito das indicações de proveniência, ou nomes de localidades ou regiões, há a proibição concernente às que forem centro de fabricação ou extração de produtos (Decreto-lei n. 7.903, art. 95, inciso 7.°); mas há também a que deriva da necessidade de veracidade (art. 95, inciso 5.°), o que frisaram as Seções Reunidas do Império e Justiça do Conselho de Estado, a 30 de novembro de 1884. Se há veracidade e o nome geográfico

se tornou genérico, a espécie entra no inciso 5.° do art. 95, e não no inciso 7.° (e- 8- > água-de-colônia, licor de curaçau, guaraná-champanhe, conhaque ou cognac; aliter, Havana, para fumo ou charuto, l. a Câmara da Côrte de Apelação do Distrito Federal, 31 de maio de 1909, O D., 109, 482 s.). No art. 95, inciso 8.°, veda-se o registo de medalhas de fantasia, suscetíveis de confusão com as conferidas em exposições industriais ou congressos científicos. Se a medalha, que figura na marca, não é de fantasia, há representação gráfica verídica, ou inverídica, com infração do art. 95, inciso 5.°.

Panorama atual pelos Atualizadores § 2.009. A - Legislação A Lei da Propriedade Industrial não define o que é a marca, a exemplo das leis anteriores. Isso é tarefa da doutrina e da jurisprudência, segundo os melhores autores. No entanto, o a r t 15,1, do anexo 1C do Dee. 1.355/1994 (Trips), que cuida do objeto da proteção das marcas, assim dispõe: "1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, eapaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis." O art. 89 do Dec.-lei 7.903/1945 foi substituído pelo art. 129 da Lei 9.279/1996, segundo o qual: "A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148".

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O sistema de registro continua sendo atributivo ou constitutivo do direito e não apenas declaratório, com duas grandes exceções: a do pré-uso por pessoa que, de boa fé, na data do depósito impugnado, tenha usado no país, há pelo menos 6 meses, marca idêntica ou semelhante; e a da marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, regida pelo art. 126 da Lei 9.279/1996, que goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

É importante observar que a proteção das marcas, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, passou a se inclinar em prol dos adquirentes ou consumidores (Lei 8.078/1990). Esse código contém vários dispositivos relativos à propriedade industrial como, por exemplo, o art. 4.°, VI, do CDC que estabelece, entre outros princípios, a "coibição e a repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e a utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores".

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Outra novidade na Lei da Propriedade Industrial é a inexistência de registro compulsório de marca, que era Objeto do parágrafo único do art. 88 do Dec.-lei 7.903/1945, segundo o qual o governo poderia, excepcionalmente e por motivo de ordem pública, tornar obrigatório o registro da marca em relação a determinados produtos. Assim, o registro é apenas conveniente, para facilitar a proteção da respectiva marca, conforme a lição de Francisco Campos (ver o § 2.007, supra).

§ 2.009. B - Doutrina No capítulo intitulado "Marca: Aquisição de Distintividade e Degenerescência", constante da obra coletiva Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa coordenada por Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabour (FRÓES, Carlos Henrique. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABOUR, Wilson- Pinheiro. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007. Série GVIaw, p. 83 e 84), o atualizador deste parágrafo assim se expressou: "A marca pode ser definida, em poucas palavras, como o sinal distintivo ou identificador de produto ou serviço. No passado, porém, prevalecia a teoria de que a marca tinha como função primordial indicar a procedência do produto, distinguindo-o de outros similares de procedência diversa. Nesse sentido as definições de Afonso Celso, Bento de Faria e Almeida Nogueira, todos citados por Gama Cerqueíra (1982, p. 775). O grande tratadista da propriedade industrial no Brasil ressalvava, porém, que não era essa sua opinião, frisando que há inúmeros produtos que se tornam conhecidos exclusivamente pela marca que trazem, 'ignorando-se o próprio nome do fabricante ou do vendedor' (Gama Cerqueira, 1982, p. 757). É essa, também, a opinião de Jorge Otamendi (1995, p. 9), segundo o qual a marca não distingue origem, até porque 'Ia gran mayoría dei público ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere'.

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Estamos de acordo com a lição do jurista norte-americano Henry Bisgaier (1993, p. 460), para quem a marca é o sinal identificador de uma determinada qualidade do produto ou do serviço, não necessariamente a melhor. Uma observação do que se passa no mercado comprova essa asserção: muitas empresas têm mais de uma linha de produtos da mesma natureza, como, por exemplo, artigos de limpeza, uma mais sofisticada, outra de nível médio e mais outra de nível popular. Cada uma delas é designada por uma marca diferente. A importância da marca, qualquer que seja a sua forma (verbal, figurativa ou mista), pode ser ilustrada por uma frase tirada de uma das obras imortais de

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William Shakespeare: 'Much is in a name: many that we call a rose under any other name would smell less sweet'. É imenso o poder de sugestão da marca, que, no dizer de Albert Chavanne e Jean-Jacques Burst (1993, p. 460), 'fait partie de notre environnement et même de notre subconscient'." E, adiante: "Ultimamente tem sido acentuado, com razão, que a marca não tem, apenas, a função de assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado. De fato, a defesa do interesse do consumidor é hoje, no Brasil, garantia constitucional (art. 5.°, XXXII e art. 170, V da CF), e o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) estipula, no art. 4.°, que a política nacional de relações de consumo tem por objetivo, entre outros, a proteção de seus interesses econômicos, atendidos vários princípios, dentre os quais a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e a utilização indevida de marcas, nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízo aos consumidores. Fica, pois, evidenciado que, pelo menos no Brasil, a proteção à marca tem como objetivo garantir, de um lado, o interesse de seu titular e, de outro, o do consumidor, que não pode ser enganado quanto ao produto que compra ou o serviço que lhe é prestado." Luiz Guilherme de A. V. Loureiro, referindo-se aos requisitos da marca, acrescentou aos da novidade e da veracidade, os da especialidade e da territorialidade, o primeiro no sentido de que, com a exceção da marca de alto renome, a proteção se limita ao ramo de atividade exercido pelo proprietário do registro (pessoa física ou pessoa jurídica); e o da territorialidade no sentido de que a proteção legal, ao contrário do que ocorre com o nome empresarial, abrange todo o território nacional, podendo ser estendida a outros países caso venha ser registrada em cada um deles. Observe-se a esse respeito a criação da marca europeia, cujos registros, feitos no escritório da OHIM em Alicante, Espanha, compreende todos os países integrantes da União Europeia.

§ 2.009. C - Jurisprudência Em primoroso acórdão de que foi relator o eminente Min. Sáivio de Figueiredo Teixeira, no REsp 3.230/DF, a 4.a Turma do E. Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou: "No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado" (STJ, REsp 3.230/DF, 4. a T., j.04.09.1990, rei. Min. Sáivio de Figueiredo Teixeira, DJ 01.10.90, pág. 10.450). Esse acórdão lapidar confirma a evolução do significado da marca, aumentando sua abrangência, para incluir o grande público como seu principal destinatário.

§ 2.010. M A R C A S D E I N D Ú S T R I A E DE COMÉRCIO E DIREITOS 1. DIREITO AUTORAL DE PERSONALIDADE. - Para que o autor da marca de indústria e de comércio, seu sucessor, ou pessoa a que toque a autoria, em virtude de negócio jurídico, tenha direito autoral de personalidade quanto a ela, é preciso que se trate, também, de obra intelectual. O que se disse a respeito das criações industriais pode, aqui, ser repetido, desde que haja na concepção e feitura da marca elemento criativo.

2. DIREITO AUTORAL DE NOMINAÇÃO. - Se existe direito autoral de personalidade, ao titular cabe dizer se há de ser publicada, ou não, a criação e, além disso, se merece ou convém ser assinada, ou não. O direito de nominação é, no sistema jurídico brasileiro, cessível. 3 . DIREITO FORMATIVO GERADOR E MARCAS DE INDÚSTRIA E DE CO-

- O direito formativo gerador compete, no que respeita a marcas de indústria e de comércio, ao que a tem, e não só ao que já a usa (ao utente). A pretensão processual preclui se outrem pede o registo e faz o depósito sem ter havido uso ou sem que o utente, nos sessenta dias a partir da publicação, impugne o pedido de registo (Decreto-lei n. 7.903, arts. 96 e 131). ou sem que requeira o seu registo, dentro de sessenta dias contados da impugnação (aliás oposição, Decreto-lei n. 7.903, art. 131, cp. art. 96). A construção jurídica é a seguinte: o pedido de registo pelo não-legitimado legitima-o se preclui a pretensão processual do titular. Salva a ação de nulidade do registo. MÉRCIO.

O direito do utente ainda não é direito real; é direito formativo gerador, nascido da especificação ou da utilização da marca nullius. Se há propriedade intelectual sobre a marca não-registada mas já em uso, cabem, então, as ações de propriedade e de posse que concernem ao bem incorpóreo intelectual. Pode dar-se que o utente haja usurpado direito de outrem, que tem direitos autorais sôbre a marca, e então há questão prévia para se saber quem é titular do direito formativo gerador: pode ser o utente, pode ser o requerente do registo, pode ser terceiro. Inclusive, no plano do direito de propriedade intelectual, ou da posse, é possível que haja vindicação da propriedade contra o utente (Código Civil, art. 524 e parágrafo único), ou ação de turbação ou de esbulho (Código Civil, arts. 499-508), ou de vindicação da posse (Código Civil, art. 521).

Na doutrina francesa vê-se na aquisição do direito pelo utente efeito do ato-fato jurídico da ocupação. Nem se atenua o êrro com a alusão à má fé por parte do não-utente que requere o registo. A lei supõe que o utente haja composto a marca e o uso estabelece presunção de propriedade, presunção iuris tantum. Se não há direito autoral em causa, o uso é que decide, isto é, o uso, por si só, determina o nascimento do direito formativo gerador. O art. 96 põe claro que o sistema jurídico brasileiro repeliu a teoria da prioridade do depósito como criadora do direito, - razão bastante para que não se assimilem doutrinas estranhas na teoria da aquisição pelo uso, em regra jurídica de presunção iuris tantum. O formalismo do registo foi atenuado pela admissão da oposição de terceiro, utente ou com direito ao uso (titular do direito formativo gerador) e a ação de nulidade. Se a marca não se tornou res communis omnium, pode qualquer pessoa, inclusive o próprio perdente dela, requerer nôvo registo. Pode dar-se, porém, que o perdente da propriedade industrial não seja o titular do direito de que depende o direito formativo gerador (e. g., alguém, criador da marca, portanto autor, permitiu a outrem o registo e êsse perde a propriedade industrial), ou que, para o nôvo registo, se precise de algum consentimento (e. g., nas espécies do art. 95, incisos 1.° e 9.°). Tratando-se de registo obrigatório, nem por isso desaparece o direito formativo gerador: a obrigatoriedade refere-se ao exercício. A pessoa que tem dever de registar tem direito e dever de registar. É assaz importante, tècnicamente, distinguirem-se: a) o direito autoral de personalidade ou o direito real sôbre o bem incorpóreo do que vai constituir a marca, isto é, se existe tal bem incorpóreo; b) o direito real sôbre o bem corpóreo da marca (palavras, conjunto de letras, ou de algarismos, monogramas, emblemas, figuras, vinhetas, ornatos, frisos, relevos, perfurações, estampas, recortes, sinêtes, selos, rótulos), se não há direito real sôbre o bem incorpóreo, porque então dele é que nasce o direito formativo gerador (o direito real sôbre o bem corpóreo provém de modo comum de aquisição, como a specificatio e a occupatio ou a traditio); c) o uso que é exercício do direito real sôbre o bem corpóreo, mas já no sentido de explorá-lo incorpòreamente = como bem incorpóreo). 4 . DIREITO REAL SÔBRE A MARCA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. - O d i -

reito real sôbre a marca de indústria e de comércio somente começa com o requerimento e o depósito, seguido do registo. O direito anterior do requerente, se não há propriedade intelectual, é patrimonial, porém não real.

Conforme teremos de mostrar, o registo é que confere direito real com o registo começa o direito formado. Mas erraríamos se não víssemos a repercussão da eficácia constitutiva no período que vai do requerimento e depósito ao registo. Se alguém, em vez de se opor, passou a usar a marca após o requerimento e depósito feitos por outrem, há de ser tratado como ofensor da propriedade industrial se o registo se efetuou. Nada impede que à decisão constitutiva positiva se atribua eficácia ex tunc. Aliás, o exercício do direito formativo gerador foi ao requerer-se e depositar-se, tendo a decisão administrativa declarado legítimo e regular tal exercício para constituir o direito real, com o registo.

Panorama atual pelos Atualizadores § 2.010. A - Legislação A Lei da Propriedade Industrial ratificou a adoção da marca de serviços, criada pelo art. 74 do Dec.-lei 254/1967, e acrescentou à marca de produto, a marca de certificação e a marca coletiva, assim definidas no art. 123, II e III: "marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada;" "marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade." Os serviços protegidos pelas marcas estão incluídos nas classes 35 a 45 da Classificação de Nice, adotada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Inpi, dentre os quais os serviços bancários, os serviços de publicidade e de propaganda, os serviços de entretenimento e os serviços médicos e jurídicosPassou a ser também admitida a marca tridimensional, que muitas vezes se confunde com o desenho industrial (o desigri), que engloba os antigos modelo industrial e desenho industrial. O art. 130 da Lei 9.279/1996 acrescentou os seguintes direitos ao titular do registro e do pedido de registro: "I - Ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; e III - zelar pela sua integridade material ou reputação." Em contraposição, o art. 132 estipula o que não é permitido ao titular do registro fazer.

§2.010. B-Doutrina O conceito de marcas coletivas será objeto do § 2.014, mais adiante.

Peter Dirk Siemsen, Gert Egon Dannemann, Luiz Henrique do Amaral, José Antônio B. L. Faria Corrêa e outros, na excelente obra coletiva intitulada Propriedade intelectual, edição 2000, comentando as novidades introduzidas pela Lei da Propriedade Industrial, se referem ao considerável avanço em relação à lei anterior, o Código de 1971, representado pela eliminação da figura legal da marca geral, impropriamente denominada "marca genérica", terminologia equívoca de um instituto que pelo tratamento inadequado que recebeu converteu-se em norma excrescente (SIEMSEN, Peter Dirk; DANNEMANN, Gert Egon; AMARAL, Luiz Henrique do; CORRÊA, José Antônio B. L. Faria, et al. Propriedade intelectual. Rio de Janeiro, 2000. p. 224). Por seu turno, Luiz Guilherme de A. V. Loureiro faz menção à housemark, originária dos Estados Unidos, que é a marca que designa não um produto determinado, mas simboliza a empresa que o fabricou. A housemark, ou seja, a marca de casa, é utilizada em conjunto com marca específica. Quanto ao art. 132 da Lei 9.279/1996, que estipula uma série de limitações aos direitos dos titulares de registros de marcas, verifica-se, desde logo, que se acha em perfeita harmonia com o art. 17 do anexo 1C do Dec. 1.355/1994 (Trips), segundo o qual os países-membros poderão estabelecer exceções limitadas aos direitos conferidos pelo registro de marcas. Denis Borges Barbosa, que foi, durante muito tempo, Procurador do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, inclusive seu Procurador-Geral, observou, com acuidade, em seu magnífico livro intitulado Uma introdução a propriedade intelectual (BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. São Paulo: Lumen Júris, 2003. p. 844) que a Lei da Propriedade Industrial estabeleceu "como uma proposta inédita na nossa história jurídica alguns limites ao exercício do direito exclusivo", referindo-se ao art. 132. Essas limitações atendem aos interesses da concorrência, do consumidor e da liberdade de palavra, ainda segundo o mesmo autor. Em palestra feita no XX Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI, realizado no ano de 2000, o jurista Lélio Denicoli Schmidt elogiou esse dispositivo legal, ressaltando que "a necessidade de harmonizar as complexas relações jurídicas e interesses da sociedade moderna levou a um temperamento dos direitos absolutos" (SCHMIDT, Lélio Denicoli. Anais do XX Seminário Nacional de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: ABPI, 2000. p. 46). Esse temperamento decorre, inclusive, do art 170 da CF, que dispõe sobre a função social da propriedade. O art. 132,1, da Lei 9.279/1996 estipula que o titular do registro de marca não tem o direito de impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem marca deles próprios em conjunto com a marca do fabricante. Esse dispositivo não chega a surpreender, porque as marcas de produtos são também conhecidas como marcas de indústria e marcas de comércio. Além disso, o uso conjunto de marcas constava, expressamente, do Ato Normativo Inpi 15/1975, não mais em vigor, em conformidade com o qual a marca do licenciado deveria ser usada sempre em conjunto com a marca do licenciador. No tocante ao inc. II o autor desta atualização teve a ocasião de dizer, em palestra feita no já referido Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, que

concordava com o entendimento de seu colega de painel, Dr. Lélio Denicoli Schmidt, de que é direito e ate dever do fabricante do acessório, em virtude do Código de Defesa do Consumidor, fazer referência ao produto a que ele se destina, o que é muito comum na indústria automobilística, em que há peças para determinados automóveis, que não servem para outros, o que toma necessário indicar sua destinação (SCHMIDT, Lélio Denicoli. Anais do XX... cit., p. 53). Nessa mesma palestra foi feita alusão ao grande jurista francês Yves Saint-Gal, que, em livro clássico sobre marcas, mencionou o problema das pièces détachées, observando que a tendência jurisprudencial na França, em outros países europeus e nos Estados Unidos é hoje no sentido da licitude da referência em questão, que se toma imprescindível quando a peça ou acessório só pode ser utilizado em relação a determinado produto, não sendo, porém, lícito ao vendedor daquele fazer-se passar como concessionário do fabricante deste (SAINT-GAL, Yves. Protection etDéfense des Marques de Fabrique. Paris: Ed. J. Delmas, 1982, p. 0-14). O inc. III do art. 132 da Lei 9.279/1996 é, na opinião deste atualizador, o mais importante. E, também, como observou Lélio Denicoli Schmidt em sua palestra tantas vezes já referida, "um dos dispositivos mais polêmicos da nova Lei da Propriedade Industrial" (SCHMIDT, Lélio Denicoli. Anais do XX... cit.), uma vez que adota o princípio da exaustão de direitos, regulando a chamada importação paralela. A exaustão ou esgotamento do direito de propriedade industrial significa a perda desse direito, quando o titular do registro coloca o produto no mercado, ou seja, após sua primeira venda. Constitui uma restrição ao caráter absoluto do direito da propriedade industrial, que prevaleceu no passado, como ensinou Paul Mathély nos anais do referido seminário. Foi, ainda, salientado por este atualizador que, no caso das importações paralelas, não há que se cogitar de contrafação ou pirataria, pois os produtos são sempre genuínos, embora vendidos por empresas sem vínculo legal ou contratual com o titular do registro, como é o caso dos outlets, que, não são, necessariamente, suas filiais, subsidiárias ou concessionárias. O tema, porém, é controverso. No painel intitulado "Exaustão de direitos; Importação paralela", um dos mais interessantes do Seminário Nacional da Propriedade Intelectual realizado pela ABPI no ano de 1999, Luiz Henrique do Amaral, após fazer um histórico do problema, se posicionou em defesa da proibição das importações paralelas. Por sua vez, Gabriel Leonardos, o outro palestrante do mesmo painel, assim concluiu sua exposição: "Acho que podemos concluir, então, dizendo que a favor das importações paralelas, como o deputado Alberto Goldman mencionou corretamente na justificativa de seu projeto de lei, temos a redução de preços para os consumidores. Contra, contudo, percebemos que os consumidores ficam desguarnecidos quanto à natureza, qualidade, garantia, assistência técnica, transporte e acondicionamento do produto e, além disso, inibem-se investimentos que gerem empregos e riquezas no Brasil" (LEONARDOS, Gabriel. Anais do XX Seminário Nacional de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: ABPI, 2000. p. 122-126).

Para este atualizador os pontos principais podem ser reduzidos a dois: se permitida a importação paralela, o consumidor ficará privado da assistência técnica, que não será proporcionada ao importador pelo fabricante ou empresa por ele autorizada; em contraposição, se proibida a importação paralela, o preço do produto deverá ser superior ao do vendido em outlets.

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O inc. IV do art. 132 corresponde ao direito de citação assegurado pelo art. 46, III, da Lei 9.610/1998. É imprescindível que a citação da marca alheia seja feita corretamente, isto é, que ela seja sempre referida como adjetivo, com a letra inicial maiúscula ou toda em caixa alta ou, ainda, entre aspas e sempre acompanhada da palavra de uso comum, que designa o produto ou serviço identificado. Por exemplo: cópia "Xerox" ou máquina Xerox, nunca xerox, isoladamente, como se fosse substantivo.

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Como consta da parte final do referido inc. IV, o direito de citação está subordinado a duas condições indispensáveis: não pode haver conotação comercial, nem prejuízo para o caráter distintivo da marca.

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§ 2.010. C - Jurisprudência Ainda na vigência da Lei 5.772/1971, que antecedeu a Lei da Propriedade Industrial ora em vigor, a 1.® Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgando a ApCiv 75.002-1, relator o Des. Luiz de Macedo, fixou a tese de que o contrato de representação exclusiva, no Brasil, dos produtores do vinho identificado pela marca "Bolla" não poderia ser oposto a terceiros, de sorte que era lícita a importação feita por Franco-Suissa Importação, Exportação e Representações Ltda. diretamente de empresa distribuidora do produto. Foi negada a existência de contrafação, pois o produto era legítimo (TJSP, ApCiv 75.002-1, 1 , a Câm. Civ., rei. Des. Luiz de Macedo, Lex 106/134-135).

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Merece menção, também, o acórdão da 3 a Câmara de Direito Privado da mencionada corte, relator o Des. Carlos Roberto Gonçalves, no caso da marca "Wiborowa", já na vigência da Lei de Propriedade Industrial, em que , por igual, foi decidido que o contrato de representação exclusiva não podia ser oposto a terceiros, daí resultando ser lícita a importação feita do produto junto a um dos inúmeros fabricantes no exterior (TJSP, ApCiv 090.538.4/3, 3.a Câm. de Direito Privado, j. 28.01.2000).

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Entretanto a 8.° Câmara de Direito Privado do mesmo tribunal, ao julgar o Agln 80.264-4/4, de Campinas, relator Des. Ricardo Brancato, concedeu à autora da ação antecipação de tutela, para proibir uma importação paralela de máquinas, autorizando até sua apreensão (TJSP, Agln 80.264-4/4, rei. Des. Ricardo Brancato, DJ 18.03.1999). Já a 4.a Turma do Superior Tribunal de Justiça, relator o Ministro Luis Felipe Salomão, asseverou, ao julgar o REsp 609.047/SP, ser lícita a importação paralela de produtos originais, mesmo sem o consentimento direto do titular da marca, considerando inocorrente a concorrência desleal alegada. Confiram-se os itens 1 e 2 da ementa do acórdão:

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"1. As importações paralelas são realizadas à margem do sistema de distribuição seletiva criado pelo fabricante do produto e titular do direito de propriedade industrial, mas, uma vez autorizada a importação pelo titular do direito da marca ou por quem estava autorizado para tanto, o produto original entra licitamente nó mercado nacional. 2. Tendo em vista que as importações paralelas, lícitas, são contratos firmados com o produtor/titular do direito da marca no estrangeiro, ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, ou seja, um distribuidor no país em que é realizada a operação, não pode o titular da marca opor ao adquirente do produto restrições de redistribuição, pois a colocação do produto no mercado esgota o seu direito de propriedade industrial, ainda que a titularidade da marca no Brasil seja diversa da titularidade da marca no exterior". Considerou, ainda, o STJ que a proibição absoluta de importação, realizada licitamente, "não seria compatível com a livre iniciativa, prevista no art. 170 da CF" (STJ, REsp 609.047/ SP, 4. a T.,j. 20.10.2009, rei. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 16.11.2009).

§ 2.011. L E G I T I M A Ç Ã O ATIVA P A R A O R E G I S T O

1. CONCEPÇÃO E USO. — O sistema jurídico tem de atender a que alguém concebeu a marca e a que alguém, talvez a mesma pessoa, porém não necessariamente ela, j á a usa. Há a concepção e há o uso, que são fatos: aquele necessariamente anterior e êsse possivelmente anterior ao requerimento e ao depósito da marca. Se quem requere e deposita é a mesma pessoa que a concebeu e usou, ou somente a concebeu, sem ter havido uso anterior, nenhuma questão se apresenta. Se quem requere não a usava e outrem a usava, há o problema de técnica legislativa de que adiante se tratará, a propósito do art. 96 do Decreto-lei n. 7.903 (oposição pelo pré-utente). Se outrem concebeu a marca e tem direito autoral sôbre ela, a questão há de ser resolvida no plano da propriedade intelectual. Se o uso anterior era ilegítimo, e. g., porque o utente usurpou a marca que não concebera, há as questões de propriedade intelectual e de posse, questões prévias, que têm de ser levadas a juízo. 2 . LEGITIMADOS ATIVOS. - Lê-se no art. 9 0 do Decreto-lei n. 7 . 9 0 3 : "Podem registar marcas: 1.°, os industriais ou comerciantes, para distinguir as mercadorias ou produtos do seu fabrico ou negócio; 2°, os agricultores ou criadores para assinalar os produtos de agricultura, de pecuária, e, em geral, de qualquer exploração agrícola, zootécnica, florestal ou extrativa;

3.°, as cooperativas ou organismos de cooperação econômica, para assinalar os respectivos produtos ou mercadorias; 4.°, as emprêsas ou organizações profissionais para distinguir os produtos ou artigos resultantes de suas atividades; 5.°, a União, os Estados e Municípios, as entidades autárquicas, e de natureza coletiva, devidamente constituídas; 6.°, as entidades de caráter civil ou comercial, para uso próprio ou de seus associados". Têm direito de usar marca (= podem exercer o direito de propriedade sôbre o desenho, ou rótulo, ou outro sinal distintivo que marque) o industrial, o comerciante e o agricultor. Em vez de usá-la desde logo, têm o direito formativo gerador quanto à propriedade industrial (= direito a formar direito real), expondo-se, porém, a que outrem use antes e se oponha ao registo. O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sôbre ela, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade intelectual sôbre a marca, fêz a marca ou achou-a (res nullius, e não res communis omnium) e o uso já é exercício de ato-fato jurídico. Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, de ocupação da nova species, seguida do uso como marca. Esse uso como marca, necessariamente em público, é ato-fato jurídico, de que se irradia direito à oposição. Não é dêle que se irradia o direito formativo gerador ao registo da marca porque êsse surgiu antes, ao ter havido a specificatio dos arts. 62 e 614 do Código Civil, ou a occupatio do bem corpóreo da marca "sem dono". Pode ter havido tradição. A eficácia do registo das marcas de indústria e de comércio é de dez anos. A prorrogação tem de ser requerida, conforme o próprio nome o exige e o art. 140 do Decreto-lei n. 7.903 explicita, dentro do prazo de eficácia, respeitado o art. 138, parágrafo único. Prorroga-se, indefinidamente, por períodos de dez anos. Pode dar-se a renúncia à propriedade industrial, expressa em documento hábil, ou o não-uso, considerado abandono, com a declaração de caducidade de que cogitam os arts. 152-155 do Decreto-lei n. 7.903. Resta saber se a marca a que se extinguiu o direito real cai no domínio comum ou se passa a ser res nullius. Não há resposta a priori: ou a) a marca passou a ser empregada por muitos, que aí são elementos da coletividade, de todos, e caiu no domínio comum, tornando-se não-apropriável por um ou alguns (= com exclusivi-

dade), cf. art. 93, parágrafo único, verbis "os sinais, figuras ou símbolos de uso comum", que somente por especificação se pode tornar objeto de direito exclusivo (verbis "quando revestirem suficiente forma distintiva"); ou b) a marca se torna res nullius, portanto apropriável por todas as pessoas, algumas ou uma só pessoa. Ou se trate de expiração do prazo sem prorrogação, ou do prazo prorrogado, sem se iniciar nôvo prazo, ou de renúncia, ou de caducidade, é questão de fato se houve comunização ou adespotia, isto é, se se tornou res communis omnium ou rés nullius. Não se dá o mesmo com a invenção: extinta a patente, cai no domínio comum o invento. Nem se dá o mesmo com o modêlo de utilidade, ou o desenho ou modêlo industrial: extinta a patente, tornam-se res communes omnium. Mas é o mesmo que ocorre com o título do estabelecimento e com a insígnia. No art. 90, inciso 4.°, do Decreto-lei n. 7.903, a marca distingue produtos ou artigos que as emprêsas ou organizações profissionais fazem. No inciso 6.°, a marca distingue o que a entidade de caráter civil faz ou o que os associados fazem, ou o que ela e êles fazem. No direito brasileiro, a marca ainda não depositada não é objeto de direito real industrial: pode ser objeto de direito real sôbre bem corpóreo (propriedade do desenho, ou ornato, ou recorte, ou rótulo, ou sinête, ou sêlo); pode ser objeto de direito real sôbre bem incorpóreo (propriedade intelectual). Quem é proprietário do bem incorpóreo é titular do direito formativo gerador. Se não há propriedade do bem incorpóreo, tem direito formativo gerador o titular do direito de propriedade sôbre o bem corpóreo. Se o bem incorpóreo é res communis omnium, não há direito formativo gerador. Ter-se-ia de compor "suficiente forma distintiva" (Decreto-lei n. 7.903, art. 95, inciso 5.°), ou "combinação original" (inciso 15). Para a obtenção do registo, legitimado (= quem tem a prioridade, quem é prior) é (a) quem tem direito sôbre a propriedade intelectual, que supõe especificação, depois (b) quem tem a propriedade da marca-bem corpóreo (= bem corpóreo que se destina a marca), depois (c) o pré-utente em relação ao momento de se requerer o registo, finalmente (d) o requerente. O requerente (d), que também é (a), passa à frente de quaisquer opoentes; o que também é (b) passa à frente do pré-utente usurpador, contra o qual tem ações de reivindicação e de posse, mas pode ter de perder em lide com (a) ou devido a ter (a) apresentado oposição perante a autoridade administrativa; o que também é (c) pode ver discutido o seu pretendido direito, por (a) ou por (b).

Falta clareza a certos expositores do direito sôbre marcas de indústria e de comércio porque tratam do assunto como se tivessem de descrever e só pudessem descrever a construção de um andar do edifício, quando o assunto supõe tôda a anterioridade da Parte Geral e do Direito das Coisas, no tocante à propriedade dos bens corpóreos e à propriedade dos bens incorpóreos, que vêm, na sistemática do Direito Privado, antes da propriedade industrial das marcas de indústria e de comércio, dos títulos de estabelecimento, das insígnias e das expressões e sinais de propaganda. Nenhum ramo do direito, por menor e mais especializado que seja, pode ser tratado em separado, como se não pertencesse a sistema jurídico. Quando os legisladores fazem lei, ainda sôbre matéria restrita, as regras jurídicas da lei caem em ambiente que já as enchia, até certo ponto, ao serem feitas, e os conceitos de que nelas se usa, são conceitos já fixados no sistema jurídico ou que supõem outros conceitos fixados. As marcas de indústria e de comércio que consistem em desenho feito por A, ainda após o registo, têm história jurídica, que não se lhes pode eliminar: o papel e a tinta, com que se obteve o desenho, podem ser de A, ter sido desenhista, empregado de A ou não, B, ter C adquirido de A ou de B, ou dos herdeiros, o desenho, C ou D tê-lo usado como marca, e haver D ou seu cônjuge requerido o depósito e o registo. Todo o sistema jurídico está interessado: Parte Geral, Direito de Personalidade, Direito de Família, Direito das Coisas, Direito das Obrigações, Direito das Sucessões.

Panorama atual pelos Atualizadores § 2.011. A - Legislação Dispõe o art. 128 da Lei 9.279/1996: "Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado". As limitações à requisição de marca por pessoas de direito privado, os requisitos para requisição de marcas coletivas e de certificação e a reivindicação de prioridade estão disciplinadas nos parágrafos deste artigo.

§ 2.011. B -Doutrina Cumpre, inicialmente, observar que já constava do art. 90, 1 d o Dec.-lei 7.903/1945 que podiam registrar marcas "os industriais ou comerciantes para distinguir as mercadorias ou produtos do seu fabrico ou negócio". O antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial - DNPI, órgão da administração direta,

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não exigia, com rigor, a observância desse dispositivo, permitindo, por exemplo que um conhecido advogado na área da propriedade industrial requeresse e obtivesse o registro de uma marca para distinguir café. O art. 128, § da Lei 9.279/1996 manteve o mesmo princípio, com a diferença de que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Inpi cumpre, com exação, esse dispositivo legal, para evitar abusos, como o aqui comentado. Não existe mais a diferenciação entre marca estrangeira e marca nacional ou brasileira. A equiparação entre uma e outra é absoluta, em cumprimento ao art. 2.° do Anexo ao Dec. 9.233/1884, Convenção da União de Paris - CUP.

§ 2.011. C— Jurisprudência i j | ; | |

Merece menção a respeito do tema o acórdão da antiga 1 .a Turma do Tribunal Regional Federal da 2. a Região, na ApCiv 94.02.02453-0/RJ, relator o Desembargador Federal Clélio Erthal, segundo o qual "comprovada a estreita afinidade entre a atividade da empresa e o campo industrial protegido pela marca registrada em seu nome, tem-se como atendido o disposto no art. 62, parágrafo único, do Código da Propriedade Industrial" (TRF-2.3 Reg., ApCiv 94.02.02453-0/RJ, j. 16.11.1994, rei. Des. Federal Clélio Erthal) Esse acórdão é de 16 de novembro de 1994, anterior, portanto, ao advento da Lei 9.279/1996, observando-se, contudo, que o dispositivo acima citado da lei anterior corresponde ao art. 128 da Lei 9.279/1996.

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SEÇÃO II

REGISTABILIDADE EIRREGISTABILIDADE DAS MARCAS

§ 2.012. M A R C A S REGISTÁVEIS '

1. E L E M E N T O S DA MARCA E MARCA. - A registabilidade supõe todo, que seja a marca. Há marcas simples e há marcas complexas. Nem todo sinal é utilizável como marca, ou, pelo menos, como elemento característico de marca; mas há sinais que, não podendo ser registados como marca, podem ser elementos de marca. Se a marca é complexa, elemento figurativo ou de expressão que não poderia ser, isoladamente, registado como marca, passa a ser parte integrante da marca, registável por sua originalidade. Ha, contudo, elementos inabsorvíveis, como as designações de repartições ou estabelecimentos oficiais, o nome civil ou comercial e o título de estabelecimento alheios, a cópia ou imitação de papel-moeda ou das moedas.

Às vêzes, a marca é múltipla-, e. g., para a garrafa e para a rôlha, ou para o envoltório e para as bordas da fazenda. A exclusividade é para todas as aplicações previstas. A marca pode ser serial ou em gradação se o requerente (aliás o utente já pode ter seriado ou graduado a marca) para diferentes produtos ou mercadorias adota a mesma marca, com variantes para cada classe de produtos ou mercadorias. É a "associated trade mark" do direito britânico. Com isso, o produtor ou o comerciante procura granjear para os seus produtos ou mercadorias preferência geral do público, de modo que a clientela de um produto seja atraída para os outros, ou a de alguns produtos para outro ainda não prestigiado, ou, sequer, não lançado ao tempo dos outros. Diz o art. 93 do Decreto-lei n. 7.903: "São suscetíveis de registo, como marca de indústria ou de comércio, entre outros, os nomes, palavras, denominações, conjunto de letras, algarismos, monogramas, emblemas, figuras, vinhetas, ornatos, desenhos, ilustrações, relevos, perfurações, transparências, estampas, recortes, rendilhados, impressões, gravuras, fotografias, sinêtes, cunhos, selos, rótulos, e outros sinais distintivos de atividade industrial, comercial, agrícola ou civil". E o parágrafo único: "Os nomes e as denominações necessárias, usuais ou vulgares, as letras, os algarismos ou números e, bem assim, os sinais, figuras ou símbolos de uso comum, são inapropriáveis desde que tenham relação com os produtos ou artigos a distinguir, e somente poderão ser registados como marca, quando revestirem suficiente forma distintiva". (a) Os nomes podem ser elemento da marca. Em princípio, qualquer nome de pessoa pode ser registado como marca, mas é preciso que distinga: o nome de pessoa, a despeito de homonímias eventuais, distingue a pessoa; isso não quer dizer que sirva, sempre, para distinguir produtos e mercadorias. Daí ter de ser ligado a elementos que sirvam à marcação. A caracterização permite que homônimos empreguem o nome como marca, uma vez que não haja reprodução ou imitação, nem, talvez, aplicação ao mesmo produto ou mercadoria, ou ao mesmo gênero de indústria ou de comércio. O nome de pessoa, em abstrato, serve a distinguir a pessoa; não, porém, o produto ou a mercadoria. Se o industrial, agricultor ou comerciante se chama A. B. C., nada impede que êle e outro A. B. C. registem, ainda para produto da mesma espécie, ou a mesma mercadoria, as marcas: A. B. C. (em letras azuis) e A. B. C. (em letras vermelhas). O que primeiro obteve registo satisfez-se com o elemento distintivo da côr, elemento que por si só não seria registável, e não pode alegar que a

segunda marca se prestaria a confusão, porque o outro A. B. C. procedeu como êle, por ter entendido bastar-lhe outra côr. Também se pode dar que A. B. C. tenha a marca A. B. C. em pontilhados e o outro A. B. C. peça registo da marca em letra gótica. Em todo caso, há o art. 112 do Decreto-lei n. 7.903. O risco da confusão julga-se partindo-se da apreciação objetiva da marca registada no que ela apresenta de originalidade, porque ao requerente ficou tôda liberdade no escolher o sinal distintivo para ser registado como marca. Se êle adotou o nome com a côr e apontou os dois elementos como componentes únicos da marca, foi êle quem admitiu tão frágil caracterização (Decreto-lei n. 7.903, axt. 126, § 2.°, c), IV, verbis "menção dos elementos característicos da marca"). Melhor fôra que houvesse introduzido na marca outros elementos; todavia, não no fêz. Algum elemento figurativo concorreria para melhor assinalamento distintivo dos produtos ou mercadorias. O nome da pessoa física e o nome da pessoa jurídica podem ser incluídos nas marcas, se o titular do direito formativo gerador é a pessoa física ou a pessoa jurídica. A diferença de trato quanto aos nomes de pessoas resulta dos incisos 4.° e 9.° do art. 95 do Decreto-lei n. 7.903: no inciso 4.°, pré-exclui-se a registabilidade do nome comercial de outrem, de modo absoluto. Ninguém pode incluir o nome comercial de outrem em marca sua, ainda que a pessoa física ou jurídica a que corresponde haja consentido. Nome comercial está, aí, no sentido largo do art. 104 do Decreto-lei n. 7.903: "Considera-se nome comercial a firma ou denominação adotada pela pessoa física ou jurídica, para o exercício de atividades comerciais, industriais ou agrícolas". O art. 104, parágrafo único, suscita a questão da extensão às sociedades civis e às fundações, mas o lugar próprio para dela tratarmos é adiante, a propósito das marcas irregistáveis. O nome civil ou o nome de família pode ser incluído na marca, se alheio, uma vez que o titular do direito ao nome consinta. Todavia, em virtude dos arts. 104, parágrafo único, e 95, inciso 4.°, o registo especial do Decreto-lei n. 7.903 desloca para a classe do art. 95, inciso 4.°, o nome da sociedade civil ou da fundação civil. Quanto aos títulos de estabelecimentos e às insígnias, nomes são, mas de estabelecimentos ou emprêsas, e não de pessoas, nem de produtos ou mercadorias. Se servem de marca, passam a ser, também, marcas: são nome do estabelecimento e nome de produto ou de mercadoria. Duas funções, duas propriedades industriais distintas. Na fachada do estabeleci-

mento, ou nas vitrinas, é título do estabelecimento; nos produtos ou mercadorias, marca de indústria ou de comércio. (b) As palavras, ainda que não sejam nomes de pessoas, ou de coisas, podem ser elementos de marca de indústria ou de comércio. O vocábulo figura, então, como elemento do sinal distintivo, desde que não seja o nome do produto ou da mercadoria, como entraria a côr, ou a forma. Pode ser composição arbitrária, para ter em si-mesmo a distintividade. O art. 93 do Decreto-lei n. 7.903 é exemplificativo, a despeito da sua prolixidade. Todo sinal distintivo pode ser marca de indústria ou de comércio, salvo se a lei o proibiu. Uma letra não pode ser marca; o art. 93 refere-se a conjunto de letras. (c) Denominações necessárias são as denominações adequadas aos produtos e mercadorias; denominações usuais, as que se empregam ordinàriamente; vulgares, as dadas pelo vulgo, ainda quando não sejam necessárias, nem, sequer, as mais usadas (usuais). Não bá, portanto, sinonímia. (d) Os algarismos, para serem elementos de marca, hão de estar em conjunto com outros elementos. Não se poderia registar "2", ou "600", se bem que se pudesse registar o título de estabelecimento "Bazar 3000", ou a marca de indústria ou de comércio "Sabão 1001". (e) Os monogramas podem servir de marcas, por si só, se apresentam distintividade. A forma distintiva há de estar neles mesmos, para que bastem. Se não está, é preciso que se contenham em forma distintiva, ou a forma distintiva se juntem. (f) Os emblemas consistem em figuras, que correspondem, ou não, a sêres vivos, ou coisas inorgânicas, com ou sem simbolização. Por exemplo: a imagem de rio, ou de árvore, ou de animal; sereia, fauno, centauro; cruz, balança (símbolo da justiça), âncora, alfange, pua, trator, aeromoça. As marcas emblemáticas distinguem-se, por serem figurativas, das marcas verbais ou nominativas; porém igualmente das marcas figurativas que não são emblemas, se bem que haja a tendência para se alargar o conceito de marca emblemática, com a dicotomia exaustiva "marcas verbais e marcas emblemáticas". As marcas compósitas, que contêm emblema ou emblemas e palavra ou palavras, dizem-se mistas. No art. 93 do Decreto-lei n. 7.903 o sentido que se deu a emblema foi o estrito, etimológico, tanto que, logo após se falar de "emblemas", se mencionam "figuras, vinhetas, ornatos, desenhos". Ilustrações, relevos, perfurações, transparências, estampas, recortes, rendilhados, impressões,

gravuras, fotografias, ginêtes, cunhos, selos e rótulos não são, por si só, elementos figurativos ou verbais: são modos ou processos com que se obtêm os elementos verbais ou figurativos. Emblema era a parte da lança embutida no gume férreo. O sentido de figura simbólica é recente, talvez do século XVII, depois de ter sido o de ornamento de estilo, já no latim. (g) Os retratos de pessoas são figuras, ou fotografias, ou desenhos, ou gravuras, ou emblemas. Depende da natureza da representação e da função que o retrato exerce como elemento da marca. Se o retrato é do próprio requerente do registo da marca, não surgem questões. Se de outrem, têm-se de observar os princípios concernentes ao direito de personalidade à própria imagem (Tomo VII, § 738). A pessoa identificada tem o direito de afixação, publicação e difusão do retrato, em geral da imagem; mas o direito de personalidade não está atingido, porque à personalidade apenas está ligado o consentir. Não é direito de propriedade (sem razão, G. L E W I N S O H N , Gibt es ein Recht am eigenen Bilde?, 1 6 - 1 9 ) . Tem-se de distinguir o direito à própria imagem e o direito de exposição ou publicação ou difusão da imagem. Não se há de recusar ao retratado a ação negatória contra o que usa do retrato alheio em marcas, ou outro sinal distintivo (cf. J. K O H L E R , Das Eigenbild im Recht, 1 9 ; L . KOENIG, Das Recht am eigenen Bilde, 3 0 ) , nem a ação de abstenção, ou a ação de preceito cominatório. Ao uso em marca só é necessário o consentimento se há razão para se entender que o retratado não o teria admitido. Pode sobrevir a denúncia cheia, isto é, a denúncia com fundamento em dano, ou exercício irregular por parte de quem usa a marca, já registada ou não. Se o retrato é de pessoa célebre, ou personalidade histórica, tem-se a inserção, como elemento de marca, por homenagem, portanto como se, consultado, o retratado tivesse consentido. Qualquer menosprêzo, ofensa à honra, ou pouco caso com o retratado, ou impropriedade do elemento figurativo para o produto ou mercadoria, pré-exclui a inseribilidade. Se era de entender-se que o retratado não o admitiria, tem-se por incurso no art. 95, inciso 9.°, 2.a parte, do Decreto-lei n. 7.903, o pedido de registo ou o registo (verbis "a efígie, sem o expresso consentimento do titular, ou seus sucessores diretos"). O consentimento pode ser com exclusividade ou sem exclusividade. Se foi com exclusividade, nenhuma outra marca o pode inserir e

tem o titular da marca as ações contra o utente ou contra o que obteve o registo ilegal. Se a nova marca, que se quer registar, ou que se registou, não contém retrato da mesma pessoa, mas de outra (inclusive do próprio segundo requerente), em traje ou atitude que torne possível a confusão, incide o art. 95, inciso 17.° (verbis "a imitação dessas marcas, de modo que possa ser induzido o comprador em êrro ou confusão, considerando-se existente a possibilidade de êrro ou confusão sempre que as diferenças entre as marcas não se evidenciem sem exame ou confrontação"). (h) As figuras podem não ser emblemas. O fato de o Decreto-lei n. 7.903, no art. 93, ter falado de figuras, logo após falar de emblemas, mostra que distinguiu figuras emblemáticas e figuras não-emblemáticas. (i) Ilustrações, são figuras, que tornam ilustre. Vinheta é estampa, ornamento tipográfico, ou não, que também se pode prestar a combinações. Ornatos são elementos que embelezam, em sentido que abrange figuras, vinhetas, recortes, rendilhados, rótulos e mais expedientes de embelezamento. Há ornatos que ilustram; quase sempre as ilustrações ornam. Relevos são elementos em ressalte. As figuras, como as palavras, podem ser perfuradas, em renda ou rendilhado, impressas, gravadas, fotografadas. Os sinêtes carimbam, chancelam. Os cunhos imprimem em relêvo, gravam no metal ou noutro material duro. Há também marcas em selos e em rótulos. Vinhetas são adornos que, no começo, representavam cachos e folhas de videira (vinea). "Vignette" apareceu no francês de 1300, com o sentido da origem, até o século XVI. Depois, o sentido foi-se alargando. Não é mais aquele, nem, sequer, o de ornamento em forma de ramo de vinha, no alto da primeira página dos livros. Tudo que lembra êsse ornamento é, em matéria de sinais distintivos, vinheta. Por onde se vê que a expressão ganhou em conteúdo. (j) Chamam-se siglas as abreviaturas dos nomes comerciais ou dos títulos de estabelecimentos, em sílabas, ou letras iniciais, formando elemento próprio. O monograma é sigla. Freqüentemente, hoje, tais abreviaturas são usadas oralmente ou nos escritos a ponto de quase se olvidar o nome do estabelecimento. O uso, para nomear repartições públicas e autarquias, chega ao exagêro. Nada obsta a que se empreguem como elementos das marcas, desde que, se forem de nomes de pessoas, se respeite o art. 95, inciso 4.°, ou o art. 95, inciso 9.°, do Decreto-lei n. 7.903. (Em se tratando de sigla de nome

comercial, pode ser usada nos atos jurídicos como poderiam ser usadas as outras abreviações, em igualdade de circunstâncias.) Não se deve dizer que as siglas de nomes civis e de nomes comerciais (incluídas, é evidente, as de denominações de sociedades e fundações) se hajam de considerar denominações de fantasia. Daí a incidência do art. 95, inciso 4.°, ou do art. 95, inciso 9.°, do Decreto-lei n. 7.903. Tratando-se de produtos do mesmo gênero ou indústria, a sigla não pode ser usada como marca se já outra foi registada, podendo gerar confusão. Se já foi registada a segunda, tem a primeira ação de regulação do exercício do direito, para que o titular da segunda marca adote elemento distintivo, que afaste a confundibilidade. (k) Chamam-se rótulos (e já se falou do étimo, Tomo XV, § 1.820) a apliques feitos de papel, alumínio ou outro material: ou são meios de aposição de marca, ou contêm a marca (são o corpo da marca, o que os faz, em cada produto ou mercadoria, bem corpóreo, concretizando o bem incorpóreo). De regra, quem concebe a marca em rótulo faz do rótulo elemento da marca. Se usa o rótulo e não o considerou, ao pedir o registo, elemento característico, reproduzir ou imitar o rótulo não é, só por si, reproduzir ou imitar a marca. Se se declarou que p rótulo é elemento característico da marca, tem-se como parte do conjunto que constitui a marca. O rótulo precisa não se confundir com outros rótulos registados, ou em uso (Decreto-lei n. 7.903, art. 96). É registável o rótulo sem palavras e sem figuras gráficas, se êle-mesmo forma palavra, ou figura, ou se é tão típico que distinguiria (e. g., rótulo rendilhado, rótulo perfurado). O rótulo como elemento único (sem distintividade oriunda de forma, ou côr, ou outro elemento) não distinguiria. Rotulagem pura é meio, não é elemento bastante em si. As etiquetas são rótulos; o termo é francesia: no uso do português, é o rótulo que diz o que é a coisa rotulada ou o que se contém no que se rotulou. Lê-se no art. 94 do Decreto-lei n. 7.903: "As marcas podem ser aplicadas diretamente nas mercadorias ou produtos, ou nos seus recipientes, invólucros ou etiquetas". 2. APOSIÇÃO DA MARCA. - A lei nada diz quanto ao modo de se apor a marca. Há de ser em rótulo, ou sêlo; ou em relevos, perfurações, transparências, estampas, recortes, rendilhados, impressões ou gravuras. O que não basta é a côr só, ou só o formato, ou só o envoltório. Sôbre o produto ou mercadoria, ou sôbre o envoltório, pode ser impressa a marca, ou perfurada, ou estampada, ou recortada, ou em rendilhado, ou gravada; como

pode ser posta dentro do produto, ou mercadoria, aparecendo pela transparência daquele, ou dessa. De ordinário, a marca é aposta ao envoltório, seja de metal, de vidro, ou de papel, seja de qualquer outro material, ou simplesmente no rótulo. Nada obsta a que a marca não apareça; e. g., seja impressa na rôlha da garrafa, ou em papel que se introduz nas caixas de bonbons, ou por baixo do envoltório ou embalagem.

Panorama atual pelos Atualizadores §2.012. A-Legislação

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Como já foi dito anteriormente a questão das marcas aptas ao registro foi bastante simplificada pelo art. 122 da Lei 9.279/1996, que considera protegíveis os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

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Isso significa que prevalece, em princípio, a lista constante do art. 93 do Dec.-lei 7.903/1945, ou seja: nomes, palavras, denominações, conjuntos de letras, siglas, números (mas não algarismos isoladamente), combinações de cores, monogramas, emblemas, figuras, vinhetas, ornamentos, desenhos, ilustrações e outros sinais distintivos de atividade industrial, comercial, agrícola ou civil, além das marcas tridimensionais, do formato e dos envoltórios dos produtos, que eram antes proibidos. São também protegíveis, como marcas, palavras evocativas ou sugestivas, isto é, as que não têm relação direta e imediata com o produto ou serviço a ser identificado.

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O Capítulo 2 das Diretrizes de Análise de Marcas do Inpi, que entraram em vigor no ano de 2011, ao tratar dos sinais registráveis, menciona, de maneira sucinta, que os sinais visualmente perceptíveis devem revestir-se de distintividade, não podendo incidir, como é óbvio, em quaisquer proibições legais, seja em função de sua própria constituição, de seu caráter de liceidade ou de sua condição de disponibilidade (Inpi. Diretrizes de Análise de Marcas. Rio de Janeiro: Inpi, 2011. Disponível em: [www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/diretrizes_de_analise_de_marcas_17-12-2010.pdf]. Acesso em: 30.11.2012). ! !

O art. 131 da Lei 9.279/1996, ao dispor que as marcas podem ser usadas em papéis, impressos, propaganda e documento relativos à atividade de seu titular, corresponde ao art. 94 do Dec.-lei 7.903/1945.

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§2.012. B-Doutrina

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As marcas podem ser verbais ou nominativas, figurativas ou emblemáticas e mistas ou complexas, estas resultantes da conjugação de marcas verbais com marcas figurativas.

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Luiz Guilherme de A. V. Loureiro observa, com acerto, que podem ainda servir como marcas nomes patronfmicos, hologramas, imagens de síntese e as formas do produto ou de seu acondicionamento. Peter Dirk Siemsen, Gert Egon Dannemann, Luiz Henrique do Amaral, José Antônio B. L. Faria Corrêa e outros ilustres juristas, autores do livro já mencionado, enfatizam ser "verossímil que, dentro de algum tempo, novos meios de identificação de serviços e produtos surjam, não necessariamente dirigidos ao campo visual" (SIEMSEN, Peter Dirk; DANNEMANN, Gert Egon; AMARAL, Luiz Henrique do; CORRÊA, José Antônio B. L. Faria, et al. Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, 2000. p. 223). A referência é feita às marcas sonoras, olfativas, gustativas e tácteis. Ora, como também foi salientado anteriormente, nos Estados Unidos e na União Européia já são admitidas as marcas sonoras, porque são capazes de representação gráfica.

§ 2.012. C - Jurisprudência Como exemplo de marca pouco ortodoxa, admitida a registro por decisão judicial, pode ser citado o da marca representada por um pequeno marcador de material têxtil, fixado no lado esquerdo do bolso traseiro da calça, em forma de ourela, utilizada por Levi Strauss & Co., que foi objeto da ApCiv 89.02.01835-0/ RJ, julgada pela antiga 1 . a Turma do Tribunal Regional Federal da 2. a Região, relator o Desembargador Federal Clélio Erthal (TRF-2. a Reg., ApCiv 89.02.018350/RJ, 1.a T „ v.u., rei. Des. Federal Clélio Erthal, DJ 15.05.1990, p. 9.799). A decisão foi unânime. Quanto às marcas evocativas existem diversas decisões judiciais, uma das quais do próprio Supremo Tribunal, de que foi relator o eminente Ministro Rafael Mayer, no RE 86.01.09344/RJ, em acórdão cuja ementa é a seguinte: "Não é nulo o registro de marca com denominação comum ou vulgar que não tenha relação direta e imediata com o produto, não a que suscita uma associação mediata, contingente ou acidental" (STF, RE 109344/RJ, j. 10.06.1986, rei. Min. Rafael Mayer, DJ27.06.1986, p. 11624). Por sua vez, o antigo Tribunal Federal de Recursos sempre prestigiou esse entendimento, autorizando o registro das seguintes marcas: (a) marca "Letter Press" para artigos de transferência, a seco, de letras e sinais (TFR, AMS 76.457/RJ, rei. Min. Decio Miranda, DJ 23.04.1976, p. 2681); (b) marca "Fofura" para fraldas descartáveis e papel higiênico TRF, AMS 98.869, rei. Min. Moacir Catunda, DJ 30.08.1984, p. 13847; (c) marca "Conforto" para roupas de cama e mesa (TRF, ApCiv 79.992, rei. Min. limar Galvão, DJ 11.09.1986; (d) marca "Premiado" para café (TRF, ApCiv 63.486, rei. Min. Américo Luz, DJ 13.08.1981, p. 7672). O Tribunal Regional Federal da 2. a Região mantém a mesma orientação, de que são exemplos as decisões que reconheceram a viabilidade jurídica dos registros pretendidos para as seguintes marcas: (a) marca "Sistema" para serviços de administração de bens imóveis (TRF-2. a Reg., ApCiv 89.02.01688-9, rei. Des. Federal Tania Heine, DJ 20.02.1990, p. 2391; (b) marca "Listas Amarelas" para publicações (TRF-2. 3 Reg., ApCiv 90.02.14071-1, rei. Des. Federal Alberto

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Nogueira, DJ 29.11.1990, p. 28775); (c) marca "Petisto" para molhos, extratos, temperos e especiarias (TRF-2.a Reg., ApCiv 89.02.01332-4, rei. Des. Federal Frederico Gueiros, DJ 30.01.1992, p. 976); (d) marca "Alfaces" para serviços de alimentação (TRF-2.a Reg., ApCiv 89.02.04170-0, rei. Des. Federal Celso Passos, DJ 19.05.1992, p. 13156; e (e) marca "Cientologia" para serviços de tratamento psíquico - El na ApCiv 91.02.18708-6, rei. Des. Federal Clélio Erthal, DJ 14.12.1993, p.55065/55066. Eis a ementa do acórdão: "A palavra Cientologia, de origem híbrida, cunhada para distinguir técnica de tratamento psíquico, embora guarde remota afinidade com os serviços que pretende assinalar, não é de uso necessário, comum ou vulgar, pelo que , ainda que se encontre dicionarizada, pode ser registrada como marca". Mais recentemente, a 2.a Turma Especializada do mesmo Tribunal, acolhendo o voto do relator o Desembargador Messod Azulay Neto, em decisão unânime, publicada no DJU 03.03.2006, p. 51, assim se manifestou em acórdão, cuja ementa contém a seguinte passagem: "A expressão 'New Way' é meramente evocativa, não tendo relação direta com os serviços que visa distinguir, serviços de ensino e educação, de qualquer natureza e grau (classe 41.10), mormente porque se trata de expressão característica do nome comercial da autora/apelada" (TRF-2.a Reg., ApCiv 91.02.07707-8, j. 31.01.2006, rei. Des. Messod Azulay Neto, DJ 03.03.2006).

§ 2.013. MARCAS IRREGISTÁVEIS 1. O DECRETO-LEI N. 7 . 9 0 3 , ART. 9 5 , E A ANÁLISE DAS ESPÉCIES E N U -

- Há irregistabilidade: ou em qualquer circunstância, como se dá a respeito das reproduções e imitações de moeda e papel-moeda, cunhos oficiais e padrões oficiais; ou somente se o elemento é elemento característico; ou se não houve consentimento de alguém. No art. 95 do Decreto-lei n. 7.903, está escrito: "Não podem ser registadas como marca de indústria ou de comércio: 1.°, os brasões, armas, medalhas, distintivos públicos ou oficiais, nacionais ou estrangeiros, ou respectivas designações, salvo havendo autorização expressa de autoridade competente e, bem assim, as figuras que, pelo aspecto e cores empregadas, possam ocasionar confusão com êsses elementos; 2.°, emblema da Cruz Vermelha, ou as palavras - Cruz Vermelha e Cruz de Genebra; 3 .°, as expressões, figuras ou desenhos contrários à moral e aos bons costumes e as que envolvam ofensa individual ou atentem contra idéias, religiões e sentimentos dignos de consideração; 4.°, as designações de repartições ou estabelecimentos oficiais, o nome comercial, o título de estabelecimento e

MERADAS.

a insígnia de que legitimamente não possa usar o registante; 5.°, as denominações genéricas ou sua representação gráfica e, bem assim, as expressões empregadas comumente para designar gênero, espécie, natureza, origem, nacionalidade, procedência, destino, pêso, medida, valor, qualidade, salvo quando figurarem nas marcas como elementos verídicos, revestidas de suficiente forma distintiva; 6.°, a côr, formato e envoltórios das mercadorias ou produtos; 7.°, o nome ou indicação de país, região, localidade, ou estabelecimento de notório conhecimento como centro de fabricação ou extração dos produtos, esteja ou não junto a essa indicação um nome suposto ou alheio; 8.°, as medalhas de fantasia suscetíveis de confusão com as concedidas em exposições industriais ou congressos científicos; 9.°, o nome civil e patronímico, e a efígie, sem o expresso consentimento do titular, ou seus sucessores diretos; 10, os termos técnicos das industrias, ciências e artes; 11, as letras ou algarismos, quer isoladamente, quer combinados, desde que sejam de uso necessário, em relação aos produtos e artigos assinalados ou ao seu gênero de indústria e comércio; 12, a reprodução ou imitação de cunhos oficiais, regularmente adotados para garantia de metais preciosos, ou armas de fogo, e os padrões oficiais de tôda natureza; 13, o nome da obra literária ou científica, os desenhos artísticos divulgados por tipografia, litografia ou outro meio, quando registados nos têrmos do art. 673 do Código Civil; 14, a reprodução ou imitação de cheques, bilhetes, títulos, apólices, moedas e cédulas da União e dos Estados, dos Municípios ou de países estrangeiros; 15, as côres, exceto quando combinadas em conjunto original; 16, as denominações descritivas, formadas pela simples justaposição ou aglutinação de palavras necessárias ou de uso geral; 17, a reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia, anteriormente registada para distinguir os mesmos produtos ou artigos semelhantes ou pertencentes a gênero de comércio e indústria idêntico ou afim; ou a imitação dessas marcas, de modo que possa ser induzido o comprador em êrro ou confusão, considerando-se existente a possibilidade de êrro ou confusão sempre que as diferenças entre marcas não se evidenciem sem exame ou confrontação; 18, as marcas constituídas de elementos suscetíveis de proteção como desenho ou modêlo industrial". 1) Quanto aos brasões e armas de família, não podem ser marcas. Seria permitir-se, no sistema jurídico brasileiro, que os não reconhece, a apuração do direito ao uso deles. Não se podem consultar, a respeito, a jurisprudência e a doutrina estrangeiras (