Das Prinzip der Überörtlichkeit im Unionsmarkenrecht. 3428189221, 9783428189229

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Beiträge zum Europäischen Wirtschaftsrecht Band 86

Das Prinzip der Überörtlichkeit im Unionsmarkenrecht Von

Julian Zimara

Duncker & Humblot · Berlin

JULIAN ZIMARA

Das Prinzip der Überörtlichkeit im Unionsmarkenrecht

Beiträge zum Europäischen Wirtschaftsrecht Begründet von Professor Dr. Wolfgang Blomeyer † und Professor Dr. Karl Albrecht Schachtschneider

Band 86

Das Prinzip der Überörtlichkeit im Unionsmarkenrecht

Von

Julian Zimara

Duncker & Humblot · Berlin

Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main hat diese Arbeit im Jahre 2022 als Dissertation angenommen.

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D30 Alle Rechte vorbehalten © 2023 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Satz: 3w+p GmbH, Rimpar Druck: CPI books GmbH, Leck Printed in Germany ISSN 0947-2452 ISBN 978-3-428-18922-9 (Print) ISBN 978-3-428-58922-7 (E-Book) Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706

Internet: http://www.duncker-humblot.de

Meinen Eltern

Vorwort Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2022 am Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur sind bis November 2021 berücksichtigt worden. Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Alexander Peukert, der mich beim Erstellen der Arbeit stets unterstütze und mir dabei gleichzeitig große Freiheit gab. Herzlich danke ich ebenfalls Herrn Prof. Dr. Dr. Rainer Hofmann für das zügige Erstellen des Zweitgutachtens sowie Herrn Prof Dr. Dr. Alexander Morell für die Übernahme des Vorsitzes der Prüfungskommission. Großer Dank gilt ferner Herrn Dr. Dominik König und Frau Marie-Luise Becker, die sich mit dem Korrekturlesen der Arbeit viel Mühe machten. Stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen des Lehrstuhls Peukert möchte ich Herrn Dr. Florian Eckert für stets bereichernde Fachgespräche und Hinweise danken. Größter Dank gilt schließlich meinen Eltern, die mich über meine gesamte Studienzeit hinweg stets nach allen Kräften unterstützten. Frankfurt a. M., im April 2023

Julian Zimara

Inhaltsverzeichnis Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 I. Problemstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 II. Stand der Forschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 III. Gang der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Kapitel 1 Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts

25

A. Die Grundprinzipien der UMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 I. Einheitlichkeitsprinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 II. Autonomieprinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 III. Koexistenzprinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 IV. Weitere Prinzipien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 V. Wechselwirkungen und ihre Implikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 B. Die Genese des europäischen Markenrechts und ihre Bedeutung für die Grundprinzipien des Unionsmarkenrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 I. Der Weg zum ersten europäischen Markenrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1. Die Geburtsstunde der EWG-Marke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2. Vorentwurf und Denkschrift der europäischen Kommission über die Schaffung einer EWG-Marke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3. Die VO (EG) 40/94 als erstes europäisches Markenrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 II. Die Entwicklung des europäischen Markenrechts nach Inkrafttreten der VO (EG) 90/94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1. Die Markenrechtsstudie des MPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2. Die Unionsmarkenreform 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 a) Hintergründe und Ziele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 b) Reformvorschläge 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 c) Stellungnahme zu den Reformvorschlägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 d) Unionsmarkenverordnung und Unionsmarkenrichtlinie . . . . . . . . . . . . . . . . 46 aa) Änderungen von Verordnung und Richtlinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 bb) Änderungen der Gebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 e) Umsetzung der UMRL in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3. Was bleibt von der Reform? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

10

Inhaltsverzeichnis III. Ergebnisse und Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

C. Parallele Auslegung von UMV und UMRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Kapitel 2 Koexistenz und Abgrenzung von Unionsmarkensystem und nationalen Markensystemen

53

A. Theoretisierung des Koexistenzprinzips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 I. Privatautonome Zeichenzuordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 II. Gesetzliche Zeichenzuordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1. Rechtserwerb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 a) Absolute Eintragungshindernisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 aa) Verkehrsauffassungsunabhängige Eintragungshindernisse . . . . . . . . . . . 55 bb) Verkehrsauffassungsabhängige Eintragungshindernisse . . . . . . . . . . . . . 56 cc) Das Eintragungshindernis der Art. 7 Abs. 1 e) UMV und Art. 4 Abs. 1 e) UMRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 b) Relative Eintragungshindernisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 aa) Widersprüche gegen die Eintragung von Unionsmarken . . . . . . . . . . . . 58 bb) Widersprüche gegen nationale Marken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 c) Unionsmarken als quasi nationale Eintragungshindernisse . . . . . . . . . . . . . . 59 d) Rechtsfolgen divergierender Verkehrskreise im Eintragungsverfahren . . . . . 60 aa) Eintragungsfähigkeit ausschließlich als nationale Marke . . . . . . . . . . . . 60 bb) Eintragungsfähigkeit als Unionsmarke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 cc) Divergierende Verkehrskreise und relative Eintragungshindernisse . . . . 63 e) Koexistenz beim Rechtserwerb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 f) Doppelschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2. Rechtserhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 a) Nichtigkeitsgründe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 b) Verfall aufgrund von Nichtbenutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 c) Koexistenz beim Rechtserhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3. Schutzbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 a) Gegenstand der Verletzungstatbestände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 b) Koexistenz beim Schutzbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 4. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 III. Maßgeblichkeit der Verkehrsauffassung für die Zeichenzuordnung . . . . . . . . . . . . 71 1. Verkehrsauffassung und Zusammensetzung der relevanten Verkehrskreise . . . . 71 a) Beteiligte Verkehrskreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 aa) Grundsätzliche Berücksichtigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 bb) Angesprochene Verkehrskreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Inhaltsverzeichnis

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b) Aufmerksamkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 c) Verbraucherleitbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 d) Einheitlichkeit des Begriffs der Verkehrsauffassung und Einheitlichkeit der Verkehrsauffassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 2. Empirie und Normativität der Verkehrsauffassung und des Verbraucherleitbildes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 a) Die rein normative Verkehrsauffassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 b) Die empirisch-normative Verkehrsauffassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 aa) Möglichkeit der Beweiserhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 bb) Repräsentativität der Quote oder Repräsentativität der Stichprobe . . . . 77 cc) Verbraucherleitbild, Sprache und andere sozioökonomische Faktoren

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dd) Die gespaltene Verkehrsauffassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 c) Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3. Quoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 4. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 IV. Ergebnis zur Theoretisierung des Koexistenzprinzips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 B. Die Abgrenzung zwischen dem Unionsmarkensystem und den nationalen Markenrechtsordnungen: Stand der Debatte und Position des EuGH zur Abgrenzungsfrage 83 I. Nationalstaatliche Grenzen als Abgrenzungskriterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 1. Rechtserhaltende Benutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 a) Das Staatsgrenzenkriterium in Normgebung und Rechtsprechung . . . . . . . . 84 b) Rechtsdogmatische Argumentation zum Staatsgrenzenkriterium . . . . . . . . . 87 c) Das Staatsgrenzenkriterium als Frage nach dem Verhältnis von nationalen Marken und Unionsmarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 d) Ergebnis zur rechtserhaltenden Benutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 2. Bekanntheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 a) General Motors/Chevy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 b) PAGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 c) Parallelen zwischen den Entscheidungen LENO/Merken und PAGO . . . . . . 93 d) Ergebnis zur Bekanntheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3. Recht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung, Art. 8 Abs. 4 UMV . . . . . . 96 4. Teil der Union, Art. 7 Abs. 2 UMV und Erwerb von Unterscheidungskraft, Art. 7 Abs. 3 UMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 5. Ergebnis zum Kriterium der mitgliedstaatlichen Grenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 II. Irrelevanz eines Abgrenzungskriteriums in Fragen der Rechtsdurchsetzung bei sog. partikularistischen Lösungen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 1. Partikularistische Lösungen in Fragen der Rechtsdurchsetzung . . . . . . . . . . . . 99 a) Partikularistische Lösungen als Problem der Koexistenz . . . . . . . . . . . . . . . 100 b) Tatbestand und Rechtsfolge in den partikularistischen Lösungen . . . . . . . . . 101

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Inhaltsverzeichnis c) Argumente für partikularistische Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 aa) Beschränkte Gültigkeit des Einheitlichkeitsprinzips gem. Art. 1 Abs. 2 S. 2 UMV in Fragen der Rechtsdurchsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 (1) Wortlaut des Art. 1 Abs. 2 S. 2 UMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 (2) Historie des Art. 1 Abs. 2 S. 2 UMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 (3) Art. 137, 138 UMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 (4) Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 bb) Prozessuale Argumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 (1) Dispositionsfreiheit der Parteien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 (2) Beschränkte Kognitionsbefugnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 (3) Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 cc) DHL/Chronopost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 (1) Die Umstände des Ausgangsverfahrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 (2) Die Verletzung der Markenfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 (3) Ergebnis zur DHL/Chronopost-Entscheidung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 dd) Uneinheitliche Verletzung außerhalb des Anwendungsbereichs des Art. 14 UMV – Commit/Combit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 (1) Sachverhalt und Verfahrensgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 (2) Ergebnis zur Entscheidung Commit/Combit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 ee) Zwischenergebnis zu partikularistischen Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . 119 d) Argumente gegen partikularistische Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 aa) Verletzungsvoraussetzungen und Schutzbereichsbeschränkungen . . . . . 121 (1) Einzelfallbezogenheit der Schutzschranken des Art. 14 UMV . . . . . 122 (2) Einzelfallbezogenheit des Ausnutzens der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 (3) Ergebnis zu den Verletzungsvoraussetzungen und Schutzbereichsbeschränkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 bb) Verwirklichung des Binnenmarktes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 2. Ergebnis zu den partikularistischen Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 III. Die Position des EuGH zur Abgrenzungsfrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1. Die Umstände des Einzelfalles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 2. Auflösung der Bewertungskriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 a) Markenfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 b) Teleologische Erwägungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 3. Entgrenzung der Tatbestände der UMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 a) Entgrenzung der Tatbestände als Widerspruch zur Art. 139 Abs. 2 UMV 134 b) Koexistenzprinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 c) Rechtsunsicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 4. Ergebnis zur Position des EuGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 IV. Notwendigkeit einer Abgrenzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 1. Gegenbewegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Inhaltsverzeichnis

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2. Registercluttering als systemisches Ungleichgewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 a) Non-Use-Clutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 b) Volume-Clutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 c) Tatsächliche Existenz und Ausmaß des Registercluttering . . . . . . . . . . . . . . 140 d) Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 3. Ergebnis zur Notwendigkeit der Abgrenzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 V. Eigenschaften eines Abgrenzungskriteriums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 1. Interpretationsoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2. Verkehrsauffassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 3. Waren und Dienstleistungsbezogenheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 4. Unabhängig vom Markeninhaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 VI. Fazit zur Abgrenzungsfrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Kapitel 3 Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

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A. Mehr als lediglich örtliche Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 I. Unionsmarke gratia Unionsmarke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 II. Art. 8 Abs. 4 UMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 1. Art. 8 Abs. 4 UMV als Ausdruck des Koexistenzprinzips . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 2. Tatbestandsmerkmale des Art. 8 Abs. 4 UMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 a) Untersagungsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 aa) Benutzungsmarke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 (1) Verkehrsgeltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 (2) Durch Benutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 bb) Passing-Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 cc) Weitere Kennzeichen gem. Art. 8 Abs. 4 UMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 b) Recht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 aa) Geografische Komponente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 bb) Wirtschaftliche Komponente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 c) Nutzung im geschäftlichen Verkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 d) Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 3. Zweck des Art. 8 Abs. 4 UMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 4. Relevanz der Umstände des Einzelfalles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 III. Tatbestandliche Parallelen zwischen der überörtlichen Bedeutung, rechtserhaltender Benutzung und Bekanntheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 1. Tatbestandliche Parallelen zwischen Art. 8 Abs. 4 und der rechtserhaltenden Benutzung (Art. 47 Abs. 2, 3 UMV) – die Position des EuG und des EuGH 157 a) Die Rechtssache Bud vor der Beschwerdekammer, dem EuG und EuGH . . 157 b) Die Rechtsansicht des Generalanwalts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

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Inhaltsverzeichnis c) Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 d) Teleologische Parallelen zwischen Art. 8 Abs. 4 UMV und der rechtserhaltenden Benutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 e) Parallelen in der Auslegung des Begriffs der rechtserhaltenden Benutzung und der überörtlichen Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 f) Parallelen in der Beweisbarkeit der rechtserhaltenden Benutzung und der überörtlichen Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 g) Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 2. Weitere tatbestandliche Parallelen zu Art. 8 Abs. 4 UMV und der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 a) Rechtserhaltende Benutzung und Bekanntheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 b) Tatbestandliche Unterschiede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 c) Tatbestandliche Gemeinsamkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 3. Tatbestandliche Parallelen zwischen der überörtlichen Bedeutung und der Verwechslungsgefahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 4. Tatbestandliche Parallelen zwischen der überörtlichen Bedeutung und den absoluten Eintragungshindernissen und dem Erwerb von Unterscheidungskraft 172 5. Ergebnis: Unzureichende Begründung fehlender Parallelität . . . . . . . . . . . . . . . 173 IV. Überörtliche Bedeutung als Prinzip der UMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 1. Anknüpfungspunkt des Prinzips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 2. Nationale Registermarken als Ausnahme vom Prinzip der Überörtlichkeit . . . . 175 3. Folgen des Prinzips der Überörtlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 a) Koexistenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 aa) Unionsmarkenbias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 (1) Überörtliche Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 (2) Rechtserhaltende Benutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 bb) Verhinderung eines Unionsmarkenbias und ihre Auswirkung auf Widerstandsbewegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 b) Rechtssicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 aa) Präjudizwirkung der rechtserhaltenden Benutzung und der Bekanntheit 183 bb) Indizwirkung der überörtlichen Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 cc) Fundus des Case-Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 c) Verhinderung von Registercluttering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 4. Ergebnis zum Prinzip der Überörtlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 V. Konkretisierung der überörtlichen Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 1. Überörtliche Bedeutung als Ergebnis eines induktiven Prozesses . . . . . . . . . . . 186 2. Waren- und Dienstleistungsbezogenheit der überörtlichen Bedeutung . . . . . . . 187 VI. Ergebnis zur mehr als lediglich örtlichen Bedeutung als Abgrenzungskriterium

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B. Prinzip der Überörtlichkeit – Subsumtion oder Rechtsanalogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 I.

Wortlaut: Tatbestandsmerkmal „in der Union“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 1. Rechtserhaltende Benutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Inhaltsverzeichnis

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2. Bekanntheit „in der Union“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 3. Verwechslungsgefahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 4. Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 II. Systematik: Koexistenzprinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 III. Historie: Koexistenz als aktualisiertes Paradigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 1. Normhistorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 2. Historie der Koexistenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 3. Ergebnis zur Historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 IV. Telos: Reduktion von Kollisionsfällen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 V. Ergebnis zur Auslegung des Tatbestandsmerkmals „in der Union“ . . . . . . . . . . . . 201 C. Probleme des Prinzips der Überörtlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 I. Umwandlung von Unionsmarken in nationale Marken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 1. Umwandlung nach Anmeldung einer Unionsmarke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 2. Umwandlung nach Eintragung einer Unionsmarke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 3. Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 II. Inanspruchnahme des Prioritätszeitpunkt älterer nationaler Marken . . . . . . . . . . . 203 III. Doppelschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 IV. Schutzlücken in der Rechtsdurchsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 V. Lauterkeitsrecht und Benutzungsmarke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 VI. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 D. Zusammenfassung, rechtspolitische Einordnung und politische Kontextualisierung – Neue Fakten, alte Narrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 I. Rechtspolitische Einordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 II. Der Streit um die Unionsmarke als Symptom einer Existenzkrise . . . . . . . . . . . . . 211 III. Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in Thesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Materialverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Stichwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Einleitung Die Unionsmarke1 schreibt seit ihrem Inkrafttreten eine Erfolgsgeschichte.2 Sie ist heute eine selbstverständliche und attraktive Alternative zu den nationalen Marken der Mitgliedstaaten. Mehr noch als das übertraf das Attraktionspotenzial der Unionsmarke von Anfang an alle Erwartungen.3 Die Unionsmarke war dabei seit ihrem Inkrafttreten nie als Ersatz für, sondern stets als Ergänzung zu den nationalen Markenrechtsordnungen gedacht.4 Während der Gesetzgebungsprozess noch von Bedenken hinsichtlich der Attraktivität der Unionsmarke bzw. Gemeinschaftsmarke5 im Vergleich zu und im Wettbewerb mit den etablierten nationalen Marken und dem Madrider Abkommen6

1 Bis zum Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015, Abl. (EU) Nr. L 341 vom 24. 12. 2015, S. 21 (im Folgenden „VO (EU) 2015/2424“), Gemeinschaftsmarke. 2 Vgl. etwa Fezer, GRUR 2013, 1185 (1186); Lerach, GRUR-Prax. 2013, 195 (198); Rudloff-Schäffer, GRUR Int. 2012, 208 (208); Busche, GRUR 2009, 742 (742); Dietrich, MarkenR 2013, 249 (249); Bender, Unionsmarke, S. 1, Einführung; Knaak/Venohr, Forschungsbericht 2010 – Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. 3 Kretschmer, GRUR 1998, 888 (888); Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, Vorwort; Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 112; Kur/Senftleben, European Trade Mark Law, S. 68 Rn. 3.13; vgl. auch v. Mühlendahl, in: Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, S. 81 (102). 4 Erwägungsgrund 5 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, Abl. (EG) Nr. L 11 vom 14. Januar 1994, S. 1 (im Folgenden „VO (EG) 40/94“); Erwägungsgrund 6 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, Abl. (EU) Nr. L 78 vom 24. 3. 2009, S. 1 (im Folgenden „VO (EG) 207/2009“); Erwägungsgrund 6 der VO (EU) 2015/2424; Erwägungsgrund 7 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke, Abl. (EU) Nr. L 154 vom 16. Juni 2017, S. 1 (im Folgenden „UMV“). 5 Die Begriffe der Gemeinschaftsmarke und der Unionsmarke werden im Folgenden synonym benutzt und weisen lediglich auf den zeitlichen Kontext der jeweiligen Erläuterungen hin. Soweit durch die unterschiedliche Begriffsverwendung tatsächliche Unterschiede herausgestellt werden sollen, wird hierauf explizit hingewiesen. 6 Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken vom 14. April 1891, revidiert in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni 1911, in Den Haag am 6. Januar 1925, in London am 2. Juni 1934, in Nizza am 15. Juni 1957 und in Stockholm am 14. Juli 1967, mit den Änderungen vom 2. Oktober 1979, in Kraft seit 23. Oktober 1983 (BGBl. II 1970, S. 418; 1984, S. 800) (im Folgenden „Madrider Abkommen“).

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begleitet wurde,7 besteht zu solchen Sorgen heute kein Anlass mehr. Die Stimmung ist mittlerweile gar ins Gegenteil umgeschlagen. Der „Wettbewerb der Markensysteme“8 kennt heute einen klaren Favoriten, die Unionsmarke.9 Vereinzelt wird angesichts zurückgehender Anmeldezahlen der nationalen Markenämter der Wettbewerb sogar als bereits entschieden und die nationalen Marken als im Niedergang gesehen.10 Kritisiert wird, dass den weitreichenden Rechtswirkungen, welche die Unionsmarke biete, keine korrespondierenden Pflichten, insbesondere betreffend den Rechtserhalt gegenüber ständen.11 Daher müsse die Balance zwischen den Systemen der nationalen Marken und der Unionsmarke schnellstmöglich rekalibriert werden.12 Auch zur Evaluierung dieser empfundenen Schieflage gab die Kommission beim Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb eine Studie in Auftrag,13 die „das Nebeneinander der Gemeinschaftsmarke und der nationalen Marken bewerten [sollte]“.14 Nachdem der europäische Gesetzgeber die Ergebnisse der Studie zur Kenntnis genommen hatte, beschlossen der Europäische Rat und das Europäische Parlament Ende des Jahres 2015, die am 24. Dezember 2015 veröffentlichte Verordnung zur Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung VO (EU) 2015/242415 sowie die am 23. Dezember 2015 veröffentlichte Neufassung

7 Die Notwendigkeit einer hohen Attraktivität des neuen Systems betonend, Denkschrift GRUR Int. 1976, 481 (487 f.); v. Mühlendahl konstatierte im Jahre 1980, dass es im Verhältnis von nationalen Marken zur Gemeinschaftsmarke ein wesentliches Ziel sei, der Gemeinschaftsmarke zum Durchbruch zu verhelfen, v. Mühlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte und einheitlicher Markt, S. 284; skeptisch hinsichtlich des damaligen Attraktionspotenzials der Konzeption der Gemeinschaftsmarke Nordemann, siehe insoweit Protokoll über die Diskussion auf der Arbeitssitzung der Fachgruppe für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht der Gesellschaft für Rechtsvergleichung am 18. September 1975, bei Westerholt, GRUR Int. 1976, 39 (42). 8 Fezer, GRUR 2013, 1185 (dort Titel); vgl. auch Knaak/Kur/v. Mühlendahl, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, S. 234 Rn. 1.2. 9 Vgl. Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 112, 114; Kur/Senftleben, European Trade Mark Law, S. 72 Rn. 3.23, die konstatieren, dass die Anmeldezahlen der Unionsmarke stetig zunähmen, während einige Mitgliedstaaten erhebliche Rückgänge der Anmeldezahlen verzeichneten; Ficsor, in: FS BOIP, S. 65 (68) („over the years, the original balance betweens CTMs and national trade markes has gradually, but systemically, been tilted in favour of CTMs“); Knaak/Venohr, in: FS BOIP, S. 169 (170) („the great success of the Community trade mark system appears to threaten the balance between the systems.“). 10 Siehe etwa Ficsor, The Requirement of Genuine Use, S. 3. 11 Ficsor, in: FS BOIP, S. 65 (74); vgl. auch Nordemann, in: Hasselblatt, CTMR, Art. 18 Rn. 16, m. w. N. 12 Ficsor, in: FS BOIP, S. 65 (68). 13 Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 115. 14 Schlussfolgerungen des Rates zur Entwicklung des Gemeinschaftsmarkensystems, Ratsdokument 9427/07, S. 4; siehe zu den weiteren Zielen der Reform Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 67.1. 15 Diese Änderungsverordnung, welche die VO (EG) 207/2009 abänderte, wurde wiederum im Juni 2017 als UMV kodifiziert.

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der Markenrechtsrichtlinie RL (EU) 2015/2436.16 Entsprechend der geäußerten Kritik bemühten sich Kommission, Rat und Parlament nach eigenem Bekunden mit diesen Reformen17 um eine harmonische Koexistenz, Kohärenz und Ausgewogenheit zwischen dem Unionsmarkensystem und den Systemen der nationalen Markenrechtsordnungen der Mitgliedstaaten.18 Ziel war es, „die von einigen Mitgliedstaaten beklagte Schieflage zwischen dem Unionsmarkensystem und den nationalen Marken auszugleichen und [so] die Voraussetzungen für eine fruchtbare und dauerhafte Koexistenz […] zu schaffen“.19 Ob dieses Ziel durch die Reformen erreicht wurde scheint jedoch zweifelhaft. Eine Analyse der Historie der Unionsmarke und der Behandlung von Fragen der Koexistenz durch den EuGH legen vielmehr nahe, dass die bekannten Probleme bewusst nicht angegangen wurden. Ein solche Analyse legt ferner nahe, dass eine fruchtbare Koexistenz niemals Ziel, weder des europäischen Gesetzgebers noch des EuGH war20 und es auch nach der Unionsmarkenreform 2015 nicht ist.

I. Problemstellung Die Gleichwertigkeit der nationalen Markensysteme und des Unionsmarkensystems war bereits im Gesetzgebungsprozess zur ersten Gemeinschaftsmarke ein hitzig debattiertes Thema, in dessen Zentrum Gegenstand und Reichweite des Koexistenzprinzips standen. Während die Bedeutung des Koexistenzprinzips im Rahmen des frühen Gesetzgebungsprozesses meist in nicht mehr als der bloß vorübergehenden Nichtabschaffung nationaler Markenrechte verstanden wurde,21 sieht die heute wohl herrschende Meinung den Bedeutungsgehalt des Koexistenzprinzips in

16 Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung), Abl. (EU) Nr. L 336 vom 23. Dezember 2015, S. 1 (im Folgenden „Unionsmarkenrichtlinie“ oder „UMRL“). 17 UMV und UMRL werden zusammen mit der delegierten Verordnung (EU) 2018/625 (EU) 2018/625 der Kommission vom 5. März 2018, Abl. (EU) Nr. L 104 vom 24. April 2018, S. 1 (im Folgenden „DVUM“) und der Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 der Kommission vom 5. März 2018, Abl. (EU) Nr. L 104 vom 24. April 2018, S. 37 (im Folgenden „UMDV“), fortan an auch als „Unionsmarkenreform 2015“ bezeichnet. 18 UMV Erwägungsgrund 39; Siehe auch Bender, MarkenR 2016, 10 (10); Fezer, GRUR 2013, 1185 (1186); Figge, MA 2016, 60 (60). 19 Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 115. 20 Ficsor, in: FS BOIP, 65 (72), merkt an, dass die Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung, welche die zentrale Streitfrage der Koexistenz darstellen, durch die Rechtsprechung des EuGH verwässert wurden. 21 So etwa Beier, GRUR Int. 1976, 363 (368), der die auf dem Koexistenzprinzip beruhende Koexistenz von nationalen Marken und Unionsmarken als „Übergangslösung“ bezeichnete.

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einer rechtlichen Gleichstellung nationaler Marken und Unionsmarken,22 was nicht zuletzt auch terminologisch zum Ausdruck kommt.23 Ob und wie eine solche Gleichstellung oder Gleichberechtigung nationaler Markensysteme und des Unionsmarkensystems durch die Vorschriften der UMV und der UMRL umgesetzt und oder gewährleistet werden kann, ist bis heute nicht erschöpfend untersucht. Im Zentrum stand und steht dabei die Frage, ab welcher geografischen und oder wirtschaftlichen Relevanzschwelle Marken Gültigkeit für die Union als Ganzes und damit Gültigkeit als Unionsmarke beanspruchen können. Diese Frage wurde am intensivsten in Bezug auf die rechtserhaltende Benutzung diskutiert. Sie kann jedoch auch Relevanz in Bezug auf die Bekanntheit, die Verwechslungsgefahr und (mit Einschränkungen) in Bezug auf den Erwerb von Unterscheidungskraft gewinnen.24 Kur formuliert insoweit treffend: „Regarding all those issues, the question arises whether facts or data which occur in, or can be established for, one single Member State only should be attributed Union-wide effect, thereby making its repercussions felt on markets which are (arguably) unconnected, and letting it interfere with the coexisting national systems to an amount that may be quite substantial. On the other hand, if it is posited in view of such potentially undesirable consequences that in order to be relevant on the Community level, facts or data must possess a certain ,massiveness‘ distinguishing them from purely national phenomena, the exact formulation and handling of such a rule are also problematic, not at least under the aspect of legal security.“25

Während der erste Satz dieses Zitats auf die intensiv diskutierte Frage anspielt, ob eine rechtserhaltende Benutzung „in der Union“ gem. Art. 18 Abs. 1 UMVoder eine

22

Wagner, WRP 2017, 145 (146) („gleichberechtigte Alternative“); Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 25 – 27 der diese Ansicht unter Bezugnahme auf den Gesetzgebungsprozess dezidiert darlegt; Kopanka, Die einheitliche Wirkung der Gemeinschaftsmarke, S. 50 („nationale Markensysteme [bestehen] gleichwertig neben dem Gemeinschaftsmarkensystem“); Schennen, in: Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 6. Aufl., Art. 1 UMV Rn. 48, der der Ansicht ist, die UMV könne nicht mehr als Vehikel, welches der schrittweisen Abschaffung des nationalen Markenschutzes diene, interpretiert werden; Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 26 („[…] gegenseitige Anerkennung und Rücksichtnahme“); Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 107 („gleichberechtigt koexistieren“); Sosnitza, Deutsches und europäisches Markenrecht, S. 148 Rn. 8; Knaak/Venohr, in: FS BOIP, S. 169 (170); Hasselblatt, in: Hasselblatt, CTMR, Art. 1 Rn. 77. 23 So spricht etwa v. Bomhard vom Grundsatz der Äquivalenz, v. Bomhard, in: BeckOK Markenrecht, Art. 1 UMV Rn. 12, dort Überschrift; auch Schennen spricht vom Grundsatz der Äquivalenz Schennen, in: Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 6. Aufl., Art. 1 UMV Rn. 57. 24 Kur, in: Harmonisation of European IP Law S. 117 (119); die Parallelität dieser Vielzahl von Fragen für unterschiedliche Tatbestände der UMV sieht auch v. Mühlendahl, in: FS Schricker, S. 853 (855); vgl. auch Kur/Senftleben, European Trade Mark Law, S. 73 Rn. 3.25 f. 25 Kur, in: Harmonisation of European IP Law S. 117 (119); vgl. auch Kur/Senftleben, European Trade Mark Law, S. 73 Rn. 3.25 f.

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Bekanntheit „in der Union“ gem. Art. 8 Abs. 5, Art. 9 Abs. 2 c) UMV26 auch dann vorliegen kann, wenn eine Unionsmarke nur in einem Mitgliedstaat bekannt ist oder rechtserhaltend benutzt wurde, weist der zweite Satz des Zitats auf die in dieser Arbeit zentrale Frage hin. Welche massiveness27 muss eine Tatbestandserfüllung, etwa der Bekanntheit oder rechtserhaltenden Benutzung und die ihr zugrundeliegenden Fakten und Daten erreichen, um Geltung für die Union als Ganzes zu gewinnen und Unionsmarken von rein nationalen Phänomenen abzugrenzen? Gibt es eine solche einheitliche massiveness überhaupt und lässt sie sich rechtssicher beschreiben bzw. konstruieren?

II. Stand der Forschung Die Frage nach der massiveness wurde in der unionsmarkenrechtlichen Debatte, soweit sie gestellt wurde, stets anhand von Mindestschwellen28 der Tatbestandserfüllung diskutiert. Dabei stellte sich die Frage nach der Mindestschwelle zunächst und am offensichtlichsten in der Frage der rechtserhaltenden Benutzung, die als zentrale Problematik der Koexistenzfrage identifiziert wurde.29 In diesem Zusammenhang wurde die Problematik früher pragmatisch zu lösen versucht und eine Benutzung der Gemeinschaftsmarke in mindestens zwei Mitgliedstaaten gefordert, damit diese erhalten werden könne.30 Zum Zwecke der Abgrenzung zwischen rein nationalen Markenphänomen und Markenphänomenen auf EU-Ebene wurde ferner eine grenzüberschreitende Benutzung der Gemeinschaftsmarke31 oder eine Benut26 Der Begriff „in der Union“ wird im Folgenden als feststehender Rechtsbegriff insbesondere im Hinblick auf die Tatbestände der Art. 18 Abs. 1 UMV und Art. 8 Abs. 5, Art. 9 Abs. 2 c) UMV verwendet. Zur besseren Verständlichkeit weist der Begriff „in der Union“, soweit er im Folgenden in Anführungszeichen geschrieben wird, explizit auf das Tatbestandsmerkmal „in der Union“ im Rahmen der Art. 18 Abs. 1 UMV und Art. 8 Abs. 5, Art. 9 Abs. 2 c) UMV hin. 27 Der Begriff der „massiveness“ wird im Rahmen dieser Arbeit genutzt, um diese Frage bzw. das mit ihr zusammenhängende Phänomen zu beschreiben. 28 Die Begriffe der Mindestschwelle und der De-Minimis-Schwelle werden im Folgenden synonym verwendet. 29 Siehe deutlich Ficsor, in: FS BOIP, 65 (69) („Re-thinking the genuine use requirement […] is certainly key to re-establishing the balance between the trade mark systems in Europe“). 30 Siehe etwa Heydt, GRUR Int. 1978, 2 (7); Heil, in: FS 25 Jahre BPatG, S. 371 (392), fordert jedenfalls die Benutzung über eine nationale Dimension hinaus; die Benutzung in mindestens zwei Mitgliedstaaten forderte Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 113, der die vorstehenden Autoren rezipiert; Kopanka, Die einheitliche Wirkung der Gemeinschaftsmarke, S. 100 f. 31 Schwanhäusser, WRP 1984, 1 (3); unklar Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 116, der an anderer Stelle eine Benutzung in zwei Mitgliedstaaten fordert, ebd., S. 113; da die Benutzung in zwei Mitgliedstaaten in der Literatur wohl synonym zur grenzüberschreitenden Benutzung verstanden wird, soll auf diese

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Einleitung

zung der Gemeinschaftsmarke in allen Mitgliedstaaten32 gefordert.33 Das Koexistenzprinzip diente hierbei als rechtsdogmatisches Fundament einer solchen Abgrenzung.34 Das Abgrenzungskriterium der Staatsgrenzen wird heute aufgrund gewichtiger dogmatischer und praktischer Bedenken gegen diese Rechtsansicht kaum noch vertreten.35 Die Abgrenzungsfrage betreffend die rechtserhaltende Benutzung bleibt damit, soweit sie noch gestellt wird, bis heute unbeantwortet. Seit Anfang der Nullerjahre begegnet der Markenrechtswissenschaft die vorstehend geschilderte Abgrenzungsproblematik in neuem Gewand, wenn sie auch als Abgrenzungsproblematik nur selten identifiziert wird. Die Debatte fokussiert sich dabei nicht mehr auf die rechtserhaltende Benutzung, sondern auf die Rechtsdurchsetzung und fragt auch nicht mehr nach einer Mindestschwelle der Verwechslungsgefahr oder der Bekanntheit, sondern schlicht danach, wie mit in der Gemeinschaft divergierender Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit umzugehen ist. Als Startschuss für diese Debatte kann wohl der Vortrag „Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht“,36 sowie die sich daran anschließende Diskussion auf der Tagung des MPI für ausländisches und internationales Patent-, Urheber und Wettbewerbsrecht,37 vom 14. – 16. Mai 2001 gelten.38 Die Diskussion kreiste um die Frage, ob im Falle einer nicht in der gesamten Europäischen Gemeinschaft bestehenden Verwechslungsgefahr ein Unterlassungsgebot territorial beschränkt werden könne. Gegen einen solchen begrenzten Unterlassungsanspruch wurde insbesondere das Einheitlichkeitsprinzip ins Feld geführt.39 Mit der These der möglichen Beschränkbarkeit von Unterlassungsansprüchen war jedoch gleichzeitig die These der Möglichkeit einer nur partikularen Berücksichtigung der Verwechslungsgefahr bzw. Bekanntheit aufgeworfen. Hält Differenzierung im Folgenden verzichtet werden und die Benutzung in zwei Mitgliedstaaten und die grenzüberschreitende Benutzung synonym verstanden werden. 32 Durán, in: FS v. Mühlendahl, S. 333 (340). 33 Von einer Abgrenzung spricht im Zusammenhang mit der rechtserhaltenden Benutzung auch Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 210 f. („Ein enges Verständnis der Benutzung ,in der Gemeinschaft‘ ist zur Abgrenzung der beiden Markenrechtssysteme nicht erforderlich“); der Begriff der Abgrenzung soll, neben dem Begriff der massiveness, im Folgenden genutzt werden, um diejenige territoriale und wirtschaftliche Relevanz zu beschreiben, ab welcher rein nationale Markenphänomene in unionsweit gültige Markenphänomene umschlagen. 34 Siehe etwa Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 24, 113, der den Grundsatz der Gleichwertigkeit im Koexistenzprinzip verankert sieht; Verbindungen zwischen rechtserhaltender Benutzung und Koexistenzprinzip sieht auch Kopanka, Die einheitliche Wirkung der Gemeinschaftsmarke, S. 50 m. w. N. 35 So aber statt vieler Kopanka, Die einheitliche Wirkung der Gemeinschaftsmarke, S. 100 f. 36 Knaak, GRUR Int. 2001, 665. 37 Heute Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. 38 Ein Protokoll der Sitzung findet sich bei v. Gamm/Schaper, GRUR Int. 2001, 965. 39 Vgl. etwa Knaak, GRUR Int. 2001, 665 (668).

Einleitung

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man eine solche partikulare Berücksichtigung der Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit für möglich, so erledigt sich die Frage nach der massiveness, da im Falle einer nur partikularen Berücksichtigung der Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit die Notwendigkeit deren Feststellung am Maßstab der EU als Ganzes entfällt. Zum besseren Verständnis dieser These soll ein kurzer Vergleich mit der parallelen Problematik der rechtserhaltenden Benutzung dienen. Stellt man etwa die Frage, ob die Benutzung einer Unionsmarke nur in einem großen Teil von Portugal rechtserhaltend für die gesamte Union wirken könne, so stellt sich diese Frage nur deshalb, weil eine Unionsmarke nur für die gesamte Union einheitlich im Unionsmarkenregister eingetragen sein kann. Hält man allerdings die Möglichkeit einer partikularen Durchsetzung einer Unionsmarke, d. h. die Durchsetzung nur dort, wo eine Unionsmarke aufgrund von Verwechslungsgefahr oder aufgrund ihres Bekanntheitsschutzes verletzt ist, so müssen diese Rechtswirkungen nicht von einer Mindestschwelle der Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit abhängig gemacht werden, da sie auch keine unionsweite Wirkung zeitigen. Die Frage, ob diese vollständige Ausblendung der Frage der massiveness mit dem Koexistenzprinzip zu vereinbaren ist, wurde, soweit ersichtlich, bisher noch nicht gestellt.40 Bereits diese bisher nur sehr oberflächlich untersuchten Gemeinsamkeiten der Tatbestände der rechtserhaltenden Benutzung und der Rechtsdurchsetzung rechtfertigen eine kritische Würdigung der Bedeutung des Koexistenzprinzips für diese Tatbestände. Auch die Frage nach der Schwelle der massiveness und damit einem Kriterium, welches das Unionsmarkensystem von den Systemen der nationalen Marken abgrenzt, ist bis heute nicht abschließend beantwortet und rechtfertigt eine kritische Würdigung der bisherigen Beiträge zu dieser Frage.

III. Gang der Untersuchung Im ersten Teil werden die Grundlagen der folgenden Untersuchung erläutert. Diese bestehen in einer kurzen Darstellung der die UMV tragenden Grundprinzipien der Einheitlichkeit, Autonomie und Koexistenz sowie einer ausführlichen historischen Analyse der Genese der Unionsmarke. Bei dieser historischen Analyse wird ein besonderes Augenmerk auf die MPI-Studie41 und die dieser folgenden Unionsmarkenreform 2015 gelegt,42 da diese jüngste Rechtsgeschichte bisher noch nicht in 40 Kopanka untersucht im Zusammenhang mit der Frage nach dem territorialen Ausmaß der rechtserhaltenden Benutzung zwar auch deren Vergleichbarkeit mit der Bekanntheit „in der Union“ und dem Erwerb von Unterscheidungskraft, die Untersuchung bleibt jedoch recht oberflächlich und blendet die Bedeutung des Koexistenzprinzips vollständig aus. Kopanka, Die einheitliche Wirkung der Gemeinschaftsmarke, Kapitel 3. 41 Knaak/Kur/v. Mühlendahl, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System (im Folgenden „MPI-Studie“). 42 Siehe hierzu ausführlich Kap. 1 B. II.1. und 2.

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Einleitung

den rechtshistorischen Gesamtkontext der UMV eingebettet wurde. Die Historie der Genese der Unionsmarke und ihres Verhältnisses zu den nationalen Marken ist auch eine Historie des Verhältnisses der EU zu ihren Mitgliedstaaten. Sie ist daher wichtig, um die rechtspolitische und rechtsdogmatische Debatte in den allgemeinen unionspolitischen Kontext einordnen und dadurch reflektieren zu können. Im zweiten Teil wird zunächst der rechtsdogmatische Rahmen der Koexistenz erörtert. Dies ist zum einen die in den Normen betreffend den Rechtserwerb, Rechtserhalt und Rechtsdurchsetzung zum Ausdruck kommende, notwendige massiveness einer Unionsmarke im Verhältnis und Vergleich zu den rein nationalen Markenphänomenen. Zum anderen ist dies die Verkehrsauffassung, welche sämtlichen Tatbeständen der UMV und der nationalen Markenrechte zugrunde liegt. Die Verkehrsauffassung bildet Grundlage und Maßstab derjenigen Schwelle der massiveness, welche eine Marke nehmen muss, um repräsentativ für die Union als Ganzes sein zu können. Im Anschluss wird der Stand der Debatte um die Relevanz der mitgliedstaatlichen Grenzen und Territorien als Abgrenzungskriterium bzw. Schwelle der massiveness in Fragen der rechtserhaltenden Benutzung aufgearbeitet. Dieser Aufarbeitung folgt eine kurze Analyse der Relevanz mitgliedstaatlicher Grenzen für weitere Tatbestände der UMV, für welche die massiveness eine Rolle spielen kann. Im Folgenden wird die Position des EuGH zur massiveness bzw. Abgrenzungsfrage einer kritischen Würdigung unterzogen. Aus dieser kritischen Würdigung wird die Notwendigkeit eines Abgrenzungskriteriums zur Bestimmung der massiveness abgeleitet. Im Dritten und letzten Teil der Arbeit wird eine eigene Lösung zur Frage des Abgrenzungskriteriums entwickelt. Dieses Abgrenzungskriterium ist der in Art. 8 Abs. 4 UMV befindliche Begriff, der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung. Dieser Rechtsbegriff markiert die Mindestschwelle der massiveness. Im Folgenden wird die Frage der Vereinbarkeit dieser Lösung mit der Dogmatik des Art. 8 Abs. 4 UMV unter besonderer Berücksichtigung der Bud-Rechtsprechung des EuGH geprüft und bejaht. Aus dieser Bejahung wird das Prinzip der Überörtlichkeit abstrahiert, welchem sowohl die Unionsmarke als auch die nationalen Marken unterliegen. Im Anschluss wird die Eignung dieses Prinzips der Überörtlichkeit zur Einhegung einer überbordend liberalen Handhabe des Benutzungszwanges durch den EuGH geprüft und diese Eignung bejaht. Schließlich wird das Prinzip der Überörtlichkeit unter Anwendung der Auslegungsmethoden unter diejenigen Tatbestände, welche die Frage der massiveness adressieren, subsumiert. Die Arbeit schließt mit einem kurzen Ausblick auf das künftige Verhältnis der Unionsmarke und der nationalen Marken unter dem Prinzip der Überörtlichkeit sowie einer rechts- und EU-politischen Einordnung dieses Prinzips.

Kapitel 1

Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts A. Die Grundprinzipien der UMV Die Auslegung der Normen der UMV und der UMRL unterliegt nicht nur dem klassischen Auslegungskanon,1 sondern folgt auch den Grundprinzipien der Einheitlichkeit, der Autonomie und der Koexistenz, welche als grundlegende Auslegungsdirektiven Bedeutung für das gesamte europäische Markenrecht haben.

I. Einheitlichkeitsprinzip Art. 1 Abs. 2 S. 1 UMV bestimmt: „Die Unionsmarke ist einheitlich“. Art. 1 Abs. 2 S. 2 UMV konkretisiert diesen Grundsatz dahingehend, dass die Unionsmarke einheitliche Wirkung für die gesamte Union besitzt und nur für das gesamte Gebiet der Union eingetragen oder übertragen werden oder Gegenstand eines Verzichts oder einer Entscheidung über den Verfall der Rechte des Inhabers oder deren Nichtigkeit sein kann und ihre Benutzung nur für die gesamte Union untersagt werden kann. Art. 1 Abs. 2 UMV statuiert. i. V. m. den Erwägungsgründen 3 und 16 der UMV damit den Grundsatz der Einheitlichkeit.2 Nach dem Grundsatz der Einheitlichkeit ist die Unionsmarke ein unionsweites, unteilbares, supranationales Schutzrecht.3 Die Unionsmarke ist im Gegensatz zur IR-Marke4 nach dem Madrider Abkommen nicht lediglich ein Bündel nationaler Rechte, sondern ein einheitliches Recht.5 Aus dem Einheitlichkeitsprinzip folgt für den Rechtserwerb, dass etwa das Bestehen eines absoluten Eintragungshindernisses irgendwo in der Union zur

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Zurückgehend auf v. Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, S. 213 f. Dauskardt, Die Verkehrsdurchsetzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 36. 3 Dauskardt, Die Verkehrsdurchsetzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 36 m. w. N. 4 International registrierte Marke. 5 Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, S. 70 Rn. 12; Hasselblatt, in: Hasselblatt, CTMR, Art. 1 Rn. 82. 2

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Kap. 1: Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts

Zurückweisung der gesamten Anmeldung führt, Art. 7 Abs. 2 UMV.6 Für die relativen Eintragungshindernisse folgt aus dem Einheitlichkeitsprinzip, dass das Bestehen einer nationalen Registermarke im Konfliktfall zur Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke führt, und zwar unabhängig von der Größe oder wirtschaftlichen Bedeutung, die ein Mitgliedstaat für die Union als Ganzes besitzt.7 Aus dem Einheitlichkeitsprinzip folgt schließlich auch, dass die Durchsetzung der Untersagungsrechte aus der Unionsmarke grundsätzlich einheitlich zu erfolgen hat, Art. 1 Abs. 2 S. 2 UMV. Die tatsächliche Reichweite des Einheitlichkeitsprinzips in Fragen der Rechtsdurchsetzung ist allerdings stark umstritten.8 Art. 1 Abs. 2 S. 3 UMV stellt klar, dass das Einheitlichkeitsprinzip nicht absolut gilt, sondern durch die UMV selbst eingeschränkt werden kann.9 Zulässig sind gem. Art. 25 Abs. 1 UMVetwa territorial auf einen Teil der Union beschränkte Lizenzen.10 Ebenfalls zulässig sind territorial beschränkte, schuldrechtliche Unterlassungs-, Vorrechts- und Abgrenzungsvereinbarungen.11

II. Autonomieprinzip Das Autonomieprinzip, welches seine gesetzliche Grundlage in Art. 17 Abs. 1 S. 1 UMV hat, bestimmt, dass Unionsmarken ausschließlich dem Recht der UMV und grundsätzlich nicht dem Recht der Mitgliedstaaten unterliegen.12 Allein die UMV regelt Entstehung, Inhalt, Umfang und Erlöschen der Unionsmarke.13 Darüber

6 Das gilt jedenfalls dann, wenn ein solches absolutes Eintragungshindernis in einem „Teil der Union“ vorliegt, Art. 7 Abs. 2 UMV. 7 Siehe eingehend unten, F.IV.2. 8 Siehe etwa Hye-Knudsen/Schafft, MarkenR 2004, 209 (211); Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 217; Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, S. 124 f. Rn. 233 f.; Kochendörfer, GRUR 2016, 778 (781); ausführlich zu diesem Streit unter § 5 II. 9 Ausführlich zu den Ausnahmen Schennen, in: Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 5. Aufl., Art. 1 UMV Rn. 37 ff. 10 Ein Teil der Union muss dabei nicht zwingend einen oder mehrere Mitgliedstaaten der Union in Gänze umfassen, sondern kann sich auch auf Teilgebiete von Mitgliedstaaten beziehen. Anders wohl Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 43, der eine Beschränkung wohl lediglich auf einzelne Mitgliedstaaten für möglich hält. 11 Ingerl, Die Gemeinschaftsmarke, S. 33. 12 Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, S. 69 Rn. 7; Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 3; Sosnitza, Deutsches und europäisches Markenrecht, S. 146 f. Rn. 5. 13 Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, S. 69 Rn. 8.

A. Die Grundprinzipien der UMV

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hinaus ist die UMV autonom und unabhängig von der Interpretation derselben Begriffe durch nationale Gerichte auszulegen.14 Das Autonomieprinzip gilt jedoch ebenfalls nicht uneingeschränkt. Für spezifische Regelungsbereiche verweist die UMV auf die ergänzende Anwendung des nationalen Rechts, Art. 17 Abs. 1 S. 2 UMV. Darüber hinaus enthält die UMV weitere Verweise auf nationales Recht, insbesondere betreffend ältere nationale Rechte.15 Die erwähnten Ausnahmen zeigen, dass das Autonomieprinzip ebenso wie das Einheitlichkeitsprinzip kein starres Dogma ist. Hierauf weisen einige Autoren auch mit Modifikationen des Begriffs des „Autonomieprinzips“ hin.16

III. Koexistenzprinzip Das Koexistenzprinzip, welches in der Einleitung zu dieser Arbeit bereits kurz umrissen wurde, ist das dritte Grundprinzip der UMV. Da sich die folgende Untersuchung zu einem großen Teil der Konkretisierung des Koexistenzprinzips widmet, soll dieser Abschnitt bewusst kurzgehalten werden. Das Koexistenzprinzip normiert zunächst, dass das Unionsmarkensystem neben den nationalen Markenrechtsordnungen fortbesteht, ohne sie aber zu ersetzen.17 Ferner wird das Koexistenzprinzip als Garant der Gleichwertigkeit der nationalen Markenrechtsordnungen und des Unionsmarkensystems betrachtet.18 Das Koexistenzprinzip bezieht sich grundsätzlich nur auf die Institute der nationalen Marken und der Unionsmarke. Es ist nicht dahingehend misszuverstehen, dass es die echte Koexistenz von Einzelrechten gewährleistet. Solche Fälle echter Koexistenz bilden eine absolute Ausnahme. Eine echte Koexistenz von Einzelrechten sieht die UMV nur im Rahmen der „Verwirkungstatbestände und eingeschränkt im Verhältnis von Unionsmarken zu älteren nationalen Rechten mit lediglich örtlicher Bedeutung“ vor.19

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v. Bomhard, in: BeckOK Markenrecht, Art. 1 UMV Rn. 6; deutlich einschränkend siehe unten, Kap. 1 C. 15 Etwa Art. 8 Abs. 4 UMV, Art. 137 UMV, Art. 138 UMV. 16 Schennen, in: Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 6. Aufl., Art. 1 UMV Rn. 4 („Grundsatz der relativen Autonomie“); Fezer, Markenrecht, Einl. F Rn. 5 („Primäre Geltung des Gemeinschaftsrechts“). 17 So ausdrücklich der fünfte Erwägungsgrund der UMV („Das Unionsmarkenrecht tritt jedoch nicht an die Stelle der Markenrechte der Mitgliedstaaten“); siehe auch: Schricker/ Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, S. 71 f. Rn. 19. 18 Siehe oben, Einleitung I. Fn. 22. 19 Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 6 m. w. N.

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Kap. 1: Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts

IV. Weitere Prinzipien Über die vorgenannten Prinzipien hinaus finden sich in der Literatur weitere Grundprinzipien bzw. es werden die zuvor benannten Prinzipien konkretisiert und ihnen Unterprinzipien zugeordnet. Terminologie, Zuordnung und wohl auch inhaltliches Verständnis der zusätzlichen Prinzipien und Unterprinzipien sind hierbei uneinheitlich. So finden sich etwa bei Eisenführ/Schennen neben den o. g. Prinzipien auch die Prinzipien der Permeabilität und der Äquivalenz.20 Auch v. Bomhard geht von der Existenz eines Äquivalenzprinzips aus und verortet dieses wohl als neben dem Koexistenzprinzip stehend.21 Hackbarth hingegen betrachtet die Äquivalenz als im Koexistenzprinzip angelegt.22 Zum Zwecke der Klarheit und auch im Dienste des Erkenntnisinteresses dieser Arbeit soll im Folgenden am schlichten Dreiklang der Grundprinzipien festgehalten werden. Soweit Fragen der Äquivalenz i. S. d. Gleichwertigkeit von Unionsmarke und nationalen Marken eine Rolle spielen, soll diese Äquivalenz als Bestandteil des Koexistenzprinzips betrachtet werden.23

V. Wechselwirkungen und ihre Implikationen Wie im vorstehenden Kapitel bereits angeklungen, bilden die Grundprinzipien der Unionsmarke keine starren Dogmen. So werden z. B. das Einheitlichkeits- und das Autonomieprinzip an verschiedenen Stellen durch die UMV selbst relativiert.24 Ähnliche Einschränkungen gelten auch für das Koexistenzprinzip, soweit dieses auch als Prinzip der Äquivalenz gedeutet wird. Geht man davon aus, dass das Koexistenzprinzip ein ausgewogenes Gleichgewichtsverhältnis zwischen den Markenrechten gewährleisten soll, so bedeutet dies nicht nur, dass die nationalen Markenrechte nicht diskriminiert werden sollen, es bedeutet auch, dass die nationalen Markenrechtsordnungen ebenso wie die UMV nur solche Rechtswirkungen zeitigen sollen und können, die entsprechend ihrem territorialen Schutzumfang im Verhältnis zur gesamten Union als gerechtfertigt erscheinen. Nur so können nationale Marken und Unionsmarken komplementär

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Schennen, in: Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 6. Aufl., Art. 1 UMV Rn. 57 ff. und 62. 21 v. Bomhard, in: BeckOK Markenrecht, Art. 1 UMV Rn. 12 – 14, diesen Schluss legt hier jedenfalls die Einordnung des Äquivalenzprinzips auf derselben Gliederungsebene wie der des Koexistenzprinzips nahe. 22 Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 25 – 27. 23 Im Übrigen einführend zu den Grundprinzipien des Unionsmarkenrechts, Schricker/ Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, S. 69 ff. 24 Siehe hierzu oben, Kap. 1 A.I. und II.

A. Die Grundprinzipien der UMV

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funktionieren.25 Diese Vorgabe scheint jedoch hinsichtlich Art. 8 Abs. 1 UMV i. V. m. Art. 8 Abs. 2 a) ii) UMV fraglich. Ausweislich dieser Vorschrift stellt jede eingetragene Marke in einem Mitgliedstaat der Union ein relatives Eintragungshindernis für die Eintragung einer Unionsmarke dar. Dabei ist es unerheblich, ob eine solche nationale Marke für einen großen Mitgliedstaat, wie z. B. Frankreich,26 einen bevölkerungsreichen Mitgliedstaat wie z. B. Deutschland,27 oder ein kleines Gebiet mit wenigen Einwohnern und geringer Wirtschaftskraft, wie z. B. Malta,28 geschützt ist. Die Rechtswirkungen etwa einer maltesischen Marke scheinen unter diesem Gesichtspunkt im Verhältnis zur Unionsmarke unverhältnismäßig,29 die maltesische Marke gegenüber der Unionsmarke damit deutlich privilegiert. Insofern relativieren Art. 8 Abs. 1 UMV i. V. m. Art. 8 Abs. 2 a) ii) UMV die Koexistenz i. S. e. Gleichwertigkeit zuungunsten der Unionsmarke. Darüber hinaus wäre eine strikte Gleichwertigkeit nur dann gewährleistet, wenn Unionsmarke und nationale Marken im Verhältnis zu ihren jeweiligen territorialen Reichweiten denselben Rechtsregelungen unterworfen wären. Diese Rechtsgleichheit steht aber in einem Spannungsverhältnis zum Autonomieprinzip, was wiederum zeigt, dass auch das Koexistenzprinzip im Wechselbezug mit den übrigen Grundprinzipien der Unionsmarke Einschränkungen erfährt. Mithin ist auch das Koexistenzprinzip kein strenges Dogma, sondern ein Rechtsprinzip, welches Einschränkungen erfahren kann und damit lediglich graduell erfüllbar ist.30 Diese wechselbezüglichen Einschränkungen sieht auch Knaak im Falle des Autonomieprinzips in den Verweisen der UMV auf das nationale Recht. Allerdings bezeichnet er dieses Phänomen nicht als Wechselwirkung, sondern ordnet diese Verweise als Folge des Koexistenzprinzips ein, wobei er diese axiomatische Anknüpfung an das Koexistenzprinzip jedoch nicht begründet.31 Eine schlicht axiomatische Einordnung der Einschränkung eines Grundprinzips als Folge jeweils eines der anderen Grundprinzipien ist methodisch allerdings wenig zielführend, sondern mündet regelmäßig in eine schlagworthafte Argumentation. Daher sollen, soweit die Grundprinzipien der UMV als Argumente bemüht werden, auch deren Wechselwirkungen in den Blick genommen werden. Ein Vorrang eines Grundprinzips vor 25

Vgl. Wagner, WRP 2017, 145 (146). Frankreich: 632 733 km2 Fläche Stand 14. Januar 2021, ca. 66,5 Millionen Einwohner Stand 14. Januar 2020, France entière, in: insee.fr. Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), 9. Dezember 2020 (zuletzt abgerufen am 15. Februar 2021). 27 Deutschland: 349 630 km2, 83,133 Millionen Einwohner, Destatis Statistisches Länderprofil Deutschland. 28 Malta: 320 km2 Fläche, 503.000 Einwohner, Destatis Statistisches Länderprofil Malta. 29 Der Anteil der Zahl der Einwohner Maltas an der Zahl der Einwohner der EU beträgt 0,0012 %, vgl. Eurostat Schlüsseldaten über Europa, S. 10. 30 Alexy sieht die graduelle Erfüllbarkeit als Wesensmerkmal von Rechtsprinzipien, Alexy, Theorie der Grundrechte, S. 75 f. 31 Knaak, GRUR Int. 2001, 665 (667); ihm zustimmend: Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 3. 26

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Kap. 1: Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts

einem der anderen Grundprinzipien kann dabei nur unter Berücksichtigung weiterer Auslegungsmaßstäbe, vor allem der Historie, begründet werden.32

B. Die Genese des europäischen Markenrechts und ihre Bedeutung für die Grundprinzipien des Unionsmarkenrechts Der Prozess zur Schaffung einer einheitlichen europäischen Marke begann bereits kurz nach Gründung der EWG, auf Initiative der EWG-Kommission vom 31. Juli 1959.33 Bis heute kann dieser Prozess als in der Entwicklung befindlich begriffen werden.

I. Der Weg zum ersten europäischen Markenrecht Die Rolle nationaler Rechte und damit auch Fragen der Koexistenz waren von Anfang an eine der zentralen Herausforderungen im Vorhaben des neu zu schaffenden europäischen Markenrechtssystems.34 Dieser Problematik begegnet erstmals Röttger mit der Idee, eine EWG-Marke zu schaffen, welche die nationalen Markenrechte nicht ersetzen, sondern neben die fortbestehenden nationalen Markenrechte treten sollte.35 1. Die Geburtsstunde der EWG-Marke Das Konzept der Koexistenz von nationalen Marken und einer autonomen EWGMarke war zum Zeitpunkt der erstmaligen Formulierung dieser Idee durch Röttger geradezu revolutionär.36 Zwar hatte bereits im Jahr 1957 Moser v. Filseck die Probleme der Territorialität nationaler Markenrechte in der EWG beschrieben und hieraus die Notwendigkeit eines supranationalen Markenrechts abgeleitet, doch sah er für ein solches supranationales Recht keine Stütze im EWG-Vertrag.37 Auch die 32

Zur historischen Methode im europäischen Privat- und Wirtschaftsrecht Langenbucher, Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht, S. 31 f. Rn. 19 mit Erläuterungen zu Besonderheiten der historischen Methode im Unionsrecht; siehe zur entsprechenden Einordnung der Historie der Unionsmarke unten, Kap. 3 B.III. 33 Denkschrift GRUR Int. 1976, 481 (481) Rn. 3. 34 v. Mühlendahl, GRUR Int. 1976, 27 (27) m. w. N.; siehe zur nachfolgenden historischen Übersicht auch die sehr ausführlichen Schilderungen bei Sattler, Emanzipation und Expansion des Markenrechts, S. 329 – 333. 35 Röttger, GRUR Ausl. 1959, 329 (331). 36 Heydt, GRUR Ausl. 1960, 348 (353). 37 Moser v. Filseck, MA 1957, 647 (650 f.).

B. Die Genese des europäischen Markenrechts

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internationalen Abkommen betreffend Marken, namentlich die PVÜ38 und das Madrider Abkommen, sahen lediglich eine Vereinheitlichung und gegenseitige Zusicherung bestimmter Schutzstandards bzw. die Möglichkeit einer internationalen Registrierung vor.39 Die internationale Registrierung verhalf dem Registrierenden aber lediglich zu einem Bündel nationaler Markenrechte,40 nicht aber zu einer einheitlichen internationalen Marke.41 Die parallel zu den ersten Beratungen über ein EWG-Markenrecht stattfindenden Bestrebungen zur Einführung einer BeneluxMarke42 sollten zwar zu einer einheitlichen supranationalen Marke führen, sie sollten aber anstelle der alten nationalen Marken der Benelux-Staaten treten und diese ersetzen.43 Die Vereinigung dieser beiden Konzepte war der europäischen Rechtstradition bis zu den Vorschlägen Röttgers fremd. Über die Vorteil- oder Nachteilhaftigkeit eines solchen Systems bestand daher keineswegs Einigkeit. Während Röttger die Vorteile einer einheitlichen Marke sah, befürchteten andere Autoren einen Bruch mit dem Madrider Abkommen und plädierten daher zunächst für die bloße Angleichung der nationalen Vorschriften.44 Andere Autoren sahen, ebenso wie Röttger, in einer supranationalen EWG-Marke das zentrale Element der Verwirklichung eines echten gemeinsamen Binnenmarktes.45 Doch auch innerhalb des Lagers der Fürsprecher einer EWG-Marke unterschieden sich die Positionen im Hinblick auf die notwendigen Maßnahmen für eine Vereinheitlichung des europäischen Markenrechts. So wurde von manchen Autoren die Wichtigkeit der parallelen Vereinheitlichung der nationalen Markenrechte be-

38 Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883; revidiert in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni 1911, in Den Haag am 6. November 1925, in London am 2. Juni 1934, in Lissabon am 31. Oktober 1958 und in Stockholm am 14. Juli 1967, BGBl. II 1970, S. 391, geändert am 2. Oktober 1979, BGBl. 1984 II S. 799, berichtigt am 20. Juli 1985, BGBl. II 1985, S. 975. 39 Kopanka, Die einheitliche Wirkung der Gemeinschaftsmarke, S. 2. 40 Den Begriff des Bündels der nationalen Markenrechte verwendeten soweit ersichtlich erstmals Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, S. 70 Rn. 12. 41 Kopanka, Die einheitliche Wirkung der Gemeinschaftsmarke, S. 2. 42 Aus der Perspektive des Jahres 1959 eingehend Beier, GRUR Ausl. 1959, 448 (448 ff.); die ersten Erfahrungen mit dem BENELUX-Markenrecht resümierend: Joliet, GRUR Int. 1976, 10 (19 ff.). 43 Vgl. Beier, GRUR Ausl. 1959, 448 (452). 44 So etwa: Saint-Gal, GRUR Ausl. 1960, 169 (174 f.); ebenfalls skeptisch und vor allem vor einer überhasteten Einführung einer einheitlichen EWG-Marke warnend Croon, GRUR Ausl. 1960, 341 (344); die Skepsis der vorgenannten Autoren betonend Beier, in: Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, S. 59 (62). 45 So wohl Heydt, GRUR Ausl. 1960, 348 (356); wohl auch v. d. Groeben, GRUR Ausl. 1959, 629 (631).

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Kap. 1: Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts

tont,46 während andere Autoren eine solche Angleichung nicht für notwendig erachteten.47 Die Koexistenz wurde darüber hinaus von einigen Autoren als bloßes Durchgangsstadium hin zu einer einzigen einheitlichen EWG-Marke begriffen,48 während andere die Koexistenz als dauerhafte Lösung sahen.49 Den Endstand der ersten Beratungen über ein europäisches Markenrecht markierten Grundsätze über die Schaffung einer EWG-Marke, welche im Anschluss an die Vorschläge Röttgers bis Anfang 1960 erarbeitet wurden.50 Diese Grundsätze kommen in ihrem zentralen Punkt zu dem Schluss, dass es „der Entwicklung überlassen [werden soll], ob das Schwergewicht in Zukunft mehr bei den nationalen und international registrierten Marken oder bei den EWG-Marken liegen wird“.51 2. Vorentwurf und Denkschrift der europäischen Kommission über die Schaffung einer EWG-Marke Ausgehend von den Grundsätzen über die Schaffung einer EWG-Marke formulierte die Arbeitsgruppe Marken bis 1964 einen ersten Vorentwurf52 eines europäischen Markenrechts,53 welcher aufgrund des französischen Widerstandes gegen die Vertiefung und Erweiterung der EWG erst im Jahr 1973 veröffentlicht wurde.54 Die Veröffentlichung des Vorentwurfes diente der Einholung der Einschätzung von interessierten Fachkreisen und markierte den Startpunkt für die zweite Phase des Rechtssetzungsprozesses zur einheitlichen europäischen Marke.55 Eine im Sep46 Heydt, GRUR Ausl. 1960, 348 (356); Saint-Gal, GRUR Ausl. 1960, 169 (175 f.) hielt die Angleichung der Rechtsvorschriften für eine zwingende Voraussetzung für die Einführung einer EWG-Marke, wenn er auch der Möglichkeit der Einführung einer EWG-Marke generell skeptisch gegenüberstand. 47 Eine solche Lösung für unrealistisch haltend Röttger, GRUR Ausl. 1959, 329 (330). 48 v. d. Groeben, GRUR Ausl. 1959, 629 (631) erwog das Koexistenzmodell zwar als Alternative zur einheitlichen EWG-Marke, sah am zeitlichen Ende diese Koexistenzmodells jedoch die Auflösung der jeweiligen nationalen Territorialitätsprinzipien stehen; abwägend Finniss, GRUR Ausl. 1960, 337 (340 f.), er weist zwar auf die Schwächen des Koexistenzmodells hin, sieht dies aber gleichermaßen ebenfalls als möglichen Wegbereiter einer einheitlichen EWG-Marke. 49 So wohl Röttger, GRUR Ausl. 1959, 329 (331). 50 Vgl. Beier, in: Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, S. 59 (60); die Grundsätze sind abgedruckt in: Röttger/Becher/Beier, GRUR Ausl. 1960, 359 (359 f.). 51 Röttger/Becher/Beier, GRUR Ausl. 1960, 359 (359) Grundsatz 1. 52 Vorentwurf 1964 Dok. 5934/IV/64-D. 53 Vgl. Beier, in: Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, S. 59 (62). 54 Der Widerstand bestand im französischen Veto gegen die Stärkung der Institutionen der EWG sowie dem Widerstand gegen die Forderung der Niederlande nach Beteiligung Großbritanniens; siehe hierzu Beier, GRUR Int. 1969, 145 (146); v. Mühlendahl, GRUR Int. 1989, 353 (353); Sattler, Emanzipation und Expansion des Markenrechts, S. 339. 55 Schwartz, GRUR Int. 1975, 71 (72); Denkschrift GRUR Int. 1976, 481 (481) Rn. 4.

B. Die Genese des europäischen Markenrechts

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tember 1974 neuerlich eingesetzte Arbeitsgruppe Marken erarbeitet auf Grundlage des Vorentwurfs die „Denkschrift über die Schaffung einer EWG-Marke“,56 welche 1976 veröffentlich wurde.57 Die Veröffentlichung des Vorentwurfes ließ die Diskussion betreffend die Problematik der Koexistenz nationaler Markenrechte und künftiger EWG-Marke innerhalb der interessierten Fachkreise erneut aufflammen. Exemplarisch zeigt dies etwa die Diskussion auf der Arbeitssitzung der Fachgruppe für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht der Gesellschaft für Rechtsvergleichung am 18. September 1975 in München. Die Teilnehmer dieser Runde betonten mit weit überwiegender Mehrheit die Wichtigkeit der Koexistenz, wenn sie diese auch mehrheitlich als bloße Übergangslösung betrachteten und Einwände gegen eine dauerhafte Koexistenz vorbrachten.58 Die Verfasser der Denkschrift bezogen in der Folge Stellung für die Koexistenz und berücksichtigten bzw. referierten die in den Fachkreisen geäußerten Bedenken hinsichtlich der Abschaffung der nationalen Marken. Dabei erkannten die Verfasser an, dass eine kurzfristige Ersetzung der nationalen Markenrechte durch eine EWGMarke zum Zeitpunkt der Denkschrift keine realistische Option war und wahrscheinlich auch langfristig nicht vollständig möglich sein würde.59 Aufgrund bestehender Bedenken um die Attraktivität einer künftigen EWGMarke sollte diese jedoch besonders attraktiv konzipiert werden. So bekannten sich die Verfasser der Denkschrift ausdrücklich dazu, dass ein künftiges EWG-Markenrecht „für die erwünschte Umwandlung nationaler in EWG-Marken genügend starke Anreize […] schaffen [müsse] […] „[, welche] in den Vorteilen [bestehen] die das Markenrechtssystem der Gemeinschaft insgesamt gegenüber den nationalen Markenrechtsordnungen aufweist.“60 Die Denkschrift wies ferner darauf hin, dass „[d]ie Möglichkeit, für neue Marken sowohl einen gemeinschaftlichen als auch einen 56

Denkschrift GRUR Int. 1976, 481 (481) Rn. 4. Vorstehende Erörterungen betreffend die Einsetzung der Arbeitsgruppe Marken 1959 und der Arbeitsgruppe Marken 1974 bereits sehr ausführlich dargestellt bei Sattler, Emanzipation und Expansion des Markenrechts, S. 339; sowie bei Slopek/Fritzsche, MarkenR 2012, 360 (361); und Beier, in: Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, S. 59 (59 – 64). 58 Siehe zur Diskussion das Protokoll der Sitzung bei Westerholt, GRUR Int. 1976, 39; an der Möglichkeit, die Koexistenz zu überwinden, zweifelte nur Nordemann, der allerdings schlicht am ausreichenden Attraktionspotenzial der damaligen Konzeption der Gemeinschaftsmarke zweifelte. Er gab zu bedenken, dass dem Übergang in ein ausschließliches europäisches Markenrecht ggf. mit Enteignungs- und Entschädigungsmaßnahmen nachgeholfen werden müsse, siehe hierzu Westerholt, GRUR Int. 1976, 39 (42); eine dauerhafte Koexistenz ausdrücklich ablehnend: Beier, GRUR Int. 1976, 363 (368); siehe auch Beier, EuR 1982, 30 (33). 59 Denkschrift GRUR Int. 1976, 481 (488 f.) Rn. 64 – 66; zu den praktischen und politischen Gründen, die für eine mindestens zeitlich begrenzte Koexistenz sprachen, ausführlich Beier, GRUR Int. 1976, 363 (367 f.); Troller, GRUR Int. 1980, 723 (732) bezweifelte gar, dass sich ein einheitliches europäisches Markenrecht überhaupt verwirklichen lassen würde. 60 Denkschrift GRUR Int. 1976, 481 (499) Rn. 159. 57

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Kap. 1: Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts

einzelstaatlichen Markenschutz beantragen zu können,61 […] grundsätzlich nicht, allenfalls für eine Übergangszeit, zugelassen werden [sollte].“62 Insbesondere Konflikte von neu angemeldeten Gemeinschaftsmarken mit älteren nationalen Marken und weiteren Kennzeichen wurden als wesentliche Hürde auf dem Weg der erfolgreichen Gemeinschaftsmarke gesehen.63 Die Grundsätze über die Schaffung einer EWG-Marke,64 nach welchen die schlichte Entwicklung zeigen sollte, ob das Schwergewicht in Zukunft mehr bei den nationalen Marken oder bei den EWGMarken liegen würde, können damit jedenfalls ab 1976 zugunsten der neuen EWGMarke als überholt betrachtet werden. In den Jahren 197765 und 197866 erarbeitete die Kommission zwei weitere Vorentwürfe. Diese Entwürfe sahen Regelungsvorschläge vor, die nicht nur die Problematik älterer Rechte im speziellen angingen, sondern die die Gemeinschaftsmarke insgesamt attraktiver als die nationalen Marken gestalteten und auf diese Weise die Ablösung der nationalen Markenrechte besiegeln sollten.67 So wurde die Prüfungsabteilung des Harmonisierungsamtes ermächtigt, in allen Fällen, in denen die Gefahr einer Herkunftstäuschung durch die Auflage besonderer Benutzungsbedingungen ausgeschlossen werden konnte, den Widerspruch gegen die jeweilige EWG-Marke zurückzuweisen.68 Die in der Denkschrift und den Vorentwürfen vorgesehene Schwächung älterer nationaler Marken und die dezidierte Stärkung der künftigen EWG-Marke sah sich in der Folge breiter Kritik ausgesetzt.69 So wurde geltend gemacht, dass kleinere und mittlere Unternehmen weitgehend schutzlos dastünden, wenn ihnen keine vollwertigen nationalen Markenrechte mehr zur Verfügung stünden, sie andererseits aber nicht auf die Gemeinschaftsmarke zurückgreifen könnten.70 Selbst wenn die Gemeinschaftsmarke für kleinere und mittelständische Unternehmen zugänglich wäre, würde sie einen deutlich über die Ansprüche von kleineren und mittleren Unternehmen hinausgehenden Schutz bedeuten, da diese in der Regel keinen gemein-

61

Sog. Doppelschutz, siehe hierzu ausführlich unten, Kap. 3 C.III. Denkschrift GRUR Int. 1976, 481 (489) Rn. 67. 63 Siehe exemplarisch v. Mühlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte und einheitlicher Markt, S. 258. 64 Siehe hierzu oben, Kap. 1 B.I.1. 65 Nachweise zum Vorentwurf 1977 finden sich bei v. Mühlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte und einheitlicher Markt, S. 250. 66 Vorentwurf 1978 GRUR Int. 1978, 452. 67 Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 26. 68 Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 26. 69 Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 26 m. w. N. 70 Martino, WRP 1978, 92 (94); Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 26. 62

B. Die Genese des europäischen Markenrechts

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schaftsweiten Schutz benötigten.71 Es bestünde daher ein Interesse am Fortbestand nationaler Marken.72 Hinter den diskriminierenden Maßnahmen wurden daher vor allem gemeinschaftspolitische statt wirtschaftspolitische Erwägungen vermutet. So war Martino der Ansicht, die Diskriminierung sei offensichtlich der erste von der Kommission für notwendig erachtete Schritt, um die nationalen Markensysteme abzulösen.73 Diskriminierende Regelungen wurden infolge der oben angesprochenen Kritik sukzessive aus den Verordnungsvorschlägen zurückgedrängt und auch nicht mehr eingeführt.74 Hackbarth schloss aus dem Wegfall diskriminierender Maßnahmen in den Vorschlägen zur Gemeinschaftsmarkenverordnung später, dass mit dieser Gleichstellung die Koexistenz nicht mehr nur als „unerwünschtes Übergangsstadium“ betrachtet werden könne.75 Die zweite Phase der Genese der Unionsmarke resümierend lässt sich sagen, dass sich spätestens mit der deutlichen Kritik an Denkschrift und Vorentwürfen die Überzeugung durchgesetzt hatte, dass Lösungen abseits einer Koexistenz nicht zu wirtschaftlich optimalen Ergebnissen führten. Von der Absicht einer vollständigen Gleichberechtigung der nationalen Marken und der künftigen Gemeinschaftsmarke konnte zu diesem Zeitpunkt allerdings trotz wiederholter Betonung der Koexistenz nicht die Rede sein.76 Ob die noch im Vorentwurf von 1977 enthaltenen diskriminierenden Maßnahmen tatsächlich Teil einer verschleierten Kampagne gegen die nationalen Marken oder doch bloß Ausdruck der Sorge um die Attraktivität der 71 Beier, GRUR Int. 1976, 363 (368); Beier, EuR 1982, 30 (40); vgl. Heil, in: FS 25 Jahre BPatG, S. 371 (393 f.); Fezer, in: FS 25 Jahre BPatG, S. 405 (407); v. Mühlendahl, GRUR Int. 1976, 27 (29); Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 26 m. w. N. 72 So ausdrücklich Fezer, in: FS 25 Jahre BPatG, S. 405 (407); dass kleine und mittlere Unternehmen weiterhin auf die nationalen Marken angewiesen sein werden, wurde bereits in der sehr frühen Phase der Entwicklung der EWG-Marke geltend gemacht, siehe etwa SaintGal, GRUR Ausl. 1960, 169 (173 f.); ebenfalls die Unverhältnismäßigkeit eines zwingend gemeinschaftsweiten Schutzrechts betonend Finniss, GRUR Ausl. 1960, 337 (340); die Bedeutung der nationalen Marken für mittelständische Unternehmen hervorhebend schon Röttger, GRUR Ausl. 1959, 329 (331). 73 Martino, WRP 1978, 92 (94). 74 Vorstehender Abschnitt betreffend die Zurückdrängung diskriminierender Maßnahmen in den Vorentwürfen zur Gemeinschaftsmarkenverordnung bereits bei Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 27; siehe zur vorstehend beschriebenen historischen Entwicklung auch eingehend Slopek/Fritzsche, MarkenR 2012, 360 (361 f.). 75 Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 27. 76 Sattler sieht in dem Umstand, dass trotz mehrfacher Betonung der Koexistenz auch KMU als Zielgruppe der GMV genannt wurden, gar ein taktisches Manöver, um die langfristigen Ziele der Kommission, die Ersetzung der nationalen Schutzrechte, zu verschleiern, Sattler, Emanzipation und Expansion des Markenrechts, S. 346 m. w. N.; anders wohl Ann, ZEuP 2002, 5 (10), der davon ausgeht, dass die Kommission bereits seit Mitte der siebziger Jahre auf die „normative Kraft des Faktischen“ setzte.

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Kap. 1: Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts

künftigen EWG-Marke waren,77 kann nicht gesichert festgestellt werden. Mit einiger Sicherheit lässt sich allerdings sagen, dass die Idee der Koexistenz, welche die Arbeiten an einem gemeinsamen europäischen Markenrecht ursprünglich erst möglich machten,78 dem europäischen Gesetzgeber noch vor Inkrafttreten der VO (EG) 40/94, bereits deutlich missliebig schien. 3. Die VO (EG) 40/94 als erstes europäisches Markenrecht Mit dem sog. konsolidierten Text79 waren die Beratungen über den Vorschlag einer Verordnung über die Gemeinschaftsmarke inhaltlich im Wesentlichen beendet. Dass es zu einer Verabschiedung des Vorschlages zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen war, lag lediglich daran, dass es über den Sitz und die Sprachen des künftigen Markenamts der Gemeinschaft noch keine Einigung gab.80 Die Sitz- und Sprachenfrage konnte erst auf einem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, am 29. Oktober 1993 in Brüssel gelöst werden.81 Das Platzen dieses gordischen Knotens ebnete den Weg zum ersten genuin europäischen Markenrecht, welches fünf Jahre nach der ersten Gemeinschaftsmarkenrichtlinie82 am 20. Dezember 1993 als VO (EG) 40/94 verabschiedet wurde.83

II. Die Entwicklung des europäischen Markenrechts nach Inkrafttreten der VO (EG) 90/94 Der von Anfang an überragende und in diesem Ausmaß unerwartete Erfolg der Gemeinschaftsmarke resultierte in einem erheblichen Gebührenaufkommen und hohen Überschüssen im Haushalt des HABM („Harmonisierungsamt für den Bin-

77

Die Gemeinschaftsmarke für attraktiv genug haltend Beier, GRUR Int. 1969, 145 (152) m. w. N.; A. Krieger, GRUR Int. 1979, 279 (283) hielt die neue EWG-Marke zwar grundsätzlich für attraktiv, plädierte jedoch für eine weitere Steigerung der Attraktivität; vgl. auch die Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum geänderten Vorschlag 1980 GRUR Int. 1981, 764 (766). 78 Beier, EuR 1982, 30 (33); vgl. v. Mühlendahl, GRUR Int. 1976, 27 (29). 79 Konsolidierter Text 1988 GRUR Int. 1989, 388. 80 v. Mühlendahl, GRUR Int. 1989, 353 (354); v. Mühlendahl, in: Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, S. 81 (82). 81 v. Mühlendahl/Ohlgart/v. Bomhard, Die Gemeinschaftsmarke, Einführung, S. 6. 82 Erste Richtlinie (EG) 89/104 des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, Abl. (EG) Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, S. 1 (im Folgenden „Richtlinie 89/104“). Ausführlich zur Richtlinie 89/104 KunzHallstein, GRUR Int. 1990, 747 (747). 83 Einen umfassenden Überblick über die seit dem Inkrafttreten der VO (EG) 40/94 bis zur Unionsmarkenreform 2015 erfolgten Änderungen der VO (EG) 40/94 gibt Schennen, in: Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 6. Aufl., Einl. Rn. 50 – 72.

B. Die Genese des europäischen Markenrechts

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nenmarkt“).84 Dieser Überschuss führte dazu, dass das Ziel der finanziellen Selbstständigkeit des Amtes nicht nur erreicht, sondern deutlich übererfüllt wurde.85 Im Mai 2007 rief daher der Ministerrat die Europäische Kommission dazu auf, die Gebühren des HABM zu senken und eine umfassende Studie zum Funktionieren des Gemeinschaftsmarkensystems in Angriff zu nehmen.86 Die Gebühren für die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke wurden erstmalig mit der VO (EG) 1687/200587 und nach dem Aufruf durch den Ministerrat nochmals mit der VO EG 355/200988 gesenkt. Eine weitere Senkung der Gebühren fand im Rahmen der späteren Reformen keine Mehrheit mehr, da Bedenken vorgebracht wurden, eine weitere Reduktion der Gebühren könne das Attraktivitätsgefälle zwischen dem Unionsmarkensystem und nationalen Marken zulasten Letzterer noch weiter verschärfen.89 Die avisierte Studie sollte ausdrücklich „das Nebeneinander der Gemeinschaftsmarke und der nationalen Marken bewerten, einschließlich der territorialen Anforderungen für die ernsthafte Benutzung von Gemeinschaftsmarken“.90 Für die von der EU-Kommission im Juli 2009 im Amtsblatt der EU ausgeschriebenen Markenrechtsstudie erhielt schließlich das Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb91 den Zuschlag.92 1. Die Markenrechtsstudie des MPI Entsprechend dem Auftrag der Kommission richtete sich der Fokus der MPIStudie unter anderem auf Fragen betreffend Koexistenz und Kooperation der na-

84 Knaak/Venohr, Forschungsbericht 2010 – Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. 85 Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 67.1; vgl. zu diesem Ziel auch Ubertazzi, GRUR Int. 1995, 474 (476), dort Fn.19. 86 Schlussfolgerungen des Rates zur Entwicklung des Gemeinschaftsmarkensystems Ratsdokument 9427/07, S. 3 Punkt 10; siehe auch Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (181). 87 Verordnung (EG) Nr. 1687/2005 der Kommission vom 14. Oktober 2005, Abl. (EG) Nr. L 271 vom 15. Oktober 2005, S. 14. 88 Verordnung (EG) Nr. 355/2009 der Kommission vom 31. März 2009, Abl. (EG) Nr. L 103 vom 30. April 2009, S. 3. 89 Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 67.1; tatsächlich merkte im Rahmen der MPI-Studie eine überragende Mehrheit der Befragten an, dass die Höhe der Gebühren für ihre Anmeldeentscheidung eine erhebliche Rolle spiele, Knaak/Venohr, in: FS BOIP, S. 169 (179). 90 Schlussfolgerungen des Rates zur Entwicklung des Gemeinschaftsmarkensystems Ratsdokument 9427/07, S. 4; vgl. auch Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (182); auf diese Anforderung explizit hinweisend Ficsor, in: FS BOIP, S. 65 (81). 91 Im Folgenden nur noch „MPI“. 92 Knaak/Venohr, in: FS BOIP, S. 169 (171 f.).

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Kap. 1: Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts

tionalen Markensysteme und des Gemeinschaftsmarkensystems.93 Die Autoren der Studie kommen in ihrem Anfang 2012 veröffentlichten Abschlussbericht zu folgendem Fazit zur Thematik der Koexistenz.94 Die Abschaffung der nationalen Markenrechtsordnungen sei weiterhin nicht politisch durchsetzbar und stünde daher auch nicht zur Debatte.95 Allerdings sähen sich nationale Markenämter teils mit einem erheblichen Rückgang der Anmeldezahlen konfrontiert, die deren Aufrechterhaltung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten fragwürdig erscheinen lasse.96 Da das Koexistenzprinzip ein wesentlicher Baustein des europäischen Markenrechts sei, plädiert die Studie dafür, dass Entwicklungen, die letztlich zu einer Existenzgefährdung von nationalen Markenämtern führen könnten, durch geeignete Maßnahmen abgefangen werden sollten. Konkret nennt der Bericht die Umverteilung der Gebührenaufkommen und eine Organisationsstraffung als konkrete Beispiele solcher Maßnahmen.97 Freilich setzen solche Maßnahmen lediglich an den Folgen eines durch das asymmetrische Gebührenaufkommen indizierten Ungleichgewichts zwischen nationalen Marken und Unionsmarken an, beheben aber dessen Ursachen nicht. Dieser Einschätzung entsprechend äußerten im Rahmen der Studie befragte Organisationen die Sorge, dass das Verhältnis der nationalen Marken zur Gemeinschaftsmarke unausgewogen sei.98 Anmelder würden ermutigt, Gemeinschaftsmarken anzumelden, auch wenn deren Schutzumfang weit über das tatsächliche Betätigungsfeld der Anmelder hinausreiche.99 Neben einer Unausgewogenheit der Systeme wurde auch ein zunehmendes Registercluttering beklagt.100 Registercluttering liegt vor, wenn ein überfülltes

93 Vgl. Knaak/Kur/v. Mühlendahl, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, S. 4 Rn. 18. 94 Da an dieser Stelle nicht der gesamte Inhalt der Studie, sondern ein Überblick über die Ergebnisse gegeben werden soll, beziehen sich die folgenden Erläuterungen auf den Abschlussbericht der Studie. Die relevanten Punkte der MPI-Studie werden, soweit erforderlich, in den Kapiteln 2 und 3 dieser Arbeit erörtert. 95 Knaak/Kur/v. Mühlendahl, GRUR Int. 2012, 197 (198); dass die Unionsmarke nicht mehr dem Zweck dient, die nationalen Marken zu ersetzen, betont bereits Ingerl, Die Gemeinschaftsmarke, S. 26; im Rahmen einer Folgenabschätzung erwog die Kommission eine solche Abschaffung später zwar, verwarf diese aber als zu weitgehend, Folgenabschätzung zur Unionsmarkenreform 2015, SWD (2013) 95, S. 43; siehe hierzu Lerach, GRUR-Prax. 2013, 195 (198). 96 Knaak/Kur/v. Mühlendahl, GRUR Int. 2012, 197 (198). 97 Knaak/Kur/v. Mühlendahl, GRUR Int. 2012, 197 (198). 98 Beklagt wurden vor allem die geringen Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung. Siehe exemplarisch die Beantwortung der Fragen der MPI-Studie durch die European Communities Trademark Association (im Folgenden „ECTA“), ECTA, ECTA’s reply to the MPI Questionnaire, S. 9 – 12. 99 Knaak/Kur/v. Mühlendahl, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, S. 32 Rn. 2.3. 100 Vgl. Knaak/Kur/v. Mühlendahl, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, vgl. S. 38 f. Rn. 3.1.

B. Die Genese des europäischen Markenrechts

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Markenregister die Kosten für Suche und Anmeldung neuer Marken erhöht.101 Die beklagte, unverhältnismäßig hohe Attraktivität der Gemeinschaftsmarke führte demnach nicht nur zu sinkenden Anmeldezahlen bei den nationalen Markenämtern, sondern auch zur Eintragung überbreiter Rechte in das Unionsmarkenregister. Der Problematik überbreiter Rechte sollte nach Einschätzung der Autoren der Studie mit einer speziellen Koexistenzregel begegnet werden. Nach dieser dürften nationale Marken auch dann eingetragen werden, wenn sie mit älteren Unionsmarken verwechslungsfähig seien, sofern bestimmte strenge Ausnahmekriterien vorlägen.102 Weitere Reformvorschläge der MPI-Studie betrafen den Wechsel zwischen dem Unionsmarkensystem und den Systemen der nationalen Markenrechtsordnungen, namentlich die Inanspruchnahme des Zeitrangs einer älteren nationalen Marke, die in Art. 39 UMV geregelt ist. Die heute in Art. 39 Abs. 3 vorgesehene Notwendigkeit, für die Inanspruchnahme des Zeitrangs auf die nationale Marke verzichten zu müssen oder diese erlöschen zu lassen, sollte abgeschafft werden.103 Hierdurch bestünde für die Inhaber nationaler Marken trotz Inanspruchnahme des Zeitrangs einer älteren nationalen Marke die Möglichkeit, diese zu behalten, sofern der Verzicht nicht im Interesse des Markeninhabers liegt.104 Trotz der ausdrücklichen Betonung von Koexistenz und Kooperation105 finden sich in der MPI-Studie neben den Vorschlägen zur Änderung des Verfahrens über die Inanspruchnahme des Zeitrangs einer nationalen Marke und der speziellen Regeln zur Koexistenz von Einzelrechten keine weiteren Vorschläge, die eindeutig einem Programm der Koexistenz zugerechnet werden können. Insbesondere die in Bezug auf das Koexistenzprinzip intensiv debattierte Notwendigkeit einer ernsthaften Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in mehr als einem Mitgliedstaat106 sollte nach Ansicht der Autoren keinen Eingang in die UMV finden.107

101 v. Graevenitz/Greenhalg/Helmers/Schautschick, Trade Mark Cluttering: An Exploratory Report, S. 3. 102 Knaak/Kur/v. Mühlendahl, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, S. 139 Rn. 3.31; siehe ausführlich zur Reaktion auf diesen Vorschlag unten, Kap. 3 vor A. 103 Knaak/Kur/v. Mühlendahl, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, S. 175 Rn. 4.84. 104 Der Vorschlag wurde letztlich nicht umgesetzt, siehe zur Priorität auch unten, Kap. 3 C.II. 105 Vgl. Knaak/Kur/v. Mühlendahl, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, S. 4 Rn. 18. 106 Hierzu ausführlich unten, Kap. 2 B.I.1. 107 Knaak/Kur/v. Mühlendahl, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, S. 139 Rn. 3.30.

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Kap. 1: Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts

2. Die Unionsmarkenreform 2015 Auf Basis der MPI-Studie entwarf die Kommission Vorschläge zur Novellierung des europäischen Markenrechts, welche im März 2013 veröffentlicht wurden. a) Hintergründe und Ziele Die Vorschläge zur Novellierung des europäischen Markenrechts bestanden aus dem Verordnungsvorschlag UMV108 und den Richtlinienvorschlägen UMRL.109 Auf die mit diesen Vorschlägen in zeitlichem Zusammenhang stehende Verordnung (EG) Nr. 355/2009 der Kommission vom 31. März 2009110 welche die bisher bestehende Gebührenverordnung111 abänderte, wird im Folgenden aufgrund zwischenzeitlicher vollständiger Erledigung dieser Vorschriften nur kurz eingegangen. Aufgrund der großen Bedeutung der Gebührentatbestände für die Koexistenz wurden die Gebührentatbestände als Anhang I schließlich in die UMV selbst aufgenommen.112 Der Verordnungsvorschlag und die Richtlinienvorschläge wurden von denselben wortlautidentischen Hintergrunderwägungen und Zielsetzungen getragen. Sie verfolgten das gemeinsame Ziel der Förderung von Innovation und Wirtschaftswachstum durch leistungsfähigere Verfahren. Die Eintragung von Marken sollte kostengünstiger, einfacher und schneller werden. Die Anpassungen sollten mit entsprechenden Bemühungen um eine harmonische Koexistenz und Komple-

108

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009, COM(2013) 161 final (im Folgenden „Verordnungsvorschlag UMV“). 109 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung), COM(2013) 162 final (im Folgenden „erster Richtlinienvorschlag UMRL“) und Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung), COM(2013) 162 final/2 (im Folgenden „zweiter Richtlinienvorschlag UMRL“); der zweite Richtlinienvorschlag UMRL enthält in Abweichung zum ersten Richtlinienvorschlag UMRL lediglich eine Änderung des Art. 10 Abs. 5 UMRL in der deutschsprachigen Fassung. Hierauf wird im Folgenden nicht mehr gesondert eingegangen. 110 Verordnung (EG) Nr. 355/2009 der Kommission vom 31. März 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren sowie der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke, Abl. (EG) Nr. L 109 vom 30. April 2009, S. 3 (im Folgenden „VO (EG) 355/ 2009“). 111 Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren, Abl. (EG) Nr. L 303 vom 15. Dezember 1995, S. 33. 112 Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (188).

B. Die Genese des europäischen Markenrechts

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mentarität zwischen dem Unionsmarkenrecht und den Markenrechten der Mitgliedstaaten einhergehen.113 Darüber hinaus wurde jedoch ebenfalls betont, dass der Zugang von kleineren und mittleren Unternehmen zur Unionsmarke verbessert werden sollte, da sich die Kommission hierzu in ihrem „Small Business Act“114 verpflichtet habe.115 Das Ziel des verbesserten Zugangs zur Unionsmarke für kleinere und mittlere Unternehmen überrascht, da es ein Spannungsfeld der Reform offenlegt, welches bereits im Gesetzgebungsverfahren zur VO (EG) 40/94 für Kontroversen sorgte. So waren es vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen, die als Argument gegen eine Abschaffung der nationalen Marken und damit auch gegen eine zu raumgreifende Gemeinschaftsmarke im Gesetzgebungsprozess der 1970er-Jahre ins Feld geführt wurden.116 Das kleinere und mittlere Unternehmen regelmäßig keinen unionsweiten Markenschutz benötigen würden, erkannte auch die Kommission selbst erneut an.117 Das erklärte Ziel des verbesserten Zugangs für kleinere und mittlere Unternehmen setzte sich ferner in Widerspruch zu dem in der MPI-Studie adressierten Problem des Registercluttering.118 Denn grade kleine Unternehmen mit nur regional beschränkter Markttätigkeit, die aber einen unionsweiten Markenschutz genießen, können zur Problematik des Registercluttering erheblich beitragen. Zwar betonte die Kommission in ihrem Verordnungsvorschlag, dass nationaler Markenschutz weiterhin für diejenigen Anmelder zur Verfügung stehen sollte, die keinen Schutz ihrer Marken auf EU-Ebene wünschen.119 Welche Anmelder dies jedoch sein sollten, wenn jedem Marktteilnehmer die Möglichkeit des unionsweiten Markenschutzes der UMV weit offenstand, blieb offen. Diejenigen Marktteilnehmer, die nur nationalen Markenschutz brauchen, dürften nämlich hauptsächlich kleinere und mittlere Unternehmen sein.120 Auch wenn sich die Steigerung der Akzessibilität durch eine erhebliche Herabsetzung der Gebühren121 letztlich nicht durchsetzen

113 Verordnungsvorschlag UMV S. 1 f; erster Richtlinienvorschlag UMRL, S. 1 f.; zweiter Richtlinienvorschlag UMRL, S. 1 f. 114 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, KOM(2008) 394 endg. vom 26. Juni 2008 (im Folgenden „Mitteilung Vorfahrt für KMU in Europa“). 115 Verordnungsvorschlag UMV, S. 2; Folgenabschätzung zur Unionsmarkenreform 2015, SWD(2013) 95, S. 5. 116 Siehe hierzu oben, Kap. 1 B.I.2. 117 Memo on Modernisation of the European Trade Mark System, S. 2 („While SMEs have become important users of the CTM system, they still regularly tend to prefer national systems because they usually don’t need their trade mark to be protected at EU level“). 118 Siehe hierzu oben, Kap. 1 B.II.1. 119 Verordnungsvorschlag UMV, S. 1; erster Richtlinienvorschlag UMRL, S. 1; zweiter Richtlinienvorschlag UMRL, S. 1. 120 So schon die im Gesetzgebungsverfahren der 1970er-Jahre geäußerte Kritik. 121 Mitteilung Vorfahrt für KMU in Europa, S. 14, 17.

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Kap. 1: Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts

konnte,122 zeigt dieser Punkt doch eine gewisse initiale Widersprüchlichkeit des Reformvorhabens. Ob die Kommission diesen Konflikt nicht sah oder zumindest zum Zeitpunkt des Anlaufens der Unionsmarkenreform 2015 nicht sehen wollte, darüber kann freilich nur spekuliert werden. Ein unfreiwilliges Übersehen dieses Konfliktes würde angesichts der Erfahrungen mit dem Gesetzgebungsverfahren der 1970er-Jahre allerdings überraschen. b) Reformvorschläge 2013 Wesentliche Neuerungen, die der Reformvorschlag vom 27. März 2013 für die neu zu fassende Unionsmarkenverordnung vorsah, waren der Wegfall der Notwendigkeit einer grafischen Darstellbarkeit von Marken und die Angleichung einiger absoluter Eintragungshindernisse an die europäischen Vorschriften betreffend geographische Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen sowie an traditioneller Bezeichnungen für Weine und garantiert traditionelle Spezialitäten.123 Im Verletzungstatbestand des Art. 9 VO (EG) 207/2009 sollte darüber hinaus klargestellt werden, dass auch im Falle der sog. Doppelidentität124 lediglich die Herkunftsfunktion und keine weiteren Funktionen geschützt sein sollten.125 Darüber hinaus sollten auch die europäische Gewährleistungsmarke und die europäische Kollektivmarke eingeführt werden.126 Außerdem sollten die Rechte der Markeninhaber in Bezug auf Transitwaren gestärkt und neue Schutzschrankenregelungen betreffend die referentielle Nutzung von Marken eingeführt werden.127 Ferner sollte die Amtsprüfung der relativen Eintragungshindernisse, welche in einigen Mitgliedstaaten der Union noch praktiziert wurde, abgeschafft werden. Darüber hinaus sollte der bis dato optionale, erweiterte Schutz bekannter (nationaler) Marken für die Markenrechtsordnungen der Mitgliedstaaten obligatorisch werden.128 Eine wesentliche Neuregelung sah der erste Richtlinienvorschlag UMRL in Art. 4 Abs. 2 a) für die absoluten Eintragungshindernisse nationaler Marken vor. Diese sollten die Eintragung einer nationalen Marke auch dann verhindern, wenn sie in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen Mitgliedstaat vorlagen, in dem eine 122

Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 67.1. Lerach, GRUR-Prax. 2013, 195 (196). 124 Ausführlich zum erweiterten Markenfunktionenschutz bei Doppelidentität Hackbarth, GRUR-Prax. 2012, 499; siehe zu dieser Thematik auch die Leitentscheidung EuGH Rs. C-487/07 – Slg. 2009, I-5185 – L’Oréal SA u. a./Bellure NV = EuGH GRUR 2009, 756. 125 Lerach, GRUR-Prax. 2013, 195 (196); Fezer, GRUR 2013, 1185 (1191). 126 Art. 74b – 74k, Verordnungsvorschlag UMV sowie Art. 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 und 37 Richtlinienvorschläge; zu Inhalt und Gegenstand der Gewährleistungsmarke Fezer, GRUR 2017, 1188; Dissmann/Somboonvong, GRUR 2016, 657. 127 Lerach, GRUR-Prax. 2013, 195 (196); ausführlich Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (185 – 188). 128 Lerach, GRUR-Prax. 2013, 195 (196). 123

B. Die Genese des europäischen Markenrechts

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nationale Marke zur Eintragung angemeldet wurde.129 Dieser Vorschlag war freilich das offensichtliche Gegenteil eines harmonischen Zusammenspiels von nationalen Marken und Unionsmarken, da die Neuregelung die nationalen Markenämter mit einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand belastet hätte und die nationalen Marken durch die Neuregelung ihre komplementäre Funktion im europäischen Markengefüge verloren hätten.130 Der Vorschlag erfuhr denn auch heftige Kritik aus Wissenschaft und Praxis.131 So wurde geltend gemacht, dass nationale Marken, die im Ergebnis denselben absoluten Eintragungshindernissen ausgesetzt seien wie Unionsmarken, einen wichtigen Anwendungsbereich, der zuvor noch die Unionsmarke durch die nationalen Marken ergänzte, verlören.132 Dies sei jedoch nicht interessengerecht, da nationale Marken gerade nicht dieselbe Funktion übernähmen wie Unionsmarken.133 Selbst das EU-Parlament reihte sich in die Riege der Kritiker ein und stellte fest, dass es nicht nur unmöglich sei, die nationalen Markenämter bestehende Eintragungshindernisse in sämtlichen Mitgliedstaaten prüfen zu lassen, sondern dass hierdurch auch kein Mehrwert für die Nutzer entstünde.134 In ihrer Stellungnahme zu dem Vorschlag resümierte die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht schließlich, dass die Regelung „[l]ängerfristig […] zur Erosion der nationalen Markenrechte führen [könnte], was dem auch von der Kommission betonten Grundsatz der Koexistenz zuwider[liefe]“.135 Über die vorgenannten Vorschläge hinaus wurden einige Reformen des Verordnungsvorschlages UMV auf die Vorschläge betreffend die Unionsmarkenrichtlinie übertragen, so etwa die Vorschriften betreffend die Gewährleistungs- und Kollektivmarken.136 129 George, IPRB 2016, 62 (62); Fezer, GRUR 2013, 1185 (1190); Kramer/Geiger, MarkenR 2013, 409 (411). 130 Vgl. zu dieser Kritik die Stellungnahme der GRUR zum Vorschlag Kunz-Hallstein/ Loschelder, GRUR 2013, 800 (801). 131 Siehe etwa Hasselblatt/George, IPRB 2013, 205 (207), die den Vorschlag als „mehr als problematisch“ bezeichnen; kritisch auch ECTA, Reform of the European Trade Mark System, S. 4; teilweise wurde die Regelung jedoch auch begrüßt, MARQUES, Comments on EU Commission Proposals for Amendments to the EU Trade Mark System, S. 19; die diese Einschätzung später aber änderten, MARQUES, Comments on the Greek Presidency Compromise Proposal to the Trademark Directive and the Community Trademark Regulation, S. 6. 132 Kunz-Hallstein/Loschelder, GRUR 2013, 800 (801); gemeint ist die Anmeldung von nationalen Marken dort, wo eine Unionsmarke Eintragungshindernissen begegnen würde, die die Eintragung einer Unionsmarke aufgrund des Einheitlichkeitsprinzips in Gänze verhindern würde. 133 ECTA, Reform of the European Trade Mark System, S. 4. 134 EU-Parlament Report der Plenarsitzung vom 16. Januar 2014, A7-0032/2014, S. 18 f.; vgl. auch Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (189). 135 Kunz-Hallstein/Loschelder, GRUR 2013, 800 (801). 136 Vgl. Lerach, GRUR-Prax. 2013, 195 (197).

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Kap. 1: Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts

Auch die Gebühren sollten reformiert werden.137 Die Kosten für eine elektronische Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke sollten fortan 775,00 E für eine Klasse, statt wie zuvor 900,00 E für drei Klassen, betragen. Die zusätzliche Gebühr für eine zweite Klasse sollte 50,00 E betragen. Die Verlängerungsgebühren sollten von vormals 1350,00 E für drei Klassen auf 1000,00 E für eine Klasse verändert werden.138 Die Koexistenzlösung des MPI für subsequente nationale Marken wurde in die Reformvorschläge nicht aufgenommen. Auch fanden sich keine Vorschläge betreffend das notwendige Ausmaß einer rechtserhaltenden Benutzung einer Unionsmarke, was seitens der Fachverbände ebenfalls deutliche Kritik hervorrief.139 c) Stellungnahme zu den Reformvorschlägen Führt man sich einerseits den Auslöser der Reformen, einen Überschuss an Gebühren beim HABM und das Ziel einer Rekalibrierung von Koexistenz und Komplementarität zwischen der Unionsmarke und den nationalen Marken vor Augen, müssen die soeben dargestellten Reformvorschläge verwundern. Zwar fanden sich in den Vorschlägen teils deutliche Novellierungen, wie etwa der Wegfall der grafischen Darstellbarkeit oder die Einführung der Gewährleistungsmarke, doch betrafen diese Reformen die Verordnung und Richtlinie gleichermaßen und führten daher nicht zu einer Rekalibrierung der Koexistenz, sondern lediglich zu einer parallelen Fortentwicklung von Richtlinie und Verordnung. Zwar wurde versucht, dem Überschuss an Gebühren durch eine Reform selbiger zu begegnen, ob dies jedoch zu einer „harmonische Koexistenz und Komplementarität“140 führen würde und daher geeignet war, die sich im asymmetrischen Gebührenaufkommen manifestierenden Dysbalancen zwischen nationalen Markensystemen und der Unionsmarke zu beheben, darf angesichts der hierdurch gestiegenen Attraktivität der Unionsmarke bezweifelt werden.141 An eine entsprechende Eignung scheint nicht einmal die 137

Auch die Änderung der Gebühren stand laut Erwägungsgrund 6 der VO (EG) 355/2009 ganz im Zeichen der Koexistenz. Wie eine Gebührensenkung für das bereits zu diesem Zeitpunkt äußerst attraktive Unionsmarkensystem für eine harmonische Koexistenz zu den nationalen Markensystemen sorgen sollte, erschließt sich allerdings nicht. 138 Kramer/Geiger, MarkenR 2013, 409 (412 f.). 139 Diesen Mangel kritisierte auch die International Trademark Association (im Folgenden „INTA“), die hierin ein Problem erheblicher Rechtsunsicherheit sah, INTA, Comments on the Proposed Revisions to the EU Community Trade Mark Regulation and Trade Marks Directive, S. 12; auch die ECTA kritisierte diesen blinden Fleck der Reformvorschläge mit deutlichen Worten, ECTA, Reform of the European Trade Mark System, S. 10 f. 140 Verordnungsvorschlag UMV, S. 2; erster Richtlinienvorschlag UMRL, S. 2; zweiter Richtlinienvorschlag UMRL S. 2. 141 Die Herabsetzung der mindestens anzumeldenden Klassen auf eine Klasse kann zwar der Problematik des Registercluttering begegnen, die hiermit verbundene Verringerung der Mindestgebühr dürfte jedoch zu einer Steigerung der Attraktivität der Unionsmarke führen.

B. Die Genese des europäischen Markenrechts

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Kommission selbst zu glauben, die eine Senkung der Gebühren ebenfalls als Attraktivitätsfaktor der Unionsmarke begriff.142 Der Umstand, dass die Kommission die nationalen Marken wohl bereits im Rahmen der Unionsmarkenreform 2015 als obsolet betrachtete, zeigte sich auch an ihrem Formulierungsvorschlag zum ursprünglichen Erwägungsgrund fünf der neu zu fassenden UMV. So formulierte die Kommission „[The Community trade mark] has become a successful and viable alternative to the protection of trade marks at the level of the Member States“.143 Erst der Rechtsausschuss des EU-Parlaments ergänzte diese Regelung um die von der Kommission vielbeschworene Komplementarität und formulierte „[The Community trade mark] has become a successful and viable complement and alternative to the protection of trade marks at the level of the Member States“.144 Das Hervorheben der Komplementarität sei wichtig, um die Koexistenz der beiden Schutzebenen des europäischen Markenrechtssystems zu betonen, so der Rechtsausschuss des EUParlaments.145 Der Widerspruch zwischen einer Rhetorik der Koexistenz und einer klaren Politik der Unionsmarke erinnert an die Gesetzgebungshistorie zur VO (EG) 40/94. Dieses wohl schon als Strategie zu bezeichnende Phänomen schien sich während der Unionsmarkenreform 2015 zu wiederholen. Auch die Reaktion der Fachkreise erinnern unweigerlich an das Gesetzgebungsverfahren der 1970er-Jahre zur VO (EG) 40/94. So erfuhren die Regelungen zur Ausweitung der Eintragungshindernisse trotz vereinzeltem Zuspruch146 ähnlich heftige Kritik wie die Diskriminierungsversuche der 1970er-Jahre.147 Es wurde geltend gemacht, dass die in der Ausweitung der Eintragungshindernisse liegende Entkoppelung von Schutzterritorium und Eintragungshindernissen längerfristig zur Erosion der nationalen Markenrechte führe und daher auch das von der Kommission hervorgehobene Koexistenzprinzip konterkariere.148 Bender stellte unter dem vielsagenden Titel „Das Ende

Herz/Mejer quantifizieren anhand von Daten der Jahre 1993 – 2016 das Ausmaß der Attraktivität einer Gebührensenkung und zeigen, dass eine Senkung der Gebühren um 10 % zu einem Anstieg der Anmeldezahlen von 10,5 % führt, Herz/Mejer, Oxf. Econ. Pap. 68 2016, 1039 (1039). 142 Mitteilung Vorfahrt für KMU in Europa, S. 14 f. 143 Verordnungsvorschlag UMV, Erwägungsgrund 5, Hervorhebung durch den Autor. 144 EU-Parlament Report der Plenarsitzung vom 12. Februar 2014, A7-0031/2014, Amendment 2, S. 6 f, Hervorhebung durch den Autor. 145 EU-Parlament Report der Plenarsitzung vom 12. Februar 2014, A7-0031/2014, ebd. 146 So Brauneis/Moerland, GRUR Int. 2018, 1118 (1124); den Vorschlag ebenfalls befürwortend Fezer, GRUR 2013, 1185 (1190). 147 Vgl. Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (189) („Diese Regelungsvorschläge sind auf dezidierte Kritik gestoßen“). 148 So ausdrücklich die Stellungnahme der GRUR, abgedruckt unter Kunz-Hallstein/ Loschelder, GRUR 2013, 800 (801).

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Kap. 1: Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts

des deutschen Markenrechts?“ fest, dass „die Existenzberechtigung der nationalen Markensysteme […] damit um ein erhebliches Stück [schrumpfe]“.149 d) Unionsmarkenverordnung und Unionsmarkenrichtlinie Unter dem Eindruck der verschiedentlichen Stellungnahmen und der vorbeschriebenen Kritik an den Vorschlägen der Kommission150 veröffentlichte der Rat am 28. Oktober 2015 einen abgeänderten Gesetzesvorschlag,151 der vom Europäischen Parlament am 15. Dezember 2015 bestätigt und am 24. Dezember 2015 als VO (EU) 2015/2424 beschlossen wurde. Die durch diese Verordnung vollzogenen Änderungen der VO (EG) 207/2009 wurden später in der UMV kodifiziert. Bereits am 23. Dezember 2015 war die am 16. Dezember 2015 beschlossene UMRL in Kraft getreten. aa) Änderungen von Verordnung und Richtlinie Viele der bereits im Verordnungs- und Richtlinienvorschlag enthaltenen Regelungen fanden schließlich auch ihren Weg in die finale UMV bzw. UMRL. Hierzu gehören etwa die Regelungen betreffend die Gewährleistungsmarke (Art. 74a – 74k UMV und Abschnitt 6 UMRL), der Wegfall der grafischen Darstellbarkeit einer Marke (Art. 4 UMV und Art. 3 UMRL), die Reformen betreffend die Ergänzung der absoluten Eintragungshindernisse (Art. 7 Abs. 1 k) l) m) VO (EU) 2015/2424 und Art. 4 Abs. 1 j) k) l) UMR), sowie der obligatorische Schutz bekannter Marken (Art. 5 Abs. 3 a) UMRL und Art. 10 Abs. 2 c) UMRL. Keinen Eingang in UMV und in UMRL fand die Reduktion des Markenschutzes im Verletzungsverfahren ausschließlich auf die Herkunftsfunktion. Keinen Eingang in die UMRL fand ferner die vollständige Abschaffung der Amtsprüfung der relativen Eintragungshindernisse in allen Mitgliedstaaten der Union. Ebenfalls keinen Eingang in die Richtlinie fand schließlich die Ausweitung der Eintragungshindernisse auf Übersetzungen und Eintragungshindernisse, die nicht im Mitgliedstaat der Anmeldung einer nationalen Marke vorlagen. Dieser Schritt war aus mehreren Gründen folgerichtig. Einerseits reagierte der europäische Gesetzgeber 149 Bender, MarkenR 2013, 129 (133); die Regelung ebenfalls kritisierend Lam, EIPR 2017, 764 (767 f.); eine deutliche Schwächung der nationalen Markensysteme sahen auch Figge/Techert, MarkenR 2016, 181 (189); dass die Vorschläge der Kommission die Bedeutung der nationalen Markensysteme erheblich schwinden lassen würden, befürchteten auch Kramer/Geiger, MarkenR 2013, 409 (416). 150 Auch im Interesse der Übersichtlichkeit soll in dieser Arbeit nicht der gesamte Gesetzgebungsprozess in allen Details dargestellt werden. Eine umfassende Übersicht aller relevanten Stellungnahmen und Dokumente findet sich unter: https://www.cipil.law.cam.ac.uk/re sourceseuropean-travaux/community-trade-mark-regulation. 151 Position of Council at First Reading on Amending Council Regulation (EC) No 207/ 2009, Doc. 10373/15.

B. Die Genese des europäischen Markenrechts

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hiermit auf die massive Kritik an dieser Regelung und ihrer Folgen für die Koexistenz, welche den Zielen der Reform diametral entgegengestanden hätten.152 Andererseits verhinderte der europäische Gesetzgeber ein Obsoletwerden der Umwandlungsmöglichkeit des Art. 112 Abs. 1 a) GMV (heute Art. 139 Abs. 1 a) UMV), welcher ebenfalls als wesentlicher Pfeiler der Koexistenz gesehen wird.153 bb) Änderungen der Gebühren Die Gebührentatbestände fanden als „Anhang I“ Eingang in die UMV. Die bis zu diesem Zeitpunkt gültige Gebührenverordnung wurde aufgehoben. Die Gebühr für die Anmeldung einer Unionsmarke beträgt seit dieser Änderung mindestens 850 E (elektronische Anmeldung) und richtet sich nach der Anzahl der Nizza-Klassen,154 für die die betreffende Marke eingetragen werden soll. Die zusätzliche Gebühr für die zweite Waren- und Dienstleistungsklasse für eine Unionsmarke beträgt 50 E. Die Gebühr für jede weitere Klasse ab der dritten Klasse beträgt je weitere 150 E. Die Anmeldung umfasst daher nicht mehr wie bisher grundsätzlich drei Klassen, sondern nur noch eine. Lediglich die Anmeldegebühr einer Unionsmarke für drei NizzaKlassen beträgt damit im Ergebnis nach der Reform 150 E mehr als vor der Reform.155 Für die elektronische Verlängerung einer Unionsmarke für eine Klasse sind nun 850 E, für zwei Klassen 900 E und für jede weitere Klasse ab der dritten Klasse zusätzlich 150 E zu entrichten. Die Verlängerung der Unionsmarke wurde damit deutlich verbilligt.156 Die Verlängerung einer deutschen Marke ist nun ab der 6. Klasse gar teurer als die Verlängerung einer Unionsmarke. Während die Gebühr für die Verlängerung einer deutschen Marke mit 6 Klassen nun 1530 E beträgt, beträgt die Gebühr für die Verlängerung einer Unionsmarke mit 6 Klassen nach der Unionsmarkenreform lediglich 1500 E.

152

Auch dieses Zurückrudern der Kommission erinnert erneut stark an das Gesetzgebungsverfahren zur Gemeinschaftsmarke aus den 1970er-Jahren. Nachdem damals der Art. 83 bis Abs. 2 VOE 1977 massive Kritik aus der Wissenschaft und Praxis auf sich zog, wurde dieser aus den Entwürfen gestrichen. Siehe hierzu oben, Kap. 1 B.I.2. 153 Vgl. Bender, MarkenR 2013, 129 (133), der ein solches Obsoletwerden der Vorgängervorschrift Art. 112 VO (EG) 207/2009 sah. 154 Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967, in Genf am 13. Mai 1977 und geändert in Genf am 28. September 1979. 155 Ausführlich zur Reform der Gebühren der Unionsmarke außerdem Marten, GRUR Int. 2016, 114 (115 f.). 156 Bender, MarkenR 2016, 10 (15).

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Kap. 1: Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts

e) Umsetzung der UMRL in Deutschland Die Umsetzung der UMRL erfolgte in mehreren Schritten. Anfang 2017 übersandte das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) den am Markenrecht interessierten Verbänden, Organisationen und Institutionen den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der UMRL, das sogenannte Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG, vom 11. 1. 2017 und bat diese Adressaten um Stellungnahme zum Referentenentwurf.157 Aufgrund der hierzu eingegangenen Stellungnahmen158 wurde der Referentenentwurf überarbeitet und am 20. Juni 2018 als Gesetzesentwurf veröffentlicht.159 In diesem Entwurf verlieh auch die Bundesregierung ihrer Auffassung von Bedeutungsgehalt und Wichtigkeit des Koexistenzprinzips deutlich Ausdruck. So formulierte die Bundesregierung: „Durch die europäische Markenrechtsreform soll die Koexistenz der verschiedenen Markensysteme gefördert und in ein kohärentes System von nationalen und unionsweiten Markenrechten überführt werden. Oberstes Ziel ist das ausgewogene Nebeneinander von Unionsmarke und nationaler Marke. Beide Markenformen sollen im Zuge der Reform in ihrer Eigenständigkeit gestärkt werden und zugleich nebeneinander koexistieren“.160

Der Regierungsentwurf wurde am 10. Oktober 2018 im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz behandelt, der dieses Verständnis der Koexistenz wenn auch nicht wortlautidentisch bestätigte.161 Sodann wurde der Entwurf vom Bundestag beschlossen und am 14. Dezember 2018 im Bundesgesetzblatt verkündet.162 Die umgesetzten Regelungen entsprechen im Wesentlichen den Reformen der UMRL, weswegen auf diese nicht noch einmal gesondert eingegangen werden soll.163

157

BMJV Referentenentwurf MaMoG. Siehe exemplarisch die Stellungnahmen der GRUR zum Referentenentwurf, abgedruckt bei Würtenberger/Freischem, GRUR 2017, 366; und Würtenberger/Freischem, GRUR 2018, 385. 159 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG), BT-Drucksache 19/2898 (im Folgenden „Gesetzesentwurf MaMoG“). 160 Entwurf MaMoG, BT-Drucksache 19/2898, S. 1, diese Formulierung war in wortlautidentische Form bereits im Referentenentwurf MaMoG enthalten, dort ebenfalls S. 1. 161 Beschlussempfehlung MaMoG, BT-Drucksache: 19/4879, S. 1. 162 Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG) vom 11. Dezember 2018, BGBl. 2018 I, S. 2357. 163 Eine abschließende Darstellung der Umsetzung liefert Hacker, GRUR 2019, 113; und Hacker, GRUR 2019, 235. 158

B. Die Genese des europäischen Markenrechts

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3. Was bleibt von der Reform? Die Reaktionen auf die Reformen blieben größtenteils verhalten. So wurde u. a. konstatiert, dass der Gesetzgeber nicht den großen Wurf gemacht habe, den die MPIStudie ermöglicht hätte.164 Andere Bewertungen fallen deutlich positiver aus. So stellt etwa die damalige Ministerialrätin im BMJV und Leiterin des Referats für Markenrecht, Designrecht, Recht gegen den unlauteren Wettbewerb und Kampf gegen Produktpiraterie Figge fest, „die Regelungen garantieren ein ausgewogenes Nebeneinander von Unionsmarke und nationaler Marke.“165 „Die Regelungen ergänzen sich sinnvoll und führen zu einem stimmigen Gesamtsystem.“166 An konkreten Reformen machte Figge diese Feststellungen jedoch nicht fest.167 Ob die Reformen tatsächlich zu einem ausgewogenen Nebeneinander von Unionsmarke und nationaler Marke führen, ist unter Verweis auf die vorstehenden Ausführungen zweifelhaft. Der offensichtlichste Angriff auf die Existenzberechtigung der nationalen Marken durch Ausweitung der Eintragungshindernisse wurde jedenfalls durch die vehemente Kritik aus Wissenschaft und Praxis abgewendet. Die weitere Senkung der Gebühren, insbesondere für die Verlängerung der Unionsmarke, kann zwar zu einer Reduktion des Gebührenaufkommens beim EUIPO führen, ist jedoch gleichzeitig ein wesentlicher Attraktivitätsfaktor der Unionsmarke. Die Gebührensenkung ist daher unter Koexistenzgesichtspunkten mindestens ambivalent. Das Vorhaben der Verteilung der beim EUIPO auflaufenden Gebühren auf die nationalen Ämter zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit scheiterte schließlich aufgrund primärrechtlicher Bedenken.168 Eine dezidierte Stärkung der nationalen Marken findet sich in den Reformen überhaupt nicht. Insbesondere der Vorschlag der MPI-Studie zur begrenzten Koexistenz schaffte es nicht einmal in den Gesetzesentwurf.169 So konstatiert denn auch Lerach, die Reformen resümierend, dass „die Bedeutung nationaler Marken in Zukunft wohl weiter abnehmen und sich die Erfolgsgeschichte der Europäischen Marke fortsetzen [werde]“.170

164

Bender, MarkenR 2016, 10 (23); Marten, GRUR Int. 2016, 114 (122). Figge, MA 2016, 60 (60). 166 Figge, MA 2016, 60 (60). 167 Vgl. Figge, MA 2016, 60 (60). 168 Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 116. 169 Zum teilweisen Bedauern der Wissenschaft, Grabrucker/Blanke-Roeser, MarkenR 2016, 333 (334). 170 Lerach, GRUR-Prax. 2013, 195 (198). 165

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Kap. 1: Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts

III. Ergebnisse und Zusammenfassung Die Unionsmarke und ihre Vorgängerinnen wurden seit Beginn der ersten Beratungen zu einer einheitlichen EWG-Marke von einer erheblichen Sorge um ihre Wettbewerbsfähigkeit und künftigen Erfolg begleitet. Diese Sorge scheint auch ca. 60 Jahre nach Röttgers Gedanken zur Schaffung einer EWG-Marke nicht an Aktualität eingebüßt zu haben. So griff die Reform insbesondere den vorsichtigen Vorschlag der Koexistenzlösung der MPI-Studie überhaupt nicht auf. Die novellierte Gebührenordnung ging zwar das Problem der überbreiten Rechte und damit des Registercluttering aus Perspektive der Waren- und Dienstleistungsklassen an, behob damit allerdings nicht das Grundproblem des Registercluttering, welches in einem Ungleichgewicht der Attraktivität der nationalen Marken und der Unionsmarke lag. Ob die Reform der Gebühren überhaupt geeignet war und ist, das Registercluttering zu beheben, kann ebenfalls nicht mit Sicherheit gesagt werden. Der mit der Gebührensenkung verbundenen Steigerung der Attraktivität der Unionsmarke stellte die Unionsmarkenreform 2015 keine die Koexistenz stärkenden Gegenmaßnahmen entgegen. Die in der MPI-Studie geäußerte Wahrnehmung der Nutzer der Unionsmarke, diese würden ermutigt, auch dann die Unionsmarke zu wählen, wenn diese deutlich weiterreiche als ihre tatsächlichen wirtschaftlichen Interessen, dürfte sich damit einmal mehr bestätigt haben. Ob durch die Reform immerhin das beabsichtigte Ziel der Kommission, den Zugang zur Unionsmarke für kleinere und mittlere Unternehmen zu erleichtern, erreicht wurde, ist ebenso unklar. So sind es vor allem kleinere und mittlere Unternehmen, die den rechtlichen Hürden durch überfüllte Register häufig nicht gewachsen sind.171 Die Vernachlässigung der Koexistenzproblematik könnte sich daher langfristig sogar als Bumerang für die Kommission und ihre Ziele betreffend kleinere und mittlere Unternehmen erweisen. Angesichts der vollmundigen Rhetorik von Koexistenz drängt sich betreffend die Unionsmarkenreform 2015 der Eindruck auf, welchen Sattler bereits zum Gesetzgebungsverfahren der 1970er-Jahre zur VO (EG) 40/94 gewann. Die wiederholte Betonung der Koexistenz sollte den Inhalt der Reform, die tatsächlich nicht eine Stärkung, sondern eine Schwächung der nationalen Marken und deren langfristige Ersetzung durch die Unionsmarke zum Ziel hatte, verschleiern.172 Inwieweit diese mutmaßliche Strategie von den im Rat der Europäischen Union vertretenen Mitgliedstaaten getragen wurde und wird, kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Das Zurückdrängen der Ausweitung der Eintragungshindernisse dürfte eher dafürsprechen, dass in Rat und Parlament im Ergebnis Konsens darüber herrschte, dass eine echte Koexistenz und Komplementarität angestrebt werden sollte.173 Jedenfalls 171

Vgl. Raue, ZGE 2014, 204 (206). Sattler, Emanzipation und Expansion des Markenrechts, S. 346. 173 Diesen Schluss über den gesetzgeberischen Konsens zog bereits Hackbarth aus der Zurückdrängung diskriminierender Regelung im Gesetzgebungsverfahren zur VO (EG) 40/94, Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 27. 172

C. Parallele Auslegung von UMV und UMRL

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dieses Ziel kann betreffend die Reformen als kollektive Intention der Gesetzgebungsorgane angenommen werden.174 Eine Bestandsaufnahme der Koexistenz kann allerdings nicht bei der Nacherzählung der Gesetzgebungshistorie stehenbleiben, sondern muss auch die Rechtsanwendung durch die Judikative in den Blick nehmen.

C. Parallele Auslegung von UMV und UMRL Die UMV einerseits und die UMRL andererseits sind jeweils eigenständige Regelungswerke und voneinander unabhängig. Erkenntnisse, die betreffend die Regelungen der UMV gewonnen werden, entfalten daher keine bindende Wirkung betreffend die Regelungen der UMRL und umgekehrt.175 Allerdings laufen nicht wenige Regelungen der UMRL und der UMV insofern parallel, als sie bereits im Wortlaut übereinstimmen, was eine gemeinsame Betrachtung dieser Regelungen nahelegt.176 Im Interesse der einheitlichen Entwicklung des Markenrechts wird daher auch in weiten Teilen des Schrifttums gefordert, dass übereinstimmende Begriffe einheitlich ausgelegt werden.177 Eine solche einheitliche Auslegung legt auch die Spruchpraxis des EuGH,178 des EuG179 und der Be-

174

Zur kollektiven Intentionalität beim Zusammenwirken mehrere Gesetzgeber ausführlich Sehl, Was will der Gesetzgeber?, S. 106 ff. 175 Ströbele/Knoll/Thiering/Miosga, Markengesetz, Einl. Rn. 36 m. w. N. zur Rechtsprechung. 176 Ingerl, GRUR Int. 2001, 581 (589). 177 Sack, GRUR 1995, 81 (82) m. w. N.; Klauer, Die Europäisierung des Privatrechts, S. 255; Rößler GRUR 1994, 559 (561); so im Ergebnis auch Kur, GRUR 1994, 330 (334); Dauskardt, Die Verkehrsdurchsetzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 44 m. w. N.; Büscher, in: BeckOK UMV, Art. 7 UMV Rn. 35; Marx, Markenrecht, S. 391 Rn. 1146; Ingerl, GRUR Int. 2001, 581 (589); im Ergebnis auch Ströbele/Knoll/Thiering/ Miosga, Markengesetz, Einl. Rn. 36. 178 EuGH Rs. C-304/06 P – Slg. 2008 I-03297 – Eurohypo AG/HABM = EuGH GRUR 2008, 608, Rn. 54, im Rahmen dieser Entscheidung überträgt der EuGH Erwägungen zu Normen der UMRL auf die entsprechenden Normen der UMV; EuGH Rs. C-108/05 – Slg. 2006 I-07605 – Bovemij Verzekeringen NV/Benelux Merkenbureau = EuGH GRUR 2007, 234, Rn. 22, zur Auslegung der UMRL wird hier die entsprechende Norm der UMV herangezogen; EuGH Rs. C-24/05 – Slg. 2006 I-05677 – Form eines Bonbons II = EuGH GRUR Int. 2006, 842, Rn. 57 f., in welcher der EuGH zur Auslegung von Normen der UMV auf eine Entscheidung betreffend die wortlautidentischen Normen der UMRL zurückgreift; EuGH Rs. C-320/12 – Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd/Ankenævnet for Patenter og Varemærker = EuGH GRUR 2013, 919, Rn. 35, der EuGH weist explizit darauf hin, dass der Begriff der Bösgläubigkeit in UMV und UMRL gleich auszulegen ist; siehe auch den expliziten Hinweis der Generalanwältin Sharpston: Schlussanträge der Generalanwältin Eleanor Sharpston C-301/07 – Slg. 2009 I-09429 – PAGO International/Tirolmilch, Rn. 2; EuGH Rs. C-234/06 P – Slg. 2007 I-07333 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM = EuGH GRUR 2008, 343, Rn. 72,

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Kap. 1: Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts

schwerdekammern des EUIPO180 nahe. Die Relevanz der Koexistenz für diese Gleichbehandlung der Schutzsysteme wird in diesen Entscheidungen teilweise ausdrücklich hervorgehoben.181 Im Rahmen der Auslegung der UMV kann und wird daher im Folgenden auch auf Entscheidungen zur UMRL und umgekehrt zurückgegriffen. Eine parallele Auslegung ist natürlich nur insoweit geboten, als die Besonderheiten des Unionsmarkenrechts keine abweichende Auslegung gebieten.182

zur Bekräftigung seiner Ausführungen zur Art. 15 Abs. 1 UMV verweist der EuGH auch auf seine Rechtsprechung zum wortlautidentischen Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie 89/104. 179 EuG Rs. T-485/07 – Slg. 2011 II-00280 – Olive Line International/HABM = EuG BeckRS 2011, 81346, Rn. 29, mit Verweis auf Normen des spanischen MarkenG, welche in Umsetzung der UMRL denselben Wortlaut wie entsprechende Normen der UMV haben und daher zu deren Auslegung entsprechend herangezogen werden könnten; EuG Rs. T-419/17 – Mendes/EUIPO = EuG BeckRS 2018, 8592, Rn. 21 f., mit Verweis auf Rechtsprechung des EuGH zu Normen der UMRL, welche mutatis mutandis zur Auslegung der UMV herangezogen wird. 180 Ingerl, GRUR Int. 2001, 581 (589), dort Fn. 131 m. w. N. aus der älteren Rechtsprechung; aus der aktuellen Rechtsprechung der Beschwerdekammer des HABM, HABM-BK R 1170/2018-5, Rn. 39; HABM-BK R 1787/2014-5, Rn. 26. 181 EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, 137, Rn. 26 – 29. 182 Vgl. etwa Dauskardt, Die Verkehrsdurchsetzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 44, der eine parallele Auslegung „unter Berücksichtigung der charakteristischen Besonderheiten des Unionsrechts“ befürwortet; Büscher, in: BeckOK UMV, Art. 7 UMV Rn. 35 („Unterschiede […] aufgrund des unionsweiten Geltungsbereichs der Unionsmarke“).

Kapitel 2

Koexistenz und Abgrenzung von Unionsmarkensystem und nationalen Markensystemen Nachdem im ersten Teil die Grundlagen und der historische Kontext der Genese des europäischen Markenrechts und mit ihr Genese und Status quo des Koexistenzprinzips dargestellt wurden, soll im folgenden Teil das Verhältnis der nationalen Markenrechte und der UMV als Theorie einer Zuordnung von Zeichen in einem föderalen Markensystem entweder zu den nationalen Markenrechtsordnungen oder zum Unionsmarkensystem dargestellt werden. Dabei soll sowohl der privatautonome (I.), als auch der gesetzliche (II.) Aspekt dieser Zuordnung beleuchtet werden. Besondere Aufmerksamkeit soll dabei der Rolle der Verkehrsauffassung (III.) zukommen.

A. Theoretisierung des Koexistenzprinzips Das europäische Markenrechtssystem1 besteht aus den nationalen Markenrechten2 und dem Unionsmarkenrecht der UMV. Es beruht damit auf verschiedenen territorialen Geltungsebenen.3 Diese sind für die Unionsmarke das gesamte Territorium der EU und für die nationalen Marken die jeweiligen Territorien der Mitgliedstaaten.

1

Diese Terminologie soll die Gesamtheit der im Gebiet der EU anzuwendenden Markengesetze beschreiben und ist der Studie des MPI zum Funktionieren des europäischen Markenrechtssystems entnommen, Knaak/Kur/v. Mühlendahl, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. 2 Exemplarisch für die nationalen Markensysteme bzw. Markenrechte wird, soweit erforderlich, im Folgenden vor allem auf das deutsche Markenrecht bzw. die deutsche Marke als Repräsentant der nationalen Markenrechte eingegangen. 3 Unter Geltungsebenen soll der Schutzbereich eines Markenrechts verstanden werden, der sich im Falle der nationalen Registermarken grundsätzlich auf das gesamte Gebiet eines Mitgliedstaates im Falle der Unionsmarke auf das gesamte Gebiet der Union erstreckt.

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

I. Privatautonome Zeichenzuordnung Diesen territorialen Geltungsebenen der Unionsmarke und der nationalen Registermarke werden Zeichen zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgt prima facie schlicht durch die Anmeldung einer Marke entweder zum Unionsmarkenregister4 und damit zur Geltungsebene der gesamten EU oder durch die Anmeldung zu einem der nationalen Markenregister5 und damit zur Geltungsebene eines oder mehrerer Mitgliedstaaten. Anmelder sind in ihrer Anmeldeentscheidung und damit in der Wahl der Unionsmarke oder der nationalen Marke grundsätzlich frei.6 Tatsächlich gestaltet sich die Zuordnung eines Zeichens zum Unionsmarkenrecht oder zu den Markenrechten der Mitgliedstaaten jedoch weitaus komplexer als durch die bloße Anmeldung zu einem der Register der vorbeschriebenen Geltungsebenen. Beide Systeme sind komplementär. Sie bedienen unterschiedliche Interessen betreffend die Reichweite der avisierten wirtschaftlichen Betätigung.7 Die Vorteile der Unionsmarke, der grundsätzlich unionsweite Schutz der Marke und ihre unionsweite Durchsetzbarkeit, werden idealiter durch diejenigen Nachteile aufgewogen, die die Unionsmarke mit sich bringt. So können der Anmeldung einer Unionsmarke beispielsweise ungleich mehr relative Eintragungshindernisse entgegenstehen als nationalen Marken, nämlich sämtliche in der Union registrierte Marken sowie weitere unionsweit zu berücksichtigende Kennzeichen. Außerdem können absolute Eintragungshindernisse, die irgendwo im Gebiet der Union bestehen, die Anmeldung einer Unionsmarke insgesamt verhindern.8 Darüber hinaus können unterschiedliche Anforderungen an den Rechtserhalt und die Einfachheit oder Schwierigkeit der Durchsetzung einer Unionsmarke oder einer nationalen Marke wesentlichen Einfluss auf die Anmeldeentscheidung haben.9

II. Gesetzliche Zeichenzuordnung Diese vorgenannten Faktoren sollen im Folgenden unter dem Begriff gesetzliche Zeichenzuordnung näher erörtert werden. Sie gewinnen ihre Unterschiedlichkeit betreffend nationale Marken einerseits und Unionsmarken andererseits hauptsächlich aus den unterschiedlichen Schutzgebieten und der mit diesen Schutzgebieten jeweils verbundenen Verkehrsauffassung. Die Zuordnung eines Zeichens zu einer der 4 Zum Anmeldeverfahren der Unionsmarke Pohlmann, Das Recht der Unionsmarke, S. 290 ff. 5 Zum Anmeldeverfahren der deutschen Registermarke Bingener, Markenrecht, S. 161 ff. 6 Jedenfalls sollte dies der Idealzustand sein, vgl. Ficsor, in: FS BOIP, S. 65 (67). 7 Wagner, WRP 2017, 145 (146). 8 Vgl. Wagner, WRP 2017, 145 (146). 9 Geringe Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung begreift Abrar als wesentlichen Attraktivitätsfaktor einer Marke, Abrar, GRUR-Prax. 2012, 323 (323); dieses Verständnis wohl teilend Slopek/Fritzsche, MarkenR 2012, 360 (364 f.).

A. Theoretisierung des Koexistenzprinzips

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vorgenannten Geltungsebenen ist damit nicht nur abhängig von der Anmeldung, sondern fällt vielmehr auch dem jeweiligen Markenrechtssystem selbst zu. 1. Rechtserwerb Dem Rechtserwerb stehen im Falle der Unionsmarke zunächst die Eintragungshindernisse der Art. 7 und 8 UMV, im Falle der durch die UMRL harmonisierten Markenrechte der Mitgliedstaaten die Eintragungshindernisse der Art. 4 und 5 UMRL entgegen. Die Eintragungshindernisse der UMRL und der UMV entsprechen sich inhaltlich weitgehend.10 Die absoluten Eintragungshindernisse müssen, um auf der Geltungsebene der Unionsmarke Berücksichtigung zu finden, in der Union, bzw. mindestens in einem Teil der Union, Art. 7 Abs. 2 UMV vorliegen. a) Absolute Eintragungshindernisse Für die Anliegen dieser Arbeit können diese Eintragungshindernisse in zwei Kategorien eingeteilt werden. In die erste Kategorie fallen Eintragungshindernisse, die spezifische Zeichen vom Markenschutz ausschließen und diese damit exklusiv anderen Schutzrechten z. B. dem Patentschutz vorbehalten. In diese erste Kategorie fallen die Eintragungshindernisse des Art. 7 Abs. 1 h), i), j), k), l) und m) UMV, sowie die entsprechenden Eintragungshindernisse des Art. 4 Abs. 1 h), i), j), k) und l) UMRL. aa) Verkehrsauffassungsunabhängige Eintragungshindernisse Die Eintragungshindernisse des Art. 7 Abs. 1 j), k), l) und m) UMV und des Art. 4 i), j), k), l) UMRL dienen der Abgrenzung des Markenschutzes zu anderen unionsweiten Schutzrechten, namentlich geografischen Herkunftsangaben oder Ursprungsbezeichnungen, traditionellen Bezeichnungen für Weine und traditionellen Spezialitäten und Sortenschutzrechten. Die Eintragungshindernisse des Art. 7 Abs. 1 h) UMV sowie Art. 4 h) UMRL nehmen Wappen, Flaggen und andere staatliche Hoheitszeichen sowie heraldische Nachahmungen vom Markenschutz aus. Art. 7 i) UMV, der keine Entsprechung in der UMRL findet, nimmt Abzeichen, Embleme und Wappen von besonderem öffentlichem Interesse vom Markenschutz aus. Die vorgenannten Eintragungshindernisse haben gemeinsam, dass ihr Gegenstand, die Zeichen und Rechte, die als Eintragungshindernis fungieren, in spezifi10

Da Art. 7 und 8 UMV den Art. Art. 4 und 5 UMRL weitestgehend entsprechen, wird unter Geltung der Ausführung in Kap. 1 C. im Folgenden nur auf die jeweiligen Vorschriften der UMV eingegangen. Auf die Vorschriften der UMRL wird nur insoweit im Speziellen eingegangen, als sich in diesen Vorschriften relevante Abweichungen zu den Vorschriften der UMV finden.

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

scher Weise intersubjektiv institutionalisiert ist. Institutionalisiert sind diese Rechte etwa in verschiedenen Datenbanken der Europäischen Kommission, in nationalen und internationalen Registern sowie internationalen Übereinkommen. So lassen sich geografische Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen, garantiert traditionelle Spezialitäten sowie traditionelle Bezeichnungen für Weine über die eAmbrosia-Datenbank,11 und Sortenschutzrechte über das europäische Sortenschutzregister (Art. 87 ff. GsortVO), die nationalen Sortenschutzregister und internationale Abkommen12 nachvollziehen. Entsprechend institutionalisiert sind staatliche Hoheitszeichen und Abzeichen von besonderem öffentlichem Interesse. Diese intersubjektive Institutionalisierung führt dazu, dass Eintragungshindernisse dieser ersten Kategorie unabhängig von sprachlichen und sozioökonomischen Faktoren verstanden werden können. Zeichen, die entsprechend Eintragungshindernissen dieser ersten Kategorie von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind, sind daher in Bezug auf die nationalen Marken einerseits und in Bezug auf die Unionsmarke andererseits keinen unterschiedlichen Verkehrsauffassungen unterworfen, wohingegen Eintragungshindernisse der noch zu erörternden zweiten Kategorie regelmäßig unterschiedlichen Verkehrsauffassungen auf Unionseben und auf nationaler Ebene unterworfen sind.13 Dies gilt auch deshalb, weil Eintragungshindernisse der ersten Kategorie lediglich einen Identitätsschutz, jedoch keinen Verwechslungsschutz genießen. Das heißt, dass Zeichen die aufgrund eines der Eintragungshindernisse der ersten Kategorie von der Eintragung als Unionsmarke ausgeschlossen sind, gleichermaßen auch nicht als nationale Marke eingetragen werden können und umgekehrt. Insoweit besteht zwischen Unionsmarke einerseits und nationalen Marken andererseits ein Gleichlauf betreffend dieser Eintragungshindernisse. bb) Verkehrsauffassungsabhängige Eintragungshindernisse In die zweite Kategorie fallen Eintragungshindernisse, die spezifische Zeichen vom Markenschutz ausschließen, nicht um sie exklusiv anderen Schutzrechtsregimen vorzubehalten oder pauschal vom Markenschutz auszuschließen, sondern um sie der Gemeinfreiheit vorzubehalten.14 Hierzu gehören die Eintragungshindernisse des Art. 7 Abs. 1 b), c), d) f) und g) UMV, sowie die korrespondierenden Eintragungshindernisse des Art. 4 Abs. 1 b), c), d) f) und g) UMRL. Während Eintragungshindernisse der ersten Kategorie weitgehend intersubjektiv institutionalisiert sind, kommt es für die Beurteilung der Frage, ob eines der absoluten Eintragungs11 Abzurufen unter: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quali ty/certification/quality-labels/geographical-indications-register/tdt (zuletzt abgerufen am 1. August 2021). 12 Siehe zu den geschützten Sortenangaben als relative Eintragungshindernisse Hanf, in: BeckOK Markenrecht, Art. 7 UMV Rn. 176 – 178. 13 Siehe hierzu Kap. 2 A.III. 14 Markenrechtliche Nichtigkeitsverfahren als Verfahren zur Feststellung von Gemeinfreiheit beschreibend Peukert, Die Gemeinfreiheit, S. 137.

A. Theoretisierung des Koexistenzprinzips

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hindernisse der zweiten Kategorie vorliegt, auf die jeweilige Verkehrsauffassung an. Am Beispiel des Art. 7 Abs. 1 c) UMV bedeutet das etwa, dass es von den beteiligten Verkehrskreisen und damit ihren sprachlichen Besonderheiten abhängt, ob Begriffe als beschreibend oder als Fantasiebegriff aufgefasst werden.15 Ob absolute Eintragungshindernisse vorliegen oder nicht vorliegen, hängt damit letztlich insbesondere davon ab, welche Verkehrskreise jeweils zu berücksichtigen sind.16 Welche Verkehrskreise im Eintragungsverfahren zu berücksichtigen sind, hängt wiederum davon ab, welche Marke angemeldet wird. Im Falle der Anmeldung einer Unionsmarke ist die Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise im gesamten Gebiet der Union relevant.17 Bei Anmeldung einer nationalen Marke sind für die Prüfung des Vorliegens von absoluten Eintragungshindernissen immer die jeweiligen inländischen Verkehrskreise bzw. die jeweilige inländische Verkehrsauffassung maßgeblich.18 cc) Das Eintragungshindernis der Art. 7 Abs. 1 e) UMV und Art. 4 Abs. 1 e) UMRL Eine eindeutige Zuordnung der Eintragungshindernisse des Art. 7 Abs. 1 e) UMV und Art. 4 Abs. 1 e) UMRL zur Kategorie der verkehrsauffassungsunabhängigen Eintragungshindernisse oder der Kategorie der verkehrsauffassungsabhängigen Eintragungshindernisse ist nicht möglich. Einerseits gewährleistet das hier in Rede stehende Eintragungshindernis die Abgrenzung des Formmarkenschutzes zum Erfindungs- und Produktschutz, indem es verhindert, dass der Markenschutz zur Monopolisierung technischer Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware genutzt wird.19 Andererseits ist das Eintragungshindernis der Art. 7 Abs. 1 e) UMV und Art. 4 Abs. 1 e) UMRL jedoch auch von der Verkehrsauffassung abhängig. So kann das Verständnis einer technischen Wirkung oder eines wesentlichen Wertes je nach Verkehrsauffassung variieren. Freilich dürften die Unterschiede innerhalb der EU und ihrer Mitgliedstaaten hier deutlich geringer ausfallen als etwa bei der Beschreibungseignung. Dennoch kann eine gewisse Abhängigkeit der Art. 7 Abs. 1 e) UMV und Art. 4 Abs. 1 e) UMRL von der jeweiligen Verkehrsauffassung nicht geleugnet werden. Da der Erkenntniswert dieser Feindifferenzierung für die Anliegen dieser Arbeit allerdings keine Relevanz besitzt, soll hierauf im Folgenden nicht weiter eingegangen werden.

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Siehe etwa Kochendörfer, GRUR 2016, 778 (779) m. w. N. Vgl. etwa Pennekamp, Verbraucherverständnis und Marktöffnung in Europa, S. 43. 17 Büscher, in: BeckOK UMV, Art. 7 UMV Rn. 65. 18 BGH GRUR 1999, 238 (240) – Tour de culture m. w. N.; vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 MarkenG Rn. 451. 19 Hanf, in: BeckOK Markenrecht, Art. 7 UMV Rn. 114. 16

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

b) Relative Eintragungshindernisse Dem Rechtserwerb stehen ferner die relativen Eintragungshindernisse des Art. 8 UMV und des Art. 5 UMRL entgegen. Die relativen Eintragungshindernisse folgen dabei einer ähnlichen Kategorienlogik wie die absoluten Eintragungshindernisse. Der Identitätsschutz des Art. 8 Abs. 1 a) UMV und Art. 5 Abs. 1 a) UMRL orientiert sich streng an der Marke in ihrer im Registereintrag institutionalisierten Form.20 Der Verwechslungsschutz des Art. 8 Abs. 1 b) UMV, Art. 5 Abs. 1 b) UMRL und erst recht der Bekanntheitsschutz des Art. 8 Abs. 5 UMV, Art. 9 Abs. 3 a) UMRL hängen hingegen maßgeblich von der jeweiligen Verkehrsauffassung ab.21 aa) Widersprüche gegen die Eintragung von Unionsmarken Ist ein Widerspruch gegen die Eintragung einer Unionsmarke seinerseits auf eine Unionsmarke gestützt, so ist das Publikum der gesamten EU zu den relevanten Verkehrskreisen zu rechnen, die zu berücksichtigen sind, um eine etwaige Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke festzustellen.22 So ist nach dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 1 b) UMV eine Eintragung ausgeschlossen, wenn eine Verwechslungsgefahr in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt. Im Falle der Unionsmarke also im Gebiet der Union. Dasselbe gilt für den Widerspruch gegen die Eintragung einer Unionsmarke auf Basis einer bekannten Unionsmarke. Diese muss gem. Art. 8 Abs. 5 UMV „in der Union“ bekannt sein. Ist der Widerspruch gegen die Eintragung einer Unionsmarke hingegen auf eine nationale Marke gestützt, so ist lediglich das Publikum des Mitgliedstaates, in welchem die Widerspruchsmarke registriert ist, zu den relevanten Verkehrskreisen zu rechnen, die zu berücksichtigen sind, um eine etwaige Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke festzustellen.23 Denn auch in diesem Fall ist gem. Art. 8 Abs. 1 b) UMV dasjenige Gebiet für eine Verwechslungsgefahr maßgeblich, in welchem die ältere Marke, in diesem Fall die nationale Marke, Schutz genießt. Im Falle des Widerspruchs gegen die Eintragung einer Unionsmarke auf Basis einer bekannten nationalen Marke ist das maßgebliche Bekanntheitsgebiet gem. Art. 8 Abs. 5 UMV lediglich das Schutzgebiet der nationalen Marke und damit wiederum derjenige Mitgliedstaat, in welchem die nationale Marke eingetragen ist.

20 Die DHL/Chronopost-Entscheidung zieht diese These in Zweifel, ist jedoch insoweit wenig überzeugend, hierzu ausführlich unten, Kap. 2 B.II.1.c)cc). 21 Vgl. Büscher/Kochendörfer, in: BeckOK UMV, Art. 8 UMV Rn. 35 betreffend die Verwechslungsgefahr; Müller-Broich, in: BeckOK UMV, Art. 8 UMV Rn. 483 betreffend die Bekanntheit. 22 Hennigs, in: BeckOK Markenrecht, Art. 8 UMV Rn. 45. 23 EuGH Rs. C-234/06 P – Slg. 2007 I-07333 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM = EuGH GRUR 2008, 343, Rn. 59 f.

A. Theoretisierung des Koexistenzprinzips

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Eine Sonderregelung für den Widerspruch gegen die Eintragung einer Unionsmarke auf Basis von nationalen Rechten, die nicht Registermarken sind, sieht Art. 8 Abs. 4 UMV vor. Nach diesem sind nationale Zeichen als relative Eintragungshindernisse nur dann zu berücksichtigen, wenn diese von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sind.24 bb) Widersprüche gegen nationale Marken Widersprüche gegen die Eintragung nationaler Marken sind in den Markenrechten der Mitgliedstaaten geregelt. Diese sind allerdings durch Art. 5 UMRL, welcher mit Art. 8 UMV weitgehend identisch ist, harmonisiert. Bei einem auf eine nationale Marke gestützten Widerspruch gegen die Eintragung einer nationalen Marken ist wiederum nur das inländische Publikum für die Feststellung einer etwaigen Verwechslungsgefahr maßgeblich.25 Dasselbe gilt für die Bekanntheit der nationalen Marke, die ebenfalls nur im Inland vorliegen muss.26 c) Unionsmarken als quasi nationale Eintragungshindernisse § 125b Nr. 1 MarkenG stellt Unionsmarken den deutschen Marken gleich. Nach dieser Vorschrift können „Unionsmarken […] als relative Eintragungshindernisse sowohl im Widerspruchsverfahren nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 als auch im Löschungsverfahren nach § 51 Abs. 1, § 55 eingewandt werden“.27 Materielle Unterschiede zum Widerspruchsverfahren gem. Art. 8 UMV ergeben sich aus dieser Gleichstellung nur insoweit, als ein Widerspruch aufgrund einer Unionsmarke aus Gründen einer etwaigen Verwechslungsgefahr geltend gemacht wird. In diesem Falle ist lediglich das deutsche Publikum bzw. die deutsche Verkehrsauffassung Maßstab einer Verwechslungsgefahr. Für den Widerspruch aufgrund einer bekannten Unionsmarke erklärt § 125b Nr. 1, 2. HS MarkenG das Publikum der gesamten Union zum Maßstab der Bekanntheit. Insoweit ergeben sich also keine materiellrechtlichen Unterschiede zu einem Widerspruch auf Grundlage des Art. 8 Abs. 5 UMV.28

24 Siehe zum Begriff der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung ausführlich unten, Kap. 3 A.II.2.b). 25 Kur, in: BeckOK Markenrecht, § 9 MarkenG Rn. 20 i. V. m. Onken, in: BeckOK Markenrecht § 14 MarkenG, Rn. 333. 26 Kur, in: BeckOK Markenrecht, § 9 MarkenG Rn. 62 i. V. m Mielke, in: BeckOK Markenrecht § 14 MarkenG Rn. 529. 27 Kutschke, in: BeckOK Markenrecht, § 125b MarkenG Rn. 2. 28 Auf verfahrenstechnische Unterschiede, die sich aus der unterschiedlichen Prüfungspraxis von DPMA und EUIPO ergeben können, soll nicht eingegangen werden.

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

d) Rechtsfolgen divergierender Verkehrskreise im Eintragungsverfahren Die Maßgeblichkeit unterschiedlicher Verkehrskreise ist ein Faktor, der neben dem Anmeldebegehren des Anmelders die Möglichkeit der Eintragung einer Marke als nationale Marke und oder als Unionsmarke steuert. Illustrieren lässt sich dies am Beispiel des mittlerweile wohl als berühmt zu bezeichnenden Matratzen-Concord29Falles. aa) Eintragungsfähigkeit ausschließlich als nationale Marke Hukla war Inhaberin der spanischen Wortmarke MATRATZEN, welche am 1. Mai 1994 in Spanien zur Bezeichnung u. a. folgender Waren angemeldet war: „Ruhemöbel wie Betten, Bettsofas, Liegestühle, Kinderbetten, Diwane, Hängematten, Etagenbetten und Babykörbe, zusammenklappbare Möbel, Rollen für Betten und Möbel, Nachttische, Stühle, Sessel und Hocker, Bettrahmen, Strohsäcke, Matratzen und Kissen“.30 Concord meldete am 10. Oktober 1996 beim HABM eine Wort- und Bildmarke, die u. a. das Wort „Matratzen“ enthielt, für verschiedene Waren der Nizza-Klassen 10, 20 und 24 als Gemeinschaftsmarke an. Diese Anmeldung wurde zurückgewiesen, nachdem Hukla unter Berufung auf die ältere spanische Marke MATRATZEN Widerspruch gegen diese Anmeldung erhoben hatte. Mit seinen Klagen gegen diese Zurückweisung scheiterte Concord. Darüber hinaus erhob Concord vor den spanischen Gerichten Klage auf Ungültigerklärung der nationalen Marke MATRATZEN. Concord trug vor, dass die Bezeichnung, aus der die Marke zusammengesetzt sei, in Anbetracht der Bedeutung, die das Wort „Matratzen“ im Deutschen habe, eine Gattungsbezeichnung sei, die beim Verbraucher einen Irrtum über Natur, Beschaffenheit, Merkmale oder geografische Herkunft der mit dieser Marke versehenen Waren hervorrufen könne.31 Mit ihrer Klage hatte Concord wiederum keinen Erfolg. Der EuGH stellte fest, dass Art. 3 Abs. 1 b) und c) der Richtlinie 89/104 der Eintragung eines Wortes als nationale Marke in einem Mitgliedstaat, in welchem dieses Wort nicht beschreibend ist, auch dann nicht entgegensteht, wenn entsprechendes Wort in der Sprache eines anderen Mitgliedstaates keine Unterscheidungskraft hat oder die Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird.32 Die Schutzunfähigkeit eines Zeichens, hier des Wortes Matratzen, als nationale Marke in einem Mitgliedstaat, hier Deutschland, hat in der Regel auch die 29 EuGH Rs. C-421/04 2006, 411. 30 EuGH Rs. C-421/04 2006, 411 (412). 31 EuGH Rs. C-421/04 2006, 411 (412). 32 EuGH Rs. C-421/04 2006, 411, Rn. 32.

– Slg. 2006 I-02303 – Matratzen Concord/Hukla = EuGH GRUR – Slg. 2006 I-02303 – Matratzen Concord/Hukla = EuGH GRUR – Slg. 2006 I-02303 – Matratzen Concord/Hukla = EuGH GRUR – Slg. 2006 I-02303 – Matratzen Concord/Hukla = EuGH GRUR

A. Theoretisierung des Koexistenzprinzips

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Schutzunfähigkeit einer entsprechenden Unionsmarke zur Folge. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Verkehrskauffassung, die die Eintragung eines Zeichens als nationale Marke verhindert, im Verhältnis zum gesamten Gebiet der Union derart gewichtig ist, dass diese auch in einem Teil der Union i. S. d. Art. 7 Abs. 2 UMV vorliegt. Da ein erheblicher Teil der Verkehrskreise innerhalb der Union deutschsprachig ist und daher das Wort Matratzen als schlicht beschreibend versteht, dürfte das Eintragungshindernis der Beschreibungseignung nach Art. 7 Abs. 1 c) UMV in diesem Fall auch in einem Teil der Union, gem. Art. 7 Abs. 2 UMV vorgelegen haben. Das Wort Matratzen ist damit zwar in Spanien schutzfähig, kann aber nicht als Unionsmarke mit Wirkung für die gesamte Union eingetragen werden. Der Fall zeigt, dass bestimmte Wörter in einzelnen Mitgliedstaaten auch dann als nationale Marken eingetragen werden können, wenn sie als Unionsmarke nicht eintragungsfähig wären. Ob auch der umgekehrte Fall eintreten kann, dass eine Unionsmarke in einem bestimmten Mitgliedstaat nicht als nationale Marke, wohl aber für die Union insgesamt als Unionsmarke eingetragen werden kann, ist bis heute nicht geklärt, scheint allerdings jedenfalls theoretisch möglich. bb) Eintragungsfähigkeit als Unionsmarke Die Relevanz von Eintragungshindernissen, beispielsweise Angaben, die nur in einer bestimmten Sprache beschreibend sind, ist umso größer, je mehr Teilnehmer der relevanten Verkehrskreise solche Angaben als beschreibend verstehen.33 Die Bevölkerungszahlen z. B. der deutschsprachigen Mitgliedstaaten BRD34 und Republik Österreich35 summieren sich auf insg. knapp 92 Mio. Einwohner,36 was ca. 18 % der Gesamtbevölkerung der Union entspricht.37 Dieser Anteil deutschsprachiger Bevölkerung reicht aus, damit ein Zeichen, welches in der deutschen Sprache beschreibend ist, gem. Art. 7 Abs. 1 c), Abs. 2 UMV von einer Eintragung als Unionsmarke ausgeschlossen ist.38 Allerdings fällt das Gewicht einer bestimmten Sprache umso geringer aus, je geringer der Anteil ihrer Sprecher im Verhältnis zu den grundsätzlich zu berücksichtigenden Verkehrskreisen ist. 33 Eisenführ, in: Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 5. Aufl., Art. 7 UMV Rn. 273, beschreibt diese Logik dergestalt, dass ein Eintragungshindernis umso weniger vorliegt, je geringer die territoriale Bedeutung dieses Hindernisses ist; auch Hasselblatt fordert, dass mit Blick auf die Größe des Binnenmarktes die Region nicht völlig unerheblich sein dürfe, Hasselblatt, in: MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 37 Rn. 96. 34 Vgl. Eurostat Schlüsseldaten über Europa, S. 10. 35 Vgl. Eurostat Schlüsseldaten über Europa, S. 10. 36 Hinzu kämen die deutschsprachigen Verkehrskreise in Teilen Belgiens, Dänemarks, Italiens, Luxemburgs und Frankreichs, die hier allerdings keine explizite Berücksichtigung finden sollen. 37 Vgl. Eurostat Schlüsseldaten über Europa, S. 10. 38 Vgl. etwa: EuG Rs. T-286/08 – Slg. 2010 II-06239 – Fidelio KG/HABM = EuG BeckRS 2010, 91465, Rn. 46, 61.

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

So verstanden im Jahr 2013 allein in der Region Katalonien 5,9 Mio. Menschen die katalanische Sprache.39 Das entspricht einem Anteil von ca. 12,5 % der spanischen Gesamtbevölkerung, die insgesamt ca. 47 Millionen Einwohner zählt.40 In Relation zur Gesamtbevölkerung der Europäischen Union, die ca. 447 Millionen Einwohner zählt, beträgt dieser Anteil jedoch nur ca. 1,3 %.41 Vor dem Hintergrund dieser Zahlen könnte die These aufgestellt werden, dass eine Marke, welche auf Katalanisch beschreibend ist, zwar nicht als spanische Marke, wohl aber als Unionsmarke angemeldet werden könnte. Im Hinblick auf ihre Beschreibungseignung wären die Rechtswirkungen einer solchen Unionsmarke im Hinblick auf die katalanisch-sprachigen Verkehrskreise zwar gem. Art. 14 Abs. 1 b), Abs. 2 UMV beschränkt, an der grundsätzlichen Eintragbarkeit einer entsprechenden Marke als Unionsmarke würde dieser Umstand jedoch nichts ändern. Voraussetzung der Eintragbarkeit als Unionsmarke wäre allerdings, dass das Gebiet, in welchem Katalanisch gesprochen wird, nicht die Ausmaße erreicht, um als Teil der Union i. S. d. Art. 7 Abs. 2 UMV zu gelten. Diese Möglichkeit wäre jedoch dann ausgeschlossen, wenn Art. 7 Abs. 2 UMV dahin auszulegen wäre, dass immer dann, wenn ein Eintragungshindernis die Eintragung einer nationalen Marke im entsprechenden Mitgliedstaat verhindern könnte, dieses Eintragungshindernis gleichzeitig auch in einem Teil der Union, i. S. d. Art. 7 Abs. 2 UMV vorliegt und damit gleichzeitig auch die Eintragung einer Unionsmarke verhindern könnte. Einer solchen Auslegung tritt die Rechtsprechung allerdings entgegen. So geht das EuG davon aus, dass der Begriff „Teil der Union“ i. S. d. Art. 7 Abs. 2 UMV sich nicht an nationalen Grenzen orientiere.42 Diese Einschätzung wird auch in der Literatur geteilt.43 Die Unabhängigkeit von den Grenzen der Mitgliedstaaten dürfte dabei nicht nur bedeuten, dass ein Eintragungshindernis, um in einem Teil der Union vorzuliegen, nicht im Gebiet eines gesamten Mitgliedstaates vorliegen muss, sondern auch, dass der Begriff „Teil der Union“ nicht auf die Territorien der Mitgliedstaaten als Referenzgebiete Bezug nimmt. Das bedeutet, dass sich die Gleichsetzung der quantitativen Voraussetzungen des Vorliegens eines Eintragungshindernisses in einem Mitgliedstaat mit den quantitativen Voraussetzungen des Vorliegens eines Eintragungshindernisses in einem Teil der Union gem. Art. 7 Abs. 2 UMV verbietet. Gegen eine solche Gleichsetzung spricht auch der Wortlaut des Art. 7 Abs. 2 UMV. Denn hätte der Gesetzgeber das Vorliegen eines Eintragungshindernisses in einem Mitgliedstaat dem Vorliegen eines Eintragungshindernisses in

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GenCat, Language Use of the Population of Catalonia, S. 5. Vgl. Eurostat Schlüsseldaten über Europa, S. 10. 41 Vgl. Eurostat Schlüsseldaten über Europa, S. 10, Verhältnis berechnet durch den Autor. 42 EuG Rs. T-830/16 – Plombir = EuG GRUR-RS 2018, 32735, Rn. 52. 43 Hanf, in: BeckOK Markenrecht, Art. 7 UMV Rn. 182; Hasselblatt, in: MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 37 Rn. 96. 40

A. Theoretisierung des Koexistenzprinzips

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der Union bzw. in einem Teil der Union gleichstellen wollen, so hätte er entsprechende Formulierungen genutzt, die sich auch anderen Stellen der UMV finden.44 Gegen eine solche Gleichsetzung nationaler Marken und Unionsmarken sprechen ferner Gesichtspunkte der Koexistenz. Es wäre unter Koexistenzgesichtspunkten widersinnig, wenn Unionsmarken zwar den kumulierten Eintragungshindernissen aller Mitgliedstaaten ausgesetzt wären, gleichzeitig aber regional sehr begrenzt vorliegenden Eintragungshindernissen im gleichen Maße ausgesetzt wären wie nationale Marken.45 Der Begriff „Teil der Union“ i. S. d. Art. 7 Abs. 2 UMV ist daher auch in Relation zur Größe des Gebiets der Union auszulegen46 und damit im Ergebnis großzügiger zu handhaben als die absoluten Eintragungshindernisse der nationalen Marken, die in Relation zu den Territorien der Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind. Im Ergebnis ist es damit durchaus möglich, dass eine Marke zwar nicht als nationale Marke in einem bestimmten Mitgliedstaat, wohl aber als Unionsmarke mit Wirkung für die gesamte Union eingetragen werden kann. cc) Divergierende Verkehrskreise und relative Eintragungshindernisse Diese Ausführungen zu den absoluten Eintragungshindernissen gelten mutatis mutandis auch für die Verwechslungsgefahr und die Bekanntheit. Ist eine Marke nur in einem sehr begrenzten Teil der Union verwechslungsfähig, oder in einem sehr begrenzten Teil der Union bekannt,47 so ist es durchaus denkbar, dass eine solche zwar in einem Mitgliedstaat, der dieses begrenzte Territorium umfasst, eine nationale Markenanmeldung zu Fall bringen könnte, nicht jedoch eine Unionsmarkenanmeldung, da eine Unionsmarke im Verhältnis zum Schutzgebiet der Union nicht in einem ausreichenden Maße bekannt, bzw. verwechslungsfähig wäre.48 Wie im Falle der absoluten Eintragungshindernisse ist jedoch auch im Falle der relativen Eintragungshindernisse der umgekehrte Fall möglich. So ist denkbar, dass eine Unionsmarke aufgrund ihrer in der Union großen Bekanntheit zwar gem. Art. 8 44 Dieser Logik, in welcher zwar dasselbe Tatbestandsmerkmal in Rede steht, aber schlicht auf den Bezugsrahmen der Mitgliedstaaten abgestellt wird, folgen etwa: Art. 8 Abs. 1 b) UMV („die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt“) oder Art. 47 Abs. 3 UMV („ist […] mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung in der Union die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt“). 45 Dies wird besonders deutlich an kleinen Mitgliedstaaten, in welchen geografischen Angaben aufgrund der sehr begrenzten Landmasse dieser Staaten im betreffenden Mitgliedstaat allgemein bekannt sind, obwohl sie ggf. nur ein kleines Dorf beschreiben und daher im Verhältnis zur gesamten Union ein relativ geringes Gewicht besitzen. 46 Vgl. Hasselblatt, in: MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 37 Rn. 96; vgl. Eisenführ, in: Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 5. Aufl., Art. 7 UMV Rn. 273. 47 Vgl. zu dieser Problematik ausführlich etwa Kochendörfer, GRUR 2016, 778. 48 Da diese Problematik im Rahmen dieser Arbeit noch erschöpfend untersucht wird, soll sich an dieser Stelle auf diese knappen Ausführungen beschränkt werden.

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

Abs. 5 UMV als relatives Schutzhindernis geltend gemacht werden könnte, eine entsprechende nationale Marke jedoch im Schutzstaat keinen Bekanntheitsschutz genießen würde, wenn die ansonsten in der Union bekannte Marke in genau diesem Mitgliedstaat nicht bekannt wäre. Entsprechende Fälle sind, wenn auch wohl äußerst selten, auch für den Verwechslungsschutz denkbar.49 e) Koexistenz beim Rechtserwerb Die obigen Ausführungen zeigen, dass die Anmeldung eines Zeichens entweder als nationale Marke oder als Unionsmarke nicht ausschließlich vom Anmeldebegehren des Anmelders bzw. von seinen wirtschaftlichen Verwertungsvorhaben der Marke abhängt. Sie wird darüber hinaus vor allem durch die Eintragungshindernisse und deren tatsächliches geografisches Vorliegen und damit letztlich durch die jeweils relevante Verkehrsauffassung determiniert. Manche Marken können daher ausschließlich als nationale Marken, nicht aber als Unionsmarke angemeldet werden. Andere Marken können theoretisch zwar als Unionsmarke, nicht aber als bestimmte nationale Marke eingetragen werden. D. h., dass einerseits die Unionsmarke im Verhältnis zur Gesamtheit der nationalen Marken und andererseits die nationalen Marken gegenüber der Unionsmarke teilweise exklusive Anwendungsbereiche beim Rechtserwerb beanspruchen können. Maßstab sind dabei zum einen das territoriale Ausmaß des Vorliegens von absoluten oder relativen Eintragungshindernissen und zum anderen die Relevanz dieser Eintragungshindernisse in Relation zum jeweiligen Schutzgebiet der Unionsmarke und der nationalen Marken. f) Doppelschutz Der Großteil der als Marke zur Verfügung stehenden Zeichen begegnet freilich nicht den oben beschriebenen spezifischen Hindernissen im Eintragungsverfahren, sondern kann vom selben Anmelder entweder als Unionsmarke und oder als eine oder mehrere nationale Marken angemeldet werden. Dies gibt dem Anmelder die Möglichkeit, nationale Marken und Unionsmarken zu kombinieren und so sowohl die Vorteile der Unionsmarke als auch die Vorteile der nationalen Marken zu nutzen, soweit er dies möchte.50 Für welche Marke sich ein Anmelder im Falle eines möglichen Doppelschutzes entscheidet, wird dabei zum einen vom avisierten Einsatzgebiet der anzumeldenden Marke und zum anderen aber auch von den Anforderungen an den Erhalt oder die Durchsetzung einer solchen Marke abhängen. Insofern haben auch die Einfachheit oder Schwierigkeit der Rechtsdurchsetzung oder 49

Entsprechende Fälle sind für die Verwechslungsgefahr wohl nur unter dem Gesichtspunkt der Neutralisierung einer Verwechslungsgefahr durch eine spezifische Begriffsbedeutung der Marke denkbar. Diese Thematik wird ausführlich unten unter Kap. 2 B.II.1.c)dd) erörtert. 50 Zu den strategischen Erwägungen des Vorgehens aus einer nationalen Marke oder einer identischen Unionsmarke Hackbarth, GRUR 2015, 634 (635 f.).

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des Rechtserhalts erheblichen Einfluss auf das Verhältnis von nationalen Marken und Unionsmarken und damit auf die Koexistenz. 2. Rechtserhalt Einmal eingetragene Marken können aufgrund bestehender Nichtigkeitsgründe und oder aufgrund des Nichterreichens der Anforderungen an den Benutzungszwang nachträglich gelöscht werden. a) Nichtigkeitsgründe Wurde eine Unionsmarke trotz Bestehens absoluter Eintragungshindernisse eingetragen, so kann sie gem. Art. 59 Abs. a) UMV, welcher auf die Vorschrift des Art. 7 UMV verweist, auf Antrag für nichtig erklärt werden. Darüber hinaus kann eine Unionsmarke gem. Art. 59 Abs. 1 b) UMV für nichtig erklärt werden, wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war. Nach der Konzeption der UMRL sind die absoluten Nichtigkeitsgründe in Art. 4 UMV geregelt, der auch die absoluten Eintragungshindernisse normiert und daher eine Doppelfunktion übernimmt. Aufgrund der materiellrechtlichen Gemeinsamkeiten von Art. 59 UMV und Art. 7 UMV bzw. des schlichten Verweises von Art. 59 Abs. 1 a) UMV auf Art. 7 UMV sowie der Kodifikation der Nichtigkeitsgründe in Art. 4 UMRL wird an dieser Stelle auf die Ausführungen betreffend den Rechtserwerb verwiesen.51 Vorstehende Ausführungen gelten entsprechend für Unionsmarken, die trotz des Bestehens relativer Eintragungshindernisse eingetragen wurde. Wurde eine Unionsmarke trotz Bestehens relativer Eintragungshindernisse eingetragen, so kann sie gem. Art. 60 UMV, welcher im Wesentlichen auf die Vorschriften des Art. 8 UMV verweist, auf Antrag für nichtig erklärt werden. Nach der Konzeption der UMRL sind die relativen Nichtigkeitsgründe wiederum in Art. 5 UMV geregelt, der auch die relativen Eintragungshindernisse normiert und daher eine Doppelfunktion übernimmt. Aufgrund der materiellrechtlichen Gemeinsamkeiten von Art. 60 UMV und Art. 8 UMV wird an dieser Stelle wiederum auf die Ausführungen betreffend den Rechtserwerb verwiesen.52 Das Nichtigkeitsverfahren richtet sich nach den Art. 63, 64 UMV, Art. 45 UMRL.53 51

Siehe oben, Kap. 2 A.II.1.a). Siehe oben, Kap. 2 A.II.1.b). 53 Zum Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren im Unionsmarkenrecht Pohlmann, Das Recht der Unionsmarke, zum Widerspruchsverfahren, S. 323, zum Nichtigkeitsverfahren S. 359 ff.; zum Löschungs- und Widerspruchsverfahren im deutschen Markenrecht Bingener, Markenrecht, zum Widerspruchsverfahren, S. 250 ff., zum Löschungsverfahren S. 273 ff. 52

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

Betreffend die nachträgliche Löschung deutscher Marken verweisen die §§ 50 Abs. 1 und 51 Abs. 1 MarkenG auf die absoluten Eintragungshindernisse des § 8 MarkenG und die relativen Eintragungshindernisse des § 9 MarkenG. Auch Insoweit wird daher auf die Ausführungen betreffend den Rechtserwerb verwiesen.54 b) Verfall aufgrund von Nichtbenutzung Neben der Möglichkeit der Nichtigerklärung und Löschung kann eine zunächst als Unionsmarke angemeldete Marke auch aufgrund von Nichtbenutzung ihren Status als Unionsmarke verlieren. Gem. der Art. 18 und 58 UMV wird eine Unionsmarke auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Die entsprechende Vorschrift des Art. 16 UMRL sieht eine ernsthafte Benutzung im jeweiligen Mitgliedstaat vor. Notwendig für den Rechtserhalt einer Unionsmarke über den Zeitraum der Benutzungsschonfrist von fünf Jahren55 hinaus ist damit die ernsthafte Benutzung „in der Union“, Art. 18 UMV; für den Rechtserhalt einer nationalen Marke die ernsthafte Benutzung im jeweiligen Mitgliedstaat. Wie bereits beim Rechtserwerb kommt es hierbei maßgeblich auf die jeweils relevante Verkehrsauffassung an. Eine ernsthafte und damit rechtserhaltende Benutzung ist nämlich nicht jede denkbare Markennutzung. Eine rechtserhaltende Benutzung setzt nach der Rechtsprechung des EuGH56 und nach heute weitgehend einhelliger Meinung57 vielmehr eine markenmäßige bzw. funktionsgerechte Benutzung entsprechend der Herkunftsfunktion der Marke voraus. Gemeint ist hiermit eine Benutzung, die „dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung […] garantier[t], indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von

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Siehe oben, Kap. 2 A.II.1.a) und b). Zur Berechnung der Benutzungsschonfristen v. Mühlendahl, GRUR 2019, 25. 56 EuG Rs. T-253/17 – Der Grüne Punkt/EUIPO = EuG GRUR-RS 2018, 31767, Rn. 35; EuGH Rs. C-234/06 P – Slg. 2007 I-07333 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM = EuGH GRUR 2008, 343, Rn. 72; EuGH Rs. C-416/04 P – Slg. 2006 I-04237 – Vitafruit = EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 70; EuGH Rs. C-40/01 – Slg. 2003 I-02439 – Ansul/Ajax = EuGH GRUR 2003, 425, Rn. 36. 57 Müller, in: BeckOK UMV, Art. 18 UMV Rn. 9; Holderied, in: Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 6. Aufl., Art. 18 UMV Rn. 8; Eichmann, in: FS Tilmann, S. 285 (291); Pauli/Brommer, GRUR-Prax. 2019, 78 (79); Bergmann, MarkenR 2009, 1 (2 f.); Schoene, Der Benutzungszwang im Markengesetz, S. 71 f.; der Rechtsansicht des EuGHs beipflichtend wohl auch Drögsler, WRP 2009, 922 (923). 55

A. Theoretisierung des Koexistenzprinzips

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Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden“.58 Dieses Verständnis der rechtserhaltenden Benutzung wird gestützt durch Erwägungsgrund 31 der UMRL. Die rechtserhaltende Benutzung ist daher davon abhängig, ob Verbraucher eine benutzte Marke als Herkunftshinweis verstehen.59 Zweifelhaft wäre eine solche Abhängigkeit der rechtserhaltenden Benutzung von der jeweiligen Verkehrsauffassung, wenn auch die Erfüllung anderer Markenfunktionen, etwa der sog. Investitionsfunktion rechtserhaltend wirken würde, da die Investitionsfunktion auch ohne Rekurs auf die jeweilige Verkehrsauffassung erfüllt sein kann.60 Da eine Berücksichtigung anderer Funktionen als der Herkunftsfunktion im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung aber nur sehr vereinzelt vertreten wird, soll hierauf nicht weiter eingegangen werden.61 Die vorstehenden Ausführungen gelten mutatis mutandis für die deutsche Marke, mit dem Maßstab, dass an die Stelle der ernsthaften Benutzung „in der Union“ die ernsthafte Benutzung im Mitgliedstaat tritt, § 26 Abs. 1 MarkenG.62 c) Koexistenz beim Rechtserhalt Genau wie die Vorschriften über den Rechtserwerb unterscheiden sich die einheitlich auszulegenden Tatbestände der UMRL und der UMV betreffend die rechtserhaltende Benutzung lediglich durch ihren unterschiedlichen territorialen Bezugsrahmen. Während die Unionsmarke ein sehr großes territoriales Gebiet abdeckt, bleiben die nationalen Marken im territorialen Ausmaß ihrer Rechtswirkungen hinter der Unionsmarke zurück. Insofern ist die Erwartung gerechtfertigt, dass eine Unionsmarke in einem größeren Umfang genutzt werden muss als eine nationale Marke, um den Rechtserhalt der Unionsmarke zu garantieren.63 Die Logik der Koexistenz zeigt sich beim Rechtserhalt also dergestalt, dass Marken, die nur in einem geringen Umfang genutzt werden, aufgrund der gesetzlichen Anforderungen an den Rechtserhalt den nationalen Markensystemen zugeordnet werden, während Marken, die in einem größeren Umfang genutzt werden, dem Unionsmarkensystem zugeordnet werden.

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EuGH Rs. C-40/01 – Slg. 2003 I-02439 – Ansul/Ajax = EuGH GRUR 2003, 425, Rn. 36. Deutlich etwa BGH I ZR 99/93, 18. 05. 1995, MONTANA = GRUR 1995, 583, 584; im Ergebnis wohl auch: Fezer, Markenrecht, § 26 MarkenG, Rn. 47 f.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 MarkenG Rn. 18. 60 Einen Bezug zwischen Verkehrskreisen und Investitionsfunktion bezweifelnd Elskamp/ Völker, WRP 2010, 64 (70). 61 Lückenbach, GRUR 2000, 7 (8) sieht jede Nutzung, die eine der ökonomischen Funktionen der Marke erfüllt, als rechtserhaltend an; so wohl auch U. Krieger, in: FS Rowedder, S. 229 (237) noch zur Rechtslage des WZG. 62 Vgl. zur ausschließlichen Relevanz der Herkunftsfunktion im deutschen Markenrecht Bogatz, in: BeckOK Markenrecht, § 26 MarkenG Rn. 40. 63 So auch EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, 137, Rn. 50. 59

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

3. Schutzbereich Der Schutzbereich einer Marke hat an sich keinen unmittelbaren Einfluss auf den Status eines Zeichens entweder als Unionsmarke oder als nationale Marke. Allerdings darf er im Rahmen einer Gesamtevaluation der Koexistenz keinesfalls unberücksichtigt bleiben. Denn die Reichweite des Schutzbereiches determiniert den Umfang sowie die Einfachheit oder Schwierigkeit einer möglichen Rechtsdurchsetzung und hat damit wesentlichen Einfluss auf die Attraktivität des jeweiligen Markensystems und mithin auch auf die Wahl entweder der nationalen Markensysteme oder des Unionsmarkensystems durch einen Anmelder.64 Während die Reichweite des Schutzbereiches damit zwar keine Zeichen vom Schutz als Unionsmarke oder als nationale Marke exklusiv zulässt oder ausschließt, spielt sie in ihrer Anreizfunktion eine wesentliche Rolle für das Gleichgewicht und damit für die Koexistenz des gesamten europäischen Markenrechtssystems. a) Gegenstand der Verletzungstatbestände Die Voraussetzungen der Verletzung einer Unionsmarke und damit auch ihres Schutzbereiches entsprechen gem. Art. 9 UMV im Wesentlichen den Voraussetzungen der relativen Eintragungshindernisse des Art. 8 UMV.65 Die durch die UMRL vorgegebenen Verletzungstatbestände des Art. 10 UMRL entsprechen wiederum im Wesentlichen den Eintragungshindernissen des Art. 5 UMRL. Die Regelungen betreffend die Verletzungstatbestände und die relativen Schutzhindernisse unterscheiden sich lediglich im Hinblick auf den Zeitpunkt, zu welchem eine etwaige Verwechslungsgefahr oder die Verletzung einer bekannten Marke vorgelegen haben muss. Hierauf weisen Art. 9 Abs. 2 UMV und Art. 10 Abs. 2 UMRL mit der Formulierung „unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte“ explizit hin.66 Im Übrigen wird aufgrund der materiellrechtlichen Gemeinsamkeiten von Art. 9 UMV und Art. 8 UMV, Art. 10 UMRL und Art. 5 UMRL an dieser Stelle auf die Ausführungen betreffend den Rechtserwerb verwiesen.67

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Siehe zu diesem Attraktivitätsfaktor exemplarisch die Debatte im Anschluss an die PAGO-Entscheidung des EuGH, Kap. 2 B. I.2.b) und c). 65 Siehe etwa: Müller, in: BeckOK UMV, Art. 9 UMV Rn. 46, der pauschal auf die Kommentierung zu Art. 8 UMV verweist. 66 Vgl. hierzu Hasselblatt, in: MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 37 Rn. 202. 67 Siehe oben, Kap. 2 A.II.1.b) und c).

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b) Koexistenz beim Schutzbereich Auch die Koexistenz beim Schutzbereich und mit ihr die Koexistenz bei der Rechtsdurchsetzung wird vor allem durch die Maßgeblichkeit unterschiedlicher Verkehrskreise gewährleistet. So kann der Inhaber einer z. B. lediglich in Hessen, Thüringen und SachsenAnhalt bekannten Unionsmarke diese tendenziell eher nicht gem. Art. 9 Abs. 2 c) UMV gegen eine potenzielle Konfliktmarke irgendwo in der Union durchsetzen, da eine solche nur marginale Bekanntheit ggf. nicht vom Schutzbereich der jeweiligen Unionsmarke umfasst ist. Dies gilt jedenfalls, soweit eine solche Bekanntheit keine Bekanntheit „in der Union“ darstellt bzw. darstellen würde. Eine identische deutsche Marke mit identischem Bekanntheitsgebiet könnte der Markeninhaber aber gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG68 möglicherweise durchsetzen. Dies wäre dem Markeninhaber jedenfalls möglich, soweit eine entsprechende Bekanntheit eine Bekanntheit in der BRD darstellen und damit dem Schutzbereich einer entsprechenden deutschen Marke unterfallen würde. Andererseits genießt eine Unionsmarke, wenn sie einen Grad der Bekanntheit erreicht hat, der eine Bekanntheit „in der Union“ gem. Art. 9 Abs. 2 c) UMV darstellt, sogar dort Schutz, wo sie (noch) nicht derart bekannt ist, dass diese dortige Bekanntheit für sich genommen eine Bekanntheit „in der Union“ darstellen würde. Dies gilt jedenfalls, soweit ihre Unterscheidungskraft und oder Wertschätzung durch eine Benutzung durch einen Dritten in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird.69 Das Vorstehende gilt entsprechend für eine regional nur sehr begrenzte Verwechslungsgefahr. So könnte eine Verwechslungsgefahr in Hessen, Thüringen und Sachsen-Anhalt dazu führen, dass der Inhaber einer prioritätsälteren deutschen Marke die Benutzung einer Konfliktmarke untersagen lassen könnte, da auch eine solche, regional nur sehr begrenzte Verwechslungsgefahr dem Schutzbereich einer nationalen deutschen Marke unterfiele. Der Inhaber einer identischen, prioritätsälteren Unionsmarke könnte die Nutzung entsprechender Konfliktmarken jedoch möglicherweise nicht untersagen lassen, da das Ausmaß der Verwechslungsgefahr regional nur sehr begrenzt ist und ein entsprechender Verwechslungsschutz nicht dem Schutzbereich der Unionsmarke unterfällt bzw. die Verwechslungsgefahr in Relation zum gesamten Gebiet der Union nicht die zur Untersagung aufgrund einer Unionsmarke nötige Schwelle der massiveness erreicht.70 Auch der Schutzbereich der jeweils in Rede stehenden Marke steht dementsprechend immer in Relation zum jeweiligen Schutzgebiet.

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Harmonisiert durch Art. 10 Abs. 2 c) UMRL. Ausdrücklich festgestellt durch EuGH Rs. C-125/14 – Iron & Smith kft/Unilever NV = EuGH GRUR 2015, 1002, Rn. 34. 70 Die hochumstrittene Problematik divergierender Verwechslungsgefahr und Bekanntheit wird ausführlich erörtert unter Kap. 2 B.II. 69

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

4. Ergebnis Die im Koexistenzprinzip angelegte Gleichwertigkeit der nationalen Markensysteme und des Unionsmarkensystems kommt damit in erster Linie durch die Maßgeblichkeit unterschiedlicher Referenzgebiete der Verkehrsauffassung zum Ausdruck. So gewährt die Unionsmarke territorial weitreichenderen Schutz als die nationalen Marken, muss dafür aber grundsätzlich in einem größeren Gebiet benutzt werden. Sie bietet auch weitreichendere Rechtswirkungen als Untersagungsrecht, da mithilfe der Unionsmarke die Benutzung eines Konfliktzeichens in der gesamten Union untersagt werden kann. Hierfür stellt die UMV aber auch höhere Anforderungen an die Bekanntheit einer Unionsmarke als die UMRL-Anforderungen an die Bekanntheit von nationalen Marken stellt. Gleichzeitig sind Unionsmarken auch in einem höheren Maße als nationale Marken relativen und absoluten Schutzhindernissen ausgesetzt, bieten allerdings auch weiterreichenden Rechtsschutz. Zum Ausdruck kommt dieses Verhältnis in Formulierungen von UMV und UMRL, die diese Relationalität beschreiben. So kommt in Art. 139 Abs. 2 a) UMV der quantitative Unterschied zwischen einer rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ und einer rechtserhaltenden Benutzung in einem Mitgliedstaat zum Ausdruck.71 Die Norm sieht vor, dass eine Marke ggf. auch dann rechtserhaltend in einem Mitgliedstaat benutzt wurde, wenn sie als Unionsmarke aufgrund von Nichtbenutzung für verfallen erklärt wurde.72 In Art. 8 Abs. 5 UMV kommt der quantitative Unterschied zwischen einer Bekanntheit in der Union und einer Bekanntheit in einem Mitgliedstaat zum Ausdruck. So hängt die Möglichkeit, eine Marke außerhalb des Verwechslungsschutzes als relatives Schutzhindernis geltend zu machen, gem. Art. 8 Abs. 5 UMV, im Falle einer älteren Unionsmarke von deren Bekanntheit in der Union, und im Falle einer älteren nationalen Marke von deren Bekanntheit in dem betreffenden Mitgliedstaat, ab. In Art. 8 Abs. 1 b) UMV kommt der quantitative Unterschied zwischen einer Verwechslungsgefahr in der Union und einer Verwechslungsgefahr in einem Mitgliedstaat zum Ausdruck. Die Möglichkeit eine Marke im Rahmen des Verwechslungsschutzes als relatives Schutzhindernis geltend zu machen, hängt gem. Art. 8 Abs. 1 b) UMV davon ab, dass die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt. Die Unionsmarke bzw. der Grad der jeweiligen Tatbestandserfüllung muss daher im Verhältnis zum Referenzgebiet der Union eine gewisse Relevanz (massiveness) erreichen, um Gültigkeit für die gesamte Union beanspruchen zu können.73

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So schon Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 115. 72 Siehe zu diesem Unterschied zwischen einer rechtserhaltenden Benutzung in einem Mitgliedstaat und einer rechtserhaltenden Benutzung in der Union ausführlich Kap. 2 B.I.1.b). 73 Vgl. Kur, in: Harmonisation of European IP Law, S. 117 (119).

A. Theoretisierung des Koexistenzprinzips

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III. Maßgeblichkeit der Verkehrsauffassung für die Zeichenzuordnung Die massiveness hängt dabei sowohl beim Rechtserwerb als auch beim Rechtserhalt sowie bei der Reichweite des Schutzbereichs maßgeblich von der jeweils relevanten Verkehrsauffassung ab.74 1. Verkehrsauffassung und Zusammensetzung der relevanten Verkehrskreise Eine einheitliche juristische Definition des Begriffs der Verkehrsauffassung existiert in der juristischen Fachliteratur nicht. Geschuldet ist dieser Umstand auch der Vielzahl rechtlicher Kontexte, in welchen der Begriff der Verkehrsauffassung eine Rolle spielt. Hierzu zählen etwa das Wettbewerbsrecht,75 das Arzneimittelrecht,76 das Steuerrecht77 und auch das Strafrecht.78 Inwieweit dem Begriff der Verkehrsauffassung innerhalb der vorbenannten Rechtsgebiete unterschiedlicher Bedeutungsgehalt zugemessen wird, soll im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht werden. Die folgende Darstellung beschränkt sich daher ausschließlich auf den markenrechtlichen Begriff der Verkehrsauffassung. Im Rahmen des Markenrechts kann die Verkehrsauffassung zunächst als begriffliche Reduktion einer pluralistischen Gesamtheit, der innerhalb der zu berücksichtigenden Verkehrskreise auftretenden Ansichten und Verständnisse definiert werden.79 Die Verkehrsauffassung setzt sich dabei aus den folgenden drei Komponenten zusammen: Den beteiligten Verkehrskreisen (a), deren Aufmerksamkeit (b) und dem maßgeblichen Verbraucherleitbild (c).80 a) Beteiligte Verkehrskreise Die beteiligten Verkehrskreise setzen sich ihrerseits aus den grundsätzlich zu berücksichtigenden Verkehrskreisen81 und den angesprochenen Verkehrskreisen zusammen. 74 Diese Omnipräsenz der Verkehrsauffassung ist dem Markenrecht immanent, siehe bereits v. Gamm, Warenzeichengesetz, 1965, Einf. Rn. 63, der von der „Allmacht der Verkehrsauffassung“ spricht. 75 Lubberger, in: Handbuch des Wettbewerbsrechts, § 41 Rn. 1. 76 Stebner, PharmaR 2011, 126 (127 f.). 77 BFH BeckRS 1995, 22011559, Rn. 5. 78 Hefendehl, in: MüKo StGB, § 263 Rn. 65 m. w. N. 79 Dobel, Verkehrsauffassung und demoskopische Gutachten im Marken- und Wettbewerbsrecht, S. 18. 80 Onken, in: BeckOK Markenrecht, § 14 MarkenG Rn. 332. 81 Hennigs, in: BeckOK Markenrecht, Art. 8 UMV Rn. 44, spricht von relevanten Verkehrskreisen.

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aa) Grundsätzliche Berücksichtigung Welche Verkehrskreise grundsätzlich Berücksichtigung finden, hängt, wie unter Kap. 2 A.II. erörtert, zunächst vom Schutzgebiet der jeweils in Rede stehenden Marke ab. So sind für die absoluten Eintragungshindernisse im Falle der Unionsmarke sämtliche Verkehrskreise innerhalb der Union zu berücksichtigen;82 im Falle von nationalen Marken nur die jeweiligen inländischen Verkehrskreise.83 Entsprechendes gilt für die rechtserhaltende Benutzung, die Verwechslungsgefahr und die Bekanntheit.84 bb) Angesprochene Verkehrskreise Innerhalb der jeweils relevanten bzw. beteiligten Verkehrskreise sind wiederum lediglich diejenigen Verkehrskreise zu berücksichtigen, die durch die jeweils in Rede stehenden Waren bzw. Dienstleistung angesprochen werden.85 Hierbei ist vor allem zwischen Waren und Dienstleistungen, die sich an die Allgemeinheit richten, und Waren und Dienstleistungen, die sich an Fachkreise richten, zu unterscheiden.86 Welche Verkehrskreise durch die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen angesprochen werden, bestimmt sich objektiv nach den dauerhaften, charakteristischen Merkmalen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen und nicht subjektiv nach den individuellen – jederzeit änderbaren – Werbekonzeptionen und Vermarktungsstrategien des Markeninhabers.87 Unberücksichtigt bleiben nur diejenigen Verkehrskreise, die mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen weder tatsächlich noch nach einer vernünftigen Prognose in Berührung kommen.88 b) Aufmerksamkeit Die Verkehrsauffassung wird ferner durch den Grad der Aufmerksamkeit, welche Abnehmer den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen entgegenbringen, bestimmt. Von Fachkreisen kann ein höherer Aufmerksamkeitsgrad als von der Allgemeinheit erwartet werden. Unterschiede zwischen Marken werden von Fach-

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Büscher, in: BeckOK UMV, Art. 7 UMV Rn. 65. BGH GRUR 1999, 238 (240) – Tour de culture m. w. N.; vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 MarkenG Rn. 451. 84 Da die jeweiligen Schutzbereiche und damit die grundsätzlich relevanten Verkehrskreise bereits unter Kap. 2 A.II. behandelt wurden, wird insoweit nach oben verwiesen, um Redundanzen zu vermeiden. Siehe oben betreffend den Rechtserhalt Kap. 2 A.II.2. und betreffend die Rechtsdurchsetzung Kap. 2 A.II.3. 85 Eichelberger, in: BeckOK Markenrecht, § 8 MarkenG Rn. 103. 86 Onken, in: BeckOK Markenrecht, § 14 MarkenG Rn. 334. 87 BGH GRUR 2008, 710, Rn. 32 – VISAGE; BGH GRUR 2002, 340 (341) – Fabergé. 88 v. Schultz, in: v. Schultz, Markenrecht, § 8 MarkenG Rn. 235. 83

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kreisen daher eher wahrgenommen als von Verbrauchern.89 Allerdings richten sich nur wenige Produkte ausschließlich an Fachkreise.90 Die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise kann auch je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein.91 So werden Waren des täglichen Bedarfs flüchtiger erworben als langlebige Güter oder gesundheitsbezogene Produkte.92 Auch der Preis der in Rede stehenden Waren spielt für den Aufmerksamkeitsgrad eine Rolle. So wird Marken, die niedrigpreisige Waren kennzeichnen, in der Regel eine geringere Aufmerksamkeit entgegengebracht als höherpreisigen Waren.93 c) Verbraucherleitbild Die dritte Komponente der Verkehrsauffassung ist das sog. Verbraucherleitbild. Das Wettbewerbsrecht und das Kennzeichenrecht gehen von einem einheitlichen Verbraucherleitbild aus.94 Das Verbraucherleitbild dient als Referenzmodell spezifischer Eigenschaften und Fähigkeiten des Durchschnittsverbrauchers.95 Zu diesen Eigenschaften und Fähigkeiten gehört insbesondere die Aufmerksamkeit des Verbrauchers. Innerhalb der beteiligten Verkehrskreise gelten Verbraucher nach Maßstab des Verbraucherleitbildes als normal informiert, angemessen aufmerksam und verständig.96 Für das Leitbild des durchschnittlichen Mitglieds der angesprochenen Fachkreise gelten diese Ausführungen mutatis mutandis.97 Die Figur des Durchschnittsverbrauchers etabliert damit vor allem ein spezifisches rechtliches Schutzniveau, welches das abstrakte Bild eines Marktbürgers innerhalb der Wirtschaftsordnung widerspiegelt.98 Dies zeigt auch der Vergleich mit 89 EuG Rs. T-359/02 – Slg. 2005 II-01515 – StarTV = EuG GRUR Int. 2005, 925, Rn. 29; vgl. auch BGH GRUR 2012, 64, Rn. 9 – Maalox/Melox. 90 Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 4 Rn. 20 mit umfassender Übersicht. 91 EuGH Rs. C-342/97 – Slg. 1999 I-03819 – Lloyd = EuGH GRUR Int. 1999, 734, Rn. 26. 92 Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 MarkenG, Rn. 466, m. w. N. zur Rechtsprechung. 93 Siehe etwa: EuG Rs. T-584/17 – Primart/Prima = EuG BeckRS 2018, 21278, Rn. 37 f. 94 Fezer, Markenrecht, § 14 MarkenG, Rn. 299 m. w. N.; so im Ergebnis auch Schmitt, Das unionsrechtliche Verbraucherleitbild, S. 589; vgl. auch Fezer, in: Fezer/Büscher/Obergfell Lauterkeitsrecht, Bd. 1, § 3 UWG, Rn. 399. 95 Schmitt, Das unionsrechtliche Verbraucherleitbild, S. 52 f. 96 EuGH Rs. C-498/07 – Slg. 2009 I-07371 – Carbonell/La Española = EuGH GRUR Int. 2010, 129, Rn. 74; BGH GRUR 2000, 506 (508) – ATTACHÉ/TISSERAND; EuGH Rs. C456/01 P und C-457/01 – Slg. 2004 I-05089 – P. Henkel KGaA/HABM = EuGH GRUR Int. 2004, 631, Rn. 35; EuGH Rs. C-210/96 – Slg. 1998 I-04657 – Gut Springenheide = EuGH GRUR Int. 1998, 795, Rn. 31; EuGH Rs. C-104/01 – Slg. 2003 I-03793 – Libertel = EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 46. 97 Onken, in: BeckOK Markenrecht, § 14 MarkenG Rn. 339. 98 Fezer, in: Fezer/Büscher/Obergfell, Lauterkeitsrecht, § 3 UWG, Rn. 399; nach Scherer, WRP 2013, 705 (709) ist es die Rolle des aufmerksamen und informierten Marktbürgers, „das Leistungsangebot des Marktes zu steuern“; siehe auch Weber, die das Verbraucherleitbild vor

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dem Leitbild des flüchtigen Verbrauchers, welches früher vom BGH postuliert wurde.99 Dementsprechend wird das Verbraucherleitbild von Rechtsprechung und Literatur heute überwiegend als normative Figur verstanden.100 Der EuGH und die deutsche Rechtsprechung gehen dabei von demselben Verbraucherleitbild aus.101 d) Einheitlichkeit des Begriffs der Verkehrsauffassung und Einheitlichkeit der Verkehrsauffassung Die vorstehenden Parameter zur Bestimmung der jeweils relevanten Verkehrskreise sind auf Unionsebene und auf Ebene der Mitgliedstaaten identisch, da die ihnen zugrundeliegenden Tatbestände und Rechtsbegriffe in UMVund UMRL gleich ausgelegt werden.102 Sie unterscheiden sich untereinander wiederum lediglich durch die unterschiedlichen zu berücksichtigenden Territorien, entweder der Mitgliedstaaten oder der Union. Einschränkungen der zu berücksichtigenden Territorien und damit eine nur partielle Berücksichtigung der jeweils relevanten Verkehrskreise kommen grundsätzlich nicht in Betracht.103 Eine Ausnahme hiervon bilden lediglich die Fälle, in welchen nur ein Teil der grundsätzlich relevanten Verkehrskreise angesprochen wird. Eine solche Einschränkung der relevanten Verkehrskreise ist allerdings nie allein territorialer Natur, sondern beruht stets auf spezifischen Eigenschaften der jeweils involvierten Verkehrskreise und Waren. 2. Empirie und Normativität der Verkehrsauffassung und des Verbraucherleitbildes Die Verkehrsauffassung ist innerhalb der beteiligten Verkehrskreise nie zu 100 % einheitlich und kann dies auch denknotwendigerweise nicht sein. Sie ist jedoch grundsätzlich einheitlich festzustellen.104 Eine einheitliche Verkehrsauffassung muss daher stets konstruiert werden. Um den Anteil normativer und empirischer Komponenten dieser Konstruktion wird in der Literatur ein zuweilen leidenschaftlicher dem Hintergrund verschiedener Konzepte eines Marktbürgers erörtert, Weber, ZRP 2020, 98; Fezer, Markenrecht, § 14 MarkenG Rn. 296; vgl. auch Leible, EuZW 1998, 526 (529); die Normativität des Verbraucherleitbilds vehement bestreitend Tilmann, in: FS Piper, S. 481 (491); a. A. wohl auch Helm, WRP 2005, 931 (939) („der Durchschnittsverbraucher […] ist kein normatives Leitbild“). 99 BGH NJW 1974, 1141 (1141); BGH NJW 1992, 2231 (2233). 100 Vgl. Fezer, Markenrecht, § 14 MarkenG Rn. 296; vgl. Scherer, WRP 2013, 705 (708); eine Tendenz in Richtung des normativen Verbraucherleitbildes sehend Ulbrich, WRP 2005, 940 (953); Onken, in: BeckOK Markenrecht, § 14 MarkenG Rn. 339. 101 Dobel, Verkehrsauffassung und demoskopische Gutachten im Marken- und Wettbewerbsrecht, S. 41. 102 Siehe hierzu bereits oben, Kap. 1 C. 103 Zu dieser Frage auch ausführlich unter Kap. 2 B.II. 104 Vgl. etwa Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rn. 72.

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Streit geführt. Die Verkehrsauffassung wird auch heute teilweise noch als rein empirisches Konzept verstanden.105 Ein rein normatives Verständnis der Verkehrsauffassung wird hingegen nicht vertreten.106 a) Die rein normative Verkehrsauffassung Eine rein normative Verkehrsauffassung besteht nur dann, wenn das Gesetz oder andere Auslegungsdirektiven selbst eine allgemein verbindliche Verkehrsauffassung, bzw. die Parameter der Konstruktion einer solchen vorgeben.107 Das einzige Beispiel hierfür in der UMV findet sich in Art. 140 Abs. 4 UMV, der die Umwandlung einer nationalen Marke, die wegen der Sprache eines Mitgliedstaates zurückgewiesen wurde, für alle Mitgliedstaaten untersagt, in welchen diese Sprache Amtssprache ist. Die Norm konstruiert damit ein einheitliches Sprachverständnis innerhalb derjenigen Mitgliedstaaten, in welchen die in Rede stehende Sprache Amtssprache ist. Ob diese rechtliche Konstruktion tatsächlich auch auf alle Einwohner der besagten Mitgliedstaaten zutrifft, ist unerheblich. Eine darüber hinausgehende normative Bestimmung der relevanten Sprachen, etwa im Rahmen der absoluten Eintragungshindernisse des Art. 7 Abs. 1, Abs. 2 UMV, lehnt die europäische Rechtsprechung jedoch ab.108 b) Die empirisch-normative Verkehrsauffassung Betreffend die allgemeine Feststellung der Verkehrsauffassung steht eine wachsende und mittlerweile wohl überwiegende Zahl von Autoren heute auf dem Standpunkt, dass sich die Verkehrsauffassung weder als vollständig empirisches noch als vollständig normatives Konzept einordnen lässt, sondern zwischen diesen Polen anzusiedeln ist.109 Dieser vermittelnden Auffassung ist zuzustimmen. 105 Dieses Verständnis wohl teilend Scherer, GRUR 2000, 273 (275); Lubberger, in: Handbuch des Wettbewerbsrechts, § 40, Rn. 56; wohl ebenfalls ein empirisches Verständnis der Verkehrsauffassung befürwortend Omsels, GRUR 2005, 548 (558). 106 In der Vergangenheit wurde einzelnen Autoren zwar teilweise ein normatives Verständnis der Verkehrsauffassung unterstellt, bei genauerem Hinschauen lässt sich dieser Vorwurf regelmäßig jedoch nicht aufrechterhalten. Siehe exemplarisch Schweizer, GRUR 2000, 923 (925), dort Fn. 18, der auf das angeblich normative Verständnis der Verkehrsauffassung von Scherer verweist. Scherer spricht aber tatsächlich von der Irreführungsgefahr, die keinesfalls mit der Verkehrsauffassung gleichzusetzen ist. 107 Pfeifer/Obergfell, in: Fezer/Büscher/Obergfell, Lauterkeitsrecht, Bd. 2, § 5 UWG Rn. 241 nennen als Beispiel etwa DIN-Normen, m. w. N.; vgl. auch Hagenmeyer/Oelrichs, in: MüKo UWG, Bd. 2, § 11 LFGB Rn. 12. 108 Eine normative Bestimmung der relevanten Sprachen, etwa anhand der Amtssprachen der Union, lehnt das EuG ab. EuG Rs. T-830/16 – Plombir = EuG GRUR-RS 2018, 32735, Rn. 53. 109 Sosnitza, WRP 2014, 1136 (1142) spricht von der „tatsachengestützten Normativbewertung“; Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 5 UWG Rn. 135; Ahrens, WRP 2000, 812 (813); Ruess, in: MüKo UWG, Bd. 1, § 5 UWG Rn. 261,

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Folgen aus der Einordnung der jeweiligen Aspekte der Verkehrsauffassung als normativ oder empirisch, bzw. als Rechts- oder Tatsachenfrage, sollen sich etwa für die Beweisbarkeit der Verkehrsauffassung,110 aber auch für die Notwendigkeit der einheitlichen Feststellung der Verkehrsauffassung, oder die Möglichkeit der Berücksichtigung einer gespaltenen Verkehrsauffassung ergeben.111 Gerade die Notwendigkeit einer einheitlichen Beurteilung der Verkehrsauffassung ist allerdings deutlich weniger umstritten als der heftige Disput um die Kategorien der Empirie und der Normativität suggeriert. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Rezeption der einschlägigen Literatur mit erheblichen Schwierigkeiten behaftet ist, da die Begriffe der Verkehrsauffassung und des Verbraucherleitbilds häufig im Zusammenhang, manchmal sogar synonym gebraucht werden.112 Diese Vermengung der Rechtsbegriffe wird in einer Konsequenz betrieben, dass eine vollständige Auflösung dieser Vermengung hier nicht geleistet werden kann. Soweit Quellen zitiert werden, wird im Folgenden auf solche Unstimmigkeiten verwiesen. aa) Möglichkeit der Beweiserhebung Ob und inwieweit die Verkehrsauffassung eine Rechts- oder Tatsachenfrage und daher einem Beweis im Prozess zugänglich ist, ist umstritten. Die beiden Extrempositionen dieser Kontroverse lassen sich, wie bereits angedeutet, durch die begriffliche Dichotomie der empirischen oder normativen Bestimmung der Verkehrsauffassung schlagworthaft zusammenfassen. Ginge man von einer rein empirischen Verkehrsauffassung aus, so wäre diese einem Beweis im Prozess zugänglich. Ginge man hingegen von einer normativen Verkehrsauffassung aus, so wäre die Verkehrsauffassung grundsätzlich nicht dem Beweis zugänglich.113 Allerdings kann das Meinungsspektrum in dieser Frage, wie ebenfalls bereits angedeutet, durch diesen schlichten Antagonismus nicht abgebildet werden. Betreffend die Möglichkeiten der Beweiserhebung über die Verkehrsauffassung stellte der EuGH fest, dass zwar nicht in jedem Fall die Verkehrsauffassung mittels demoskopischer Gutachten erhoben werden müsse, dass eine entsprechende Beweiserhebung aber gleichermaßen nicht pauschal unzulässig sei. Vielmehr habe das erkennende Gericht selbst zu entscheiden, ob eine Verbraucherbefragung in Auftrag dort Überschrift, spricht vom „Gemischt deskriptiv-normativer Ansatz“; Schweizer, GRUR 2000, 923 (933). 110 Schweizer, GRUR 2000, 923 (925) („[eine] Konsequenz der norm.V. [normativen Verkehrsauffassung] ist, dass Beteiligten begrifflich verwehrt bleibt, mit einem Parteigutachten die Verbraucherauffassungen zu belegen“). 111 Siehe zur gespaltenen Verkehrsauffassung ausführlich unten, Kap. 2 A.III.2.b)dd). 112 Auf diese unsaubere Handhabe der Begrifflichkeiten ebenfalls ausdrücklich hinweisend Lubberger, in: Handbuch des Wettbewerbsrechts, § 40 Rn. 56. 113 Vgl. Sosnitza, WRP 2014, 1136 (1137); vgl. Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 5 UWG Rn. 135.

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zu geben ist oder ob sich das Gericht auf sein eigenes Erfahrungswissen stützt.114 Diese Einschätzung hat in der Literatur, soweit ersichtlich, keinen wesentlichen Widerspruch gefunden. In Fragen der Zulässigkeit, Möglichkeit und Notwendigkeit eines Beweises unterscheiden sich „normative“ und „empirische“ Sichtweise daher nicht, sondern stellen die Frage nach der Notwendigkeit und damit auch der Zulässigkeit einer Beweiserhebung im Einzelfall der Entscheidung des Gerichts anheim. Zutage tritt die Streitfrage der Beweisbarkeit auch im Zusammenhang mit dem Verbraucherleitbild. Während einerseits weitgehend Einigkeit dahingehend herrscht, dass es sich beim Verbraucherleitbild um ein rein normatives Konzept handelt,115 wird andererseits vorgebracht, auch in Fragen des Verbraucherleitbilds sei eine Beweiserhebung möglich.116 Allerdings kann dieser Auffassung nicht gefolgt werden. Sie offenbart vielmehr die bereits oben angesprochene Begriffsverwirrung, welche eine exakte Erfassung der Diskussion um Normativität und Empirie des Verbraucherleitbildes so schwierig macht. Denn anders als Seibt meint, stellte der EuGH in der Gut Springenheide-Entscheidung nicht etwa fest, dass über das Verbraucherleitbild Beweis erhoben werden könne, sondern er stellte lediglich fest, dass über tatsächliche Irreführungen Beweis erhoben werden kann.117 Zwar können aus tatsächlichen Irreführungen Rückschlüsse auf den Aufmerksamkeitsgrad von Verbrauchern gezogen werden, die Frage, ob die tatsächlich irregeführten Verbraucher im Grad ihrer Aufmerksamkeit dem normativen Referenzverbraucher des Verbraucherleitbildes entsprechen bzw. diesen repräsentieren können, ist damit aber nicht beantwortet. Damit kann das Verbraucherleitbild auch durch den Nachweis tatsächlicher Irreführungen nicht direkt bewiesen werden. Solche tatsächlichen Irreführungen können lediglich als Indizien zur Feststellung des Aufmerksamkeitsgrades des durchschnittlichen Verbrauchers durch das erkennende Gericht dienen. bb) Repräsentativität der Quote oder Repräsentativität der Stichprobe Im Ergebnis existiert die durch die begriffliche Debatte implizierte strenge Dichotomie zwischen Normativität und Empirie in Fragen der Beweisbarkeit der Verkehrsauffassung und des Verbraucherleitbildes nicht. Vielmehr weisen sowohl die normativen als auch die empirischen Lösungen Elemente empirischer Beweiserhebung und deren normativer Bewertung als repräsentativ für die Gesamtheit der 114

EuGH Rs. C-210/96 – Slg. 1998 I-04657 – Gut Springenheide = EuGH GRUR Int. 1998, 795, Rn. 37; EuGH Rs. C-217/13 – Sparkassen-Rot = EuGH GRUR 2014, 776, Rn. 43; EuGH Rs. C-478/07 – Slg. 2009 I-07721 – American Bud II = EuGH GRUR 2010, 143, Rn. 89. 115 Siehe Kap. 2 A.III.1.c) m. w. N. 116 Dergestalt interpretiert Seibt die Gut Springenheide-Entscheidung des EuGH, Seibt, GRUR 2002, 465 (466). 117 EuGH Rs. C-210/96 – Slg. 1998 I-04657 – Gut Springenheide = EuGH GRUR Int. 1998, 795, Rn. 35.

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beteiligten Verkehrskreise auf. Diese Verbindung aus Empirie und einer normativen Quote markiert dabei keinesfalls einen „erkenntnistheoretisch unhaltbaren Empirismus“,118 sondern eine pragmatische, an der tatsächlichen Heterogenität des Verkehrs orientierte Methode zur Bestimmung einer einheitlichen Verkehrsauffassung. Unterschiede innerhalb dieser pragmatischen Herangehensweise lassen sich zwischen Verkehrsauffassung und Verbraucherleitbild vor allem in der Reihenfolge der Berücksichtigung normativer und empirischer Elemente ausmachen. Eine rein empirische Ermittlung der gesamten tatsächlichen Verkehrsauffassungen innerhalb eines Schutzgebiets einer Marke führt denknotwendigerweise zu uneinheitlichen Verkehrsauffassungen innerhalb des Schutzgebiets, da eine Zeichenwahrnehmung auch bei den nur knapp mehr als 500.000 Einwohnern Maltas nie zu 100 Prozent einheitlich ausfallen wird.119 Eine vollständige demoskopische Erfassung der Ist-Verkehrsauffassung, welche im Extremfall der Unionsmarke knapp 450 Millionen Verkehrsteilnehmer umfassen würde, wird allerdings auch von niemandem ernsthaft gefordert. Vielmehr wird regelmäßig die Verkehrsauffassung einer empirisch erfassbaren Teilmenge der beteiligten Verkehrskreise für repräsentativ erklärt und entsprechend auf die Gesamtheit der beteiligten Verkehrskreise extrapoliert. Die Frage, ab wann eine Teilmenge repräsentativ ist, ist wiederum der zweite, normative Schritt der Feststellung der Verkehrsauffassung,120 welcher nach dem ersten Schritt, der empirischen Erfassung der tatsächlichen Verkehrsauffassung einer repräsentativen Teilmenge der in Rede stehenden beteiligten Verkehrskreise folgt. Das Verbraucherleitbild geht hingegen den umgekehrten Weg. Repräsentativ für die Gesamtheit der Verbraucher in der Union ist nur der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Verbraucher.121 Flüchtige oder anderweitig weniger aufmerksame Verbraucher oder auch besonders aufmerksame Experten sind grundsätzlich nicht maßgeblich. Der normative Referenzmaßstab des durch118

Omsels, GRUR 2005, 548 (558). Erst recht gilt diese Feststellung für größere Mitgliedstaaten und die fast 450 Millionen EU-Bürger insgesamt. 120 Vgl. die Irreführungsquote EuGH Rs. C-220/98 – Slg. 2000 I-00117 – Estée Lauder/ Lancaster = EuGH GRUR Int. 2000, 354, Rn. 31; und BGH GRUR 2012, 1053, Rn. 20 – Sportmarktführer; siehe auch Schweizer, GRUR 2000, 923 (933) („Normativ korrigiert […] wird mit den Quoten“); Klett, GRUR 2001, 549 (551) („In Streitsachen, deren Beurteilung wesentlich von der tatsächlichen Auffassung der beteiligten Verkehrskreise abhängt, mag sich daher rechtfertigen oder gar aufdrängen, die wirkliche Meinung einer repräsentativen Anzahl von Adressaten festzustellen.“); Ahrens, WRP 2000, 812 (813) stellt fest, dass die Ist-Auffassung der relevanten Verkehrskreise anhand einer „variable[n] – quantitative Relevanzschwelle“ festgestellt wird. 121 EuGH Rs. C-498/07 – Slg. 2009 I-07371 – Carbonell/La Española = EuGH GRUR Int. 2010, 129, Rn. 74; BGH GRUR 2000, 506 (508) – ATTACHÉ/TISSERAND; EuGH Rs. C456/01 P und C-457/01 – Slg. 2004 I-05089 – P. Henkel KGaA/HABM = EuGH GRUR Int. 2004, 631, Rn. 35; EuGH Rs. C-210/96 – Slg. 1998 I-04657 – Gut Springenheide = EuGH GRUR Int. 1998, 795, Rn. 31; EuGH Rs. C-104/01 – Slg. 2003 I-03793 – Libertel = EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 46. 119

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schnittlichen Verbrauchers wird damit bereits auf der ersten Stufe festgelegt und nicht erst durch eine Quote ermittelt. Der tatsächliche Aufmerksamkeitsgrad des Durchschnittsverbrauchers lässt sich idealiter erst auf einer zweiten Stufe, empirisch feststellen. Abstrakt lässt sich der Aufmerksamkeitsgrad, insbesondere aufgrund seiner Situationsabhängigkeit,122 aber nicht empirisch messen. Messen lässt sich nur, ob ein Verbraucher, welcher dem Normverbraucher bestenfalls entspricht, jedenfalls möglichst nahekommt, Irreführungen oder Verwechslungen etc. unterliegt.123 Damit das Ergebnis einer solchen Messung, die wiederum das Vorliegen oder Nichtvorliegen des im Ergebnis festzustellenden Tatbestandes, etwa der Irreführungsgefahr, festlegt, dem Standard des Normverbrauchers entspricht, darf aber wiederum nur auf eine Stichprobe repräsentativer Verbraucher zurückgegriffen werden, also solche Verbraucher, deren Repräsentativität auf dem normativen Konstrukt des Durchschnittsverbrauchers fußt. cc) Verbraucherleitbild, Sprache und andere sozioökonomische Faktoren Die Repräsentativität einer Quote kommt damit für das Verbraucherleitbild grundsätzlich nicht in Betracht. Das Quotenverfahren zur Konstruktion einer einheitlichen Verkehrsauffassung kommt jedoch für Sprachkenntnisse und andere sozioökonomische Faktoren in Betracht. Sprachkenntnisse werden regelmäßig nicht als Bestandteil des Verbraucherleitbildes, sondern als Bestandteil der Verkehrsauffassung als solcher qualifiziert.124 Dieser Auffassung ist zuzustimmen. Dieser Einteilung entspricht auch die Sprachfassung des Erwägungsgrundes 18. der UGPRichtlinie,125 nach dem der „Durchschnittsverbraucher, der angemessen gut unterrichtet und angemessen aufmerksam und kritisch ist, unter Berücksichtigung sozialer, kultureller und sprachlicher Faktoren“, geschützt wird.126

122 Die situative Dimension der Aufmerksamkeit betonend Engel/Stark, ZEuP 2015, 32 (43 f.); siehe auch: Köhler/Bornkamm, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, § 5 UWG Rn. 0.72 („Der Grad der Aufmerksamkeit des Verbrauchers ist abhängig von der jeweiligen Situation“) m. w. N.; Groeschke/Kiethe, WRP 2001, 230 (237) sprechen vom Verbraucherleitbild als einem „situationsadäquaten Maßstab“. 123 Diesem Messen entspräche die Beweiserhebung über tatsächliche Irreführungen, die Seibt irrtümlich als Beweiserhebung über das Verbraucherleitbild missversteht, vgl. Seibt, GRUR 2002, 465 (466). 124 So wohl: Sosnitza, WRP 2014, 1136 (1141); den Durchschnittsverbraucher als normativen Typus, Sprachkenntnisse aber als empirische Tatsachen verstehend auch Lederer, NJOZ 2011, 1833 (1834); a. A. Kurtz, GRUR 2004, 32 (33); so wohl auch Ulbrich, WRP 2005, 940 (948). 125 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr, Abl. (EG) Nr. L 149 vom 11. Juni 2005, S. 22. 126 Auch Lederer sieht in Erwägungsgrund 18 der UGP-Richtlinie die Dichotomie von Normativität und Empirie zum Ausdruck kommen, Lederer, NJOZ 2011, 1833 (1834).

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dd) Die gespaltene Verkehrsauffassung In Fällen sog. gespaltener Verkehrsauffassung soll innerhalb der im jeweiligen Schutzgebiet grundsätzlich einheitlich zu beurteilenden Verkehrsauffassung eine Differenzierung innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise anhand spezifischer Kriterien vorgenommen werden können.127 Eine gespaltene Verkehrsauffassung soll dann berücksichtigungsfähig sein, wenn die jeweiligen Waren und Dienstleistungen verschiedene, objektiv voneinander abgrenzbare Verkehrskreise ansprechen.128 Die Möglichkeit der Berücksichtigung einer gespaltenen Verkehrsauffassung bedeutet jedoch nicht, dass eine Marke nur gegenüber denjenigen Verkehrskreisen, die die Marke etwa als verwechslungsfähig oder beschreibend verstehen, Rechtswirkungen entfaltet bzw. nicht entfaltet. So stellte der EuGH fest, dass es etwa für eine Verwechslungsgefahr ausreichend sei, bzw. eine solche bereits dann vorliege, wenn innerhalb eines der angesprochenen Verkehrskreise Verwechslungsgefahr bestehe.129 Dieser Grundsatz, dass ein Tatbestand auch im Hinblick auf sämtliche beteiligte Verkehrskreise bereits dann erfüllt ist, wenn in Fällen der gespaltenen Verkehrsauffassung nur einer der beiden Verkehrskreise ein Zeichen entsprechend des jeweils in Rede stehenden Tatbestandes versteht, gilt grundsätzlich für die Verwechslungsgefahr, Beschreibungseignung und die rechtserhaltende Benutzung gleichermaßen.130 c) Zwischenergebnis Die Feststellung der Verkehrsauffassung weist sowohl empirische als auch normative Komponenten auf. Ob im Einzelfall über Aspekte der Verkehrsauffassung Beweis erhoben werden muss oder nicht, ist durch das erkennende Gericht festzustellen. Die normativen Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Feststellung der Verkehrsauffassung ergeben, sind daher, ob eine Verkehrsbefragung und damit Beweiserhebung im konkreten Fall notwendig ist und ob die Verkehrsauffassung einer spezifischen Teilmenge der beteiligten Verkehrskreise repräsentativ für diese beteiligten Verkehrskreise als Ganzes ist.131 Dabei kann eine Repräsentativität aus einem normativ zu bestimmenden Wahrnehmungsmodus folgen, so beim Verbrau127

Vgl. etwa Sosnitza, GRUR 2016, 1240 (1240). BGH GRUR 2013, 631, LS. 1. S. 2 – Amarula/Marulablu; Sosnitza, GRUR 2016, 1240. 129 EuGH Rs. C 412/05 – Slg. 2007 I-03569 – TRAVATAN II = EuGH GRUR Int. 2007, 718, Rn. 99; BGH GRUR 2012, 64, Rn. 9 – Maalox/Melox. 130 Vgl. Scherer, WRP 2016, 8 (15). 131 Diese Fragen macht Sosnitza, in leicht abgewandelter Formulierung, völlig zu Recht als Kernfragen der Verkehrsauffassung aus, Sosnitza, WRP 2014, 1136 (1139) Rn. 12. Dabei stellt Sosnitza zwar die Frage, wann tatsächlich existierende Fehlvorstellungen normativ für unbeachtlich erklärt werden sollen, diese Frage ließe sich aber ebenso als Frage nach der Repräsentativität bzw. Nicht-Repräsentativität stellen. 128

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cherleitbild, oder eine stichprobenartig gewonnene Teilmenge der beteiligten Verkehrskreise anhand einer spezifischen Quote für repräsentativ erklärt werden.132 Die Stichprobenziehung soll hier nicht technisch verstanden werden und vor allem nicht eine zwingende Notwendigkeit der Beweiserhebung insinuieren. Die Stichprobenziehung und ihre Prüfung auf Repräsentativität ist vielmehr als gedankliche Extrapolationsarbeit zu verstehen, deren Ausgangspunkt nicht nur eine tatsächliche Beweiserhebung mittels demoskopischer Gutachten sein kann, sondern auch das richterliche Erfahrungswissen. In Bezug auf die unter Kap. 2 A.II. behandelten Tatbestände, deren Erfüllung maßgeblich von der jeweiligen Verkehrsauffassung abhängt, stellt sich damit vor allem die Frage „welcher Prozentsatz der angesprochenen Verbraucher muss bestimmte Vorstellungen haben, um eine Rechtsfolge ableiten zu können“.133 3. Quoten Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die hier so bezeichneten Quoten nicht, wie soeben angedeutet, als Ausdruck konkreter Prozentzahlen zu verstehen sind. Abstrakte Prozentsätze, etwa für die Bekanntheit „in der Union“ oder den Erwerb von Unterscheidungskraft in der Union, lehnt der EuGH ab.134 Dieser Rechtsprechung folgt auch der BGH für die Bekanntheit einer Marke in Deutschland.135 Der Grund für diese ablehnende Haltung liegt darin, dass bei starren Prozentsätzen die Umstände des Einzelfalles, wie etwa die jeweils in Rede stehenden Waren und oder Dienstleistungen, nicht berücksichtigt werden könnten.136 Dieser ablehnenden Haltung gegenüber konkreten Prozentsätzen ist grundsätzlich zuzustimmen. Mit der Verneinung der Relevanz konkreter Prozentsätze wird ein

132 Voraussetzung hierfür wäre im Falle der Beweiserhebung eine ausreichend große Stichprobe und die Zufälligkeit der Auswahl aus der Grundgesamtheit. Zu letzterem Aspekt Pflüger, GRUR 2017, 992 (995). 133 Ullmann, GRUR 1991, 789 (790). 134 Zur Bekanntheit EuGH Rs. C-375/97 – Slg. 1999 I-05421 – General Motors/Chevy = EuGH GRUR Int. 2000, 73, Rn. 25; EuGH Rs. C-301/07 – Slg. 2009 I-09429 – PAGO/Tirolmilch = EuGH GRUR 2009, 1158, Rn. 23; zur Verkehrsdurchsetzung EuGH Verb. Rs. C-108/ 97 und C-109/97 – Slg. 1999 I-02779 – Windsurfing Chiemsee = EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 52; zur Irreführungsgefahr EuGH Rs. C-220/98 – Slg. 2000 I-00117 – Estée Lauder/ Lancaster = EuGH GRUR Int. 2000, 354, Rn. 31; EuGH Rs. C-210/96 – Slg. 1998 I-04657 – Gut Springenheide = EuGH GRUR Int. 1998, 795, Rn. 36. 135 BGH GRUR 2002, 340 (341) – Fabergé; BGH GRUR 2003, 428 (432) – BIG BERTHA; BGH GRUR 2011, 1043, Rn. 42 – TÜV II. 136 Vgl. Pflüger/Dobel, in: MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 9 Rn. 123 m. w. N.; vgl. Dobel, Verkehrsauffassung und demoskopische Gutachten im Marken- und Wettbewerbsrecht, S. 159.

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

notwendigerweise erforderlicher Bekanntheitsgrad jedoch nicht in Frage gestellt.137 Vielmehr wurde das theoretische Konzept der Quote in der Debatte etwa um den notwendigen Bekanntheitsgrad oder den notwendigen Grad der rechtserhaltenden Benutzung regelmäßig durch qualitative Kriterien, wie etwa die Bekanntheit oder Benutzung in mehreren Mitgliedstaaten, zu repräsentieren versucht.138 Die Forderung einer rechtserhaltenden Benutzung in mindestens zwei Mitgliedstaaten ist als Versuch zu verstehen, die in der Repräsentativität einer Quote zum Ausdruck kommende massiveness abseits von konkreten Prozentsätzen handhabbar zu machen. 4. Ergebnis Die einheitliche Verkehrsauffassung setzt sich aus den Sprachkenntnissen und anderen soziokulturellen Faktoren innerhalb der beteiligten Verkehrskreise sowie einer waren- und dienstleistungsspezifischen Aufmerksamkeit zusammen, deren Grundlage das Verbraucherleitbild ist. Die einheitliche Verkehrsauffassung ist dabei ein rechtliches Konstrukt, welches durch Extrapolation der Verkehrsauffassung einer repräsentativen Teilmenge der beteiligten Verkehrskreise auf die Gesamtheit der beteiligten Verkehrskreise konstruiert wird.

IV. Ergebnis zur Theoretisierung des Koexistenzprinzips Marken können im europäischen Markenrechtssystem entweder den nationalen Systemen oder dem Unionsmarkensystem zugeordnet werden. Maßgeblich ist hierfür das jeweilige Anmeldebegehren und die jeweils maßgebliche Verkehrsauffassung. Die Verkehrsauffassung ist dabei grundsätzlich territorial einheitlich, ausgehend von den beteiligten Verkehrskreisen innerhalb des jeweiligen Schutzgebiets der jeweils in Rede stehenden Marke, festzustellen. Die einheitliche Verkehrsauffassung wird dabei durch Extrapolation der Verkehrsauffassung einer repräsentativen Teilmenge der beteiligten Verkehrskreise auf die Gesamtheit der beteiligten Verkehrskreise konstruiert. Die Repräsentativität einer Teilmenge orientiert sich dabei grundsätzlich an nicht näher spezifizierten Quoten, die im Einzelfall auch die jeweils in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen berücksichtigen sollten bzw. müssen. Quoten sind dabei nicht als starre Prozentsätze zu verstehen, sondern werden und wurden in der Debatte um die Unionsmarke und die Reichweite ihrer Rechtswirkungen regelmäßig durch qualitative Kriterien repräsentiert. Diese qualitativen Kriterien, die die Mindestschwelle der Repräsentativität darstellen, markierten damit 137

Vgl. Nordemann, Wettbewerbsrecht, Markenrecht, S. 681 Rn. 1256, der feststellt, dass unklar ist, ob auch eine Bekanntheit in kleinsten Mitgliedstaaten noch eine Bekanntheit „in der Union“ sein kann; siehe auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rn. 1324. 138 Hierzu sogleich unter Kap. 2 B.I.

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in der Debatte um die Unionsmarke und die Reichweite ihrer Rechtswirkungen stets die Schwelle der massiveness und tun dies auch heute noch.

B. Die Abgrenzung zwischen dem Unionsmarkensystem und den nationalen Markenrechtsordnungen: Stand der Debatte und Position des EuGH zur Abgrenzungsfrage Die Notwendigkeit einer im Vergleich zu den nationalen Marken gesteigerten massiveness der Unionsmarke wurde seit der Frühphase der Gesetzgebung zur gemeinsamen Marke durch die Grenzen der Mitgliedstaaten bzw. durch die Territorien der Mitgliedstaaten zu repräsentieren versucht. Die Grenzen der Mitgliedstaaten bzw. die Territorien der Mitgliedstaaten fungierten damit als Abgrenzungskriterium zwischen dem System der Unionsmarke und den Systemen der Mitgliedstaaten.

I. Nationalstaatliche Grenzen als Abgrenzungskriterium Das Abgrenzungskriterium der Mitgliedstaaten wurde zunächst in Fragen der rechtserhaltenden Benutzung bemüht.139 Später wurde es auch in Fragen der Bekanntheit „in der Union“140 und in Fragen der Verkehrsdurchsetzung141 zumindest diskutiert. 1. Rechtserhaltende Benutzung In Fragen der rechtserhaltenden Benutzung standen spätestens seit dem Verordnungsentwurf von 1964 die Grenzen der Mitgliedstaaten als Abgrenzungskriterium im Mittelpunkt der Debatte.

139 Anhand der rechtserhaltenden Benutzung entzündet sich dieser Streit um das Verhältnis von nationaler Marke und Unionsmarke. Siehe zur sehr kontroversen geführten Debatte ausführlich: Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 188 – 194 m. w. N. 140 Siehe insbesondere EuGH Rs. C-301/07 – Slg. 2009 I-09429 – PAGO/Tirolmilch = EuGH GRUR 2009, 1158; v. Mühlendahl/Ohlgart/v. Bomhard, Die Gemeinschaftsmarke, § 5 Rn. 34; vgl. Novak, EuZW 2000, 58 (59); vgl. Nordemann, Wettbewerbsrecht, Markenrecht, S. 681 Rn. 1256, die die Frage stellen, ob auch eine Bekanntheit in kleinsten Mitgliedstaaten noch eine Bekanntheit „in der Union“ sein kann; Kopanka, Die einheitliche Wirkung der Gemeinschaftsmarke, S. 110. 141 Zur Übersicht der Diskussion v. Mühlendahl, GRUR 2014, 1040 (1043 f.) m. w. N.

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a) Das Staatsgrenzenkriterium in Normgebung und Rechtsprechung Der Verordnungsentwurf von 1964 sah in Art. 110 Abs. 1 S. 2 vor, dass eine Gemeinschaftsmarke rechtserhaltend benutzt werde, wenn sie „auf dem Gebiet von mindestens drei Mitgliedstaaten“ benutzt wird.142 Die Verfasser der Denkschrift machten gegen diese Konzeption des Benutzungszwanges geltend, dass eine Orientierung an den Grenzen der Mitgliedstaaten der EG dem Prinzip des gemeinsamen Marktes widerspreche.143 Ferner erschwere die Notwendigkeit der Benutzung der Gemeinschaftsmarke in mehreren Mitgliedstaaten den Erwerb und die Aufrechterhaltung der Gemeinschaftsmarke insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen.144 Darüber hinaus führe eine solche Anforderung angesichts der teils erheblichen Größenunterschiede der Mitgliedstaaten zu sehr unterschiedlichen und damit kaum zu rechtfertigenden Ergebnissen.145 In der Folge wurde von der Konzeption des Art. 110 Abs. 1 S. 2 VOE 1964 abgerückt. Der Verordnungsvorschlag 1980 und die ihm vorangegangen Vorentwürfe sahen in seinem Art. 13 Abs. 1 schließlich statt der „Benutzung in drei Mitgliedstaaten“ eine ernsthafte Benutzung im gemeinsamen Markt vor.146 Die Streichung der ausdrücklichen Forderung der Benutzung der Gemeinschaftsmarke in drei Mitgliedstaaten führte jedoch nicht zum Ende, sondern zu einer Verlagerung der Debatte hin zu der Frage, in wie vielen Mitgliedstaaten eine Marke benutzt werden müsse, um ernsthaft im gemeinsamen Markt benutzt zu werden. So forderten einige Autoren für die Aufrechterhaltung des Zeichenschutzes weiterhin die Benutzung in mindestens zwei Mitgliedstaaten.147 Vereinzelt wurde gar eine Benutzung in allen Mitgliedstaaten der Union gefordert.148 Andere Stimmen wollten auf das Kriterium nationalstaatlicher Grenzen ganz verzichten und den territorialen Umfang der Benutzung, ohne Rekurs auf die nationalstaatlichen Grenzen, am Tatbestandsmerkmal der Ernsthaftigkeit der Benutzung festmachen, was im Ergebnis 142

Art. 110 Abs. 1, S. 2 Vorentwurf 1964 Dok. 5934/IV/64-D; vgl. auch Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 111. 143 Denkschrift GRUR Int. 1976, 481 (495 f.) Rn. 126 f. 144 Denkschrift GRUR Int. 1976, 481 (495 f.) Rn. 126 f.; für die Berücksichtigung der jeweiligen Unternehmensgröße plädierend Ruijsenaars, GRUR Int. 1988, 651 (655). 145 Denkschrift GRUR Int. 1976, 481 (496) Rn. 126; die vorstehende historische Entwicklung entsprechend beschreibend Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 209 f. 146 Diese Entwicklung bereits darstellend Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 111 f; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 209 f.; Dietrich, MarkenR 2013, 249 (251). 147 Schwanhäusser, WRP 1984, 1 (3); Heydt, GRUR Int. 1978, 2 (7); Heil, in: FS 25 Jahre BPatG, S. 371 (392) fordert jedenfalls die Benutzung über eine nationale Dimension hinaus; die Benutzung in mindestens zwei Mitgliedstaaten forderte Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 113, der die vorstehenden Autoren rezipiert. 148 Durán, in: FS v. Mühlendahl, S. 333 (340).

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bedeutete, dass auch eine Benutzung in nur einem Mitgliedstaat für einen Rechtserhalt ausreichen konnte.149 Aufwind bekam letztere Rechtsansicht durch eine kurz vor Inkrafttreten der GMV abgegebene gemeinsame Erklärung des Rates und der Kommission zur GMV. Kommission und Rat erklärten, dass nach ihrer Auffassung, eine Benutzung in einem Mitgliedstaat eine Benutzung in der Gemeinschaft i. S. v. Art. 15 GMV darstellte.150 Allerdings brachte auch die gemeinsame Erklärung keine weitergehende Klarheit. Denn man wird die gemeinsame Erklärung nicht dergestalt verstehen können, dass an die rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke stets dieselben Anforderungen zu stellen sind wie an die rechtserhaltende Benutzung der nationalen Marken und damit eine Benutzung in einem Mitgliedstaat in jedem Falle ausreichend ist. Die gemeinsame Erklärung ist vielmehr dergestalt zu verstehen, dass eine Benutzung in lediglich einem Mitgliedstaat eine rechtserhaltende Benutzung nicht zwingend ausschließt.151 Das heißt, dass eine Benutzung in nur einem Mitgliedstaat zwar rechtserhaltend wirken kann, nicht aber zwingend muss.152 Darüber hinaus besaß und besitzt die gemeinsame Erklärung auch keinerlei Rechtsverbindlichkeit153 und konnte bereits daher eine endgültige Beantwortung der Abgrenzungsfrage nicht herbeiführen. Auch wenn die gemeinsame Erklärung damit keinen Schlusspunkt hinter die Debatte setzte, so legte diese doch mit einiger offizieller Autorität das fortan geltende Verständnis des territorialen Ausmaßes des Benutzungszwanges dergestalt fest, dass sich dieses grundsätzlich nicht an den Grenzen der Mitgliedstaaten zu orientieren habe. Mit den Beschlüssen C wie City Hotel des ungarischen Markenamtes154 und ONEL/OMEL des BOIP,155 die den bis dahin bestehenden Konsens, dass auch eine Benutzung in nur einem Mitgliedstaat rechtserhaltend wirkt, in Frage stellten,156 gewann die Debatte um die Relevanz der mitgliedstaatlichen Grenzen erneut an Aktualität.157 Beide nationalen Markenämter machten geltend, dass die Benutzung in

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Siehe nur beispielhaft Martino, WRP 1978, 92 (97); Ubertazzi, GRUR Int. 1995, 474 (477 f.); Kellerhals, GRUR Int. 1999, 14 (19); Schennen, Mitt. Pat. 1998, 121 (124); Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 237 f. 150 Gemeinsame Erklärung, Abl. HABM v. 5/1996, S. 606, Nr. 10. 151 Knaak/Kur/v. Mühlendahl, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, S. 134 Rn. 3.11; zustimmend Gaderer, ecolex 2011, 723 (723 f.); Kur, in: Harmonisation of European IP Law, S. 117 (123). 152 Diese Lesart entspricht bereits der von Ubertazzi, GRUR Int. 1995, 474 (477 f.); zustimmend Kellerhals, GRUR Int. 1999, 14 (19); und Schennen, Mitt. Pat. 1998, 121 (124). 153 EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, Rn. 46; zustimmend Sosnitza, GRUR 2013, 182 (186). 154 Hungarian Intellectual Property Office, 11 February 2011, C City Hotel = GRUR Int. 2012, 77. 155 BOIP Entsch. AZ: 2004448, 15. 01. 2010, ONEL/OMEL = BeckRS 2010, 3266. 156 Eine solche, jedenfalls vordergründige Infragestellung sieht Jonas, GRUR-Prax. 2010, 85 (85). 157 Vgl. Slopek/Fritzsche, MarkenR 2012, 360 (360).

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nur einem Mitgliedstaat, einmal in Großbritannien und einmal in den Niederlanden, keine rechtserhaltende Benutzung „in der Union“ darstelle.158 Die Entscheidungen entfachten einen Sturm der Entrüstung und führten nicht nur zu inhaltlicher Kritik, sondern zu einer Vielzahl ablehnender Stellungnahmen.159 Es wurde vor allem geltend gemacht, dass die Entscheidungen nicht mit der bestehenden Rechtsprechung von EUG und EuGH vereinbar seien.160 Allerdings traf die Entscheidung sowohl in der akademischen Debatte161 und vor allem in der Riege der nationalen Markenämter auch auf Fürsprecher.162 Die Empörung über die Entscheidungen rührte vor allem daher, dass sie als Angriff auf die Einheitlichkeit der Unionsmarke verstanden wurden. Wobei die Entscheidungen in der öffentlichen Debatte häufig auf die Formel verkürzt wurden, dass eine Benutzung in nur einem Mitgliedstaat nie rechtserhaltend wirken könne.163 Die Einordnung der Entscheidung als Angriff auf das Einheitlichkeitsprinzip ist daher wohl als Missverständnis einzuordnen. In der Rechtsmittelentscheidung zum Beschluss des BOIP trat der EuGH der Feststellung des BOIP denn auch entgegen und stellte, ganz auf der Linie der gemeinsamen Erklärung, klar, dass auch eine Benutzung einer Unionsmarke in einem Mitgliedstaat rechtserhaltend wirken könne, da die Grenzen der Mitgliedstaaten bei der Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung keine Rolle spielten.164 Gleichzeitig stellte der EuGH jedoch fest, die Erwartung, dass eine Unionsmarke regelmäßig in einem größeren Umfang genutzt würde als in lediglich einem Mitgliedstaat, sei gerechtfertigt.165 Die Reaktionen auf diese Entscheidung waren ambivalent. Während teils die alte Ordnung der Hegemonie der Gemeinschaftsmarke als wiederhergestellt gesehen wurde,166 sahen einige Autoren in der Entscheidung des 158 BOIP Entsch. Az: 2004448, 15. 01. 2010, ONEL/OMEL = BeckRS 2010, 3266, Rn. 37; Hungarian Intellectual Property Office, 11 February 2011, C City Hotel = GRUR Int. 2012, 77, LS. 1; eine übersichtliche Zusammenfassung der beiden Fälle findet sich bei Kopanka, Die einheitliche Wirkung der Gemeinschaftsmarke, S. 87 – 90. 159 Kur, in: Harmonisation of European IP Law, S. 117 (122), die das Ausmaß der Ereiferungen als bemerkenswert bezeichnet. 160 Bogatz, GRUR-Prax. 2010, 427 (428); ablehnend auch Morcom, EIPR 2010, 359 (362). 161 Befürwortend Gielen, EIPR 2011, 48 (53). 162 Das ungarische Markenamt, welches in der Entscheidung C wie City Hotel später ebenso wie das BOIP entschied, solidarisierte sich in einer Stellungnahme mit der Rechtsauffassung des BOIP, siehe HPO-Statement; eine entsprechende Solidarisierung ließ auch das dänische Markenamt verlauten, zit. nach Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 206, der hierauf verweist. Das Statement ist allerdings nicht mehr online abrufbar. 163 Gaderer, ecolex 2011, 723 (725). 164 EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, 137, Rn. 57. 165 EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, 137, Rn. 50. 166 Ruess/Obex, MarkenR 2013, 101 (104) sehen in der Entscheidung die Tendenz des EuGH, die Unionsmarke stetig zu stärken, und konstatieren, es bestehe kaum noch ein Bedürfnis, nationale Marken anzumelden. Gleichzeitig sehen sie jedoch eine Zunahme der

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EuGH eine Steigerung der Hürde für die rechtserhaltende Benutzung.167 Allgemeiner Konsens herrschte jedoch dahingehend, dass Gegenstand und Ausmaß des vom EuGH angedeuteten Unterschieds einer rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ und einer rechtserhaltenden Benutzung in einem Mitgliedstaat nach wie vor völlig unklar seien.168 b) Rechtsdogmatische Argumentation zum Staatsgrenzenkriterium Die Befürworter des Staatsgrenzenkriteriums und damit die Befürworter einer notwendigen Benutzung in mindestens zwei Mitgliedstaaten stützen sich vor allem auf die Vorgängervorschriften des Art. 139 Abs. 2 a) UMV. Nach dieser Vorschrift kommt die Umwandlung einer aufgrund Nichtbenutzung für verfallen erklärten Unionsmarke in eine nationale Marke nur in Betracht, wenn die Marke im Mitgliedstaat, für welchen die Umwandlung beantragt wird, rechtserhaltend benutzt wurde. Diese Norm zeige daher, dass eine Unionsmarke für ihren Rechtserhalt jedenfalls in mehr als einem Mitgliedstaat benutzt werden müsse.169 Daneben wird geltend gemacht, dass auch das Koexistenzprinzip verlange, dass Unionsmarken in einem größeren Gebiet genutzt würden als nationale Marken.170 Die Gegner des Staatsgrenzenkriteriums machen hingegen geltend, dass auch, wenn der in Art. 139 Abs. 2 a) UMV zum Ausdruck kommende Unterschied territorialer Natur sei, dies nicht zwingend bedeute, dass eine Unionsmarke für den Rechtserhalt in mindestens zwei Mitgliedstaaten benutzt werden müsse. Denn ein solcher territorialer Unterschied komme auch gänzlich ohne Rekurs auf die Grenzen

Rechtsunsicherheit und damit die Tendenz, Unionsmarken mit nationalen Marken zu flankieren, ebd., (104). 167 Ebert-Weidenfeller, EuZW 2013, 228 (233), der der Ansicht ist, die Entscheidung könne eine „Renaissance der national geschützten Marken einläuten“; Bogatz, GRUR-Prax. 2013, 8 (8) ist der Ansicht, nach der LENO/Merken-Entscheidung könne nicht mehr stets davon ausgegangen werden, „dass die rechtserhaltende Benutzung in einem einzigen Mitgliedstaat als ausreichend anzusehen ist“; auch Kur ging davon aus, dass der EuGH in der Entscheidung eher die Position des BOIP und des HPO einnahm, Kur, MPI Research Paper No. 13 – 15, S. 6; Gaderer, ecolex 2013, 256 (257) sieht den Fall, dass eine Benutzung in nur einem Mitgliedstaat künftig als rechtserhaltende gelten könne, von nun an als Ausnahme an. 168 Kur sieht nach der Entscheidung eine erhebliche Rechtsunsicherheit verbleibend, Kur, MPI Research Paper No. 13 – 15, S. 1; ähnlich Lerach, ELR 2013, 56 (57); Sosnitza, GRUR 2013, 182 (186) beschreibt es trotz bestehender Unsicherheiten als tröstend, dass auch in Zukunft von einer liberalen Handhabe des Benutzungszwanges ausgegangen werden könne; Ruess/Obex, MarkenR 2013, 101 (105) konstatieren, die Entscheidung würde Konzernjuristen in Zukunft wohl nicht mehr ruhig schlafen lassen. 169 Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 115; Durán, in: FS v. Mühlendahl, S. 333 (340); vgl. Kopanka, Die einheitliche Wirkung der Gemeinschaftsmarke, S. 78 f. 170 Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 25 – 27; Gielen, EIPR 2011, 48 (51).

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der Mitgliedstaaten aus.171 Diese Argumentation überzeugt. Man wird zur Verdeutlichung unterscheiden müssen zwischen der Benutzung in einem ganzen Mitgliedstaat und der Benutzung in Teilen von Mitgliedstaaten. Es ist denkbar, dass die Benutzung einer Marke nur in einem Teil eines Mitgliedstaates zum Rechtserhalt einer nationalen Marke ausreicht, nicht aber für den Rechtserhalt einer Unionsmarke. Wird aber eine entsprechende Marke im gesamten Gebiet des betreffenden Mitgliedstaates benutzt, so könnte eine solche Benutzung für den Rechtserhalt einer Unionsmarke ausreichen, obwohl auch eine solche Benutzung nur innerhalb eines Mitgliedstaates stattfindet.172 Gegen das Staatsgrenzenkriterium wird ferner vorgebracht, dass das Erfordernis einer Benutzung in mindestens zwei Mitgliedstaaten das Einheitlichkeitsprinzip, welches gerade auf eine Überwindung der mitgliedstaatlichen Grenzen innerhalb des Binnenmarktes angelegt sei, konterkariere.173 Die Grenzen der Mitgliedstaaten seien ferner aufgrund der deutlich unterschiedlichen Größen und Bevölkerungszahlen der Mitgliedstaaten ein willkürliches Kriterium.174 Wäre eine Benutzung in nur einem Mitgliedstaat nie rechtserhaltend, so wäre auch eine weiträumige Benutzung in Frankreich nicht rechtserhaltend, während eine nur marginale Benutzung über die deutsch-luxemburgische-Grenzen hinaus rechtserhaltende Wirkung zukäme, was nicht überzeugen könne.175 Entsprechend dieser überzeugenden Argumente insbesondere betreffend die fehlende Abhängigkeit des Art. 139 Abs. 2 a) UMV von den Grenzen der Mitgliedstaaten setze sich in jüngerer Vergangenheit die Ansicht, dass mitgliedstaatliche Grenzen bei der Bewertung der ernsthaften Benutzung keine Rolle spielen dürfen 171

Diese Lesart soweit ersichtlich als Erster nahelegend Ubertazzi, GRUR Int. 1995, 474 (477 f.); Schlussanträge der Generalanwältin Eleanor Sharpston C-149/11 – LENO/Merken = BeckRS 2012, 81366, Rn. 34 („Somit scheint es für die Beantwortung der Frage, ob eine Gemeinschaftsmarke ernsthaft benutzt worden ist, auf eine Beurteilung nach den einschlägigen Kriterien in einem geografischen Raum anzukommen, der über denjenigen hinausgeht, in dem die ernsthafte Benutzung einer nationalen Marke nachgewiesen wird.“); Hackbarth/ Jonas/v. Mühlendahl, GRUR Int. 2011, 1029 (1032) („Art. 112 GMV erfasst vielmehr solche Fälle, in denen eine rein lokale Benutzung in einem Mitgliedstaat vorliegt, die nach dem vorstehend Gesagten für die Aufrechterhaltung des nationalen Markenschutzes ausreicht, die aber wegen der Dimension des europäischen Binnenmarkts den an eine Gemeinschaftsmarke zu stellenden Anforderungen nicht entspricht.“); ebenso Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 216 f.; Ruess/Obex, MarkenR 2013, 101 (102); Dietrich, MarkenR 2013, 249 (251). 172 Ubertazzi, GRUR Int. 1995, 474 (477 f.); zustimmend Kellerhals, GRUR Int. 1999, 14 (19); zustimmend auch Schennen, Mitt. Pat. 1998, 121 (124). 173 Hackbarth/Jonas/v. Mühlendahl, GRUR Int. 2011, 1029 (1032); Just, Die Gemeinschaftsmarke im System des internationalen Markenschutzes, S. 51; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 214 m. w. N. 174 Siehe etwa Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 215; Denkschrift GRUR Int. 1976, 481 (496) Rn. 126. 175 Knaak/Kur/v. Mühlendahl, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, S. 135 Rn. 3.13.

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und daher auch eine Benutzung in einem Mitgliedstaat ausreichend sein kann, in weiten Teilen des wissenschaftlichen Diskurses176 und auch in der Rechtsprechung177 durch. Auch das BPatG stellte im Anschluss an die LENO/Merken-Entscheidung fest, dass eine Unionsmarke, die lediglich in Deutschland benutzt wird, den Anforderungen an den Rechtserhalt des Art. 18 UMV genügt.178 Die Frage, die nach der LENO/Merken-Entscheidung bleibt, ist, ob und inwieweit sich der vom EuGH angedeutete und auch in Art. 139 Abs. 2 a) UMV zum Ausdruck kommende Unterschied zwischen dem Rechtserhalt nationaler Marken und dem Rechtserhalt einer Unionsmarke,179 also der Fall, in dem die konkrete Benutzung für den Rechtserhalt einer nationalen Marke, nicht aber für den Rechtserhalt einer Unionsmarke ausreicht, konkretisieren lässt.180 Es lässt sich mit einiger Sicherheit sagen, dass eine entsprechende Mindestschwelle im Falle kleinster Mitgliedstaaten auch dann nicht erreicht wäre, wenn eine Marke im gesamten Gebiet eines solchen Mitgliedstaats benutzt würde.181 Die hiermit aufgeworfene Frage nach der de-facto-Relevanz eines Mitgliedstaates für die Union als Ganzes kann zwar als äußerst unangenehm empfunden werden,182 sie entspricht aber der Logik, dass mitgliedstaatliche Grenzen bei der Feststellung der rechtserhaltenden Benutzung keine Rolle spielen dürfen. Denn eine Bejahung einer rechtserhaltenden Benutzung nur aufgrund der Tatsache, dass 176 Harte-Bavendamm/v. Bomhard, GRUR 1998, 530 (540 f.); Abrar, GRUR-Prax. 2012, 323 (323); Hackbarth/Jonas/v. Mühlendahl, GRUR Int. 2011, 1029 (1032); vgl. Knaak, GRUR-Prax. 2010, 532 (532); Ubertazzi, GRUR Int. 1995, 474 (476); Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 1251; v. Zumbusch, in: v. Schultz, Markenrecht, § 125b MarkenG Rn. 5; Fezer, Handbuch der Markenpraxis, S. 849 Rn. 1593; Fuchs-Wissemann, in: Ekey/ Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, Kapitel II Rn. 120; Ingerl, Die Gemeinschaftsmarke, S. 103; Bøggild/Staunstrup, Community Trade Mark Law, S. 449; Kur/Senftleben, European Trade Mark Law, S. 466 Rn. 6.170 f.; Campos Nave, Einführung Markenrecht, S. 131, Rn. 352; v. Mühlendahl/Ohlgart/v. Bomhard, Die Gemeinschaftsmarke, § 8 Rn. 48; wohl auch Schennen, Mitt. Pat. 1998, 121 (124); Gaderer, ecolex 2011, 723 (725); Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 189 und 237 f. m. w. N. 177 EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, 137, Rn. 57; EuG Rs. T-831/17 – FLEXAGIL = EuG BeckRS 2018, 28544, Rn. 64; EuG Rs. T-278/13 – Now Wireless/EUIPO = EuG BeckRS 2016, 80100, Rn. 46; EuG Rs. T-398/13 – TVR Automotive Ltd/HABM = BeckRS 2015, 80958, Rn. 57; EUG Rs. T-583/14 – FLAMINAIRE = BeckRS 2015, 123014, Rn. 40; BGH GRUR 2013, 925, Rn. 38, 41 – VOODOO; BPatG BeckRS 2017, 132751, Rn. 25 – Konrad/Conrad; BPatG BeckRS 2011, 21118 – TOLTEC/TOMTEC, Benutzung im gesamten Gebiet der BRD; BPatG BeckRS 2011, 27800 – Stradivarius, überwiegende Benutzung ausschließlich in Spanien; BPatG GRUR 2006, 682 (684) – UNDERGROUND, Benutzung überwiegend in London; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2011, 172 (173) – Zappa; vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 312 (314) – News. 178 BPatG BeckRS 2017, 132751, Rn. 26 – Konrad/Conrad. 179 EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, 137, Rn. 50. 180 Hackbarth/Jonas/v. Mühlendahl, GRUR Int. 2011, 1029 (1032) gehen davon aus, dass dieser Fall dann vorliegt, wenn nur eine lokale Benutzung vorliegt; zustimmend Ruess/Obex, MarkenR 2013, 101 (102); Dietrich, MarkenR, 2013, 249 (251). 181 Dietrich, MarkenR 2013, 249 (251). 182 So die Generalanwältin Eleanor Sharpston, Schlussanträge der Generalanwältin Eleanor Sharpston Rs. C-149/11 – LENO/Merken = BeckRS 2012, 81366, Rn. 26.

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eine Unionsmarke im gesamten Gebiet eines Mitgliedstaates benutzt wird und man diesen nicht vergrämen möchte, würde die Außerachtlassung der mitgliedstaatlichen Grenzen und damit auch die sie tragende Argumentation gerade konterkarieren. c) Das Staatsgrenzenkriterium als Frage nach dem Verhältnis von nationalen Marken und Unionsmarken Der Streit um das Staatsgrenzenkriterium hat nicht nur eine rechtsdogmatische, sondern auch eine politische Dimension. Diese politische Dimension betrifft die bereits im langwierigen Gesetzgebungsverfahren zur VO (EG) 40/94 erbittert diskutierte Frage um das Verhältnis von nationalen Marken und Unionsmarken und damit die Frage nach der Koexistenz.183 Die Forderung nach einer Benutzung in mindestens zwei Mitgliedstaaten ist Ausdruck der Forderung nach einer Gleichbehandlung nationaler Marken und der Unionsmarke im Verhältnis zu ihren jeweiligen Schutzterritorien. Hintergrund ist auch hier die Befürchtung einer zu liberalen Handhabe des Benutzungszwanges der Unionsmarke durch den EuGH und eine hierdurch fortschreitende Nivellierung der nationalen Markenrechte.184 Die Grenzen der Mitgliedstaaten sind hier weniger als das rechtsdogmatisch plausibelste, sondern eher als das pragmatischste und nächstliegende Kriterium zu verstehen, dass den berechtigterweise zu erwartenden, größeren Nutzungsumfang der Unionsmarke rechtssicher abbilden kann. d) Ergebnis zur rechtserhaltenden Benutzung Bei der Feststellung der rechtserhaltenden Benutzung der Unionsmarke sind Ländergrenzen oder die Territorien der Mitgliedstaaten nicht von Relevanz. Die Erwartung, dass Unionsmarken für ihren Rechtserhalt regelmäßig in einem größeren Umfang als nationale Marken zu nutzen sind, ist zwar berechtigt, die insoweit bestehenden Unterschiede zwischen den Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung in den jeweiligen Mitgliedstaaten und die rechtserhaltende Benutzung „in der Union“ lässt sich allerdings nicht an den Grenzen oder den Territorien der Mitgliedstaaten festmachen. Unionsmarken müssen daher zwar in einem größeren Umfang benutzt werden als nationale Marken, um die Rechte aus diesen Marken zu erhalten, nicht aber zwingend über die Grenzen einzelner Mitgliedstaaten hinaus. In welchem überschießenden Umfang Unionsmarken gegenüber nationalen Marken benutzt werden müssen, bleibt jedoch auch nach der LENO/Merken-Entscheidung 183 Den Streit um die Entscheidungen ONEL/OMEL und LENO/Merken völlig zu Recht als Frage der Koexistenz einordnend Sujecki, GRUR-Prax. 2011, 320 (320); sehr deutlich auch Lerach, ELR 2013, 56 (57 f.). 184 Auf entsprechende Kritik der Repräsentanten nationaler Markenämter weist Machnicka, IIC 2014, 915 (920), dort Fn. 20 hin; geringe Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung als Attraktivitätsfaktor begreifend Abrar, GRUR-Prax. 2012, 323 (323); dieses Verständnis wohl teilend Slopek/Fritzsche, MarkenR 2012, 360 (364 f.).

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des EuGH unklar. Ebenso unklar bleibt damit die Frage nach der massiveness der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“. 2. Bekanntheit Das Staatsgrenzenkriterium spielte auch in Fragen der Bekanntheit „in der Union“, Art. 8 Abs. 5, Art. 9 Abs. 2 c) UMV, eine Rolle. Startschuss zur entsprechenden Debatte dürfte die sog. Chevy-Entscheidung gewesen sein, deren Sachverhalt sich wie folgt zusammenfassen lässt. a) General Motors/Chevy Die Klägerin, General Motors, beantragte unter Berufung auf ihre Benelux-Marke „Chevy“, der Beklagten Yplon zu untersagen, das Zeichen Chevy für die Bezeichnung von Detergenzien oder Reinigungsmittel zu benutzen. Da die Klagemarke und die Verletzermarke für unterschiedliche Warenklassen eingetragen waren und benutzt wurden, kam es auf die Frage an, ob die Marke Chevy Bekanntheitsschutz im Benelux-Gebiet genoss. Hiermit war wiederum die Frage nach dem notwendigen territorialen Ausmaß der Bekanntheit einer Marke in ihrem Schutzgebiet aufgeworfen.185 Konkret legte das Tribunal de Commerce Tournai dem EuGH folgende Frage zur Vorabentscheidung vor: „Welche genaue Bedeutung hat der Begriff ,bekannte Marke‘ im Sinne von Art. 13 A Nr. 1 Buchstabe c des einheitlichen BeneluxGesetzes, der gemäß dem am 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Änderungsprotokoll eingeführt wurde, und gilt diese ,Bekanntheit‘ für das gesamte Gebiet der BeneluxStaaten oder für einen Teil davon?“186 Der EuGH antwortete hierauf, dass eine Marke dann bekannt ist, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist. Im Benelux-Gebiet genüge es, dass die Marke einem bedeutenden Teil des betreffenden Publikums in einem wesentlichen Teil dieses Gebietes bekannt ist, der gegebenenfalls einem Teil eines der Länder dieses Gebietes entsprechen kann.187 Gleichzeitig machte der EuGH jedoch geltend, dass die Bekanntheit in einem wesentlichen Gebiet keinesfalls an bestimmten Prozentsätzen festgemacht werden könne.188 Jedenfalls in Fragen der Auslegung der RL 89/104/EWG bezog der EuGH damit eine Position, die den Grenzen der Mitgliedstaaten keine Relevanz betreffend die Bekanntheit einer Marke zubilligte. Gleichzeitig setze der EuGH mit der Notwendigkeit der Be185 EuGH Rs. C-375/97 Int. 2000, 73, Rn. 7 – 10. 186 EuGH Rs. C-375/97 Int. 2000, 73, Rn. 11. 187 EuGH Rs. C-375/97 Int. 2000, 73, Rn. 31. 188 EuGH Rs. C-375/97 Int. 2000, 73, Rn. 25.

– Slg. 1999 I-05421 – General Motors/Chevy = EuGH GRUR – Slg. 1999 I-05421 – General Motors/Chevy = EuGH GRUR – Slg. 1999 I-05421 – General Motors/Chevy = EuGH GRUR – Slg. 1999 I-05421 – General Motors/Chevy = EuGH GRUR

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kanntheit bei einem wesentlichen Teil der beteiligten Verkehrskreise jedoch einen im Vergleich zur rechtserhaltenden Benutzung recht hohen Standard. Im Rahmen der anschließenden Debatte wurde das Ausmaß des wesentlichen Teils der Gemeinschaft in ähnlicher Weise zu plausibilisieren versucht wie im Rahmen der Debatte um die rechtserhaltende Benutzung. So fragte etwa Knaak, ob für eine Bekanntheit in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft eine Bekanntheit in einem oder zwei großen Mitgliedstaaten ausreicht, oder ob die Marke stattdessen in einer Mehrheit der Mitgliedstaaten bekannt sein müsse.189 Rohnke bezweifelte, dass eine Bekanntheit in nur einem Mitgliedstaat oder gar nur Teilen von Mitgliedstaaten regelmäßig eine Bekanntheit „in der Union“ darstellen könnten.190 Die Kommentatoren griffen damit der Debatte um die Unionsmarke voraus, indem sie die Feststellungen des EuGH zur Richtlinie (EG) 89/104 EWG191 auf den unionsweiten Bekanntheitsschutz nach der VO (EG) 40/94 extrapolierten. b) PAGO Diese in der Literatur bereits vorab diskutierte Problematik erreichte den EuGH mit der PAGO-Entscheidung. Der Sachverhalt der PAGO-Entscheidung lässt sich folgendermaßen zusammenfassen. Die Klägerin, PAGO, war Inhaberin einer Gemeinschaftsbildmarke unter anderem für Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, deren wesentlicher Bestandteil die Darstellung einer grünen Glasflasche mit charakteristischem Etikett und Deckel war. Sie vertrieb in Österreich einen Fruchtsaft unter der Bezeichnung „Pago“ in Flaschen mit besagter Aufmachung. Die Gemeinschaftsmarke von PAGO war in Österreich sehr bekannt. Die Beklagte, Tirolmilch, vertrieb ebenfalls in Österreich ein Fruchtmolkegetränk unter der Bezeichnung Lattella, welches ebenfalls in Glasflaschen abgefüllt wurde, deren Aufmachung in mehrfacher Hinsicht der Gemeinschaftsmarke von PAGO glichen. PAGO machte geltend, Tirolmilch nutze die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der in Österreich bekannten Gemeinschaftsmarke von PAGO ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise aus und machte entsprechende Ansprüche gem. Art. 9 Abs.1 c) VO (EG) 40/94 geltend. Der Oberste Gerichtshof Österreichs stellte hierauf Bezug nehmend die Frage nach der Bedeutung der in dieser Vorschrift verwendeten Formulierung „in der Gemeinschaft bekannt“ und legte dem EuGH folgende Frage zur Vorabentscheidung vor. „Ist eine Gemeinschaftsmarke gemeinschaftsweit als ,bekannte Marke‘ i. S. von Art. 9 Abs. 1 lit. c der Verordnung geschützt, wenn sie nur in einem Mitgliedstaat ,bekannt‘ ist?“192 189

Knaak, GRUR Int. 2001, 665 (672). Rohnke, GRUR Int. 2002, 979 (985); a. A. wohl Novak, EuZW 2000, 58 (59). 191 Erste Richtlinie (EG) 89/104 des Rates vom 21. Dezember 1988, Abl. (EG) Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, S. 1 (im Folgenden „Richtlinie (EG) 89/104 EWG“). 192 EuGH Rs. C-301/07 – Slg. 2009 I-09429 – PAGO/Tirolmilch = EuGH GRUR 2009, 1158, (1158). 190

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Der EuGH antwortete auf die erste Vorlagefrage, dass Art. 9 Abs. 1 c) VO (EG) 40/94 dahin auszulegen sei, dass eine Gemeinschaftsmarke, um in den Genuss des Bekanntheitsschutzes zu kommen, bei einem wesentlichen Teil des Publikums, das von den durch sie erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, in einem wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebiets bekannt sein muss. Der EuGH stellte weiter fest, dass das Gebiet des betreffenden Mitgliedstaats, in diesem Falle Österreich, angesichts der Umstände des Ausgangsverfahrens als wesentlicher Teil des Gemeinschaftsgebiets angesehen werden kann.193 Die Maßgeblichkeit von konkreten Prozentsätzen verneinte der EuGH auch in diesem Fall.194 Der wesentliche Erkenntniswert der PAGO-Entscheidung liegt also darin, dass ein wesentlicher Teil des Gemeinschaftsgebiets im Einzelfall auch das Gebiet eines einzigen Mitgliedstaates sein kann. Die Entscheidung ist hingegen nicht dahingehend misszuverstehen, dass eine Bekanntheit in nur einem Mitgliedstaat immer auch eine Bekanntheit „in der Union“ wäre.195 Vielmehr spielen die Grenzen der Mitgliedstaaten auch bei der Bestimmung der Bekanntheit gem. Art. 9 Abs. 1 c) UMV, Art. 8 Abs. 5 UMV keine Rolle. c) Parallelen zwischen den Entscheidungen LENO/Merken und PAGO Die Ähnlichkeiten der LENO/Merken-Entscheidung und der PAGO-Entscheidung sind frappierend. Es ist daher nicht verwunderlich, dass in der akademischen Literatur Parallelen zwischen den beiden Entscheidungen ausgemacht wurden.196 Entsprechend entfachte auch die PAGO -Entscheidung eine Debatte um das Verhältnis von nationalen Marken und der Unionsmarke. So wurde das Urteil teilweise deutlich begrüßt. Der EuGH habe klargestellt, „dass die Gemeinschaftsmarke gegenüber der nationalen Marke im Hinblick auf den Bekanntheitsschutz gleichwertig ist“.197 Andere Autoren konstatierten schlicht, der EuGH stärke mit der Entscheidung die Unionsmarke gegenüber den nationalen Marken.198 Die 193

EuGH Rs. C-301/07 – Slg. 2009 I-09429 – PAGO/Tirolmilch = EuGH GRUR 2009, 1158, 1159, Rn. 30. 194 EuGH Rs. C-301/07 – Slg. 2009 I-09429 – PAGO/Tirolmilch = EuGH GRUR 2009, 1158, 1159, Rn. 23. 195 So aber wohl Bartos, GRUR-Prax. 2011, 459 (461). 196 Siehe etwa Kopanka, Die einheitliche Wirkung der Gemeinschaftsmarke, S. 113 – 115; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 194 m. w. N.; die Entscheidungen PAGO und LENO/Merken gemeinsam behandelnd auch Kochendörfer, GRUR 2016, 778 (780 f.). 197 Beyerlein, EWiR 2010, 53 (54). 198 Kohler/Seyr/Puffer-Mariette, ZEuP 2011, 145 (163); Hackbarth, BB 2009, 2448 (2450), der außerdem betont, eine gegenteilige Entscheidung hätte einen Wettbewerbsnachteil für die Unionsmarke bedeuten können; eine abweichende Entscheidung als Wettbewerbsnachteil für die Unionsmarke sehend auch Lerach, ELR 2010, 2 (4); als eine Expansion des Bekanntheitsschutzes begreift Sattler die PAGO-Entscheidung, Sattler, EuZW 2017, 789 (794).

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Mehrheit der Kommentatoren nahm die Entscheidung jedoch kritisch auf bzw. benannte klar die Folgen, die eine solche Entscheidung für das Verhältnis von nationalen Marken und Unionsmarken haben könnte.199 So wurde darauf hingewiesen, dass der Schutz, den ein Markenrecht gewährt, nur so weit reichen dürfe wie hierfür berechtigte Interessen des Markeninhabers bestünden.200 In diesen Anmerkungen schwingt teils implizit, teils explizit der Vorwurf mit, der EuGH habe die Grenzen der Bekanntheit „in der Union“ mit der PAGO-Entscheidung überdehnt. So stellte der Fachausschuss für Wettbewerbs- und Markenrecht der GRUR denn auch explizit fest, Schutzvoraussetzungen und Schutzumfang stünden nach der Entscheidung PAGO nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zueinander, sondern seien asymmetrisch abgebildet.201 Sosnitza stellte gar fest, die Entscheidung des EuGH, einen wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebietes für eine Bekanntheit „in der Union“ ausreichen zu lassen, sei offensichtlich unionspolitisch motiviert.202 Auch Schönherr/Grötschl sehen in der Entscheidung des EuGH eine „politisch […] kluge Lösung“, äußern jedoch ihre Verwunderung darüber, dass ein wirtschaftlich relativ unbedeutender Mitgliedstaat wie Österreich einen wesentlichen Teil der Union darstellen solle.203 Doch auch das recht offen zutage tretende politische Motiv einer großzügigen Handhabe des Bekanntheitserfordernisses und seiner Folgen für das Verhältnis von Unionsmarke und nationalen Marken führte nicht bei sämtlichen Beobachtern der Entwicklung zu Bedenken. So wies etwa Beyerlein der Entscheidung beipflichtend darauf hin, dass Anmelder künftig „auf die Anmeldung nationaler Marken verzichten [können], da sie auch bei Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke in den Genuss des Schutzes einer bekannten Marke kommen können […]“.204 Auch Bender hielt eine großzügige Handhabe des Bekanntheitsschutzes für geboten, um einer Unionsmarke keinen geringeren Schutz zukommen zu lassen als nationalen Marken.205 Kritische Stimmen, die sich nicht exklusiv dem Lager der Unionsmarke oder dem Lager der nationalen Marken zuordnen lassen, warnten allerdings vor einer zunehmenden 199

Der Einschätzung Königs, der eine mehrheitliche Befürwortung der Entscheidung sieht, kann daher nicht gefolgt werden. König, Verletzung der Gemeinschaftsmarke bei territorial divergierender Verkehrsanschauung, S. 35. 200 Grundmann, GRUR 2011, 89 (91); Fachausschuss für Wettbewerbs- und Markenrecht der GRUR, GRUR 2010, 593 (597). 201 Fachausschuss für Wettbewerbs- und Markenrecht der GRUR, GRUR 2010, 593 (597); diese Einschätzung machte sich später auch die GRUR selbst zu eigen, Kunz-Hallstein/ Loschelder, GRUR 2011, 990 (993). 202 Sosnitza, GPR 2011, 95 (101). 203 Schönherr/Grötschl, MarkenR 2009, 529 (530). 204 Beyerlein, EWiR 2010, 53 (54). 205 Bender, MarkenR 2010, 57 (57), dabei interpretiert Bender die PAGO-Entscheidung jedoch deutlich zu weitreichend und geht davon aus, dass im Falle der Geltendmachung eines Bekanntheitsschutzes aus einer Unionsmarke, die nur in einem Mitgliedstaat bekannt sei, allein dieser Mitgliedstaat als Referenzrahmen der Bekanntheit diene und damit quasi ein nationaler Maßstab der Bekanntheit gelte. Eine solche Interpretation ist mit dem Begriff des wesentlichen Teils der Union jedoch schlicht unvereinbar.

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Rechtsunsicherheit für Neuanmelder und wiesen darauf hin, dass es nach wie vor zumutbar sei, auf nationale Marken auszuweichen.206 Die in der PAGO-Entscheidung zu Tage getretene liberale Handhabe der Bekanntheit „in der Union“ und die damit einhergehende Kritik an der Dysbalance im Verhältnis von Schutzanforderungen und Schutzterritorium ruft auch heute noch Kritik hervor. So macht Kochendörfer geltend, dass derjenige, der gemeinschaftsweiten Schutz wünsche, auch höhere Anforderungen zu erfüllen habe. Daher sei eine Bekanntheit nicht nur in einem wesentlichen Teil, sondern in allen wesentlichen Teilen der Union zu fordern.207 d) Ergebnis zur Bekanntheit Auch im Rahmen der Feststellung der Bekanntheit „in der Union“ spielen die mitgliedstaatlichen Grenzen als Abgrenzungskriterium keine Rolle. Doch ebenso wie in der LENO/Merken-Entscheidung deutet der EuGH auch in der PAGO-Entscheidung an, dass nicht jede Bekanntheit in einem Mitgliedstaat auch eine Bekanntheit „in der Union“ darstellt. Im Vergleich mit der LENO/Merken-Entscheidung macht der EuGH dies in der PAGO-Entscheidung noch etwas deutlicher und fordert eine Bekanntheit in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft.208 Einen wesentlichen Teil der Gemeinschaft sah das EuG in seiner Hiwatt-Entscheidung auch als Mindestschwelle einer rechtserhaltenden Benutzung.209 Der EuGH hat diese Rechtsprechung jedoch nicht übernommen, weswegen sie an dieser Stelle nur kurz angedeutet wird. Dennoch deuten sich in dieser Rechtsprechung des EuG Parallelen im Verständnis der Reichweite von rechtserhaltender Benutzung und Bekanntheit an. Wie in Fragen der rechtserhaltenden Benutzung mit Art. 139 Abs. 2 a) UMV findet sich auch in Fragen der Bekanntheit „in der Union“ eine Norm, die die Bekanntheit „in der Union“ von rein nationalen Markenphänomenen abgrenzt. So sieht Art. 8 Abs. 5 UMV vor, dass bei einem auf eine bekannte Marke gestützten Widerspruch gegen die Eintragung einer Unionsmarke die Widerspruchsmarke im Falle einer Unionsmarke „in der Union“, im Falle einer nationalen Marke aber nur im jeweiligen Mitgliedstaat bekannt sein müsse.210 206 v. Fuchs, CIPReport 2009, 135 (136); erhebliche Rechtsunsicherheit bei der Auslegung einer Bekanntheit „in der Union“ sehen auch Grabrucker/Blanke-Roeser, MarkenR 2016, 333 (345). 207 Kochendörfer, in: BeckOK UMV, Art. 1 UMV Rn. 36. 208 EuGH Rs. C-301/07 – Slg. 2009 I-09429 – PAGO/Tirolmilch = EuGH GRUR 2009, 1158, 1159, Rn. 30. 209 EuG Rs. T-39/01 – Slg. 2002 II-05233 – Hiwatt = EuG GRUR Int. 2003, 456 Rn. 37. 210 Diesen territorialen Unterschied explizit heraustellend Hacker/Hackbarth/v. Mühlendahl, GRUR Int. 2010, 822 (825) („Diese Regeln gelten entsprechend für Gemeinschaftsmarken, wobei an die Stelle des Staatsgebiets – dem supranationalen Charakter der Gemeinschaftsmarke entsprechend – das europäische Unionsgebiet tritt.“); so betreffend Art. 8 Abs. 5

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Wie im Falle der rechtserhaltenden Benutzung beschreibt der EuGH mit dem wesentlichen Teil der Union auch im Falle der Bekanntheit eine De-MinimisSchwelle, die die Bekanntheit „in der Union“ von rein nationalen Markenphänomenen abgrenzt. Die Konkretisierung dieser De-Minimis-Schwelle ist dem EuGH, ebenso wie in Fragen der rechtserhaltenden Benutzung, bis heute jedoch nicht gelungen. Die mit der Vermeidung einer solchen Konkretisierung offen gehaltene Möglichkeit, die Bekanntheit im Einzelfall sehr liberal zu handhaben, führt ebenso wie in Fragen der rechtserhaltenden Benutzung bis heute zu deutlicher Kritik an der Rechtsprechung des EuGH. 3. Recht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung, Art. 8 Abs. 4 UMV Auch abseits der rechtserhaltenden Benutzung und der Bekanntheit „in der Union“ spielte das Staatsgrenzenkriterium zuweilen eine, wenn auch weit weniger populäre Rolle, so etwa in Bezug auf das relative Eintragungshindernis des Art. 8 Abs. 4 UMV bzw. auf das darin enthaltene Tatbestandsmerkmal der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung. Anlass war ein Rechtsstreit zwischen zwei Bekleidungsketten, welche beide die Marke Peek & Cloppenburg in leicht voneinander abweichender Aufmachung nutzten, ohne diese jedoch bereits registriert zu haben. Die Klägerin meldete am 13. März 2000 die Marke Peek & Cloppenburg als Gemeinschaftsmarke an.211 Am 8. Januar 2001 erhob die Streithelferin, welche die Marke Peek & Cloppenburg zu diesem Zeitpunkt in Deutschland als geschäftliche Bezeichnung nutzte, gegen diese Anmeldung Widerspruch gem. Art. 8 Abs. 4 UMV.212 Diesem Widerspruch gab das HABM statt, woraufhin die Klägerin gegen diese Entscheidung des HABM, nach vorheriger Beschwerde, Klage vor dem EuG erhob.213 Die Klägerin machte geltend, dass ein Widerspruch im konkreten Fall nicht auf Art. 8 Abs. 4 UMV gestützt werden könne, da kein Recht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung vorliege. Ein solches Recht liege nur dann vor, wenn der Inhaber berechtigt sei, die Benutzung einer jüngeren Marke im gesamten Bundesgebiet zu untersagen. Da die Streithelferin die Verwendung der Marke Peek & Cloppenburg durch die Klägerin nicht im gesamten Bundesgebiet untersagen könne, bestehe auch kein relatives Eintragungshindernis gem. Art. 8 Abs. 4 UMV.214 Dieser Einschätzung trat das EuG entgegen und stellte fest, dass allein die Tatsache, dass ein Zeichen seinem Inhaber kein ausschließliches Recht für das gesamte nationale Hoheitsgebiet verleiht, nicht bedeute, dass es sich bei einem solchen Zeichen nur um ein Zeichen von lediglich örtlicher Bedeutung und nicht um ein UMV auch deutlich Angelini, in: FS v. Mühlendahl, S. 303 (307) („in the Community“ means something different from „in a Member State“). 211 EuG Rs. T-506/11 – Peek & Cloppenburg = EuG BeckRS 2013, 80812, Rn. 1. 212 EuG Rs. T-506/11 – Peek & Cloppenburg = EuG BeckRS 2013, 80812, Rn. 6 f. 213 EuG Rs. T-506/11 – Peek & Cloppenburg = EuG BeckRS 2013, 80812, Rn. 8 f. 214 EuG Rs. T-506/11 – Peek & Cloppenburg = EuG BeckRS 2013, 80812, Rn. 45.

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Zeichen von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung im Sinne von Art. 8 Abs. 4 handele.215 Auch bezüglich Art. 8 Abs. 4 UMV erteilte das EuG der Relevanz der mitgliedstaatlichen Grenzen damit eine Absage. Diese Rechtsaufassung wurde später durch den EuGH bestätigt. Dieser stellte fest, dass die VO (EG) 207/2009 nicht verlange, dass derjenige, der ein älteres Zeichen gegen eine Marke mit späterem Zeitrang auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 4 UMV geltend mache, das Recht haben müsse, die Benutzung einer jüngeren Marke im gesamten nationalen Hoheitsgebiet zu untersagen.216 Ein Recht i. S. d. des Art. 8 Abs. 4 UMV könne daher auch eine territoriale Schutzausdehnung aufweisen, die unterhalb der Schwelle des gesamten Territoriums eines Mitgliedstaates liege. Da es sich bei der überörtlichen Bedeutung gem. Art. 8 Abs. 4 UMV um eine autonome Voraussetzung des Unionsrechts handele, wäre es widersprüchlich, die Grenzen der Mitgliedstaaten zu einem Kriterium des Tatbestandsmerkmals der überörtlichen Bedeutung zu erheben.217 Auch betreffend die Rechte von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung bleiben Gericht und EuGH daher auf ihrer Linie, dass die Grenzen der Mitgliedstaaten bei der Auslegung der UMV keine Rolle spielen dürften.218 4. Teil der Union, Art. 7 Abs. 2 UMV und Erwerb von Unterscheidungskraft, Art. 7 Abs. 3 UMV Die Relevanz mitgliedstaatlicher Grenzen brachte der EuGH auch in Bezug auf die absoluten Eintragungshindernisse, konkret in Bezug auf Art. 7 Abs. 2 UMV in die Diskussion ein. In der Wicklerform-Entscheidung stellte der EuGH fest, dass der in Art. 7 Abs. 2 UMV genannte Teil der Gemeinschaft gegebenenfalls auch ein einziger Mitgliedstaat sein könne.219 Diese Feststellung schließt sowohl die Möglichkeit ein, dass ein Teil der Gemeinschaft größer als ein einziger Mitgliedstaat ist, als auch die Möglichkeit ein, dass ein Teil der Gemeinschaft kleiner als ein einziger Mitgliedstaat ist. Entsprechend stellte das Gericht in der Sogepi Consulting-Entscheidung fest, dass ein Eintragungshindernis, um in einem Teil der Union i. S. d. Art. 7 Abs. 2 UMV vorzuliegen, nicht mindestens in einem ganzen Mitgliedstaat vorliegen müsse.220 Die in diesen Entscheidungen bereits angedeutete Irrelevanz mitgliedstaatlicher Grenzen für Art. 7 Abs. 2 UMV bestätigte das Gericht später.221 215

EuG Rs. T-506/11 – Peek & Cloppenburg = EuG BeckRS 2013, 80812, Rn. 51. EuGH Verb. Rs. C-325/13 P und C-326/13 P – Peek & Cloppenburg = GRUR Int. 2014, 952, Rn. 56 – 58. 217 EuGH Verb. Rs. C-325/13 P und C-326/13 P – Peek & Cloppenburg = GRUR Int. 2014, 952, Rn. 51 – 54. 218 Mit anderer, allerdings kaum nachvollziebarer Einschätzung Knaak, GRUR-Prax. 2011, 165 (165). 219 EuGH Rs. C-25/05 P – Slg. 2006 I-05719 – Storck/HABM = EuGH GRUR 2006, 1022, Rn. 83. 220 EuG Rs. T-72/11 – Sogepi Consulting y Publicidad/HABM = EuG BeckRS 2012, 82225, Rn. 35. 216

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

Größere Relevanz gewannen die Grenzen der Mitgliedstaaten in der Debatte um die Verkehrsdurchsetzung in der Union, Art. 7 Abs. 3 UMV. Mit der Lindt/SprüngliEntscheidung stellte der EuGH fest, dass eine originär nicht unterscheidungskräftige, d. h. eine in der gesamten Union nicht unterscheidungskräftige Marke nur dann eingetragen werden könne, wenn sie Unterscheidungskraft in der gesamten Union erlangt habe.222 Diese Entscheidung stellt die konsequente Fortführung der Wicklerform-Entscheidung dar, in welcher der EuGH betonte, dass eine nicht unterscheidungskräftige Marke nur dann zur Eintragung zugelassen werden könne, wenn sie Unterscheidungskraft in dem Gebiet erworben habe, in welchem sie ursprünglich nicht unterscheidungskräftig war.223 Die Anforderungen an den Nachweis des Erwerbs der Unterscheidungskraft einer originär nicht unterscheidungskräftigen Marke konkretisierte der EuGH in der Nestlé-Entscheidung dahingehend, dass eine originär nicht unterscheidungskräftige Marke Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten erlangt haben müsse. Der Erwerb von Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten der Union müsse dabei zwar nicht für jeden einzelnen Mitgliedstaat nachgewiesen werden, jedoch müssten die vorgebrachten Beweismittel den Nachweis ermöglichen, dass die Unterscheidungskraft insgesamt in allen Mitgliedstaaten der Union erlangt wurde.224 Diese Rechtsprechung scheint widersprüchlich, mindestens uneindeutig.225 Sie wird in der Literatur allerdings dahingehend plausibilisiert, dass der EuGH hierdurch die Möglichkeit der Extrapolation des Nachweises von Verkehrsdurchsetzung von einem Mitgliedstaat auf vergleichbare Mitgliedstaaten für zulässig erklärt hat.226 Es bleibt daher festzuhalten, dass auch in Fragen der absoluten Eintragungshindernisse eine Orientierung an den Grenzen der Mitgliedstaaten ausgeschlossen ist. 5. Ergebnis zum Kriterium der mitgliedstaatlichen Grenzen Während die Territorien der Mitgliedstaaten bzw. die Grenzen der Mitgliedstaaten in einer frühen Phase des europäischen Markenrechts eine gewichtige Rolle insbesondere in Fragen der rechtserhaltenden Benutzung spielten, wird deren Bedeutung heute nur noch äußerst selten betont. Die Frage nach der Relevanz der 221

EuG Rs. T-830/16 – Plombir = EuG GRUR-RS 2018, 32735, Rn. 52. EuGH Rs. C-98/11 P – Lindt Sprüngli/HABM = EuGH GRUR 2012, 925, Rn. 61. 223 EuGH Rs. C-25/05 P – Slg. 2006 I-05719 – Storck/HABM = EuGH GRUR 2006, 1022, Rn. 83. 224 EuGH Verb. Rs. C-84/17 P, C-85/17 P und C-95/17 P – Société des produits Nestlé/ Mondelez UK Holdings & Services = EuGH GRUR Int. 2018, 922, Rn. 83. 225 v. Mühlendahl bezeichnet die Einlassungen des Gerichthofes als „sybillinisch“, v. Mühlendahl, GRUR 2014, 1040 (1044). 226 ˙ Zelechowski, IIC 2020, 468 (480); vgl. Niedermann, GRUR 2014, 634 (637); Sosnitza, GRUR 2013, 105 (107); so im Ergebnis auch Jung, IPRB 2019, 252 (254 f.). 222

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mitgliedstaatlichen Grenzen bzw. der Territorien der Mitgliedstaaten wurde dabei jedenfalls in Fragen der rechtserhaltenden Benutzung und der Bekanntheit stets auch als Debatte um das Verhältnis der nationalen Marken zur Unionsmarke geführt. Doch auch wenn der EuGH in den Entscheidungen LENO/Merken und PAGO zu Recht betont, dass mitgliedstaatliche Grenzen bei der Auslegung der Tatbestände der UMV keine Rolle spielen dürften, stellt sich die Abgrenzungsfrage auch heute noch. Dies zeigen erstens der in Art. 8 Abs. 5 UMV zum Ausdruck kommenden Unterschied zwischen einer Bekanntheit „in der Union“ und der Bekanntheit in einem Mitgliedstaat und der in Art. 139 Abs. 2 a) UMV zum Ausdruck kommenden Unterschied zwischen einer rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ und einer rechtserhaltenden Benutzung in einem Mitgliedstaat. Zweitens zeigt dies die deutlich geäußerte Kritik an einer auch nach der PAGO-Entscheidung und der LENO/ Merken-Entscheidung verbleibenden Rechtsunsicherheit. Drittens zeigt dies die bis heute bestehende Kritik an einer zu liberalen Handhabe der rechtserhaltenden Benutzung und der Bekanntheit „in der Union“ durch den EuGH, die vor allem vor dem Hintergrund des Koexistenzprinzips geübt wird.

II. Irrelevanz eines Abgrenzungskriteriums in Fragen der Rechtsdurchsetzung bei sog. partikularistischen Lösungen? In deutliche Opposition zur Abgrenzung anhand spezifischer De-MinimisSchwellen tritt eine Meinungsströmung in der Literatur, welche in Fragen der Rechtsdurchsetzung sog. partikularistische Lösungen227 befürworten.228 Diese Stimmen können sich nach eigener Deutung auch auf die jüngere Rechtsprechung des EuGH berufen.229 1. Partikularistische Lösungen in Fragen der Rechtsdurchsetzung Unter partikularistischen Lösungen wird verstanden, dass eine Unionsmarke, die beispielsweise nur in einem Teil der Union verwechslungsfähig oder nur in einem 227

Definiton entlehnt bei v. Mühlendahl, in: FS Schricker, S. 853 (862). Nicht abschließend Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 217 f.; HyeKnudsen/Schafft, MarkenR 2004, 209 (211); Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, S. 124 f. Rn. 233 f.; vgl. Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 199 f.; Hartmann, Die Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren, S. 87; Pennekamp, Verbraucherverständnis und Marktöffnung in Europa, S. 109; Ann, ZEuP 2002, 5 (13); Sosnitza, MarkenR 2011, 193 (198); Sosnitza, GRUR 2016, 1240 (1242); vgl. auch v. Gamm/Schaper, GRUR Int. 2001, 965 (967); König, Verletzung der Gemeinschaftsmarke bei territorial divergierender Verkehrsanschauung, S. 150; Kochendörfer, GRUR 2016, 778 (781). 229 Gemeint ist hier die DHL/Chronopost-Entscheidung, vgl. insoweit Sosnitza, GRUR 2016, 1240 (1240); Sosnitza, MarkenR 2011, 193 (198); Kochendörfer, GRUR 2016, 778 (781); die Entscheidung wird eingehend unten erörtert, Kap. 2 B.II.1.c)cc). 228

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

Teil der Union bekannt ist, nicht zwingend unionsweit einheitlich durchgesetzt werden muss. Die Rechtsdurchsetzung soll vielmehr auf den Teil der Union beschränkt werden können, in welchem die Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit besteht. Daher soll bei einer nur regional oder nicht überall in der Union bestehenden Verwechslungsgefahr ein entsprechender Unterlassungsanspruch territorial auf dasjenige Gebiet begrenzt werden können, in welchem eine tatsächliche Verletzung einer prioritätsjüngeren Marke vorliegt.230 Für die Bekanntheit soll dies mutatis mutandis gelten.231 Die Frage nach der massiveness stellt sich daher unter Zugrundelegung der partikularistischen Lösungen nicht bzw. nur sehr eingeschränkt. Denn einer territorial nur sehr begrenzt bestehenden Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit kann unter Zugrundelegung dieser Lösungen grundsätzlich mit einer Beschränkung des Unterlassungsanspruches auf Rechtsfolgenseite begegnet werden.232 a) Partikularistische Lösungen als Problem der Koexistenz Insofern stellen sich partikularistische Lösungen analog der Debatte um das Mindestmaß einer rechtserhaltenden Benutzung auch als Problem der Koexistenz dar. Als solches identifiziert werden sie allerdings, wenn überhaupt, nur selten.233 Geht man davon aus, dass die Einfachheit der Rechtsdurchsetzung ein wesentlicher Attraktivitätsfaktor der Unionsmarke ist,234 so können die partikularistischen Lösungen das Koexistenzverhältnis von Unionsmarken und nationalen Marken tangieren. So stellt etwa Halbsguth zwar die Frage nach der Verwechslungsgefahr in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft, beleuchtet die Implikationen des Verzichts auf eine solche Mindestschwelle für die Koexistenz jedoch in der Folge

230 Hye-Knudsen/Schafft, MarkenR 2004, 209 (211 f.); Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 217 f.; Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 199 f. 231 So wohl Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 13 Rn. 10; im Ergebnis wohl auch Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 218 – 220; und Schricker/Bastian/ Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, S. 118 Rn. 206 f. 232 Diese Problematik deutet Hasselblatt an, der feststellt, dass der Problematik der divergierenden Verkehrsauffassung jedenfalls im Verletzungsverfahren aufgrund Bekanntheitsschutzes „über die Forderung eines hinreichend hohen Bekanntheitsgrades begegnet werden [könne]“, Hasselblatt, in: MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 37 Rn. 200. 233 Wohl nur Pennekamp, Verbraucherverständnis und Marktöffnung in Europa, S. 158 („Der Kern des Problems regional verschiedener Verwechslungsgefahr ist daher genau genommen ein Problem der Koexistenz.“). 234 Dass dies weitgehend angenommen wird, zeigt exemplarisch die Debatte um das Ausmaß der Bekanntheit „in der Union“ im Anschluss an die PAGO-Entscheidung, siehe hierzu oben Kap. 2 B.I.2.b) und c); auch Ingerl, Die Gemeinschaftsmarke, S. 83, sieht bei einer zu weitgehenden Vernachlässigung nur regionaler Verwechslungsgefahr das Risiko einer Flucht der Markeninhaber in die insoweit stärkeren nationalen Marken.

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nicht.235 Im Gegenteil warnt Halbsguth davor, dass der Rechtsschutz durch die Unionsmarke unter Zugrundelegung einer einheitlichen Betrachtung der Tatbestandsseite verkürzt werden könne. Hierbei fordert Halbsguth nicht nur, das die Unionsmarke im Vergleich zu den nationalen Marken nicht benachteiligt werden dürfe, sondern macht geltend, dass die in den partikularistischen Lösungen zum Ausdruck kommende Attraktivität der Unionsmarke jedenfalls so lange im Interesse des europäischen Markenschutzes liegt, wie die Unionsmarke auch den Zweck verfolge, die nationalen Marken langfristig abzulösen.236 Halbsguth geht gar davon aus, man könne für Unionsmarken kein höheres Maß an Bekanntheit fordern als für nationale Marken.237 Die Implikationen für die Attraktivität der Gemeinschaftsmarke sieht auch v. Mühlendahl und fordert daher einen großzügigen Maßstab für die Feststellung der Bekanntheit. Auf die möglichen Folgen eines solchen großzügigen Maßstabes für die Koexistenz geht aber auch v. Mühlendahl nicht ein.238 Auch Hye-Knudsen/Schafft sehen die Verwechslungsgefahr in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft als Alternative zu differenzierenden Lösungen239 und sprechen insofern das Spannungsverhältnis zwischen partikularistischen Lösungen und der Wahrung der Koexistenz durch Berücksichtigung einer Mindestschwelle, die das Unionsmarkensystem zu den nationalen Marken ebenfalls abgrenzt, direkt an. b) Tatbestand und Rechtsfolge in den partikularistischen Lösungen Wichtig ist es im Rahmen der partikularistischen Lösungen, zwischen der Möglichkeit der Beschränkung eines Unterlassungsanspruches auf Rechtsfolgenseite und der Möglichkeit einer territorial beschränkten Berücksichtigung der Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit auf Tatbestandsseite des Verletzungstatbestandes streng zu trennen.240 Denn die Möglichkeit einer ausnahmsweisen Beschränkung 235 Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 189. 236 Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 217 f. 237 Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 217; a. A. Wagner, WRP 2017, 145 (149). 238 v. Mühlendahl, in: FS Schricker, S. 853 (863 f.), merkwürdig mutet es an, dass der Autor sich auf die Chevy-Entscheidung des EuGH beruft, um seine Ansicht zu untermauern, eine Bekanntheit in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft könne nicht verlangt werden. Denn der EuGH hatte in exakt dieser Entscheidung die Notwendigkeit der Bekanntheit in einem wesentlichen Teil der Schutzgebiets gefordert. 239 Hye-Knudsen/Schafft, MarkenR 2004, 209 (210). 240 Eine solche Differenzierung wird meist schlicht übergangen. Siehe etwa Hye-Knudsen/ Schafft, MarkenR 2004, 209 (211 f.), die eine regional differenzierte Prüfung und den beschränkten Unterlassungsanspruch gemeinsam behandeln. Eine entsprechende Differenzierung lässt auch Pennekamp vermissen, der schlicht von Lösungen auf Tatbestandsseite und Lösungen auf Rechtsfolgenseite spricht, Pennekamp, Verbraucherverständnis und Marktöff-

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des Unterlassungsanspruches auf Rechtsfolgenseite hat im Gegensatz zur Möglichkeit der partikularistischen Betrachtung der Tatbestandsseite keinen Einfluss auf eine etwaig notwendige Mindestschwelle der Bekanntheit oder der Verwechslungsgefahr und damit die Möglichkeit einer Abgrenzung zwischen dem Unionsmarkensystem und den nationalen Markenrechtssystemen. So ließe sich in Fällen, in denen eine Marke in weiten Teilen der Union bekannt oder verwechslungsfähig ist und daher kein Zweifel darüber besteht, dass die Bekanntheit oder Verwechslungsgefahr repräsentativ für die Union als Ganzes ist, dennoch erwägen, den Unterlassungsanspruch zu beschränken, wenn in abgrenzbaren, kleinen Teilgebieten der Union definitiv keine Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit besteht. Das Konzept der Mindestbekanntheitsschwelle bzw. Abgrenzung würde hierdurch grundsätzlich nicht berührt werden müssen. Insoweit unterscheiden sich auch die zwar unter dem Oberbegriff partikularistische Lösungen zusammengefassten, jedoch keineswegs vollständig homogenen Rechtsansichten in der Literatur. So geht beispielsweise Halbsguth davon aus, dass die Möglichkeit einer Beschränkung des Unterlassungsanspruchs auf Rechtsfolgenseite die Möglichkeit der Berücksichtigung regional begrenzter Verwechslungsgefahr und oder Bekanntheit auf Tatbestandsseite schlicht mit sich bringt.241 Pennekamp geht hingegen davon aus, dass im Falle regional begrenzter Verwechslungsgefahr auf Tatbestandsseite eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs auf Rechtsfolgenseite auf einer umfassenden Interessenabwägung beruhe.242 In der Lösung Pennekamps bliebe daher Raum für eine Mindestschwelle, welche im Rahmen der von ihm befürworteten Interessenabwägung Berücksichtigung finden könnte. c) Argumente für partikularistische Lösungen Da die partikularistischen Lösungen hier im Hinblick auf die mit ihnen ggf. verbundene Irrelevanz eines Abgrenzungskriteriums bzw. der Irrelevanz einer Mindestschwelle der Bekanntheit oder Verwechslungsgefahr untersucht werden sollen, soll im Folgenden vornehmlich auf die Implikationen dieser Lösungen für die nung in Europa, S. 49 ff., S. 57 ff.; zwischen Tatbestand und Rechtsfolge jedoch differenzierend Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, S. 114 Rn. 193 betreffend den Tatbestand, S. 124 f. Rn. 233 f. betreffend Rechtsfolge; auch Hartmann, Die Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren, S. 100, erkennt die Nowendigkeit einer Bekanntheit in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft trotz Befürwortung der Möglichkeit territorial begrenzter Unterlassungsansprüche an. 241 („Der deutlich flexiblere, weil stets an den Einzelfall angepasste Lösungsansatz wird von Teilen der Literatur und der Rechtsprechung gewählt, die das für die Verwechslungsgefahr maßgeblich Gebiet stets in Anlehnung an den Ort der tatsächlichen Benutzung des jüngerern Zeichens und an das Klagebegehren das Klagebegehren des Gemeinschaftsmarkeninhabers bestimmen wollen“) (sic), Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 196 f. 242 Pennekamp, Verbraucherverständnis und Marktöffnung in Europa, S. 149 – 156.

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Tatbestandsseite eingegangen werden. Da die Differenzierung zwischen Tatbestands- und Rechtsfolgenseite in den einschlägigen Publikationen allerdings häufig nicht deutlich oder gar nicht herausgearbeitet wurde, kann eine solche Schwerpunktsetzung nur dort geleistet werden, wo dies aufgrund der Quellenlage möglich ist. Daher wird im Folgenden auf partikularistische Lösungen und die für sie vorgebrachten Argumente in Gänze eingegangen. Auf mögliche und notwendige Differenzierungen innerhalb des Meinungsspektrums wird soweit erforderlich ausdrücklich hingewiesen. aa) Beschränkte Gültigkeit des Einheitlichkeitsprinzips gem. Art. 1 Abs. 2 S. 2 UMV in Fragen der Rechtsdurchsetzung Für die Möglichkeit partikularistischer Lösungen wird zunächst vorgebracht, dass das Einheitlichkeitsprinzip im Verletzungsverfahren, anders als in Fragen der rechtserhaltenden Benutzung, nur eingeschränkte Gültigkeit beanspruche. Denn dieses stehe bereits unter dem Ausnahmevorbehalt des Art. 1 Abs. 2 S. 3 UMV und gelte daher keineswegs uneingeschränkt.243 Der bloße Umstand, dass Art. 1 Abs. 2 S. 3 UMV Ausnahmen vom Einheitlichkeitsprinzip vorsieht, ist jedoch kein zwingendes Argument dafür, dass Ausnahmen von Einheitlichkeitsprinzip gerade in Fragen der Rechtsdurchsetzung gelten. Art. 1 Abs. 2 S. 3 UMV eröffnet nur die Möglichkeit der Abweichung, sofern in der Verordnung etwas anderes als die grundsätzliche Gültigkeit der Einheitlichkeit bestimmt ist.244 Die Annahme, dass allein durch Art. 1 Abs. 2 S. 3 UMV die Gültigkeit der Einheitlichkeit in Fragen der Rechtsdurchsetzung eingeschränkt wird, ist hingegen ein Zirkelschluss, der das Regel-Ausnahme-Verhältnis des Art. 1 Abs. 2 S. 3 UMV in sein Gegenteil verkehrt.245 Dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis wohl grundsätzlich anerkennend werden im Wesentlichen zwei weitere Argumente vorgebracht, die eine unter Art. 1 Abs. 2 S. 3 UMV fallende Ausnahme der Rechtsdurchsetzung vom Einheitlichkeitsprinzip begründen sollen. 243

Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 217 f.; Hye-Knudsen/Schafft, MarkenR 2004, 209 (211); Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EUMitgliedstaaten, S. 124 f. Rn. 233 f.; vgl. Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 199 f.; Hartmann, Die Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren, S. 87; Pennekamp, Verbraucherverständnis und Marktöffnung in Europa, S. 109; Ann, ZEuP 2002, 5 (13); wohl auch Sosnitza, MarkenR 2011, 193 (198); vgl. auch v. Gamm/Schaper, GRUR Int. 2001, 965 (967); König, Verletzung der Gemeinschaftsmarke bei territorial divergierender Verkehrsanschauung, S. 150; Kochendörfer, GRUR 2016, 778 (781); Sosnitza, GRUR 2016, 1240 (1242). 244 Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 198. 245 So merkt Halbsguth zutreffend an, dass selbst wenn die UMV Ausnahmen für bestimmte Fälle vorsähe, dies nicht hieße, dass das Einheitlichkeitsprinzip für die Rechtsdurchsetzung („in toto“) keine Bedeutung mehr habe. Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 198.

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(1) Wortlaut des Art. 1 Abs. 2 S. 2 UMV Die erste Argumentationslinie bezieht sich dabei auf den Wortlaut des Art. 1 Abs. 2 S. 2 UMV, welcher das Einheitlichkeitsprinzip postuliert und formuliert: „Sie [die Unionsmarke] hat einheitliche Wirkung für die gesamte Union: sie kann nur für dieses gesamte Gebiet eingetragen oder übertragen werden oder Gegenstand eines Verzichts oder einer Entscheidung über den Verfall der Rechte des Inhabers oder die Nichtigkeit sein, und ihre Benutzung kann nur für die gesamte Union untersagt werden“.

Unter Bezugnahme auf diesen Wortlaut wird geltend gemacht, das Einheitlichkeitsprinzip im Verletzungsverfahren beschränke sich auf Fälle der Untersagung einer Unionsmarke, gelte aber nicht für die Durchsetzung einer Unionsmarke, also für Unterlassungsansprüche aus einer Unionsmarke gegen dritte Zeichen, die keine Unionsmarken sind.246 Einen Hinweis darauf, dass eine Einschränkung des Einheitlichkeitsprinzips auch bei Kollision zweier Unionsmarken in Betracht kommt, wird in Art. 9 Abs. 2 b) UMV gesehen, nach welchem die Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen müsse. Hieraus wird abgeleitet, dass die Kollisionsprüfung von der konkreten Benutzung des jüngeren Zeichens auszugehen habe, da das Publikum nur mit dieser konkreten Benutzung des jüngeren Verletzerzeichens konfrontiert sei.247 Diese Einschätzung überzeugt allerdings wenig. Die Formulierung „für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen [..] besteht“, findet sich nämlich nicht nur in Art. 9 UMV, sondern auch in Art. 8 UMV. Während Art. 9 UMV allerdings nur Unterlassungsansprüche aus Unionsmarken adressiert, adressiert Art. 8 UMV sowohl Unionsmarken als auch nationale Marken als relative Eintragungshindernisse. In Art. 8 UMV beschreibt der Begriff Publikum jedoch schlicht die Allgemeinheit der beteiligten Verkehrskreise, ohne auf eine zusätzliche territoriale Komponente zu verweisen.248 Der Unterschied zwischen dem Publikum, welches für den Widerspruch auf Basis einer Unionsmarke relevant ist, zu dem Publikum, welches für den Widerspruch auf Basis einer nationalen Marke relevant ist, wird im Rahmen des Art. 8 Abs. 1 b) UMV nämlich explizit hervorgehoben. So bestimmt Art. 8 Abs. 1 b) UMV, dass eine Marke dann nicht eingetragen wird, „wenn für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt“.249 Es erscheint aufgrund dieses expliziten, zusätzlichen territorialen Verweises widersinnig, in die Formulierung „für das Publikum“ ein zusätzliches territoriales Element hineinzulesen, welches die jeweils relevanten 246 Knaak, GRUR Int. 2001, 665 (668); Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 215; Pennekamp, Verbraucherverständnis und Marktöffnung in Europa, S. 19. 247 Knaak, GRUR Int. 2001, 665 (672); siehe auch Knaak, GRUR 2001, 21 (22); zustimmend Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 216 f. 248 Dieses Verständnis des Begriffes Publikum deckt sich auch mit Sprachfassungen der UMV, welche nicht in deutscher Sprache verfasst sind. So zutreffend Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 187. 249 Hervorhebung durch den Autor.

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Verkehrskreise beschränken würde. Dies wäre nur dann möglich, wenn man der Formulierung für das Publikum im Rahmen des Art. 9 UMV eine andere Bedeutung zumessen würde als im Rahmen des Art. 8 UMV. Eine solche unterschiedliche Auslegung ist allerdings fernliegend. (2) Historie des Art. 1 Abs. 2 S. 2 UMV Schaper leitet die eingeschränkte Gültigkeit des Einheitlichkeitsprinzips bei der Kollision zweier Unionsmarken aus der Gesetzgebungshistorie des Art. 1 Abs. 2 UMV ab. So seien bereits im Gesetzgebungsverfahren Bedenken gegen einen gemeinschaftsweit zwingend einheitlichen Unterlassungsanspruch vorgebracht worden. In der Folge sei der gemeinschaftsweit zwingend einheitliche Unterlassungsanspruch, welcher im Verordnungsvorschlag 1980250 und im geänderten Kommissionsvorschlag 1984251 noch enthalten war, gestrichen worden.252 Der Einheitlichkeitsgrundsatz gelte daher nicht für das Verletzungsverfahren. Die Streichung des Passus, dass die Benutzung der Gemeinschaftsmarke nur für die gesamte Gemeinschaft untersagt werden könne, scheine schlicht vergessen worden zu sein.253 Während die gesetzgebungshistorische Analyse Schapers zutrifft, überzeugt die Einordnung dieser Entwicklung als Streichung des Einheitlichkeitsprinzips in Fragen der Rechtsdurchsetzung angesichts des immer noch bestehenden Wortlauts des Art. 1 Abs. 2 S. 2 UMV weniger. Dass in der Streichung der Vorschriften zum zwingend gemeinschaftsweiten Unterlassungsanspruch die Intention lag, auch den entsprechenden Passus im heutigen Art. 1 Abs. 2 S. 2 UMV zu streichen, und diese Streichung schlicht vergessen wurde, bleibt bloße Spekulation. Die bis heute zwei vollständigen Neukodifikationen der VO EG 40/94 in der VO (EG) 207/2009 in der VO (EU) 2017/1001, in welchen der entsprechende Passus stets beibehalten wurde, sprechen eine andere Sprache. Auch die Analyse der Gesetzgebungshistorie durch Schaper vermag daher nicht in überzeugender Weise zu plausibilisieren, warum das in Art. 1 Abs. 2 S. 2 UMV

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(„Wenn das angerufene Gericht eine Verletzung der Gemeinschaftsmarke durch eine andere Gemeinschaftsmarke feststellt, untersagt es deren Benutzung im gesamten Gebiet der Gemeinschaft; in anderen Fällen wirkt die Entscheidung über die Unterlassung der Benutzung nur für den Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet eine Verletzung begangen worden ist.“), Art. 74 Abs. 3 Verordnungsvorschlag 1980 GRUR Int. 1981, 86. 251 („Wenn das angerufene Gericht eine Verletzung der Gemeinschaftsmarke durch eine andere Marke oder ein sonstiges Zeichen feststellt, untersagt es deren Benutzung im gesamten Gebiet der Gemeinschaft; in gleicher Weise werden einstweiligen Maßnahmen erlassen“), Art. 74 Abs. 3 Verordnungsvorschlag 1984. 252 Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 215 f. 253 Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 216; diese Auffassung teilend Pennekamp, Verbraucherverständnis und Marktöffnung in Europa, S. 79 – 82, der im Wesentlichen die Ausführungen Schapers rezipiert; zum entsprechenden Ergebnis gelangt auch Hartmann, Die Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren, S. 87.

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kodifizierte Einheitlichkeitsprinzip nicht auch in Fragen der Rechtsdurchsetzung Gültigkeit beanspruchen sollte. (3) Art. 137, 138 UMV Hye-Knudsen/Schafft machen geltend, dass der Einheitlichkeitsgrundsatz bereits deshalb keine uneingeschränkte Gültigkeit beanspruchen könne, weil Art. 137, 138 UMV254 zeigten, dass Ausnahmen vom Einheitlichkeitsgrundsatz für Rechte von lediglich örtlicher Bedeutung bestünden.255 Allerdings betreffen die Art. 137, 138 UMV nur nationale Zeichen, welche sich nach dem „Recht des betreffenden Mitgliedstaates“ richten, Art. 138 Abs. 1 UMV. Eine gemeinschaftsweite Wirkung solcher Rechte ist daher überhaupt nicht vorgesehen. Nationale Rechte gewinnen nur dann gemeinschaftsweite Rechtswirkung, wenn sie im Widerspruchsverfahren gegen die Gemeinschaftsmarke geltend gemacht werden, Art. 60 UMV.256 Nationale Rechte von örtlicher Bedeutung zeitigen eine solche unionsweite Wirkung auch nur dann, wenn es sich bei solchen Rechten um nationale Registermarken handelt. Andere nationale Rechte von örtlicher Bedeutung können gem. Art. 8 Abs. 4 UMV jedoch überhaupt nicht im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden und zeitigen daher auch generell keine unionsweite Wirkung. Auch die Art. 137, 138 UMV sind daher kein überzeugendes Argument für die eingeschränkte Gültigkeit des Einheitlichkeitsprinzips bei der Durchsetzung von Unionsmarken. (4) Zwischenergebnis Weder der Wortlaut noch die Historie des Art. 1 Abs. 2 S. 2 UMV lassen daher darauf schließen, dass das Einheitlichkeitsprinzip im Verletzungsverfahren nur eingeschränkte Gültigkeit beanspruchen würde. Insbesondere können die Argumente der Befürworter partikularistischer Lösungen nicht in überzeugender Weise darlegen, warum eine etwaige Mindestschwelle der Bekanntheit oder Verwechslungsgefahr im Verletzungsverfahren unter Zugrundelegung der partikularistischen Lösungen entbehrlich sein sollte.

254 Die Autoren beziehen sich hier auf die Vorgängervorschriften der Art. 106, 107 der VO (EG) 40/94. 255 Hye-Knudsen/Schafft, MarkenR 2004, 209 (211); diese Argumentation aufgreifend Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 215. 256 So auch Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 198, der allerdings verkennt, dass nationalen Zeichen von örtlicher Bedeutung im Widerspruchsverfahren nur dann unionsweite Geltung zukommt, wenn es sich bei ihnen um nationale Registermarken handelt, Art. 8 Abs. 2 a) ii. UMV. Nationale Zeichen mit nur örtlicher Bedeutung, die nicht Registermarken sind, können die Anmeldung einer Unionsmarke nämlich gerade nicht mit Wirkung für die gesamte Union zu Fall bringen, Art. 8 Abs. 4.

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bb) Prozessuale Argumente Die Vertreter partikularistischer Lösungen bringen ferner prozessuale Argumente vor, um ihre These der eingeschränkten Gültigkeit des Einheitlichkeitsprinzips im Verletzungsverfahren zu stützen. Für eine eingeschränkte Gültigkeit des Einheitlichkeitsprinzips in Fragen der Rechtsdurchsetzung sollen die beschränkte Kognitionsbefugnis der Tatortgerichte gem. Art. 126 Abs. 2, 125 Abs. 5 UMV, sowie die Dispositionsfreiheit der Parteien sprechen. (1) Dispositionsfreiheit der Parteien Betreffend die Dispositionsfreiheit der Parteien macht wiederum Schaper geltend, das Gericht könne nach dem Grundsatz ne ultra petita nicht über einen durch den Kläger beantragten, territorial beschränkten Unterlassungsanspruch hinausgehen, weswegen auch territorial beschränkte Unterlassungsansprüche möglich sein müssten.257 Selbst wenn man dieses Argument als Basis für begrenzte Unterlassungsansprüche für überzeugend hielte, so sagt dieses Argument nichts über die hier vor allem interessierende Frage nach der Notwendigkeit der Mindestschwelle einer Bekanntheit oder Verwechslungsgefahr einer Unionsmarke für die Verletzung derselben aus. Denn eine möglicherweise zulässige Beschränkung der Rechtsfolge sagt nichts über den vom Gericht zu erörternden Tatbestand und damit auch nichts über die Notwendigkeit einer Abgrenzung i. S. e. mindestens zu erreichenden Bekanntheit oder Verwechslungsgefahr in der Union aus. Ob eine Marke „in der Union“ bekannt oder in ihrem Schutzgebiet verwechslungsfähig ist, kann nicht davon abhängen, für welches noch so kleine Gebiet ein Kläger den Antrag auf Erlass einer Nutzungsuntersagung beschränkt. Zur Plausibilisierung soll folgendes Beispiel dienen: A ist Inhaber einer Unionsmarke, die er in ganz Deutschland benutzt, die aber vor allem im Raum Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet einen vorzüglichen Ruf genießt. Geht nun A gegen die Ausnutzung der Wertschätzung seiner Marke gem. Art. 9 Abs. 2 c) UMV gegen einen Verletzer vor, so kann die Frage danach, ob die Marke des A „in der Union“ bekannt ist, nicht davon abhängen, für welches Gebiet A Unterlassung begehrt bzw. ob A nur für das Rhein-Main-Gebiet Unterlassung begehrt oder aber für das Gebiet der gesamten Union. Die Frage nach der Bekanntheit „in der Union“ muss sich vielmehr entsprechend dem Wortlaut des Art. 9 Abs. 2 c) UMVam Gebiet der Union selbst messen lassen. Verstünde man Schapers Ausführungen dergestalt, dass das Unterlassungsbegehren den Referenzmaßstab der Verwechslungsgefahr bzw. Bekanntheit determiniert, so würde diese Ansicht unter einem weiteren Punkt Bedenken auslösen. Sie würde dazu führen, dass für einen unionsweiten Unterlassungsanspruch auch eine unionsweite Verwechslungsgefahr nachgewiesen werden müsse.258 Ihre 257

Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 218. So Schaper selbst, Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, 2006, 218, der wohl auch eine entsprechende Handhabe des Bekanntheitsschutzes postuliert, ebd., S. 220. 258

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Anliegen der Vollendung des Binnenmarktes259 und der Gewährleistung des freien Warenverkehrs260 könnte die UMV unter Zugrundelegung dieses Verständnisses der Verletzungstatbestände nur schwerlich erfüllen.261 Unter Verweis auf die Rechtsprechung des EuGH erkennt Schaper denn auch an, dass eine Unionsmarke jedenfalls in einem wesentlichen Teil der Union bekannt sein muss, um Bekanntheitsschutz zu genießen.262 Die Frage, ob man Schapers Argumentation und der Möglichkeit beschränkter Unterlassungsansprüche auf Rechtsfolgenseite zustimmt oder diese ablehnt, kann daher an dieser Stelle jedenfalls betreffend den Bekanntheitsschutz offenbleiben. Schapers Argumentation ist insofern jedenfalls nicht als Verneinung der Notwendigkeit einer Mindestschwelle der Bekanntheit „in der Union“ zu verstehen. Ob das Konzept einer Mindestschwelle nach Ansicht Schapers auch für die Verwechslungsgefahr gilt, ist seinen Ausführungen nicht eindeutig zu entnehmen. Warum allerdings der Bekanntheitsschutz und der Verwechslungsschutz an dieser Stelle unterschiedlich gehandhabt werden sollten, erschließt sich nicht. Knaak macht geltend, die Rechtsprechung prüfe eine Markenverletzung regelmäßig nur nach den Verhältnissen im Forumstaat.263 Eine solche Extrapolation der Verhältnisse im Forumstaat ist mit den unter Kap. 2 A.III. erörterten Grundsätzen zur Feststellung der Verkehrsauffassung vereinbar und unter dem Gesichtspunkt der Pragmatik in Fällen unionsweit einheitlicher Verkehrsauffassung auch angezeigt, soweit der Beklagte nicht zu einer abweichenden Verkehrsauffassung vorträgt. In Fällen, in welchen sich die Frage nach einer nur territorial beschränkten Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit und deren quantitatives Ausreichen für einen Unterlassungsanspruch stellt, bietet dieser Hinweis aber bereits deshalb kein tragfähiges Argument für die grundsätzliche Zulässigkeit einer territorial beschränkten Berücksichtigung von Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit, weil der Beklagte in diesen Fällen regelmäßig zur abweichenden Verkehrsauffassung vortragen wird und das Gericht einen solchen Vortrag auch zu berücksichtigen hat. Im Ergebnis spricht die Dispositionsfreiheit der Parteien daher nicht für die Möglichkeit einer nur partikularen Berücksichtigung der Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit auf Tatbestandsseite. 259

Erwägungsgrund 3 UMV. Erwägungsgrund 22 UMV. 261 Rohnke, GRUR Int. 2002, 979 (984), warnt vor neuen Handelsschranken. 262 Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 219 m. w. N. zur Literatur; die Einschätzung trotz Befürwortung partikularistischer Lösungen teilend Schricker/Bastian/ Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, S. 116 f. Rn. 201; a. A. v. Mühlendahl, in: FS Schricker, S. 853 (863 f.), der der Meinung ist, es sei ausgeschlossen, dass für das „Durchgreifen des erweiterten Schutzes bekannter Marken […] auch nur eine Bekanntheit in einem wesentlichen Teil verlangt werden kann“, damit verkehrt v. Mühlendahl den Wortlaut der Chevy-Entscheidung allerdings in ihr komplettes Gegenteil. 263 Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, S. 114 Rn. 192. 260

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(2) Beschränkte Kognitionsbefugnis Es wird außerdem geltend gemacht, dass auch aus der Beschränkung der Kognitionsbefugnis des Tatortgerichts gem. Art. 126 Abs. 2, 125 Abs. 5 UMV folge, dass diese Tatortgerichte auch beschränkte Unterlassungsansprüche gewähren können.264 Hieraus soll die generelle Möglichkeit einer nur territorial beschränkten Berücksichtigung der Erfüllung des Verletzungstatbestandes folgen.265 Auch gegen diese Einschätzung sprechen allerdings gewichtige Bedenken. Selbst wenn man davon ausginge, dass die Reichweite der Kognitionsbefugnis im Falle des Art. 125 Abs. 5 UMV auch das Territorium der Tatbestandsfeststellung umfassend determiniert, so gilt dies doch ausschließlich für den Forumstaat. Denn gem. Art. 126 Abs. 2 UMV ist die Kognitionsbefugnis eines Tatortgerichts stets ausschließlich auf den Forumstaat beschränkt und nicht auf z. B. eine gewisse Anzahl englischsprachiger Mitgliedstaaten. Dies bedeutet, dass alle Fälle, die nicht nur auf einen Staat beschränkt sind, nicht von einer Klage gem. Art. 125 Abs. 5 UMV erfasst werden können. Die Argumentation der beschränkten Kognitionsbefugnis trägt daher nur für Unterlassungsansprüche, die auf einen Mitgliedstaat beschränkt sind, keinesfalls aber territorial beschränkte Unterlassungsansprüche im Allgemeinen. Zur Unterstützung der auf Art. 125 Abs. 5 UMV basierenden Argumentation macht Halbsguth geltend, Art. 125 Abs. 5 i. V. m. Art. 126 Abs. 2 UMV266 läge der Gedanke der besonderen Sachnähe des Tatortgerichts zugrunde, der gerade dann nicht griffe, wenn eine Verwechslungsgefahr immer pauschal festgestellt werden würde.267 Der Gedanke der besonderen Sachnähe des Tatortgerichts greift aber bereits dann nicht mehr, wenn sich die behauptete Verletzung über den Forumstaat hinaus erstreckt und das Tatortgericht doch mit multiterritorialen Sachverhalten befasst wird. Auch die geltend gemachte besondere Sachnähe des Tatortgerichts spricht also nicht für die generelle Möglichkeit territorial beschränkter Unterlassungsansprüche. Für den Fall, dass solche Unterlassungsansprüche über den Forumstaat hinausreichen sollen, spricht die besondere Sachnähe gerade gegen solche territorial beschränkten Unterlassungsansprüche. Die beschränkte Kognitionsbefugnis kann also nicht als Argument für territorial beschränkte Unterlassungsansprüche angeführt werden, soweit sich ein solcher Unterlassungsanspruch über den Forumstaat hinaus erstrecken würde. Insofern ist auch der Feststellung Halbsguths, der Kläger könne einen territorial beschränkten Unterlassungsanspruch durch Klageerhebung beim Tatortge264 Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 217 f.; Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 202, jeweils zu den Vorgängervorschriften. 265 Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 217; ausführlich hierzu Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 202 f, wiederum beide zu den Vorgängervorschriften. 266 Halbsguth bezieht sich hier auf die Vorgängervorschriften der Art. 93 Abs. 5 und 94 Abs. 2 VO (EG) 40/94. 267 Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 202.

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richt erzwingen,268 deutlich zu widersprechen. Denn möchte der Kläger eine Verletzung etwa nur in Deutschland und Österreich geltend machen, so kann er eine Zusammenfassung dieser beiden Mitgliedstaaten unter Art. 125 Abs. 5 UMV gerade nicht verlangen, sondern müsste zwei unterschiedliche Verfahren bei unterschiedlichen Tatortgerichten anhängig machen. (3) Zwischenergebnis Auch die vorgetragenen prozessualen Argumente vermögen sog. partikularistische Lösungen nicht in überzeugender Weise zu untermauern. Jedenfalls können sie die Entbehrlichkeit einer Mindestschwelle der Bekanntheit oder Verwechslungsgefahr für die Verletzungstatbestände der Unionsmarke nicht plausibilisieren. Ob darüber hinaus im Falle des Erreichens einer solchen Mindestschwelle und der Verletzung einer Unionsmarke ein unionsweit einheitlich bestehender Unterlassungsanspruch auf Rechtsfolgenseite begrenzt werden kann, muss an dieser Stelle nicht beantwortet werden, da die Beschränkung eines Unterlassungsanspruchs auf Rechtsfolgenseite der Berücksichtigung einer massiveness auf Tatbestandsseite nicht entgegensteht. cc) DHL/Chronopost In jüngerer Vergangenheit wurde die DHL/Chronopost-Entscheidung269 zum Anlass genommen, territorial divergierende Unterlassungsansprüche und damit eine partikularistische Beurteilung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich für zulässig zu erachten.270 Während es zutrifft, dass die Entscheidung eine Beschränkung des Unterlassungsanspruches auf Rechtsfolgenseite adressiert, lässt sich aus der Entscheidung allerdings keinesfalls entnehmen, dass der EuGH mit dieser Entscheidung die Möglichkeit einer nur territorialen Berücksichtigung der Verwechslungsgefahr auf Tatbestandsseite nahegelegt hat. Die zentral relevanten Ausführungen der Entscheidung lauten: „Daher muss das unter Voraussetzungen wie denen des Ausgangsverfahrens angerufene Gemeinschaftsmarkengericht die territoriale Reichweite des von ihm ausgesprochenen Verbots begrenzen, wenn es feststellt, dass die Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, sich auf einen Mitgliedstaat oder einen Teil des Gebiets der Union beschränken, etwa weil derjenige, der das Verbot beantragt, die territoriale Reichweite seiner Klage im Rahmen der Ausübung seiner Befugnis, den Umfang der von 268 Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 204. 269 EuGH Rs. C-235/09 – Slg. 2011 I-02801 – DHL/Chronopost = EuGH EuZW 2011, 686. 270 Vgl. Eberhardt, in: Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 6. Aufl., Art. 9 UMV Rn. 65; Kochendörfer, GRUR 2016, 778 (781); Sosnitza, GRUR 2011, 465 (471); König, Verletzung der Gemeinschaftsmarke bei territorial divergierender Verkehrsanschauung, S. 84; wohl auch Grünberger, IPRax. 2012, 500 (503).

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ihm erhobenen Klage festzulegen, beschränkt oder weil der Beklagte den Beweis erbringt, dass die Benutzung des fraglichen Zeichens insbesondere aus sprachlichen Gründen die Funktionen der Marke nicht beeinträchtigt oder nicht beeinträchtigen kann.“271

Von besonderem Interesse sind hier die Voraussetzungen des Ausgangsverfahrens und die Feststellung, dass abseits einer Beschränkung der Klage ein territorial beschränkter Unterlassungsanspruch nur dann in Betracht kommt, wenn die Funktionen der Marke in einem Teilgebiet der Union nicht beeinträchtigt werden. (1) Die Umstände des Ausgangsverfahrens Sachverhalt und Verfahrensgang lassen sich wie folgt zusammenfassen. Chronopost war Eigentümerin der Marke Webshipping und begehrte, dass das Tribunal de grande instance Paris der Beklagten DHL Express France untersage, die Marke Webshipping für ihre Versandprodukte zu benutzen. DHL Express France beantragte festzustellen, dass die französische Marke wegen Nichtbenutzung für Verfallen zu erklären sei. DHL Express beantragte weiter, sowohl die französische als auch die Gemeinschaftsmarke Webshipping für nichtig zu erklären, da diese aufgrund ihrer ausschließlichen Beschreibungseignung keine Unterscheidungskraft für Versanddienstleistungen hätten.272 Ohne sich der Frage nach der Unterscheidungskraft anzunehmen, stellte das durch Chronopost angerufene Gemeinschaftsmarkengericht fest, dass jedenfalls die französische Marke durch DHL Express verletzt worden sei und verbot zukünftige Verletzungshandlungen unter Androhung eines Zwangsgeldes. Im Berufungsverfahren stellte der Cour d’appel de Paris fest, dass die Benutzung des Begriffs Webshipping durch DHL France sowohl die französische Marke als auch die Gemeinschaftsmarke Webshipping verletze und bestätigte damit das erstinstanzliche Urteil. Da allerdings das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den betreffenden Zeichen nur unter Berücksichtigung der Wahrnehmung französischsprachiger Verbraucher festgestellt wurde, sei ein Verbot nicht auf das gesamte Gebiet der Union zu erstrecken.273 Gegen die Entscheidung der Berufungsinstanz legte Chronopost Rechtsmittel bei der Cour de cassation ein. Die Cour de cassation legte daraufhin dem EuGH vier Fragen zur Vorabentscheidung vor. Im Mittelpunkt stand hierbei die Frage, ob Art. 98 der VO (EG) 40/94 vom 20. Dezember 1993 so auszulegen sei, das ein von einem Gemeinschaftsmarkengericht verhängtes Verbot der Benutzung automatisch im gesamten Gebiet der Gemeinschaft wirksam werde und ob, falls dies nicht der Fall sei, das Gericht berechtigt sei, dieses Verbot speziell auf das Hoheitsgebiet anderer Staaten auszudehnen, in denen die Verletzungshandlungen begangen würden oder 271 EuGH Rs. C-235/09 – Slg. 2011 I-02801 – DHL/Chronopost = EuGH EuZW 2011, 686, Rn. 48, Hervorhebungen durch den Autor. 272 Tribunal de grande instance de Paris, 15 Mars 2006, ct0087. 273 Cour d’appel de Paris, 9 novembre 2007, 06/07457.

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begangen zu werden drohten.274 Diese Vorlagefrage beantwortete der EuGH entsprechend obenstehendem Zitat.275 Diese Darstellung, die im Wesentlichen der Rezeption der Entscheidung in den deutschen Fachpublikationen entspricht, spart allerdings wichtige Details aus. Unter Bezugnahme auf das Urteil der Berufungsinstanz stellte die Cour de cassation zunächst fest, dass diese berechtigterweise eine Verletzung der Marken von Chronopost festgestellt habe; dass eine Marke ihrem Inhaber allerdings nicht das Recht verleihe, Dritten zu untersagen, Zeichen oder Angaben ohne Unterscheidungskraft oder über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung zu benutzen und verwies in diesem Zusammenhang auf die Regelungen der Art. 6 Abs. 1 b) Richtlinie (EG) 89/104 und Art. 12 Abs. 1 b) der VO (EG) 40/94. Indem das Berufungsgericht bei der Prüfung der Unterscheidungskraft lediglich auf den Tag der Anmeldung der Marke abstellte und nicht in Betracht zog, dass sich die Verkehrsanschauung später zum Zeitpunkt des Beginns der Verletzungshandlungen geändert habe, habe es einen Rechtsfehler begangen.276 Betrachtet man also die Umstände des Ausgangsverfahrens genauer, so gelangt man zu folgenden Erkenntnissen, welche in der Rezeption der Entscheidung nicht ausreichend gewürdigt wurden. Auch wenn in den Urteilen der Instanzgerichte zuweilen von Verwechslungsgefahr gesprochen wurde und die DHL/ChronopostEntscheidung des EuGH in deutschen Fachpublikationen regelmäßig als Bestätigung der Möglichkeit einer territorial beschränkten Berücksichtigung der Verwechslungsgefahr gedeutet wurde, ging es in der Entscheidung vornehmlich überhaupt nicht um die Verwechslungsgefahr bzw. stand diese niemals infrage. Denn es handelte sich in dem Verfahren um einen Fall der sog. Doppelidentität.277 Im Falle einer Doppelidentität ist eine Verwechslungsgefahr unabhängig von der jeweiligen sprachlichen Rezeption der Marke jedoch nicht nur kaum von der Hand zu weisen, im Falle der Doppelidentität sind abseits der Herkunftsfunktion auch weitere Funktionen der Marke geschützt.278 Die DHL/Chronopost-Entscheidung betraf daher keinen Fall einer territorial beschränkten Verwechslungsgefahr. Vielmehr ging es in der DHL/ChronopostEntscheidung um die Beschränkungen des Schutzbereichs einer Marke gem. Art. 14 Abs. 1 b) UMV. Hierauf wies die Cour de cassation in ihrer Entscheidung sogar 274

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 juin 2009, 08-13.729. Siehe oben, Kap. 2 B.II.1.c)cc) Fn. 271. 276 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 juin 2009, 08-13.729. 277 Der Begriff der Doppelidentität beschreibt einen Markenverletzungsfall, in welchem sowohl die Klagemarke und die Verletzermarke als auch die jeweiligen Nizza-Klassen identisch sind. 278 Siehe zum Schutz von Markenfunktionen bei Doppelidentität ausführlich Hackbarth, GRUR-Prax. 2012, 499, m. w. N. zur Rechtsprechung. 275

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ausdrücklich hin.279 Voraussetzung für eine Schutzbereichsbeschränkung ist allerdings nicht nur, dass einer der in Art. 14 Abs. 1 UMV aufgezählten Tatbestände der Schutzbereichsbeschränkung vorliegt, sondern auch, dass eine diesen Schutzbereichsbeschränkungen entsprechende Nutzung ihrerseits den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht, Art. 14 Abs. 2 UMV. Es ist daher als rechtsfehlerhaft zu bezeichnen, dass der EuGH den Hinweis der Cour de cassation auf die Vorschriften betreffend die Schutzbereichsbeschränkungen nicht aufgriff. (2) Die Verletzung der Markenfunktionen Die im Fall DHL/Chronopost in Rede stehenden Handlungen, das Anbieten von Versanddienstleistungen unter Angabe des Begriffs Webshipping, verletzten die Funktionen der Marke in England im Ergebnis deshalb nicht, weil sie die Dienstleistungen beschrieben und diese Art der Zeichennutzung vom Schutzbereich der Unionsmarke gem. Art. 14 Abs. 1 b) UMV ausgenommen ist. Eine Verletzung war jedoch nicht deshalb ausgeschlossen, weil die doppelidentischen Zeichen Webshipping in England nicht verwechslungsfähig wären und die Verletzermarke daher die Markenfunktionen der Klagemarke erst gar nicht hätte verletzen können. Dies wird noch deutlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, dass im Falle der Doppelidentität die Nichtverletzung der Markenfunktionen aufgrund einer beschreibenden Verwendung von Zeichen keinesfalls eine Selbstverständlichkeit ist. Denn selbst wenn eine rein beschreibende Benutzung die Herkunftsfunktion einer Konfliktmarke nicht verletzt, kommt in Fällen der Doppelidentität nach der Rechtsprechung des EuGH auch die Verletzung weiterer Markenfunktionen in Betracht,280 die auch unabhängig von der Rezeption der Marke durch die jeweiligen Verkehrskreise vorliegen können.281 Ob die Beeinträchtigung von Markenfunktionen abseits der Herkunftsfunktionen ebenfalls gem. Art. 14 UMV vom Schutzbereich der Marke ausgenommen werden kann, ist bisher nicht geklärt, nach der hier vertretenen Auffassung jedoch abzulehnen.282

279

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 juin 2009, 08-13.729; die Einschlägigkeit des Art. 14 UMV wird jedoch trotz ausdrücklicher Erwähnung durch die Cour de cassation in einschlägigen Besprechungen und Untersuchungen der Entscheidung nicht erwähnt, siehe etwa: Kochendörfer, GRUR 2016, 778 (781); Sosnitza, GRUR 2011, 465 (471); König, Verletzung der Gemeinschaftsmarke bei territorial divergierender Verkehrsanschauung, S. 84; Grünberger, IPRax 2012, 500 (503); Knaak, in: FS Bornkamm, S. 587 (590). 280 EuGH Rs. C-487/07 – Slg. 2009, I-5185 – L’Oréal SA u. a./Bellure NV = EuGH GRUR 2009, 756, Rn. 58. 281 So sehen etwa Elskamp/Völker keinen Zusammenhang zwischen Verkehrsauffassung und Investitionsfunktion, Elskamp/Völker, WRP 2010, 64 (70). 282 So weist Rohnke, GRUR Int. 2002, 979 (984 f.) zu Recht darauf hin, dass ein allgemeiner Lauterkeitsvorbehalt dem Markenrecht fremd sei; vgl. zu bestehenden Schrankenlücke umfassend Traumann, Beschränkungen des Schutzes von Kennzeichen gemäß § 23 MarkenG, S. 362 ff.; vgl. auch Krüger, MarkenR 2002, 145 (146 f.).

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(3) Ergebnis zur DHL/Chronopost-Entscheidung Die DHL/Chronopost-Entscheidung ist daher mitnichten ein Beleg dafür, dass eine territorial beschränkte Berücksichtigung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich möglich ist. Vielmehr ist der Entscheidung lediglich zu entnehmen, dass materiellrechtlichen Schutzbereichsbeschränkungen, welche Art. 14 UMV explizit vorsieht, auch prozessual Geltung verschafft werden muss, auch wenn Art. 98 Abs. 1 VO (EG) 40/94 und seine Nachfolgeregelung die Untersagung der rechtsverletzenden Handlungen grundsätzlich pauschal für das gesamte Gebiet der Union vorsehen. Solche materiellrechtlichen Schutzbereichsbeschränkungen sind in Fragen der Verwechslungsgefahr allerdings allein auf die in Art. 14 UMV vorgesehenen Fälle begrenzt.283 Sie können nicht contra legem auf die Fälle bloß territorialer Verwechslungsgefahr erweitert werden. Denn Art. 14 UMV ist keine Generalklausel, sondern listet die Fälle der Schutzbereichsbeschränkung enumerativ und abschließend auf.284 Die klare gesetzgeberische Entscheidung, die Gründe für eine Schutzbereichsbeschränkung abschließend zu regeln, kann auch nicht dadurch umgangen werden, dass weitere Schutzbereichsbeschränkungen in den ersten Schritt der Verletzungsprüfung, die Feststellung der Verwechslungsgefahr hineingelesen werden.285 Eine solche Vorverlagerung der Schutzbereichsbeschränkung in den Tatbestand der Rechtsverletzung, ist nicht nur mit dem abschließenden Charakter des Art. 14 Abs. 1 UMV nicht zu vereinbaren, sie hätte auch zur Folge, dass ein Verletzer die zweite Voraussetzung der Schutzbereichsbeschränkung nicht erfüllen müsste. Gem. Art. 14 Abs. 2 UMV müssen vom Schutzbereich ausgenommene Handlungen auch den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechen. Wenn die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs aufgrund divergierender Verwechslungsgefahr aber bereits im Rahmen der Verletzungsprüfung und damit außerhalb des Art. 14 Abs. 1 UMV zu berücksichtigen wäre, wäre in diesem Fall auch Art. 14 Abs. 2 UMV nicht zu prüfen. Die Möglichkeit einer nur partikularen Berücksichtigung des Vorliegens des Verletzungstatbestandes führt damit zu dem kuriosen Ergebnis, dass ein potenzieller Verletzer außerhalb des Anwendungsbereichs des Art. 14 Abs. 1 UMV einer niedrigeren Schwelle der Schutzbereichsbeschränkung begegnet als ein potenzieller Verletzer, dessen Handlungen sich innerhalb der Ausnahmetatbestände des Art. 14 Abs. 1 UMV bewegen. Ein solches Ergebnis ist offensichtlich nicht mit der Systematik der Verletzungstatbestände der UMV und des Art. 14 UMV zu vereinbaren. 283

Die Vorgängervorschrift des Art. 14 UMV als Zentralvorschrift zur Erfassung „nationaler Besonderheiten“ einordnend Krüger, MarkenR 2002, 145 (146 f.); vgl. auch Rohnke, GRUR Int. 2002, 979 (984). 284 Vgl. Traumann, Beschränkungen des Schutzes von Kennzeichen gemäß § 23 MarkenG, S. 361, die feststellt, dass die Schutzschranke des § 23 MarkenG de lege lata keine allgemeine fair-use-Klausel ist; ebenso Rohnke, GRUR Int. 2002, 979 (984 f.). 285 Die hier kritisierte Vorverlegung der Prüfung der Schrankenbestimmung in die Eingangsstufe der Verletzungsprüfung sieht auch Kur in der Rechtsprechung des EuGH. Kur, MarkenR 2019, 269 (269); vgl. auch v. Gamm/Schaper, GRUR Int. 2001, 965 (967), die berechtigterweise von Verletzung einerseits und der Durchsetzung andererseits sprechen.

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Die Systemkonformität der Einordnung der DHL/Chronopost-Entscheidung als Fall des Art. 14 UMV bestätigt auch ein Blick auf die vom EuGH in der Sache erörterte Beweislastverteilung. So stellte der EuGH fest, dass im Falle divergierender Verwechslungsgefahr „der Beklagte den Beweis zu erbringen habe, dass die Benutzung des fraglichen Zeichens insbesondere aus sprachlichen Gründen die Funktionen der Marke nicht beeinträchtigt oder nicht beeinträchtigen kann“.286 Diese Einlassung zur Beweislast wurde teilweise als Ausnahme oder Abwandlung der herkömmlichen Beweislastverteilung gesehen.287 Tatsächlich hätte die Beweislastverteilung im Falle DHL/Chronopost aber der regulären Beweislastverteilung entsprochen, wäre die Einschlägigkeit des Art. 14 UMV nicht verkannt bzw. contra legem übergangen worden. Denn während die Rechtsverletzung vom Kläger zu beweisen ist, sind Schutzbereichsbeschränkungen stets vom Beklagten zu beweisen.288 Auch wenn der DHL/Chronopost-Entscheidung damit im Ergebnis zu entnehmen ist, dass einer materiellrechtlichen Schutzbereichsbeschränkung gem. Art. 14 UMV trotz des pauschalen Wortlauts des Art. 130 Abs. 1 UMV auch im Rahmen eines Unterlassungstenors Geltung verschafft werden können muss, so lässt sich der Entscheidung nicht entnehmen, dass eine partikularistische Betrachtung der Tatbestandsseite grundsätzlich möglich ist und erst recht nicht, dass eine solche partikularistische Betrachtung ohne die Berücksichtigung einer De-Minimis-Schwelle auskommt. dd) Uneinheitliche Verletzung außerhalb des Anwendungsbereichs des Art. 14 UMV – Commit/Combit Diejenigen Fälle territorial divergierender Verkehrsauffassung, die sich nicht über Art. 14 UMV lösen lassen, spielen sich bisher hauptsächlich im Bereich der Fantasie bzw. als Beispielsfälle ab.289 Eine wichtige Ausnahme hiervon bildet jedoch die Commit/Combit-Entscheidung, die aufgrund ihrer Sonderstellung in der Debatte um 286 EuGH Rs. C-235/09 – Slg. 2011 I-02801 – DHL/Chronopost = EuGH EuZW 2011, 686, Rn. 48. 287 So wohl Kochendörfer, GRUR 2016, 778 (779 f.); den Aspekt der Beweislastverteilung ebenfalls ausdrücklich hervorhebend Z˙ elechowski, EIPR 2013, 287 (294 f.); im Ergebnis wohl auch Arnold, GRUR Int. 2016, 884 (887); auch Generalanwalt Szpunar spricht in Bezug auf die DHL/Chronopost-Entscheidung von einer Beweislastumkehr, vgl. Generalanwalt Szpunar Rs. C-223/15 – Commit/Combit = BeckRS 2016, 81042, Rn. 33 f. 288 Kretschmar, in: BeckOK Markenrecht, Art. 14 UMV Rn. 2 i. V. m. Kretschmar, in: BeckOK Markenrecht, § 23 MarkenG, Rn. 9. 289 Betreffend das Beispiel Hahn/Anne, v. Mühlendahl, in: FS Schricker, S. 853 (861); betreffend des Beispielsfalles Schimmel Hye-Knudsen/Schafft, MarkenR 2004, 209 (209); vielmehr betreffen die tatsächlich entschiedenen Sachverhalte soweit ersichtlich ausschließlich Fälle, in welchen eine Marke in einer wenig gesprochenen Sprache beschreibend war, siehe zur Übersicht Scherer, WRP 2016, 8 (8 ff.), zweifelhaft allerdings für die dort besprochene Loutfi-Entscheidung.

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die partikularistischen Lösungen nicht übergangen werden darf. Der Sachverhalt des Verfahrens, welches sich sowohl vor dem LG und OLG Düsseldorf als auch vor dem BGH und dem EuGH abspielte, lässt sich, stark vereinfacht, folgendermaßen zusammenfassen. (1) Sachverhalt und Verfahrensgang Die Klägerin war Inhaberin sowohl der Unionsmarke als auch der deutschen Marke „combit“ für Software. Die Beklagte vertrieb über einen auch in Deutschland abrufbaren Webshop Softwareprodukte unter der Bezeichnung Commit.290 Die Klägerin erhob Klage vor dem LG Düsseldorf und beantragte, gestützt auf ihre Unionsmarke, die Beklagte zur Unterlassung der Benutzung des Wortzeichens „Commit“ im gesamten Gebiet der Union zu verurteilen. Hilfsweise beantragte die Klägerin, gestützt auf ihre deutsche Marke, die Beklagte zur Unterlassung des Vertriebs im Gebiet der BRD zu verurteilen. Das LG Düsseldorf gab der Klage aus der deutschen Marke statt und wies den Antrag aus der Unionsmarke im Übrigen zurück.291 Der Antrag aus der Unionsmarke wurde zurückgewiesen, da das LG Düsseldorf davon ausging, die Klägerin hätte die rechtserhaltende Benutzung der Marke „in der Union“ nicht in ausreichendem Maße belegen können.292 Combit Software legte in der Folge Berufung beim OLG Düsseldorf ein und begehrte weiterhin ein unionsweites Unterlassungsgebot.293 Das OLG Düsseldorf ging im Gegensatz zum LG Düsseldorf davon aus, dass es nicht an einer rechtserhaltenden Benutzung der Unionsmarke combit fehle294 und musste sich in der Folge mit der Frage der Verwechslungsgefahr der Unionsmarke combit und dem Beklagtenkennzeichen commit auseinandersetzen. Das OLG Düsseldorf ging davon aus, dass die Marken commit und combit zwar für deutsche Verbraucher eine Verwechslungsgefahr bergen würden, in der Vorstellung englischsprachiger Verbraucher allerdings keine Verwechslungsgefahr bestünde. Der englischsprachige Verbraucher könne nämlich den begrifflichen Unterschied zwischen dem englischen Verb to commit auf der einen Seite und dem aus den Buchstaben „com“ für Computer und „bit“ für binary digit zusammengesetzten Begriff „combit“ auf der anderen Seite leicht verstehen.295 Das OLG Düsseldorf stellte daher die Frage, wie in einem solchen Fall divergierender Verwechslungsgefahr der in Art. 1 Abs. 2 VO (EG) 207/2009 aufgestellte Grundsatz der Einheitlichkeit umzusetzen sei.296 Diese Frage legte das OLG Düsseldorf dem EuGH zur Vorabentscheidung vor. Konkret fragte es, (a) ob für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Sicht des einen Teils des Verkehrs oder 290

LG Düsseldorf GRUR-RS 2016, 12610, Rn. 3 – 6 – Combit/Commit. LG Düsseldorf GRUR-RS 2016, 12610, Rn. 15, 17 – Combit/Commit. 292 LG Düsseldorf GRUR-RS 2016, 12610, Rn. 21 – Combit/Commit. 293 OLG Düsseldorf GRUR Int. 2015, 958, Rn. 6 – Combit/Commit. 294 OLG Düsseldorf GRUR Int. 2015, 958, Rn. 9 – Combit/Commit. 295 OLG Düsseldorf GRUR Int. 2015, 958, Rn. 11 f. – Combit/Commit. 296 OLG Düsseldorf GRUR Int. 2015, 958, Rn. 13 – 15 – Combit/Commit. 291

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die Sicht des anderen Teils des Verkehrs oder die Sicht eines fiktiven Durchschnittsverbrauchers aller Mitgliedstaaten maßgeblich sei und ob (b) die Verletzung der Unionsmarke für das gesamte Gebiet der Europäischen Union zu bejahen oder zu verneinen sei, wenn in nur einem Teil eine Verwechslungsgefahr besteht, oder ob in diesem Fall zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten zu differenzieren sei.297 Der EuGH entschied, in Fortführung seiner Grundsätze der DHL/Chronopost-Entscheidung, dass Art. 1 Abs. 2, Art. 9 Abs. 1 b) und Art. 102 Abs. 1 der VO (EG) 207/ 2009 dahin auszulegen seien, dass bei einer nur teilweisen Verwechslungsgefahr der Unterlassungsanspruch auf das Gebiet zu beschränken sei, in welchem eine tatsächliche Verwechslungsgefahr bestehe.298 Unter Berücksichtigung der Vorabentscheidung des EuGH entschied das OLG Düsseldorf, dass die Berufung der Klägerin dennoch keinen Erfolg habe. Maßgeblich für diese Entscheidung waren allerdings nicht die Antworten des EuGH auf die Vorlagefrage, sondern die „während des Verfahrens fortschreitenden Erkenntnisse“.299 Diese Erkenntnisse bezogen sich auf den Umstand, dass die Beklagte nunmehr ihren Online-Vertrieb ausschließlich über eine englischsprachige Website anbot, sodass nach Ansicht des OLG Düsseldorf nunmehr allein die englische Sprache maßgeblich sei.300 Zwischen den Zeichen bestünde in der englischen Sprache keine Verwechslungsgefahr, da Ähnlichkeiten in schriftlicher oder klanglicher Hinsicht durch einen abweichenden Sinngehalt des Verletzungszeichens ausgeglichen würden.301 Im Ergebnis erhielt das OLG Düsseldorf die Entscheidung des LG Düsseldorf damit aufrecht, nämlich, dass der Klägerin kein Unterlassungsanspruch aus der Unionsmarke zustand. Die Antwort auf die Vorlagefrage musste das OLG Düsseldorf hierfür überhaupt nicht mehr berücksichtigen. Die Begründung der Entscheidung überzeugt nichtsdestotrotz nicht. Hierfür spricht nicht nur die Maßgeblichkeit des initialen Streitgegenstandes,302 sondern der schlichte Umstand, dass die maßgeblich Verkehrsauffassung nicht durch die Art und Weise des Vertriebs determiniert wird.303 Entsprechend ließ der BGH die Revision der Klägerin zu und stellte fest, dass das Berufungsgericht, indem es nur die aktualisierte und damit nur mehr englische Website der Beklagten berücksichtigt habe, einen Rechtsfehler begangen habe. Denn nur die durch die Klägerin angegriffene Handlung, das ursprüngliche Anbieten der Software in deutscher Sprache, sei Gegenstand der Klage gewesen.304 Auch eine Neutralisierung der sprachlichen Ähn297

OLG Düsseldorf GRUR Int. 2015, 958, Leitsätze – Combit/Commit. EuGH Rs. C-223/15 – Combit/Commit = EuGH GRUR 2016, 1166, Rn. 36. 299 OLG Düsseldorf GRUR Int. 2015, 958, Rn. 19 – Combit/Commit. 300 OLG Düsseldorf GRUR Int. 2015, 958, Rn. 18 – Combit/Commit. 301 OLG Düsseldorf GRUR Int. 2015, 958, Rn. 16 – Combit/Commit. 302 So der BGH in der Revisionsentscheidung: BGH GRUR 2019, 173, Rn. 24 – Combit/ Commit. 303 BGH GRUR 2008, 710, Rn. 32 – VISAGE; BGH GRUR 2002, 340 (341) – Fabergé. 304 BGH GRUR 2019, 173, Rn. 24 – Combit/Commit. 298

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lichkeit durch eine Unähnlichkeit der Bedeutung käme nicht in Betracht, da die Bedeutung des Wortes commit keinen eindeutigen und bestimmten Begriffsinhalt im Sinne der vorgenannten Rechtsprechung darstelle, sondern vielmehr eine Reihe geläufiger Bedeutungen aufweise.305 Ob eine solche sprachliche Neutralisierung bestehe und damit eine Verwechslungsgefahr für die englischen Verkehrskreise fehle, habe der Beklagte zu beweisen.306 Die Entscheidung des BGH legt nahe, dass er von einer Verwechslungsgefahr der Marken Commit und Combit ausgeht. Folgt das OLG Düsseldorf dieser Einschätzung, so würde die Klägerin nach dann nunmehr fünf Entscheidungen und inzwischen über sieben Jahren Laufzeit des Verfahrens ihre Anträge vollumfänglich zugesprochen bekommen. (2) Ergebnis zur Entscheidung Commit/Combit Das Verfahren Commit/Combit zeigt mehrerlei. Erstens, dass die Schutzbereichsbeschränkungen des Art. 14 UMV zurzeit nicht jede sprachliche Besonderheit abbilden können, die zu einer Verwechslungsgefahr in einem Teil der Union, nicht aber in anderen Teilen der Union führt. Zweitens, dass die Klägerin ihr Begehren, die Untersagung der Unionsmarke überall in der Union, außer in den Mitgliedstaaten mit mehrheitlich englischsprachiger Bevölkerung mit einem Bündel nationaler Marken wohl deutlich schneller und kostengünstiger durchsetzen hätte können. Das zeigt bereits der Umstand, dass das LG Düsseldorf dem Unterlassungsanspruch aus der deutschen Marke bereits in der ersten Instanz stattgab. Es sind keine Gründe ersichtlich, warum ein spanisches Gericht unter Zugrundelegung einer spanischen Marke oder ein italienisches Gericht unter Zugrundelegung einer italienischen Marke anders entschieden hätte. Die Problematik stellt sich allein für die englische Sprache. Stattdessen beschäftigten sich LG und OLG Düsseldorf, der BGH und der EuGH nunmehr acht Jahre lang damit, die Unionsmarke der Klägerin zu „retten“ und ihr doch noch ihre fast unionsweite Wirkung zukommen zu lassen. Besonders ärgerlich dürfte für die Klägerin dabei die Randnotiz sein, dass sich die Mehrheit der „Störenfriede“, die die Bedeutung des Wortes commit und combit verstehen und daher ihren unionsweiten Unterlassungsanspruch in Frage stellten, zum 1. Januar 2020 endgültig aus der EU und dem Geltungsbereich der Unionsmarke verabschiedet haben.307 Der Fall zeigt drittens, dass in Fragen einer uneinheitlichen Verwechslungsgefahr nach wie vor erhebliche Rechtsunsicherheit besteht. 305

BGH GRUR 2019, 173, Rn. 26 – Combit/Commit. BGH GRUR 2019, 173, Rn. 31 – Combit/Commit. 307 Die Folgen des Brexits für das europäische Markenrecht sollen an dieser Stelle nicht erörtert werden, siehe eingehend hierzu Kochendörfer, in: BeckOK UMV, Art. 1 UMV Rn. 22a – 22d, hier insbesondere Rn. 22d. 306

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Viertens zeigt der Fall schließlich, dass sich die Problematik divergierender Verwechslungsgefahr regelmäßig auf einen Mitgliedstaat bzw. eine Sprache beschränken dürfte. Zu unterscheiden sind dabei diejenigen Fälle, in welchen eine Marke in der gesamten Union mit Ausnahme einer Sprache verwechslungsfähig ist, von denjenigen Fällen in welchen eine Marke nur in einer Sprache (ggf. sogar nur in einer Regionalsprache) verwechslungsfähig, im Übrigen aber nicht verwechslungsfähig ist. Denn während eine Beschränkung des Unterlassungsanspruches im ersten Fall unter Koexistenzgesichtspunkten keinen Bedenken begegnet, steht die partikulare Berücksichtigung einer territorial nur sehr beschränkt vorliegenden Verletzung einer Unionsmarke wie bereits dargelegt in einem Spannungsverhältnis zum Koexistenzprinzip. Im Fall Commit/Combit stand bzw. steht eine Ausnahme englischer Muttersprachler vom Unterlassungsanspruch zur Debatte. Da sich die Zahl englischer Muttersprachler in der Union auch vor dem Brexit im Verhältnis zur Gesamtzahl der Verbraucher innerhalb der Union in Grenzen hielt, und die Marken Commit/Combit für alle nicht englischen Muttersprachler verwechslungsfähig sind, dürfte das Erreichen der massiveness im Fall Commit/Combit nicht in Frage stehen. Auch wenn der EuGH in diesem Fall, wenn auch rechtlich kaum überzeugend, deutlich gemacht hat, dass Schutzbereichsbeschränkungen außerhalb des Art. 14 UMV auch im Rahmen des Unterlassungsanspruchs Geltung verschafft werden können muss, so spricht dies im konkreten Fall nicht dafür, dass eine De-MinimisSchwelle der Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit nach Ansicht des EuGH entbehrlich ist. ee) Zwischenergebnis zu partikularistischen Lösungen Sog. partikularistische Lösungen können sowohl Auswirkungen auf die Rechtsfolge des Unterlassungsanspruchs als auch für die Feststellung des Vorliegens des Verletzungstatbestandes haben. Während eine Beschränkung der Rechtsfolge in Einzelfällen gerechtfertigt sein mag, überzeugt eine nur partikulare Betrachtung der Tatbestandsseite nicht. Die Möglichkeit einer nur partikularen Berücksichtigung des Verletzungstatbestandes ergibt sich weder aus einer eingeschränkten Gültigkeit des Einheitlichkeitsprinzips noch aus der Parteiautonomie. Auch aus der beschränkten Kognitionsbefugnis der Tatortgerichte gem. Art. 125 Abs. 5 und Art. 126 Abs. 2 UMV lässt sich eine solche nur partikulare Berücksichtigung des Verletzungstatbestandes nicht ableiten, soweit dieser über einen Mitgliedstaat hinausreichen soll. Denn die Klage beim Tatortgericht zeitigt gerade keine Rechtswirkungen über den Forumstaat hinaus.308 Im Ergebnis können damit auch die partikularistischen Lösungen die fehlende Notwendigkeit einer Mindestschwelle bzw. massiveness der Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit „in der Union“ nicht plausibilisieren.

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Gillert, in: BeckOK Markenrecht, Art. 126 UMV Rn. 5.

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Sie werfen jedoch ein Schlaglicht auf diejenigen Fälle, in welchen eine Unionsmarke eine solche Mindestschwelle zwar erreicht, aber dennoch nicht überall in der Union verwechslungsfähig ist. Eine Schutzbereichsbeschränkung ist hier in der Tat interessengerecht und tangiert, da eine Berücksichtigung der massiveness hier dennoch möglich ist, auch das Koexistenzprinzip nicht. Für die Fälle der Beschreibungseignung einer Konfliktmarke, wie im Falle DHL/Chronopost, bietet Art. 14 UMV hier den rechtskonformen Anknüpfungspunkt der materiellen Schutzbereichsbeschränkung. Der Fall Commit/Combit zeigt jedoch, dass in Fragen der sog. Neutralisierung der Verwechslungsgefahr,309 weiterhin erhebliche Rechtsunsicherheit besteht. Insoweit bietet sich eine Erweiterung der Ausnahmetatbestände des Art. 14 Abs. 1 UMV de lege ferenda dahingehend an, dass Art. 14 Abs. 1 UMV sprachliche Unterschiede, die zu einer Neutralisierung der Verwechslungsgefahr in Teilen der Union führt, berücksichtigen kann. In Fällen, in denen eine Verwechslungsgefahr oder eine Bekanntheit nur in einem sehr begrenzten Gebiet der Union besteht und damit das Erreichen der massiveness in Frage steht, überzeugt die Argumentation der Befürworter partikularistischer Lösungen hingegen nicht. So weisen die Befürworter partikularistischer Lösungen lediglich darauf hin, dass eine einheitliche Beurteilung der Verwechslungsgefahr und bzw. oder Bekanntheit die Unionsmarke im Vergleich zu den nationalen Marken unattraktiver machen würde.310 Allerdings ist diese bloße Feststellung kaum ein Argument dafür, dass ein solches Attraktivitätsgefälle auch systemwidrig sei. Denn die nationalen Marken sind auch gegenüber den Unionsmarken in vielen Fragen, etwa der unionsweiten Rechtsdurchsetzung, unattraktiver. Darüber hinaus zeigt bereits der im Wortlaut des Art. 8 Abs. 5 UMV zum Ausdruck kommende Unterschied zwischen der Bekanntheit „in der Union“ und der Bekanntheit in einem Mitgliedstaat, sowie der in Art. 8 Abs. 1 b) UMV zum Ausdruck kommende Unterschied der Verwechslungsgefahr in der Union und der Verwechslungsgefahr in einem Mitgliedstaat,311 dass die höheren Anforderungen an Bekanntheit und Verwechslungsgefahr der Unionsmarke schlicht im System der UMV angelegt sind. Keinesfalls wird man daher mithilfe der partikularistischen Lösungen die Anforderungen an Bekanntheit und Verwechslungsgefahr „in der Union“ so weit herabsetzen können, dass diese denselben Anforderungen an Bekanntheit und Verwechslungsgefahr begegnet, wie nationale Marken in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat

309 Zur Neutralisierungsthese, speziell im Fall Commit/Combit, Sosnitza, GRUR 2016, 1240 (1242). 310 Hye-Knudsen/Schafft, MarkenR 2004, 209 (211); Pennekamp merkt an, dass bei der einheitlichen Beurteilung von der Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit der Schutz der Unionsmarke hinter dem Schutz der nationalen Marken zurück bleiben könnte, Pennekamp, Verbraucherverständnis und Marktöffnung in Europa, S. 117; entsprechend zur Bekanntheit auch Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 217 f. 311 Vgl. zu diesen Unterschieden Ingerl, Die Gemeinschaftsmarke, S. 82.

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begegnen.312 Die Argumente für partikularistische Lösungen überzeugen daher im Ergebnis nicht. Partikularistische Lösungen sind damit auch kein überzeugendes Argument gegen die Notwendigkeit der Berücksichtigung einer spezifischen massiveness. d) Argumente gegen partikularistische Lösungen Im Gegenteil sprechen gewichtige Argumente gegen partikularistische Lösungen und damit die Irrelevanz einer spezifischen massiveness. aa) Verletzungsvoraussetzungen und Schutzbereichsbeschränkungen Gegen partikularistische Lösungen spricht, wie in der Erörterung der Entscheidung DHL/Chronopost bereits angedeutet, dass sie einheitlich zu beurteilende Verletzungsvoraussetzungen mit einzelfallbezogenen Verletzungsvoraussetzungen, bzw. Schutzbereichsbeschränkungen vermengen. So setzen die Schutzbereichsbeschränkungen des Verwechslungsschutzes gem. Art. 14 UMV nicht nur das Vorliegen einer einschlägigen Fallgruppe der Schutzbereichsbeschränkungen voraus, sondern ebenfalls, dass die Benutzung der potenziellen Verletzermarken im konkreten Falle auch den ordentlichen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht, Art. 14 Abs. 2 UMV. Eine vergleichbare Schutzbereichsbeschränkung findet sich im Rahmen des Bekanntheitsschutzes des Art. 9 Abs. 2 c) und Art. 8 Abs. 5 UMV. Eine Erstreckung des Schutzbereichs der bekannten Marke setzt nämlich nicht nur deren Bekanntheit voraus, sondern auch, dass die Verletzermarke die Wertschätzung oder Unterscheidungskraft der bekannten Marke in unlauterer Weise ausnutzt. Auch diese zweiteilige Prüfung des Bekanntheitsschutzes spricht im Ergebnis für eine pauschale Feststellung der Bekanntheit oder der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung einer gewissen Mindestschwelle. Für partikularistische Lösungen wurde neben den bereits genannten Argumenten auch die Gefahr entgegenstehender Rechtskraft früherer Urteile ins Feld geführt. Würde man die Verwechslungsgefahr pauschal feststellen, so würde dies die Verwechslungsgefahr für alle späteren Verfahren präjudizieren, was Differenzierungen unmöglich mache.313 Diese Gefahr entgegenstehender Rechtskraft ist allerdings selbst bei Zugrundelegung einer einheitlichen Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht real, da ihr in aller Regel in rechtskonformer Weise über die Anwendung des

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Einen solchen Gleichlauf befürwortend aber Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 217; die Möglichkeit einer solchen Gleichsetzung für die Bekanntheit verneinend Wagner, WRP 2017, 145 (149). 313 Hye-Knudsen/Schafft, MarkenR 2004, 209 (212); vgl. Pennekamp, Verbraucherverständnis und Marktöffnung in Europa, S. 86 f.; v. Mühlendahl/Ohlgart/v. Bomhard, Die Gemeinschaftsmarke, § 6 Rn. 6.

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Art. 14 UMV begegnet werden kann.314 Denn ob die konkret gerügte Verletzungshandlung den ordentlichen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht bzw. den Ruf einer bekannten Marke unlauter ausnutzt, kann immer nur für den jeweiligen Einzelfall festgestellt werden. Die Gefahr einer unflexiblen Rechtskraft besteht lediglich für die „abwägungsresistenten“315 Tatbestände der Verwechslungsgefahr und der Bekanntheit. Diese sind aber unabhängig von der jeweiligen Verletzungshandlung festzustellen.316 Zur Lösung des vermeintlichen Problems entgegenstehender Rechtskraft schlagen v. Mühlendahl/Ohlgart eine flexible Handhabung der Streitgegenstände vor.317 So solle im Falle einer nur territorial beschränkten Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit der Ort der streitbefangenen Handlung den Streitgegenstand mitbestimmen und ein Unterlassungsgebot daher auch nur territorial beschränkt in Rechtskraft erwachsen.318 Auch eines solchen Kunstgriffs bedarf es aber im Rahmen der Anwendung des Art. 14 UMV oder bei der Usurpation einer bekannten Marke überhaupt nicht, da die Schutzbereichsbeschränkung des Art. 14 UMV und die Unlauterkeit des Ausnutzens des Rufes einer bekannten Marke immer nur für den Einzelfall festgestellt werden können. (1) Einzelfallbezogenheit der Schutzschranken des Art. 14 UMV Die These der Einzelfallbezogenheit der Schutzschranke des Art. 14 UMV wird auch durch die Rechtsprechung des EuGH selbst gestützt. So stellte der EuGH in der Gerolsteiner Brunnen-Entscheidung auf eine Vorlagefrage des BGH hin fest, dass die Schutzbereichsbeschränkungen des Art. 6 Abs. 1 b) der Richtlinie 89/104/EWG319 dahin auszulegen sei, dass im Falle der Einschlägigkeit einer der Fallgruppen eine Schutzbereichsbeschränkung davon abhinge, ob die konkrete Vertriebshandlung lauter oder unlauter sei.320 Im konkreten Fall Vertrieb der Kläger Getränke unter der Marke Gerri Erfrischungsgetränke. Die 314 Eine Ausnahme bilden die bereits erörterten Fälle der Neutralisierung der Verwechslungsgefahr in bestimmten Sprachkreisen. Hier wäre aber wie bereits festgestellt eine Erweiterung des Katalogs des Art. 14 Abs. 1 UMV angezeigt, da die gegenwärtigen Lösungen ihre Auswirkungen auf die Koexistenz nicht in angemessenem Maße reflektieren und einen derart deutlichen Eingriff in die Koexistenz von nationalen Marken und der Unionsmarke nicht rechtfertigen. 315 Vgl. zur Abwägungsresistenz des Art. 5 Abs. 1 Nr. 2 a) UMRL Ohly, GRUR 2010, 776 (782). 316 A. A. v. Mühlendahl/Ohlgart/v. Bomhard, Die Gemeinschaftsmarke, § 6 Rn. 7, die der Ansicht sind, Art. 9 UMV sähe vor, dass die Verwechslungsgefahr gerade durch die Benutzung hervorgerufen werden müsse. Ein solcher Kausalzusammenhang ist dem Wortlaut des Art. 9 UMV allerdings nicht zu entnehmen, der einen Unterlassungsanspruch schlicht bei Vorliegen einer Verwechslungsgefahr gewährt. 317 v. Mühlendahl/Ohlgart/v. Bomhard, Die Gemeinschaftsmarke, § 6 Rn. 7. 318 v. Mühlendahl/Ohlgart/v. Bomhard, Die Gemeinschaftsmarke, § 6 Rn. 7 – 9. 319 Die Vorschrift ist mit Art. 14 UMV wortlautidentisch. 320 EuGH Rs. C 100/02 – Slg. 2004 I-00691 – Gerolsteiner/Putsch = EuGH GRUR 2004, 234, Rn. 26.

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Beklagte vertrieb unter dem Kennzeichen Kerry ebenfalls Erfrischungsgetränke. Das Wasser zu deren Herstellung stammte aus der Kerry Spring in der Grafschaft Kerry in Irland.321 Es ging damit um die Frage, ob eine grundsätzlich zur Beschreibung der geografischen Herkunft geeignete Kennzeichnung auch dort zu einer Schutzbereichsbeschränkung führen könne, wo diese nicht bekannt ist und daher nicht beschreibend benutzt wird. Der BGH verklausulierte diese Frage in der Vorlagefrage dahingehend, dass er fragte, ob die Schutzbereichsbeschränkungen auch dann anwendbar seien, wenn die Kennzeichnung markenmäßig verwendet würde, womit im Ergebnis nicht beschreibend gemeint gewesen sein dürfte.322 Der EuGH bejahte diese Frage und stellte fest, dass auch in einem solchen Fall die Schutzbereichsbeschränkungen des Art. 6 Abs. 1 b) der Richtlinie 89/104/EWG einschlägig seien und es allein auf die Lauterkeit der Vertriebshandlung ankomme, die anhand einer globalen Beurteilung der Umstände des Einzelfalles festzustellen sei.323 Der BGH entschied im Anschluss an diese Entscheidung, dass die Schutzbereichsbeschränkungen des Art. 12 VO (EG) 40/94324 auch dann grundsätzlich Anwendung finden, wenn nur ein Teil der im Rahmen der konkreten Vertriebshandlung mit dem Kennzeichen konfrontierten Verkehrskreise dieses Kennzeichen als beschreibend verstünden. Insoweit käme es wiederum auf die Feststellung der Lauterkeit bzw. Unlauterkeit der Benutzungshandlung im Einzelfall an.325 Diese Rechtsprechung zeigt, dass die Anwendung der Schutzbereichsbeschränkungen und damit etwa die Beschreibungseignung nur anhand der mit der Marke konkret konfrontierten Verkehrskreise stattfindet. Die Anwendung der Schutzbereichsbeschränkung setzt darüber hinaus weder voraus, dass eine überwiegende Zahl der mit der Marke konfrontierten Verbraucher diese Marke als beschreibend versteht, noch determiniert eine grundsätzliche Beschreibungseignung, ob die jeweils gerügte Verletzungshandlung lauter oder unlauter ist.326 Die Feststellung der Anwendbarkeit des Art. 14 UMV bzw. des Vorliegens seiner Tatbestandsmerkmale erwächst daher über den jeweiligen Einzelfall hinaus nicht in Rechtskraft. Eine Einschränkung dieser Feststellung dürfte sich jedoch aus der noch recht jungen KerryGold/Kerry SpringEntscheidung des EuGH ergeben. Die Entscheidung betraf den Konflikt zwischen der Unionsmarke „KERRYGOLD“ und dem Zeichen „KERRYMAID“. Der Inhaber der Marke Kerrygold rügte, nachdem die Klagemarke und die Verletzermarke in 321

BGH GRUR 2002, 613 (613 f.) – GERRI/KERRY Spring. BGH GRUR 2002, 613 (613 f.) – GERRI/KERRY Spring. 323 EuGH Rs. C 100/02 – Slg. 2004 I-00691 – Gerolsteiner/Putsch = EuGH GRUR 2004, 234, Rn. 26 f. 324 Der Vorgängervorschrift des Art. 14 UMV. 325 Im konkreten Fall ging es um Vertrieb von Limonade mit Aufschrift GAZOZ, türkisch für Brauselimonade oder Sprudelwasser, in Läden, in welchem sowohl türkischsprachige als auch nicht türkischshprachige Kunden einkauften, BGH GRUR 2004, 947 (949) – GAZOZ. 326 Eine wohl von der konkreten Benutzungssituation losgelöste Betrachtung der beschreibenden Verwendung schlagen hingegen Heath/Prüfer vor. Der Ansatz kann aber nicht überzeugen und wird wohl bereits durch die Autoren selbst relativiert („russischer Kontext“), Heath/Prüfer, in: FS Schricker, S. 791 (799 f.). 322

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Irland für eine lange Zeit friedlich koexistierten, die Verletzung seiner Unionsmarke, als ein spanisches Unternehmen die mit dem Zeichen Kerrymaid gekennzeichnete Margarine nach Spanien einführte.327 Nach einer Vorlagefrage an den EuGH stellte sich im Ergebnis die Frage, ob eine Beschränkung des Schutzbereichs der Marke, die den Wortbestandteil Kerry betraf, der die geografische Herkunft beschreibt und jedenfalls von irischen Abnehmer entsprechend verstanden wurde, auch in Spanien gilt.328 Der EuGH stellte zunächst in Anlehnung an seine Gerolsteiner-Entscheidung fest, dass ein Zeichen, welches grundsätzlich beschreibungsgeeignet sei, auch dem Anwendungsbereich des Art. 14 UMV329 unterfalle und die tatsächliche Beschränkung davon abhänge, ob eine entsprechende Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.330 Der EuGH führte weiter aus, dass, soweit das vorlegende Gericht beabsichtige, die Lauterkeit der entsprechenden Handlungen anhand der Umstände in Irland zu prüfen, dies nur möglich sei, sofern die Marktbedingungen und die soziokulturellen Umstände in den beiden Teilen der Union nicht deutlich voneinander abwichen.331 Damit stellt sich die Gefahr einer problematischen entgegenstehenden Rechtskraft im Rahmen des Art. 14 UMV nur sehr eingeschränkt. Denn eine Extrapolation der Beschreibungseignung und der Lauterkeit der jeweils gerügten Verletzungshandlungen ist nur dann möglich, wenn sich beide in Rede stehenden Gebiete, im Hinblick auf Marktbedingungen und soziokulturelle Faktoren, im Wesentlichen gleichen. Bei nahezu identischen Marktbedingungen und soziokulturellen Faktoren dürfte jedoch die Gefahr einer divergierenden Verkehrsauffassung im Ergebnis nichtexistent sein. (2) Einzelfallbezogenheit des Ausnutzens der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung Der Bekanntheitsschutz ist ebenso wie der Verwechslungsschutz zweigliedrig aufgebaut. Der Verwechslungsschutz beruht, wie soeben dargestellt, auf dem Zusammenspiel von Verwechslungsgefahr und Schutzbereichsbeschränkung. Der Bekanntheitsschutz beruht auf dem Bestehen von Bekanntheit und der Ausnutzung oder

327

Zusammenfassung des Sachverhalts bei Knaak, GRUR 2018, 50 (51). Entsprechend und völlig zutreffend fasst Knaak, GRUR 2018, 50 (52) die Problematik mit Hinweis auf die Ausführungen des Generalanwalts zusammen. Eine Rezeption der ursprünglichen Vorlagefrage, die der EuGH umformulierte, soll an dieser Stelle unterbleiben. 329 Bzw. der Vorgängervorschrift des Art. 12 VO (EG) 207/2009. 330 EuGH Rs. C-93/16 – KERRYGOLD = EuGH GRUR 2017, 1132, Rn. 43 f. 331 EuGH Rs. C-93/16 – KERRYGOLD = EuGH GRUR 2017, 1132, Rn. 43, 47. Der EuGH bezog sich in seinen Leitsätzen der KERRYGOLD-Entscheidung in Fortführungen seiner, nach hier vertretener Ansicht, misslungenen DHL/Chronopost-Rechtsprechung allein auf Art. 9 Abs. 1 b) UMV und damit auf die Verwechslungsgefahr. Dass die hier relevante Norm im Ergebnis auch für den EuGH tatsächlich die Schutzbereichsbeschränkungen des Art. 14 UMV bzw. der Vorgängernorm waren, ergibt sich aus einer Zusammenschau der Rn. 43 und 47 der zitierten Entscheidung. Die Relevanz des Art. 14 Abs. 1 b) UMV ebenfalls herausstellend Knaak, GRUR 2018, 50 (53). 328

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Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Unionsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise, Art. 9 Abs. 2 c) UMV.332 Ebenso wie in Fällen der Verwechslungsgefahr die Schutzbereichsbeschränkung jeweils anhand der konkreten Verletzungshandlung zu prüfen ist, ist auch die Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer Marke sowie das Fehlen eines rechtfertigenden Grundes jeweils anhand der konkreten Verletzungshandlung zu prüfen. Diese Annahme legt jedenfalls die jüngere Rechtsprechung des EuGH nahe. Konkret nahm der EuGH zu der Frage Stellung, ob eine Unterlassung kraft Bekanntheitsschutz auch dann begehrt werden könnte, wenn eine Unionsmarke zwar in einem wesentlichen Teil der Union bekannt sei, nicht aber dort, wo die gerügte Verletzungshandlung stattfand.333 Der EuGH bejahte diese Frage, und stellte fest, dass Voraussetzung hierfür ist, dass am konkreten Ort der Verletzungshandlung ein wirtschaftlich nicht unerheblicher Teil der Verkehrskreise die Marke kennt und ihr eine spezifische Wertschätzung entgegenbringt.334 Dabei müssen die konkret von der Verletzungshandlung betroffenen Verkehrskreise keinen wesentlichen Teil der beteiligten Verkehrskreise ausmachen. Es genügt, wenn die Marke im Übrigen einem wesentlichen Teil der beteiligten Verkehrskreise bekannt ist.335 Wie ein wirtschaftlich nicht unerheblicher Teil zu bestimmen ist, lässt der EuGH zwar offen,336 stellt allerdings fest, dass ein unerheblicher Teil einen deutlich geringeren Personenkreis umfasst als der für eine initiale Feststellung der Bekanntheit „in der Union“ notwendige „wesentliche“ Teil der Verkehrskreise in der Union.337 Diese Rechtsprechung des EuGH ist dahingehend zu verstehen, dass eine Bekanntheit am Ort der Verletzungshandlung Voraussetzung dafür ist, dass die Wertschätzung oder Unterscheidungskraft der Marke überhaupt durch die Verletzungshandlung beeinträchtigt werden kann. Die grundsätzliche Voraussetzung des Bekanntheitsschutzes, die Bekanntheit „in der Union“, ist von dieser Bekanntheit am Verletzungsort zu trennen. So hält auch der EuGH, in Fortführung seiner Rechtsprechung aus der PAGO-Entscheidung, an der grundsätzlichen Notwendigkeit des Bestehens einer Bekanntheit in einem wesentlichen Teil der Union fest.338 Während also wie im Falle der Ver332 Siehe zu den Einzelheiten dieser Tatbestandsmerkmale Steudtner, in BeckOK Markenrecht, Art. 8 UMV Rn. 251 ff. und Rn. 260 ff. 333 EuGH Rs. C-125/14 – Iron & Smith kft/Unilever NV = EuGH GRUR 2015, 1002, Rn. 26. 334 EuGH Rs. C-125/14 – Iron & Smith kft/Unilever NV = EuGH GRUR 2015, 1002, Rn. 34. 335 EuGH Rs. C-125/14 – Iron & Smith kft/Unilever NV = EuGH GRUR 2015, 1002, Rn. 34. 336 Kochendörfer, GRUR 2016, 788 (780). 337 Die Entscheidung des EuGH entsprechend interpretierend Müller, in: BeckOK UMV, Art. 9 UMV Rn. 50; Wagner, WRP 2017, 145 (150). 338 EuGH Rs. C-125/14 – Iron & Smith kft/Unilever NV = EuGH GRUR 2015, 1002, Rn. 19, 34.

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wechslungsgefahr die Bekanntheit „in der Union“ grundsätzlich einheitlich festzustellen ist, ist das Vorliegen der Ausnutzung oder Beeinträchtigung von Wertschätzung oder Unterscheidungskraft, ebenso wie das Vorliegen einer Schutzbereichsbeschränkung, jeweils anhand der konkreten Verletzungshandlung zu prüfen. Eine Extrapolation eines rechtfertigenden Grundes gem. Art. 9 Abs. 2 c) UMV kommt in Fällen der Bekanntheit allerdings nicht in Betracht, wie der EuGH wiederum in seiner KERRYGOLD-Entscheidung feststellte.339 Dies gilt, anders als im Falle der Schutzbereichsbeschränkungen bei Verwechslungsgefahr, auch dann, wenn soziokulturelle Faktoren und Marktbedingungen im Gebiet der wesentlichen Bekanntheit und im Gebiet der Verletzung sich gleichen. Dieser Rechtsprechung ist zuzustimmen, da in Fragen des Bekanntheitsschutzes nicht nur Wahrnehmungsdispositionen wie Sprache und ggf. Kenntnisse geografischer Herkunftsangaben, sondern auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle spielen. Diese wirtschaftlichen Aspekte beruhen jedoch auf einem wirtschaftlichen Bemühen und Investitionen des Markeninhabers und sind nicht schlicht in der Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise angelegt. Diese Rechtsprechung bestätigt die bereits zur Verwechslungsgefahr und den Schutzbereichsbeschränkung getroffenen Feststellungen. Das Bestehen oder Nichtbestehen von Bekanntheitsschutz in einem Teil der Union präjudiziert nicht in jedem Fall sämtliche weitere Verletzungsverfahren aufgrund dieser bekannten Marke. Sie präjudiziert lediglich die initiale Bekanntheit „in der Union“. Voraussetzung für einen Unterlassungsanspruch ist jedoch nicht nur die Bekanntheit „in der Union“, sondern auch, dass am konkreten Verletzungsort die Marke jedenfalls einem nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise bekannt ist. Die Bekanntheit am Ort der Verletzungshandlung ist nämlich Voraussetzung dafür, dass eine Verletzungshandlung die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise und ohne rechtfertigenden Grund ausnutzen kann. Es ist damit nach der Rechtsprechung des EuGH nicht nur möglich, sondern geboten, die Bekanntheit „in der Union“ pauschal anhand des Referenzgebiets der gesamten Union festzustellen. Denn eine partikulare Berücksichtigung der Bekanntheit in der Union auf Tatbestandsebene würde die vom EuGH gezogene Differenzierung zwischen einer Bekanntheit in einem wesentlichen Teil der Union und einer Bekanntheit bei einem wirtschaftlich nicht unerheblichen Teil der Verkehrskreise am Ort der Verletzungshandlung konterkarieren. Die territoriale Differenzierung des Unterlassungsanspruchs beim Bekanntheitsschutz kann damit ausschließlich auf Ebene der Prüfung der Unlauterkeit der Verletzungshandlung im Einzelfall stattfinden, da nur dieses Tatbestandsmerkmal an die konkrete Verletzungshandlung anknüpft.

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EuGH Rs. C-93/16 – KERRYGOLD = EuGH GRUR 2017, 1132, Rn. 43 f., LS. 3.

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(3) Ergebnis zu den Verletzungsvoraussetzungen und Schutzbereichsbeschränkungen Auch die jüngere Rechtsprechung des EuGH spricht damit im Ergebnis deutlich gegen partikularistische Lösungen, die die Möglichkeit einer nur territorial beschränkten Berücksichtigung einer Bekanntheit in der Union oder Verwechslungsgefahr nahelegen. Gerade im Falle der Bekanntheit artikuliert der EuGH dies sehr deutlich, indem er weiter an der Bekanntheitsschwelle der PAGO-Entscheidung, der Bekanntheit in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets, festhält.340 bb) Verwirklichung des Binnenmarktes In der Vergangenheit wurde außerdem davor gewarnt, dass territorial beschränkte Unterlassungsansprüche und damit einhergehend eine nur territorial beschränkte Berücksichtigung von Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit die Gefahr zwischenstaatlicher Handelsschranken hervorrufen, die durch das Gemeinschaftsmarkensystem gerade überwunden werden sollten.341 Dieses Argument wird allerdings für wenig überzeugend gehalten, da auch einheitliche Unterlassungsansprüche nicht zu einer Vereinheitlichung des Sprachverständnisses führen könnten.342 Dieses Gegenargument unterschlägt jedoch, dass Sprache und damit auch die Markenkommunikation immer auch einem Wandel ausgesetzt sind. So kann etwa die Verhinderung der Usurpation einer bekannten Marke auch dort, wo diese Marke noch nicht bekannt ist, einem Bekanntwerden dieser Marke bzw. dem Erwerb eines gewissen Rufes Vorschub leisten. Nutzt beispielsweise ein Mitbewerber in Italien eine Marke, die mit einer in Ungarn bekannten Unionsmarke verwechslungsfähig ist, nicht jedoch für dieselben Waren eingetragen ist, so könnte der Inhaber der in Ungarn bekannten Unionsmarke die Nutzung der Marke des Mitbewerbers in Italien unter Zugrundelegung der partikularistischen Lösungen nicht untersagen lassen und der Mitbewerber diese in Italien weiter nutzen. Durch die Nutzung der Marke durch den Mitbewerber in Italien kann jedoch ein Gewöhnungseffekt der Verbraucher eintreten, die mit dieser Marke nun bestimmte Attribute verbinden. Die Expansion des Inhabers der in Ungarn bekannten Unionsmarke auf den italienischen Markt und die Kommunikation der spezifischen Wertschätzung seiner Marke wird damit für den Inhaber der in Ungarn bekannten Unionsmarke ungleich schwieriger, als wenn er die Usurpation seiner Marke auch in Italien von vornherein hätte untersagen lassen können. Unter Zugrundelegung der Grundsätze aus der Iron/Smith-Entscheidung ist 340 EuGH Rs. C-125/14 – Iron & Smith kft/Unilever NV = EuGH GRUR 2015, 1002, Rn. 19, 34. 341 Rohnke, GRUR Int. 2002, 979 (984). 342 So stellt Krüger fest, die faktische Kraft des Normativen sei insoweit noch begrenzter als die normative Kraft des Faktischen, Krüger, MarkenR 2002, 145 (147); Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 200 stellt im Anschluss an diese Äußerung Krügers fest, ein Verbot sei dort „unnötig“, wo keine Verwechslungsgefahr bestehe.

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eine solche Untersagung dem Inhaber einer bekannten Marke bereits dann möglich, wenn seine Marke bei einem nicht nur unerheblichen Teil der in Italien angesprochenen Verkehrskreise bekannt ist.343 Wie beschränkt die faktische Kraft des Normativen tatsächlich ist, ist daher im Ergebnis zweifelhaft. Partikularistische Lösungen könnten linguistische Gräben perpetuieren und damit im Ergebnis doch eine Marktaufteilung begünstigen, die die integrierende Wirkung der Unionsmarke gerade abbauen sollte. Auch aus diesem Grund ist eine einheitliche, an einer spezifischen Mindestschwelle orientierte Feststellung der Bekanntheit „in der Union“ oder der Verwechslungsgefahr in der Union notwendig. 2. Ergebnis zu den partikularistischen Lösungen Die partikularistischen Lösungen sind, soweit sie die Möglichkeit einer nur territorial beschränkten Berücksichtigung der Verwechslungsgefahr oder der Bekanntheit „in der Union“ befürworten, abzulehnen. Sie sind nicht mit dem systematischen Zusammenspiel von Verletzungstatbestand und Schutzbereichsbeschränkungen vereinbar, wie die Analyse der jüngsten Rechtsprechung des EuGH bestätigt. Sie blenden zudem die Folgen der Außerachtlassung einer Mindestschwelle der Bekanntheit und der Verwechslungsgefahr „in der Union“ für die Koexistenz aus. Auch können die partikularistischen Lösungen weder den in Art. 8 Abs. 5 UMV zum Ausdruck kommenden Unterschied zwischen einer Bekanntheit „in der Union“ und der Bekanntheit in einem Mitgliedstaat noch den in Art. 8 Abs. 1 UMV zum Ausdruck kommenden Unterschied zwischen der Verwechslungsgefahr in einem Mitgliedstaat und der Verwechslungsgefahr in der Union in zufriedenstellender Weise plausibilisieren. Die partikularistischen Lösungen sind damit im Ergebnis mit dem Koexistenzprinzip unvereinbar. Schließlich können die partikularistischen Lösungen trotz der geäußerten Zweifel an der faktischen Kraft des Normativen linguistische Gräben in der Union vertiefen und die Proliferation bekannter Marken hemmen. Im Ergebnis wirken die partikularistischen Lösungen damit auch integrationshemmend und konterkarieren den Charakter der Unionsmarke als Integrationsmotor des Binnenmarktes. Die These der partikularistischen Lösungen ist damit im Ergebnis auch kein überzeugendes Argument gegen die Notwendigkeit der Berücksichtigung einer Mindestschwelle bzw. massiveness in Fragen der Bekanntheit und der Verwechslungsgefahr. Die Frage, wo eine solche Mindestschwelle liegt, gilt es daher im Folgenden zu beantworten.

343 Inwiefern die Grundsätze des EuGH in der Entscheidung Iron/Smith von der partikularistischen Betrachtung der Verletzungstatbestände abweichen, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden.

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III. Die Position des EuGH zur Abgrenzungsfrage Der EuGH steht in Fragen der rechtserhaltenden Benutzung in deutlicher Opposition zur Abgrenzung anhand konkreter Mindestschwellen. Die Festlegung einer abstrakten Mindestschwelle ist nach Ansicht des EuGH nicht möglich, soweit eine solche Mindestschwelle das erkennende Gericht daran hindern würde, alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen.344 Als Voraussetzung für eine Bekanntheit „in der Union“, fordert der EuGH, wie bereits erörtert, die Bekanntheit in einem wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebiets.345 Was ein wesentliches Gebiet der Union ist und wo eine solche Mindestschwelle liegen könnte, ist bisher jedoch nicht geklärt.346 1. Die Umstände des Einzelfalles Während die Berücksichtigung der absoluten und relativen Eintragungshindernisse, der Bekanntheit und der Verwechslungsgefahr und der rechtserhaltenden Benutzung grundsätzlich unterschiedlichen Tatbestandsvoraussetzungen begegnen, nimmt der EuGH die Prüfung dieser Tatbestände nach einem einheitlichen Muster vor. So betont der EuGH für die Verwechslungsgefahr,347 die Bekanntheit,348 die rechtserhaltende Benutzung,349 den Erwerb von Unterscheidungskraft350 und die mehr als lediglich örtliche Bedeutung351 die Relevanz der Berücksichtigung sämt344 EuGH Rs. C-416/04 P – Slg. 2006 I-04237 – Vitafruit = EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 72; EuGH Rs. C-259/02 – Slg. 2004 I-01159 – La Mer Technology/Laboratoires Goemar, Rn. 25. 345 EuGH C-375/97 – Slg. 1999 I-05421 – General Motors/Chevy = EuGH GRUR Int. 2000, 73, Rn. 28; EuGH Rs. C-301/07 – Slg. 2009 I-09429 – PAGO/Tirolmilch = EuGH GRUR 2009, 1158, Rn. 27; EuGH Rs. C-125/14 – Iron & Smith kft/Unilever NV = EuGH GRUR 2015, 1002, Rn. 19. 346 Siehe hierzu bereits oben, Kap. 2 B.I.2.d). 347 EuGH Rs. C-251/95 – Slg. 1997 I-06191 – Sabel/Puma = EuGH GRUR 1998, 387, Rn. 22; EuGH Rs. C-39/97 – Slg. 1998 I-05507 – Canon = EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 16; EuG Rs. T-372/11 – Basic/HABM, Rn. 21; EuG Rs. T-847/19 – X-cen-tek/EUIPO, Rn. 27; vgl. auch Grundmann, in: BeckOK, Markenrecht, Art. 9 UMV Rn. 24; vgl. auch Fezer, Handbuch der Markenpraxis, S. 46 Rn. 189. 348 EuGH Rs. C-375/97 – Slg. 1999 I-05421 – General Motors/Chevy = EuGH GRUR Int. 2000, 73, Rn. 27; EuGH Rs. C-301/07 – Slg. 2009 I-09429 – PAGO/Tirolmilch = EuGH GRUR 2009, 1158, Rn. 25; EuGH Rs. C-125/14 – Iron & Smith kft/Unilever NV = EuGH GRUR 2015, 1002, Rn. 18. 349 EuGH Rs. C-40/01 – Slg. 2003 I-02439 – Ansul/Ajax = EuGH GRUR 2003, 425, Rn. 43; EuGH C-194/17 P – Pandalis/EUIPO = GRUR-RS 2019, 640, Rn. 83 m. w. N.; Dinwoodie, Notre Dame Law Review 2017, 1669 (1694) bezeichnet den vom EuGH gesetzten Standard als vage. 350 EuGH Rs. C-104/01 – Slg. 2003 I-03793 – Libertel = EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 77. 351 EuG Verb. Rs. T-318/06 bis T-321/06 – Slg. 2009 II-00663 – GENERAL OPTICA = EuG GRUR Int. 2009, 728, Rn. 41; Hackbarth, in: BeckOK UMV, Art. 8 UMV Rn. 398 stellt

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

licher Umstände des Einzelfalles. Diese Rechtsprechung ist dogmatisch nicht überzeugend und führt zu erheblichen Problemen, namentlich einer Auflösung der Bewertungskriterien, einer Entgrenzung der Tatbestände der UMV und in der Folge einer erheblichen Rechtsunsicherheit. Dies gilt jedenfalls im Hinblick auf eine notwendige massiveness der Tatbestandserfüllung, die die Koexistenz der nationalen Markenrechte berücksichtigt. 2. Auflösung der Bewertungskriterien Mit der Auflösung der Bewertungskriterien ist die Möglichkeit gemeint, grundsätzlich jeden wirtschaftlichen, linguistischen und oder territorialen Aspekt einer Markennutzung zu einem Aspekt der Tatbestandserfüllung zu erheben. So stellt der EuGH, betreffend die Verwechslungsgefahr, in Übereinstimmung mit Erwägungsgrund 11 der UMV fest, „daß das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, von einer Vielzahl von Umständen ab[hängt], insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen‘“.352 Eine entsprechende Vielzahl von Umständen kann nach Ansicht der EuGH auch das Vorliegen- oder Nichtvorliegen einer Bekanntheit belegen. So betont der EuGH in seiner ständigen Rechtsprechung, dass „insbesondere [der] Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie de[r] Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat“,353 maßgeblich dafür sind, ob eine Marke „in der Union“ bekannt ist. Einen entsprechenden Ansatz verfolgt der EuGH auch zur Feststellung der rechtserhaltenden Benutzung. Das Vorliegen einer rechtserhaltenden Benutzung ist nach Ansicht des EuGH anhand der Umstände zu prüfen, die belegen, dass eine Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird. Dazu gehören „Verwendungen [der Marke], die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen,

entsprechend fest, klare Leitlinien zum ausreichenden Nutzungsumfang können nicht festgestellt werden. 352 EuGH Rs. C-251/95 – Slg. 1997 I-06191 – Sabel/Puma = EuGH GRUR 1998, 387, Rn. 22; EuGH Rs. C-39/97 – Slg. 1998 I-05507 – Canon = EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 16. 353 EuGH Rs. C-375/97 – Slg. 1999 I-05421 – General Motors/Chevy = EuGH GRUR Int. 2000, 73, Rn. 27; EuGH Rs. C-301/07 – Slg. 2009 I-09429 – PAGO/Tirolmilch = EuGH GRUR 2009, 1158, Rn. 25; EuGH Rs. C-125/14 – Iron & Smith kft/Unilever NV = EuGH GRUR 2015, 1002, Rn. 18.

B. Abgrenzung zw. Unionsmarkensystem u. nationalen Markenrechtsordnungen

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die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke“.354

Der Versuch der Konkretisierung der Umstände des Einzelfalles anhand dieser sehr vagen Kriterien ist zum Scheitern verurteilt. Der EuGH beruft sich mit den Umständen des Einzelfalles und den vorstehenden Definitionen vielmehr auf eine Vielzahl von Leerformeln,355die im Ergebnis schlicht die geografische und wirtschaftliche Präsenz einer Marke auf dem Markt beschreiben. In diesen Leerformeln lösen sich die Tatbestände der rechtserhaltenden Benutzung, der Bekanntheit, der Unterscheidungskraft, der Verwechslungsgefahr und der überörtlichen Bedeutung letztlich auf. Die unterschiedlichen normativen Hintergründe von rechtserhaltender Benutzung und Bekanntheits- sowie Verwechslungsschutz spielen hierbei kaum noch eine Rolle, jedenfalls sind sie kaum noch identifizierbar. a) Markenfunktionen Die Auflösung der Bewertungskriterien zeigt sich exemplarisch daran, dass die Feststellung des Vorliegens von Bekanntheit, rechtserhaltender Benutzung, Unterscheidungskraft und Verwechslungsgefahr vom EuGH auch nicht anhand der Markenfunktionen normativ eingehegt wird. So ist Voraussetzung für den Erwerb von Unterscheidungskraft gem. Art. 7 Abs. 3 UMV, dass die beteiligten Verkehrskreise in dem ursprünglich nicht unterscheidungskräftigen Zeichen aufgrund dessen Benutzung als Marke einen Herkunftshinweis erkennen, das Zeichen mithin die Herkunftsfunktion erfüllen kann.356 Dies soll nach der Rechtsprechung des EuGH unter Berücksichtigung des Marktanteils, der Intensität, der geographische Verbreitung, der Dauer der Benutzung dieser Marke und des Werbeaufwandes beurteilt werden können.357 Dasselbe gilt für die rechtserhaltende Benutzung. So stellt der EuGH zwar fest, dass nur eine solche Benutzung rechtserhaltend wirke, die die Hauptfunktion der 354 EuGH Rs. C-40/01 – Slg. 2003 I-02439 – Ansul/Ajax = EuGH GRUR 2003, 425, Rn. 43; EuGH Rs. C-416/04 P – Slg. 2006 I-04237 – Vitafruit = EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 70; EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, 137, Rn. 29. 355 Die Kritik der Leerformelhaftigkeit äußert Klenk in Bezug auf die Rechtsprechung des EuGH zu den Grundfreiheiten, vgl. Klenk, Die Grenzen der Grundfreiheiten, S. 377. Klenk erkennt in der Rechtsprechung des EuGH zu den Grundfreiheiten ebenfalls eine Auflösung der Prüfkriterien, die in einer Grenzenlosigkeit der Grundfreiheiten mündet. 356 Siehe hierzu etwa: Hanf, in: BeckOK Markenrecht, Art. 7 UMV Rn. 196 m. w. N. zur Rechtsprechung. 357 EuGH Verb. Rs. C-108/97 und C-109/97 – Slg. 1999 I-02779 – Windsurfing Chiemsee = EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 51; EuGH Rs. C-299/99 – Slg. 2002 I-05475 – Philips/ Remington = EuGH GRUR 2002, 804, Rn. 60; EuGH Rs. C-353/03 – Slg. 2005 I-06135 – Nestlé/Mars = GRUR 2005, 763, Rn. 31; EuGH Rs. C-25/05 P – Slg. 2006 I-05719 – Storck/ HABM = EuGH GRUR 2006, 1022, Rn. 75; und EuGH Rs. C-217/13 – Sparkassen-Rot = EuGH GRUR 2014, 776, Rn. 41.

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

Marke, die Herkunftsfunktion erfüllt,358 eine Erfüllung dieser Hauptfunktion soll allerdings wiederum anhand sämtlicher Umstände festgestellt werden, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird.359 Wie eine Erfüllung der Herkunftsfunktion unter Berücksichtigung dieser Umstände, insbesondere des Werbeaufwandes, aber von einer Erfüllung nur der Investitions- oder der Werbefunktion abgegrenzt werden soll, erklärt der EuGH nicht. Der Rekurs auf die Markenfunktionen zur Konkretisierung der Umstände des Einzelfalles stellt sich damit ebenfalls mehr als Leerformel, denn als tragfähiges dogmatisches Konzept dar. b) Teleologische Erwägungen Auch eine teleologische Schwerpunktsetzung innerhalb der Umstände des Einzelfalles wird vom EuGH nicht bemüht. Vielmehr werden die einzelnen Faktoren relativiert und so in eine allgemeine Abwägung überführt. So sollen die Verkaufszahlen eines Produkts und dessen geografische Verbreitung zwar relevante Umstände des Einzelfalles sein, anhand derer sich eine rechtserhaltende Benutzung belegen lässt,360 gleichzeitig soll es aber nicht Zweck des Benutzungszwangs sein, den Markenschutz nur einer umfassenden Benutzung vorzubehalten, weshalb der Benutzungszwang insbesondere keine Bewertung des kommerziellen Erfolges der Marke darstelle.361 Wie eine Berücksichtigung von Verkaufszahlen ohne gleichzeitige Würdigung des kommerziellen Erfolges auskommen soll, erschließt sich indes nicht und wird auch vom EuGH nicht näher erläutert. 3. Entgrenzung der Tatbestände der UMV Die vorstehend dargestellte Auflösung der Bewertungskriterien führt zu einer erheblichen Flexibilität bei der Feststellung derjenigen Tatbestände, für welche der EuGH die Umstände des Einzelfalles für relevant erklärt. Damit führt diese Auflösung der Bewertungskriterien zu einer Entgrenzung der Tatbestände der rechtserhaltenden Benutzung, der Bekanntheit, der Verwechslungsgefahr und grundsätzlich auch des Erwerbs von Unterscheidungskraft und der mehr als lediglich örtlichen

358 EuGH Rs. C-40/01 – Slg. 2003 I-02439 – Ansul/Ajax = EuGH GRUR 2003, 425, Rn. 36. 359 EuGH Rs. C-40/01 – Slg. 2003 I-02439 – Ansul/Ajax = EuGH GRUR 2003, 425, Rn. 38; im Wesentlichen bestätigt durch EuGH Rs. C-416/04 P – Slg. 2006 I-04237 – Vitafruit = EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 70; EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, 137, Rn. 29. 360 So deutlich EuGH Rs. C-141/13 – Walzer Traum = EuGH GRUR Int. 2014, 956 (958), Rn. 33; EuG Rs. T-312/16 = EuG BeckRS 2018, 6402, Rn. 15. 361 EuG Rs. T-203/02 – Slg. 2004 II-02811 – Vitafruit = EuG GRUR Int. 2005, 47, Rn. 38; EuG Rs. T-41/17 – KOALA-BÄREN = EuG BeckRS 2018, 14862, Rn. 52.

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Bedeutung.362 Gemeint ist mit dieser Entgrenzung, dass unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des EuGH jede auch nur sehr minimale Verwendung einer Marke eine rechtserhaltende Benutzung, eine Bekanntheit oder auch eine mehr als lediglich örtliche Bedeutung rechtfertigen kann. Unter Berücksichtigung der großen Sprachenvielfalt in der Union führt diese Rechtsprechung auch dazu, dass Unterscheidungskraft in der Union oder das Fehlen dieser Unterscheidungskraft bei ebenso minimalem Vorliegen oder Fehlen von Unterscheidungskraft in einem nur sehr kleinen Teil der Union bestehen kann bzw. nicht bestehen kann.363 Diese Feststellungen gelten für die Verwechslungsgefahr mutatis mutandis.364 Diese Entgrenzung führt dazu bzw. beruht auf dem Umstand, dass zwar die Präsenz der in Rede stehenden Unionsmarke auf dem Markt und ihre Rezeption durch die beteiligten Verkehrskreise noch grundsätzlich Voraussetzung der Bekanntheit, rechtserhaltenden Benutzung und Unterscheidungskraft ist, quantitative Untergrenzen oder generelle quantitative Maßstäbe dieser Tatbestandserfüllung aber keine Rolle für die Frage spielen, ob der Tatbestand in der gesamten Union als erfüllt gelten soll.365 Diese Entgrenzung konterkariert teilweise die eigene Rechtsprechung des EuGH. So stellte der EuGH in seiner LENO/Merken-Entscheidung zwar fest, dass die Annahme gerechtfertigt sei, dass eine Unionsmarke in einem größeren Gebiet als einem Mitgliedstaat genutzt wird,366 konnte den quantitativen Unterschied zwischen der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ und der rechtserhaltenden Benutzung in einem Mitgliedstaat aber aufgrund seiner Ablehnung einer Mindestschwelle

362 Die These der tatbestandlichen Entgrenzung in der Rechtsprechung des EuGH stammt von Klenk, der eine solche Entgrenzung der Rechtsprechung des EuGH zu den Grundfreiheiten attestiert. Diese Entgrenzung, so Klenk, macht es dem EuGH im Einzelfall möglich jede Maßnahme eines Mitgliedstaates als Beschränkung der Grundfreiheiten einer allgemeinen Interessenabwägung zu unterziehen. Klenk, Die Grenzen der Grundfreiheiten, S. 423 f. 363 Allerdings ist anzumerken, dass der EuGH in Fragen des Fehlens einer Unterscheidungskraft oder des Erwerbs von Unterscheidungskraft eine deutlich strengere Linie vertritt, siehe etwa die dahingehende Kritik von Kind, GRUR 2007, 216 (216); vgl. auch Sosnitza, GRUR 2013, 105 (106 f.) m. w. N. zur Rechtsprechung. 364 Zwar ist zuzugeben, dass eine Verwechslungsgefahr von den genannten Tatbeständen noch am ehesten rechtssicher festzustellen ist, der EuGH korrigiert jedoch auch hier normativ über das Tatbestandsmerkmal der Kennzeichnungskraft, EuGH Rs. C-251/95 – Slg. 1997 I06191 – Sabel/Puma = EuGH GRUR 1998, 387, Rn. 24. Auf die Weise bringt der EuGH investitionsschützende Erwägungen auch in die Verwechslungsgefahr ein. Die Problematik der Entgrenzung der Tatbestände stellt sich bei der Verwechslungsgefahr also in ähnlicher, wenn auch deutlich abgeschwächter Weise, wie bei der Bekanntheit und der rechtserhaltenden Benutzung. 365 Auch Klenk führt seine These der Entgrenzung der Grundfreiheiten darauf zurück, dass es der EuGH bis heute unterlassen hat, die Grundfreiheiten durch einen Marktzugangstest, also eine Mindestbelastungsintensität, dogmatisch einzuhegen Klenk, Die Grenzen der Grundfreiheiten, S. 423 f. Das Fehlen einer Mindestbelastungsintensität ist mit dem Fehlen einer Mindestschwelle der Tatbestandserfüllung vergleichbar. 366 EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, 137, Rn. 50.

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ bis heute nicht konkretisieren.367 Auch die in seiner ständigen Rechtsprechung postulierte Notwendigkeit der Bekanntheit in einem wesentlichen Teil der Union368 konnte der EuGH bis heute nicht näher bestimmen. Es ist davon auszugehen, dass der EuGH eine entsprechende Konkretisierung sowohl in Fragen der rechtserhaltenden Benutzung in der Union als auch in Fragen der Bekanntheit in der Union auch in Zukunft schuldig bleiben wird. Der vom EuGH explizit hervorgehobene Unterschied zwischen einer rechtserhaltenden Benutzung in einem Mitgliedstaat und einer rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“, bleibt damit ebenso wie der wesentliche Teil der Union als Rechtsbegriff bzw. Rechtsfigur zwar existent, defacto spielen sie in der Rechtsprechung des EuGH jedoch keine Rolle. Die Entgrenzung der Tatbestände bzw. die Praxis der ihr zugrundeliegenden Rechtsprechung setzt sich dabei auch in Widerspruch zum positiven Recht der UMV. a) Entgrenzung der Tatbestände als Widerspruch zur Art. 139 Abs. 2 UMV So weisen verschiedene Autoren auf die besonders niedrigen Anforderungen hin, die der EuGH an die rechtserhaltende Benutzung stellt.369 Die Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung „in der Union“ seien seit jeher derart gering, dass die in Art. 139 Abs. 2 a) UMV vorgesehene Situation, in der das quantitative Ausmaß einer Markenbenutzung zwar eine nationale Marke, nicht aber eine Unionsmarke würde erhalten können, heute als ausgeschlossen gelten könne.370 Soweit diese Beobachtung zutrifft, wird die Möglichkeit, die der Gesetzgeber in Art. 139 Abs. 2 a) UMV ausdrücklich vorsieht, durch die Rechtsprechung des EuGH zu einem nichtexistenten Nullum degradiert. Zwar kann es mittlerweile als Konsens gelten, dass der in Art. 139 Abs. 2 a) UMV zum Ausdruck kommende Unterschied zwischen der rechtserhaltenden Benutzung einer nationalen Marke und der rechtserhaltenden Benutzung einer Unionsmarke nicht einerseits in der Benutzung in einem Mitgliedstaat und andererseits in der 367 EuGH Rs. C-416/04 P – Slg. 2006 I-04237 – Vitafruit = EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 72; EuGH Rs. C-259/02 – Slg. 2004 I-01159 – La Mer Technology/Laboratoires Goemar, Rn. 25; EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, 137, Rn. 55. 368 EuGH Rs. C-375/97 – Slg. 1999 I-05421 – General Motors/Chevy = EuGH GRUR Int. 2000, 73, Rn. 28; EuGH Rs. C-301/07 – Slg. 2009 I-09429 – PAGO/Tirolmilch = EuGH GRUR 2009, 1158, Rn. 27; EuGH Rs. C-125/14 – Iron & Smith kft/Unilever NV = EuGH GRUR 2015, 1002, Rn. 19. 369 Siehe etwa Schabenberger, GRUR-Prax. 2010, 290 (290); Bogatz, GRUR-Prax. 2010, 427 (429); Hasselblatt, in: Hasselblatt, CTMR, Art. 1 Rn. 62 („relatively easy to meet“). 370 Schennen, in: Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 6. Aufl., Art. 139 UMV Rn. 16 f., hält einen solchen Fall nach heutiger Praxis nicht nur für praktisch ausgeschlossen, er geht sogar davon aus, dass ein solcher Fall rechtlich überhaupt nicht eintreten kann. Diese Rechtsansicht ist mit dem Wortlaut des Art. 139 Abs. 2 a) UMV allerdings schlicht nicht vereinbar; auch Leister hält den Eintritt eines solchen Falles nach geübter Praxis für sehr unwahrscheinlich: Leister, in: BeckOK Markenrecht, Art. 139 UMV Rn. 17.

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Benutzung in mehr als einem Mitgliedstaat liegt,371 doch vermag auch der berechtigte Verweis darauf, dass auch eine rechtserhaltende Benutzung in einem Mitgliedstaat eine rechtserhaltende Benutzung „in der Union“ sein könne,372 den in Art. 139 Abs. 2 a) UMV zum Ausdruck kommenden Unterschied zwischen einer rechtserhaltenden Benutzung in einem Mitgliedstaat und einer rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ nicht für nichtexistent zu erklären. Denn dieser Unterschied kommt auch vollständig ohne Rekurs auf die Grenzen und Territorien der Mitgliedstaaten aus.373 Die sehr niedrigen Anforderungen, die der EuGH in seiner Rechtsprechung an die rechtserhaltende Benutzung stellt, konterkarieren damit im Ergebnis nicht nur Art. 139 Abs. 2 a) UMV, sondern auch das in der UMV zum Ausdruck kommende Verhältnis zwischen der Unionsmarke und den nationalen Marken und damit das Koexistenzprinzip. b) Koexistenzprinzip Die besonders niedrigen Anforderungen, die der EuGH in seiner Rechtsprechung an die rechtserhaltende Benutzung stellt, stellen einen wesentlichen Attraktivitätsfaktor dar, der geeignet ist, das Gleichgewicht zwischen Unionsmarke und nationalen Marken und damit das Koexistenzprinzip zu tangieren.374 c) Rechtsunsicherheit Die Auflösung der Bewertungskriterien und die Entgrenzung der Tatbestände führen darüber hinaus zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit. So hat der EuGH wie bereits dargelegt zwar in der LENO/Merken-Entscheidung festgestellt, die Erwartung, dass eine Unionsmarke entsprechend ihrem Schutzumfang in einem größeren Gebiet genutzt werde als nationale Marken, sei berechtigt.375 Diesen quantitativen Unterschied hat der EuGH jedoch bis heute nicht konkretisiert. Kur stellte in Bezug auf die LENO/Merken-Entscheidung daher berechtigterweise fest: „so much has been left open for anyone’s guessing that it’s impossible to say what the decision actually means“.376 Soweit in Fragen der rechtserhaltenden Benutzung „in der 371

Siehe zu dieser Diskussion bereits oben, Kap. 2 B.I.1.b). Vgl. EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, 137, Rn. 58. 373 So schon Ubertazzi, GRUR Int. 1995, 474 (477 f.); Kellerhals, GRUR Int. 1999, 14 (19); Schennen, Mitt. Pat. 1998, 121 (124). 374 Siehe zu den Anforderungen an den Rechtserhalt als Attraktivitätsfaktor bereits oben, Kap. 2 A.I. 375 Vgl. EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, 137, Rn. 50, 58. 376 Kur, MPI Research Paper No. 13 – 15, S. 1; auch Ruess/Obex sehen im Unvermögen oder der Weigerung des EuGH, seine Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung zu konkretisieren, einen erheblichen Rechtsunsicherheitsfaktor, Ruess/Obex, MarkenR 2013, 101 (103); so auch sehr deutlich Geitzelt, GRUR 2016, 357 (358) („er [der EuGH] möge un372

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

Union“ also überhaupt von einer Rechtssicherheit gesprochen werden kann, dann nur dahingehend, dass Unionsmarkeninhaber sich im Zweifelsfall darauf verlassen dürfen, dass ihre Marken auf bei marginaler Benutzung nicht aufgrund fehlender ernsthafter Benutzung „in der Union“ gelöscht werden.377 Diese Form der Rechtssicherheit ist jedoch im Hinblick auf das Koexistenzprinzip kaum zufriedenstellend. 4. Ergebnis zur Position des EuGH Der EuGH lehnt die Abgrenzung anhand einer Mindestschwelle jedenfalls für die rechtserhaltende Benutzung ab. Auch die vom EuGH zur Bekanntheit „in der Union“ entwickelte Mindestschwelle des wesentlichen Teils der Union hat der EuGH bis heute nicht konkretisiert oder mit Leben gefüllt. Tatsächlich spielt diese Mindestschwelle in der Rechtsprechung des EuGH zur Bekanntheit „in der Union“ keine Rolle. Stattdessen bedient sich der EuGH in jedem Fall einer strikten Einzelfallbetrachtung, die das Finden von generellen Leitlinien zur Konkretisierung eines Mindestmaßes der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“, oder Bekanntheit „in der Union“, in seiner Rechtsprechung unmöglich machen. Die am jeweiligen Einzelfall orientierte Rechtsprechung des EuGH führt damit zu einer Auflösung der Bewertungskriterien und in der Folge einer Entgrenzung der Tatbestände der UMV. Diese Entgrenzung hat mittlerweile ein Ausmaß erreicht, welches die Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung derart gering ansetzt, dass sie das in Art. 139 Abs. 2 a) UMV zum Ausdruck kommende Verhältnis von Unionsmarken und nationalen Marken und damit das Koexistenzprinzip konterkariert.

IV. Notwendigkeit einer Abgrenzung Die Rechtsprechung des EuGH ist jedoch nicht nur auf der theoretischen Ebene des Koexistenzprinzips problematisch. Auch empirische Befunde sprechen für die Notwendigkeit einer Abgrenzung zwischen dem Unionsmarkensystem und den nationalen Markensystemen anhand einer Mindestschwelle. So provoziert die in der Rechtsprechung des EuGH angelegte Marginalisierung nationaler Marken und die Missachtung des Koexistenzprinzips Gegenbewegungen nationaler Gerichte. Die Dogmatik des EuGH, der Rekurs auf die Umstände des Einzelfalles, gibt nationalen Gerichten dabei die Möglichkeit, eigene Maßstäbe etwa an den notwendigen Umfang einer rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ anzulegen und sich hierbei wiederum auf die Umstände des Einzelfalles zu berufen.

zweideutig festlegen, ob und gegebenenfalls wann eine eingetragene Marke nicht mehr den Schutzvoraussetzungen entspricht, weil sie nur in beschränktem geografischem Umfang am Markt benutzt worden ist“). 377 Vgl. Sosnitza, GRUR 2013, 182 (186).

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Dieser Umstand verstärkt die Rechtsunsicherheit und kann zu einer Rechtszersplitterung führen. 1. Gegenbewegungen Bereits gegen die gemeinsame Erklärung des Rates und der Kommission zur GMV,378 die die Grenzen der Mitgliedstaaten für die Feststellung der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ für irrelevant erklärte, regte sich in den nationalen Markenbehörden Widerstand. Sowohl das ungarische Markenamt als auch das BOIP bezogen dahingehend Stellung, dass eine Benutzung lediglich in den Niederlanden bzw. lediglich im Vereinigten Königreich nicht für den Rechtserhalt einer Unionsmarke ausreiche.379 In Folge der LENO/Merken-Entscheidung, die jedenfalls die Linie der gemeinsamen Erklärung bestätigte, schwenkte die nationale Rechtsprechung teilweise auf den Kurs des EuGH ein.380 Ein Ende der Gegenbewegungen bedeutete die LENO/Merken-Entscheidung jedoch keinesfalls. So erklärte der Enterprise Court des Vereinigten Königreiches zeitlich nach und im Widerspruch zur LENO/Merken-Entscheidung die Unionsmarke SOFA WORKSHOP, die fast ausschließlich im Vereinigten Königreich, dort aber sehr umfangreich genutzt wurde, wegen Nichtbenutzung für verfallen, da sie lediglich in einem Mitgliedstaat benutzt wurde.381 Dinwoodie sieht in dieser Entscheidung einen Fall des offenen Widerstandes gegen die Rechtsprechung des EuGH in der LENO/ Merken-Entscheidung und die mit ihr verbundene „enthusiastische Unterstützung der Unionsmarke ohne Ansehung ihrer realen Kosten“.382 Mit den „realen Kosten“ spielt Dinwoodie auf die Problematik des Registercluttering an, welches bereits im Rahmen der MPI-Studie eine prominente Rolle einnahm, von der Kommission im Rahmen der Unionsmarkenreform 2015 aber nur in einem äußerst geringen Maße berücksichtig wurde.383 Die Einordnung als Widerstand ist zutreffend. Nur wenige Monate vor der Sofaworks-Entscheidung hatte das EuG, ganz auf der Linie der 378

Gemeinsame Erklärung, Abl. HABM v. 5/1996, S. 606, Nr. 10. BOIP Entsch. Az.: 2004448, 15. 01. 2010, ONEL/OMEL = BeckRS 2010, 3266, Rn. 37 f.; Hungarian Intellectual Property Office, 11 February 2011, C City Hotel = GRUR Int. 2012, 77, LS. 1, siehe zu dieser historischen Entwicklung bereits oben, Kap. 2 B.I.1.a). 380 Siehe etwa BGH GRUR 2013, 925, Rn. 38, 41 – VOODOO; BPatG BeckRS 2017, 132751, Rn. 26 – Konrad/Conrad zum Ausreichen der Benutzung einer Unionsmarke in der BRD für den Rechtserhalt einer Unionsmarke. 381 Sofaworkshop Ltd. v. Sofaworks Ltd. [2015] EWHC (IPEC) 1773 (Eng.) = High Court of Justice (Chancery Division), Urt. v. 29. Juni 2015 – [2015] EWHC 1773 (IPEC) = BeckRS 2015, 14830, Rn. 23, 26. 382 Dinwoodie, Notre Dame Law Review 2017, 1669 (1701), Übersetzung des wörtlichen Zitats durch den Autor; auch Schoene sieht in der Entscheidung des englischen High Court einen diametralen Widerspruch zur LENO/Merken-Entscheidung, Schoene, GRUR-Prax. 2015, 407, (407). 383 Siehe hierzu oben, Kap. 1 B.II.1. und B.II.2. 379

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

LENO/Merken-Entscheidung, die Benutzung einer für die Nizza-Klassen 35, 41 und 42 eingetragenen Marke ausschließlich in London für rechtserhaltend erachtet.384 Den Weg für solch scheinbar widersprüchliche, tatsächlich aber mit der Rechtsprechung des EuGH zu vereinbarende Gegenbewegungen ebnet der EuGH mit seinem Rekurs auf die Umstände des Einzelfalles selbst. Indem der EuGH das Vorliegen einer rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ stets anhand sämtlicher Umstände des Einzelfalles prüft, eröffnet er diese Möglichkeit auch den nationalen Gerichten. Soweit sich die Entscheidungen nationaler Gerichte also nicht an den Grenzen der Mitgliedstaaten oder an anderen festen Kriterien orientieren können, haben nationale Gerichte die Möglichkeit an die Umstände des Einzelfalles ihre eigenen, nicht näher konkretisierten Maßstäbe anzulegen und die Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung nach eigenem Ermessen tendenziell eher hoch anzusetzen.385 Diese Offenheit der möglichen Auslegung birgt die Gefahr, die Frage nach der rechtserhaltenden Benutzung der Unionsmarke allein aus der Perspektive eines Konflikts und Wettbewerbs zwischen Unionsmarken und nationalen Marken zu sehen. Die Orientierung an der primär wichtigen Frage nach der tatsächlichen Marktpräsenz einer Marke kann dabei aus dem Blick geraten. Die Sofaworks-Entscheidung ging freilich noch einen Schritt weiter und interpretierte die LENO/Merken-Entscheidung wohl dergestalt, dass die Grenzen der Mitgliedstaaten für die Erörterung der rechtserhaltenden Benutzung jedenfalls dann von Relevanz seien, wenn sich der Markt für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nicht insgesamt auf einem Mitgliedstaat beschränkt.386 In der grenzüberschreitenden Benutzung komme in diesem Fall der Unterschied zwischen der rechtserhaltenden Benutzung in einem Mitgliedstaat und der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ zum Ausdruck.387 Wenn diese Perspektive angesichts des klaren Wortlauts der LENO/Merken-Entscheidung auch nicht überzeugt,388 so ist sie dennoch Ausdruck des in der Marginalisierung der nationalen Marken liegenden Konfliktpotentials zwischen nationalen Marken und Unionsmarken. 384

EuG Rs. T-278/13 – Now Wireless/EUIPO = EuG BeckRS 2016, 80100, Rn. 53, 57. Auch das BOIP relativierte seine eigene Entscheidung ONEL/OMEL, in welchem es die Benutzung einer Unionsmarke ausschließlich in den Niederlanden für nicht rechtserhaltend „in der Union“ erklärte, später mit dem Rekurs auf die Umstände des Einzelfalles, vgl. Gaderer, ecolex 2011, 723 (725); die Entscheidung des BOIP ebenso interpretierend, Jonas, GRUR-Prax. 2010, 85 (85); das „multifactorial assessment“ sehen wohl auch Trimmer/Parsons als Einfallstor für eigene Maßstäbe nationaler Gerichte, vgl. Trimmer/Parsons, MIP 2016/09, 38 (39); auch Grabrucker/Blanke-Roeser, MarkenR 2016, 333 (339) plausibilisieren die Sofaworks-Entscheidung, die sie begrüßen, mit den Umstände des Einzelfalles. 386 Sofaworkshop Ltd. v. Sofaworks Ltd. [2015] EWHC (IPEC) 1773 (Eng.) = High Court of Justice (Chancery Division), Urt. v. 29. Juni 2015 – [2015] EWHC 1773 (IPEC) = BeckRS 2015, 14830, Rn. 25 Unterpunkt 5. 387 Sofaworkshop Ltd. v. Sofaworks Ltd. [2015] EWHC (IPEC) 1773 (Eng.) = High Court of Justice (Chancery Division), Urt. v. 29. Juni 2015 – [2015] EWHC 1773 (IPEC) = BeckRS 2015, 14830, Rn. 26. 388 So auch Schoene, GRUR-Prax. 2015, 407. 385

B. Abgrenzung zw. Unionsmarkensystem u. nationalen Markenrechtsordnungen

139

Fehlen konkrete Orientierungspunkte wie eine Mindestschwelle, welche markieren, wo der Unterschied zwischen einer rechtserhaltenden Benutzung in einem Mitgliedstaat und einer rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ liegt, so bleiben solche Gegenbewegungen in Zukunft weiter möglich, und es ist wohl auch weiterhin mit ihnen zu rechen.389 Seiner Aufgabe, der Wahrung der Einheit des Unionsrechts,390 wird der EuGH durch seine an den Umständen des Einzelfalles orientierten Rechtsprechung damit nicht gerecht.391 2. Registercluttering als systemisches Ungleichgewicht Für ein systemisches Ungleichgewicht zwischen dem Unionsmarkensystem und den nationalen Marken gibt es auch empirische Indizien. So ist das bereits angesprochene Registercluttering, trotz der Reduktion der Grundanmeldung von drei Nizza-Klassen auf eine Nizza-Klasse, im Zuge der Unionsmarkenreform 2015, nach wie vor ein Problem. Registercluttering kann zum einen auf einer zunehmenden Zahl von Marken im Markenregister, zum anderen aber auch auf nichtbenutzten Marken oder Rechten mit sehr breiter Schutzwirkung, die nicht im Verhältnis zur tatsächlichen Marktpräsenz einer Marke steht, beruhen. v. Graevenitz et al. unterscheiden diese Phänomene anhand der Begriffe Volume-Clutter und Non-Use-Clutter.392 a) Non-Use-Clutter Non-Use-Clutter entsteht, wenn unbenutzte Marken das Register blockieren, weil sie aufgrund der Registerlage nicht von Dritten tatsächlich genutzt werden können.393 Für neue Anmelder erhöht sich dadurch die Schwelle des Zugangs zum Markensystem.394 Die sehr liberale Handhabe des Benutzungszwanges durch den EuGH ist damit ein Faktor der Problematik des Non-Use-Clutter.

389 Ein weiteres Beispiel hierfür dürfte die Entscheidung Jump des UKPTO sein. Siehe Sachverhalt und ausführliche Erörterung bei Trimmer/Parsons, MIP 2016/09, 38 (40). 390 Vgl. Karpenstein, in Nettesheim EU-Recht, Art. 267 AEUV Rn. 2 m. w. N. 391 Trimmer/Parsons, MIP 2016/09, 38 (41) sehen die Notwendigkeit einer weiteren Konkretisierung durch den EuGH. 392 v. Graevenitz/Ashmead/Greenhalg, Cluttering and Non-Use of Trade Marks in Europe, S. 70. 393 v. Graevenitz/Ashmead/Greenhalg, Cluttering and Non-Use of Trade Marks in Europe, S. 70. 394 Harte-Bavendamm/v. Bomhard, WRP 1996, 534 (537 f.).

140

Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

b) Volume-Clutter Das Phänomen des Volume-Clutter führen v. Graevenitz et al. einerseits auf die Anzahl an Marken und Anzahl an Waren- und Dienstleistungsklassen, für welche diese Marken registriert werden, andererseits auf deren etwaig überbreiten Schutzumfang zurück.395 Während die Unionsmarkenreform 2015 das Problem der Grundanmeldung von mindestens drei Nizza-Klassen angegangen ist und so jedenfalls die Gefahr des Volume-Clutter reduzierte,396 scheint die Rechtsprechung des EuGH in Fragen des Schutzumfanges in eine andere Richtung zu weisen. Hierauf deuten jedenfalls die in der DHL/Chronopost-Entscheidung deutlich gewordene Neigung des EuGH zu partikularistischen Lösungen in Fragen der Verwechslungsgefahr397 und die bis heute nicht erfolgte Konkretisierung des wesentlichen Teils der Union in Fragen des Bekanntheitsschutzes hin.398 Denn das Ausmaß des Volume-Clutter wird nicht nur durch die schlichte Zahl der eingetragenen Marken bzw. Waren- und Dienstleistungsklassen bestimmt, sondern ferner durch Umfang und Reichweite des Schutzbereichs bereits eingetragener Marken. c) Tatsächliche Existenz und Ausmaß des Registercluttering Die Ergebnisse der MPI-Studie im Jahr 2012 sahen im Registercluttering noch kein gravierendes Problem des Unionsmarkensystems. Auch die Daten des Unionsmarkenregisters scheinen diese These zu bestätigen. So liegt die Widerspruchsquote seit Jahren bei stabilen 18 – 19 %, was den Schluss zulässt, dass die steigende Anzahl von Marken im Register nicht zu einem ernsthaften Registercluttering führt.399 v. Graevenitz et al. sehen hingegen in einer von ihnen durchgeführten Studie empirische Belege für gestiegene Suchkosten aufgrund von Registercluttering jedenfalls für das vereinigte Königreich. Die Studie kann insofern als repräsentativ für die Union und die Unionsmarke gelten, als Unionsmarken auch im Vereinigten Königreich, jedenfalls zum Zeitpunkt der Studie, als relative Eintra-

395

S. 70. 396

v. Graevenitz/Ashmead/Greenhalg, Cluttering and Non-Use of Trade Marks in Europe,

Siehe oben, Kap. 1 B.II.2.d)bb). Hierzu bereits ausführlich oben, Kap. 2 B.II.1.c)cc). 398 Vgl. EuGH Rs. C-375/97 – Slg. 1999 I-05421 – General Motors/Chevy = EuGH GRUR Int. 2000, 73, Rn. 28; EuGH Rs. C-301/07 – Slg. 2009 I-09429 – PAGO/Tirolmilch = EuGH GRUR 2009, 1158, Rn. 27; EuGH Rs. C-125/14 – Iron & Smith kft/Unilever NV = EuGH GRUR 2015, 1002, Rn. 19. 399 Kur/Senftleben, European Trade Mark Law, S. 215 Rn. 4.317; im Zuge einer für die MPI-Studie von Allensbach durchgeführten Nutzerbefragung zur Unionsmarke gaben 41 % der Befragten an, dass sie Registercluttering für ein Problem halten, Knaak/Kur/v. Mühlendahl, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, S. 39 f. Rn. 3.5, diese Nutzerwahrnehmung bestätigt ebenfalls die These eines problematischen Registercluttering. 397

B. Abgrenzung zw. Unionsmarkensystem u. nationalen Markenrechtsordnungen

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gungshindernisse zu berücksichtigen waren.400 Im Rahmen der Studie wurden Interviews und schriftliche Befragung von auf Markenrecht spezialisierten Rechtsanwälten im Vereinigten Königreich durchgeführt. Diese wurden unter anderem gefragt, ob ihre Erfahrungen nahelegen, dass Registercluttering existiert und dieses Unternehmen im Vereinigten Königreich beeinflusst. Alle der 15 interviewten und befragten Praktiker bestätigten diese Annahme.401 Gestiegene Suchkosten sehen auch Kur/Senftleben als eine mögliche Folge des Registercluttering. Diese können dabei auch bei einer konstanten Widerspruchsquote vorliegen.402 Die in der MPIStudie festgestellte konstante Widerspruchsquote ist damit kein zwingendes Argument gegen ein real existierendes Registercluttering. Dass die Suchkosten für neue Marken tatsächlich gestiegen sind, wird neben der Studie von v. Graevenitz et al. ferner durch eine interne Mitgliederbefragung der internationalen Vereinigung der Patentanwälte gestützt.403 Auch dürften die im Zuge der Unionsmarkenreform 2015 erneut gesenkten Gebühren für einen neuerlichen Run auf die Unionsmarke und damit eine Intensivierung der Problematik gesorgt haben.404 Es kann daher im Ergebnis mit einiger Sicherheit davon ausgegangen werden, dass Registercluttering heute ein reales Problem innerhalb des Unionsmarkensystems ist.405 d) Zwischenergebnis Das systemische Ungleichgewicht zwischen Unionsmarken und nationalen Marken zeigt sich empirisch anhand von Registercluttering. Das Registercluttering ist allerdings nicht nur ein Problem der Koexistenz, sondern darüber hinaus ein immanentes Problem des Unionsmarkenrechts. Da der Vorrat tauglicher Zeichen für neue Marken nicht endlos ist,406 kann Registercluttering im Extremfall zu einer quasi Abschottung der Unionsmarke für neue Marktteilnehmer führen. Maßnahmen, welche ein Registercluttering mindern könnten, wären Anforderungen an Rechtserhalt und Rechtsdurchsetzung, die der tatsächlichen Marktpräsenz der jeweiligen Marken entsprechen.

400 Diese Repräsentativität der UK-Studie sieht auch Johnson, IIC 2018, 940 (944 f.), der die Studie als empirischen Beleg von Registercluttering durch die Unionsmarke sieht. 401 v. Graevenitz/Ashmead/Greenhalg, Cluttering and Non-Use of Trade Marks in Europe, S. 67. 402 Vgl. Kur/Senftleben, European Trade Mark Law, S. 215 Rn. 4.317. 403 Kur/Senftleben, European Trade Mark Law, S. 215 Rn. 4.317, dort Fn. 668. 404 Vgl. hierzu oben, Kap. 1 B.II.2.c). 405 Diese Einschätzung legt auch die abschließende Stellungnahme zur Trademark Cluttering Studie von v. Graevenitz et al. nahe, v. Graevenitz/Ashmead/Greenhalg, Cluttering and Non-Use of Trade Marks in Europe, S. 70 f. 406 Vgl. Beebe/Fromer, Harvard Law Review 2018, 945 (1041 f.).

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Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

3. Ergebnis zur Notwendigkeit der Abgrenzung Die empirischen Evidenzen zum Registercluttering zeigen ebenso wie die Gegenbewegungen nationaler Gerichte und Markenbehörden, dass eine an klaren, berechenbaren Kriterien orientierte Abgrenzung zwischen dem Unionsmarkensystem und den nationalen Markensystemen notwendig ist. Eine Abgrenzung ist nicht nur notwendig, um dem Koexistenzprinzip gerecht zu werden, sondern auch, um eine Überfüllung des Unionsmarkenregisters zu verhindern und eine, im Vergleich zum status-quo der Rechtsprechung des EuGH, pareto-optimalere Distribution von Marken zwischen den nationalen Registern und dem Unionsmarkenregister zu erreichen. Die Notwendigkeit einer strengen Handhabe des Benutzungszwanges sehen auch Gegner einer Abgrenzung anhand konkreter Mindestschwellen. So fordert etwa Lenk, der die klassische Abgrenzung anhand der Territorien der Mitgliedstaaten ablehnt,407 dem Verhältnis zwischen Schutzumfang und geographischer Präsenz der Unionsmarke müsse mit einer beherzten Anwendung der Voraussetzungen des Benutzungszwanges begegnet werden. Diese Forderung ergänzt Lenk um die Hoffnung, der EuGH möge in Zukunft eine strengere Linie in Fragen des Benutzungszwanges vertreten.408 Es bedarf jedoch keiner hellseherischen Fähigkeiten, um festzustellen, dass diese Hoffnung in Zukunft wohl aufs Neue enttäuscht werden wird. Solange der EuGH an seiner wenig überzeugenden Einzelfallrechtsprechung festhält, existiert jedenfalls kein geeignetes und rechtssicheres Kriterium, welches geeignet wäre, die von Lenk geäußerte Hoffnung Wirklichkeit werden zu lassen. Daher braucht es ein taugliches Abgrenzungskriterium, welches geeignet ist, die in der Rechtsprechung des EuGH zum Ausdruck kommende Entgrenzung der rechtserhaltenden Benutzung und der weiteren Tatbestände der UMV in dogmatisch überzeugender und rechtssicherer Weise einzuhegen. In dieser Einhegung müssen die territorialen Unterschiede des Unionsmarkensystems und der nationalen Markensysteme, wie sie z. B. in Art. 139 Abs. 2 a) UMV aber auch Art. 8 Abs. 5 und Art. 8 Abs. 1 b) UMV zum Ausdruck kommen, reflektiert sein.

V. Eigenschaften eines Abgrenzungskriteriums Ein taugliches Abgrenzungskriterium kann selbstverständlich nicht die grobkörnige Pauschalität annehmen, die die Grenzen und Territorien der Mitgliedstaaten als Abgrenzungskriterium disqualifizierte. Die mit dem Staatsgrenzenkriterium verbundenen willkürlichen Ergebnisse und seine fehlende Flexibilität müssen vermieden werden. Der EuGH begründet seine Ablehnung einer De-Minimis-Schwelle 407

Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 209. 408 Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 238.

B. Abgrenzung zw. Unionsmarkensystem u. nationalen Markenrechtsordnungen

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in Fragen der rechtserhaltenden Benutzung mit dem Umstand, dass eine solche Schwelle das EUIPO oder ein erkennendes Gericht daran hindern könnte, sämtliche Umstände eines Einzelfalles zu berücksichtigen.409 1. Interpretationsoffen Ein Abgrenzungskriterium muss also vor allem eine gewisse Flexibilität aufweisen. Es darf sich nicht an festen politischen Grenzen oder an den Grenzen eines Sprachraumes orientieren und von diesen feststehenden Faktoren ausgehend die Beantwortung der Frage, ab welchem Ausmaß eine Marke Relevanz für das gesamte Gebiet der Union besitzt, deduzieren. Ein taugliches Abgrenzungskriterium muss daher grundsätzlich bis zu einem gewissen Maß unbestimmt und interpretationsoffen sein, um die Umstände des Einzelfalles berücksichtigen zu können und gleichzeitig diejenige territoriale und oder wirtschaftliche Relevanz bzw. massiveness beschreiben, ab welcher eine Marke Geltung für das gesamte Gebiet der Union beanspruchen kann. Diese Unbestimmtheit darf jedoch selbstverständlich nicht so weit gehen, dass ein Abgrenzungskriterium entsprechend der aktuellen Rechtsprechung des EuGH in eine grenzenlose Abwägung überführt werden könnte. 2. Verkehrsauffassung Darüber hinaus muss ein Abgrenzungskriterium die Faktoren zur Feststellung der Verkehrsauffassung der beteiligten Verkehrskreise berücksichtigen können, da diese Grundlage sowohl der rechtserhaltenden Benutzung als auch der Bekanntheit und Verwechslungsgefahr sind.410 3. Waren und Dienstleistungsbezogenheit Da die für das Vorliegen oder Nichtvorliegen der unter Kap. 2 A.II. erörterten Tatbestände maßgebliche Verkehrsauffassung ihrerseits nicht immer anhand sämtlicher grundsätzlich beteiligter Verkehrskreise festgestellt wird, sondern nur anhand derer, die durch die jeweils geschützten Waren und Dienstleistungen angesprochen werden, muss das Abgrenzungskriterium auch waren- und dienstleistungsbezogen sein.411

409 EuGH Rs. C-416/04 P – Slg. 2006 I-04237 – Vitafruit = EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 72; EuGH Rs. C-259/02 – Slg. 2004 I-01159 – La Mer Technology/Laboratoires Goemar, Rn. 25. 410 Siehe hierzu oben, Kap. 2 A.II.3. 411 Zur Waren- und Dienstleistungsbezogenheit der rechtserhaltenden Benutzung Grabrucker/Blanke-Roeser, MarkenR 2016, 333 (340); siehe zu diesem Aspekt der Feststellung der Verkehrsauffassung auch oben, Kap. 2 A.III.1.a)bb).

144

Kap. 2: Unionsmarkensystem und nationale Markensysteme

4. Unabhängig vom Markeninhaber Keine Berücksichtigung darf hingegen die Größe bzw. wirtschaftliche Marktmacht des jeweiligen Markeninhabers spielen. Dies hat mittlerweile auch der EuGH festgestellt und seine verfehlte Rechtsprechung über die Berücksichtigung der Unternehmensgröße beim Rechtserhalt korrigiert. Während er in der Fontoliva/Fuentoliva-Entscheidung eine Abhängigkeit der Anforderungen der rechtserhaltenden Benutzung von der Unternehmensgröße noch annahm,412 steht der EuGH mittlerweile berechtigterweise auf dem Gegenstandpunkt.413 Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen, da die Richtgröße des Benutzungszwanges allein der Grad der Erfüllung der Herkunftsfunktion in Relation zum Schutzgebiet ist.414

VI. Fazit zur Abgrenzungsfrage Die Abgrenzung des Unionsmarkensystems zu den Systemen der nationalen Marken spielt, im Gegensatz zur Frühphase der Gemeinschaftsmarke, heute in Rechtsprechung und Wissenschaft kaum noch eine Rolle. Insbesondere die Grenzen und Territorien der Mitgliedstaaten haben ihre einst prominente Rolle als Abgrenzungskriterium berechtigterweise eingebüßt. In Fragen der Rechtsdurchsetzung steht die herrschende Meinung heute weitgehend auf dem Standpunkt sog. partikularistischer Lösungen, die eine Abgrenzung anhand von Mindestschwellen der Bekanntheit oder Verwechslungsgefahr obsolet machen. Auch die Rechtsprechung des EuGH tendiert jedenfalls in Fragen der Verwechslungsgefahr in Richtung von partikularistischen Lösungen. In Fragen der Bekanntheit und der rechtserhaltenden Benutzung ist die Position des EuGH ambivalent. Zwar betont der EuGH, dass die Erwartung gerechtfertigt sei, dass Unionsmarken in größerem Umfang als in einem bloß nationalen Kontext genutzt würden, steht gleichzeitig jedoch in deutlicher Opposition zu einer Mindestschwelle der rechtserhaltenden Benutzung. Auch in Fragen der Bekanntheit fordert der EuGH zwar seit über 20 Jahren eine Bekanntheit in einem wesentlichen Teil der Union, hat diese Mindestschwelle aber bis heute nicht 412 EuG Rs. T-24/16 – FONTOLIVA/FUENOLIVA = EuG BeckRS 2016, 111515, Rn. 44 („die betreffende Menge ist für einen Produzenten von Olivenöl wie Mueloliva, die nach einem der von ihr selbst zur Stützung ihres Widerspruchs vorgelegten Presseartikel 1,5 % des nationalen Marktes und 6 % des regionalen Marktes (in Andalusien) beherrscht, gering“), in einer früheren Entscheidung hatte das EuG eine Ungleichbehandlung von Markeninhabern je nach Unternehmensgröße richtigerweise noch abgelehnt EuG Rs. T-355/09 – Walzer Traum = EuG GRUR Int. 2013, 340, Rn. 60. 413 EuG Rs. T-831/17 – FLEXAGIL = EuG BeckRS 2018, 28544, LS. 3 („Hinsichtlich des Vorbringens der Klägerin, wonach an die Ernsthaftigkeit der Benutzung höhere Anforderungen zu stellen seien als bei kleinen oder mittleren Unternehmen, ist festzustellen, dass der Aspekt der Höhe der Anforderungen je nach Größe des Unternehmens keineswegs stichhaltig ist“). 414 Die Berücksichtigung der Unternehmensgröße ebenfalls ablehnend Viefhues, GRURPrax. 2017, 72 (72).

B. Abgrenzung zw. Unionsmarkensystem u. nationalen Markenrechtsordnungen

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mit Leben gefüllt. Im Gegenteil, die stets an den Umständen des Einzelfalles orientierte Rechtsprechung des EuGH hat die Anforderungen an einen gemeinschaftsweiten Rechtserhalt und eine Bekanntheit „in der Union“ heute so weit herabgesetzt, dass sich diese Rechtsprechung, jedenfalls in Fragen der rechtserhaltenden Benutzung, in einen Widerspruch zu Art. 139 Abs. 2 a) UMV setzt. Diese Rechtsprechung blieb nicht ohne Konsequenzen, sondern führte zu erheblichen Problemen, wie einem mittlerweile auch empirisch validierten Registercluttering und einem weitgehend wahrgenommenen Ungleichgewicht zwischen nationalen Marken und der Unionsmarke. Gegen dieses Ungleichgewicht opponierten in der Vergangenheit sowohl nationale Markenbehörden als auch nationale Gerichte. Den rechtsdogmatischen Weg zu solchen Widerstandsbewegungen ebnet der EuGH mit seiner stets am Einzelfall orientierten Rechtsprechung dabei selbst. Eine Abgrenzung zwischen dem Unionsmarkensystem und den nationalen Markensystemen anhand eines geeigneten Abgrenzungskriteriums ist daher geboten, um das Verhältnis von nationalen Marken und Unionsmarken ins Gleichgewicht zu bringen und damit nicht nur dem Koexistenzprinzip Geltung zu verschaffen, sondern um künftige Widerstandsbewegungen und damit Rechtszersplitterung und Rechtsunsicherheit vorzubeugen.

Kapitel 3

Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium Einen ersten Hinweis auf ein taugliches Abgrenzungskriterium bietet die von der MPI-Studie vorgeschlagene beschränkte Koexistenzregel.1 Der Vorschlag sah vor, dass für den Fall, dass eine Unionsmarke bereits seit 15 Jahren eingetragen war und innerhalb dieses Zeitraumes in der Union nur minimal benutzt wurde (merely minimal use) eine solche Marke nicht als relatives Schutzhindernis gegen eine jüngere, verwechslungsfähige nationale Marke geltend gemacht werden könne. Voraussetzung hierfür wäre, dass die jüngere Marke in einem Mitgliedstaat angemeldet würde, welcher vom Gebiet der minimalen Benutzung der älteren Unionsmarke weit entfernt liege und der Anmelder bei der Anmeldung gutgläubig gewesen sei.2 Der Vorschlag begegnete allerdings mehrheitlich deutlicher Kritik.3 So kritisierte etwa Rudloff-Schäffer, dass eine solche Regelung das Anmeldeverfahren verkomplizieren würde und der adressierten Problematik in besserer Weise durch nicht zu geringe Anforderungen an den Benutzungszwang begegnet werden könne.4 Ferner wurde darauf hingewiesen, dass der Vorschlag die Einheitlichkeit der Unionsmarke konterkarieren würde.5 Gegen die Koexistenzlösung des MPI brachte insbesondere Lenk erhebliche Bedenken vor. So konterkariere die Koexistenzlösung nicht nur das Einheitlichkeitsprinzip, die Unionsmarke verlöre mit der Möglichkeit der Eintragung verwechslungsfähiger oder gar identischer Marken auch ihre Herkunftsfunktion.6 Ferner gab Lenk zu bedenken, dass eine Koexistenzlösung von einer Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe abhänge und daher zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit führe, die es im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung aber grade ab-

1

Siehe zu dieser Regel bereits oben, Kap. 1 B.II.1. Knaak/Kur/v. Mühlendahl, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, S. 136 f. Rn. 3.18 – 3.22. 3 Kur, in: Harmonisation of European IP Law, S. 117 (125). 4 Rudloff-Schäffer, GRUR Int. 2012, 208 (213). 5 Dies allerdings bereits vor Publikation der Studie im Rahmen eines GRUR-Fachausschusses, in welchem Kur den Vorschlag zur Debatte stellte, vgl. das Protokoll bei Keller, GRUR 2010, 809 (812); die Bedenken später teilend Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 235, der gar feststellt, die Koexistenzlösung markiere „den Anfang vom Ende der Gemeinschaftsmarke im eigentlichen Sinne“. 6 Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 234. 2

A. Mehr als lediglich örtliche Bedeutung

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zubauen gälte.7 Für eine Konkretisierung einer der involvierten Rechtsbegriffe machte Lenk jedoch einen Vorschlag. So könne sich die von der MPI-Studie vorgeschlagene Mindestgrenze der Benutzung „in der Union“, unterhalb derer eine subsequente koexistierende Markeneintragung möglich sein solle, an Art. 8 Abs. 4 UMV und Art. 138 Abs. 3 UMV8 orientieren. Denn hier ginge es um eine vergleichbare Situation in der eine ältere nationale Marke von nur örtlicher Bedeutung der Eintragung einer Unionsmarke nicht als relatives Schutzhindernis mit Wirkung für die gesamte Union entgegenstünde.9 Die vom MPI vorgeschlagene Koexistenzlösung lehnt Lenk im Ergebnis gleichwohl ab.10

A. Mehr als lediglich örtliche Bedeutung Auch wenn die vom MPI vorgeschlagene Koexistenzlösung im Ergebnis tatsächlich nicht überzeugt, da sie die Einheitlichkeit der Unionsmarke in Frage stellt,11 legte Lenk mit dem Hinweis auf Art. 8 Abs. 4, 138 Abs. 3 UMV und den Rechtsbegriff der lediglich örtlichen Bedeutung gleichsam den neuralgischen Punkt der Debatte um die Mindestschwelle des Benutzungszwanges offen. Denn warum sollte eine Unionsmarke, wenn sie lediglich örtliche Bedeutung hat, anders behandelt werden als eine nationale Marke? Konkreter, warum sollte eine nationale Marke von lediglich örtlicher Bedeutung, mit Ausnahme der nationalen Registermarken,12 die Eintragung einer Unionsmarke gem. Art. 8 Abs. 4 UMV überhaupt nicht verhindern können, eine Unionsmarke von lediglich örtlicher Bedeutung aber nur die Eintragung einer nationalen Marke in einem weit entfernten Mitgliedstaat und bei Gutgläubigkeit des Anmelders nicht verhindern können? Erhebt beispielsweise im Widerspruchsverfahren der Anmelder einer Unionsmarke gegen eine konfligierende Unionsmarke die Einrede der Nichtbenutzung gem. Art. 47 Abs. 2 UMV und stellt sich heraus, dass die Widerspruchsmarke nur in einem so minimalen Ausmaß genutzt wurde, dass sie die Schwelle der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung des Art. 8 Abs. 4 UMV nicht erreicht, so würde es verwundern, wenn die Widerspruchsmarke 7 Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 235 f. 8 Bzw. der Vorgängervorschrift Art. 111 Abs. 3 VO (EG) 207/2009. 9 Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 227. Die Heranziehung des Art. 8 Abs. 4 UMV ist bereits dem Wortlaut nach naheliegend. So schlug die MPI-Studie als quantitative Mindestschwelle der Koexistenzlösungen einen „merely minimal use vor“. Die örtliche Bedeutung des Art. 8 Abs. 4 UMV lautet in der englischen Fassung der Verordnung „mere local significance“. 10 Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 236. 11 So überzeugenderweise Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 236. 12 Zur Sonderstellung der nationalen Registermarken siehe unten, Kap. 3 A.IV.2.

148

Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

die Anmeldung dennoch verhindern könnte und mithin als rechtserhaltend benutzt i. S. d. Art. 47 Abs. 2 S. 1 UMV gelten würde.13 Denn für die Situation, dass es sich bei der Widerspruchsmarke, die die Schwelle der überörtlichen Bedeutung nicht erreicht, um eine nationale Marke handelt, die keine Registermarke ist, sieht Art. 46 Abs. 1 c) i. V. m Art. 8 Abs. 4 UMV vor, dass diese nationale Marke die Eintragung der prioritätsjüngeren Unionsmarke gerade nicht verhindern kann. Die bloße Registerstellung der Unionsmarke kann diese Ungleichbehandlung nicht in überzeugender Weise plausibilisieren, denn Voraussetzung für den Erhalt dieser Registerstellung und damit auch die Berücksichtigung im Widerspruchsverfahren ist gerade die rechtserhaltende Benutzung „in der Union“, Art. 18, 47 Abs. 2 S. 1 UMV. Rechtfertigt man also im Widerspruchsverfahren die Ungleichbehandlung einer nationalen Marke, die nicht Registermarke ist, und einer Unionsmarke durch die Registerstellung der Letzteren, so wäre dies ein Zirkelschluss, da das Fortbestehen der Registerstellung gerade von der Benutzung abhängig ist.

I. Unionsmarke gratia Unionsmarke Entsprechend kurios mutet auch die Argumentation Lenks an, der die Frage stellt, wie viele subsequente Marken nach der Koexistenzlösung des MPI denn eingetragen werden dürften, bevor die Schwelle „substanzieller Degeneration“ der Unionsmarke erreicht sei.14 Die viel näherliegende Frage ist jedoch, warum eine Unionsmarke, die nur in einem solch geringen Ausmaß genutzt wird, dass bereits über Koexistenzlösungen nachgedacht wird, überhaupt eine grundsätzlich unionsweite Blockadestellung im Register sollte beanspruchen können. Eine Lösung, welche die Einheitlichkeit der Unionsmarke aufhebt und sie so ihrem ursprünglichen integrationspolitischen Zweck beraubt, leuchtet schlicht nicht ein.15 Die viel naheliegendere Lösung scheint es vielmehr zu sein, den Zweck des Benutzungszwanges ernst zu nehmen und das jeweils in Rede stehende Zeichen wieder der Gemeinfreiheit zu überantworten. Auf diese Weise könnten andere Anmelder ihre Chance nutzen und innerhalb der fünfjährigen Benutzungsschonfrist eine Marke aufbauen, deren wirtschaftliche Präsenz einen unionsweiten Schutz rechtfertigt. Der Grund hierfür scheint eine Verselbstständigung der bis heute bestehenden Sorge um die Attraktivität der Unionsmarke zu sein. Diese Sorge scheint sich zu einem allgemeinen Narrativ entwickelt zu haben, das den unbedingten Erfolg der Unionsmarke zum Gegenstand hat. Dieses Narrativ des Erfolgs der Unionsmarke um jeden Preis scheint die ursprünglichen integrationspolitischen Zwecke der Unionsmarke sowie die heute 13 Zu den tatbestandlichen Parallelen zwischen Art. 8 Abs. 4 UMV und der rechtserhaltenden Benutzung, Art. 18 UMV, siehe unten, Kap. 3 A.III.1. 14 Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 235. 15 Diese Kritik an der Koexistenzlösung übend auch Emanuel, in: FS Bornkamm, S. 561 (571).

A. Mehr als lediglich örtliche Bedeutung

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noch bestehende Alternative der nationalen Marken zugunsten einer Unionsmarke um der Unionsmarke willen zu überlagern. Eine solche Verselbstständigung lässt sich nicht nur für die rechtserhaltende Benutzung, sondern ebenso für die Rechtsdurchsetzung, im Speziellen für die partikularistischen Lösungen, feststellen. So wurde von den Vertretern der partikularistischen Lösungen die Regelung des Art. 107 VO (EG) 40/94,16 der ebenfalls Rechte von lediglich örtlicher Bedeutung adressierte, bemüht, um die Möglichkeit einer Einschränkung des Einheitlichkeitsprinzips im Verletzungsverfahren zu begründen.17 Halbsguth machte insoweit berechtigterweise geltend, dass diese Argumentation fehlginge, da Art. 107 VO (EG) 40/94 lediglich ältere Rechte von örtlicher Bedeutung betreffe und daher nicht zu einer generellen Einschränkung des Einheitlichkeitsprinzips herangezogen werden könne. Denn eine unionsweite Gültigkeit von Rechten von lediglich örtlicher Bedeutung könne der Inhaber nur geltend machen, wenn er sich im Widerspruchsverfahren auf sie beriefe.18 Genau diese Möglichkeit verhinderte aber bereits damals Art. 8 Abs. 4 VO (EG) 40/94, der dem heutigen Art. 8 Abs. 4 UMV entspricht und einen Widerspruch auf Grundlage von Rechten mit lediglich örtlicher Bedeutung gerade nicht vorsah, sondern diese Widerspruchsmöglichkeit nur Rechten mit mehr als lediglich örtlicher Bedeutung vorbehielt. Auch hier wurde also übersehen, dass Rechte von lediglich örtlicher Bedeutung auch im Widerspruchsverfahren gerade keine unionsweiten Rechtswirkungen zeitigen, wenn es sich bei diesen Rechten nicht um nationale Registermarken handelt. Zwar findet Art. 8 Abs. 4 UMV keine direkte Anwendung auf Unionsmarken, der unbestimmte Rechtsbegriff der „mehr als lediglich örtlichen Bedeutung“, erfüllt jedoch diejenigen Kriterien, die an ein Abgrenzungskriterium zwischen dem Unionsmarkensystem und den Systemen der nationalen Marken zu stellen sind, denn er ist in seiner Unbestimmtheit flexibel genug, um die jeweils relevanten Umstände des Einzelfalles berücksichtigen zu können. Gleichzeitig markiert der Begriff diejenige Schwelle, ab welcher nationale Zeichenrechte, die keine Registermarken sind, als relative Schutzhindernisse Rechtswirkungen für die gesamte Union beanspruchen können. Er ist damit Fixpunkt der Suche nach derjenigen Mindestschwelle, welche die massiveness adäquat abbilden kann. Entsprechend ist der unbestimmte Rechtsbegriff der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung jedenfalls im Ansatz auch dazu geeignet, die Mindestschwelle einer rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ zu beschreiben. Das heißt nach hier vertretener Ansicht, dass eine rechtserhaltende Benutzung im Einzelfall auch höheren Anforderungen begegnen kann als Art. 8 Abs. 4 UMV an eine überörtliche Bedeutung stellt. Unterhalb der Schwelle der 16

Der dem heutigen Art. 138 Abs. 1 UMV entspricht. Hye-Knudsen/Schafft, MarkenR 2004, 209 (211); diese Argumentation aufgreifend Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, S. 215. 18 Halbsguth, Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke, S. 198. 17

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

überörtlichen Bedeutung haben Zeichen entsprechend dem Rechtsgedanken des Art. 138 Abs. 1 UMV jedoch in jedem Fall keine unionsweite Wirkung. Das heißt, dass eine Aufrechterhaltung einer Unionsmarke unterhalb dieser Schwelle in keinem Fall gerechtfertigt ist und Anmelder oder Inhaber unterhalb dieser Schwelle auf nationale Marken ausweichen müssen.

II. Art. 8 Abs. 4 UMV Allerdings gilt es zu prüfen, inwieweit sich die hier angedeutete Parallelität der überörtlichen Bedeutung und der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ in die bestehende Dogmatik zu Art. 8 Abs. 4 UMV einfügen kann. 1. Art. 8 Abs. 4 UMV als Ausdruck des Koexistenzprinzips Art. 8 Abs. 4 UMV ist Ausdruck der Koexistenz der nationalen Markensysteme neben dem Unionsmarkensystem.19 Entsprechend dieser systematischen Stellung ist die Norm dafür prädestiniert, die Abgrenzung zwischen dem Unionsmarkensystem und den Systemen der nationalen Marken zu bewältigen und damit auch dem Koexistenzprinzip Geltung zu verschaffen. 2. Tatbestandsmerkmale des Art. 8 Abs. 4 UMV Der Tatbestand des Art. 8 Abs. 4 UMV besteht nicht allein aus dem Tatbestandsmerkmal der überörtlichen Bedeutung. Der Eintragung einer Marke kann gem. Art. 8 Abs. 4 UMV nur dann erfolgreich widersprochen werden, wenn ein entsprechendes Zeichen seinem Inhaber auch ein Untersagungsrecht gewährt. Um den Bedeutungsgehalt des Rechtsbegriffs der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung herauszuarbeiten, muss daher auch dessen Verhältnis zum Tatbestandsmerkmal des Untersagungsrechts geklärt werden. a) Untersagungsrecht Auf die Vielzahl der Kennzeichenrechte, die ihrem Inhaber ein Untersagungsrecht gewähren und daher unter Art. 8 Abs. 4 UMV fallen können,20 kann und soll aus 19 Hackbarth, in: BeckOK UMV, Art. 8 UMV Rn. 368; die Einführung der Vorgängervorschrift des Art. 8 Abs. 4 UMV durch den Vorentwurf 1988 beschreibt Hackbarth als allmähliche Herstellung eines Gleichgewichts zwischen nationalen Marken und Unionsmarke, Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 27; Art. 8 Abs. 4 als Ausdruck des Koexistenzprinzips verstehend wohl auch Jaeger-Lenz, in: Hasselblatt, CTMR, Art. 8 Rn. 281. 20 Eine Übersicht bietet Hanf, in: BeckOK Markenrecht, Art. 8 UMV Rn. 186.1.

A. Mehr als lediglich örtliche Bedeutung

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den folgenden beiden Gründen nicht im Detail eingegangen werden. Zum einen richten sich die Untersagungsrechte der unter Art. 8 Abs. 4 UMV fallenden Kennzeichen ausschließlich nach ihren jeweiligen nationalen Rechtsordnungen.21 Eine umfassende Darstellung dieser Untersagungsrechte würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Zum anderen sind die jeweiligen Untersagungsrechte von der in diesem Kapitel primär relevanten überörtlichen Bedeutung zu trennen und haben auf diese keinen Einfluss, wie noch zu zeigen sein wird. Aus diesen Gründen beschränkt sich die folgende Darstellung möglicher Untersagungsrechte auf das deutsche Institut der Benutzungsmarke und das Common-Law Institut des Passing-Offs.22 aa) Benutzungsmarke In Deutschland begegnet ein Untersagungsrecht aus einer Benutzungsmarke denselben Tatbestandsvoraussetzungen wie ein Untersagungsrecht aus einer Registermarke. § 4 MarkenG unterscheidet lediglich zwischen den Entstehungsvoraussetzungen einer Registermarke und einer Benutzungsmarke, nicht aber zwischen den aus diesen Marken folgenden Rechten. Ein Nutzungsuntersagungsrecht aus einer Benutzungsmarke kommt jedoch selbstredend nur in Betracht, soweit eine Benutzungsmarke auch tatsächlich entstanden ist und fortbesteht. Voraussetzung hierfür ist die Verkehrsgeltung eines Zeichens, § 4 Nr. 2 MarkenG. Ein Nutzungsuntersagungsrecht aus einer Benutzungsmarke besteht damit in zeitlicher und territorialer Hinsicht insoweit als der Benutzungsmarke bzw. dem als Benutzungsmarke geschützten Zeichen Verkehrsgeltung zukommt.23 (1) Verkehrsgeltung Verkehrsgeltung nimmt die deutsche Rechtsprechung dann an, wenn ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen einen Her-

21

„Auf Widerspruch des Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht der Union oder des Mitgliedstaats dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen“, Art. 8 Abs. 4 UMV, Hervorhebungen durch den Autor. 22 In den Anforderungen an ihren Geltungsbereich unterscheiden sich die neben den Benutzungsmarken wichtigsten Zeichen des Art. 8 Abs. 4, die Unternehmenskennzeichen, nur marginal von der Benutzungsmarke. Die Unterschiede liegen vor allem darin, dass zu den relevanten Verkehrskreisen der Unternehmenskennzeichen nicht nur die Abnehmer, sondern in jedem Falle auch Lieferanten oder Kapitalgeber zählen und das Unternehmenskennzeichen nicht auf die Herkunft, sondern auf das Unternehmen als solches hinweist, Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 4 Rn. 13, 15. 23 Vgl. Weiler, in: BeckOK Markenrecht, § 4 MarkenG Rn. 19; vgl. Berlit, WRP 2002, 177 (181).

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

kunftshinweis erkennt.24 An festen Prozentsätzen lässt sich dieser unerhebliche Teil allerdings wiederum nicht festmachen.25 Der jeweilige Grad der Verkehrsgeltung, der im Einzelfall gefordert wird, liegt tatsächlich bei ca. 20 – 25 %.26 Diese, wenn auch nur beispielhaften quantitativen De-Minimis-Schwellen der Verkehrsgeltung, könnten zu der Annahme verleiten, dass die überörtliche Bedeutung, wie sie Art. 8 Abs. 4 UMV vorsieht, jedenfalls im Falle der deutschen Benutzungsmarke bereits im Tatbestand des Untersagungsrechts abgebildet ist, da ein entsprechendes Untersagungsrecht eine Schutzentstehung der Benutzungsmarke voraussetzt, die ihrerseits die besagte De-Minimis-Schwelle vorsieht. Eine solche Vermengung von überörtlicher Bedeutung und Untersagungsrecht verbietet sich aber, da die überörtliche Bedeutung und die Benutzungsmarke auf jeweils unterschiedliche Grundgesamtheiten relevanter Verkehrskreise abstellen. Während die überörtliche Bedeutung ein Tatbestandsmerkmal der UMV ist und daher als Maßstab der überörtlichen Bedeutung das gesamte Schutzgebiet der Unionsmarke anlegt,27 ist die Verkehrsgeltung von einem starren territorialen Referenzrahmen gänzlich entkoppelt. Dies zeigt bereits der Umstand, dass innerhalb der BRD auch eine territorial beschränkte Verkehrsgeltung möglich ist.28 Eine solche wäre aber nicht möglich, wenn Maßstab der Verkehrsgeltung stets alle Abnehmer in der BRD oder gar in der Union wären. Die zur Feststellung des Verkehrsgeltungsgrades relevanten Verkehrskreise sind dementsprechend nur diejenigen Verbraucher, an die sich der Markeninhaber tatsächlich wendet, also die tatsächlichen Abnehmer der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen.29 Dieser Unterschied zwischen Registermarke und Benutzungsmarke kommt auch im Wortlaut über die Vorschriften zur Verkehrsdurchsetzung einerseits und der Verkehrsgeltung andererseits zum Ausdruck. Während § 8 Abs. 3 MarkenG eine Durchsetzung „in den beteiligten Verkehrskreisen“ fordert, verlangt § 4 Nr. 2 MarkenG lediglich eine Verkehrsgeltung „innerhalb der beteiligten Verkehrskreise“.30 Während Referenzrahmen der Verkehrsdurchsetzung also sämtliche Verkehrskreise sind, die innerhalb des Schutzgebiets der deutschen Registermarken liegen, stellt § 4 Nr. 2 MarkenG lediglich fest, dass eine Verkehrsgeltung außerhalb der beteiligten Verkehrskreise, also z. B. im Ausland, unberücksichtigt bleibt. 24

BGH GRUR 2008, 917, Rn. 38 – EROS m. w. N. EuGH Verb. Rs. C-108/97 und C-109/97 – Slg. 1999 I-02779 – Windsurfing Chiemsee = EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 52; EuGH Rs. C-299/99 – Slg. 2002 I-05475 – Philips/Remington = EuGH GRUR 2002, 804, Rn. 62; BGH GRUR 2004, 151 (153) – Farbmarkenverletzung I; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 4 MarkenG, Rn. 21; Ströbele/Knoll/Thiering/ Miosga, Markengesetz, § 4 MarkenG, Rn. 49. 26 Ströbele/Knoll/Thiering/Miosga, Markengesetz, § 4 MarkenG Rn. 49 m. w. N. zur Literatur. 27 Vgl. hierzu unten, Kap. 3 A.II.2.b). 28 Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 4 MarkenG Rn. 24; vgl. Berlit, WRP 2002, 177 (179); Fuchs-Wissemann, MarkenR 2016, 235 (237). 29 Weiler, in: BeckOK Markenrecht, § 4 MarkenG Rn. 54. 30 Dauskardt, Die Verkehrsdurchsetzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 99; diese Differenzierung im Wortlaut ebenfalls erkennend Berlit, WRP 2002, 177 (179). 25

A. Mehr als lediglich örtliche Bedeutung

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(2) Durch Benutzung Die Verkehrsgeltung muss schließlich auf der Benutzung durch den Markeninhaber beruhen und darf keine anderen Ursachen haben, welche dem Markeninhaber nicht zugerechnet werden können.31 bb) Passing-Off Ähnliche Feststellungen wie für die deutsche Benutzungsmarke lassen sich für das in Common-Law Ländern gültige Prinzip des Passing-Off feststellen. Der Passing-Off Schutz entsteht ebenso wie der Schutz der Benutzungsmarke nur dort, wo eine Marke durch Benutzung Verkehrsgeltung und damit Goodwill erworben hat. Das allein auf den jeweiligen nationalen Rechtsordnungen fußende Prinzip des Passing-Off und der aus diesem erwachsende Unterlassungsanspruch haben daher ebenso wie die Benutzungsmarke keinen Einfluss auf das in diesem Kapitel zentrale Tatbestandsmerkmal der überörtlichen Bedeutung. Die Feststellungen zur Benutzungsmarke und der fehlenden Überschneidung ihrer Tatbestandsmerkmale mit dem Begriff der überörtlichen Bedeutung gelten insoweit mutatis mutandis für das Passing-Off.32 cc) Weitere Kennzeichen gem. Art. 8 Abs. 4 UMV Für die in den übrigen Mitgliedstaaten existenten Äquivalente zur deutschen Benutzungsmarke dürfte die Feststellung, dass der jeweilige nationale Unterlassungsanspruch und seine Voraussetzungen keinen Einfluss auf Inhalt und Auslegung des Tatbestandsmerkmals der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung haben, ebenso gelten.33 Dies legt bereits Art. 8 Abs. 4 UMV selbst nahe, der für die Untersagungsrechte auf das jeweils maßgebliche nationale Recht verweist. b) Recht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung Die Unabhängigkeit des Untersagungsrechts von der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung wird auch durch die Analyse des Tatbestandsmerkmals der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung selbst bestätigt. 31

Pflüger, GRUR 2004, 652 (656 f.); ebenso Weiler, in: BeckOK Markenrecht, § 4 MarkenG Rn. 47; kritisch Schulte-Franzheim/Tyra, in: FS Samwer, S. 183 (189), die die Benutzung der Marke durch den Markeninhaber und die Wahrnehmung der Marke durch die Verkehrskreise als „zwei Seiten derselben Münze“ bezeichnen. 32 Ausführlich zum Rechtsvergleich von Benutzungsmarke und Passing-Off Wille, GRUR Int. 2008, 468. 33 Die wohl beste einheitliche, wenn auch nicht mehr ganz aktuelle und daher auch nicht mehr ganz vollständige Übersicht über die in diesem Abschnitt nicht erörtertern Markenrechte der Mitgliedstaaten bieten Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EUMitgliedstaaten, S. 156 ff.

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

Während sich die Untersagungsrechte der unter Art. 8 Abs. 4 UMV fallenden Kennzeichenrechte aus den jeweiligen nationalen Rechtsordnungen ergeben, ist das Tatbestandsmerkmal der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung allein nach dem Unionsrecht zu bestimmen.34 Maßstab und Bezugsgröße der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung ist das Gebiet der Union als Ganzes.35 Das konkrete Ausmaß einer mehr als lediglich örtlichen Bedeutung ist allerdings ähnlich unklar wie das konkrete Ausmaß einer rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ oder das notwendige Ausmaß einer Bekanntheit „in der Union“.36 Konsens ist jedoch, dass sich die mehr als lediglich örtliche Bedeutung sowohl aus einer geografischen als auch aus einer wirtschaftlichen Komponente zusammensetzt.37 aa) Geografische Komponente Nach Ansicht des EuGH ist die geografische Komponente des Zeichens anhand des Gebiets, auf dem das Zeichen zur Kennzeichnung der wirtschaftlichen Tätigkeit seines Inhabers benutzt wird, zu ermitteln.38 Ein Zeichen sei dementsprechend im maßgeblichen Gebiet dann von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung, wenn sich seine Wirkung nicht auf eine Stadt oder eine Provinz diese Gebiets beschränke.39 Dies bedeute allerdings nicht, dass ein Recht erst und nur dann überörtliche Bedeutung erlangt, wenn es überall in einem Mitgliedstaat benutzt wird.40 Andersherum liegt eine überörtliche Bedeutung aber auch nicht bereits dann vor, wenn der Inhaber eines nationalen Zeichens die Benutzung im gesamten Gebiet des jeweiligen Mit-

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EuG Verb. Rs. T-318/06 bis T-321/06 – Slg. 2009 II-00663 – GENERAL OPTICA = EuG GRUR Int. 2009, 728, Rn. 33; EuGH Verb. Rs. C-325/13 P und C-326/13 P – Peek & Cloppenburg = GRUR Int. 2014, 952, Rn. 51; Walicka, in: Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 6. Aufl., Art. 8 UMV Rn. 251; Arendt, Das Recht der Gleichnamigen, S. 118; Pohlmann, Das Recht der Unionsmarke, S. 149 Rn. 223; außerdem EUIPO, Prüfungsrichtlinien, Part C, Section 4, 3.3.2 Stand 1. März 2021; sehr deutlich v. Bomhard/Geier, MarkenR 2016, 497 (505); Knaak, GRUR Int. 1987, 560 (570); Kur, GRUR 1997, 241 (254). 35 Fleckenstein, Der Schutz territorial beschränkter Kennzeichen, S. 107; Ingerl, Die Gemeinschaftsmarke, S. 71; Knaak, GRUR Int. 1987, 560 (570). 36 Zur Kasuistik betreffend den Begriff der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung: Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 20 Rn. 137 f. m. w. N. 37 EuG Verb. Rs. T-318/06 bis T-321/06 – Slg. 2009 II-00663 – GENERAL OPTICA = EuG GRUR Int. 2009, 728, Rn. 37; Arendt, Das Recht der Gleichnamigen, S. 119 f.; Hanf, in: BeckOK Markenrecht, Art. 8 UMV Rn. 204; Hackbarth, in: BeckOK UMV, Art. 8 UMV Rn. 388; Pohlmann, Das Recht der Unionsmarke, S. 149 f. Rn. 226 f. 38 EuG Verb. Rs. T-318/06 bis T-321/06 – Slg. 2009 II-00663 – GENERAL OPTICA = EuG GRUR Int. 2009, 728, Rn. 37. 39 EuG Verb. Rs. T-318/06 bis T-321/06 – Slg. 2009 II-00663 – GENERAL OPTICA = EuG GRUR Int. 2009, 728, Rn. 41. 40 So deutlich EuGH Verb. Rs. C-325/13 P und C-326/13 P – Peek & Cloppenburg = GRUR Int. 2014, 952, Rn. 58; so aber die frühere Rechtsprechung des EuGH noch interpretierend Knaak, GRUR-Prax. 2011, 165.

A. Mehr als lediglich örtliche Bedeutung

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gliedstaates, in welchem das Zeichen geschützt ist, untersagen lassen kann.41 Der EuGH legt die mehr als lediglich örtliche Bedeutung demnach ebenso wie die rechtserhaltende Benutzung unabhängig von den Territorien der Mitgliedstaaten aus.42 Dieser Rechtsprechung kann uneingeschränkt beigepflichtet werden, da eine Berücksichtigung der Territorien der Mitgliedstaaten für die überörtliche Bedeutung denselben Bedenken begegnet wie in Fragen der rechtserhaltenden Benutzung.43 bb) Wirtschaftliche Komponente Die wirtschaftliche Bedeutung eines Zeichens ist nach der Dauer und Intensität der Benutzung, dem Kreis der Adressaten oder der Verbreitung des Zeichens über Werbung und Internet festzustellen.44 Kein Recht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung i. S. d. Art. 8 Abs. 4 UMV ist ein Zeichen, welches mangels Benutzung auf seinem relevanten Markt nicht tatsächlich und wirklich präsent ist.45 c) Nutzung im geschäftlichen Verkehr Voraussetzung ist schließlich, dass das Zeichen im geschäftlichen Verkehr genutzt wird.46 Auch diese Voraussetzung ist, ebenso wie die mehr als lediglich örtliche Bedeutung, allein nach Maßgabe des Unionsrechts auszulegen.47 d) Zwischenergebnis Der Begriff, der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung, ist autonom unionsrechtlich auszulegen. Er wird nicht durch die allein nach nationalem Recht zu be41

EuGH Verb. Rs. C-325/13 P und C-326/13 P – Peek & Cloppenburg = GRUR Int. 2014, 952, Rn. 39; Hanf, in: BeckOK Markenrecht, Art. 8 UMV Rn. 206; anders noch Knaak, GRUR Int. 1987, 560 (570), der davon ausging, dass nicht eingetragene Marken, die im gesamten Gebiet eines Mitgliedstaates Schutz genießen, auch Rechte von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sind; ebenso v. Mühlendahl, GRUR Int. 1976, 27 (37); ebenso Fleckenstein, Der Schutz territorial beschränkter Kennzeichen, S. 106. 42 Siehe hierzu bereits oben, Kap. 2 B.I.3. 43 Siehe hierzu die Argumentation von Fleckenstein, Der Schutz territorial beschränkter Kennzeichen, S. 107, der gegen eine Berücksichtigung der mitgliedstaatlichen Grenzen in Fragen der überörtlichen Bedeutung, insbesondere die unterschiedlichen Größen der Mitgliedstaaten ins Feld führt. 44 EuG Verb. Rs. T-318/06 bis T-321/06 – Slg. 2009 II-00663 – GENERAL OPTICA = EuG GRUR Int. 2009, 728, Rn. 37; ausführlich m. w. N. Arendt, Das Recht der Gleichnamigen, S. 120. 45 Vgl. EuGH Rs. C-96/09 – Slg. 2011 I-02131 – Bud = EuGH GRUR Int. 2011, 506, Rn. 157. 46 Kur/Senftleben, European Trade Mark Law, S. 242 Rn. 4.375; Hanf, in: BeckOK Markenrecht, Art. 8 UMV Rn. 199 m. w. N. 47 EuG Rs. T-435/12 – Below = EuG BeckRS 2018, 25982, Rn. 59; Walicka, in: Eisenführ/ Schennen, Unionsmarkenverordnung, 6. Aufl., Art. 8 UMV Rn. 275.

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

stimmenden Unterlassungsansprüche beeinflusst, sondern orientiert sich an einem unionsweit einheitlichen, von den nationalen Rechtsordnungen unabhängigen Maßstab. Darüber hinaus ist eine überörtliche Bedeutung auch unabhängig von den Grenzen und Gebieten der Mitgliedstaaten und ohne Rekurs auf diese festzustellen. 3. Zweck des Art. 8 Abs. 4 UMV Zweck des Erfordernisses der überörtlichen Bedeutung des Art. 8 Abs. 4 UMV ist es, die Möglichkeit von Zeichenkonflikten auf Konflikte mit geografisch und wirtschaftlich wichtigen Zeichen zu beschränken, die im betreffenden Gebiet tatsächlich und wirklich präsent sind.48 4. Relevanz der Umstände des Einzelfalles Der EuGH betont, dass es nicht möglich sei, von vornherein abstrakt zu bestimmen, auf welchen Teil eines Gebiets abzustellen sei, um entscheiden zu können, dass ein Zeichen von überörtlicher Bedeutung sei. Deshalb sei die Bedeutung des Zeichens konkret anhand der Umstände des jeweiligen Einzelfalles zu beurteilen.49 Diese Beurteilung ist dem Grunde nach zutreffend, da in ihr die Wechselwirkungen zwischen der wirtschaftlichen und der geografischen Komponente zum Ausdruck kommen. Denn einerseits können Zeichen zwar überörtlich, aber nur sporadisch genutzt werden, andererseits können sehr marktpräsente Zeichen auch nur in einem sehr beschränkten geografischen Umfang benutzt werden.50 Der EuGH stellt die überörtliche Bedeutung demnach im Ergebnis nach denselben Maßstäben fest, wie auch die übrigen unter Kap. 2 A.II. behandelten Tatbestände und zwar anhand der jeweiligen Umstände des Einzelfalles.51

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EuGH Rs. C-96/09 – Slg. 2011 I-02131 – Bud = EuGH GRUR Int. 2011, 506, Rn. 157; vgl. auch EuG Verb. Rs. T-318/06 bis T-321/06 – Slg. 2009 II-00663 – GENERAL OPTICA = EuG GRUR Int. 2009, 728, Rn. 36. 49 EuG Verb. Rs. T-318/06 bis T-321/06 – Slg. 2009 II-00663 – GENERAL OPTICA = EuG GRUR Int. 2009, 728, Rn. 41. 50 EuGH Rs. C-96/09 – Slg. 2011 I-02131 – Bud = EuGH GRUR Int. 2011, 506, Rn. 158; EuG Rs. T-581/11 – Baby Bambolina = EuG GRUR Int. 2014, 365, Rn. 25; zustimmend Arendt, Das Recht der Gleichnamigen, S. 119 m. w. N. 51 Siehe hierzu bereits oben, Kap. 2 B.III.1.

A. Mehr als lediglich örtliche Bedeutung

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III. Tatbestandliche Parallelen zwischen der überörtlichen Bedeutung, rechtserhaltender Benutzung und Bekanntheit Wie in den Fällen der Bekanntheit, der rechtserhaltenden Benutzung, der Verwechslungsgefahr und des Erwerbs von Unterscheidungskraft sind nach der Rechtsprechung des EuG und des EuGH also auch für das Vorliegen der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung nicht nur sämtliche Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen, sondern auch die Grenzen und Gebiete der Mitgliedstaaten außer Acht zu lassen.52 Diese Parallele zwischen den Tatbeständen lässt den Prima-FacieSchluss zu, dass diese Tatbestände insgesamt auf einer einheitlichen Dogmatik beruhen und insoweit grundsätzlich auf eine einheitliche Relevanzschwelle zurückgeführt werden können, welche die im Rahmen dieser Arbeit in Frage stehende massiveness markiert. Die überörtliche Bedeutung, so die hier vorläufig aufgestellte These, ist insofern Leitprinzip der unter Kap. 2 A.II. behandelten Tatbestände der UMV. 1. Tatbestandliche Parallelen zwischen Art. 8 Abs. 4 und der rechtserhaltenden Benutzung (Art. 47 Abs. 2, 3 UMV) – die Position des EuG und des EuGH Mit der Frage eines solchen Leitprinzips bzw. einer Parallele zwischen dem Tatbestand der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung und im konkreten Fall der rechtserhaltenden Benutzung beschäftigten sich EuG und EuGH in der Rechtssache Bud. a) Die Rechtssache Bud vor der Beschwerdekammer, dem EuG und EuGH Dem Streit lag folgender Sachverhalt zugrunde. Die US-amerikanische Brauerei Anheuser-Busch meldete zwischen 1996 und 2000 drei Wortmarken „BUD“ und eine Bildmarke mit dem Bestandteil „Bud“ u. a. für Biere als Gemeinschaftsmarken an. Die tschechische Brauerei Budejovicky´ Budvar erhob jeweils Widerspruch und stützte sich auf die Ursprungsbezeichnung „Bud“, die in Frankreich, Italien und Portugal durch das Lissaboner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen von 1958 sowie in Österreich durch ein tschechoslowakisch-österreichisches Abkommen von 1976 geschützt war. Die Widerspruchskammer und die Beschwerdekammer des HABM wiesen die Widersprüche zurück, da eine Benut-

52 Zur Irrelevanz der Staatsgrenzen für die mehr als lediglich örtliche Bedeutung siehe oben, Kap. 2 B.I.3.

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

zung als Kennzeichen von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung i. S. v. Art. 8 Abs. 4 VO (EG) 40/94 nicht nachgewiesen worden sei.53 Die Widerspruchsabteilung und die Beschwerdekammer gingen hierbei davon aus, dass betreffend die Anforderungen des Art. 8 Abs. 4 der VO (EG) 40/94 die Vorschriften des Art. 43 Abs. 2 und 3 der VO (EG) 40/9454 und der Regel 22 VO (EG) 2868/9555 analog anzuwenden seien. Im Rahmen der Analogie zu Art. 43 Abs. 2 und 3 der VO (EG) 40/94 ging die Beschwerdekammer davon aus, dass diese Normen bzw. der Standard der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ einen Mindeststandard konstituiere, welchen ein Recht überschreiten müsse, um von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung gem. Art. 8 Abs. 4 VO (EG) 40/94 zu sein.56 Im Rahmen der Analogie zu Regel 22 VO (EG) 2868/9557 ging die Beschwerdekammer davon aus, dass der Nachweis einer mehr als lediglich örtlichen Bedeutung unter Aufbietung derselben Beweismittel erbracht werden könne wie der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung.58 Die Beschwerdekammer sah mithin Parallelen zwischen der rechtserhaltenden Benutzung und der überörtlichen Bedeutung nicht nur im Rahmen ihres materiellrechtlichen Gehalts, sondern auch im Rahmen der Beweisbarkeit der beiden Tatbestände. Dieser Entscheidung der Beschwerdekammer widersprach das Gericht jedoch in der Rechtsmittelentscheidung und stellte fest, dass die Beschwerdekammer mit der analogen Anwendung des Art. 43 Abs. 2 und 3 der VO (EG) 40/94 einen Rechtsfehler begangen habe59 Das EuG stellte zunächst fest, dass Art. 8 Abs. 4 der VO (EG) 40/94 keine ernsthafte Benutzung des Zeichens vorsehe, auf welches der Widerspruch gestützt sei.60 Vielmehr verlange Art. 8 Abs. 4 VO (EG) 40/94 eine überörtliche Bedeutung, welche auf die Bedeutung des Zeichens abziele, nicht aber auf

53

Eine Zusammenfassung des Sachverhalts und Streitstandes findet sich bei Ebert-Weidenfeller, GRUR-Prax. 2013, 84 (84). 54 Art. 43 Abs. 2 und 3 der VO (EG) 40/94 entspricht Art. 47 Abs. 2, 3 UMV und regelt die Nichtbenutzungseinrede im Widerspruchsverfahren. Dabei referiert die Norm die materiellrechtlichen Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung gem. Art. 18 UMV. 55 Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke Abl. Nr. L 303 vom 15. Dezember 1995, S. 1. 56 HABM BK 2, 14. Juni 2006, R0234/2005-2, Rn. 24. 57 Dieser entspricht dem heutigen Art. 10 Abs. 3 DVUM und regelt den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung. 58 HABM BK 2, 14. Juni 2006, R0234/2005-2, Rn. 24. 59 EuG Verb. Rs. T-225/06, T-255/06, T-257/06 und T-309/06 – Slg. 2008, II-3555 – Bud, Rn. 168. 60 EuG Verb. Rs. T-225/06, T-255/06, T-257/06 und T-309/06 – Slg. 2008, II-3555 – Bud, Rn. 164.

A. Mehr als lediglich örtliche Bedeutung

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die Bedeutung seiner Benutzung. Die Bedeutung des in Rede stehenden Rechts sei daher eng mit dem Gebiet verknüpft, in welchem es Schutz genießt.61 Diese Einschätzung des Gerichts muss allerdings als fehlerhaft bezeichnet werden.62 Das Tatbestandsmerkmal der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung ist ein Begriff der Unionsrechts und unionsweit einheitlich auszulegen.63 Insbesondere ist das Tatbestandsmerkmal der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung daher ohne Rücksicht darauf auszulegen, wo das ältere Zeichen Kraft der nationalen Rechtsordnungen Schutz genießt. Jedenfalls kann dieses Gebiet nicht am Maßstab des jeweiligen Schutzlandes gemessen werden. Denn der EuGH selbst stellte fest, dass auch ein Schutz in einem gesamten Mitgliedstaat nicht zwingend ausreicht, um eine überörtliche Bedeutung festzustellen.64 Diese unglückliche Verquickung von tatsächlicher Benutzung bzw. mehr als lediglich örtlicher Bedeutung und Untersagungsrecht sah wohl auch der EuGH in der Entscheidung des EuG und hob die Entscheidung auf. Der EuGH stellte unter Bestätigung der jeweiligen Autonomie der Tatbestände des Untersagungsrechts und der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung fest, dass die Annahme, die Bedeutung des fraglichen Zeichens sei ausschließlich nach Maßgabe der Ausdehnung des Schutzgebiets des Zeichens zu beurteilen, ohne seine Benutzung in diesem Gebiet zu berücksichtigen, rechtsfehlerhaft sei. Wäre die überörtliche Bedeutung des Zeichens anhand der Reichweite des Untersagungsrechts zu beurteilen, dann hätte ein Widerspruch gem. Art. 8 Abs. 4 VO (EG) 40/94 bereits dann Erfolg, wenn allein der Schutz des in Rede stehenden Zeichens ein Gebiet umfasst, das als nicht lediglich örtlich angesehen werden könne, ohne dass dieses Zeichen auch tatsächlich und wirklich am Markt präsent sein müsse.65 Die Ablehnung einer Analogie zwischen den Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung gem. Art. 43 Abs. 2 VO (EG) 40/94 und den Anforderungen an die überörtliche Bedeutung gem. Art. 8 Abs. 4 VO (EG) 40/94 durch das EuG sei jedoch nicht rechtsfehlerhaft, so der EuGH.66 Bei dieser Feststellung stützte sich der EuGH im Wesentlichen auf drei Argumente. Erstens sehe der Wortlaut des Art. 8 Abs. 4 VO (EG) 40/94 keine ernsthafte Benutzung vor, und auch dem Wortlaut des Art. 43 Abs. 2 und 3 VO (EG) 40/94, ließe sich nicht entnehmen, dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung auf Zeichen gem. Art. 8 Abs. 4 VO (EG) 40/94 anwendbar sei.67 Dieses Argument greift 61

EuG Verb. Rs. T-225/06, T-255/06, T-257/06 und T-309/06 – Slg. 2008, II-3555 – Bud, Rn. 180. 62 v. Bomhard/Geier, MarkenR 2016, 497 (505) bezeichnen diese Entscheidung ausdrücklich als falsch m. w. N. 63 Siehe oben, Kap. 3 A.II.2.b). 64 EuGH Verb. Rs. C-325/13 P und C-326/13 P – Peek & Cloppenburg = GRUR Int. 2014, 952, Rn. 39. 65 EuGH Rs. C-96/09 – Slg. 2011 I-02131 – Bud = EuGH GRUR Int. 2011, 506, Rn. 156 f. 66 EuGH Rs. C-96/09 – Slg. 2011 I-02131 – Bud = EuGH GRUR Int. 2011, 506, Rn. 142. 67 EuGH Rs. C-96/09 – Slg. 2011 I-02131 – Bud = EuGH GRUR Int. 2011, 506, Rn. 143.

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

allerdings bereits deshalb nicht durch, da der EuGH mit dem Verweis auf den Wortlaut der jeweiligen Norm die Voraussetzungen einer Analogie verkennt. Eine Regelungslücke würde gerade nicht vorliegen, wenn sich der Begriff der ernsthaften Benutzung unproblematisch unter den Wortlaut des Art. 8 Abs. 4 VO (EG) 40/94 subsumieren ließe.68 Zweitens macht der EuGH geltend, dass sich Art. 8 Abs. 4 VO (EG) 40/94 von Art. 43 Abs. 2 und 3 VO (EG) 40/94 dadurch unterscheide, dass der Widersprechende zusätzlich nachzuweisen habe, „dass ihm das in Rede stehende Zeichen nach dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen“.69 Dieses Argument greift jedoch ebenfalls nicht durch, denn die von der Beschwerdekammer geltend gemachte Analogie bezog sich lediglich auf die mehr als lediglich örtliche Bedeutung.70 Das Tatbestandsmerkmal des Untersagungsrechts ist vom Tatbestandsmerkmal der überörtlichen Bedeutung aber streng zu trennen. Dies erkennt der EuGH in der BUD-Entscheidung nicht nur an, sondern stellt darüber hinaus explizit fest, dass das Untersagungsrecht bzw. seine räumliche Ausdehnung gerade kein Kriterium der überörtlichen Bedeutung ist.71 Nur so ist die Einlassung des EuGH zu plausibilisieren, dass ein Zeichen nicht bereits dann von überörtlicher Bedeutung ist, wenn „dessen Schutzausdehnung nicht nur örtlich ist“.72 Auch das zusätzliche Tatbestandsmerkmal des Untersagungsrechts spricht daher nicht gegen eine Analogie zwischen der rechtserhaltenden Benutzung und dem Tatbestandsmerkmal der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung im Sinne eines einheitlichen Mindeststandards.73 Drittens machte der EuGH geltend, eine analoge Anwendung der Voraussetzung der ernsthaften Benutzung auf die von Art. 8 Abs. 4 VO (EG) 40/94 umfassten älteren Rechte liefe dem eigenständigen Charakter dieses relativen Eintragungshindernisses zuwider, welcher im Hinblick auf die Verschiedenartigkeit der älteren Rechte zu begreifen sei, die von einem solchen Eintragungshindernis umfasst sein könnten.74 Allerdings ist auch dieses Argument nur bedingt überzeugend. Denn die Verschiedenartigkeit der von Art. 8 Abs. 4 VO (EG) 40/94 erfassten Rechte schlägt sich vor allem in den Anforderungen eines Unterlassungsanspruches aus solchen Rechten nieder, die sich wiederum allein nach den nationalen Rechtsordnungen 68

Vgl. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 322; vgl. Canaris, Die Feststellung von Lücken im Gesetz, S. 19. 69 EuGH Rs. C-96/09 – Slg. 2011 I-02131 – Bud = EuGH GRUR Int. 2011, 506, Rn. 145. 70 HABM BK 2, 14. 06. 2006, R0234/2005-2, Rn. 24. 71 EuGH Rs. C-96/09 – Slg. 2011 I-02131 – Bud = EuGH GRUR Int. 2011, 506, Rn. 158. 72 EuGH Rs. C-96/09 – Slg. 2011 I-02131 – Bud = EuGH GRUR Int. 2011, 506, Rn. 158. 73 Eine Analogie sah das HABM ausdrücklich grade nur zwischen der rechtserhaltenden Benutzung und der überörtlichen Bedeutung, HABM BK 2, 14. Juni 2006, R0234/2005-2, Rn. 23 f. 74 EuGH Rs. C-96/09 – Slg. 2011 I-02131 – Bud = EuGH GRUR Int. 2011, 506, Rn. 146.

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richten. Die mehr als lediglich örtliche Bedeutung ist im Rahmen des Art. 8 Abs. 4 UMV ebenso wie die rechtserhaltende Benutzung im Rahmen des Art. 47 Abs. 2, 3 UMV hingegen grundsätzliche Voraussetzung der Berücksichtigung des Widerspruchszeichens als solchem. Das Argument der Verschiedenartigkeit der unter Art. 8 Abs. 4 VO (EG) 40/94 fallenden Rechte, welches der EuGH nur verkürzt in der hier dargestellten Form rezipierte, führte der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen umfänglicher aus. b) Die Rechtsansicht des Generalanwalts Generalanwalt Villalón lehnte eine Analogie zu Art. 43 Abs. 2 und 3 VO (EG) 40/ 94 mit der Begründung ab, Art 8 Abs. 4 VO (EG) 40/94 stelle die auf seiner Grundlage erhobenen Widersprüche nicht unter das Spezialitätsprinzip.75 Gemeint ist mit dem Spezialitätsprinzip die Beschränkung des Widerspruchsrechts auf Waren und Dienstleistungen derselben Klasse wie das einzutragende Markenrecht.76 Die Argumentation des Generalanwalts ist wohl folgendermaßen zu verstehen: Zeichen nach Art. 8 Abs. 4 UMV müssten im Hinblick auf ihre überörtliche Bedeutung strenger oder jedenfalls anders als Marken behandelt werden, da die aus ihnen erwachsenden Untersagungsrechte auch außerhalb des Ähnlichkeitsbereiches von Waren und Dienstleistungen greifen können. Auch gegen diese Argumentation ließe sich bereits pauschal vorbringen, dass die mehr als lediglich örtliche Bedeutung ebenso wie die rechtserhaltende Benutzung grundsätzliche Voraussetzung der Berücksichtigung des Widerspruchszeichens als solchem ist und unabhängig von dem konkreten Zeichenkonflikt im Einzelfall festzustellen ist. Doch auch wenn man das Argument ernst nähme, dass sich durch das Spezialitätsprinzip im Einzelfall erhebliche Abweichungen zwischen Markenrechten einerseits und sonstigen Kennzeichen andererseits ergeben können, hält es einer genaueren Analyse nicht stand. Denn das Spezialitätsprinzip ist in aller Regel bereits in den nationalen Unterlassungstatbeständen abgebildet. So schränkt der Generalanwalt selbst seine Argumentation dadurch ein, dass er darauf verweist, dass das Spezialitätsprinzip im Einzelfall gelten könne, wenn die nationalen Rechte dies vorsehen.77 Dem Spezialitätsprinzip folgen bereits die nicht eingetragenen Marken, welche den Regelfall der Anwendung des Art. 8 Abs. 4 UMV darstellen dürften.78 Im Rahmen des Untersagungsrechts aus einer nicht eingetragenen Marke ist eine Berücksichtigung der jeweils in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen im 75

Generalanwalt Pedro Cruz Villalón Rs. C-96/09 – Slg. 2011 I-02131 – Bud = Rn. 71. Generalanwalt Pedro Cruz Villalón Rs. C-96/09 – Slg. 2011 I-02131 – Bud = Rn. 71. 77 Generalanwalt Pedro Cruz Villalón Rs. C-96/09 – Slg. 2011 I-02131 – Bud = Rn. 71. 78 Dies legt bereits der Wortlaut des Art. 8 Abs. 4 UMV nahe, der nicht eingetragene Marken einerseits und sämtliche andere Kennzeichen andererseits nennt. Auch die Prüfungsrichtlinien des EUIPO führen die Benutzungsmarken in einem gesonderten Unterpunkt, getrennt von den anderen, unter Art. 8 Abs. 4 UMV fallenden Zeichen auf, Prüfungsrichtlinien des EUIPO, Part C, Section 4, 3.2.3 Stand 1. März 2021. 76

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr stets gewährleistet.79 Die Argumentation des Generalanwalts vermag auch im Hinblick auf solche Zeichen, die völlig ohne Rücksicht auf wirtschaftliche Gesichtspunkte Unterlassungsansprüche nach nationalem Recht begründen können, nicht zu überzeugen. Denn solche Zeichen werden bereits an der wirtschaftlichen Komponente des Tatbestandsmerkmals der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung80 und/oder dem autonom unionsrechtlichen Tatbestandsmerkmal der Benutzung im geschäftlichen Verkehr scheitern.81 Das Argument des Generalanwalts beschränkt sich damit auf diejenigen Zeichen, welche zwar im wirtschaftlichen Verkehr verwendet werden, gleichzeitig aber keine Markenrechte sind. Auch hier kommt die Berücksichtigung einer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit in eingeschränkter bzw. abgewandelter Form jedoch regelmäßig im Rahmen des jeweiligen nationalen Untersagungsrechts zum Tragen. So setzt z. B. der Schutz geschäftlicher Kennzeichen gem. § 15 MarkenG eine Branchennähe voraus. Diese tritt im Rahmen des Schutzes von Geschäftsbezeichnungen systematisch an die Stelle der markenrechtlichen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit.82 Insofern ist zwar nicht die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, sondern die Branchennähe ausschlaggebend, die hierdurch im Ergebnis bestehenden Unterschiede dürften sich durch die systematische Äquivalenz der beiden Tatbestandsmerkmale jedoch in Grenzen halten. Vergleichbare Feststellungen lassen sich für Domainnamen machen. Auch diese sind nur insoweit geschützt, als sie als Geschäftsbezeichnungen verwendet werden.83 Selbst die im Namensschutz des § 12 BGB notwendige Verletzung der schutzwürdigen Interessen setzt ein geschäftliches Interesse des Namensinhabers voraus, wenn die Usurpation des Namens im geschäftlichen Verkehr stattfindet.84 Auch hier findet somit im Rahmen der Prüfung des Untersagungsrechts ein Abgleich der wirtschaftlichen Interessen des potentiellen Verletzers mit den wirtschaftlichen Interessen des Inhabers des Markenrechts statt, in dessen Rahmen auch eine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit Berücksichtigung finden kann. Eine eingeschränkte bzw. abgewandelte Berücksichtigung der jeweils in Rede stehenden Waren- und Dienstleistungen findet damit in aller Regel bereits im 79 Vgl. zur deutschen Benutzungsmarke etwa Thalmaier, in: BeckOK Markenrecht, § 14 MarkenG Rn. 304 ff. 80 Siehe zu diesem Tatbestandsmerkmal bereits oben, Kap. 3 A.II.2.b)bb). 81 Siehe zu diesem Tatbestandsmerkmal bereits oben, Kap. 3 A.II.2.c); das Tatbestandsmerkmal der Benutzung im geschäftlichen Verkehr ist nach Ansicht des EuG, ebenso wie die mehr als lediglich örtliche Bedeutung, allein nach Maßgabe des Unionsrechts zu bestimmen, EuG Rs. T-435/12 – Bacardi = BeckRS 2018, 25982, Rn. 59. 82 So wörtlich Thalmaier, in: BeckOK Markenrecht, § 15 MarkenG Rn. 44; Entsprechendes gilt für Firmennamen, die nur insoweit geschützt sind als die Firma mit unmittelbarem Bezug auf den Geschäftsbetrieb genutzt wird, Markt, in: Baumbach/Hopt Handelsrecht, § 37 HGB Rn. 3. 83 BGH MMR 2005, 761, LS. 2 – Seicom. 84 Nägele, GRUR 2007, 1007 (1008); BGH GRUR 1976, 379 – KSB.

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Rahmen des Tatbestandsmerkmals des nationalen Untersagungsrechts statt. Auch das vom Generalanwalt angeführte Spezialitätsprinzip vermag damit eine etwaige Analogie bzw. Parallelität zwischen der rechtserhaltenden Benutzung und der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung nicht in überzeugender Weise zu widerlegen. Soweit sich durch die Unterschiedlichkeit der Begriffe der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit einerseits und der Branchennähe andererseits im Einzelfall Abweichungen im Rahmen der Möglichkeit des Widerspruchs auf Basis von nicht eingetragenen Marken und auf Basis sonstiger Kennzeichen ergeben, sind diese durch das höhere Maß an Rechtssicherheit, welches ein generelles Prinzip der Überörtlichkeit bietet, gerechtfertigt.85 c) Zwischenergebnis Eine tragfähige Begründung zur Widerlegung einer Analogie zwischen der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung und der rechtserhaltenden Benutzung liefern weder der EuGH noch der Generalanwalt. Im Gegenteil, es spricht u. a. das ebenfalls vom EuGH in der BUD-Entscheidung bemühte Telos des Art. 8 Abs. 4 UMV, welches mit dem Telos des Benutzungszwanges übereinstimmt, für eine solche Analogie bzw. Parallelität. d) Teleologische Parallelen zwischen Art. 8 Abs. 4 UMV und der rechtserhaltenden Benutzung Das Telos des Art. 8 Abs. 4 UMV fasst der EuGH in der BUD-Entscheidung folgendermaßen zusammen. „Der gemeinsame Zweck der beiden in Art. 8 Abs. 4 der VO (EG) 40/94 aufgestellten Voraussetzungen besteht nämlich darin, Konflikte zwischen den Zeichen zu begrenzen, indem sie verhindern, dass ein älteres Recht, das nicht hinreichend ausgeprägt, d. h. im geschäftlichen Verkehr wichtig und bedeutungsvoll ist, der Eintragung einer neuen Gemeinschaftsmarke entgegenstehen kann. Die Möglichkeit eines Widerspruchs soll auf Zeichen beschränkt sein, die auf ihrem relevanten Markt tatsächlich und wirklich präsent sind“.86

Der Zweck des Benutzungszwanges, wie er in Art. 47 Abs. 2, 3 UMV zum Ausdruck kommt, stimmt mit diesem Zweck exakt überein und ließe sich in genau denselben Worten beschreiben. So stellt der Richtliniengeber in Erwägungsgrund 31 S. 2 UMRL eindeutig fest, „Das Benutzungserfordernis ist auch notwendig, um die Gesamtzahl der in der Union eingetragenen und geschützten Marken und damit die Zahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern.“ Zwar ist anzumerken, dass die UMV keinen solchen der UMRL entsprechenden Erwägungsgrund enthält, 85 Siehe zur Möglichkeit der Steigerung der Rechtssicherheit durch das Prinzip der Überörtlichkeit unten, Kap. 3 A.IV.3.b). 86 EuGH Rs. C-96/09 – Slg. 2011 I-02131 – Bud = EuGH GRUR Int. 2011, 506, Rn. 157.

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

Rechtsprechung und Literatur sehen den Zweck des Benutzungszwanges der UMV aber ebenfalls in der Verringerung von Markenkonflikten, denen kein berechtigter wirtschaftlicher Grund zugrunde liegt.87 Dieser Einschätzung ist auch im Hinblick auf die Notwendigkeit der übereinstimmenden Auslegungen von Vorschriften der UMRL und der UMV zuzustimmen. Diese Parallelität des Telos des Benutzungszwanges einerseits und des Tatbestandsmerkmals der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung andererseits bringt Hanf auf die treffende Formel, dass „Das Benutzungserfordernis88 […] sich somit im Kern als die „unionsrechtliche Existenzvoraussetzung“ für diese nationalen Kennzeichenrechte im Rahmen des Art. 8 Abs. 4 dar[stellt]“.89 In dieser Formel klingt gar die Rechtsfolge der Nichterfüllung des Benutzungszwanges, wie sie in Art. 58 Abs. 1 a) UMV festgeschrieben ist, an, nämlich die Verfallserklärung und damit Existenzvernichtung der nicht „in der Union“ rechtserhaltend benutzten Unionsmarke. Die Beschreibung der überörtlichen Bedeutung als „unionsrechtliche Existenzvoraussetzung“ streicht die Parallelität des Telos der überörtlichen Bedeutung und der rechtserhaltenden Benutzung nochmals deutlich heraus. Diese Übereinstimmung der Normzwecke der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung und der rechtserhaltenden Benutzung, die auch die Rechtsprechung anerkennt, spricht damit deutlich für eine Parallelität bzw. in der Terminologie der von der Beschwerdekammer angenommenen Analogie, für eine vergleichbare Interessenlage. e) Parallelen in der Auslegung des Begriffs der rechtserhaltenden Benutzung und der überörtlichen Bedeutung Nicht nur im Telos, sondern auch in der Auslegung des Begriffs der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ und der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung durch den EuGH lassen sich Parallelen feststellen. In Anlehnung an den Zweck der Konfliktbeschränkung des Benutzungszwanges stellte der EuGH fest, dass ein Zeichen nur dann rechtserhaltend benutzt werde, wenn es mit „stabilem Erschei-

87 So auch EuG Rs. T-174/01 – Slg. 2003 II-00789 – Silk Cocoon = EuG GRUR Int. 2003, 763, Rn. 38; EuG Rs. T-203/02 – Slg. 2004 II-02811 – Vitafruit = EuG GRUR Int. 2005, 47, Rn. 38; ebenso Pohlmann, Das Recht der Unionsmarke, S. 172, Rn. 1, der feststellt, dass der Zweck des Benutzungszwanges darin liege, Markenkonflikte zu begrenzen, soweit kein berechtiger wirtschaftlicher Grund vorliege, der einer der tatsächlichen Funktionen der Marke auf dem Markt entspringt; ebenso Fuhrmann, in: BeckOK Markenrecht, Art. 18 UMV Rn. 3, der in der entsprechenden Kommentierung auch auf Erwägungsgrund 31 der UMRL verweist. 88 Hanf meint mit dem Benutzungserfordernis auch die überörtliche Bedeutung, wie sich aus der Überschrift von Hanf, in: BeckOK Markenrecht, Art. 8 UMV Rn. 204 – 207 („Benutzung von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung“) ergibt. Dies gilt, obwohl eine Benutzung von überörtlicher Bedeutung streng genommen kein Tatbestandsmerkmal des Art. 8 Abs. 4 UMV ist, sondern die überörtliche Bedeutung vielmehr unabhängig von der Benutzung festzustellen ist. 89 Hanf, in: BeckOK Markenrecht, Art. 8 UMV Rn. 198.

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nungsbild auf dem Markt präsent“ sei.90 In der BUD-Entscheidung stellte der EuGH fest, dass ein Zeichen dann von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist, wenn es auf seinem relevanten Markt tatsächlich und wirklich präsent ist.91 Zwischen diesen beiden Konkretisierungen der jeweiligen Rechtsbegriffe bestehen allerdings begriffliche Überschneidungen in einem Ausmaß, das nicht nur erhebliche Zweifel daran aufkommen lässt, ob eine rechtssichere Unterscheidung dieser beiden Definitionen leistbar ist, sondern den Rechtssuchenden schlicht mit der Frage zurücklässt, worin der Unterschied zwischen diesen Anforderungen liegen soll. Bezeichnenderweise erklärte der EuGH in der BUD-Entscheidung nicht, worin der Unterschied dieser beiden Definitionen liegt. Die zeitliche Komponente der Benutzungsschonfrist des Art. 18 UMV, welche im Begriff der „stabilen Präsenz“ jedenfalls anklingt, vermag diesen Unterschied nicht zu plausibilisieren. Denn die Benutzungsschonfrist gibt keinen zeitlichen Referenzrahmen an, in welchem eine Marke kontinuierlich benutzt werden muss, sondern gibt lediglich eine Frist vor, innerhalb derer eine rechtserhaltende Benutzung spätestens aufgenommen worden sein muss und nicht wieder ausgesetzt worden sein darf.92 Soweit mit der stabilen Präsenz auf dem Markt die Nichtaussetzung der Benutzung nach Ablauf der Benutzungsschonfrist gemeint ist, vermag auch dieses Argument nicht überzeugen. Denn es wäre nicht zu erklären, warum eine Marke, die nicht mehr benutzt wird, zwar nicht mehr die Anforderungen an den Benutzungszwang erfüllt, trotzdem aber noch von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sein könne. Jedenfalls vermag ein solcher Hinweis auf eine zusätzliche zeitliche Dimension des Benutzungszwanges keine geringeren Anforderungen an den Benutzungszwang im Vergleich zur mehr als lediglich örtlichen Bedeutung zu rechtfertigen, sondern allenfalls höhere. Auch die begrifflichen Überschneidungen der definitorischen Konkretisierung der rechtserhaltenden Benutzung und der überörtlichen Bedeutung durch die Rechtsprechung sprechen damit im Ergebnis für eine Parallelität zwischen der rechtserhaltenden Benutzung und der überörtlichen Bedeutung.

90 EuGH Rs. C-234/06 P – Slg. 2007 I-07333 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM = EuGH GRUR 2008, 343, Rn. 74; zuletzt rezipiert durch BPatG BeckRS 2018, 30438, Rn. 29 – KL/ Rot-Weiß. 91 Vgl. EuGH Rs. C-96/09 – Slg. 2011 I-02131 – Bud = EuGH GRUR Int. 2011, 506, Rn. 157. 92 EuG Rs. T-86/07 – Slg. 2008 II-00321 – Deitech = EuG GRUR Int. 2009, 609, Rn. 52; EuG Rs. T-398/13 – TVR Automotive Ltd/HABM = BeckRS 2015, 80958, Rn. 52 m. w. N. zur Rechtsprechung; vgl. Fuhrmann, in: BeckOK Markenrecht, Art. 18 UMV Rn. 37; Müller, in: BeckOK UMV, Art. 18 UMV Rn. 67 m. w. N.

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

f) Parallelen in der Beweisbarkeit der rechtserhaltenden Benutzung und der überörtlichen Bedeutung Auch die Beweisbarkeit einer überörtlichen Bedeutung einerseits und einer rechtserhaltenden Benutzung andererseits sprechen für eine solche Parallelität. So ist die rechtserhaltende Benutzung gem. Art. 10 Abs. 3 DVUM anhand von Beweisen betreffend Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung nachzuweisen. Während die Art der Benutzung allein Fälle einer von der Registereintragung abweichenden Form der Benutzung ausschließt93 und daher mangels Registereintragung der unter Art. 8 Abs. 4 UMV fallenden Zeichen eine zusätzliche Anforderung lediglich an die Unionsmarke stellt, finden sich die Kriterien der Zeit, des Ortes und des Umfanges auch in den Anforderungen, die der EuGH an die überörtliche Bedeutung von unter Art. 8 Abs. 4 UMV fallenden Zeichen stellt.94 Die Parallelität der Beweisanforderungen sah auch die Beschwerdekammer des HABM, die eine analoge Anwendung der Vorgängervorschrift des Art. 10 Abs. 3 DVUM auf Art. 8 Abs. 4 UMV bzw. das Recht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung vorschlug.95 Auch Bøggild/ Staunstrup stellen fest, dass der Beweis, dass ein Zeichen mehr als lediglich örtliche Bedeutung hat, regelmäßig in derselben Weise erbracht werden kann wie der Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung.96 An dieser Einschätzung ändert auch die Existenz von Art. 7 Abs. 2 d) DVUM, der explizit auf Rechte von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung verweist, nichts. Denn Art. 7 Abs. 2 d) DVUM referiert lediglich die materiellrechtlichen Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 4 UMV, ohne diese jedoch weiter zu konkretisieren. Die rechtserhaltende Benutzung ist damit in derselben Art und Weise nachzuweisen wie die überörtliche Bedeutung eines Rechts gem. Art. 8 Abs. 4 UMV. g) Ergebnis Die Ablehnung der tatbestandlichen Parallelen zwischen der rechtserhaltenden Benutzung und der überörtlichen Bedeutung durch den EuGH überzeugt nicht. Der Rekurs des EuGH auf die Verschiedenartigkeit der unter Art. 8 Abs. 4 UMV fallenden Kennzeichenrechte und auf die zusätzliche Notwendigkeit eines Untersagungsrechts übersieht, dass weder die nationalen Kennzeichenrechte noch die aus ihnen erwachsenden Untersagungsrechte einen Einfluss auf die Auslegung des autonom unionsrechtlich zu beurteilenden Tatbestandsmerkmals der überörtlichen 93 Vgl. Kutschke, in: BeckOK Markenrecht, Art. 47 UMV Rn. 35 („Wurde die Marke in anderer Form als der eingetragenen benutzt, sollten Ausführungen zu Art. 18 Abs. 1 S. 2 lit. a gemacht werden.“). 94 EuGH Rs. C-96/09 – Slg. 2011 I-02131 – Bud = EuGH GRUR Int. 2011, 506, Rn. 159 zur wirtschaftlichen und geografischen Komponente, Rn. 166 zur zeitlichen Komponente. 95 HABM BK 2, 14. Juni 2006, R0234/2005-2, Rn. 24. 96 So Bøggild/Staunstrup, Community Trade Mark Law, S. 388 mit Verweis auf die Rechtsprechung des EuG.

A. Mehr als lediglich örtliche Bedeutung

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Bedeutung haben können. Die Übereinstimmung der Zwecke des Benutzungszwanges und des Tatbestandsmerkmals der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung sowie der hohe Grad der begrifflichen Übereinstimmung der Definitionen, der jeweiligen Rechtsbegriffe sprechen vielmehr für tatbestandliche Parallelen zwischen beiden Normen.97 Diese Einschätzung bestätigt auch, dass die rechtserhaltende Benutzung einerseits und die überörtliche Bedeutung andererseits mithilfe derselben Beweismittel im Prozess beweisbar sind. 2. Weitere tatbestandliche Parallelen zu Art. 8 Abs. 4 UMV und der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung Doch nicht nur betreffend Art. 8 Abs. 4 und Art. 47 Abs. 2, 3 UMV bzw. betreffend die Vorschriften über den Benutzungszwang insgesamt98 stellt sich die Frage, ab welcher geografischen und wirtschaftlichen Bedeutung Marken als solche Relevanz für das gesamte Gebiet der Union gewinnen sollen und damit die zentrale Frage nach der massiveness. Entsprechend wurden tatbestandliche Parallelen in der Vergangenheit nicht nur zwischen der rechtserhaltenden Benutzung und der überörtlichen Bedeutung gesehen bzw. zumindest angedeutet. a) Rechtserhaltende Benutzung und Bekanntheit So legte ein ungarisches Gericht dem EuGH die Frage vor, ob die bei der Prüfung der Bekanntheit einer Gemeinschaftsmarke anzuwendenden gebietsbezogenen Kriterien dieselben seien wie die Kriterien betreffend die ernsthafte Benutzung der Gemeinschaftsmarke.99 Der EuGH verneinte diese Frage und stellte fest, dass die Bestimmungen über das Erfordernis einer ernsthaften Benutzung der Gemeinschaftsmarke „in der Union“ ein anderes Ziel verfolgen als die Bestimmungen über den Bekanntheitsschutz. Während der Bekanntheitsschutz den Schutz der Marke auch für nicht verwechslungsfähige Waren und Dienstleistungen beträfe, bringe das Benutzungserfordernis die Mindestvoraussetzung für eine Benutzung zum Ausdruck, die alle Marken erfüllen

97 Ob diese Parallelen dazu führen, dass das Leitprinzip der Überörtlichkeit unter den Begriff der rechtserhaltenden Benutzung in der Union subsumiert werden oder als Grundlage einer Analogie dienen kann, wird an späterer Stelle erörtert. Siehe hierzu unten, Kap. 3 B. 98 Die zentrale Vorschrift des Benutzungszwanges der Unionsmarke findet sich in Art. 18 UMV. Die Rechtsfolgen der Löschung oder der Nichtberücksichtigung im Widerspruchsverfahren finden sich jedoch an unterschiedlichen Stellen in der UMV. Wenn im Folgenden von Vorschriften betreffend oder über den Benutzungszwang die Rede ist, sind damit sämtliche Vorschriften gemeint, deren Tatbestandsvoraussetzung eine ernsthafte Benutzung „in der Union“ ist. 99 Vgl. EuGH Rs. C-125/14 – Iron & Smith kft/Unilever NV = EuGH GRUR 2015, 1002, 1003.

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

müssen, um grundsätzlich Schutz zu erlangen.100 Daraus folge, dass die Erfordernisse einer rechtserhaltenden Benutzung und insbesondere die von der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien für den Nachweis dieser ernsthaften Benutzung sich von den Kriterien zur Feststellung der Bekanntheit „in der Union“ unterscheiden.101 Worin diese Unterschiede konkret bestehen sollen, erklärt der EuGH allerdings nicht. b) Tatbestandliche Unterschiede Auch diese Argumentation greift recht kurz. Dass der Benutzungszwang und der erweiterte Schutz bekannter Marken andere Zwecke verfolgen, gar völlig unterschiedliche Regelungsgegenstände adressieren, ist offensichtlich und bedarf eigentlich keiner Erwähnung. Der alleinige, bloß pauschale Verweis auf die unterschiedliche Zwecksetzung vermag die Gemeinsamkeiten der beiden Normen jedoch nicht zu überspielen. So gewähren beide Normen einem Zeichen einen spezifischen Rechtsschutz, der vom Grad einer bestimmten Verkehrsauffassung der beteiligten Verkehrskreise abhängt.102 Im Falle der rechtserhaltenden Benutzung ist diese Verkehrsauffassung die schlichte Rezeption eines Zeichens als Herkunftshinweis, die zur grundsätzlichen Aufrechterhaltung des Markenschutzes im Gebiet der Union führt.103 Im Falle der Bekanntheit ist diese Verkehrsauffassung das Entgegenbringen einer gewissen Wertschätzung, die mit einem bestimmten Ruf verknüpft ist, welche zur Erweiterung des Markenschutzes über die jeweils eingetragenen Waren- und Dienstleistungsklassen hinaus führt.104 Abgesehen davon, dass Bekanntheit und rechtserhaltende Benutzung grundsätzlich eine andere Qualität der Wahrnehmung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise beschreiben, stellt sich weiter die Frage, ob für die Bewertung der Bekanntheit einerseits und der rechtserhaltenden Benutzung andererseits auch unterschiedliche Entstehungsweisen dieser Wahrnehmung eine Rolle spielen. Konkret stellt sich die Frage, ob die rechtserhaltende Benutzung eine aktive Benutzung voraussetzt, während der Bekanntheitsschutz nur auf einer passiven Rezeption der Marke als mit einem besonderen Prestige ausgestattet beruht. Allerdings ist nicht vorstellbar, wie eine Marke ohne eine aktive Benutzung mittels entsprechender Werbemaßnahmen einen Ruf erwerben können soll, der als besonderes Prestige im Rahmen des Bekanntheitsschutzes Schutz genießt. Schulte-Franzheim/Tyra stellen entsprechendes für die Verkehrsdurchsetzung fest. Die Wahrnehmung eines Zeichens als Marke impliziere zwingend, dass dieses Zeichen auch als Marke benutzt 100 EuGH Rs. C-125/14 – Iron & Smith kft/Unilever NV = EuGH GRUR 2015, 1002, Rn. 21. 101 EuGH Rs. C-125/14 – Iron & Smith kft/Unilever NV = EuGH GRUR 2015, 1002, Rn. 23. 102 Ausführlich hierzu oben, Kap. 2 A.II. 103 EuGH Rs. C-40/01 – Slg. 2003 I-02439 – Ansul/Ajax = EuGH GRUR 2003, 425, Rn. 36. 104 Vgl. Steudtner, in: BeckOK Markenrecht, Art. 8 UMV Rn. 253.

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wurde.105 Benutzung und Wahrnehmung seien daher „zwei Seiten derselben Münze, zwischen denen nicht differenziert werden könne“.106 Es kann also nicht davon die Rede sein, dass die rechtserhaltende Benutzung eine aktive Benutzung voraussetzt, während der Bekanntheitsschutz nur eine passive Rezeption voraussetzt. Abseits der unterschiedlichen Qualität der Verkehrsauffassung im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung einerseits und Bekanntheit andererseits, bestehen zwischen der Bekanntheit und der rechtserhaltenden Benutzung daher keine offensichtlichen tatbestandlichen Unterschiede, die eine kategorische Ablehnung einer beschränkten Parallelität von vornherein rechtfertigen können. Die geringe Überzeugungskraft der Ablehnung einer Parallelität zeigt sich auch in den Ausführungen des Generalanwalts zur Iron/Smith-Entscheidung. Der Generalanwalt lehnte eine auch nur entsprechende Heranziehung der Grundsätze zur rechtserhaltenden Benutzung für die Feststellung der Bekanntheit ab, da der EuGH festgestellt habe, die Kriterien zur Feststellung einer ernsthaften Benutzung müssten von den für die Bekanntheit geltenden Kriterien deutlich unterschieden werden.107 Diese Einlassung verkennt wiederum nicht nur die Voraussetzungen einer Analogie, sie ist darüber hinaus auch ein Zirkelschluss, wenn sie die Unterschiedlichkeit der Tatbestände mit deren Unterschiedlichkeit begründet. c) Tatbestandliche Gemeinsamkeiten So unterschiedlich die Anforderungen an den Rechtserhalt und die Bekanntheit unter Zugrundelegung von Herkunftsfunktion einerseits und Ruferwerb und mithin auch einer Berücksichtigung der Investitions- und Werbefunktion, andererseits zunächst scheinen mögen, so lässt sich eine gewisse Schnittmenge doch nicht völlig von der Hand weisen. Denn wie es einem Markeninhaber gelingen sollte, einen spezifischen Ruf einer Marke aufzubauen, ohne diese gleichzeitig als Herkunftshinweis zu benutzen, lässt sich nicht plausibilisieren. Es ist vielmehr zwingende Voraussetzung des Erwerbs eines Rufes, dass eine Marke auch als Herkunftshinweis verwendet wird, denn ohne eine entsprechende Erfüllung der Herkunftsfunktion können die angesprochenen Verkehrskreise die besondere Qualität oder den besonderen Ruf der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen überhaupt nicht mit der in Rede stehenden Marke assoziieren. Insofern wird eine bekannte Marke nie Gefahr laufen, mangels rechtserhaltender Benutzung gelöscht zu werden, denn wie auch der EuGH betont, liegt eine Bekanntheit i. S. d. Art. 8 Abs. 5 und Art 9 Abs. 2 c) UMVerst dann vor, wenn die in Rede stehende Marke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets Bekanntheit erlangt hat.108 Ist eine Marke aber in einem wesentlichen 105

Schulte-Franzheim/Tyra, in: FS Samwer, S. 183 (189). Schulte-Franzheim/Tyra, in: FS Samwer, S. 183 (189). 107 Generalanwalt Nils Wahl Rs. C-125/14 – Iron & Smith/Unilever = BeckRS 2015, 81145, Rn. 21. 108 EuGH Rs. C-375/97 – Slg. 1999 I-05421 – General Motors/Chevy = EuGH GRUR Int. 2000, 73, Rn. 28; EuGH Rs. C-301/07 – Slg. 2009 I-09429 – PAGO/Tirolmilch = EuGH 106

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

Teil des Unionsgebiets bekannt, so wurde sie in jedem Fall auch in einem wesentlichen Teil der Union entsprechend ihrer Herkunftsfunktion benutzt. Insoweit kann die These aufgestellt werden, dass eine Marke, welche Bekanntheitsschutz gem. Art. 8 Abs. 5 und Art 9 Abs. 2 c) UMV genießt, in jedem Falle auch rechtserhaltend benutzt wird. Dies hat zur Folge, dass eine „in der Union“ bekannte Marke auch zwingend von überörtlicher Bedeutung sein muss. Dies gilt freilich mit der Einschränkung, dass eine bekannte Marke nur im Hinblick auf diejenigen Waren und Dienstleistungen als rechtserhaltend benutzt gelten kann, für die sie auch tatsächlich benutzt wurde und nicht für sämtliche Waren und Dienstleistungen, für welche sie nach dem Erreichen der Bekanntheitsschwelle auch Schutz genießt.109 Andersherum reicht freilich nicht die bloß rechtserhaltende Benutzung aus, damit eine Marke einen Ruf erwirbt, der im Rahmen der Art. 8 Abs. 5 und Art 9 Abs. 2 c) UMV Bekanntheitsschutz genießt. Für tatbestandliche Gemeinsamkeiten zwischen der Bekanntheit und der rechtserhaltenden Benutzung spricht ferner die Betonung der Relevanz der Umstände des Einzelfalles durch den EuGH. Die Faktoren, anhand derer sich die Bekanntheit einer Marke feststellen lassen, sind laut EuGH alle relevanten Umstände des Einzelfalles. Hierzu sollen insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, geographische Ausdehnung und Dauer ihrer Benutzung, sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, zählen.110 Auch zur Feststellung einer rechtserhaltenden Benutzung kommt es laut der Rechtsprechung des EuGH auf sämtliche Umstände des Einzelfalles an. Hierzu sollen „insbesondere die Merkmale des betreffenden Marktes, die Art der durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen, die Größe des Gebiets und den quantitativen Umfang der Benutzung sowie deren Häufigkeit und Regelmäßigkeit“ gehören.111 Diese Faktoren müssen belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird. Das wird sie insbesondere, wenn sie genutzt wird, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu

GRUR 2009, 1158, Rn. 27; EuGH Rs. C-125/14 – Iron & Smith kft/Unilever NV = EuGH GRUR 2015, 1002, Rn. 19. 109 Vgl. hierzu bereits Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 235. 110 EuGH Rs. C-375/97 – Slg. 1999 I-05421 – General Motors/Chevy = EuGH GRUR Int. 2000, 73, Rn. 27; EuGH Rs. C-125/14 – Iron & Smith kft/Unilever NV = EuGH GRUR 2015, 1002, Rn. 18; EuGH Rs. C-301/07 – Slg. 2009 I-09429 – PAGO/Tirolmilch = EuGH GRUR 2009, 1158, Rn. 25; die Chevy-Entscheidung zuletzt rezipiert durch OLG Hamburg, BeckRS 2017, 147122, Rn. 53 – A wie Abnehmen. 111 Vgl. EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, 137, Rn. 56; EuGH Rs. C-259/02 – Slg. 2004 I-01159 – La Mer Technology/Laboratoires Goemar, Rn. 38; EuG Rs. T-303/03 – Slg. 2005 II-01917 – Lidl Stiftung & Co. KG/HABM = EuG GRUR Int. 2005, 701, Rn. 38; dies feststellend auch Hasselblatt, in: MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 37 Rn. 234.

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behalten oder zu gewinnen.112 Die vom EuGH für die Feststellung der Bekanntheit hervorgehobenen Faktoren der Intensität, geographischen Ausdehnung und Dauer der Benutzung sowie der Umfang der getätigten Investitionen lassen sich ohne großen Begründungsumfang unter diese Definition der rechtserhaltenden Benutzung subsumieren. Diese tatbestandliche Überschneidung und der Umstand, dass kein Fall vorstellbar ist, in welchem eine Marke zwar Bekanntheitsschutz genießt, gleichzeitig aber der Gefahr der Löschung aufgrund von Nichtbenutzung ausgesetzt ist, lässt die These zu, dass eine „in der Union“ bekannte Marke jedenfalls auch „in der Union“ rechtserhaltend benutzt wurde. Geht man also, wie vorstehend dargelegt, davon aus, dass eine Marke, die „in der Union“ rechtserhaltend benutzt wurde, in jedem Falle auch von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist, so wird auch eine „in der Union“ bekannte Marke in jedem Fall von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sein. 3. Tatbestandliche Parallelen zwischen der überörtlichen Bedeutung und der Verwechslungsgefahr Zweifelhaft erscheinen allerdings Parallelen zwischen der überörtlichen Bedeutung und der Verwechslungsgefahr als solcher. Die Verwechslungsgefahr hängt von einer Vielzahl von Faktoren, in erster Linie jedoch von der Zeichen- und Warenähnlichkeit ab. Im Hinblick auf die Zeichenähnlichkeit spielen neben den Zeichen in ihrer im Register institutionalisierten Form vor allem sprachliche Aspekte, insbesondere begriffliche Ähnlichkeiten eine Rolle.113 Für die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit kommt es darauf an, ob die beteiligten Verkehrskreise erwarten können, dass die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen durch dasselbe Unternehmen hergestellt, vertrieben oder erbracht werden, welches auch für ihre Qualität verantwortlich ist.114 Sowohl im Rahmen der Zeichenähnlichkeit als auch im Rahmen der Warenähnlichkeit lässt sich eine Berücksichtigung von wirtschaftlichen Faktoren, wie sie Gegenstand der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung sind, damit nicht in überzeugender Weise plausibilisieren, da diese allein von den Verständnisdispositionen der jeweils relevanten Verkehrskreise abhängen. Eine Berücksichtigung von wirtschaftlichen Faktoren ist in Bezug auf die Verwechslungsgefahr allein im Rahmen der Kennzeichnungskraft denkbar.115 Zwar sind im Rahmen der Feststellung der Verwechslungsgefahr Zeichenähnlichkeit, Warenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft gleich zu gewichten und auch eine Wechselwirkung zwischen den Faktoren 112 EuGH Rs. C-259/02 – Slg. 2004 I-01159 – La Mer Technology/Laboratoires Goemar, Rn. 38. 113 Vgl. Hennigs, in: BeckOK Markenrecht, Art. 8 UMV Rn. 44. 114 Hennigs, in: BeckOK Markenrecht, Art. 8 UMV Rn. 29. 115 Vgl. zur Berücksichtigungsfähigkeit wirtschaftlicher Faktoren im Rahmen der Kennzeichnungskraft Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens (3. Aufl.), § 11 Rn. 11.

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

einzubeziehen,116 allerdings ist es ausgeschlossen, dass eine gesteigerte Kennzeichnungskraft die Faktoren der Zeichen- und Warenähnlichkeit vollständig überspielt. Denn eine Verwechslungsgefahr kann auch dann vorliegen, wenn einem Kennzeichen keine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommt.117 Somit kann der Maßstab der überörtlichen Bedeutung zwar ggf. herangezogen werden, um eine gesteigerte Kennzeichnungskraft festzustellen, als Mindestschwelle einer Verwechslungsgefahr in der Union kann dieser Maßstab jedoch nicht dienen. 4. Tatbestandliche Parallelen zwischen der überörtlichen Bedeutung und den absoluten Eintragungshindernissen und dem Erwerb von Unterscheidungskraft Die Feststellungen zur Verwechslungsgefahr gelten mutatis mutandis auch für die absoluten Eintragungshindernisse. Auch für diese spielen in erster Linie sprachliche Faktoren eine Rolle, sodass bereits aus diesem Grund das Prinzip der Überörtlichkeit keine Berücksichtigung finden kann.118 Gegen eine Berücksichtigung des Prinzips der Überörtlichkeit spricht auch, dass gem. Art. 7 Abs. 2 UMV die absoluten Eintragungshindernisse die Eintragung einer Marke bereits dann verhindern können, wenn sie nur in einem Teil der Union vorliegen. Die Formulierung „in einem Teil der Union“ weist darauf hin, dass absolute Eintragungshindernisse auch unterhalb der durch Art. 8 Abs. 4 UMV konstituierten Schwelle zu berücksichtigen sind. Eine Berücksichtigung des Maßstabs der überörtlichen Bedeutung könnte aber ggf. im Rahmen des Erwerbs von Unterscheidungskraft eine Rolle spielen. Dies belegt der Umstand, dass zum Nachweis des Erwerbs von Unterscheidungskraft auch Nachweise in Bezug auf Zahlen zu Umsatz, Marktanteil oder Werbeausgaben, grundsätzlich Berücksichtigung finden können.119 Hiergegen spricht allerdings, dass die Eintragung von nicht unterscheidungskräftigen Zeichen eine absolute Ausnahme darstellt. Denn die Freihaltung nicht unterscheidungskräftiger Zeichen dient nicht etwa wie der Benutzungszwang dazu, Markenkonflikte zu reduzieren, sondern ist für das Marktgeschehen, etwa bei der Freihaltung beschreibender Angaben, schlechthin konstitutiv. Es kann also nicht davon ausgegangen werden, dass ein Zeichen bereits dann gem. Art. 7 Abs. 3 UMV eingetragen werden kann, wenn es als Marke und damit als unterscheidungskräftiges Zeichen mehr als lediglich örtliche Bedeutung erlangt hat. Der Maßstab des Art. 7 Abs. 3 UMV muss aufgrund der überragenden Bedeutung der in den absoluten Eintragungshindernissen verbürgten Gemeinfreiheit deutlich strenger sein als die mehr als lediglich örtliche Bedeutung. 116

Vgl. Thalmaier, in: BeckOK Markenrecht, § 14 MarkenG Rn. 269. Siehe exemplarisch BGH GRUR 2008, 803, Rn. 24 – HEITEC, der eine Verwechslungsgefahr bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft bejahte. 118 Siehe zu dieser Abhängigkeit der absoluten Schutzhindernisse von der jeweiligen Sprache bereits oben, Kap. 2 A.II.1.a). 119 Vgl. Hanf, in: BeckOK Markenrecht, Art. 7 UMV Rn. 204. 117

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Diese Einschätzung bestätigt ein vergleichender Blick auf Art. 7 Abs. 2 UMV. Wenn Art. 7 Abs. 2 UMV festlegt, ab welchem Ausmaß das Vorliegen eines Eintragungshindernisses und damit auch das Fehlen von Unterscheidungskraft die Eintragung einer Unionsmarke verhindern kann, so muss dieser Maßstab konsequenterweise auch im Rahmen des Erwerbs von Unterscheidungskraft gem. Art. 7 Abs. 3 UMV gelten. Geht man dementsprechend davon aus, dass eine originär nicht unterscheidungskräftige Marke Unterscheidungskraft in einem Ausmaß erreichen muss, dass eine Unterscheidungskraft nur noch in einem solch marginalen Gebiet fehlt, das einen „Teil der Union“ i. S. d. Art. 7 Abs. 2 UMV nicht erreicht, so muss für den Erwerb von Unterscheidungskraft ebenfalls ein besonders strenger Maßstab gelten.120 Eine Marke hat demnach nicht bereits dann Unterscheidungskraft i. S. d. Art. 7 Abs. 3 UMV erworben, wenn eine Unterscheidungskraft in einem Gebiet von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung vorliegt, sondern erst dann, wenn Unterscheidungskraft in einem Ausmaß erworben wurde, dass verbleibende Gebiete, in denen eine Marke noch keine Unterscheidungskraft erworben hat, kleiner als ein Teil der Union i. S. d. Art. 7 Abs. 2 UMV sind. Im Ergebnis hat das Prinzip der Überörtlichkeit für die absoluten Eintragungshindernisse ebenso wie für den Erwerb von Unterscheidungskraft keine Relevanz. Insofern bestehen zwischen Art. 7 UMV insgesamt und der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung keinerlei Parallelen, die die Annahme einer gemeinsamen Mindestschwelle nahelegen. 5. Ergebnis: Unzureichende Begründung fehlender Parallelität Die Ablehnung der Parallelität zwischen dem Rechtsbegriff der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung und der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ entbehrt einer tragfähigen Begründung. Der Rekurs auf den Telos des Art. 8 Abs. 4 UMV, der weitgehend übereinstimmenden Definition der rechtserhaltenden Benutzung und der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung sowie die erheblichen Überschneidungen bei der Beweisbarkeit der beiden Tatbestände bestätigen vielmehr die Annahme der tatbestandlichen Parallelität. Dasselbe gilt für Gemeinsamkeiten zwischen der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ und der Bekanntheit „in der Union“. Die jeweilige Relevanz sämtlicher Umstände des Einzelfalles sowie der Umstand, dass eine bekannte Marke denknotwendigerweise auch rechtserhaltend benutzt wird, spricht für tatbestandliche Gemeinsamkeiten zwischen der Bekanntheit „in der Union“ und der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“. Die diese Gemeinsamkeiten negierende Argumentation des EuGH überzeugt hingegen nicht. Eine „in der Union“ bekannte Marke

120 Diesen Eindruck bestätigt die strenge Handhabe des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch den EuGH. Siehe hierzu die Kritik von Kind, GRUR 2007, 216 (216); vgl. auch Sosnitza, GRUR 2013, 105 (106 f.).

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

kann daher ebenso wie eine „in der Union“ rechtserhaltend benutzte Marke nicht von bloß lediglich örtlicher Bedeutung sein. Für die Tatbestände der Verwechslungsgefahr kann eine entsprechende Mindestschwelle aber ebenso wenig angenommen werden wie für die absoluten Eintragungshindernisse. Hier stehen vor allem sprachliche Aspekte im Vordergrund, die eine überzeugende Plausibilisierung der Berücksichtigung der wirtschaftlichen Faktoren nicht erlauben.

IV. Überörtliche Bedeutung als Prinzip der UMV Es lässt sich damit im Ergebnis die These formulieren, dass jedenfalls die Vorschriften betreffend die rechtserhaltende Benutzung „in der Union“ und die Vorschriften betreffend die Bekanntheit „in der Union“ unter einem Prinzip der Überörtlichkeit zu verstehen und auszulegen sind. Dieses Prinzip bedeutet dabei, dass eine Marke dann nicht rechtserhaltend benutzt wird bzw. worden ist, wenn sie nicht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist. Entsprechendes gilt für die Eigenschaft einer Marke als „in der Union“ bekannt. Die überörtliche Bedeutung fungiert dabei allerdings nur als abstrakte Mindestschwelle für eine unionsweite Rechtswirkung einer Marke, kann aber freilich nicht die Tatbestände der rechtserhaltenden Benutzung oder Bekanntheit ersetzen. Das heißt, dass eine Marke nicht bereits dann rechtserhaltend benutzt wird bzw. wurde, wenn sie von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist und erst recht nicht allein deshalb „in der Union“ bekannt ist, weil sie von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist. Es bedeutet lediglich, dass Marken von lediglich örtlicher Bedeutung in keinem Fall dem Benutzungszwang genügen und auch nicht „in der Union“ bekannt sein können. Diese Eigenschaft der überörtlichen Bedeutung als notwendiges, keinesfalls aber hinreichendes Kriterium einer unionsweiten Rechtswirkung einer Marke vermag auch zu erklären, warum die Vorschriften betreffend die rechtserhaltende Benutzung oder die Bekanntheit die überörtliche Bedeutung einer Marke nicht explizit zum Tatbestandsmerkmal erheben. Dogmatischer Anknüpfungspunkt dieser These vom Prinzip der Überörtlichkeit, die Notwendigkeit eines solchen Prinzips und seine rechtlichen Folgen sollen im folgenden Abschnitt dargestellt werden. 1. Anknüpfungspunkt des Prinzips Ausgangs- und Anknüpfungspunkt des Prinzips der überörtlichen Bedeutung bilden Art. 139 Abs. 2 a) UMV, Art. 138 Abs. 1, Abs. 2 und Art. 8 Abs. 4 UMV und das in diesen Normen zum Ausdruck kommende Koexistenzprinzip. Das Prinzip der Überörtlichkeit ist als Teil des Koexistenzprinzips zu verstehen.

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Art. 139 Abs. 2 a) UMV, welcher in der Vergangenheit zur Begründung des Abgrenzungskriteriums der mitgliedstaatlichen Grenzen herangezogen wurde, ist der Rechtsgedanke zu entnehmen, dass zwischen einer rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ und einer rechtserhaltenden Benutzung in einem Mitgliedstaat ein qualitativer und/oder quantitativer Unterschied besteht, der darin zum Ausdruck kommt, dass eine (Unions-)Marke, um unionsweite Gültigkeit beanspruchen zu können, höheren Anforderungen ausgesetzt ist als eine identische (nationale) Marke, mittels derer nur eine nationale Rechtswirkung erzielt werden kann und soll. Marken, die hinter die höheren Anforderungen des Rechtserhalts an die Unionsmarke zurückfallen, können keine Gültigkeit für die Union als Ganzes beanspruchen. Der Markeninhaber muss insofern auf nationale Marken ausweichen.

2. Nationale Registermarken als Ausnahme vom Prinzip der Überörtlichkeit Das Prinzip der Überörtlichkeit scheint allerdings mit Blick auf die nationalen Registermarken und die BENELUX-Marke, welche unabhängig vom wirtschaftlichen und/oder geografischen Gewicht ihrer jeweiligen Mitgliedstaaten als relative Eintragungshindernisse gem. Art 8 Abs. 1 b) i. V. m. Art. 8 Abs. 2 a) ii), Abs. 5 UMV stets Berücksichtigung finden, keine umfassende Gültigkeit zu besitzen. So können auch maltesische oder zypriotische Registermarken, welche ggf. nur eine marginale wirtschaftliche Bedeutung in Relation zur gesamten Union haben, die Eintragung einer Unionsmarke insgesamt verhindern. Allerdings vermag dieser Umstand die These vom Prinzip der Überörtlichkeit nicht zu Fall zu bringen. Denn die Berücksichtigung nationaler Registermarken, unabhängig von wirtschaftlichen und territorialen Erwägungen, ist nicht als Regelfall der UMV, sondern als Ausnahme vom Prinzip der Überörtlichkeit zu verstehen. Der Ausnahmecharakter dieser Regelung zeigt sich bereits darin, dass, obwohl die nationalen Registermarken als Eintragungshindernisse für die gesamte Union fungieren, ihre Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit jeweils nicht an einem unionsweiten Maßstab, sondern an einem nationalen Maßstab zu messen ist, Art 8 Abs. 1 b) i. V. m. Art. 8 Abs. 2 a) ii), Abs. 5 UMV.121 Die Berücksichtigung der nationalen Marken und damit der Territorien der Mitgliedstaaten als solcher steht dabei im Widerspruch zu den Argumenten, welche gegen die Relevanz mitgliedstaatlicher Grenzen in Bezug auf die rechtserhaltende Benutzung „in der Union“ vorgebracht wurden.122 So führt die Berücksichtigung der nationalen Marken als relativer Eintragungshindernisse ohne Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung des jeweiligen Mitgliedstaates dazu, dass etwa Inhaber 121

Abs. 1 b) („für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt“); Abs. 5 („im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt“). 122 Siehe zu diesen Argumenten ausführlich oben, Kap. B.I.1.

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

einer zypriotischen oder maltesischen Marke, deren Benutzung den Anforderungen an den jeweiligen nationalen Benutzungszwanges genügt, die Eintragung einer Unionsmarke auch dann verhindern können, wenn eine nach dem territorialen und wirtschaftlichen Ausmaß identische Benutzung einer identischen deutschen Registermarke nicht rechtserhaltend für die BRD wirken würde und eine deutsche Widerspruchsmarke daher der Nichtbenutzungseinrede des deutschen Markenrechts ausgesetzt wäre, § 43 Abs. 1 MarkenG. Genau diese wirtschaftlich disproportionalen Konsequenzen werden im Falle des Benutzungszwanges der Unionsmarke durch dessen Unabhängigkeit von den mitgliedstaatlichen Grenzen aber gerade verhindert.123 Die Gleichbehandlung der nationalen Registermarken als relative Eintragungshindernisse im Rahmen des Art. 8 Abs. 1 b) i. V. m. Art. 8 Abs. 2 a) ii), Abs. 5 UMV am Maßstab der jeweiligen nationalen Schutzgebiete, die zu den disproportionalen Ergebnissen führen, die die einheitlichen Maßstäbe der UMV gerade verhindern sollen, werfen ein Schlaglicht auf den genuin politischen Hintergrund der Berücksichtigung nationaler Registermarken, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Relevanz für die Union als Ganzes. Die Feststellung der Bekanntheit oder einer Verwechslungsgefahr einer nationalen Registermarke als Eintragungshindernis gem. Art 8 Abs. 1 b) i. V. m. Art. 8 Abs. 2 a) ii), Abs. 5 UMV an einem jeweils nationalen Maßstab ist nicht Ausdruck einer Proportionalität von wirtschaftlicher Relevanz und Reichweite von Rechtswirkungen, sondern ein Ausdruck der politischen Notwendigkeit, kleinere Mitgliedstaaten mitsamt ihren nationalen Registermarkensystemen nicht zu übervorteilen. Dieser Regelungshintergrund plausibilisiert den Ausnahmecharakter der nationalen Registermarken als relative Eintragungshindernisse. Diese These kann anhand eines hypothetischen alternativen Systems, in welchem nur die Registermarken wirtschaftlich sehr bedeutender Staaten eine unionsweite Wirkung als relative Eintragungshindernisse hätten, und kleinere Mitgliedstaaten auf die Durchsetzung ihrer nationalen Registermarken in ihrem jeweiligen Territorium verwiesen blieben, verdeutlicht werden. Ein solches System, in welchem nur die großen, wirtschaftlich bedeutenden Mitgliedstaaten ihren Registermarken als Eintragungshindernisse Geltung verschaffen könnten, wäre politisch nicht durchsetzbar.124 Darüber hinaus könnte ein solches System auch dazu führen, dass Unternehmen, welche in wirtschaftlich weniger bedeutenden Mitgliedstaaten ansässig wären und deren nationale Registermarken nutzten, dem Risiko von Paralleleintragungen von Unionsmarken in einem deutlich höheren Maße ausgesetzt wären als solche Un123

So weisen Harte-Bavendamm/v. Bomhard darauf hin, dass nicht jeder der kleinsten Mitgliedstaaten einen Wirtschaftsraum von einer Mindestbedeutung darstellt, die einen Rechtserhalt rechtfertigen würde, Harte-Bavendamm/v. Bomhard, WRP 1996, 534 (537). 124 In ihren Schlussanträgen zur PAGO-Entscheidung stellt Generalanwältin Eleanor Sharpston fest, dass die Frage, welcher Mitgliedstaat bedeutend genug sei, um als „wesentlich“ zu gelten, eine „äußerst unangenehme“ wäre und weist damit auf die politische Sprengkraft eines solchen hypothetischen alternativen Systems hin. Schlussanträge der Generalanwältin Eleanor Sharpston Rs. C-301/07 – Slg. 2009 I-09429 – PAGO International/ Tirolmilch, Rn. 26.

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ternehmen, die nationale Registermarken wirtschaftlich bedeutender Mitgliedstaaten nutzten, die als relative Eintragungshindernisse gegenüber der Eintragung von Unionsmarken Berücksichtigung fänden. Unternehmen mit Sitz in wirtschaftlich bedeutenden Mitgliedstaaten würde es unter Geltung eines solchen Systems deutlich einfacher fallen, grenzüberschreitend innerhalb des gemeinsamen Marktes zu expandieren, da sie sich gegen Paralleleintragungen von Unionsmarken mittels ihrer nationalen Marken im Widerspruchsverfahren wehren könnten. Art. 8 Abs. 1 b) i. V. m. Art. 8 Abs. 2 a) ii) Abs. 5 UMV verhindern dadurch, dass sie im Falle des Widerspruchs aus nationalen Marken die Territorien der Mitgliedstaaten und nicht die Union als Ganzes zum wirtschaftlichen Referenzrahmen und Maßstab einer unionsweiten Wirkung eines solchen Widerspruchs erheben, dass Unternehmen kleinerer Mitgliedstaaten einem Wettbewerbsnachteil gegenüber Unternehmen größerer Mitgliedstaaten innerhalb des gemeinsamen Marktes ausgesetzt würden. Nach alledem ist die Berücksichtigung nationaler Registermarken als relative Eintragungshindernisse gem. Art 8 Abs. 1 b) i. V. m. Art. 8 Abs. 2 a) ii), Abs. 5 UMV nicht als Argument gegen die These vom Prinzip der Überörtlichkeit zu verstehen, sondern vielmehr als Ausnahme hiervon. 3. Folgen des Prinzips der Überörtlichkeit Durch das Prinzip der Überörtlichkeit teilen die Tatbestände der Bekanntheit „in der Union“, der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ und der Begriff der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung gem. Art. 8 Abs. 4 UMVeinen gemeinsamen, wirtschaftlich-geografischen Mindeststandard. Durch dieses gemeinsame Prinzip werden nicht nur die aus der einzelfallorientierten Rechtsprechung des EuGH folgenden Probleme, die Rechtsunsicherheit und die Entgrenzung der Tatbestände der UMV mit der Folge einer Missachtung des Koexistenzprinzips minimiert, ein solches gemeinsames Grundprinzip kann auch das Problem des Registercluttering angehen. a) Koexistenz Durch eine Mindestschwelle würde eine überbordend liberale Handhabe der Unionsmarke durch EuGH und EuG ebenso unmöglich werden wie erfolgreiche Widerstandsbewegungen nationaler Gerichte gegen eine solche liberale Handhabe der Unionsmarke. Denn geringe Anforderungen an die Unionsmarke, etwa an die rechtserhaltende Benutzung, würden zwar zu einem einfacheren Rechtserhalt und zu einer einfacheren Durchsetzbarkeit der Unionsmarke führen, sie würden aber gleichsam dazu führen, dass die überörtliche Bedeutung, welche als Hürde auch in Art. 8 Abs. 4 UMV angelegt ist, gleichermaßen niedriger wäre. So erhöht sich durch eine liberale Handhabe des Benutzungszwanges oder des Bekanntheitsschutzes gleichzeitig die Gefahr von Widersprüchen aufgrund von nicht eingetragenen nationalen Zeichen gem. Art. 8 Abs. 4 UMV.

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Umgekehrt würden hohe Anforderungen an den Rechtserhalt der Unionsmarke oder ihre Bekanntheit zwar zu einem schwierigeren Rechtserhalt und einer schwierigeren Durchsetzung der Unionsmarke führen, gleichzeitig würden diese höheren Anforderungen jedoch auch zu einem leichteren Zugang zur Unionsmarke führen, da die Anforderungen an Art. 8 Abs. 4 UMV gleichermaßen höher wären. Auf diese Weise besteht durch das gemeinsame Grundprinzip der Überörtlichkeit eine reziproke Verknüpfung zwischen Unionsmarkensystem und den Systemen der nationalen Marken. Diese Verknüpfung unterwirft beide Systeme vergleichbaren Maßstäben geografischer und wirtschaftlicher Relevanz. Möchte also ein nationales Gericht, der EuGH oder das EuG ein Zeichen für von überörtlicher Bedeutung und damit für das gesamte Gebiet der Union für relevant erklären, so gewinnt diese Entscheidung auch Indizwirkung für die rechtserhaltende Benutzung im selben Markt. Die hierdurch entstehende Drohkulisse, durch eine besonders liberale Handhabe der „eigenen Marke“, also der Unionsmarke durch den EuGH oder der nationalen Marken durch die nationalen Gerichte, auch das jeweils rivalisierende Markensystem mit zu privilegieren, unterwirft den Wettbewerb der Markensysteme einem einheitlichen Standard, der es möglich macht, dass das erkennende Gericht sich bei der Erörterung dieses Relevanzstandards unter Außerachtlassung eines etwaigen Home Bias125 allein von gesamtwirtschaftlichen Erwägungen leiten lässt. Denn die europäische Rechtsprechung müsste sich bei der Formulierung der Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung oder Bekanntheit im Einzelfall stets der Konsequenzen einer solchen Entscheidung bewusst sein. Niedrige Anforderungen könnten nämlich dazu führen, dass hierdurch auch Rechte gem. Art. 8 Abs. 4 UMV früher Berücksichtigung fänden und damit den Zugang zum Unionsmarkensystem und mithin seine Attraktivität schmälern.126 Auf der anderen Seite müsste sich die europäische Rechtsprechung stets bewusst machen, dass hohe Anforderungen an die überörtliche Bedeutung gem. Art. 8 Abs. 4 UMV mindestens ebenso hohe Anforderung an die rechterhaltende Benutzung der Unionsmarke mit sich bringen. Ebenso müssen sich nationale Gerichte vergegenwärtigen, dass, wenn sie, wie der Englische High Court in der Sofaworks-Entscheidung, besonders hohe Anforderungen an den Rechtserhalt der Unionsmarke formulierten, diese hohen Standards auch für Rechte gem. Art. 8 Abs. 4 UMV gelten können. Durch ihre Widerstandsbewegungen gegen eine liberale Handhabe des Benutzungszwanges der Unionsmarke können nationale Gerichte die Expansion von Nutzern nationaler Zeichen gem. Art. 8 Abs. 4 UMV auf den gemeinsamen Markt erheblich behindern. Durch 125

Hierzu sogleich unter Kap. 3 A.IV.3.a)aa). Den Zweck des Begriffs der überörtlichen Bedeutung in Art. 8 Abs. 4 UMV und die Folgen eines niedrigen Standards der überörtlichen Bedeutung formulierte eine ältere Fassung der Prüfungsrichtlinien des EUIPO insoweit sehr plastisch, indem sie erklärte das hierdurch die „Gefahr eines Zusammenbruchs oder einer Lähmung des Unionsmarkensystems aufgrund einer Überflutung mit Widersprüchen im Zusammenhang mit relativ unbedeutenden Rechten“ bestehe, den Art. 8 Abs. 4 verhindern soll, EUIPO Prüfungsrichtlinien, Teil C. Abschnitt 4, S. 4 Stand 1. August 2016; siehe hierzu auch Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 20 Rn. 129. 126

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hohe Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung „in der Union“ könnte eine Vielzahl solcher Zeichen ggf. nicht mehr als überörtlich qualifiziert werden können und damit gem. Art. 8 Abs. 4 UMVauch nicht mehr als Widerspruchsrecht gegen die Eintragung konfligierender Unionsmarken durch Mitbewerber in anderen Mitgliedstaaten geltend gemacht werden können. Die Effizienz eines solchen Konnexes kann anhand der Argumente, die in der Vergangenheit für eine strenge Handhabe der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung vorgebracht wurden, plausibilisiert werden. So wurde eine zu liberale Handhabe der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung als Hemmschuh eines künftigen Erfolges der Unionsmarke gewertet.127 Ein solcher Konnex ist unter der gegenwärtigen Rechtsprechung nicht gegeben. Vielmehr ist in der aktuellen Rechtsprechung des EuGH ein Unionsmarkenbias128 zu beobachten, der die Möglichkeit der regulierenden Kraft eines Prinzips der Überörtlichkeit plausibilisiert. aa) Unionsmarkenbias Unter Unionsmarkenbias soll die Tendenz des EuGH verstanden werden, die „eigene“ Marke, also die Unionsmarke, gegenüber den nationalen Marken zu bevorzugen, ohne dabei das gesamtwirtschaftliche Kosten-Nutzen-Verhältnis einer solchen Bevorzugung in Betracht zu ziehen.129 Anzeichen hierfür finden sich in der Rechtsprechung von EuG und EuGH, die trotz identischer zugrundeliegender tatbestandlicher Anforderungen, nämlich der Umstände des Einzelfalles, dazu tendieren, die Anforderungen an die überörtliche Bedeutung gem. Art. 8 Abs. 4 UMV sehr hoch,130 die Anforderung an die rechtserhaltende Benutzung aber sehr niedrig 127

Vgl. Fleckenstein, Der Schutz territorial beschränkter Kennzeichen, S. 106 f.; Knaak, GRUR Int. 1987, 560 (570); vgl. auch Knaak, GRUR Int. 1982, 651 (659); vgl. auch Ingerl, Die Gemeinschaftsmarke, S. 72, der davon ausgeht, das Harmonisierungsamt würde die mehr als überörtliche Bedeutung in Zukunft streng handhaben, um einen Erfolg der Gemeinschaftsmarke nicht zu gefährden. 128 Der Begriff des Unionsmarkenbias ist dem Begriff des Home Bias aus den Wirtschaftswissenschaften entlehnt, den French/Poterba, The American Economic Review, 1991, 222 und Tesar/Werner, Journal of International Money and Finance 1995, 467, erstmals beschrieben. Der Begriff des Home Bias beschreibt, grob gesprochen, das Phänomen, dass Investoren in irrationaler Weise deutlich stärker in Unternehmen des Heimatlandes investieren, anstatt ihre Investitionen international zu diversifizieren und auf diese Weise beispielsweise ausgeglichenere Rendite-Risiko-Verhältnisse zu erzielen. Der Begriff des Unionsmarkenbias soll dergestalt verstanden werden, dass der EuGH dazu neigt, die Unionsmarke besonders liberal zu handhaben, auch wenn hierdurch die Gesamtfunktionalität des europäischen Markenrechtssystems nicht in optimaler Weise gewährleistet wird. 129 Diesen Vorwurf bereits erhebend Dinwoodie, Notre Dame Law Review 2017, 1669 (1701). 130 Vgl. Hackbarth, in BeckOK UMV, Art. 8 UMV Rn. 387; hohe Hürden des Nachweises eines Rechts gem. Art. 8 Abs. 4 UMV sieht auch Ebert-Weidenfeller, GRUR-Prax. 2013, 84 (84); die Amtspraxis des EUIPO fordert regelmäßig einen ausführlichen und umfangreichen Vortrag, Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 20 Rn. 140.

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

anzusetzen.131 Dieser Unionsmarkenbias führt zu einem bzw. verstärkt ein bestehendes systemisches Ungleichgewicht zwischen nationalen Marken und Unionsmarken. Die folgende exemplarische Darstellung der Rechtsprechung des EuGH und des EuG kann und soll keine erschöpfende empirische Untersuchung der Rechtsprechung sein. Eine solche Darstellung würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und ist auch für ihr Anliegen nicht notwendig. Die Darstellung soll lediglich Beispiele einzelfallbezogener quantitativer Mindeststandards der rechtserhaltenden Benutzung und der überörtlichen Bedeutung in der Rechtsprechung des EuG und des EuGH aufzeigen und auf diese Weise die These des Unionsmarkenbias beispielhaft plausibilisieren. (1) Überörtliche Bedeutung Betreffend die überörtliche Bedeutung stellte der EuGH etwa in seiner BUD-Entscheidung fest, dass das in Rede stehende und nach dem Lissabonner Abkommen geschützt Zeichen Bud keine überörtliche Bedeutung besitze, obwohl die Widerspruchsführerin unter diesem Zeichen jährlich Bier in erheblicher Menge verkaufte.132 Auch die Benutzung eines Zeichens in einer portugiesischen Stadt mit 120.000 Einwohnern begründet nach der Rechtsprechung des EuG keine überörtliche Bedeutung.133 Eine überörtliche Bedeutung nimmt das EuG regelmäßig erst dann an, wenn eine Benutzung des in Rede stehenden Zeichens in einer Mehrzahl großer Städte eines Mitgliedstaates nachgewiesen ist.134 Einen Ausreißer scheint die Mortons-Entscheidung135 des EuG darzustellen.136 Das EuG erkannte dem Zeichen Mortons, das einen exklusiven Londoner Club mit 131

Siehe vor allem Schabenberger, GRUR-Prax. 2010, 290 (290); siehe auch Bogatz, GRUR-Prax. 2010, 427 (429); vgl. Leister, in: BeckOK Markenrecht, Art. 139 UMV Rn. 17; vgl. Schennen, in: Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 6. Aufl., Art 139 UMV Rn. 16; Sosnitza, GRUR 2013, 182 (186). 132 Sachverhalt bei Elmenhorst/Decker, GRUR Int. 2013, 345 (350 f.), die exakte Menge war streitig und reichte bis zu ca. 25 Hektolitern pro Jahr, zum Fall auch Bender, Unionsmarke, S. 367 Rn. 1420. 133 EuG Verb. Rs. T-318/06 bis T-321/06 – Slg. 2009 II-00663 – GENERAL OPTICA = EuG GRUR Int. 2009, 728, Rn. 44, 46. 134 EuG Rs. T-303/08 – Slg. 2010 II-05659 – Golden Elephant, Rn. 13, im vorstehenden Fall wurde das Widerspruchszeichen in London und den benachbarten Grafschaften Kent und Bedforshire sowie insbesondere in den Städten Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow und Bristol benutzt. 135 EuG Rs. T-223/15 – Mortons = EuG BeckRS 2017, 127002. 136 George, GRUR-Prax. 2017, 530 (530) ist der Ansicht, die Entscheidung steche aus der „Rechtsprechung der Gerichte hervor, die eher restriktiv ist, was die Anerkennung einer ,mehr

A. Mehr als lediglich örtliche Bedeutung

181

nur ca. 500 Mitgliedern beschreibt, eine überörtliche Bedeutung zu.137 Diese Handhabe scheint speziell für die mehr als lediglich örtliche Bedeutung in der Tat sehr liberal. Sie steht allerdings im Einklang mit Erwägungen, die auch betreffend die rechtserhaltende Benutzung angestellt werden, nämlich dass bei Luxusgütern oder hochpreisigen Waren, die generell einen kleineren Markt bedienen, auch eine geringere Marktpräsenz rechtserhaltend wirken kann.138 (2) Rechtserhaltende Benutzung Bei der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ legen EuG und EuGH hingegen, wie bereits angedeutet, sehr liberale Maßstäbe an. So soll etwa bereits der Verkauf von ca. 6000 Packungen Keksen bei einem Umsatz von unter 2500 E für eine rechtserhaltende Benutzung ausreichend sein.139 Das Gericht untermauerte diese Annahme damit, dass die präsentierten Presseartikel und Werbemaßnahmen belegen, dass Abnehmer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit den Waren in Kontakt gekommen sind.140 In dieser Aussage zeigt sich der enorm niedrige Maßstab, den die Rechtsprechung an die rechtserhaltende Benutzung anlegt. Als eine für den Rechtserhalt ausreichende Benutzung erachteten EuG und EuGH ferner die Benutzung einer Marke für Fruchtsäfte, wobei der Nutzungsumfang lediglich den Vertrieb von knapp 4000 Flaschen mit einem Gesamtumsatz von knapp 5000 E an einen einzigen Kunden umfasste.141 Auch die Vorlage von lediglich 19 Rechnungen aus einem Zeitraum von 5 Jahren sieht das EuG als ausreichenden Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung an.142 Erst bei verschwindend geringen Mengen oder territorial sehr stark begrenztem Vertrieb soll keine rechtserhaltende Benutzung mehr vorliegen. So sah das EuG den Verkauf von ca. 40 – 60 Kg Schokolade jährlich in einer Bäckerei in einer kleinen Stadt in Deutschland nicht mehr als rechtserhaltend an.143 Auch der Verkauf von lediglich 900 Einheiten Vodka pro Monat erreicht nach Ansicht des EuG nicht die Schwelle zur rechtserhaltenden Benutzung.144 Keine rechtserhaltende Wirkung als lediglich örtlichen Bedeutung‘ eines nicht eingetragenen Kennzeichens i. S. d. Art. 8 IV UMV betrifft“. 137 EuG Rs. T-223/15 – Mortons = EuG BeckRS 2017, 127002, Rn. 62. 138 Raab, in: MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 345 m. w. N. 139 EuG Rs. T-404/16 – Galletas Gullón, SA/EUIPO = EuG BeckRS 2017, 128793, Rn. 53. 140 EuG Rs. T-404/16 – Galletas Gullón, SA/EUIPO = EuG BeckRS 2017, 128793, Rn. 64. 141 EuG Rs. T-203/02 – Slg. 2004 II-02811 – Vitafruit = EuG GRUR Int. 2005, 47, Rn. 48, 50, 54; bestätigt durch EuGH Rs. C-416/04 P – Slg. 2006 I-04237 – Vitafruit = EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 73, 79. 142 Siehe hierzu Schabenberger, GRUR-Prax. 2010, 290 (290). 143 EuG Rs. T-355/09 – Walzer Traum = EuG GRUR Int. 2013, 340, Rn. 35, 54. 144 EuG Rs. T-495/12 bis T-497/12 – Dracula = EuG BeckRS 2014, 81641, Rn. 38, 44.

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

kommt letztlich dem Verkauf von lediglich 34 Tennistaschen, davon 33 an einen Kunden in Deutschland und eine an einen Kunden in Frankreich, mit einem Gesamtumsatz von 675,85 E zu.145 Nicht vollständig ins Bild passt die KOALA-Bären-Entscheidung. Während das EuG in der Galletas Gullón SA-Entscheidung den Verkauf von 6000 Packungen Keksen bei einem Umsatz von unter 2500 E für rechtserhaltend hielt,146 ging das Gericht in der Entscheidung KOALA-Bären davon aus, der Vertrieb von 7000 Packungen Keksen in Koala-Form, mit welchem im Jahr 2003 knapp 1000 E und im Jahr 2005 knapp 4000 E umgesetzt wurden, reiche für den Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ nicht aus.147 Diese Uneinheitlichkeit in der Rechtsprechung ist allerdings auch als Ausdruck einer generellen Rechtsunsicherheit in Bezug auf die rechtserhaltende Benutzung zu verstehen, die die nur an den Umständen des Einzelfalls orientierte Rechtsprechung des EuGH mit sich bringt.148 Eine entsprechende Rechtsunsicherheit ist auch in Bezug auf Umfang und Ausmaß einer überörtlichen Bedeutung festzustellen.149 bb) Verhinderung eines Unionsmarkenbias und ihre Auswirkung auf Widerstandsbewegungen Die nur sehr überblickhafte Darstellung kann die These vom Unionsmarkenbias der Natur der Sache nach nicht mit hundertprozentiger Sicherheit verifizieren. Es zeigt sich jedoch, dass trotz einheitlichem Telos des Art. 8 Abs. 4 UMV und der Vorschriften über den Benutzungszwang sowie einem einheitlichen Prüfmuster dieser Normen anhand der Umstände des Einzelfalles die Ergebnisse der Auslegung und Anwendung dieser beiden Tatbestände häufig enorm differieren. Auffällig ist dabei, dass die Anforderungen an Art. 8 Abs. 4 UMV deutlich höher liegen als die Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung „in der Union“. Dies kann durchaus als Indiz für einen Unionsmarkenbias des EuGH gewertet werden. Ob nationale Markengerichte einem entsprechenden Bias hinsichtlich nationaler Marken unterliegen, darüber kann an dieser Stelle nur spekuliert werden. Verwunderlich wäre es angesichts der verhärteten Fronten in der Frage nach dem Verhältnis von Unionsmarken und nationalen Marken, die sich auch anhand der dargestellten Widerstandsbewegungen zeigen, indes nicht. Durch die konnexe Verknüpfung der Überörtlichkeit und der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ dürften die von Dinwoodie beobachteten Widerstands-

145 146

58. 147

EuG Rs. T-65/20 – KNEISSL = EuG GRUR-Prax 2021, 475 (475). EuG Rs. T-404/16 – Galletas Gullón, SA/EUIPO = EuG BeckRS 2017, 128793, Rn. 53,

EuG Rs. T-41/17 – KOALA-BÄREN = EuG BeckRS 2018, 14862, Rn. 56, 58, 62. Siehe zu dieser Problematik bereits oben, Kap. 2 B.III.3.c). 149 Hackbarth, in: BeckOK UMV, Art. 8 UMV Rn. 398. 148

A. Mehr als lediglich örtliche Bedeutung

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bewegungen150 abnehmen, wenn nicht völlig verschwinden. Denn eine bloß einseitige Betrachtung des jeweils „eigenen“ Systems der Unionsmarke durch den EuGH oder der nationalen Marken durch nationale Gerichte oder Markenämter wird durch die gemeinsame Mindestschwelle von Überörtlichkeit und rechtserhaltender Benutzung unmöglich gemacht bzw. erheblich erschwert. Es kann erwartet werden, dass auf dem Prinzip der Überörtlichkeit beruhende, gemeinsame Schicksal von Unionsmarken und nationalen Zeichen gem. Art. 8 Abs. 4 UMV zu einer strengeren Handhabe des Benutzungszwanges und der Bekanntheit „in der Union“ führt. Diese strengere Handhabe würde dabei nicht nur dem Koexistenzprinzip gerecht werden, es darf auch erwartet werden, dass in solchen Entscheidungen der in Art. 139 Abs. 2 a) UMV zum Ausdruck kommende Unterschied zwischen einer rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ und einer rechtserhaltenden Benutzung in einem Mitgliedstaat sowie der in Art. 8 Abs. 5 UMV zum Ausdruck kommende Unterschied zwischen einer Bekanntheit „in der Union“ und einer Bekanntheit in einem Mitgliedstaat Niederschlag finden werden. Jedenfalls kann von einem praktischen Standpunkt aus konstatiert werden, dass diese Lösung eine effizientere und rechtssichere Maßnahme ist als die leise Hoffnung, der EuGH möge den Benutzungszwang in Zukunft strenger handhaben.151 b) Rechtssicherheit Das Prinzip der Überörtlichkeit könnte darüber hinaus auch die Prognostizierbarkeit von Gerichtsentscheidungen zur UMV erhöhen und so die Rechtssicherheit stärken. aa) Präjudizwirkung der rechtserhaltenden Benutzung und der Bekanntheit So würde etwa die Feststellung der Bekanntheit einer Marke „in der Union“ oder die Feststellung einer rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ gleichsam die überörtliche Bedeutung eines vergleichbaren Zeichens, wie es Voraussetzung eines Widerspruchs gem. Art. 8 Abs. 4 UMV ist, präjudizieren. bb) Indizwirkung der überörtlichen Bedeutung Gleichermaßen kann ein erfolgreicher Widerspruch gem. Art. 8 Abs. 4 UMV jedenfalls ein starkes Indiz dafür sein, dass vergleichbare Marken, die im selben Marktsegment verwendet werden, nicht wegen Nichtbenutzung für verfallen zu erklären sind. Die bloße Indizwirkung der Feststellung einer überörtlichen Bedeutung liegt nach der hier vorgeschlagenen Lösung daran, dass die überörtliche Be150

Dinwoodie, Notre Dame Law Review 2017, 1669 (1701 f.). Diese Hoffnung äußernd Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 238. 151

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

deutung nur als Mindeststandard für rechtserhaltende Benutzung und Bekanntheit fungieren kann, keinesfalls aber das Vorliegen einer rechtserhaltenden Benutzung oder gar einer Bekanntheit „in der Union“ ersetzen kann. Die Anforderungen an eine Bekanntheit dürften wirtschaftlich und geografisch sogar deutlich umfassender sein als die Anforderungen an eine überörtliche Bedeutung. Daher dürfte ein erfolgreicher Widerspruch gem. Art. 8 Abs. 4 UMV oder eine positive Entscheidung hinsichtlich einer rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ wenn überhaupt nur eine schwache Indizwirkung für eine Bekanntheit vergleichbarer Marken „in der Union“, zeitigen. Auch die Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung dürften ein wenig höher liegen als die Anforderungen an die überörtliche Bedeutung. Dass die überörtliche Bedeutung und die ernsthafte Benutzung „in der Union“ keine vollständig inhaltsgleiche Bedeutung haben, zeigt bereits der differierende Wortlaut dieser beiden Vorschriften. Unter Koexistenzgesichtspunkten kann aber auch hier die Unionsmarke nicht wesentlich schlechter gestellt werden als die nationalen Marken. Der Feststellung einer überörtlichen Bedeutung käme daher jedenfalls eine starke Indizwirkung für die rechtserhaltende Benutzung „in der Union“ zu. Diese geringfügige Schlechterstellung der Unionsmarke mag diejenigen, die auch heute noch Sorge um die Attraktivität der Unionsmarke haben, wohl nicht überzeugen. Angesichts der bereits rezipierten Historie der Unionsmarke scheint diese Sorge allerdings unbegründet. Im Gegenteil rechtfertigt der überragende Erfolg der Unionsmarke und ihre aktuelle, recht deutliche Vormachtstellung im europäischen Markenrechtssystem die axiomatische, geringfügige Besserstellung der Zeichen gem. Art. 8 Abs. 4 UMV. cc) Fundus des Case-Law Ferner würde durch das gemeinsame Prinzip der Überörtlichkeit der Fundus des Fallrechts zu den Tatbeständen der rechtserhaltenden Benutzung und der überörtlichen Bedeutung insgesamt dadurch vergrößert, dass Entscheidungen betreffend die überörtliche Bedeutung Aufschluss über die rechtserhaltende Benutzung und oder Bekanntheit geben können und umgekehrt. Die Prognostizierbarkeit der Entscheidungen des EuGH und damit die Rechtssicherheit würde hierdurch deutlich zunehmen. c) Verhinderung von Registercluttering Gleichzeitig kann durch das Prinzip der Überörtlichkeit auch das Problem des Registercluttering angegangen werden. Allerdings ist die Einschätzung nicht auf den ersten Blick verständlich. So könnte man im Hinblick auf die oben kritisierte Praxis des EuGH, die Anforderungen an die überörtliche Bedeutung hochzuhalten, argumentieren, dass hierdurch die Akzessibilität zum Unionsmarkensystem erhöht und

A. Mehr als lediglich örtliche Bedeutung

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damit gleichzeitig dem Registercluttering entgegengewirkt wird. Dem steht zwar die liberale Handhabe der rechtserhaltenden Benutzung durch den EuGH gegenüber, welche für sich genommen zu einem Registercluttering führen kann, allerdings halten sich Förderung und Beschränkung der Akzessibilität zum Unionsmarkensystem auf diese Weise in gewisser Art die Waage. Würde man nun einen einheitlichen Maßstab an Rechtserhalt und überörtliche Bedeutung anlegen, so würde dies nur ein anderes Verhältnis von Förderung und Beschränkung der Akzessibilität der Unionsmarke darstellen, nicht aber zwingend zu einem Abbau des Registercluttering führen. Diese Argumentation wäre allerdings zu formalistisch. Das Verhältnis von Förderung und Beschränkung der Akzessibilität der Unionsmarke wird einem problematischen Registercluttering nur dann gerecht bzw. kann einem solchen nur dann entgegenwirken, wenn zu erhaltende Unionsmarken tatsächlich eine geografische und wirtschaftliche Ausdehnung haben, die einen unionsweiten Rechtserhalt rechtfertigen, und nur solche Zeichen relative Eintragungshindernisse gem. Art. 8 Abs. 4 UMV darstellen, deren wirtschaftliche und geografische Relevanz eine unionsweite Blockadestellung rechtfertigen. Denn problematisch ist Registercluttering nicht als solches, sondern erst dann, wenn die Registerlage mit der tatsächlichen Marktpräsenz der Marke nicht in einem wirtschaftlich gerechtfertigten Ausmaß übereinstimmt. Je weiter die Registerlage über die tatsächliche Marktpräsenz überschießt, desto problematischer ist das hieraus entstehende Registercluttering. Diese tatsächliche Problematik des Registercluttering klingt auch in den von v. Graevenitz et al. herausgearbeiteten Kategorien des Non-Use-Clutter und des Volume-Clutter an.152 Das Prinzip der Überörtlichkeit führt damit zwar nicht zu einer generellen Bereinigung des Registers, wohl aber zu einer Orientierung der Registerposition allein an gesamtwirtschaftlichen Kriterien und ist auf diese Weise in der Lage, problematisches Registercluttering zu beheben, welches z. B. durch einen Unionsmarkenbias verursacht wird. 4. Ergebnis zum Prinzip der Überörtlichkeit Als vorläufiges Ergebnis lässt sich Folgendes festhalten. Die unter Kap. 2 A.II. untersuchten Tatbestände der UMV unterliegen einem einheitlichen Prinzip der Überörtlichkeit. Das Prinzip der Überörtlichkeit kommt in den Vorschriften der Art. 139 Abs. 2 a) UMV, Art. 138 Abs. 1, Abs. 2 und Art. 8 Abs. 4 UMV zum Ausdruck und ist Teil des Koexistenzprinzips. Nationale Registermarken, die im Rahmen des Art. 8 Abs. 1 b) und Art. 8 Abs. 5 UMV unabhängig von der wirtschaftlichen Relevanz ihres Schutzlandes als relative Eintragungshindernisse Berücksichtigung für die Union als Ganzes finden, sind als Ausnahmen von diesem Prinzip der Überörtlichkeit zu verstehen. Das Prinzip der Überörtlichkeit verwirklicht das Koexistenzprinzip, kann ein problematisches Registercluttering verhindern 152 Vgl. v. Graevenitz/Ashmead/Greenhalg, Cluttering and Non-Use of Trade Marks in Europe, 70.

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

und auch die Rechtssicherheit stärken. Dies leistet es dadurch, dass es die Entscheidungen betreffend die rechtserhaltende Benutzung „in der Union“, die Bekanntheit „in der Union“ und der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung einem einheitlichen Maßstab unterwirft und diese Tatbestände dadurch um einen etwaigen Home-Bias bereinigt. Auf diese Weise werden Gerichte dazu angehalten, sich bei der Frage nach der wirtschaftlichen Relevanz einer Marke für die Union als Ganzes allein von gesamtwirtschaftlichen Erwägungen leiten zu lassen.

V. Konkretisierung der überörtlichen Bedeutung Eine einheitliche, an fixen geografischen oder wirtschaftlichen Mindeststandards orientierte, überörtliche Bedeutung kann es jedoch nicht geben und soll hier auch nicht vorgeschlagen werden. Dies hat vor allem zwei Gründe. 1. Überörtliche Bedeutung als Ergebnis eines induktiven Prozesses Die überörtliche Bedeutung kann und soll nicht Ausgangspunkt einer reinen Deduktion sein, die das Verhältnis von Unionsmarke und nationalen Marken Kraft höherer Weisheit in Stein meißelt. Sie ist vielmehr als Ergebnis eines induktiven Prozesses, in welchem die Rechtsprechung durch Einzelfallentscheidungen sich dem geografischen und wirtschaftlichen Ausmaß der überörtlichen Bedeutung kontinuierlich nähert, zu verstehen.153 Zwar kann mit einiger Sicherheit davon ausgegangen werden, dass Zeichen, welche im gesamten Territorium kleinerer und kleinster Mitgliedstaaten benutzt werden und präsent sind, regelmäßig nicht die Schwelle der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung erreichen werden,154 allerdings kann die Schwelle der überörtlichen Bedeutung, wie bereits festgestellt, nicht allein an den Grenzen der Mitgliedstaaten festgemacht werden. Es ist damit letztlich Aufgabe der Rechtsprechung festzustellen, welches geografische und wirtschaftliche Ausmaß die überörtliche Bedeutung hat. Diese Ausfüllung des Begriffs der überörtlichen Bedeutung durch die Rechtsprechung ist dabei keineswegs ein Gegensatz zum Gesetz, sondern eine Möglichkeit, die im Begriff der überörtlichen Bedeutung liegende Gesetzesbindung praktisch handhabbar zu machen.155 Das gemeinsame Prinzip der Überörtlichkeit gewährleistet dabei die Konsistenz und Kontinuität entsprechender Entscheidungen.

153

Zu dieser sprachlich induktiven Konstruktion von Rechtsbegriffen durch Präjudizien Morlok, in: Ehrenzeller/Gomez/Kotzur, Präjudiz und Sprache, S. 27 (72 f.). 154 Vgl. insoweit Fleckenstein, der als Beispiel Luxemburg nennt, Fleckenstein, Der Schutz territorial beschränkter Kennzeichen, S. 108. 155 Vgl. Christensen, in: Gabriel/Gröschner, Subsumtion, S. 281 (301).

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2. Waren- und Dienstleistungsbezogenheit der überörtlichen Bedeutung Zweitens gibt es nach der hier vertretenen Auffassung keine universelle überörtliche Bedeutung. Diese muss immer in Relation zu den jeweils in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen und damit in Relation zum jeweils relevanten Markt festgestellt werden.156 Hierzu sind, soweit im Rahmen eines Widerspruchs gem. Art. 8 Abs. 4 UMV keine Benutzungsmarken, sondern sonstige Kennzeichen geltend gemacht werden, die Umstände des Einzelfalles maßgeblich. Diese können jedenfalls Hinweise auf die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen geben. Diese Umstände des Einzelfalles betreffen namentlich die Branchennähe, das geschäftliche Interesse des Namensinhabers oder die geschäftliche Bezeichnung, welche in einer Domain zum Ausdruck kommt.157 So ist eine überörtliche Bedeutung im Hinblick auf stark spezialisierte Produkte, wie etwa Produkte der Nizza-Klasse 10158 ggf. früher erreicht als bei Massenprodukten wie sie sich in Nizza-Klasse 25159 finden. Mit dieser Differenzierung wird allerdings wiederum ein Problem aufgeworfen, welches auch der EuGH in seiner LENO/Merken-Entscheidung kurz angesprochen hatte. Der EuGH führte als Argument gegen die Berücksichtigung der Grenzen der Mitgliedstaaten an, dass diese bereits deshalb kein relevantes Kriterium sein könnten, da nicht ausgeschlossen sei, dass „dass der Markt der Waren oder Dienstleistungen [und damit die angesprochenen und mithin maßgeblichen Verkehrskreise], für die eine Gemeinschaftsmarke eingetragen wurde, unter bestimmten Umständen faktisch auf das Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats begrenzt [sein kann]“.160 Einfach gesprochen stellt der EuGH fest, dass eine rechtserhaltende Benutzung in mindestens zwei Mitgliedstaaten bereits deshalb nicht in Betracht kommen kann, da sich Märkte für bestimmte Waren und Dienstleistungen ggf. nur auf einen Mitgliedstaat erstrecken und in diesen Fällen eine Unionsmarke bereits aus diesem Grund nie rechtserhaltend benutzt werden könnte, soweit man als Mindeststandard eine Benutzung in mindestens zwei Mitgliedstaaten fordert.161 Dieses Argument ließe sich mutatis mutandis gegen das Abgrenzungskriterium der überörtlichen Bedeutung ins Feld führen. Wenn ein Markt für bestimmte Waren und Dienstleistungen territorial und wirtschaftlich derart beschränkt ist, dass selbst eine Benutzung im Hinblick auf die Gesamtheit dieses Marktes keine überörtliche Bedeutung einer entsprechenden Marke zur Folge hätte, dann könnte eine Unionsmarke für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen überhaupt nicht 156 So im Ergebnis auch Grabrucker/Blanke-Roeser, MarkenR 2016, 333 (340); JaegerLenz, in: Hasselblatt, CTMR, Art. 8 Rn. 308. 157 Siehe hierzu bereits ausführlich oben, Kap. 3 A.III.1.b). 158 Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate; künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne etc. 159 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen etc. 160 EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, 137, Rn. 50. 161 Ausführlich zur Argumentation der Marktabhängigkeit Emanuel, in: FS Bornkamm, 561 (565 f.).

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

rechtserhaltend benutzt werden, wenn man die überörtliche Bedeutung als Mindestschwelle einer rechtserhaltenden Benutzung begreift. Die Forderung einer mindestens überörtlichen Bedeutung für den Rechtserhalt würde damit die Aufrechterhaltung einer Unionsmarke in diesem Fall kategorisch verhindern. Allerdings dürfte dieses Problem bloß theoretischer Natur sein und sich bei genauerem Hinschauen auch überhaupt nicht als Problem darstellen. Denn erstens ist ein solch spezieller Markt kaum vorstellbar und zweitens ließe sich auch kaum ein plausibler Grund finden, warum für einen solch begrenzten Markt ein unionsweites Markenrecht, mit einer potenziell unionsweiten Blockadestellung notwendig sein sollte. Selbst wenn also die Forderung einer überörtlichen Bedeutung in solchen Grenzfällen dazu führen würde, dass der Rechtserhalt einer Unionsmarke kategorisch ausgeschlossen wäre, so wäre dies kein zwingendes Argument gegen die Forderung der überörtlichen Bedeutung, als Mindeststandard, da ein solch beschränkter Markt die Aufrechterhaltung einer Marke mit unionsweiter Gültigkeit schlicht nicht rechtfertigen könnte.

VI. Ergebnis zur mehr als lediglich örtlichen Bedeutung als Abgrenzungskriterium Das Abgrenzungskriterium zwischen dem Unionsmarkensystem und den nationalen Marken ist die mehr als lediglich örtliche Bedeutung. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff ist aufgrund seiner Flexibilität geeignet als generelle Mindestschwelle die Rolle des Garanten der Koexistenz einzunehmen. Das hieraus abgeleitete Prinzip, welches die Schwelle der massiveness markiert, ist das Prinzip der Überörtlichkeit.

B. Prinzip der Überörtlichkeit – Subsumtion oder Rechtsanalogie Nach Herleitung und Begründung des Prinzips der Überörtlichkeit kann freilich nicht schlicht von dessen Gültigkeit im Rahmen der Tatbestände der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ und der Bekanntheit „in der Union“ ausgegangen werden. Hierfür bedarf es vielmehr einer rechtsdogmatischen Rechtfertigung der Berücksichtigung des Prinzips der Überörtlichkeit im Rahmen der unter Kap. 2 A.II. erörterten Tatbestände. Es ist daher darzulegen, ob sich das Prinzip der Überörtlichkeit, also ein geografischer und wirtschaftlicher Mindeststandard, unter die Tatbestandsanforderungen der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ in Art. 18 UMV, der Bekanntheit „in der Union“ in Art. 8 Abs. 5, Art. 9 Abs. 2 c) UMV sowie unter den Begriff der „Kennzeichnungskraft“ subsumieren lässt. Soweit dies

B. Prinzip der Überörtlichkeit – Subsumtion oder Rechtsanalogie

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nicht der Fall wäre, wäre zu untersuchen, ob sich eine Geltung des Prinzips der Überörtlichkeit im Rahmen einer Rechtsanalogie begründen ließe.162

I. Wortlaut: Tatbestandsmerkmal „in der Union“ Primärer Anknüpfungspunkt einer jeden Auslegung ist der Wortlaut der jeweiligen Norm.163 Dies ist bei der Auslegung von Unionsrecht ebenso der Fall, wie bei der Auslegung von nationalem Recht.164 Primärer Anknüpfungspunkt des Prinzips der Überörtlichkeit ist das Tatbestandsmerkmal „in der Union“, welches sich sowohl in den Vorschriften betreffend die rechtserhaltende Benutzung hier primär in Art. 18 UMV165 als auch in den Vorschriften betreffend den Bekanntheitsschutz hier in den Art. 8 Abs. 5 und Art. 9 Abs. 2 c) UMV166 findet. 1. Rechtserhaltende Benutzung Das Tatbestandsmerkmal „in der Union“ beschreibt nicht nur das geografische Gebiet, in welchem eine rechtserhaltende Benutzung überhaupt Berücksichtigung findet, sondern bildet gleichermaßen einen territorialen und wirtschaftlichen Referenzrahmen, der Grundlage und Maßstab der Marktpräsenz und damit Maßstab der massiveness der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ ist. So stellte Justice Hacon in der bereits erörterten Sofaworks-Entscheidung in Bezug auf den Benutzungszwang deutlich fest: „In that regard, the phrase ,in the Community‘ is intended to define the geographical market serving as the reference point for all consideration of whether a Community trade mark has been put to genuine use“.167 162 Bei der Rechtsanalogie wird, im Gegensatz zur Gesetzesanalogie, nicht eine Rechtsnorm auf einen ähnlichen Sachverhalt angewendet, sondern ein aus mehreren Normen abgeleiteter Grundgedanke auch vergleichbare Fälle extrapoliert: Groh, in: Creifelds Rechtswörterbuch, Analogie. 163 Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 320 („Jede Auslegung eines Textes wird mit dem Wortsinn beginnen“). 164 Langenbucher, Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht, S. 29 Rn. 6. 165 Art. 18 UMV („Hat der Inhaber die Unionsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der Union benutzt […] so unterliegt die Unionsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, […]“). 166 Art. 9 Abs. 2 c) UMV („Der Inhaber dieser Unionsmarke hat […] das Recht, Dritten zu verbieten, […] ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist, unabhängig davon, ob es für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind oder denjenigen ähnlich oder nicht ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Union bekannt ist […]“). 167 Sofaworkshop Ltd. v. Sofaworks Ltd. [2015] EWHC (IPEC) 1773 (Eng.) = High Court of Justice (Chancery Division), Urt. v. 29. Juni 2015 – [2015] EWHC 1773 (IPEC) = BeckRS 2015, 14830, Rn. 36; sehr ähnlich Kur/Senftleben, European Trade Mark Law, S. 466

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Im Gegensatz zu dieser Feststellung wollen hingegen einige Stimmen in der Literatur das geografische und wirtschaftliche Ausmaß der rechtserhaltenden Benutzung nicht am Tatbestandsmerkmal „in der Union“, sondern am Tatbestandsmerkmal der Ernsthaftigkeit der Benutzung festmachen. Die Wendung „in der Union“ beschreibe lediglich, dass eine Benutzung außerhalb der Union nicht rechtserhaltend wirken könne.168 Der EuGH und der Generalanwalt vertreten schließlich die These, dass die Tatbestandsmerkmale der Ernsthaftigkeit der Benutzung und der Benutzung „in der Union“ als ein einheitliches Tatbestandsmerkmal zu prüfen seien.169 Im Ergebnis bestehen zwischen der Ansicht der Rechtsprechung und der Verortung der territorialen Ausdehnung der Benutzung im Tatbestandsmerkmal der Ernsthaftigkeit jedoch keine Unterschiede,170 weshalb im Folgenden beide Rechtsansichten gemeinsam analysiert werden. Gegen die Verortung des territorialen und wirtschaftlichen Ausmaßes der Benutzung im Tatbestandsmerkmal der Ernsthaftigkeit spricht zunächst der Umstand, dass das Tatbestandsmerkmal „in der Union“, im Gegensatz zum Tatbestandsmerkmal der Ernsthaftigkeit, eine eindeutige territoriale Komponente aufweist. Auch die Gesetzgebungshistorie des Art. 18 UMV spricht gegen die These, dass die geografische und wirtschaftliche Komponente der rechtserhaltenden Benutzung am Tatbestandsmerkmal der Ernsthaftigkeit festzumachen ist.171 So sah bereits der Vorentwurf 1964 in seinem Art. 110 Abs. 1 S. 2 eine ernsthafte Benutzung vor, allerdings in mindestens drei Mitgliedstaaten.172 Die Diskussion um alternative Maßstäbe zu diesen drei Mitgliedstaaten fand in der Folge ausdrücklich losgelöst von

Rn. 6.170 f. („As EUTMs enjoy unitary protection throughout the EU, this broad territorial scope of exclusive rights also defines the geographical market serving as a reference point for the analysis“). 168 Ingerl, Die Gemeinschaftsmarke, S. 103 f.; Frommeyer, Rechtserhaltende Benutzung bei abweichender Markenform, Rn. 473, Fn. 1328 m. w. N.; wohl auch Müller, in: BeckOK UMV, Art. 18 UMV Rn. 83; Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 238. 169 Schlussanträge der Generalanwältin Eleanor Sharpston C-149/11 – LENO/Merken = BeckRS 2012, 81366, Rn. 37 ff.; EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, 137, Rn. 36; EuGH Rs. C-416/04 P – Slg. 2006 I-04237 – Vitafruit = EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 76; EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, 137, Rn. 36; zwischen der Benutzung „in der Union“ und der Ernsthaftigkeit der Benutzung ebenfalls nicht differenzierend v. Zumbusch, in: v. Schultz, Markenrecht, § 125b Rn. 5. 170 So deutlich EuGH Rs. C-149/11 – LENO/Merken = EuGH GRUR Int. 2013, 137, Rn. 36 („Insoweit soll mit der Wendung ,in der Gemeinschaft‘ der für die Untersuchung, ob eine ernsthafte Benutzung einer Gemeinschaftsmarke vorliegt, relevante räumliche Markt angegeben werden.“). 171 Kopanka, Die einheitliche Wirkung der Gemeinschaftsmarke, S. 99; die historische Auslegung wird an dieser Stelle vorgezogen, da sie Aufschluss über die korrekte Wortlautauslegung des Art. 18 Abs. 1 UMV gibt. 172 Art. 110 Abs. 1, 2 Vorentwurf 1964 Dok. 5934/IV/64-D; vgl. auch Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 111.

B. Prinzip der Überörtlichkeit – Subsumtion oder Rechtsanalogie

191

der Frage nach der Ernsthaftigkeit der Benutzung statt.173 Die historische Auslegung spricht damit dafür, dass das Ausmaß der rechtserhaltenden Benutzung unabhängig vom Tatbestandsmerkmal der Ernsthaftigkeit der Benutzung zu verstehen und allein am Tatbestandsmerkmal „in der Union“ festzumachen ist. Das Tatbestandsmerkmal der Ernsthaftigkeit der Benutzung dient hingegen dazu, eine rechtserhaltende Benutzung von einer bloßen Scheinbenutzung zu unterscheiden.174 Eine solche Scheinbenutzung kann ggf. aber auch dann vorliegen, wenn der Vertrieb gekennzeichneter Waren eine gewisse wirtschaftliche Relevanz erreicht, eine entsprechende Benutzung aber z. B. nur zwischen eng verbundenen Unternehmen erfolgt.175 Der Begriff der Ernsthaftigkeit nimmt damit vor allem Bezug auf eine innere Tatseite der Benutzungsabsicht des Markeninhabers, nicht aber auf die tatsächliche Benutzungsausdehnung.176 Eine Vermengung der Ernsthaftigkeit der Benutzung mit ihrem territorialen und wirtschaftlichen Ausmaß würde im Ergebnis auch zu einer Überfrachtung des Begriffs der Ernsthaftigkeit mit Beurteilungskriterien führen und damit die Rechtsklarheit und praktische Handhabbarkeit der Norm beeinträchtigen.177 Dass die Formulierung „in der Union“ nicht nur das dasjenige Gebiet beschreibt, in welchem eine Benutzung überhaupt rechtserhaltend wirkt, sondern gleichzeitig den territorialen Bezugsrahmen einer solchen Benutzung formuliert, zeigt ferner ein vergleichender Blick auf die bereits erörterten § 8 Abs. 3 MarkenG betreffend die Verkehrsdurchsetzung und § 4 Nr. 2 MarkenG betreffend die Verkehrsgeltung. Während § 8 Abs. 3 MarkenG eine Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen fordert und damit eine Durchsetzung in Relation zu sämtlichen Verkehrskreisen in der BRD meint, sieht § 4 Nr. 2 MarkenG eine Verkehrsgeltung innerhalb der BRD vor und meint hiermit eine Verkehrsgeltung irgendwo in der BRD, ohne hierbei die gesamten Verkehrskreise innerhalb der BRD zum Maßstab zu erheben.178 Sollte die Wendung „in der Union“ also lediglich dasjenige Gebiet beschreiben, in welchem eine Benutzung überhaupt rechtserhaltend wirken könne, so müsste sie korrekter173 Slopek/Fritzsche, MarkenR 2012, 360 (364); Kopanka, Die einheitliche Wirkung der Gemeinschaftsmarke, S. 99; vgl. zu dieser historischen Entwicklung auch Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 111. 174 Hasselblatt, in: MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 37 Rn. 234; so für das deutsche Markenrecht auch Fezer, Markenrecht, § 26 MarkenG Rn. 84. 175 Vgl. Fezer, Markenrecht, § 26 MarkenG Rn. 103, der z. B. eine Markenbenutzung ausschließlich zwischen eng verbundenen Unternehmen als Scheinbenutzung qualifiziert. 176 Vgl. Schricker, IIC 1971, 173 (189), der mit Verweis auf verschiedene nationale Benutzungsregelungen feststellt, der Unterschied zwischen einem „bona fide use“ und einer Scheinbenutzung sei ein „certain state of mind“. 177 Lenk, Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 184. 178 Siehe hierzu hierzu bereits oben, Kap. 3 A.II.2.a)aa)(1); siehe auch Dauskardt, Die Verkehrsdurchsetzung im deutschen und europäischen Markenrecht, S. 99; sowie Berlit, WRP 2002, 177 (179).

192

Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

weise innerhalb der Union heißen.179 Diese sprachliche Differenzierung findet sich gar in Art. 18 Abs. 1 UMV selbst. Art. 18 Abs. 1 UMV stellt fest, dass eine Marke innerhalb180 eines Zeitraums von fünf Jahren rechtserhaltend benutzt worden sein muss. Der Benutzungszeitraum gibt jedoch nach einhelliger Meinung keinen zeitlichen Referenzrahmen vor, sondern gibt lediglich den Zeitraum an, innerhalb dessen eine Marke spätestens rechtserhaltend benutzt worden sein muss.181 Diese sprachliche Differenzierung innerhalb des Art. 18 Abs. 1 UMV hätte demnach keine Bedeutung, wenn das Tatbestandsmerkmal „in der Union“ nicht den Referenzrahmen einer rechtserhaltenden Benutzung angeben würde, sondern lediglich festlegen würde, dass eine Benutzung außerhalb der Union keine Berücksichtigung finden würde. Diese Einschätzung kann daher angesichts des klaren Wortlauts des Art. 18 Abs. 1 UMV nicht überzeugen. Die Verortung der territorialen und wirtschaftlichen Dimension einer rechtserhaltenden Benutzung im Tatbestandsmerkmal der Ernsthaftigkeit des Art. 18 Abs. 1 UMV überzeugt daher im Ergebnis nicht. Die territoriale und wirtschaftliche Dimension der ernsthaften Benutzung kommt vielmehr im Tatbestandsmerkmal „in der Union“ zum Ausdruck.182 Im Ergebnis beschreibt das Tatbestandsmerkmal „in der Union“ damit den territorialen und wirtschaftlichen Referenzrahmen einer rechtserhaltenden Benutzung. 2. Bekanntheit „in der Union“ Das Tatbestandsmerkmal „in der Union“ findet sich ebenso in den Vorschriften betreffend den Bekanntheitsschutz der Marke, Art. 9 Abs. 2 c) UMV bzw. Art. 8 Abs. 5 UMV.183 Im Gegensatz zu Art. 18 Abs. 1 UMV kennt der Bekanntheitsschutz auch kein zusätzliches Tatbestandsmerkmal der Ernsthaftigkeit. Eine Anknüpfung des territorialen und wirtschaftlichen Ausmaßes einer Bekanntheit kann bereits aus diesem Grund allein am Tatbestandsmerkmal „in der Union“ festgemacht werden. Betreffend die Geeignetheit des Tatbestandsmerkmals „in der Union“ als Anknüp179 In der englischen Fassung der UMV wird ebenfalls das Wort „in“ und nicht das Wort „within“ gebraucht. 180 In der englischen Fassung wird das Wort „innerhalb“ durch das Wort „within“ ersetzt. 181 EuG Rs. T-86/07 – Slg. 2008 II-00321 – Deitech = EuG GRUR Int. 2009, 609, Rn. 52; EuG Rs. T-398/13 – TVR Automotive Ltd/HABM = BeckRS 2015, 80958, Rn. 52 m. w. N. zur Rechtsprechung; vgl. Fuhrmann, in: BeckOK Markenrecht, Art. 18 UMV Rn. 37; Müller, in: BeckOK UMV, Art. 18 UMV Rn. 67 m. w. N. 182 So deutlich Hildebrandt, Trade Mark Law in Europe, 337 f.; so im Ergebnis auch Kopanka, Die einheitliche Wirkung der Gemeinschaftsmarke, S. 99. 183 Art. 9 Abs. 2 c) UMV bzw. Art. 8 Abs. 5 UMV („Der Inhaber dieser Unionsmarke hat [..] das Recht, Dritten zu verbieten, […] ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen […] unabhängig davon, ob es für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind oder denjenigen ähnlich oder nicht ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Union bekannt ist […]“).

B. Prinzip der Überörtlichkeit – Subsumtion oder Rechtsanalogie

193

fungspunkt territorialer und wirtschaftlicher Kriterien einer Bekanntheit gelten die Ausführungen betreffend die rechtserhaltende Benutzung mutatis mutandis.184 Während sich das Tatbestandsmerkmal „in der Union“ als grammatikalischer Anknüpfungspunkt des Prinzips der Überörtlichkeit in den Tatbeständen betreffend die Bekanntheit und den Benutzungszwang ausdrücklich findet, wird es in anderen Tatbeständen nicht erwähnt oder nur mittelbar angedeutet. 3. Verwechslungsgefahr Die in Art. 8 Abs. 1 b) UMV und Art. 9 Abs. 1 b) UMV geregelte Verwechslungsgefahr setzt im Gegensatz zur Bekanntheit und der rechtserhaltenden Benutzung kein Vorliegen der Verwechslungsgefahr „in der Union“ voraus. Die Berücksichtigung des Prinzips der Überörtlichkeit im Rahmen der Verwechslungsgefahr erscheint daher unter Wortlautgesichtspunkten zweifelhaft. Gemeinsam mit der fehlenden Parallelität zwischen Verwechslungsgefahr und überörtlicher Bedeutung185 stützt dieser Umstand die These, dass das Prinzip der Überörtlichkeit im Rahmen der Verwechslungsgefahr keine Berücksichtigung finden kann. Zwar kann das Prinzip der Überörtlichkeit ggf. im Rahmen der Kennzeichnungskraft Berücksichtigung finden,186 eine Rückbindung dieser Berücksichtigung an den Wortlaut des Verwechslungstatbestandes ist aber deshalb nicht möglich, da es sich bei der Kennzeichnungskraft vor allem um ein richterrechtliches Institut handelt, welches unter Rückgriff auf die Erwägungsgründe der UMV und der UMRL gebildet wird.187 Dennoch soll an dieser Stelle für die Möglichkeit einer Berücksichtigung des Prinzips der Überörtlichkeit Stellung bezogen werden, ohne jedoch die auf der fehlenden Wortlautanknüpfung beruhenden dogmatischen Schwächen einer solchen Berücksichtigung zu leugnen.188 184 Auf die historische Auslegung der Norm wird unter Kap. 3 B.III. eingegangen, da sich die zusätzliche Problematik zur Abgrenzung des Tatbestandsmerkmals „in der Union“ zum Tatbestandsmerkmal der Ernsthaftigkeit innerhalb der Art. 9 Abs. 2 c) UMV bzw. Art. 8 Abs. 5 UMV nicht stellt. 185 Zur Nichtvergleichbarkeit der überörtlichen Bedeutung und der Verwechslungsgefahr siehe bereits oben, Kap. 3 A.III.3. 186 Vgl. zu dieser Parallele Hackbarth, in: BeckOK UMV, Art. 8 UMV Rn. 398.1, der auf Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens (3. Aufl.), § 11 Rn. 11 verweist. Der Verweis scheint jedoch nur bedingt die von Hackbarth behauptete Parallele zu behandeln, da Goldmann nicht die überörtliche Bedeutung, sondern die Benutzung im geschäftlichen Verkehr erörtert. 187 Knaak, GRUR Int. 2007, 801 (801). 188 Die Ausführungen Knaaks, der die Feststellung der gesteigerten Kennzeichnungskraft allein innerhalb des Gebiets gelten lassen will, für welches Unterlassung beantragt wird, Knaak, GRUR Int. 2007, 801 (807), stünden einer solchen unionsweiten Berücksichtigung entgegen. Die Rechtsansicht Knaaks wirft aber diejenigen Probleme der Koexistenz auf, die partikularistische Lösungen im Allgemeinen begegnen. Siehe zu den Argumenten gegen partikularistische Lösungen bereits oben, Kap. 2 B.II.1.d).

194

Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

4. Zwischenergebnis Seinen grammatikalischen Anknüpfungspunkt findet das Prinzip der Überörtlichkeit im Tatbestandsmerkmal „in der Union“ in den Art. 18 Abs. 1 UMV, Art. 8 Abs. 5 und Art. 9 Abs. 2 c) UMV. Die Formulierung beschreibt den territorialen Referenzrahmen der Bekanntheit und der rechtserhaltenden Benutzung und bestimmt damit den Maßstab der massiveness der Tatbestandserfüllung. Eingeschränkte Berücksichtigung kann das Prinzip der Überörtlichkeit im Rahmen der Verwechslungsgefahr namentlich im Rahmen der Kennzeichnungskraft finden.

II. Systematik: Koexistenzprinzip Nachdem der Wortlaut der Art. 18 Abs. 1 UMV, Art. 9 Abs. 2 c) UMV und Art. 8 Abs. 5 UMV einer Berücksichtigung des Prinzips der Überörtlichkeit grundsätzlich zugänglich ist, ist darzulegen, dass dieses Prinzip auch mit der Systematik der UMV im Einklang steht. Gemeint ist mit dem Begriff der Systematik die „wertungsmäßige Folgerichtigkeit und innere Einheit der Rechtsordnung“.189 Die innere Einheit der Rechtsordnung beschreibt in diesem Falle nicht nur die innere Ordnung der UMV selbst, sondern das Gesamtgefüge der UMV und der durch die UMRL vereinheitlichten nationalen Markenrechtsordnungen, die ein föderales System und mithin das europäische Markenrechtssystem bilden. Das europäische Markenrechtssystem dient dazu, den einheitlichen Handel von Markenwaren innerhalb des europäischen Binnenmarktes zu ermöglichen und für die jeweilige Marktpräsenz der jeweils in Rede stehenden Waren- oder Dienstleistungen das jeweils adäquate und damit in seinem Schutzumfang weder über- noch unterdimensionierte Schutzrecht bereitzustellen. Die Maßstäbe zur Bemessung der Relevanz der jeweilige Marktpräsenz eines Zeichens müssen dabei einheitlich sein, da nur auf diese Weise eine allein an der Marktpräsenz und damit allein an ökonomischen Faktoren orientierte Zuordnung eines Zeichens entweder zum Unionsmarkensystem oder zu den nationalen Markenrechtssystemen gewährleistet ist. Nur durch einen einheitlichen Maßstab der Marktpräsenz einer Marke kann das reibungslose Ineinandergreifen der Unionsmarke und der nationalen Marken und damit die innere Einheit des europäischen Markenrechtssystems gewährleistet werden. Dieser einheitliche Maßstab kommt zum Ausdruck im Koexistenzprinzip im Allgemeinen und im Prinzip der Überörtlichkeit im Speziellen. Das Koexistenzprinzip und mit ihm das Prinzip der Überörtlichkeit bilden als Grundprinzipien der UMV damit die systematische Grundlage des Verhältnisses von Unionsmarken und nationalen Marken. Ein bloß axiomatisches Berufen auf das Koexistenzprinzip zur Rechtfertigung der systematischen Folgerichtigkeit des Prinzips der Überörtlichkeit 189 Die Darstellung und Verwirklichung der wertungsmäßigen Folgerichtigkeit und inneren Einheit der Rechtsordnung ist nach Canaris Aufgabe des Systembegriffs, Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, S. 18.

B. Prinzip der Überörtlichkeit – Subsumtion oder Rechtsanalogie

195

griffe allerdings zu kurz. Denn das Koexistenzprinzip steht mit den anderen Grundprinzipien der UMV, namentlich dem Einheitlichkeitsprinzip und dem Autonomieprinzip, in einem Verhältnis von Wechselwirkungen.190 So führt ein Hervorheben des Koexistenzprinzips, wie es hier mit der Darstellung des Prinzips der Überörtlichkeit vorgeschlagen wird, mit der partiellen Gleichbehandlung nationaler Marken und Unionsmarken zu einer Relativierung des Autonomieprinzips, da unter Geltung des Prinzips der Überörtlichkeit die Unionsmarke und nationale Marken partiell einem einheitlichen Standard, dem Standard der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung, unterworfen sind. Eine argumentative Begründung einer eindeutigen Priorisierung eines der drei Grundprinzipien der UMV vor den anderen Grundprinzipien der UMV ist als solche nicht leistbar, da die Prinzipien sich teilweise widersprechende Ansprüche formulieren und insoweit nicht vergleichbar sind. Zur Auflösung diese Dilemmas bieten sich grundsätzlich zwei Möglichkeiten an. Man könnte versuchen, die grundsätzlich nicht vergleichbaren Prinzipien der Autonomie, Koexistenz und Einheitlichkeit einem einheitlichen Maßstab zu unterwerfen und damit vergleichbar zu machen.191 Ferner könnte man eine Gewichtung der Prinzipien vornehmen und diese gegeneinander abwägen.192 Auch eine allgemeine Abwägung ergäbe jedoch keinen zwingenden Vorrang des einen Grundprinzips der UMV vor den anderen beiden Grundprinzipien der UMV. Es ist daher naheliegend, die Grundprinzipien der UMV selbst als normative Argumente zu begreifen, die ein Ergebnis auch ohne Rekurs auf eine externe Validierung rechtfertigen können.193 Dann könnte die Priorisierung des Koexistenzprinzip vor dem Prinzip der Autonomie bereits durch die Existenz des Koexistenzprinzips als solchem gerechtfertigt werden. Das Verständnis von Rechtsprinzipien als normative Argumente überzeugt, da es eine pragmatische Möglichkeit der Argumentation mittels Rechtsprinzipien bietet. Eine Abwägung anhand eines berechneten Prinzipiengewichts ist im Vergleich mit erheblicher Komplexität behaftet und garantiert im Ergebnis auch keine überzeugendere systematische Argumentation. Das Koexistenzprinzip, welches die Gleichwertigkeit nationaler Marken und der Unionsmarke garantiert, kann daher bereits als solches die Existenz einer einheitlichen massiveness und damit im Ergebnis das Prinzip der Überörtlichkeit rechtfertigen. Das Prinzip der Überörtlichkeit vermag wiederum den in Art. Art. 139 Abs. 2 a) UMV zum Ausdruck kommenden Unterschied der rechtserhaltenden Benutzung „in 190

Siehe oben, Kap. 1 A.V. Zur Möglichkeit des Vergleichs inkommensurabler Prinzipien in der Rechtswissenschaft: Da Silva, in: Klatt, Prinzipientheorie und Theorie der Abwägung, S. 236 (236 ff.). 192 Vgl. zum Prinzipienvorrang aufgrund des Prinzipiengewichts Alexy, Theorie der Grundrechte, S. 79; Alexy löst Gewichtungsproblematik mit einer komplizierten „Gewichtsformel“, auf die auch aufgrund deren Komplexität, im Folgenden nicht näher eingegangen werden soll, Alexy, in: Jickeli/Kreutz/Reuter, Gedächtnisschrift für Jürgen Sonnenschein, S. 771 (771 ff.). 193 So allgemein zu Rechtsprinzipien Sieckmann, ARSP 2011, 178 (183) („Prinzipien sind nicht nur Gegenstände, sondern zugleich Gründe für Abwägungsergebnisse“). 191

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

der Union“ zur rechtserhaltenden Benutzung in einem Mitgliedstaat sowie den in Art. 8 Abs. 5 UMV und Art. 9 Abs. 2 c) UMV zum Ausdruck kommenden Unterschied zwischen einer Bekanntheit „in der Union“ und der Bekanntheit in einem Mitgliedstaat zu plausibilisieren. Das Prinzip der Überörtlichkeit gewährleistet daher im Hinblick auf diese Normen seinerseits die innere Einheit und Folgerichtigkeit der europäischen Markenrechtsordnung. Die erheblichen Schnittmengen der Definitionen des EuGH für die mehr als lediglich örtliche Bedeutung und die rechtserhaltende Benutzung „in der Union“,194 die dazu führen, dass eine unterschiedliche Auslegung dieser Definitionen praktisch nicht möglich ist, sprechen ebenfalls dafür, dass die innere Einheit der europäischen Markenrechtsordnung durch das Prinzip der Überörtlichkeit zu gewährleisten ist. Diese Ausführungen gelten mutatis mutandis für die Beweisbarkeit bzw. Beweismittel.195 Denn wenn betreffend die Definition von Tatbestandsmerkmalen und ihrer Beweisbarkeit Übereinstimmungen in einem Ausmaß wie beschrieben vorliegen, so kann eine innere Einheit der Rechtsordnung nur durch eine weitgehend übereinstimmende Auslegung und mithin auch durch die Berücksichtigung einer einheitlichen Mindestschwelle gewährleistet werden. Lehnt man eine gemeinsame Mindestschwelle ab und legt an die in Rede stehenden Tatbestände gänzlich unterschiedliche Maßstäbe an, so sind die gefunden Ergebnisse aufgrund der tatbestandlichen Gemeinsamkeiten zu einem gewissen Grad willkürlich. Die innere Einheit der Rechtsordnung ist hierdurch bedroht, was sich letztlich auch in der monierten Rechtsunsicherheit der Rechtsprechung des EuGH zeigt.196 Im Ergebnis streitet damit auch die systematische Auslegung für das Prinzip der Überörtlichkeit.

III. Historie: Koexistenz als aktualisiertes Paradigma Auch die historische Auslegung stützt die These vom Prinzip der Überörtlichkeit. Die Notwendigkeit der Berücksichtigung eines territorialen und wirtschaftlichen Referenzrahmens der Union ist in der Normhistorie der Art. 18 Abs. 1 UMV und der Art. 8 Abs. 5 und Art 9 Abs. 2 c) UMV reflektiert und spiegelt sich auch im generellen historischen Kontext der Entwicklung und Fortentwicklung der Unionsmarke wider.197

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Siehe hierzu oben, Kap. 3 A.III.1.e). Siehe hierzu oben, Kap. 3 A.III.1.f). 196 Siehe zu dieser Rechtsunsicherheit bereits oben, Kap. 2 B.III.3.c). 197 Die Intention des Gesetzgebers einerseits und die historische Situation im Allgemeinen sieht Morlok beide in der historischen Auslegung verwurzelt, Morlok, in: Gabriel/Gröschner, Subsumtion, S. 179 (189). 195

B. Prinzip der Überörtlichkeit – Subsumtion oder Rechtsanalogie

197

1. Normhistorie Da die Normhistorie des Art. 18 UMV bereits im Rahmen der Wortlautauslegung Berücksichtigung gefunden hat, wird insoweit nach oben verwiesen.198 Eine ähnliche, einen Mindeststandard der Formulierung „in der Union“ nahelegende Normhistorie lässt sich auch für den Bekanntheitsschutz feststellen. Der Verordnungsvorschlag 1980 sah in Art. 8 Abs. 1 b) vor, dass solche Marken einen erweiterten Schutz genießen, die zumindest in der gesamten Gemeinschaft berühmt sind.199 In Art. 8 Abs. 1 d) des geänderten Vorschlags von 1984 wurde dieser Formulierung dahingehend geändert, dass nunmehr nur noch eine Berühmtheit in der Gemeinschaft gefordert wurde.200 Der Grund für diese Änderung lag darin, dass die Schwelle der Berühmtheit in der gesamten Union seinerzeit als zu hoch eingeschätzt wurde.201 Diese Begründung lässt darauf schließen, dass die Erheblichkeitsschwelle einer Berühmtheit und damit auch der heutigen Bekanntheit seinerzeit am Begriff in der gesamten Union und der an die Stelle dieses Begriffs tretenden Formulierung „in der Union“ festgemacht wurde. Dieser Aspekt der Normhistorie des Bekanntheitsschutzes, wie er sich heute in Art. 8 Abs. 5, Art. 9 Abs. 2 c) UMV findet, legt bereits nahe, die territoriale und wirtschaftliche Komponente des Bekanntheitsschutzes ebenfalls im Tatbestandsmerkmal „in der Union“ zu verorten. Gegen diese Einordnung könnte allerdings sprechen, dass im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens auch der Begriff der Berühmtheit gegen den Begriff der Bekanntheit ersetzt wurde und diese Ersetzung ebenfalls eine Änderung des territorialen und wirtschaftlichen Ausmaßes der mit der Bekanntheit bzw. Berühmtheit verbundenen Eigenschaften der Marke zur Folge haben sollte. Der Begriff der Berühmtheit, welcher sich noch in Art. 8 Abs. 1 d) des geänderten Vorschlags von 1984 fand, wurde in Art. 7 Abs. 5 und Art. 8 Abs. 1 d) des sog. konsolidierten Text von 1988202 durch den Begriff der Bekanntheit ersetzt, welcher sich auch heute noch in Art. 8 Abs. 5, Art. 9 Abs. 2 c) UMV findet. Dies geschah, um den Markenschutz außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs zu verbessern.203 Daher wurde in der Folge davon ausgegangen, dass der Bekanntheitsschutz geringere Anforderungen habe als der Berühmtheitsschutz.204 Der vom BGH entwickelte Berühmtheitsschutz war nach damaliger Ansicht regelmäßig erst bei einer Verkehrsbekanntheit von über 80 %

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Siehe hierzu oben, Kap. 3 B.I.1. Art. 8 Abs. 1 b) Verordnungsvorschlag 1980 GRUR Int. 1981, 86. 200 Art 8 Abs. 1 d) Verordnungsvorschlag 1984. 201 Kur, GRUR 1994, 330 (332). 202 Konsolidierter Text 1988 GRUR Int. 1989, 388. 203 Sack, GRUR 1995, 81 (86); Piper, GRUR 1996, 657 (659). 204 Berlit, GRUR 2002, 572 (573); Ernst-Moll, GRUR 1993, 8 (17); Sack, GRUR 1995, 81 (86); Piper, GRUR 1996, 657 (659); v. Gamm, WRP 1993, 793 (798). 199

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

erreicht.205 Wohl um eine Kontinuität dieser hohen Verkehrsbekanntheitsschwelle und damit eine Anknüpfung deutscher Gerichte an die Rechtsprechung zum Berühmtheitsschutz zu verhindern, entschied man sich für den neuen Begriff der Bekanntheit.206 Die Ersetzung des Begriffs der Berühmtheit durch den Begriff der Bekanntheit, zur Herabsetzung des Verkehrsbekanntheitsgrades, zeigt, dass auch dem Begriff der Bekanntheit an sich eine gewisse territoriale und wirtschaftliche Komponente innewohnt, die auf dessen Ausmaß Bezug nimmt. Doch kann allein dieser Umstand nicht überspielen, dass das territoriale und wirtschaftliche Ausmaß einer Bekanntheit „in der Union“ auch am Begriff „in der Union“ festzumachen ist. Denn der Begriff der Bekanntheit und der Begriff „in der Union“ bilden eine grammatikalische Einheit. Ein Alleinstehen des Begriffs der Bekanntheit oder ein Alleinstehen des Begriffs „in der Union“ würde im Rahmen des Bekanntheitsschutzes schlicht keinen Sinn ergeben. Auch wenn die Ersetzung des Begriffs der Berühmtheit durch den Begriff der Bekanntheit zeigt, dass dem Begriff der Bekanntheit selbst eine territoriale und wirtschaftliche Komponente innewohnt, so erfolgte die Ersetzung nicht um den territorialen und wirtschaftlichen Referenzrahmen des jeweiligen Begriffes zu ändern, sondern allein um eine Diskontinuität zu dem bereits in der Rechtsprechung zu findenden Begriff der Berühmtheit herbeizuführen. Im Ergebnis spricht die Normhistorie der Art. 8 Abs. 5, Art. 9 Abs. 2 c) UMV daher dafür, dass auch im Rahmen der Vorschriften betreffend den Bekanntheitsschutz die Formulierung „in der Union“ den wirtschaftlichen und territorialen Referenzrahmen einer solchen Bekanntheit markiert. 2. Historie der Koexistenz Die Gesetzgebungshistorie zur Gemeinschaftsmarke bzw. Unionsmarke stellt sich auch als Streit um das Verhältnis von nationalen Marken und Unionsmarke dar.207 Die Rolle des europäischen Gesetzgebers kann dabei als teilweise unrühmlich bezeichnet werden. So verband er ein vehementes Forcieren der Unionsmarke mit einer besänftigenden Rhetorik der Gleichberechtigung.208 Mit seinen offensichtlichsten Angriffen auf die Existenzberechtigung der nationalen Marke konnte sich der europäische Gesetzgeber jedoch nie durchsetzen. Gemeint sind hiermit die noch in den Verordnungsentwürfen zur ersten Gemeinschaftsmarke befindlichen diskri205

Ernst-Moll, GRUR 1993, 8 (10). Kur, GRUR 1994, 330 (333) stellt insoweit fest, dass es sich bei der bekannten Marke um etwas „anderes“ handele als bei der berühmten Marke; v. Mühlendahl GRUR Int. 1989, 353 (355) stellt fest, dass „keine Anknüpfung an den mit alten Traditionen behafteten Begriff der ,berühmten‘ Marke“ stattfinde. 207 Siehe zu dieser Historie oben, Kap. 1 B. 208 Sattler, Emanzipation und Expansion des Markenrechts, S. 346, konstatiert eine solche Verschleierungstaktik mit Blick auf die Adressierung auch kleinerer und mittlerer Unternehmen als Zielgruppe der damals im Werden befindlichen Gemeinschaftsmarke. 206

B. Prinzip der Überörtlichkeit – Subsumtion oder Rechtsanalogie

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minierenden Maßnahmen209 sowie der Versuch der Ausweitung der absoluten Schutzhindernisse betreffend die nationalen Marken.210 Bereits aus der Zurückdrängung diskriminierender Vorschläge aus den Verordnungsvorschlägen zur ersten Gemeinschaftsmarke schloss Hackbarth, dass fortan von einer Gleichberechtigung von Gemeinschaftsmarke und nationaler Marken ausgegangen werden müsse.211 Diese These Hackbarths lässt sich angesichts der Unionsmarkenreform 2015 aktualisieren. Der Versuch, die Bedeutung der nationalen Marken durch eine völlig unverhältnismäßige Ausweitung der Schutzhindernisse weiter zu schmälern, wurde durch die massive Kritik an dieser Regelung zurückgedrängt.212 Auch wenn man wohl davon ausgehen muss, dass dies nicht der letzte Versuch des europäischen Gesetzgebers bleiben wird, die Unionsmarke, jedenfalls de facto, zur einzigen Marke in Europa zu machen, so ist in dieser erneuten Zurückdrängung diskriminierender Maßnahmen dennoch ein jedenfalls temporärer Konsens der Koexistenz und Gleichberechtigung zu erkennen. 3. Ergebnis zur Historie Auch die Normhistorie des Art. 18 UMV und der Art. 8 Abs. 5 und 9 Abs. 2 c) UMV sprechen dafür, dass in der Formulierung „in der Union“ der jeweilige Referenzrahmen der rechtserhaltenden Benutzung und der Bekanntheit zum Ausdruck kommt. Der historische Kontext der Entwicklung und Fortentwicklung der Unionsmarke zeigt, dass auch in der letzten großen Reform der UMV mit dem erneuten Zurückdrängen der Diskriminierung nationaler Marken eine Gleichwertigkeit der nationalen Marken und der Unionsmarke jedenfalls dialektisch zum Ausdruck kommt. Auch die historische Auslegung legt damit eine Berücksichtigung des Prinzips der Überörtlichkeit nahe.

IV. Telos: Reduktion von Kollisionsfällen Ob die Art. 8 Abs. 4 UMV, Art. 18 UMV und Art. 8 Abs. 5 sowie Art. 9 Abs. 2 c) UMVeinen einheitlichen Zweck verfolgen, scheint auf den ersten Blick zweifelhaft. Während Art. 18 UMV und Art. 8 Abs. 4 UMV vor allem in negativer Hinsicht die Zahl von Konfliktfällen verringern sollen,213 sind Art. 8 Abs. 5 sowie Art. 9 Abs. 2 c) diejenigen Vorschriften, welche Markenkonflikte überhaupt erst begründen und 209

Siehe hierzu oben, Kap. 1 B.I.2. Siehe hierzu oben, Kap. 1 B.II.2.b). 211 Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwanges im Gemeinschaftsmarkenrecht, S. 26. 212 Siehe hierzu wiederum oben, Kap. 1 B.II.2.b). 213 Zu Art. 8 Abs. 4 UMV, EuGH Rs. C-96/09 – Slg. 2011 I-02131 – Bud = EuGH GRUR Int. 2011, 506, Rn 157; zu Art. 18 UMV Fuhrmann, in: BeckOK Markenrecht, Art. 18 UMV Rn. 3; siehe zu dieser Parallität von Art. 8 Abs. 4 und Art. 18 UMV bereits oben, Kap. 3 A.III.1. 210

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

zugunsten der jeweils prioritätsälteren Marke lösen. Allerdings wäre diese pauschale Einordnung vorschnell und ungenau. Denn ebenso wie Art. 18 Abs. 1 UMVund Art 8 Abs. 4 UMV durch die Verhinderung nur spezifischer Konfliktfälle die Mehrheit aller potenziellen Konfliktfälle zulassen, führen die Vorschriften betreffend den Bekanntheitsschutz auch nur zu Konflikten zwischen solchen Marken, die die jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllen. In den Vorschriften betreffend die Rechtsdurchsetzung ist damit, im Interesse eines freien Warenverkehrs,214 als wesensgleiches Minus zum Untersagungsrecht eine Reduktion von Zeichenkonflikten auf solche Konflikte enthalten, die im Lichte des Verwechslungs- und Bekanntheitsschutzes gerechtfertigt erscheinen, wenngleich auch im Ergebnis der Bekanntheitsschutz eher als Schutzerweiterung zu verstehen ist. Auch Art. 8 Abs. 4 UMV kann nicht nur als Begrenzung auf, sondern auch als Erweiterung um spezifische Konfliktfälle, die nicht eingetragene Rechte betreffen, gelesen werden. So ist etwa Hanf, im Gegensatz zum EuGH, nicht der Ansicht, Art. 8 Abs. 4 UMV habe den Zweck, die Zahl der Konfliktfälle zu reduzieren. Vielmehr erweitere diese Norm die Kategorien der Rechte, auf deren Grundlage der Eintragung einer Unionsmarke widersprochen werden könne.215 Das Telos des Art. 8 Abs. 4 UMV ist damit zumindest ambivalent. Diese Ambivalenz schließt, auf den ersten Blick, eine Berücksichtigung des Prinzips der Überörtlichkeit sowohl im Rahmen des Art. 18 Abs. 1 UMVals auch im Rahmen der Art. 8 Abs. 5 sowie Art. 9 Abs. 2 c) UMV weder aus noch legt sie sie zwingend nahe. Eine gewisse Ambivalenz liegt allerdings im Wesen der teleologischen Auslegung selbst. Diese räumt im Rahmen der Gesetzesauslegung einerseits eine gewisse Freiheit ein und ermöglicht andererseits das Bemühen um eine „richtige Entscheidung“.216 Bereits dieses subjektive Element könnte eine Berücksichtigung des Prinzips der Überörtlichkeit sowohl im Rahmen des Bekanntheitsschutzes als auch im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung bereits rechtfertigen. Für eine auch teleologisch gerechtfertigte Berücksichtigung des Prinzips der Überörtlichkeit sowohl im Rahmen des Art. 18 UMV als auch im Rahmen der Art. 8 Abs. 5 sowie Art. 9 Abs. 2 c) UMV spricht aber noch ein weiterer Umstand. Dass Art. 8 Abs. 4 UMV sowohl als Beschränkung als auch als Erweiterung von Konfliktfällen gelesen werden kann, unterstreicht dessen Mittelposition zwischen Vorschriften, die, wie der Bekanntheitsschutz, Markenkonflikte begründen und Vorschriften, die, wie die rechtserhaltende Benutzung, solche Konflikte beschränken. Die Selbstbeschränkung dieser jeweils entgegengesetzten Rechtswirkungen kommt in der Ambivalenz des Telos des Art. 8 Abs. 4 UMV bzw. im Begriff der überört214 Vgl. Verkade, der betreffend des Verwechslungsschutzes feststellt: „je leichter die Verwechslungsgefahr angenommen wird, desto weniger freien Waren- (und Dienstleistungs-)verkehr gibt es“, Verkade, GRUR Int. 1992, 92 (96), diese Feststellung gilt mutatis mutandis für den Bekanntheitsschutz. 215 Hanf, in: BeckOK Markenrecht, Art. 8 UMV Rn. 177. 216 Morlok, in: Gabriel/Gröschner, Subsumtion, S. 179 (202).

C. Probleme des Prinzips der Überörtlichkeit

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lichen Bedeutung zum Ausdruck. Der Begriff der überörtlichen Bedeutung und mit ihm das Prinzip der Überörtlichkeit ist damit auch als teleologische Mitte und kleinster gemeinsamer Nenner der rechtserhaltenden Benutzung und des Bekanntheitsschutzes zu sehen. Daher ist auch unter teleologischen Gesichtspunkten eine Berücksichtigung des Prinzips der Überörtlichkeit sowohl im Rahmen des Art. 18 Abs. 1 UMVals auch im Rahmen der Art. 8 Abs. 5 und Art. 9 Abs. 2 c) UMV anzunehmen.

V. Ergebnis zur Auslegung des Tatbestandsmerkmals „in der Union“ Die erschöpfende Auslegung der Vorschriften Art. 18 Abs. 1, Art. 8 Abs. 5 und Art. 9 Abs. 2 c) UMV lassen eine Subsumtion des Prinzips der Überörtlichkeit unter das Tatbestandsmerkmal „in der Union“ nicht nur zu, sondern legen eine solche mit Nachdruck nahe. Das Prinzip der Überörtlichkeit ist ferner im Rahmen der Feststellung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft einer Unionsmarke zu berücksichtigen.

C. Probleme des Prinzips der Überörtlichkeit Die vorgeschlagene Berücksichtigung des Prinzips der Überörtlichkeit dürfte zu einer insgesamt strengeren Handhabe des Benutzungszwangs und des Bekanntheitsschutzes führen. Etwaig hierdurch entstehende Schutzlücken wären daher ein valider Kritikpunkt an der hier vorgeschlagenen Lösung. Allerdings sieht die UMV für Fälle, in denen ein Anmelder eine auf die tatsächliche Marktpräsenz seiner Waren und Dienstleistungen nicht passende, mithin also über- oder unterdimensionierte217 Marke gewählt hat, Mechanismen vor, nach welchen Markeninhaber vom System der UMV in die nationalen Markensysteme und umgekehrt wechseln können. Diese Mechanismen, die Umwandlung gem. § 139 UMV und die Inanspruchnahme des Prioritätszeitpunkts älterer nationaler Marken, sind ihrerseits Ausdruck des Koexistenzprinzips.218 217

Die Überdimensionierung wäre in diesem Fall die Wahl einer Unionsmarke, wenn die Marktpräsenz das Ausmaß der überörtlichen Bedeutung noch nicht erreicht hat. Als Unterdimensionierung kann das Halten eines Bündels nationaler Marken verstanden werden, wenn die tatsächliche Markpräsenz eine überörtliche Bedeutung erreicht hat. 218 Nach v. Bomhard kommt in den Instituten der Umwandlung und des Zeitrangs der Grundsatz der Äqivalenz zum Ausdruck, v. Bomhard, in: BeckOK Markenrecht, Art. 1 UMV Rn. 14; der Grundsatz der Äquivalenz ist nach der hier vertretenen Auffassung seinerseits Ausfluss der Koexistenzprinzips, siehe hierzu bereits oben, Kap. 1 A.IV.; Stürmann/Humphreys bezeichnen das Umwandlungsverfahren als „Schnittstelle“ zwischen dem Unions-

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

I. Umwandlung von Unionsmarken in nationale Marken Die Nichteintragung einer Unionsmarke aufgrund des Bestehens absoluter Eintragungshindernisse oder eine etwaige Löschung einer Unionsmarke aufgrund von Nichtbenutzung wird durch das Institut der Umwandlung in Art. 139 UMV abgefangen. 1. Umwandlung nach Anmeldung einer Unionsmarke Die Umwandlung einer Unionsmarkenanmeldung in eine oder mehrere Anmeldungen von nationalen Marken kann gem. Art. 139 Abs. 1 a) UMV beantragt werden, soweit die Anmeldung der Unionsmarke zurückgewiesen wird oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt.219 Der wichtigste dieser genannten Fälle ist die Umwandlung infolge des Bestehens von Eintragungshindernissen. Wird eine Unionsmarkenanmeldung aufgrund bestehender Eintragungshindernisse zurückgewiesen, so kann der Anmelder seine Unionsmarkenanmeldung in eine Anmeldung für eine oder mehrere nationale Marken umwandeln, ohne hierbei des Prioritätszeitpunkts der ursprünglichen Unionsmarkenanmeldung verlustig zu gehen, Art. 139 Abs. 3 UMV. Eine Umwandlung kann allerdings für solche Mitgliedstaaten nicht beantragt werden, in denen gemäß der Entscheidung des Amtes oder des einzelstaatlichen Gerichts der Anmeldung der Unionsmarke ein Eintragungshindernis oder ein Verfalls- oder Nichtigkeitsgrund entgegensteht, Art. 139 Abs. 2 b) UMV. Hat das EUIPO oder ein Unionsmarkengericht eine Unionsmarkenanmeldung wegen absoluter Eintragungshindernisse bezüglich der Sprache eines Mitgliedstaats zurückgewiesen oder eine Unionsmarke für nichtig erklärt, so ist eine Umwandlung gem. Art. 140 Abs. 4 S. 1 UMV für alle Mitgliedstaaten unzulässig, in denen die betreffende Sprache Amtssprache ist.220 2. Umwandlung nach Eintragung einer Unionsmarke Eine Unionsmarke kann darüber hinaus auch nach ihrer Eintragung noch in eine oder mehrere nationale Marken umgewandelt werden. Gem. Art. 139 Abs. 1 b) UMV kann eine Unionsmarke in eine nationale Marke umgewandelt werden, wenn sie „ihre Wirkung verliert“. Das Verlieren der Wirkung umfasst die Fälle der Vermarkensystem und den nationalen Markensystemen, Stürmann/Humphreys, GRUR Int. 2007, 112 (113). 219 Siehe zu den Fällen der Rücknahmefiktion Leister, in: BeckOK Markenrecht, Art. 139 UMV Rn. 10. 220 Die Amtssprachenregelung des Art. 140 Abs. 4 S. 1 UMV ist allerdings nur die Mindestschwelle des Umwandlungsausschlusses. Das EUIPO und die einzelstaatlichen Gerichte können auch strengere Umwandlungsausschlüsse vorsehen, wenn etwa eine Sprache oder einzelne Worte dieser Sprache allgemein bekannt sind, so jedenfalls Leister, in: BeckOK Markenrecht, Art. 139 UMV Rn. 21.

C. Probleme des Prinzips der Überörtlichkeit

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fallserklärung auf Widerklage (Art. 58 UMV), der Nichtigerklärung auf Widerklage (Art. 59, 60), der Nichtverlängerung (Art. 53 UMV) oder des Verzichts (Art. 57 Abs. 2 S. 2 UMV).221 Auch eine gem. Art. 139 Abs. 1 b) UMV umgewandelte Marke genießt gem. Art. 139 Abs. 3 UMV in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat den Anmeldetag oder den Prioritätstag der Anmeldung oder der Unionsmarke. Einen Ausschluss der Umwandlungsmöglichkeit sieht Art. 140 Abs. 4 S. 2 UMV vor. Die Vorschrift bestimmt, dass eine Marke dann nicht umgewandelt wird, wenn das Amt oder ein Unionsmarkengericht eine Unionsmarke aufgrund einer älteren Unionsmarke oder eines sonstigen gewerblichen Schutzrechts der Union oder aufgrund überall in der Union bestehender Schutzhindernisse zurückgewiesen oder die Unionsmarke für nichtig erklärt hat. 3. Zwischenergebnis Erreicht die Benutzung einer Unionsmarke nicht die Schwelle der überörtlichen Bedeutung und wirkt daher nicht rechtserhaltend in der Union i. S. d. des Art. 18 Abs. 1 UMV, so steht der Inhaber einer entsprechenden Unionsmarke nicht schutzlos da. Er kann mittels der Umwandlung gem. § 139 Abs. 1 b) UMV auf diejenigen nationalen Markenrechte ausweichen, die der tatsächlichen Marktpräsenz seiner Marke gerecht werden. Eine Umwandlungsmöglichkeit besteht auch im Falle des Vorliegens absoluter Eintragungshindernisse, wobei diese wie oben festgestellt nicht erst ab einer überörtlichen Bedeutung Berücksichtigung finden.222 Von durch das Prinzip der Überörtlichkeit entstehenden Schutzlücken kann daher jedenfalls betreffend des Rechtserwerbs und des Rechtserhalts keine Rede sein.223

II. Inanspruchnahme des Prioritätszeitpunkt älterer nationaler Marken Neben dem Wechsel von einer Unionsmarke auf eine identische nationale Marke im Wege der Umwandlung bietet die UMV auch einen quasi umgekehrten Weg von einer nationalen Marke zu einer identische Unionsmarke an.224 Diese Option findet im Wege der sog. Inanspruchnahme des Zeitrangs gem. Art. 39 UMV statt. Für 221

Rn. 7. 222

Schennen, in: Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 6. Aufl., Art. 139 UMV

Siehe hierzu oben, Kap. 3 A.III.4. Zu etwaigen Schutzlücken in der Rechtsdurchsetzung siehe unten, Kap. 3 C.IV. 224 Die Inanspruchnahme des Prioritätszeitpunkts dient nicht der Absicherung von Schutzlücken, die bei der zusätzlichen Anmeldung einer Unionsmarke auch überhaupt nicht entstehen können. Sie soll der Vollständigkeit halber an dieser Stelle trotzdem eine kurze Erörterung finden. 223

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

Unionsmarken können die Prioritätszeitpunkte nationaler Marken, einschließlich der Benelux-Marke oder einer mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registrierten älteren Marke, in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme des Zeitrangs führt dazu, dass der Inhaber der Unionsmarke, falls er auf die ältere Marke verzichtet oder sie erlöschen lässt, weiter dieselben Rechte hat, die er gehabt hätte, wenn die ältere Marke weiterhin eingetragen geblieben wäre, Art. 39 Abs. 3 UMV. Die Wirkung der Seniorität besteht dementsprechend in der Fiktion des Fortbestehens der nationalen Marke trotz des Verzichts auf diese.225 Die Seniorität ist damit genau genommen kein Mittel zur Absicherung von Schutzlücken im Zusammenspiel von Unionsmarke und nationalen Marken. Sie dient vielmehr als Instrument zur Heranführung an Unionsmarken und damit zur langfristigen Ablösung der nationalen Marken226 sowie zur Vermeidung von Doppelschutz.227

III. Doppelschutz Für die Inhaber nationaler Marken, die nach der Anmeldung einer identischen Unionsmarke rechtliche Risiken im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Priorität nicht eingehen möchten,228 besteht ferner die Möglichkeit, die nationale Marke weiterhin aufrecht zu erhalten und damit Inhaber sowohl einer nationalen Marke als auch einer identischen Unionsmarke zu sein. Ein solcher Doppelschutz ist aufgrund der Streichung des Doppelschutzverbots möglich.229

IV. Schutzlücken in der Rechtsdurchsetzung Das Prinzip der Überörtlichkeit könnte allerdings auf der Ebene der Rechtsdurchsetzung zu Schutzlücken führen. Möchte der Inhaber einer Unionsmarke diese gegen eine Marke durchsetzen, die die Wertschätzung besagter Unionsmarke usurpiert, erreicht die Bekanntheit jedoch nicht ein wirtschaftliches und territoriales 225

Rohlfing-Dijoux, in: BeckOK Markenrecht, Art. 39 UMV Rn. 29. Laut Meister, WRP 1997, 1022 (1022) dient die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Seniorität der Ausdünnung der nationalen Register; ähnlich auch Ströbele/Knoll/Thiering/ Miosga, Markengesetz, § 125c MarkenG Rn. 3, durch die Vorschrift solle die „Überleitung nationaler Marken in Unionsmarken gefördert werden“. 227 Im Entwurf eines Markenrechtsänderungsgesetzes 1996 machte die Bundesregierung geltend, der Zweck der möglichen Inanspruchnahme des Zeitranges bestehe „darin, daß die Inhaber nationaler Marken nicht verpflichtet werden sollen, auf Dauer ihre nationalen Marken aufrechtzuerhalten, die mit eingetragenen Gemeinschaftsmarken übereinstimmen“, Entwurf eines Markenrechtsänderungsgesetzes BT-Drucksache 13/3841, S. 10. 228 Diese Unsicherheit besteht vor allem in der fehlenden Rechtsverbindlichkeit der Inanspruchnahme des Zeitranges, siehe hierzu Reinartz, GRUR Int. 2012, 493 (501 f.). 229 Vgl. v. Mühlendahl, in: Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, S. 81 (85). 226

C. Probleme des Prinzips der Überörtlichkeit

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Ausmaß von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung, so kann der Markeninhaber nach der hier vertretenen Ansicht seine Unionsmarke jedenfalls nicht im Wege des Bekanntheitsschutzes gegen die Verletzermarke durchsetzen und würde mit einer entsprechenden Klage unterliegen. Stattdessen müsste der Inhaber der Unionsmarke versuchen, im Anschluss mittels einer oder mehrere identischer nationaler Marken gegen die Verletzermarke vorzugehen.230 Einem solchen Vorgehen aus einer nationalen Marke stünde aber ggf. Art. 136 UMV entgegen. Art. 136 UMV verhindert Klagen wegen derselben Handlungen aus identischen nationalen Marken und Unionsmarken. So erklärt Art. 136 Abs. 3 UMV, dass ein wegen Verletzung einer nationalen Marke angerufenes Gericht eine solche Klage abzuweisen habe, falls wegen derselben Handlungen zwischen denselben Parteien ein unanfechtbares Urteil in der Sache aufgrund einer identischen Unionsmarke für identische Waren oder Dienstleistungen ergangen ist. Scheitert also der Kläger aus einer Unionsmarke an der Hürde des Prinzips der Überörtlichkeit, so wäre es ihm nach Art. 136 Abs. 3 UMV ggf. verwehrt, seinen fehlenden Rechtsschutz mittels einer nationalen Marke zu kompensieren. Ein solcher Umstand könnte für eine Schutzlücke bei der Rechtsdurchsetzung aufgrund des Prinzips der Überörtlichkeit sprechen. Greift allerdings ein Kläger mittels einer Unionsmarke zunächst sämtliche Verletzungshandlungen in der Union an, im Anschluss aber mittels einer nationalen Marke nur Verletzungshandlungen im jeweiligen Schutzland der Klagemarke, so stellt sich die Frage, ob die jeweils angegriffenen Handlungen noch dieselben Handlungen i. S. d. Art. 136 Abs. 3 UMV darstellen. Der Begriff derselben Handlung schließt nämlich die territoriale Reichweite des Klageantrags oder des rechtskräftigen Urteils regelmäßig mit ein.231 Nach Ansicht des EuGH liegen dieselben Handlungen bereits dann nicht mehr vor, wenn „ein Kläger eine auf eine Unionsmarke gestützte Verletzungsklage, die zunächst auf die Untersagung der Benutzung dieser Marke im Gebiet der Union gerichtet war, – wirksam – teilweise zurückgenommen hat, und zwar für das Gebiet des Mitgliedstaats, um das es in der auf eine nationale Marke gestützten Klage geht“.232 Nach Ansicht des EuGH ist eine subsequente Klage aus einer nationalen Marke also dann gem. Art. 136 Abs. 3 UMV gesperrt, wenn das Schutzgebiet der nationalen Marke auch von der Klage aus der Unionsmarke mitumfasst war. Eine Rechtshängigkeitssperre tritt damit bei territorialer Kongruenz der Klageansprüche ein.233 Scheitert also ein Kläger mit seiner Klage aus einer Unionsmarke, in welcher er ein unionsweites Verbot beantragt hat, und nimmt er die Klage nicht rechtzeitig zurück (§ 269 ZPO), so sind ihm subse230 Zu den strategischen Erwägungen des Vorgehens aus einer nationalen Marke oder einer identischen Unionsmarke Hackbarth, GRUR 2015, 634 (635 f.). 231 So Hartmann, Die Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren, S. 102; vgl. Grüger, in: BeckOK Markenrecht, Art. 136 UMV Rn. 15. 232 EuGH Rs. C-231/16 – Merck KGaA/Merck Co. Inc. = EuGH GRUR 2017, 1250, Rn. 58. 233 Heinze, GRUR 2018, 160 (161).

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

quente Klagen aus identischen nationalen Marken für identische Waren- und Dienstleistungen verwehrt. Allein dieser Umstand spricht jedoch nicht für eine Schutzlücke unter Zugrundelegung des Prinzips der Überörtlichkeit, da Art. 136 UMV nicht die parallele Geltendmachung zweier identischer Marken vor demselben Gericht desselben Mitgliedstaates untersagt. Denn Art. 136 UMV dient lediglich dem Zweck, böswillige und schikanöse Klagen zu verhindern.234 Der Kläger soll seine identischen Marken daher schlicht in demselben Verfahren geltend machen. Dass in einem solchen Verfahren identische nationale Marken und Unionsmarken grundsätzlich auch unterschiedliche Wirkungen zeitigen können, zeigt exemplarisch die Commit/ Combit-Entscheidung, in welcher einem Unterlassungsbegehren aus einer Unionsmarke, nicht aber aus einer identischen nationalen Marke stattgegeben wurde.235 Zur Verhinderung von Schutzlücken in der Rechtsdurchsetzung sollte ein Markeninhaber daher, sofern er Zweifel an der Bekanntheit seiner Marke „in der Union“ hat, auch identische nationale Marken vorhalten, um jedenfalls seine Kernmärkte abzusichern. Dieses Vorhalten von nationalen Reservemarken in Ausnahmefällen ist dabei auch zumutbar, da die nationalen Marken neben der Unionsmarke fort- und koexistieren und den Rechtsschutz unterhalb der Schwelle der massiveness und damit der Relevanz einer Marke für die Union als Ganzes abdecken.

V. Lauterkeitsrecht und Benutzungsmarke Scheitert der Kläger aufgrund der Prinzips der Überörtlichkeit an der Durchsetzung seiner Unionsmarke, und ist er neben der Unionsmarke nicht gleichzeitig auch Inhaber einer identischen nationalen Registermarke, so kann er seine Ansprüche ggf. mittels der nationalen Lauterkeitsrechte oder der Benutzungsmarke und ihrer Äquivalente in den übrigen Mitgliedstaaten durchsetzen. So konnte sich auch im Fall Sofaworks der Kläger letztlich mittels des Instituts des Passing-Off durchsetzen.236 Die nationalen Lauterkeitsrechte bleiben neben der UMV grundsätzlich anwendbar, soweit deren Anwendung nicht durch Art. 17 UMV ausgeschlossen ist.237

234

Grüger, in: BeckOK Markenrecht, Art. 136 UMV Rn. 1. Siehe oben, Kap. 2 B.II.1.c)dd). 236 Sofaworkshop Ltd. v. Sofaworks Ltd. [2015] EWHC (IPEC) 1773 (Eng.) = High Court of Justice (Chancery Division), Urt. v. 29. Juni 2015 – [2015] EWHC 1773 (IPEC) = BeckRS 2015, 14830, Rn. 122; vgl. auch Stobbs/Weller/Zhou, IIC 2016, 203 (217). 237 So Zenker, Gemeinschaftsweite Immaterialgüterrechte und nationales Lauterkeitsrecht, S. 242 f.; eine parallele Anwendbarkeit des Lauterkeitsrechts befürwortend auch Eckhartt, in: BeckOK Markenrecht, Art. 17 UMV Rn. 2; Eberhardt, in: Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 6. Aufl., Art. 17 UMV Rn. 5 f.; für einen absoluten Vorrang des Unionsmarkenrechts plädierend allerdings Böxler, ZGE 2009, 357 (390). 235

D. Zusammenfassung, rechtspolitische Einordnung u. politische Kontextualisierung 207

VI. Ergebnis Durch das Prinzip der Überörtlichkeit etwaig entstehende Schutzlücken können durch das in der UMV vorgesehene Institut der Umwandlung abgefangen werden, soweit diese Schutzlücken den Rechtserhalt betreffen. Etwaig entstehende Schutzlücken in der Rechtsdurchsetzung können Markeninhaber durch realistische Einschätzung der eigenen Markposition und eventueller Anmeldung und Vorhaltung weiterer nationaler Marken zur Absicherung wichtiger Teilmärkte effektiv verhindern. Auch das nationale Lauterkeitsrecht kann dort Abhilfe schaffen, wo eine Bekanntheit nicht die Mindestschwelle der überörtlichen Bedeutung erreicht. Melden Marktteilnehmer ausschließlich Unionsmarken an, auch wenn deutlich ist, dass ihre nur geringe Marktpräsenz in Relation zum gemeinsamen Markt nur eine sehr geringe Bedeutung hat, so sind solche Anmelder, wenn sie das Risiko des Nichterreichens der überörtlichen Bedeutung und damit das Nichterreichen der Schwelle der massiveness eingehen, auch nicht schützenswert. Erst recht darf dieser Schutz nicht durch eine extensive Interpretation der Bekanntheit und/oder der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ gewährleistet werden.

D. Zusammenfassung, rechtspolitische Einordnung und politische Kontextualisierung – Neue Fakten, alte Narrative Die von Kur aufgeworfene und im Zentrum dieser Arbeit stehende Frage, welchen Grad an massiveness Tatbestände der UMV erreichen müssen, um Gültigkeit für die Union als Ganzes beanspruchen zu können, kann als teilweise beantwortet betrachtet werden. Zwar lässt sich das Ausmaß eines solchen konkreten Grades an massiveness nicht für jeden Einzelfall mit hundertprozentiger Sicherheit von vornherein feststellen, was sich jedoch feststellen lässt, ist ein einheitlicher Mindeststandard der massiveness. Dieser Mindeststandard wird durch das Prinzip der Überörtlichkeit markiert, welches sowohl im Rahmen des Ausmaßes der rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ als auch im Rahmen der Bekanntheit „in der Union“ Geltung beansprucht. Im Rahmen der Bekanntheit „in der Union“ stehen einem Prinzip der Überörtlichkeit auch die sog. partikularistischen Lösungen nicht entgegen, da trotz einer möglichen Beschränkung des Unterlassungsanspruchs auf Rechtsfolgenseite die Bekanntheit einheitlich am Maßstab des Unionsgebiets festzustellen ist. Auch die Verwahrungen des EuGH gegen eine solche Mindestschwelle überzeugen methodisch nicht. Denn zwar handelt es sich bei der „mehr als lediglich örtlichen Bedeutung“ und der Bekanntheit bzw. rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ um unterschiedliche Rechtsbegriffe, die ihnen zugrundeliegenden Definitionen sowie die als Beweisgrundlage tauglichen Tatsachen sind jedoch identisch.

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Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

Der Unterschied zwischen den Rechtsbegriffen ist damit lediglich ein quantitativer, nicht jedoch ein qualitativer. Dieser quantitative Unterschied schließt eine Berücksichtigung der „mehr als lediglich örtlichen Bedeutung“ als Mindestschwelle der Bekanntheit bzw. rechtserhaltenden Benutzung „in der Union“ jedoch gerade nicht aus. Probleme oder gar Schutzlücken bringt das Prinzip der Überörtlichkeit schließlich nicht mit sich. Es ist im Gegenteil dazu geeignet, die seit langem versprochene, aber nie eingelöste Koexistenz zwischen Unionsmarken und nationalen Marken der Mitgliedstaaten zu verwirklichen.

I. Rechtspolitische Einordnung Die Wahrnehmung von Zweck, Chancen und Attraktivität einer einheitlichen Marke im europäischen Binnenmarkt liegt seit den Vorschlägen Röttgers im politischen Spannungsfeld zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten. So war die Frühphase der heutigen Unionsmarke vor allem von der Hoffnung auf die Chancen einer künftigen Marke für den gemeinsamen Markt, gleichzeitig aber auch von der Sorge um eine mögliche Enttäuschung dieser Hoffnung geprägt. Diese Sorge äußerte sich vor allem in dem Bemühen, ein gemeinsames Markenrecht zu schaffen, das derart attraktiv wäre, dass es nicht scheitern könne. Dieses Bemühen wurde lediglich durch den Minimalkonsens eingehegt, dass ein künftiges gemeinsames Markenrecht nicht derart attraktiv sein dürfe, dass es die nationalen Marken überflüssig machen oder die Realität ignorieren würde, dass nicht alle Unternehmen, insbesondere nicht alle kleinen und mittelständischen Unternehmen, eine Marke mit Wirkung in der gesamten Union benötigen würden. Die ersten knapp siebzehn Jahre der Gemeinschaftsmarke brachten eine große Erleichterung für alle, die ein Scheitern der neuen gemeinsamen Marke befürchtet hatten. Die neue Marke war nicht nur sehr erfolgreich, sie war so erfolgreich, dass die unter dem Minimalkonsens der Frühphase eingeschlagenen Pflöcke der Nichtabschaffung der nationalen Marken und der Realitäten kleinerer und mittlerer Unternehmen zu wanken begannen. Für die Annahme, dass das Attraktivitätsgefälle von Unionsmarken und nationalen Marken bereits einen Prozess der mittelfristigen faktischen Abschaffung der nationalen Marken eingeleitet hatte, lieferte die MPIStudie empirisches Material, das entsprechende, bereits bestehende Wahrnehmungen mancher nationaler Markenämter bestätigen sollte. Beim europäischen Gesetzgeber fanden diese Warnungen des MPI jedoch ebenso wenig Gehör wie die in der umfassenden MPI-Studie vorgeschlagenen Reformen zur Koexistenz. Vielmehr wurde der Begriff der Koexistenz im Zuge der Unionsmarkenreform zu einem Schlagwort der Gleichberechtigung nationaler Marken und der Unionsmarke degradiert, der die Unionsmarkenreform 2015 lediglich schmuckartig begleitet, keinesfalls aber als echte Absichtserklärung verstanden werden konnte. Das Gegenteil schien vielmehr der Fall zu sein. So adressierte nicht nur der europäische Gesetz-

D. Zusammenfassung, rechtspolitische Einordnung u. politische Kontextualisierung 209

geber entgegen dem Minimalkonsens aus der Frühphase der Gemeinschaftsmarke kleinere und mittlere Unternehmen als Zielgruppe der Unionsmarke, die EUKommission setze darüber hinaus mit dem Vorschlag der Ausweitung der Eintragungshindernisse der nationalen Marken die Brechstange an einen der letzten exklusiven Anwendungsbereiche der nationalen Marken an. Die Kritik, die diesem Versuch der weiteren Beschneidung der nationalen Markenrechte folgte, kann durchaus als Neuauflage des Aushandelns des Minimalkonsenses in der Frühphase der Gemeinschaftsmarke verstanden werden. Denn nicht nur waren es erneut Wissenschaft und Mitgliedstaaten, die die EU-Kommission in ihrem Vorpreschen stoppten, auch die versöhnliche Koexistenz-Rhetorik erinnert unweigerlich an das Gesetzgebungsverfahren der 70er-Jahre. Die bedingungslose Fürsprache des europäischen Gesetzgebers für die Unionsmarke führte jedoch nicht nur zu den besagten Widerständen, sondern hatte die Unionsmarke längst diskursiv von ihren ursprünglichen Zwecken gelöst. So forderte die MPI-Studie mit der Koexistenzlösung eine Abkehr vom Einheitlichkeitsgrundsatz und damit eine Abkehr von der Unionsmarke als Integrationsmotor. Es kann nur gemutmaßt werden, dass diese Minimallösung des MPI auch unter dem Eindruck entstand, der Benutzungszwang spiele nach Maßgabe der Rechtsprechung des EuGH längst keine Rolle mehr, und Lösungen des Problems einer überbordenden Unionsmarke könnten nicht mehr im Verhältnis zu den nationalen Marken, sondern nur noch innerhalb der Unionsmarke und der UMV gefunden werden. Die Unionsmarke ist damit aber spätestens seit der Koexistenzlösung des MPI jedenfalls markenrechtstheoretisch zum Selbstzweck geworden. Ihre Rolle als Integrationsmotor hat sie mittlerweile abgestreift. Eine Reflexion der die Unionsmarke ursprünglich tragenden politischen Zwecke findet kaum noch statt.238 Welche Blüten die vom EuGH geöffnete pandorasche Büchse der Umstände des Einzelfalles in Zukunft noch treiben wird, bleibt abzuwarten. Ob man sich auf eine Änderung der Rechtsprechung des EuGH einstellen darf oder gar eine Intervention des europäischen Gesetzgebers zugunsten der nationalen Marken erfolgen wird, ist zu bezweifeln. Denn in Brüssel scheinen die Würfel längst gefallen zu sein. Gegen Kritik, gar Widerstände gegen eine expansive Unionsmarke, scheint man sich in Brüssel nicht nur gut gerüstet zu sehen, man scheint auch bereit zu sein, die Unionsmarke mit allen Mitteln verteidigen zu wollen. So erfuhr die ONEL/OMEL-Entscheidung des BOIP239 nicht nur dogmatische Kritik, sondern führte zu einer deutlichen Stellungnahme des zu dieser Zeit amtierenden Binnenmarkt-Kommissars Michel Barnier. Dieser erklärte, dass die Europäische Kommission entschlossen sei, jegliche neue Einschränkungen der Gemeinschaftsmarke im Zusammenhang mit der ernsthaften Benutzung zu stoppen. So 238 Auf diese Verselbständigungstendenz einer instrumentellen Vernunft weisen Adorno/ Horkheimer hin, Adorno/Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, S. 33. 239 Zur Erinnerung, das BOIP stellte hier fest, eine rechtserhaltende Benutzung nur in den Niederlanden sei keine rechtserhaltende Benutzung „in der Union“, BOIP Entsch. Az.: 2004448, 15. 01. 2010 ONEL/OMEL = BeckRS 2010, 3266, Rn. 37.

210

Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

erklärte Barnier, „Ein solcher Verstoß gegen das Binnenmarktprinzip hätte schwerwiegende Folgen für die Bekämpfung von Produktnachahmungen und beträfe insbesondere die kleineren und mittleren Unternehmen“.240 In dieser Aussage scheint die unausweichliche Eskalation bereits angelegt. Der Binnenmarktkommissar erklärt jeder Einschränkung und damit auch jeder wirtschaftlich gerechtfertigten Einschränkung der Unionsmarke eine kategorische Absage. Er rechtfertigt dies mit der Gefahr von Schutzlücken, die aber ebenso gut und insbesondere bei Marken mit nur sehr geringer Marktpräsenz minimalinvasiver und damit effizienter mithilfe nationaler Marken verhindert werden könnten. Die nationalen Marken scheinen also bereits diskursiv keine Rolle mehr zu spielen.241 Der Binnenmarktkommissar unterstrich seine These mit der Feststellung, dass die Kommission mit der Unionsmarke vor allem kleinere Unternehmen schützen müsse.242 Diese Einlassung steht nicht nur im Widerspruch zu knapp 60 Jahren Debatte um die Unionsmarke, sondern ist als schlicht falsch zurückzuweisen, was unter anderem ein Blick auf Erwägungsgrund 7 UMV verdeutlicht. Diesen Widerspruch nicht wahrnehmend, erklärte der Binnenmarkt-Kommissar, er sei „zuversichtlich, dass die nationalen Gerichte die Entscheidungen der nationalen Ämter nicht bestätigen werden. Andernfalls müsste die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren in Betracht ziehen“.243 Diese Einlassung kann als deutlicher Handlungshinweis an die nationalen Gerichte, verbunden mit der Drohung mit dem schärfsten der Kommission zur Verfügung stehenden Schwert verstanden werden. Die eskalierende Rhetorik zeigt leider deutlich, dass der Streit um die Rolle der Unionsmarke wohl auch als Streit um die Rolle der EU als solcher verstanden wird. Eine sachliche und von dieser Grundfrage isolierte Debatte zwischen EU-Kommission und Mitgliedsstaaten über die Rolle der Unionsmarke dürfte sich daher wohl auch in Zukunft schwierig gestalten. In ähnlicher, wenn auch nicht gleich intensiver Weise scheinen auch im europäischen Dialog der Judikative die Fronten verhärtet. Der Rekurs der EuGHRechtsprechung auf die Umstände des Einzelfalles und die Weigerung der Definition einer De-Minimis-Schwelle für die rechtserhaltende Benutzung negiert die Implikationen des Art. 139 Abs. 2 a) UMV auch 27 Jahre nach der erstmaligen argumentativen Mobilisierung dieser Norm durch Hackbarth244 vehement. Die hierbei recht augenscheinlichen und im Rahmen dieser Arbeit kritisierten methodischen 240

Zit. nach Bogatz, GRUR-Prax. 2010, 427 (428). Der Vorwurf, die EU-Institutionen betrieben eine Föderalisierung „auf kaltem Wege“, wurde zuletzt, in ähnlichem Zusammenhang, von sehr prominenter Stelle, namentlich dem ehemaligen Präsidenten des BVerfG Andreas Voßkuhle geäußert. Auch Voßkuhle sieht in den Fällen verdeckter Föderalisierung ein kollusives Zusammenwirken von EU-Institutionen und dem EuGH. Vgl. Gutschker/Schuller, Frankfurter Allgemeine Zeitung 2021, Nr. 27 R (11. Juli 2021), S. 1. 242 Bogatz, GRUR-Prax. 2010, 427 (428). 243 Zit. nach Bogatz, GRUR-Prax. 2010, 427 (428). 244 Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwanges, S. 115. 241

D. Zusammenfassung, rechtspolitische Einordnung u. politische Kontextualisierung 211

Unzulänglichkeiten dieser Rechtsprechung lassen vermuten, dass eine Auflösung des Konflikts um die Unionsmarke auch durch die höchstrichterliche Rechtsprechung wohl nicht zu erwarten ist. Von methodischen Unzulänglichkeiten kann hierbei jedenfalls dann gesprochen werden, wenn eine Analogie aufgrund vorgeblich divergierender Interessenlagen abgelehnt wird, der EuGH sich zur Begründung dieser divergierenden Interessenlage jedoch auf den Telos einer Norm beruft, welcher mit dem Telos der analog anzuwenden Norm deckungsgleich ist.245 Ob eine solche Rechtsanwendung „nicht mehr nachvollziehbar und daher objektiv willkürlich ist“ – so der Duktus des PSPP-Beschlusses des BVerfG – muss im Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden, da die hier zur Debatte stehende Rechtsprechung des EuGH jedenfalls nicht zu einer „strukturell bedeutsamen Kompetenzverschiebung zu Lasten der Mitgliedstaaten“ führt.246 Doch selbst wenn man davon ausginge, dass es sich bei der kritikwürdigen Rechtsprechung zum Ausmaß der rechtserhaltenden Benutzung um einen Ultra-Vires-Akt handeln würde, so würde auch das Eingreifen des BVerfG wohl kaum zu einer Lösung der Problematik beitragen. Denn einerseits wäre ein solches Eingreifen bloß ein weiterer Eskalationsschritt und andererseits scheinen die Fronten im europäisch-judikativen Kompetenzstreit kaum weniger verhärtet als im Streit um die Unionsmarke. Hierauf deutet jedenfalls die Pressemitteilung des EuGH in Sachen PSPP hin, in welcher der EuGH lediglich verlauten ließ, dass nur der „EuGH befugt [sei], festzustellen, dass eine Handlung eines Unionsorgans gegen Unionsrecht verstößt“.247

II. Der Streit um die Unionsmarke als Symptom einer Existenzkrise Die resolute Positionierung sowohl der EU-Kommission als auch des EuGH kann dabei durchaus als Symptom eine Existenzkrise der EU begriffen werden. Wohin eine solche Existenzkrise führen kann, hat der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU zum 1. Januar 2021 gezeigt.248 Drei Jahre nach der LENO/MerkenEntscheidung, die den Widerstand des BOIP im Sinne Barniers einebnete, verweigerte der englische High Court dem EuGH die Gefolgschaft und entschied in seiner Sofaworks-Entscheidung, dass eine Benutzung einer Unionsmarke in nur einem Mitgliedstaat keine rechtserhaltende Benutzung sei.249 Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Sofaworks-Entscheidung beschlossen die Wahlberechtigten des Ver245

Siehe hierzu oben, Kap. 3 A.III.1.c). BVerfG 2 BvR 859/15, 2 BvR 980/16, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 1651/15, 05. 05. 2020 = NJW 2020, 1647, Rn. 118 f. 247 Pressemitteilung EuGH Nr. 58/20. 248 Janker, Süddeutsche Zeitung, 77. Jahrgang (2./3. Januar 2021), S. 1. 249 Sofaworkshop Ltd. v. Sofaworks Ltd. [2015] EWHC (IPEC) 1773 (Eng.) = High Court of Justice (Chancery Division), Urt. v. 29. Juni 2015 – [2015] EWHC 1773 (IPEC) = BeckRS 2015, 14830, Rn. 40. 246

212

Kap. 3: Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium

einigten Königreichs am 23. Juni 2016 den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU.250 Freilich wäre die Annahme vermessen, zwischen der Sofaworks-Entscheidung und dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU bestünden unmittelbare Kausalitäten. Dennoch kann auch der Streit um die Rolle der Unionsmarke durchaus als Symptom einer Existenzkrise verstanden werden, der die großen (rechts)politischen Streitpunkte im Kleinen nachvollzieht. Dass jedoch auch kleinere (rechts)politische Streitpunkte zu größeren Konfrontationen eskalieren können, zeigt die angedrohte Vergeltung einer Fortführung der ONEL/OMELEntscheidung mit einem Vertragsverletzungsverfahren.

III. Ausblick Am 1. März 2017 legte die Kommission ein Weißbuch zur Zukunft der EU vor, das fünf Szenarien für eine solche Zukunft beschreibt.251 Diese Szenarien können mutatis mutandis auch als Zukunftsszenarien der Unionsmarke verstanden werden. Szenario vier sieht dabei ein „weniger, aber effizienter“ vor, während Szenario fünf „viel mehr gemeinsames Handeln“ vorsieht.252 Versteht man die in dieser Arbeit vorgeschlagene Lösung anhand des Prinzips der Überörtlichkeit als ein „weniger, aber effizienter“, so muss dies keinesfalls bedeuten, dass „viel mehr gemeinsames Handeln“ keine gangbare Option wäre. Solches „viel mehr gemeinsames Handeln“ würde in diesem Falle nicht weniger als die Ablösung der nationalen Marken durch die Unionsmarke bedeuten. Einer solchen Option muss sich der europäische Gesetzgeber annehmen. Mag sie heute auch so politisch utopisch klingen wie eh und je, so ist doch eines klar: Szenario eins des Weißbuchs, „weiter wie bisher“,253 ist mit einer Rechtsanwendung, welche dem Koexistenzprinzip gerecht werden soll, nicht vereinbar.

250

S. 1. 251

Brössler/Kirchner/Mühlauer, Süddeutsche Zeitung, 72. Jahrgang (25./26. Juni 2016),

Europäische Kommission, Weißbuch zur Zukunft Europas. Europäische Kommission, Weißbuch zur Zukunft Europas, Inhaltsverzeichnis S. 5. 253 Europäische Kommission, Weißbuch zur Zukunft Europas, Szenario 1, S. 16.

252

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in Thesen 1.

Die Problematik der „massiveness“ ist bis heute, mit Ausnahme der rechtserhaltenden Benutzung, kaum untersucht. Dabei stellt sie jedoch den zentralen Streitpunkt des Verhältnisses von nationalen Marken und Unionsmarke dar.

2.

Diese „massiveness“ betrifft das Ausmaß der rechtserhaltenden Benutzung und das Ausmaß der Bekanntheit „in der Union“ i. S. d. Art. 18 Abs. 1 UMV, Art. 8 Abs. 5 UMV und Art. 9 Abs. 2 c) UMV.

3.

Das Verhältnis von Unionsmarken und nationalen Marken war seit dem Aufkommen der ersten Idee einer gemeinsamen europäischen Marke hochumstritten.

4.

Trotz Betonung der Wichtigkeit der Koexistenz und Notwendigkeit des Fortbestehens nationaler Marken lässt sich ein klarer Hang der EU-Institutionen zur systematischen Bevorzugung der Unionsmarke bis heute nachweisen.

5.

Diese Bevorzugung lässt sich de lege lata dogmatisch nicht rechtfertigen und führt zu einem Ungleichgewicht zwischen nationalen Marken und Unionsmarken, das mit einer pareto-optimalen Zuordnung von Marken entweder zu den nationalen Marken oder zum System der Unionsmarke nicht in Einklang steht.

6.

Die Kommission versuchte in diesem Zusammenhang im Rahmen der Unionsmarkenreform 2015 erneut, die nationalen Marken in einem Maße zu diskriminieren, das diese alsbald überflüssig gemacht hätten.

7.

Der EuGH stellt unter Rekurs auf die Umstände des Einzelfalles sehr geringe Anforderungen an den Rechtserhalt und die Rechtsdurchsetzung der Unionsmarke und forciert auf diese Weise den Siegeszug der Unionsmarke.

8.

Die territorialen Unterschiede zwischen Unionsmarken und nationalen Marken, wie sie insbesondere in Art. 139 Abs. 2 a) UMV zum Ausdruck kommen, bildet der EuGH hierbei nicht adäquat ab.

9.

Auch in der Befürwortung partikularistischer Lösungen in Fragen der Rechtsdurchsetzung kommt die Bevorzugung der Unionsmarke durch den EuGH zum Ausdruck.

10. Partikularistische Lösungen, insbesondere die Entscheidung DHL/Chronopost, sind dabei dogmatisch jedoch nicht überzeugend, da sie das Zusammenspiel von Verletzungstatbestand und Schutzbereichsbegrenzung konterkarieren.

214

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in Thesen

11. Fälle der sog. Neutralisierung von Verwechslungsgefahr bilden eine besondere Schwierigkeit für die UMV de lega lata. Ihnen sollte durch eine Erweiterung des Katalogs des Art. 14 Abs. 1 UMV begegnet werden. 12. Partikularistische Lösungen sind zudem nicht mit dem Koexistenzprinzip zu vereinbaren, da sie etwa für die Bekanntheit in der Union keinerlei geografische oder wirtschaftliche Mindestschwelle vorsehen. 13. Die unverhältnismäßige und mit dem Koexistenzprinzip nicht zu vereinbarende Bevorzugung der Unionsmarke durch den EuGH ruft Widerstandsbewegungen nationaler Gerichte hervor, die ihre eigenen Maßstäbe an das Ausmaß einer rechtserhaltenden Benutzung in der Union bzw. einer Bekanntheit in der Union anlegen. 14. Die Möglichkeit hierzu liefert der EuGH mit seiner Dogmatik der Umstände des Einzelfalles selbst. 15. Eine Einhegung dieser Rechtszersplitterung und eine Berücksichtigung des Koexistenzprinzips ist nur mittels einer allgemeingültigen De-MinimisSchwelle möglich, welche sich im Begriff der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung des Art. 8 Abs. 4 UMV findet. 16. Sowohl eine rechtserhaltende Benutzung in der Union als auch eine Bekanntheit in der Union können daher dann nicht vorliegen, wenn eine entsprechende Unionsmarke nur von lediglich örtlicher Bedeutung ist. 17. Eine entsprechende Auslegung der Art. 18 Abs. 1 UMV, Art. 8 Abs. 5 UMV und Art. 9 Abs. 2 c) UMV knüpft an das Tatbestandsmerkmal „in der Union“ an und berücksichtigt sämtliche systematischen, historischen und teleologischen Aspekte der jeweiligen Normen.

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Wagner, Kristina: Die Dualität der Markensysteme und das geforderte territoriale Ausmaß der Benutzung, WRP 2017, 145 – 152 Weber, Franziska: Verbraucherleitbilder im Spiegel der Verbraucherverhaltensforschung, Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 2020, 98 – 101 Weber, Klaus (Hrsg.): Creifelds kompakt, Rechtswörterbuch, 26. Edition, München 2021, zit. als: Bearbeiter, in: Creifelds Rechtswörterbuch Westerholt, Hartwig v.: Das europäische Markenrecht und sein Verhältnis zum nationalen Marken- und Wettbewerbsrecht Protokoll über die Diskussion auf der Arbeitssitzung der Fachgruppe für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht der Gesellschaft für Rechtsvergleichung am 18. September 1975 in München, GRUR Int. 1976, 39 – 43, zit. als: Westerholt, GRUR Int. 1976, 39 Wille, Stefan: Der Schutz nicht eingetragener Marken in Irland – eine Betrachtung aus Sicht der Benutzungsmarke gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG, GRUR Int. 2008, 468 – 479 Würtenberger, Gert/Freischem, Sephan: Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) – Stand 31. Januar 2017, GRUR 2017, 366 – 371 Würtenberger, Gert/Freischem, Sephan: Zweite Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz als Gesetz zur Umsetzung der RL 2015/2436/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedschaft über die Marken – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) – Stand: 15. März 2017, GRUR 2018, 385 – 387 Z˙ elechowski, Łukasz: How Unitary is the EU Trade Mark?, Territorial Aspects of Acquired Distinctiveness, IIC 2020, 468 – 498 Z˙ elechowski, Łukasz: Infringement of a Community trade mark: between EU-wide and nonEU-wide scope of prohibitive injunctions, European Intellectual Property Review (EIPR) Vol. 35 (2013), 287 – 296 Zenker, Michael: Gemeinschaftsweite Immaterialgüterrechte und nationales Lauterkeitsrecht, Frankfurt am Main 2013

Materialverzeichnis Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967, in Genf am 13. Mai 1977 und geändert in Genf am 28. September 1979, zit. als: Abkommen von Nizza Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (6. Ausschuss) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT Drucksache: 19/4879, abzurufen unter: https://www.bmjv.de/SharedDocs/ Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_MaMoG.pdf?__blob=publicationFile&v=3, zit. als: Beschlussempfehlung MaMog, BT Drucksache: 19/4879, zuletzt abgerufen am 1. August 2021 Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) Vom 11. Januar 2017, abzurufen unter: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_MaMoG. pdf?__blob=publicationFile&v=3, zit. als: BMJV Referentenentwurf MaMoG, zuletzt abgerufen am 1. August 2021 Deutscher Bundestag 13. Wahlperiode, Regierungsentwurf eines Markenrechtsänderungsgesetzes 1996 BT-Drucksache 13/3841, vom 23. Februar 1996, zit. als: Entwurf eines Markenrechtsänderungsgesetzes BT-Drucksache 13/3841 Deutscher Bundestag 19. Wahlperiode, Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG), BT Drucksache 19/2898, zit. als: Entwurf MaMoG BT Drucksache 19/2898 EG Kommission, Denkschrift über die Schaffung einer EWG-Marke, verabschiedet am 6. Juli 1976, Dok. SEC (76) 2462, endg. Orig.: D, = GRUR Int. 1976, 481 – 499, zit. als: Denkschrift GRUR Int. 1976, 481 EG Kommission, Entwurf einer Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom Juli 1978, Dokument Nr. III/D/753/78, Arbeitsdokument Nr. 11 der Arbeitsgruppe „Gemeinschaftsmarke“, herausgegeben von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, abgedruckt in GRUR Int. 1978, 452 – 465, zit. als: Vorentwurf 1978 GRUR Int. 1978, 452 EG Kommission, Vorschlag einer Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke KOM (80) 635 endg., vom 27. 11. 1980, Abl. EG Nr. C 351 vom 31. Dezember 1980, S. 5 = GRUR Int. 1981, 86 – 116, zit. als: Verordnungsvorschlag 1980 GRUR Int. 1981, 86

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EG Kommission, Geänderter Vorschlag für eine Verordnung (EWG) des Rates über die Gemeinschaftsmarke, KOM (84) 470 endg., Abl. EG Nr. 84/C 230, vom 31. August 1984, S. 1, zit. als: Verordnungsvorschlag 1984 EG Kommission, Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke – konsolidierter Text, Dok. 5865/88 des EG-Ministerrates vom 11. Mai 1988, abgedruckt in GRUR Int. 1989, 388 – 408, zit. als: Konsolidierter Text 1988 GRUR Int. 1989, 388 EG Rat und Kommission, Gemeinsame Erklärungen des Rates und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Protokoll des Rates anlässlich der Annahme der Verordnung des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, (Abl. HABM v. 5/1996, S. 606, Nr. 10, abgedruckt außerdem bei Fezer Markenrecht, 2009, Dokumentation 2010: A:Gesetzestexte:II:2:B:Nr. 10, zit. als: Gemeinsame Erklärung, Abl. HABM v. 5/1996, S. 606, Nr. 10 Europäische Kommission, COMMISSION STAFF WORKING PAPER IMPACT ASSESSMENTAccompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark, {COM(2013) 161 final}, {COM(2013) 162 final}, {SWD(2013) 96 final}, SWD(2013) 95 final, Brussels, 27 March 2013, abzurufen unter: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013 :0095:FIN:EN:PDF, zit. als: Folgenabschätzung zur Unionsmarkenreform 2015, SWD (2013) 95, zuletzt abgerufen am 1. August 2021 Europäische Kommission, Memo on Modernisation of the European Trade Mark System – FAQs, 27. 03. 2013, Memo/13/291, abzurufen unter: https://ec.europa.eu/commission/press corner/detail/en/MEMO_13_291, zit. als: Memo on Modernisation of the European Trade Mark System, zuletzt abgerufen am 1. August 2021 Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Vorfahrt für KMU in Europa – Der „Small Business Act“ für Europa {SEK(2008) 2101} {SEK(2008) 2102}/* KOM/2008/0394 endg. */vom 26. Juni 2008, abzurufen unter: https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0394&from=DE, zit. als: Mitteilung Vorfahrt für KMU in Europa, zuletzt abgerufen am 1. August 2021 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung), {SWD(2013) 95 final}, {SWD(2013) 96 final}, COM(2013) 162 final, 2013/0089 (COD) C7-0088/13, Brüssel, den 27. März 2013, abzurufen unter: http://www.europarl.euro pa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2013)0162_/com_com(2013)0162_ de.pdf, zit. als: erster Richtlinienvorschlag UMRL, zuletzt abgerufen am 1. August 2021 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung), {SWD(2013) 95 final}, {SWD(2013) 96 final}, COM(2013) 162 final/2, 2013/ 0089 (COD), Brüssel, den 3. Mai 2013, abzurufen unter: http://www.europarl.europa.eu/ RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0162/COM_COM(2 013)0162(COR1)_DE.pdf, zit. als: zweiter Richtlinienvorschlag UMRL, zuletzt abgerufen am 1. August 2021

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Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke, {SWD(2013) 95 final}, {SWD(2013) 96 final}, COM(2013) 161 final, 2013/ 0088 (COD) C7-0087/13, Brüssel, den 27. März 2013, abzurufen unter: https://www.europ arl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/juri/dv/com_com(2013)0161_/com_com(2 013)0161_de.pdf, zit. als: Verordnungsvorschlag UMV, zuletzt abgerufen am 1. August 2021 Europäische Kommission, Weißbuch zur Zukunft Europas, Die EU der 27 im Jahr 2025: Überlegungen und Szenarien, COM(2017) 2025 final, Brüssel, den 1. März 2017, zit. als: Europäische Kommission, Weißbuch zur Zukunft Europas Europäisches Parlament, Report der Plenarsitzung vom 16. Januar 2014, A7-0032/2014, abzurufen unter: https://resources.law.cam.ac.uk/cipil/travaux/Trade%20Marks/EParliament%2 0report%20on%20TMD%20January%202014.pdf, zit. als: EU-Parlament Report der Plenarsitzung vom 16. Januar 2014, A7-0032/2014, zuletzt abgerufen am 1. August 2021 Europäisches Parlament, Report der Plenarsitzung vom 12. Februar 2014, A7-0031/2014, abzurufen unter: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0031_EN.pdf, zit. als: EU-Parlament Report der Plenarsitzung vom 12. Februar 2014, A7-0031/2014, zuletzt abgerufen am 11. Oktober 2021 European Communities Trade Mark Association (ECTA), ECTA’s reply to the Questionnaire on TM functioning in the EU for the Max Planck Institute, vom 16. Februar 2010, abzurufen unter: https://ecta.org/en/position-papers-detail/doc/242/0/, zit. als: ECTA, ECTA’s reply to the MPI Questionnaire, zuletzt abgerufen am 1. August 2021 European Communities Trade Mark Association (ECTA), Reform of the European Trade Mark System – ECTA’s preliminary comments on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark1 and on the Proposal for amending the Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, vom 24. Juni 2013 abzurufen unter: https://resources.law.cam.ac.uk/cipil/travaux/Trade%20Marks/ecta_opini on_on_legislative_package_summary.pdf, zit. als: ECTA, Reform of the European Trade Mark System zuletzt abgerufen am 11. Oktober 2021 Eurostat, Schlüsseldaten über Europa, Statistiken illustriert, Ausgabe 2020, Statistische Bücher, Belgien 2020, abzurufen unter: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11432916/ KS-EI-20-001-DE-N.pdf/33428505-79e1-fc8b-d318-51a81118a249?t=1602776348000, zit. als: Eurostat Schlüsseldaten über Europa, zuletzt abgerufen am 1. August 2021 Fachausschuss für Wettbewerbs- und Markenrecht der GRUR, Stellungnahme des Fachausschusses für Wettbewerbs- und Markenrecht zu dem Fragenkatalog der Kommission zur Evaluierung des Markensystems in Europa, GRUR 2010, 593 – 597, zit. als: Fachausschuss für Wettbewerbs- und Markenrecht der GRUR, GRUR 2010, 593 Generalidad de Catalunya – Government of Catalonia, Language Use of the Population of Catalonia Key results of the Survey on Language Use of the Population 201, abzurufen unter: https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/EULP2013_an gles.pdf, zit. als: GenCat, Language Use of the Population of Catalonia, zuletzt abgerufen am 1. August 2021 Gerichtshof der Europäischen Union, Pressemitteilung im Nachgang zum Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts vom 05. Mai 2020, Pressemitteilung Nr. 58/20 v. 08. Mai 2020,

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Luxemburg, abzurufen unter: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/202005/cp200058de.pdf, zit. als: Pressemitteilung EuGH Nr. 58/20, zuletzt abgerufen am 1. August 2021 Hungarian Patent Office, Statement of the HPO on the geographical scope of genuine use requirement relating to the community trade mark abzurufen unter: https://www.hipo.gov.hu/ English/hirek/kapcsolodo/HPO_statement.pdf, zit. als: HPO-Statement, zuletzt abgerufen am 1. August 2021 International Trademark Association (INTA) Comments on the Proposed Revisions to the EU Community Trade Mark Regulation and Trade Marks Directive 17 June 2013, abzurufen unter: https://resources.law.cam.ac.uk/cipil/travaux/Trade%20Marks/INTA%2 0Comments%20on%20EU%20TM%20Revisions.pdf, zit. als: INTA, Comments on the Proposed Revisions to the EU Community Trade Mark Regulation and Trade Marks Directive, zuletzt abgerufen am 11. Oktober 2021 Kommission der Europäische Gemeinschaften, Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Markenrecht (1964), Luxemburg 1973, Dok. 5934/IV/64, zit. als: Vorentwurf 1964 Dok. 5934/IV/64-D Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken vom 14. April 1891; revidiert in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni 1911, in Den Haag am 6. Januar 1925, in London am 2. Januar 1934, in Nizza am 15. Januar 1957 und in Stockholm am 14. Juli 1967, mit den Änderungen vom 2. Oktober 1979, in Kraft seit 23 1983 (BGBl. II 1970, S. 418; 1984, S. 800), zit. als: Madrider Abkommen MARQUES, Comments on EU Commission Proposals for Amendments to the EU Trade Mark System, April 2013, abzurufen unter: https://resources.law.cam.ac.uk/cipil/travaux/Trade%2 0Marks/Marques%20Comments%20on%20Proposals%20for%20EU%20TM%20Re form%20(2).pdf, zit. als: MARQUES, Comments on EU Commission Proposals for Amendments to the EU Trade Mark System, zuletzt abgerufen am 11. Oktober 2021 MARQUES, Comments on the Greek Presidency Compromise Proposal to the Trademark Directive and the Community Trademark Regulation of 2 May 2014, 12. 06. 2014, abzurufen unter: https://resources.law.cam.ac.uk/cipil/travaux/Trade%20Marks/marques%20com ments%20on%20presidency%20tmd%20ctmr%20compromise%20of%20May%202 014.pdf, zit. als: MARQUES, Comments on the Greek Presidency Compromise Proposal to the Trademark Directive and the Community Trademark Regulation, zuletzt abgerufen am 11. Oktober 2021 Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883; revidiert in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni 1911, in Den Haag am 6. November 1925, in London am 2. Juni 1934, in Lissabon am 31. Oktober 1958 und in Stockholm am 14. Juli 1967, BGBl. II 1970, S. 391, geändert am 2. Oktober 1979, BGBl. 1984 II S. 799, berichtigt am 20. Juli 1985, BGBl. II 1985, S. 975, zit. als: „PVÜ“ Rat der Europäischen Union, A-PUNKT-VERMERK, Finanzielle Vorausschau des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) und weitere Entwicklung des Gemeinschaftsmarkensystems – Annahme von Schlussfolgerungen des Rates, Ratsdokument Nr. 9427/07 vom 10. Mai 2007, zit. als: Schlussfolgerungen des Rates zur Entwicklung des Gemeinschaftsmarkensystems Ratsdokument 9427/07

Materialverzeichnis

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Rat der Europäischen Union, Position of Council at First Reading on Amending Council Regulation (EC) No 207/2009, Doc. 10373/15, abzurufen unter: https://data.consilium.euro pa.eu/doc/document/ST-10373-2015-INIT/en/pdf, zit. als: Position of Council at First Reading on Amending Council Regulation (EC) No 207/2009, Doc. 10373/15, zuletzt abgerufen am 11. Oktober 2021 Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistisches Länderprofil Deutschland, Ausgabe 12/2020, erschienen am 16. Dezember 2020, abzurufen unter: https://www.destatis.de/Europa/DE/ Staat/EU-Staaten/Deutschland.html, zit. als: Destatis Statistisches Länderprofil Deutschland, zuletzt abgerufen am 7. März 2021 Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistisches Länderprofil Malta, Ausgabe 12/2020, erschienen am 16. Dezember 2020, abzurufen unter: https://www.destatis.de/Europa/DE/Staat/ EU-Staaten/Malta.html, zit. als: Destatis Statistisches Länderprofil Malta, zuletzt abgerufen am 7. März 2021 Wirtschafts- und Sozialausschuss der Europäischen Gemeinschaften, Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Europäischen Gemeinschaften zum Vorschlag für eine erste Richtlinie des Rates zur Angleichung des Markenrechts in den Mitgliedstaaten und zum Vorschlag für eine Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (Dok. KOM [80] 635 endg.), abgedruckt in: GRUR Int. 1981, 764 – 767, zit. als: Stellungnahme des Wirtschaftsund Sozialausschusses zum geänderten Vorschlag 1980 GRUR Int. 1981, 764

Stichwortverzeichnis Autonomieprinzip

26, 28 f., 195

Bekanntheit 20 – 23, 58 f., 63, 69 f., 72, 81 – 83, 91 – 96, 99 – 103, 107 – 110, 119 – 122, 125 – 131, 133 f., 136, 143 f., 154, 157, 167 – 170, 173 – 178, 183 f., 186, 188, 192 – 194, 196 – 199, 204, 206 f., 213 f. Binnenmarkt 37, 40, 208 f. Brexit 119 Denkschrift 18, 30, 32 – 35, 84, 88 Dispositionsfreiheit 107, 109 Doppelidentität 42, 113 Einheitlichkeitsprinzip 22, 25 – 27, 86, 88, 103 f., 106 f., 146, 195 Eintragungshindernisse 26, 42 f., 45 f., 49 f., 54 – 59, 63 – 66, 68, 72, 75, 97 f., 104, 129, 141, 172 – 177, 185, 202 f., 209 EWG-Marke 30 – 36, 50 Forumstaat

108 f., 120

Gegenbewegungen

137 – 139, 142

Koexistenzlösung 44, 50, 146 – 148, 209 Koexistenzprinzip 19, 22 f., 27 – 29, 38 f., 45, 70, 87, 119 f., 129, 135 f., 142, 145, 150, 174, 183, 185, 194, 212, 214

Markenfunktionen 67, 113, 131 f. Mehr als lediglich örtliche Bedeutung 147 MPI-Studie 23, 37 – 41, 49 f., 138, 140, 146 f., 208 Nizza-Klasse

139, 187

Partikularistische Lösungen 213 f.

100, 121, 128,

Registercluttering 38, 41, 44, 50, 138 – 142, 145, 177, 184 f. Seniorität

204

Umstände des Einzelfalles 81, 123, 129 – 133, 137 f., 143, 149, 156 f., 170, 173, 179, 182, 187, 209 f., 213 f. Umwandlung 33, 75, 87, 201 – 203, 207 Unionsmarkenreform 2015 19, 23, 36, 38, 40 – 42, 45, 50, 138 – 141, 199, 208, 213 Verbraucherleitbild 71, 73 f., 77 – 79, 81 f. Verkehrsauffassung 24, 53 f., 57 – 59, 64, 66 f., 70 – 82, 100, 108, 114, 116, 118, 125, 143, 168 Verwechslungsgefahr 20, 22, 58 f., 63 f., 66, 68 – 70, 72, 80, 100 – 104, 107 – 115, 117 – 120, 122, 124 – 131, 133, 140, 143 f., 157, 162, 171 f., 174 – 176, 193 f., 200, 214 Vorentwurf 1964 32, 84, 190